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Proceso 5-AI-2007.- Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de laComunidad Andina contra la República del Ecuador, por el supuesto incum-plimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina, del artículo 77 del Acuerdo de Cartagena, y de laResolución 897 de la Secretaría General de la Comunidad Andina ............

Proceso 35-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los artículos 71,72, literal a), 73, literales a), b), d) y e), y 117 de la Decisión 313 de 6 defebrero de 1992, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, deoficio, del párrafo cuarto del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Pri-mera de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por laComisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formula-da por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Admi-nistrativo, Quito, Ecuador. Expediente Interno Nº 5363-MP. Actor: Socie-dad CENTRAL IMPULSADORA S.A. DE C.V. Marca: BIMBO (mixta) .......

Proceso 69-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los artículos134, 135 literal b), 136 literales a), b) y h), 190, 225 y 228 de la Decisión486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comuni-dad Andina y, de oficio, de los artículos 191, 192, 193, 200 y 224 de la mis-ma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la SecciónPrimera del Consejo de Estado de la República de Colombia. ExpedienteInterno Nº 2003-0234. Actor: SOCIEDAD TRANSPACK LTDA. Marca deno-minativa: TRANSPACK .................................................................................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXVI - Número 1777

Lima, 18 de noviembre de 2009

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PROCESO 05-AI-2007

Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la ComunidadAndina contra la República del Ecuador, por el supuesto incumplimiento delartículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina, del artículo 77 del Acuerdo de Cartagena, y de la Resolución 897 de

la Secretaría General de la Comunidad Andina.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, a los quince días del mes de juliode dos mil nueve, en la acción de incumplimien-to interpuesta por la SECRETARÍA GENERALDE LA COMUNIDAD ANDINA contra la REPÚ-BLICA DEL ECUADOR.

VISTOS:

El auto de 17 de octubre de 2007 (fl. 158), me-diante el cual se admitió a trámite la demandacontra la República del Ecuador, concediéndoleun término de 40 días calendario para contestar.

El auto de 5 de marzo de 2008 (fls. 533 a 534),por el que se dio por contestada la demanda porparte de la República del Ecuador; se reconoció

GACETA OFICIAL 18/11/2009 2.60

personería a los apoderados de la parte deman-dada; se declaró procedente la solicitud decoadyuvancia presentada por los represen-tantes de las Comunidades “San Francisco deChamboloma”, parroquia Calpi, cantón Colta,Provincia de Chimborazo, y Huiñatuz Grande,parroquia Sicalpa, cantón Colta, Provincia deChimborazo; se le reconoció personería a laapoderada de los coadyuvantes; y se ordenó eltraslado a la parte demandante de la excepciónprevia formulada en la contestación de la de-manda por la parte coadyuvante.

El auto de 9 de mayo de 2008 (fls. 569 a 571),por el cual el H. Tribunal declaró improcedentela solicitud de la coadyuvante para oponer ex-cepciones previas; se declaró “sin lugar” el re-curso de reconsideración presentado por la Se-cretaría General contra el numeral QUINTO dela decisión del auto de 5 de abril de 2008; igual-mente, ordenó no abrir a periodo probatorio;admitir como pruebas los documentos presen-tados por la parte coadyuvante; y convocar a laspartes a Audiencia Pública.

En auto de 20 de junio de 2008 (fls. 591 a 593),por el cual, se decidió declarar “sin lugar” el re-curso de reconsideración interpuesto por loscoadyuvantes contra los numerales primero ysegundo de la decisión del auto de 9 de mayode 2008; reconocer personería a los expertosrepresentantes de la República del Ecuador y alde los coadyuvantes para participar en la Au-diencia Pública.

El auto de 16 de julio de 2008 (fls. 598 a 599),por el cual, el H. Tribunal modificó la fecha de laAudiencia Pública.

El acta de la Audiencia Pública celebrada el día4 de septiembre de 2008 (fls. 604 a 605), con elanexo de 1 CD que contiene el desarrollo de lamisma.

Los alegatos de conclusión presentados por laspartes. (fls. 606 a 643).

I. ANTECEDENTES:

A. La demanda.

La SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en ejercicio de la Acción deIncumplimiento, demanda a la República delEcuador por el supuesto incumplimiento del ar-

tículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal An-dino de Justicia, del artículo 77 del Acuerdo deCartagena, y de la Resolución 897 de la Secre-taría General de la Comunidad Andina.

En la demanda se exponen los hechos y funda-mentos de derecho que se resumen a continua-ción:

1. Hechos.

a. Mediante comunicación DIE-0890 de 24 deseptiembre de 2004, el Gobierno de la Repú-blica de Colombia informó a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina sobre laexpedición por parte del Gobierno del Ecua-dor de la Resolución 274 del Consejo deComercio Exterior e Inversiones (COMEXI) de3 de septiembre de 2004, por la cual resolvió:“Suspender, hasta el 31 de diciembre de 2006,las importaciones de los productos aforablesen las subpartidas arancelarias NANDINA2501.00.11, 2501.00.11 y 2501.00.90 del Aran-cel Nacional de Importaciones”.

b. El 29 de septiembre de 2004, la SecretaríaGeneral, mediante comunicación SG-X/0.5/1003/2004, inició una investigación con lafinalidad de determinar si la suspensión delas importaciones de sal constituían una res-tricción injustificada al comercio, a los efec-tos del Programa de Liberación del Acuerdode Cartagena. Solicitó, asimismo, a la Repú-blica del Ecuador que informara sobre la apli-cación de medidas similares de control a lasal de producción nacional, y se enteró a losdemás Países Miembros sobre la investiga-ción iniciada.

El 13 de octubre de 2004, la Ministra de Co-mercio Exterior, Industrialización, Pesca yCompetitividad del Ecuador, a través de oficio2004-1009 CXC, señaló: “me permito solicitarse nos informe sobre la norma comunitariaandina que establece las tres (3) condicio-nes, sobre las cuales debemos informar, paraque se pueda adoptar una medida de excep-ción a la libre circulación de mercancías alamparo del Art. 73 del Acuerdo de Cartage-na, especificando que la medida adoptadapor el COMEXI tiene el carácter de general yen ningún momento afecta sólo ‘a las impor-taciones de sal de origen andino’”; informasobre la conformación de una comisión paraatender este asunto, asimismo su remisiónal Ministerio de Salud Pública.


El Director General, Richard Moss Ferreira,el 15 de octubre de 2004, da respuesta a lasolicitud antes citada y al respecto le indicaque para justificar las excepciones a la librecirculación de las mercancías, “cabe desta-car que el Tribunal de Justicia Andino ha sidoexplícito en determinar la necesidad de quelas medidas unilaterales que adopten los Paí-ses Miembros estén fundamentadas en unprincipio de proporcionalidad con el objetoespecífico a que vayan dirigidas, el cual de-berá aparecer como causa directa e inmedia-ta para la solución de los problemas identifi-cados”. Se cita a continuación la copiosa ju-risprudencia de ese alto Tribunal.

c. El 17 de noviembre de 2004, mediante comu-nicación 2004-1211 CXC, el Consejo de Co-mercio Exterior e Inversiones del Ecuador(COMEXI) informó a la Secretaría General laexpedición de la Resolución 283 acatando laorden impartida por la Comisión Ejecutiva delConsejo de Comercio Exterior e Inversionesen sesión del 5 de noviembre de 2004, en lacual resolvió “suspender la aplicación del Art.1 de la Resolución 274 del COMEXI hastaque sea publicado en el Registro Oficial el De-creto Ejecutivo que reforme la nomenclaturadel Arancel Nacional de Importaciones, dis-poniendo la apertura a diez (10) dígitos en lasubpartida arancelaria NANDINA 2501.00.19”.Esta información fue remitida el 22 de no-viembre de 2004, por la Secretaría General alos demás Países Miembros, mediante co-municación SG-X/5.11/1238/2004.

La Secretaría General solicitó, además, a losPaíses Miembros que en un plazo de diez díashábiles informaran sobre la situación actualde las exportaciones de sal a Ecuador.

d. El 27 de enero de 2005, mediante comunica-ción DIE-0040, la República de Colombia in-formó que “Ecuador continúa aplicando la Re-solución 274 de septiembre de 2004, median-te la cual suspende las importaciones de salpara las subpartidas 2501.00.11, 2501.00.19y 2501.00.90 (…)”.

e. El 4 de febrero de 2005, la Secretaría Generalexpidió la Resolución 897, por la cual sedecidió “calificar la suspensión por parte dela República del Ecuador de las importacio-nes de sal comprendidas en las subpartidasarancelarias NANDINA 2501.00.11, 2501.00.19

y 2501.00.90 originarias de los Países Miem-bros de la Comunidad Andina, como una res-tricción al comercio intrasubregional (…)”.Asimismo, se señaló que se debía dejar sinefecto la suspensión de las importaciones delos productos mencionados en un plazo dediez días. La República del Ecuador no infor-mó a la Secretaría si había dado o no cumpli-miento a la Resolución 897.

f. El 9 de enero de 2007, fue recibida la comuni-cación No. 1083 CXC del COMEXI, por mediode la cual se informa lo siguiente respecto dela expedición de la Resolución 368 del CO-MEXI: “(…) mediante la cual el Ecuador dacumplimiento a la Resolución 897 de la Se-cretaría General”. Dicha Resolución dispone“suspender de manera condicional y por elplazo de dos años, las importaciones de losproductos identificados en las subpartidas(…), tiempo en el cual se deberá elaborar unprocedimiento de control que garantice lainocuidad de las importaciones de sales paraconsumo humano, así como las de produc-ción nacional”.

La Secretaría General remitió copia de la co-municación del COMEXI y de la Resolución368 a Colombia, Perú y Bolivia y otorgó unplazo de 15 días para que los Países Miem-bros hicieran llegar sus observaciones.

g. El 19 de febrero de 2007, fue recibida la co-municación DIE-0070 de la República de Co-lombia, donde se informa que entre el 2005 y2006 fue posible exportar sal para uso indus-trial en un volumen inferior a otros años, peroque a partir de la expedición de la Resolución368 las autoridades Ecuatorianas no han per-mitido el ingreso de ningún tipo de sal; y el 22de febrero de 2007, se recibió el facsímile067.2007-MINCETUR/VMCE del Ministerio deComercio Exterior y Turismo de Perú, por elque informa que la República del Ecuador“viene manteniendo una conducta de incum-plimiento reiterada del ordenamiento jurídicoandino”, mediante la medida adoptada en laResolución 368 y, en consecuencia, seguíaincumpliendo la orden impartida en la Resolu-ción 897 por la Secretaría General en rela-ción con la restricción en las importacionesde sal.

h. El 5 de marzo de 2007, la Secretaría Generalmediante comunicación SG-F/5.11/152/2007,


formuló una nota de observaciones a la Repú-blica del Ecuador para agotar la fase prejudicialde la acción de incumplimiento, y le otorgóun plazo de 15 días para presentar los des-cargos correspondientes a todos los hechosplanteados en la misma, en relación con elacatamiento de la orden impartida por la Se-cretaría General en la citada Resolución 897.

i. Mediante fax SG-X/5.11/204/2007 de 5 demarzo de 2007, se remitió una copia de la no-ta de observaciones mencionada a los Paí-ses Miembros. Se recibió contestación de laRepública del Perú, ratificando que el Ecua-dor continuaba aplicando dichas restriccio-nes.

j. El 23 de marzo de 2007, la República delEcuador informa casos de cumplimiento pen-dientes por atender, entre ellos sancionesimpuestas por el Tribunal de Justicia y lasuspensión de las restricciones de sal. Res-pecto al tema en comento, señala que seríanexaminados en una siguiente reunión delCOMEXI, de la cual la Secretaría General norecibió información alguna. Esta fue la res-puesta al oficio emitido por la Secretaría Ge-neral el 12 de marzo de 2007, SG-F/5.11/177/2007.

k. El 1 de junio de 2007, la Secretaría Generalemitió el Dictamen 05-2007, por el cual seconsideró que la República del Ecuador ha-bía incurrido en incumplimiento del ordena-miento jurídico andino.

En el texto del mismo documento, dicho Or-ganismo requiere a la República del Ecuadorpara que en un plazo de 10 días informeacerca de las medidas adoptadas para acatarla orden impartida.

l. El 10 de julio de 2007, mediante comunica-ción SG-F/5.11/616/2997, la Secretaría Ge-neral solicitó nuevamente información al Go-bierno del Ecuador acerca del cumplimientodel Dictamen 05-2007 y de los seis casos decumplimiento pendientes por resolver. Estasolicitud no fue atendida por el País Miembro.

m.Sin embargo, la Secretaría General encontróen la página web del COMEXI la Resolución387, publicada en el Registro Oficial del Ecua-dor No. 116, el 29 de junio de 2007, a travésde la cual se mantienen las restricciones a

las importaciones de sal, a pesar de la Reso-lución 897 y del Dictamen 05-2007.

2. Fundamentos de derecho.

a. Incumplimiento del artículo 77 del Acuer-do de Cartagena.

El artículo 77 del Acuerdo de Cartagena esta-blece lo siguiente:

“Artículo 77.- Los Países Miembros se abs-tendrán de aplicar gravámenes y de inducirrestricciones de todo orden a las importacio-nes de bienes originarios de la Subregión.”

Mediante la Resolución 897 de 5 de febrerode 2005, la Secretaría General de la Comuni-dad Andina determinó que la suspensión porparte la República del Ecuador de las impor-taciones de sal (subpartidas arancelariasNANDINA 2501.00.1, 2501.00.19 y 2501.00.90),constituyen restricciones al comercio intra-subregional.

La anterior conducta restrictiva, se ha mante-nido en forma reiterada y continua, mediantela aplicación de las disposiciones administra-tivas expedidas por el Consejo de ComercioExterior e Inversiones del Ecuador (COMEXI),que a continuación se enuncian:

Resolución 274 de 3 de septiembre de 2004.

Resolución 368 de 18 de diciembre de 2006.

Resolución 387 de 11 de junio de 2007.

La Secretaría General de la Comunidad An-dina mediante Resolución Nº 897 del 8 defebrero de 2005, fecha de su entrada en vi-gencia, determinó que las medidas adopta-das por el Ecuador tenían como objeto yefecto imposibilitar las importaciones de saloriginarias de los Países Miembros. Conclu-yó, que era una conducta restrictiva unilateralque no encuadraba dentro de las excepcio-nes establecidas en el artículo 73 del Acuer-do de Cartagena y, por lo tanto, vulneraba elartículo 77 de la misma normativa.

b. Incumplimiento de la Resolución 897 dela Secretaría General.

Los artículos 1, 3 y 4 del Tratado de Creacióndel Tribunal de Justicia de la Comunidad An-dina establecen que las Resoluciones de laSecretaría General forman parte del ordena-


miento jurídico de la Comunidad Andina, sondirectamente aplicables a los Países Miem-bros y, en consecuencia, éstos se encuen-tran obligados a adoptar las medidas necesa-rias para asegurar su cumplimiento.

De conformidad con lo anterior, la Resolución897 de 5 de febrero de 2005, mediante la cualla Secretaría General de la Comunidad Andinacalificó las medidas adoptadas por la Repú-blica del Ecuador como una restricción al co-mercio subregional, era de obligatorio cumpli-miento a partir de su publicación en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

La Resolución mencionada concedió un pla-zo de 10 días para levantar la medida restric-tiva, sin que la República del Ecuador lohubiera acatado.

c. Incumplimiento del artículo 4 del Tratadode Creación del Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina.

El incumplimiento del Programa de Libera-ción, así como la abstención de levantar lamedida restrictiva en el plazo señalado en laResolución Nº 897, se presentan como unainfracción del artículo 4 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina.

d. Del incumplimiento flagrante y reiterado.

La República del Ecuador no cumplió con laobligación impuesta por la Resolución 897 dela Secretaría General. No levantó las medi-das adoptadas por la Resolución 274 delCOMEXI y, por el contrario, decidió mante-nerlas a través de otros instrumentos admi-nistrativos expedidos por las mismas autori-dades nacionales: Resoluciones 368 y 387del COMEXI.

Esta continua adopción de medidas por partede la República del Ecuador es lo que seconoce en la jurisprudencia del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina como in-cumplimiento flagrante y continuado.

B. Contestación de la demanda.

1. Por parte de la República del Ecuador.

La República del Ecuador, a través del DirectorNacional de Asuntos Internacionales y Dere-

chos Humanos de la Procuraduría General delEstado, contestó la demanda argumentando:

a. El Estado ecuatoriano a través del COMEXIemitió las resoluciones 274, 283, 368, 380,387 y 391 con el propósito de precautelar lasalud de sus habitantes: “El Ministerio deSalud Pública MSP, órgano responsable delprograma ‘Desórdenes por Deficiencia deYodo (DDI)’ remitió sendas comunicacionesal COMEXI el 9 de agosto de 2004 y el 10 deseptiembre de 2006, con el objeto de solici-tar la adopción de medidas necesarias paradetener temporalmente la importación de salhacia el Ecuador (…) fundamentó su pedidoen los serios problemas de salud, ocasiona-dos por el consumo de sales deficientes deyodo, que en varios casos ingresó provenien-te de países miembros de la Subregión An-dina (…) acotó además, que controlar lasimportaciones de este producto resultaba porel momento insostenible debido a la falta derecursos técnicos y de un proceso regladoque le permita al Ecuador verificar de maneraefectiva el ingreso de sal yodada de calidad(…). En base al pedido formulado por el Mi-nisterio de Salud Pública, el COMEXI ha ex-pedido hasta la fecha seis resoluciones quevan desde la prohibición absoluta de impor-tación, hasta la reapertura de las fronteras.En los actuales momentos, la única suspen-sión que sigue vigente es referente a lasubpartida NANDINA 2501.00.11".

b. Las resoluciones del COMEXI, cumplen conla Normativa Andina y con las disposicionesde la Organización Mundial del Comercio,OMC: “Las acciones efectuadas por Ecuadorhallan su fundamento jurídico en las normasde la Comunidad Andina, así como en lasdisposiciones del Acuerdo de Medidas Sani-tarias y Fitosanitarias de la OMC y del CodexAlimentarius. La normativa acordada por laComunidad Andina (…) privilegia el derechode la salud sobre cualquier interés comercial.Así, el Art. 73 referente al Programa de Libe-ración de bienes señala que: ‘Se entenderápor restricciones de todo orden cualquier me-dida de carácter administrativo, financiero ocambiario, mediante la cual un País Miembroimpida o dificulte las importaciones, por deci-sión unilateral. No quedarán comprendidasen este concepto la adopción y el cumpli-miento de medidas destinadas a: d) Protec-ción de la vida y salud de las personas, los


animales y los vegetales’. Asimismo, el ar-tículo 1 del Acuerdo de Cartagena señala quelos objetivos del Acuerdo, tienen por finali-dad ‘Procurar un mejoramiento persistenteen el nivel de vida de los habitantes de lasubregión’”.

c. Las medidas han sido efectivas para reducirel consumo de sal sin yodo y cumplen conlos principios de proporcionalidad, causalidade insustituibilidad: “Como se desprende delinforme presentado a la Ministra de SaludPública, el 10 de septiembre de 2006 por elDirector Nacional del Programa DDI (…): ‘Seratificó el éxito del programa de la calidad deyodación de la sal en 93% y un consumo desal yodada de 98%, cifras que tienen que sercomparadas con las del año anterior, antesde la vigencia efectiva de la Resolución 274,cuando la calidad de la yodación de la sal fueescasamente el 65.63%’ (…) De la accióniniciada por la Secretaría no se encuentra unsolo elemento que le permita al Tribunal con-siderar soluciones alternativas menos condi-cionales a las contempladas por Ecuador (…).Siendo así, y con fundamento en el numeral 6del artículo 5 del Acuerdo de Medidas Sanita-rias y Fitosanitarias de la OMC y del CODEX,se debe considerar que no existe discrimina-ción alguna, pues no hay otra medida decontrol que permita al país cumplir con elobjetivo de proteger la salud. Lo antedicho sesustenta aun más en el hecho de que enocasiones ni el registro sanitario de un pro-ducto ha garantizado su calidad”.

d. Las deficiencias por la carencia de yodo seconstituyen como un problema para la salud:“La carencia de yodo es responsable no sólode la extensión del bocio y del cretinismoendémicos, sino también del retraso en elcrecimiento físico y en el desarrollo intelec-tual de las personas. Estas condiciones sedenominan como trastornos por carencia deyodo (TCY) y resultan una preocupación Es-tatal, pues alrededor de una cuarta parte dela población mundial consume cantidades in-suficientes de yodo y sus consecuencias cau-san efectos no deseados en la salud de laspersonas, haciendo de esto un problema quedebe ser resuelto por las autoridades sanita-rias”.

e. El Ecuador también controla la producciónnacional y consumo de sal: A través de con-

venios a efectos de controlar el bocio y elcretinismo endémicos, la expedición de le-gislación sobre yotización de sal, el controlde calidad en las fábricas, el decomiso deproductos no aptos para el consumo humanoy la clausura de fábricas que no cumplan conla Ley.

2. Por parte de los terceros coadyuvantes.

Los principales argumentos de las coadyuvan-tes son:

a. “Es de singular interés para las Comunidadescomo la nuestra y otros millones de ecuato-rianos, que se sostenga esta acertada y exito-sa política de salud pública como la que has-ta ahora ha tenido éxito en el control de tangrave condición, cuyo claro objetivo es preve-nir, controlar y erradicar los problemas de ca-rencia de yodo en la población ecuatoriana”.

b. Advierten que “la prohibición de importar salde consumo humano es una medida preventi-va encaminada a proteger la salud y vida delos ecuatorianos, que la sal es el mejor con-ductor del yodo y que, en el nivel del desarro-llo actual de controles, no existe garantía deque estos funcionen, generándose un riesgograve e inminente, que hace ilógico e injustorevocar la medida”.

c. “El Ecuador está en condiciones de demos-trar que la sal de producción nacional sí tienelos estándares claros y corroborables deyodización, que la lucha contra el bocio, cre-tinismo y otros ha sido exitosa con tales con-troles, y que la importación de sales ha teni-do graves problemas en su control, situaciónque pone en riesgo la salud de los ecuatoria-nos”.

d. “Uno de los problemas de no aplicar de ma-nera clara y terminante los controles en ma-teria de yodización de la sal, es la regresividado regresión, que alude a la posibilidad, muycierta, de que al introducirse sales con defi-ciencias en los niveles de yodo, o simple-mente sales no yodadas, empiece a generarseel injusto proceso de incremento de los índi-ces de DDI”.

e. “Tampoco puede ser mal visto por el Tribu-nal, el hecho de que se dicte una medida decarácter temporal mientras se busca im-


plementar algún tipo de control, más aúncuando la temporalidad ha sido reconocidacomo legítima (…)”.

f. “No ha existido una maliciosa medida restric-tiva; por el contrario, la medida se la debeinterpretar como voluntaria y justificada des-de el punto de vista de una realidad comoPaís: La imposibilidad actual de controlar elingreso de sales perjudiciales para la saludde los ecuatorianos” (…) “Mientras las defi-ciencias aduaneras continúen, la única medi-da idónea es la restricción en la importación(…) es en las sales importadas en las que seha presentado el problema de las falsificacio-nes y de las falencias en yodo”.

g. “La medida de restricción de importación desales de mesa obedece, en primer lugar, a laimposibilidad de hacer efectivos controles alas sales foráneas, lo cual es fácilmente com-probable con las estadísticas que demues-tran baja ingesta de yodo en períodos de libreimportación; y, en el hecho de que es un pilarde la sostenibilidad del proyecto el control dela industria nacional, única que fuera consi-derada como proveedora del vehículo para laingesta de yodo en la población ecuatoria-na”.

h. La investigación realizada por la SecretaríaGeneral se basó en las Resoluciones 274 y368 del COMEXI. En relación con la Resolu-ción 387 se debió hacer un trámite adminis-trativo previo y diferente. Las medidas mate-ria de investigación fueron derogadas me-diante la Resolución 380 del COMEXI; poste-riormente se expidió la Resolución 387, sinque se haya discutido su procedencia en laetapa administrativa ante la Secretaría Gene-ral y, por lo tanto, no se dio la oportunidad dedebatir si se estaba en concordancia con loprevisto en el artículo 73, literal b), del Acuer-do de Cartagena. Esta última Resolución sesustenta en nuevos y claros argumentos.

II. Pruebas practicadas dentro del proceso.

A. Pruebas aportadas por la Secretaría Ge-neral.

La Secretaría General consigna como elemen-tos documentales, a título de pruebas, los ex-presamente determinados en el escrito de de-manda (folios 025-026):

1. Copia de la comunicación DIE-0890, de 24 deseptiembre de 2004, por la cual el Gobiernode Colombia informó a la Secretaría Generalsobre la expedición por parte del Gobiernodel Ecuador de la Resolución 274 del Conse-jo de Comercio Exterior e Inversiones (CO-MEXI) (folios 031-033).

2. Copia de la comunicación SG-X/0.5/1003/2004, por la cual se da inicio a la Investiga-ción a la República del Ecuador el 29 deseptiembre de 2004 (folios 035-036).

3. Copia de la comunicación SG-F/0.5/1654/2004,de 15 de octubre de 2004, por la cual se ex-plica al Gobierno ecuatoriano las característi-cas que debe reunir una medida unilateralpara ajustarse a las excepciones del artículo73 del Acuerdo de Cartagena (folio 040).

4. Copia de la comunicación 2004-1211 CXC, de17 de noviembre de 2004, por la cual el Go-bierno del Ecuador informó a la SecretaríaGeneral la expedición de la Resolución 283del Consejo de Comercio Exterior e Inversio-nes, del 5 de noviembre de 2004 (folios 062-064).

5. Copia de la comunicación DIE-0040, de 17 deenero de 2005, por la cual la República deColombia informó que “Ecuador continúa apli-cando la Resolución 274 de septiembre de2004, mediante la cual suspende las importa-ciones de sal para las subpartidas 2501.00.11,2501.00.19 y 2501.00.90 (…)” (folios 077-079).

6. Copia de la Resolución 897, de 5 de febrerode 2005, por la cual se calificó como restric-ción la medida aplicada por el Ecuador a lasimportaciones de sal (folios 081-086).

7. Copia de la comunicación No. 1083 CXC delCOMEXI, de 4 de enero de 2007, por la quese informa de la expedición de la Resolución368 del COMEXI.

8. Copia de la comunicación DIE-0070-MINCE-TUR/VMCE, de 16 de febrero de 2007, de laRepública de Colombia, por la cual se infor-ma a la Secretaría General que “(…) a lafecha la República del Ecuador mantiene lasmedidas para impedir las importaciones desal, impuestas desde septiembre de 2004”.(folios 102-106).


9. Copia del facsímile 067-2007-MINCETUR/VMCE del Ministerio de Comercio Exterior yTurismo del Perú, por el cual señala que deacuerdo a lo dispuesto en la Resolución 368del COMEXI se “(…) mantiene la restricciónidentificada (…) en la Resolución 897” (folios108-109).

10. Copia de la Nota de Observaciones, de fe-cha 1 de marzo de 2007, enviada al Ecuadormediante comunicación SG-F/5.11/152/2007(folios 111-113).

11. Copia del facsímile 155-2007-MINCETUR/VMCE/DNINCI, de 26 de marzo de 2007, delMinisterio de Comercio Exterior y Turismode Perú, por el cual se señala que “(…)resulta evidente que la República del Ecua-dor continúa aplicando restricciones al co-mercio intrasubregional de la sal (…)” (folios125-126).

12. Copia del Dictamen No. 05-2007 de la Se-cretaría General, de fecha 1 de junio de2007, publicado en la Gaceta Oficial No.1505 de 5 de junio de 2007 (folios 144-151).

13. Copia de la Resolución 387 (folios 155-156).

B. Pruebas aportadas por la República delEcuador.

1. Copia de una comunicación fechada el 9 deagosto de 2004 suscrita por el Ministro deSalud y dirigida a la Ministra de ComercioExterior de la República del Ecuador. (fl. 362).

2. Copia de un artículo de periódico “Sal: rendi-ción de cuentas”. “EL COMERCIO” (fl. 363).

3. Copia de un artículo de periódico “Alertansobre sal peruana sin yodar” y documento“EL COMERCIO”, “La importación de sal ge-nera dudas en Salud”. (fls. 365 - 366).

4. Copia de un artículo de periódico “Declaranguerra al contrabando de sal”; y documento“Perú – Política EFE: 04/14/2007 – 03:44:00Decomisan sal peruana de contrabando noapta para el consumo humano”. (fls. 368 a369).

5. Documento “EL COMERCIO – La nacionali-zación de la sal con problemas 7/29/2007;documento “eluniverso.com EL PAIS - Sal

Peruana con marca nacional fue decomisa-da- Septiembre 29, 2006”; y copia de unartículo de periódico “EL COMERCIO - En laCAE se analiza un caso de decomiso de sal-” (fls. 371 a 373).

6. Documento “ACUERDO SOBRE LA APLICA-CIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITO-SANITARIAS” (fls. 375 a 389).

7. Documento “NORMA DEL CODEX PARA LASAL DE CALIDAD ALIMENTARIA”. (fls. 391a 398).

8. Copia sin firma de la Resolución No. 274 delConsejo de Comercio Exterior e Inversionesde la República del Ecuador. (fls. 400 a 402).

9. Copia sin firma de la Resolución No. 283 delConsejo de Comercio Exterior e Inversionesde la República del Ecuador. (fls. 404 a 405).

10. Copia sin firma de la Resolución No. 368 delConsejo de Comercio Exterior e Inversionesde la República del Ecuador. (fls. 407 a408).

11. Copia sin firma de la Resolución No. 380 delConsejo de Comercio Exterior e Inversionesde la República del Ecuador. (fls. 410 a415).

12. Copia de la Resolución No. 387 del Consejode Comercio Exterior e Inversiones de laRepública del Ecuador. (fls. 417 a 418).

13. Copia de la Resolución No. 391 del Consejode Comercio Exterior e Inversiones de laRepública del Ecuador. (fls. 420 a 423).

14. Oficio No. 132- PNC-DDI de 10 de septiem-bre de 2006, suscrito por el Director Nacio-nal del Programa – Control de los DDI, dirigi-do al Ministro de Salud Pública de la Repú-blica del Ecuador. (fls. 425 a 428).

15. Documento “EL COMERCIO – El país man-tiene el bocio bajo control 5/17/2002” (fl.429).

16. Documento de remisión “(Véanse las sen-tencias emitidas por el Tribunal de Justiciaen fechas 24 de marzo de 1997, 26 defebrero de 1998 y 8 de junio de 1998, en losprocesos 3-AI-96, 1-AN-97 y 5-AN-97, res-pectivamente)” (fl. 431).


17. Copia de Registro Oficial No. 778 de la Re-pública del Ecuador (fl. 433 a 437).

18. Copia del oficio No. 122- PNC-DDI de 9 deoctubre de 2007, suscrito por el DirectorNacional del Programa – Control de los DDI,dirigido a la Ministra de Salud Pública de laRepública del Ecuador. (fls. 439 a 457).

19. Copia de los oficios No. 81 y 82 PB-DNN de17 de mayo de 2001, suscritos por el Direc-tor Nacional del Programa – Control del Bo-cio, dirigidos a los Directores Provincialesde Salud del Guayas y el Oro. (fls. 459 a460).

20. Copia del oficio No. 24 – PB- DNN de 5 demarzo de 2003, suscrito por el Director Eje-cutivo Nacional del Programa – Control delBocio Endémico, dirigido al Director Gene-ral de Salud del Ministerio de Salud Públicade la República del Ecuador. (fl. 462).

21. Copia del oficio No. 84 PB-DNN de 1 de ju-nio de 2001, suscrito por el Director Nacio-nal del Programa – Control del Bocio, dirigi-do al Director Provincial de Salud del Guayasy copia del oficio No. 42 PB-DNN de 5 demarzo de 2001, suscrito por el Director Na-cional del Programa – Control del Bocio,dirigido al Director Provincial de Salud deEsmeraldas. (fls. 464 a 465).

22. Copia del oficio No. 99 – PB- DNN de 21 deseptiembre de 2004, suscrito por el Directordel Programa – Control de los DDI (Bocio),dirigido al Director de Control Sanitario delMinisterio de Salud Pública de la Repúblicadel Ecuador; copia del oficio No. 24 – PB-DNN de 5 de marzo de 2003, suscrito por elDirector Ejecutivo Nacional del Programa –Control del Bocio Endémico, dirigido al Di-rector General de Salud del Ministerio deSalud Pública de la República del Ecuador;copia del oficio No. 50 – PB- DNN de 11 dejunio de 2004, suscrito por el Director delPrograma del Bocio, dirigido a la DirectoraGeneral de Salud del Ministerio de SaludPública de la República del Ecuador; copiadel oficio No. 99 – PB- DNN de 21 de sep-tiembre de 2004, suscrito por el Director delPrograma – Control de los DDI (Bocio), diri-gido al Director de Control Sanitario del Mi-nisterio de Salud Pública de la República

del Ecuador; y documento “EL COMERCIO– La sal yodada 4/29/2007”. (fls. 466 a 471).

23. Copia de artículo de periódico “Clausurandos fábricas que producían sal”. (fl. 473).

24. Copia del memorando No. 99 – PNC- DDI de22 de marzo de 2007, suscrito por el Direc-tor Nacional del Programa Control DDI, de laRepública del Ecuador. (fl. 475).

25. Copia del oficio No. 72 PB-DNN dirigido alDirector Nacional de Salud del Ministerio deSalud Pública de la República del Ecuador.(fl. 477).

26. Copia del memorando No. 99 – PNC- DDI de22 de marzo de 2007, suscrito por el Direc-tor Nacional del Programa Control DDI, de laRepública del Ecuador. (fls. 479 a 482).

27. Copia del artículo de periódico “Incautan salno apta para consumo”; y copia del artículode periódico EL UNIVERSO “Los metropoli-tanos incautaron ayer varios sacos de sal”.(fls. 484 a 485).

28. Comunicación de 20 de septiembre de 2007,suscrita por los representantes de la Comu-nidad de San Francisco de Chamboloma yla Comunidad Huiñatus, dirigida al Secreta-rio General de la Comunidad Andina. (fls.487 a 493).

29. Comunicación de 20 de septiembre de 2007,suscrita por los representantes de la Comu-nidad de San Francisco de Chamboloma yla Comunidad Huiñatus, dirigida al Secreta-rio General de la Comunidad Andina. (fls.495 a 498).

30. Copia de un artículo de periódico “COMUNI-DAD, Lunes 28 de mayo de 2007 – Comuni-dad de Huañitus contra la importación desal”; y, copia de artículo de periódico “EX-PRESO, El Caminante – Hablan los Huañitus(...)”. (fls. 500 a 501).

31. Copia del oficio No. SDG-10-429 de 19 deseptiembre de 2007, suscrito por la Directo-ra General de Salud del Ministerio de SaludPública y enviado al Vice-Ministro de Rela-ciones Exteriores e Integración de la Repú-blica del Ecuador. Anexos. (fls. 503 a 523).


C. Pruebas aportadas por los coadyuvantes.

1. Copia de las Resoluciones No. OC 63 y OC374 sobre nombramientos de cabildos comu-nales proferidos por el Ministerio de Agricul-tura y Ganadería – Dirección ProvincialAgropecuaria de Chimborazo, República deEcuador (fls. 204 a 207).

2. Copia del documento “Trastornos por defi-ciencia de yodo” (fls. 208 a 210).

3. Copia del documento: “Revista Académicade Medicina” (fls. 211 a 213).

4. Copia del documento: “Los Países Andinos yParaguay hacia el cumplimiento de las metasMicronutrientes” (fls. 214 a 217).

5. Copia del documento: “Norma del Codex parala Sal de Calidad Alimentaria” (fls. 218 a225).

6. Copia del documento: “Programa ConjuntoFAO/OMS sobre normas alimentarias comi-sión del Codex Alimentarius” (Ginebra – Sui-za); Informe de la 18ª, Reunión del Comité delCodex sobre nutrición y alimentos para regí-menes especiales (fls. 226 a 268).

7. Copia del Registro Oficial No. 57 de la Repú-blica del Ecuador (fls. 269 a 270).

8. Copia del Registro Oficial No. 998 de la Re-pública del Ecuador (fls. 271 a 276).



11. Copia de la Resolución Nº 000007 del Minis-tro de Salud Pública de 2 de julio de 2002.(fls. 282 a 283).

12. Copia del documento: Declaración de Quitopara la Yodación Universal de la Sal (fls.284 a 287).

13. Copia del documento: Reunión de AméricaLatina y el Caribe, SAL 2000. Declaraciónde Bogotá. (fls. 288 a 290).

14. Copia del documento: “Inter – MinisterialMeeting on Accelerating Sustained IDD Eli-mination” (fls. 291 a 294).

15. Copia del documento: “Programa Subregio-nal Andino de Control de desórdenes pordeficiencia de Yodo”. (fls. 295 a 297).

16. Copia del documento “VIII Congresso Socie-dade Latinoamericana Tireóide”. (fls. 298 a299).

17. Copia del documento: Informe de la 8ª Re-unión Bianual de la Sociedad Latinoameri-cana de Tiroides (SLAT). (fls. 300 a 303).

18. Copia de 6 artículos de la Columna “Opi-nión” del periódico “El Comercio” y copia de4 artículos de la Columna “EL CAMINANTE”del Periódico “Expreso de Guayaquil” (fls.304 a 312).

19. Copia del documento: “Situación actual delos desórdenes por deficiencia de yodo enlas Américas” (313 a 321).

20. Copia del documento enviado al SecretarioGeneral de la Comunidad Andina por losseñores Vicente Guamán Pilamunga y Pe-dro Cutiopala Inga de 20 de septiembre de2007. Anexos (fls. 322 a 341).

21. Copia del Registro Oficial No. 83 de la Re-pública del Ecuador. (fls. 342 a 346).

22. Copia del documento: “Programas de Forti-ficación de la Sal con Yodo en Centroamé-rica: lecciones aprendidas” (347 a 349).

III. Audiencia pública.

En la fecha prevista, 4 de septiembre de 2008,se llevó a cabo la Audiencia Pública con la asis-tencia de los representantes de las partes y deexpertos que expusieron, explicaron y argu-mentaron las razones por las cuales eran nece-sarias las medidas adoptadas por la Repúblicadel Ecuador a favor de la salud de su pueblo;todas estas manifestaciones, estudios, esta-dísticas y análisis, quedaron plasmadas en larespectiva acta y en la grabación de las inter-venciones orales, que constan en un (1) CD quese incorporó al expediente.


IV. Escritos de conclusiones.

En su orden presentaron alegatos:

A. Terceros coadyuvantes.

Fundamenta los alegatos, en las siguientes con-sideraciones:

1. La medida impuesta por la República del Ecua-dor se encuentra comprendida dentro de laexcepción prevista en el artículo 73, literal d),del Acuerdo de Cartagena.

2. La medida impuesta por la República del Ecua-dor no pretende encubrir medidas discrimi-natorias ni restricciones maliciosas, sinoamparar la salud de las personas.

3. La medida es necesaria para proteger la sa-lud de las personas, ya que no existe ningu-na medida alternativa que eficazmente garan-tice la yodación de la sal. Los controles adua-neros y sanitarios no son adecuados.

4. La posibilidad de riesgo para la salud justificaplenamente la medida adoptada.

5. La medida adoptada cumple con la normati-vidad OMC, ya que ésta también consagracomo excepción la protección de la salud delas personas. Además, se encuentra respal-dada por las medidas sanitarias y fitosani-tarias de la OMS.

6. La medida adoptada es proporcional, ya quees una forma directa e inmediata de solucio-nar el problema.

7. De conformidad con instrumentos internacio-nales (norma Codex Internacional), la sal esun vehículo adecuado para la difusión delyodo y, por lo tanto, es un instrumento eficazpara combatir las enfermedades producidaspor la carencia de yodo.

B. La República del Ecuador.

Fundamenta los alegatos, en las siguientes con-sideraciones:

1. Las medidas adoptadas buscan la defensade la salud pública, respetando la normativacomunitaria. Se basan en el artículo 73, lite-ral d), del Acuerdo de Cartagena, en el literalb) del artículo XX del GATT, y en el artículo 3,

numeral 3), del Acuerdo de Medidas Sanita-rias y Fitosanitarias de la OMC.

2. En la Comunidad Andina, siempre se ha con-siderado la salud de las personas. Así se hahecho con la Política de Seguridad Alimenta-ria Regional, establecida por el Consejo An-dino de Ministros de Relaciones Exteriores,en el artículo 2 del Plan Andino de Salud enFronteras, y en diferentes resoluciones de laSecretaría General donde se evalúan las con-ductas de los Países Miembros.

3. La República del Ecuador no cuenta con lacapacidad técnica ni económica para ejercerlos controles en frontera. Por lo tanto, enestos momentos no hay otra medida razona-ble y alterna.

4. Las medidas adoptadas son proporcionales,necesarias, no discriminatorias y no protec-cionistas. Son adecuadas al fin que se persi-gue, es decir, defender la salud de las perso-nas, no hay mecanismos ordinarios para al-canzar este objetivo, y no buscan proteger osalvaguardar los derechos de los productoresnacionales.

C. Por parte de la Secretaría General de laComunidad Andina.

1. La medida adoptada por la República delEcuador no es insustituible ni proporcional.Se pueden establecer controles adecuadospara garantizar la yodación de la sal importa-da, cumpliendo, al mismo tiempo, con lasnormas comunitarias.

2. Es una medida discriminatoria, ya que exis-ten controles internos para determinar la cali-dad de la sal producida en el país, pero noexisten los mismos controles para la sal im-portada. Simplemente se prohíbe el ingresode sal importada, sin darle la oportunidad alos productores extranjeros de demostrar quesu producto sí cumple con la yodación. Por lotanto, aunque la sal extranjera cumpla conlos estándares de yodación, no podría serimportada al País Miembro.

3. Las medidas adoptadas fueron analizadasdentro del contexto del procedimiento que diolugar a la expedición de la Resolución 897 dela Secretaría General. En este marco, se es-tudiaron las medidas a la luz de las previsio-


nes exceptivas del Programa de Liberación.Por tal motivo, es improcedente en el marcode la acción de incumplimiento, cuestionarlos fundamentos, consideraciones y los argu-mentos que soportan las decisiones emitidasen la resolución que determinó dicho compor-tamiento como una vulneración a la normatividadandina.

4. La Resolución 897 goza del principio de pre-sunción de legalidad y, por lo tanto, la únicavía para controvertirla es la acción de nulidad.

5. Las mediadas adoptadas por la República delEcuador constituyen un incumplimiento con-tinuado y flagrante. La conducta del Ecuadorse constituyó en la emisión de una serie demedidas administrativas nacionales, adopta-das de manera unilateral, en un período detiempo y con un mismo objeto. Las cuales, sibien fueron derogadas algunas, éstas volvíana tener vigencia con la expedición de nuevasresoluciones con la misma finalidad, lo quees calificado como un incumplimiento conti-nuado.

CONSIDERANDO:

Que, el Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina es competente para conocer de la pre-sente controversia en virtud de lo previsto en losartículos 23 y 24 de su Tratado de Creación,concordados con las normas del Título II de suEstatuto (Decisión 500 del Consejo Andino deMinistros de Relaciones Exteriores), y del TítuloII de su Reglamento Interno, mediante las cua-les se regula lo pertinente a la Acción de Incum-plimiento.

Que, se han observado las formalidades inhe-rentes a la Acción de Incumplimiento, sin queexista irregularidad procesal alguna que invalidelo actuado.

Que, en este estado procesal y habiéndoseagotado todo el trámite conforme lo establece lanormatividad comunitaria andina, se procederáa dictar sentencia, para lo cual el Tribunal esti-ma necesario referirse a los siguientes aspec-tos:

I. OBJETO DEL INCUMPLIMIENTO.

La acción incoada por la SECRETARÍA GENE-RAL DE LA COMUNIDAD ANDINA contra la

REPÚBLICA DEL ECUADOR tiene por objetoque el Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina se pronuncie acerca del supuesto in-cumplimiento del artículo 4 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina, del artículo 77 del Acuerdo de Carta-gena, y de la Resolución 897 de 4 de febrero de2005 emitida por la Secretaría General de laComunidad Andina, con ocasión de la expedi-ción de las siguientes Resoluciones por partede la República del Ecuador:

Resolución 274 de 3 de septiembre de 2004,expedida por el Consejo de Comercio Exte-rior e Inversiones (COMEXI).

“Artículo 1.- Suspender, hasta el 31 de Di-ciembre de 2006, las importaciones de losproductos AFORABLES en las subparti-das arancelarias NANDINA 2501.00.11,2501.00.19 y 2501.00.90 del Arancel Na-cional de Importaciones.

Esta suspensión es de carácter temporal ysu mantenimiento será evaluado anual-mente, en el mes de Diciembre de cadaaño, por el COMEXI, para lo cual el Minis-terio de Salud Pública presentará el infor-me técnico correspondiente”.(…)

Resolución 368 de 18 de diciembre de 2006,expedida por el Consejo de Comercio Exte-rior e Inversiones (COMEXI).

“Artículo 1.- Suspender de manera condicio-nal y por el plazo de dos años, las importa-ciones de los productos identificados enlas subpartidas arancelarias NANDINA2501.00.11, 2501.00.19 y 2501.00.90, tiempoen el cual se deberá elaborar un procedi-miento de control que garantice la inocuidadde las importaciones de sales para el con-sumo humano, así como de las de produc-ción nacional”.

(...)

Resolución 387 de 11 de junio de 2007, expe-dida por el Consejo de Comercio Exterior eInversiones (COMEXI).

“Artículo 1.- Suspender en forma temporalla importación de Sal de Mesa, clasificadaen la subpartida 2501.00.11.


Artículo 2. – La suspensión dispuesta porel artículo anterior se mantendrá vigentehasta que el Ministerio de Salud Pública(MSP) informe al Consejo de ComercioExterior e Inversiones que está en condi-ciones para ejercer un control efectivo dela calidad e inocuidad en la producción,consumo e importación de sal de consumohumano”.

(…)

Las normas mencionadas en la demandacomo incumplidas disponen lo siguiente:

• Artículo 77 del Acuerdo de Cartagena.

“Los Países Miembros se abstendrán deaplicar gravámenes y de introducir restric-ciones de todo orden a las importaciones debienes originarios de la Subregión”.

• Artículo 4 del Tratado de Creación del Tribu-nal.

“Los Países Miembros están obligados aadoptar las medidas que sean necesariaspara asegurar el cumplimiento de las nor-mas que conforman el ordenamiento jurídi-co de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptarni emplear medida alguna que sea contrariaa dichas normas o que de algún modo obs-taculicen su aplicación”.

• Resolución 897 de 4 de febrero de 2005,expedida por la Secretaría General de la Co-munidad Andina.

“Artículo 1.- Calificar la suspensión por par-te de la República del Ecuador de las impor-taciones de sal comprendidas en las sub-partidas arancelarias NANDINA 2501.00.11(sal de mesa), 2501.00.19 (los demás, in-cluidas las desnaturalizadas) y 2501.00.90(los demás, agua de mar) originarias de losPaíses Miembros de la Comunidad Andina,como una restricción al comercio intrasub-regional, según lo dispuesto en el artículo73 del Acuerdo de Cartagena.

Artículo 2.- De conformidad con lo señaladoen el literal e) del artículo 55 de la Decisión425, la República del Ecuador dejará sin

efecto la suspensión de las importacionesde los productos comprendidos en las sub-partidas arancelarias NANDINA 2501.00.11(sal de mesa), 2501.00.19 (los demás, in-cluidas las desnaturalizadas) y 2501.00.90(los demás, agua de mar), en un plazo dediez (10) días calendario”.

(…)

II. LA ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO.

La Acción de Incumplimiento, establecida y re-gulada en los artículos 23 a 27 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, constituye un instrumento básico yfundamental en el fortalecimiento del procesoandino de integración, ya que mediante su eje-cución se controla la eficacia del OrdenamientoJurídico Comunitario y, por lo tanto, se propendeal logro cabal de las finalidades del Acuerdo deCartagena.

La competencia para conocer de dicha acciónfue asignada al Tribunal de Justicia de la Comu-nidad Andina desde el mismo Preámbulo delTratado Fundacional, cuando se constituye comoel órgano jurisdiccional, con un nivel suprana-cional, autónomo e independiente, y con la ca-pacidad en el desempeño de su función judicialde declarar e interpretar el Derecho Comunita-rio, aplicarlo de manera uniforme e imparcial yde dirimir las controversias que surjan entre losPaíses Miembros de la Comunidad Andina.

La labor del Tribunal, en este marco, es lograrun clima de armonía y de respeto total delOrdenamiento Comunitario Andino. Es así como,los Países Miembros han puesto en cabeza deeste organismo supranacional la función de diri-mir las controversias que pueden suscitarse en-tre una conducta determinada de cualquiera deellos y el ordenamiento jurídico comunitario, loque sin duda genera un clima de seguridadjurídica entre todos los actores del procesosubregional de integración. Con este instrumen-to, el Tribunal determina el cumplimiento de lasobligaciones adquiridas de acatar y no obstacu-lizar la aplicación del Ordenamiento Comunita-rio Andino.

De conformidad con lo dispuesto en las normasconstitutivas citadas, el Tribunal puede conocerde la Acción de Incumplimiento a instancia de laSecretaría General o por iniciativa de los Países


Miembros y de los particulares afectados, pre-vio cumplimiento de los requisitos establecidospara cada caso.

En reiterada jurisprudencia, el Tribunal se hamanifestado en relación con la naturaleza deesta acción:

“En cuanto hace a la naturaleza de la acciónde incumplimiento, ésta es esencialmentecontenciosa y la sentencia que de ella sederive no sólo es declarativa en el sentido delimitarse a la mera declaración de la existen-cia de un derecho o de una obligación, sinoque también está llamada a imponer el cum-plimiento de una prestación de hacer o de nohacer (Couture). Así se desprende claramen-te de lo dispuesto en el artículo 25 del Trata-do de Creación del Tribunal, cuando estable-ce que la sentencia de incumplimiento impli-ca para el País cuya conducta ha sido objetode reclamo, la obligación de adoptar las me-didas necesarias para la ejecución de la sen-tencia, dentro del plazo determinado de tresmeses, a partir de su notificación”. 1

De las normas que regulan la acción en comen-to, se desprende que antes de acudir al procedi-miento judicial ante el Tribunal, es indispensa-ble que se adelante en la Secretaría General dela Comunidad Andina un procedimiento precon-tencioso, el cual, viene a constituir un requisitode admisibilidad para el ejercicio de la acción.Este trámite prejudicial, se materializa en eldesarrollo de una fase administrativa previa, enla que se abre un diálogo entre dicho ÓrganoComunitario y el País Miembro presuntamenteinfractor, con el objeto de buscar una soluciónal asunto controvertido en dicha etapa. Debe enesa fase, otorgarse al País respecto del cual seformula el reclamo, la oportunidad procesal paracorregir su conducta, y es a partir de la formula-ción de una nota de observaciones por parte dela Secretaría General, que el País cuestionadopuede presentar las explicaciones justificativasde su conducta de incumplimiento.

III. MEDIDAS ADOPTADAS POR LA REPÚ-BLICA DEL ECUADOR. TRÁMITE PREVIOANTE LA SECRETARÍA GENERAL Y EL

CONCEPTO DE CONDUCTA REITERATI-VAMENTE CONTINUADA.

La parte demandada sostiene que el trámiteprecontencioso de la acción de incumplimientotuvo como objeto las Resoluciones 274 y 368del COMEXI. Por tal motivo, sostiene que estaacción por incumplimiento no debió versar so-bre la Resolución 387, ya que sobre ésta nohubo ninguna manifestación en la mencionadaetapa prejudicial.

Si bien, las medidas adoptadas por los PaísesMiembros se suelen concretar en decisionescontenidas en actos declarativos nacionales,éstos en sí mismos no son los que constituyenel objeto de la acción de incumplimiento, puesno es consecuente con los fines de ésta, nimucho menos con los del propio proceso deintegración subregional, aislar los actos decla-rativos de las decisiones que vienen a determi-nar una conducta lesiva a la integración, ya queno es posible deslindarlos cuando todos concu-rren en un mismo comportamiento, orientado auna sola finalidad.

Por lo tanto, no es factible iniciar un proceso deincumplimiento por cada acto nacional, expedi-do y perteneciente, en su esencia, a la mismaconducta investigada, ya que esto sería unaforma subrepticia de seguir evadiendo la norma-tiva comunitaria andina. En este sentido, lo quese analiza en el marco del proceso de la acciónde incumplimiento no es un acto determinado,sino la conducta desplegada por el País Miem-bro cuestionado, por no acatar la norma comu-nitaria.

Así, si los actos expedidos por el País investi-gado comparten el mismo objeto y finalidad, noresulta obligatorio agotar la fase precontenciosapara cada uno, ni mucho menos atiborrar dedemandas a la autoridad competente por cadaincumplimiento, y más cuando en el transcursodel procedimiento, ya iniciado, se siguen emi-tiendo estos actos que confirman el comporta-miento irregular, configurándose la misma con-ducta reiterativamente continuada; de lo contra-rio, se le daría la oportunidad al País Miembropara evadir su responsabilidad, prorrogando suconducta en el tiempo, derogando y expidiendodiferentes actos jurídicos con la misma finali-dad, perpetuando así su comportamiento lesivocontra la Integración.

1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.Sentencia de 27 de octubre de 1999. Proceso N° 4-AI-98. Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 520, de 20 de diciembre de 1999.


El Tribunal, en anteriores providencias, ha desa-rrollado el tema bajo el concepto del incumpli-miento reiterativamente continuado, generandouna línea jurisprudencial clara al respecto. Hamanifestado que:

“No se trata, como pudiera pensarse (y pare-ce sugerirlo la parte demandada), que variosincumplimientos se hayan acumulado en unamisma demanda, sino de un incumplimientoque ha sido reiterativamente consumado yque presenta la forma de un hecho continua-do.

“De esta manera y teniendo en cuenta lodicho anteriormente, en el sentido de que lanorma legal comprometida solamente es uninstrumento para materializar determinadaconducta que puede ser contraria o nó a loprevisto en el orden comunitario, no cabeduda de que si tal norma se deroga o si semodifica, pero la conducta persiste o se trans-forma, haciéndose más gravosa o atempe-rándose en sus efectos, el incumplimientosubsiste con las características, se insiste,de un incumplimiento continuado. Es más,pudiera eventualmente estarse frente a unasituación en la que el país remiso pretendie-ra hacer caso omiso de los mecanismos queel ordenamiento jurídico andino ha consagra-do como funciones de la Secretaría General ydel Tribunal de Justicia destinados a preser-var la intangibilidad de dicho ordenamiento.”(Sentencia del 21 de julio de 1999, expedidadentro del proceso 7-AI-98. Publicada en laG.O.A.C. Nº 490 de 4-X-99).

Esta posición ha sido reiterada en las siguien-tes sentencias: proceso 132-AI–2003. Senten-cia del 13 de enero de 2005, publicada en laGaceta Oficial Nº 1171 del 3 de marzo de 2005;proceso 53-AI-2000. Sentencia del 17 de juliode 2003, publicada en la Gaceta Oficial Nº 967del 18 de agosto de 2003; proceso 117-AI-2003.Sentencia del 14 de abril de 2005, publicada enla Gaceta Oficial Nº 1156 del 10 de mayo de2005. Proceso 117-AI-2004. Sentencia del 19de abril de 2006, publicada en la Gaceta OficialNo. 1347 del 23 de mayo de 2005.

La normativa que regula la fase prejudicial de laacción de incumplimiento es también muy claraen este aspecto. El artículo 57 de la Decisión425 establece:

“Artículo 57.- Se considerará flagrante un in-cumplimiento cuando éste sea evidente, encasos tales como la reiteración de un incum-plimiento por parte de un País Miembro, pre-viamente declarado por la Secretaría Gene-ral, incluso cuando éste continúe medianteinstrumentos formalmente distintos, o cuan-do el incumplimiento recaiga sobre aspectossustantivos sobre los cuales la SecretaríaGeneral se hubiere pronunciado con anterio-ridad”.

En este orden de ideas, el Tribunal entrará a de-terminar si la conducta de incumplimiento des-plegada por la República del Ecuador puede sercatalogada como continuada y reiterada. Paralo cual, hará una relación cronológica de losactos administrativos expedidos por el COMEXIen relación con la importación de los productosidentificados en las subpartidas arancelariasNANDINA 2501.00.11, 2501.00.19 y 2501.00.90.

1. Resolución 274 de 3 de septiembre de 2004,expedida por el COMEXI, mediante la cual sesuspende hasta el 31 de diciembre de 2006las importaciones de los productos identifica-dos en las subpartidas arancelarias NAN-DINA 2501.00.11, 2501.00.19 y 2501.00.90.

2. Resolución 283 de 5 de noviembre de 2004,expedida por el COMEXI, mediante la cual sesuspende la aplicación del artículo 1 de laResolución 274 hasta que sea publicado enel Registro Oficial el Decreto Ejecutivo quereforme la nomenclatura del Arancel Nacionalde Importaciones, disponiendo la apertura dediez (10) dígitos en la subpartida arancelariaNANDINA 2501.00.19.

3. Resolución 368 de 11 de diciembre de 2006,expedida por el COMEXI, mediante la cual sesuspende por el plazo de 2 años, las importacio-nes de los productos identificados en las sub-partidas arancelarias NANDINA 2501.00.11,2501.00.19 y 2501.00.90.

4. Resolución 380 de 9 de abril de 2007, expedi-da por el COMEXI, mediante la cual se dero-ga la Resolución 368 y se establecen contro-les a la importación de la Sal de Mesa clasifi-cada en la subpartida arancelaria NANDINA2501.00.11.

5. Resolución 387 de 11 de junio de 2007, me-diante la cual se suspende de forma temporal


la importación de Sal de Mesa clasificada enla subpartida arancelaria NANDINA 2501.00.11.Además, condiciona la suspensión a que elMinisterio de Salud Pública de la Repúblicadel Ecuador informe al Consejo de ComercioExterior e Inversiones, que está en condicio-nes para ejercer un control efectivo de la ca-lidad e inocuidad en la producción, consumoe importación de sal de consumo humano.

6. Resolución 391 de 16 de agosto de 2007,mediante la cual se establece un control alas importaciones de las demás sales dife-rentes a la Sal de Mesa, clasificadas den-tro de las subpartidas arancelaria NANDINA2501.00.20, 2501.00.91, 2501.00.92 y2501.00.99. (NANDINA 653 del Arancel Na-cional de Importaciones).

Una vez analizada la secuencia cronológica ymaterial de los anteriores actos administrativos,el Tribunal llega a las siguientes conclusiones:

Los tres actos jurídicos nacionales cuestio-nados constituyen una misma conducta quecomporta el objeto del incumplimiento, esdecir, las Resoluciones 274, 368 y 387 delCOMEXI, tienen el mismo objeto con igualfinalidad: suspender la importación de Sal deMesa (subpartida arancelaria NANDINA2501.00.11.).

Los tres actos jurídicos nacionales cuestio-nados, son una secuencia en el tiempo deórdenes conectadas unas con otras y, por lotanto, hacen parte del mismo hilo conductor.En efecto, la Resolución 283 suspende laaplicación de la 274; la Resolución 368 en suconsiderando primero hace relación a la Re-solución 274; la Resolución 380 deroga la368; y la Resolución 387 en su considerandocuarto hace relación a la Resolución 380.

De lo expuesto, el Tribunal considera que laconducta de incumplimiento adoptada por laRepública del Ecuador es continuada y reitera-da. Por lo tanto, no era necesario iniciar un pro-cedimiento prejudicial en relación con la Reso-lución 387, ni mucho menos otro proceso judi-cial de incumplimiento, ya que todos los actoshacen parte de la misma conducta desplegadapor la República del Ecuador.

Además, se observa que en relación con losproductos clasificados en las subpartidas aran-

celarias NANDINA 2501.00.19 y 2501.00.90, larestricción a las importaciones de dichos pro-ductos se configuró solamente hasta la entradaen vigencia de la Resolución 380 de 9 de abril de2007 y, por lo tanto, el análisis de incumpli-miento se hará teniendo en cuenta dicha cir-cunstancia.

IV. ANÁLISIS DE LOS CARGOS.

A. Incumplimiento de la Resolución 897 de 4de febrero de 2005, expedida por la Se-cretaría General de la Comunidad Andina.

La Resolución 897 de 4 febrero de 2005, expedi-da por la Secretaría General de la ComunidadAndina, calificó la suspensión de las importa-ciones de sal comprendidas en las subpartidasarancelarias NANDINA 2501.00.11, 2501.00.19y 2501.00.90, originarias de los Países Miem-bros de la Comunidad Andina, como una restric-ción al comercio intrasubregional.

Dicha norma, hace parte del ordenamiento jurí-dico andino con el carácter de derivado o secun-dario, acorde con lo establecido en el artículo 1del Tratado de Creación del Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina. Razón por la cual, seencuentra amparada por los siguientes princi-pios básicos:

1. Principio de Presunción de Validez de laNorma Comunitaria. Es un desarrollo delllamado “principio de legalidad” en el ámbitocomunitario. Por el cual, la norma comunita-ria se presume válida, vigente y aplicablemientras no sea declarada su nulidad, dero-gada, suspendida su aplicación, o declaradainaplicable para un caso particular. En estecontexto, la norma comunitaria vigente, váli-da y aplicable, debe ser de obligatorio cum-plimiento por parte de todos los Países Miem-bros.

2. Principio de Aplicación Inmediata. Esteprincipio significa que la norma comunitariaandina se incorpora al ordenamiento jurídicode los Países Miembros de manera automáti-ca, esto es, sin necesidad de ningún procesode recepción, incorporación, homologación oexequátur. Este principio, se encuentra con-sagrado expresamente en el artículo 2 y en elpárrafo 1 del artículo 3 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina, de la siguiente manera:


(…)

Artículo 2

“Las Decisiones obligan a los Países Miem-bros desde la fecha en que sean aproba-das por el Consejo Andino de Ministros deRelaciones Exteriores o por la Comisiónde la Comunidad Andina”.

Artículo 3

“Las Decisiones del Consejo Andino deMinistros de Relaciones Exteriores o de laComisión y las Resoluciones de la Secre-taría General serán directamente aplica-bles en los Países Miembros a partir de laFecha de su publicación en la Gaceta Ofi-cial del Acuerdo, a menos que las mismasseñalen una fecha posterior”.

(…)

Sobre este principio, el Tribunal ha manifes-tado lo siguiente:

“En conclusión, las normas que conformanel Ordenamiento Jurídico Andino, cualquie-ra que sea su forma (Tratados, ProtocolosAcuerdos, Convenios o Resoluciones) son,por regla, de efecto y aplicación directa entodos los Países Miembros desde su pu-blicación en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena, lo que significa que son deobligatorio e inmediato cumplimiento porlos Países Miembros, los Órganos delAcuerdo y los particulares”. (Proceso 3-AI-96. Sentencia de 24 de marzo de 1997).

Excepcionalmente, puede darse que la nor-ma comunitaria no tenga aplicación inmedia-ta. Dicha excepción se encuentra consagra-da en el párrafo 2 del artículo 3 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comu-nidad Andina, de la siguiente manera:

“(…) cuando su texto así lo disponga, lasDecisiones requerirán de incorporación alderecho interno, mediante acto expreso enel cual se indicará la fecha de su entradaen vigor en cada País Miembro”.

3. Principio de Efecto Directo. Esto es, quela norma comunitaria andina genera derechosy obligaciones de carácter inmediato en ca-

beza de los nacionales de los Países Miem-bros, valga decir, sin necesidad de que exis-tan normas jurídicas internas que los desa-rrollen o reglamenten. Este principio es degran importancia porque faculta a los particu-lares a exigir ante las autoridades de susPaíses los derechos otorgados por la normacomunitaria. Se desprende del principio deaplicación inmediata y de la propia naturale-za del Derecho Comunitario Andino.

4. Principio de Primacía. Este principio, esta-blece la relación entre el ordenamiento jurídi-co comunitario andino y otros sistemas nor-mativos, dentro de los que se incluye el orde-namiento interno de los Países Miembros ylas normas internacionales multilaterales,plurilaterales o bilaterales. El Tribunal en rei-terada jurisprudencia ha delimitado este prin-cipio, estableciendo que en caso de presen-tarse antinomias entre el Derecho Comunita-rio Andino y el Derecho Interno de los PaísesMiembros, prevalece el primero, al igual queal presentarse antinomias entre el DerechoComunitario y las demás normas de DerechoInternacional.

Sobre este principio el Tribunal ha manifesta-do lo siguiente:

“El hecho de que los Países Miembros dela Comunidad Andina pertenezcan a suvez a la Organización Mundial de Comer-cio no los exime de obedecer las normascomunitarias andinas so pretexto de quese está cumpliendo con las de dicha orga-nización o que se pretende cumplir con loscompromisos adquiridos con ella. Ello se-ría ni más ni menos que negar la suprema-cía del ordenamiento comunitario andinoque como se ha dicho es preponderante nosólo respecto de los ordenamientos jurídi-cos internos de los Países Miembros sinode los otros ordenamientos jurídicos inter-nacionales a que éstos pertenezcan”. (Pro-ceso 118-AI-2003. Sentencia del 14 deabril de 2005, publicada en Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena 1206 de 13 dejunio de 2005).

5. Principio de Autonomía. Este principio esun efecto y un complemento claro del Princi-pio de Primacía. Consagra al ordenamientojurídico comunitario andino como un “sistemajurídico”, es decir, como un todo coherente


dotado de unidad, basado en un conjunto deprincipios y reglas estructurales que se deri-van de él mismo, sin soportarlas en ningúnotro ordenamiento jurídico. En otras palabras,la validez del ordenamiento jurídico comunita-rio andino no depende de ningún otro ordena-miento local, nacional o internacional. Sobreeste principio el Tribunal ha expresado lo si-guiente:

“En este contexto, cabe reiterar que el or-denamiento comunitario no deriva del or-denamiento de los Países Miembros, seaéste de origen interno o internacional, sinodel Tratado Constitutivo de la Comunidad.Así, y por virtud de su autonomía, se ratifi-ca que el ordenamiento jurídico de la Co-munidad –tanto el primario como el deriva-do- no depende ni se halla subordinado alordenamiento interno, de origen internacio-nal, de dichos Países. En consecuencia,los tratados internacionales que celebrenlos Países Miembros por propia iniciativa,como el del Acuerdo sobre los ADPIC, novinculan a la Comunidad, ni surten efectodirecto en ella, sin perjuicio de la fuerzavinculante que tales instrumentos poseanen las relaciones entre los citados PaísesMiembros y terceros países u organizacio-nes internacionales.” (Proceso 01-AI-2001.Sentencia del 27 de junio de 2002, publi-cada en la Gaceta Oficial 818, de 23 dejulio de 2002).

De conformidad con las anteriores pautas bási-cas, la Resolución 897 de la Secretaría Generalera aplicable de manera inmediata y de formadirecta por la República del Ecuador; es decir,debía ser acatada desde su publicación, ya queno había sido declarada nula, suspendida suaplicación, o inaplicada para un caso concreto.Por lo tanto, la demandada tenía que dejar sinefecto las medidas calificadas como restricciónal comercio intrasubregional, en el plazo esta-blecido en el numeral 2 de la mencionada Reso-lución y no lo hizo.

El Tribunal, una vez analizadas las pruebas queobran en el expediente, así como los actosadministrativos que configuran la conducta obje-to de la presente acción, llega a la conclusiónde que la República del Ecuador incumplió laResolución 897 de manera reiterada y continua-da por las siguientes consideraciones:

• La República del Ecuador no suspendió larestricción a las importaciones de los produc-tos objeto de la Resolución 897. Por el con-trario, como se vio en la relación cronológicade los actos expedidos por el COMEXI, laconducta se prolongó en el tiempo por diver-sas plataformas normativas con un mismohilo conductor y con la misma finalidad.

Es muy importante advertir que si bien elCOMEXI expidió la Resolución 283 de 5 no-viembre de 2004, ésta fue declarada sin efec-to por parte del Juez Primero de lo Penal delGuayas en el marco de un recurso de ampa-ro. La Resolución 897 da cuenta de esteacontecimiento y presenta una transcripciónde la Sentencia de Amparo (fl. 83 del expe-diente):

“1. (…) se declaran suspendidos los efec-tos de la Resolución 283 del Consejo deComercio Exterior e Inversiones de no-viembre 6 de 2004, declarando por endeen plena vigencia de la Resolución No. 274de 3 de septiembre de 2004 del mismoConsejo. 2. Que no se autorice la importa-ción de sales para el consumo humano, alamparo de las subpartidas arancelariasNANDINA 2501.00.11; 2501.00.19 y2501.00.90 del Arancel Nacional (…)”.

Es relevante tener en cuenta que una con-ducta incumplida no sólo se predica de actosimputables al ejecutivo del País Miembro de-mandado, sino que incluyen medidas adopta-das por otras ramas del poder público, talescomo leyes, sentencias, decretos, resolucio-nes, autos judiciales, etc. Todo esto haceparte del conjunto de medidas denominado“conducta incumplida”. En el caso particular,la sentencia del Juez Primero de lo Penal delGuayas al suspender los efectos de la Reso-lución 283 de 5 de noviembre de 2004, nohace otra cosa que permitir la continuaciónde la conducta objeto del incumplimiento y,por lo tanto, posibilitó que el ejecutivo ecua-toriano expidiera las medidas subsiguientespara concretar y aseverar la restricción a laimportación de Sal de Mesa. (subpartida aran-celaria NANDINA 2501.00.11.).

• De las pruebas obrantes en el expediente yde las contestaciones de la demanda no seobserva ninguna acción efectiva para levan-


tar la restricción a la importación de la Sal deMesa (subpartida arancelaria NANDINA2501.00.11.) Por el contrario, dicha medidase ha mantenido en el tiempo e inclusive conaumento de su rigurosidad, ya que la Resolu-ción 387 no establece un término de suspen-sión, sino condiciona la misma a que el Mi-nisterio de Salud Pública informe al Consejode Comercio Exterior e Inversiones, que estáen condiciones para ejercer un control efecti-vo de la calidad e inocuidad en la producción,consumo e importación de sal de mesa.

En relación con los productos clasificados enlas subpartidas NANDINA 2501.00.19 y2501.00.90, el incumplimiento se mantuvohasta la expedición de la Resolución 380 de9 de abril de 2007. En consecuencia, la Re-pública del Ecuador cesó su incumplimientoen relación con los mencionados productos.

B. Incumplimiento del artículo 77 del Acuer-do de Cartagena.

El artículo 77 del Acuerdo de Cartagena, esta-blece lo siguiente:

“Los Países Miembros se abstendrán de apli-car gravámenes y de introducir restriccionesde todo orden a las importaciones de bienesoriginarios de la Subregión”.

La Resolución 897, como se vio anteriormente,calificó la conducta asumida por la Repúblicadel Ecuador como una restricción al comerciosubregional. Además, al ser una norma jurídicacomunitaria andina, goza de presunción de vali-dez, de aplicación inmediata, efecto directo,primacía y autonomía respecto de otros orde-namientos jurídicos. Por tal motivo, era de obli-gatorio acatamiento por la República del Ecua-dor.

La Resolución comentada califica la conductadel Ecuador como una restricción al comerciointrasubregional y, por lo tanto, dicha situaciónes innegable mientras la norma sea válida yvigente.

La conclusión lógica de lo anterior, es que laRepública del Ecuador incurrió en incumplimien-to del artículo 77 del Acuerdo de Cartagena, yaque ha mantenido una conducta restrictiva a lasimportaciones de bienes originarios en la sub-región.

C. Incumplimiento del artículo 4 del Tratadode Creación del Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina.

El artículo 4 del Tratado de Creación del Tribu-nal de Justicia de la Comunidad Andina, esta-blece lo siguiente:

“Los Países Miembros están obligados aadoptar las medidas que sean necesariaspara asegurar el cumplimiento de las normasque conforman el ordenamiento jurídico de laComunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar niemplear medida alguna que sea contraria adichas normas o que de algún modo obstacu-licen su aplicación”.

Como la República del Ecuador no cumplió laResolución 897, norma que conforma el ordena-miento jurídico de la Comunidad Andina, incu-rrió en un claro incumplimiento del artículo 4 delTratado de Creación del Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina. Además, este País Miembro,tal y como se explicó anteriormente, de manerareiterada y continuada adoptó medidas contra-rias al artículo 77 del Acuerdo de Cartagena y ala Resolución 897 de la Secretaría General.

De lo expuesto, el Tribunal estima que la Repú-blica del Ecuador ha incurrido en el incumpli-miento de lo artículos 77 del Acuerdo de Carta-gena, 4 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina, y de la Reso-lución 897 de 4 de febrero de 2005, expedida porla Secretaría General de la Comunidad Andina,al no haber levantado, hasta el momento, lasmedidas restrictivas a la importación de Sal deMesa clasificada en la subpartida Arancelaria2501.00.11; así como, de haber mantenido tem-poralmente restricciones a la importación de salclasificada en las subpartidas arancelarias2501.00.19 y 2501.00.90 por el tiempo transcu-rrido entre la entrada en vigencia de la Resolu-ción 897 de 4 de febrero de 2005, expedida porla Secretaría General, y la entrada en vigenciade la Resolución 380 de 9 de abril de 2007,proferida por el COMEXI, mediante la cual selevantaron las restricciones mencionadas paraestos dos productos.

El Tribunal advierte que lo anterior no obsta paraque los particulares afectados puedan reclamarlos daños y perjuicios causados, de conformi-


dad con lo previsto por el artículo 30 del Tratadode Creación de Tribunal de Justicia de la Comu-nidad Andina, mediante el cual se consagra elprincipio de la responsabilidad patrimonial delos Países Miembros por infracción del DerechoComunitario Andino.

V. COMENTARIOS EN RELACIÓN CON LOSARGUMENTOS EXPUESTOS POR LA PAR-TE DEMANDANDA Y LOS COADYUVANTES,EN CUANTO A LOS DERECHOS DE LA SA-LUD DE LA POBLACIÓN.

La parte demandada y los coadyuvantes argu-mentaron que las medidas adoptadas por laRepública del Ecuador son proporcionales, ne-cesarias, no discriminatorias y de protección alPueblo Ecuatoriano. Lo anterior, porque buscandefender la salud de las personas, lo que no sepuede lograr con otros mecanismos.

La acción de incumplimiento podrá invocarse,cuando la conducta de uno de los Países Miem-bros se considere contraria al ordenamiento jurí-dico comunitario.

Las pruebas dentro de un proceso judicial, sontodos aquellos medios que conduzcan a laspartes a demostrarle al Juez competente, quelos hechos expuestos son ciertos y que losargumentos en que fundamentaron sus peticio-nes corresponden a la verdad de esta acción yno de otra.

Por otra parte, el Juzgador (El Tribunal) debeconsiderar solamente los elementos de juicioque estime procedentes y conducentes paradecidir y dirimir el conflicto jurídico planteado(acción de incumplimiento), y emitir la respecti-va sentencia.

Procedente: son todos aquellos documentos,declaraciones, testimonios, dictámenes peri-ciales o informes de expertos y otros mediosidóneos, que permitan demostrarle al juzgadorla verdad de los hechos en controversia, quetenga una relación directa con lo que se quiereprobar.

Conducente: son los medios probatorios quellevan a demostrar en un proceso judicial, quelos argumentos esgrimidos y los hechos contro-vertidos son como se están exponiendo, pues através de ellos se llega a determinar una situa-ción, es lo que guía al único objetivo: la verdad.

Así las cosas, los argumentos expuestos porlos expertos en la Audiencia Pública efectuadael 4 de septiembre de 2008 e incorporada alexpediente, no son pertinentes pues abundanen razones justificativas de la conducta que sele está censurando al País Miembro; en otraspalabras, se comienza por aceptar el incumpli-miento de un deber, para entrar a justificarlo,cuando no es el tema a tratar; la prueba tendríaque demostrarle al Tribunal que el país cuestio-nado sí cumplió con la orden o el “deber hacer”impuesto por el órgano competente dentro deuna comunidad a la que voluntariamente se inte-gró, sometiéndose a sus obligaciones para po-der exigir cooperación.

El artículo 73 del Estatuto del Tribunal de Justi-cia de la Comunidad Andina, establece lo si-guiente:

“Los medios probatorios tienen por finalidadacreditar los hechos expuestos por las par-tes, producir certeza en el Tribunal respectode los puntos controvertidos y fundamentarsus decisiones.”

El artículo 78, por su parte, establece:

“El Tribunal apreciará las pruebas en su con-junto, de acuerdo con las reglas de la sanacrítica.”

En consecuencia con las normas transcritas, elTribunal al proferir sentencia y evaluar de mane-ra integral la acción y las pruebas recaudadas eincorporadas al proceso, puede determinar queéstas y los argumentos expuestos por las par-tes no conducen a demostrar el cumplimientode las normas comunitarias respectivas, sino,por el contrario, a determinar el incumplimientodel País Miembro demandado. En el presentecaso, de los elementos probatorios y argumen-tativos que obran en el expediente, se llegó averificar el incumplimiento reiterativamente con-tinuado de la normativa comunitaria por parte dela República del Ecuador, así como a determi-nar que dicho País Miembro no tomó las medi-das adecuadas para solucionar el problema defondo, omitiendo sus obligaciones de hacer enel marco comunitario andino. Asimismo, se evi-denció que el País demandado no sólo no cum-plió con las previsiones de la Resolución 897 dela Secretaría General, sino que no recurrió a losmecanismos y acciones administrativas y judi-ciales que podía activar si consideraba que la


resolución mencionada no era válida y/o lesio-naba los derechos de sus habitantes.

El Tribunal no entrará a estudiar los argumentosexpuestos para justificar el incumplimiento de lanormativa andina, ya que éstos no pertenecenal marco de la presente acción, es decir, en elescenario de la acción de incumplimiento noson pertinentes, ya que buscan atacar la validezde la Resolución 897 de la Secretaría General,pues de haberlo considerado el País demanda-do, ha debido interponer en su oportunidad pro-cesal las siguientes acciones: a) presentar ensede administrativa un recurso de reconsideracióncontra la Resolución 897; b) iniciar una acciónde nulidad contra la misma Resolución dentrode los dos años (artículo 19 del Tratado deCreación del TJCA); y c) en el marco de laacción de nulidad, solicitar la suspensión de lanorma demandada.

El Tribunal ha determinado claramente, que enel marco de la acción de incumplimiento no espertinente argumentar la invalidez de las nor-mas incumplidas. En este sentido, ha estable-cido lo siguiente en relación con la Resoluciónque califica una medida interna como restric-ción a las importaciones intracomunitarias:

“(…) Dentro de un proceso de incumplimientopor inobservancia de una Resolución que ca-lifique una medida interna como ‘restricción’a las importaciones intracomunitarias, no re-sulta admisible que el País Miembro deman-dado pretenda desvirtuar los argumentos o laparte decisoria de tal Resolución, pues la víaapropiada para dicho efecto es la correspon-diente acción de nulidad, debiendo entender-se que si el País afectado no ejerció su de-recho de impugnación, de manera oportuna ya través de la acción pertinente, implícita-mente habrá consentido el acto que no re-currió en tiempo y forma debidos.” Senten-cia en el marco de la acción de incumplimien-to dentro del proceso 43-AI-99, expedida porel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinael 13 de octubre de 2000.

La anterior posición también fue adoptada por elTribunal en la sentencia del 24 de marzo de1997, expedida en el marco del proceso 3-AI-96.

Por lo anterior, la exposición de motivos esgri-mida por la parte demandada no será tomada en

cuenta, por tratarse, además, de situacionesque exigen un pronunciamiento por parte delJuez Comunitario de asuntos que no comportanlas resultas de la presente acción de incumpli-miento.

VI. COSTAS.

De conformidad con lo preceptuado en el artícu-lo 90 del Estatuto del Tribunal:

“La sentencia incluirá el pronunciamiento delTribunal en materia de costas, siempre quehaya sido expresamente solicitado en la de-manda o en su contestación”.

En el presente caso, la Secretaría General soli-citó en el escrito de contestación de la deman-da, la respectiva condena en costas. Por lotanto, se procederá a condenar en costas alPaís Miembro demandado.

Por todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, obrando de conformidad con losartículos 4, 23 y 27 de su Tratado de Creación,en concordancia con los artículos 4, 90 y 107 desu Estatuto,

D E C I D E:

PRIMERO: Declarar que la República del Ecua-dor ha incurrido en el incumplimien-to de los artículos 77 del Acuerdode Cartagena, 4 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina, y de la Re-solución 897 de 4 de febrero de2005, expedida por la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina,al no haber levantado las medidasrestrictivas a la importación de Salde Mesa clasificada en la subpartidaArancelaria NANDINA 2501.00.11.

SEGUNDO: Declarar que la República del Ecua-dor incurrió en incumplimiento tem-poral de los artículos 77 del Acuer-do de Cartagena, 4 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina, y de la Re-solución 897 de 4 de febrero de2005, expedida por la SecretaríaGeneral, al haber mantenido res-


tricciones a la importación de salclasificada en las subpartidas aran-celarias NANDINA 2501.00.19 y2501.00.90, por el tiempo transcu-rrido desde la entrada en vigenciade la Resolución 897 de 4 de febre-ro de 2005, emitida por la Secreta-ría General, y hasta la entrada envigencia de la Resolución 380 de 9de abril de 2007, proferida por elCOMEXI, mediante la cual se le-vantaron las restricciones mencio-nadas para dichos productos y serestituyó el flujo normal de comer-cio para estas subpartidas. (fls. 410a 415).

TERCERO: La República del Ecuador, de con-formidad con lo dispuesto por elartículo 27 del Tratado de Creacióndel Tribunal de Justicia de la Comu-nidad Andina, deberá adoptar en unplazo no mayor a 90 días contadodesde la notificación de esta provi-dencia, las medidas necesarias afin de hacer cesar el incumplimien-to de las normas comunitarias se-ñaladas y, en consecuencia, dejarsin efecto las restricciones a la im-portación de Sal de Mesa clasifica-da en la subpartida arancelariaNANDINA 2501.00.11.

CUARTO: La presente sentencia es título le-gal y suficiente para que los parti-culares afectados por el incumpli-miento del País Miembro deman-dando, puedan acudir al juez na-cional competente para iniciar la

respectiva acción de daños y per-juicios, de conformidad con lo pre-visto en el artículo 30 del Tratadode Creación del Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina.

QUINTO: Condenar en costas a la parte de-mandada.

Notifíquese la presente sentencia y remítasecopia certificada a la Secretaría General de laComunidad Andina para su publicación en laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, todode conformidad con lo previsto en los artículos43 del Tratado de Creación del Tribunal y 98 desu Estatuto.

Carlos Jaime Villarroel FerrerPRESIDENTE

Oswaldo Salgado EspinozaMAGISTRADO

Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO

Leonor Perdomo PerdomoMAGISTRADA

Isabel Palacios LeguizamónSECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.SECRETARIA


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cuatrodías del mes de julio del año dos mil nueve,procede a resolver la solicitud de InterpretaciónPrejudicial formulada por la Segunda Sala delTribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Admi-nistrativo, Quito, Ecuador.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 28 de mayo de2009, mediante el cual se admite a trámite laconsulta de interpretación prejudicial formulada.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada, estimó procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: SOCIEDAD CENTRAL IMPUL-SADORA S.A. DE C.V.

Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PRO-PIEDAD INDUSTRIAL.

PROCURADOR GENERAL DELESTADO

Tercero Interesado: SOCIEDAD PANADERÍAMODERNA SUPAN S.A.

III. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

Entre los principales hechos, algunos recogidosde los narrados en la demanda y otros de la soli-

citud de interpretación prejudicial y de los ante-cedentes administrativos de los actos acusa-dos, se encuentran los siguientes:

a. La sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A.DE C.V., solicitó el 8 de diciembre de 1993 elregistro como marca del signo mixto BIMBO,para amparar servicios comprendidos en laclase 30 de la Clasificación Internacional deNiza.

b. Una vez publicado el extracto en la Gacetade Propiedad Industrial, la sociedad PANA-DERÍA MODERNA SUPAN S.A., presentó ob-servación al registro solicitado, con base enlos siguientes signos distintivos:

• Marca mixta BIMBO, registrada en Ecua-dor para amparar productos de la clase 30de la Clasificación Internacional de Niza, ybajo el certificado 550-69. La solicitud deregistro se presentó el 4 de agosto de1969.

• Solicitud prioritaria de la marca denomina-tiva BIMBOLINO en Ecuador, bajo el ex-pediente 37022 para amparar productos dela clase 30 de la Clasificación Internacio-nal de Niza. Se presentó el 10 de febrerode 1993.

• Nombre comercial BIMBO, registrado enEcuador bajo el certificado No. 126-92,para amparar “establecimientos de comer-cio, firma comercial, comercialización detodo tipo de mercancías de objeto lícito,en especial de pan, pastas, galletas, tor-tas, tostadas y de otros productos deriva-dos de la panadería y pastelería en gene-ral, así como de otras actividades afines.”

PROCESO 35-IP-2009

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los artículos 71, 72,literal a), 73, literales a), b), d) y e), y 117 de la Decisión 313 de 6 de febrero de

1992, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, delpárrafo cuarto del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de laDecisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la

Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la SegundaSala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito,

Ecuador. Expediente Interno Nº 5363-MP. Actor: Sociedad CENTRALIMPULSADORA S.A. DE C.V. Marca: BIMBO (mixta).


c. El Ministerio de Comercio Exterior, Industria-lización y Pesca, Dirección Nacional de Pro-piedad Industrial, mediante Resolución N°0964430 de 5 de mayo de 1998, resolvióaceptar la observación presentada y denegarel registro solicitado.

d. La sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A.DE C.V., interpuso ante el Tribunal Distritallo Contencioso Administrativo de Quito, de-manda en recurso subjetivo o de plena juris-dicción en contra del anterior acto adminis-trativo.

2. Fundamentos de derecho contenidos enla demanda.

La demandante soporta la demanda en los si-guientes argumentos:

a. Sostiene, que el Grupo Industrial Bimbo me-diante el titular de la sociedad PANIFICACIÓNBIMBO S.A., registró la marca SUPER BIMBOen los Estados Unidos Mexicanos para am-parar pan, pasteles y biscochos, bajo el cer-tificado No. 46.460. Agrega, que el 23 de no-viembre de 1948, la marca SUPER BIMBOfue cedida a la sociedad PANIFICACIÓN BIM-BO S.A.

b. Aduce, que desde 1962 la sociedad CEN-TRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., es titularde todas las marcas del Grupo Industrial Bimbo.Agrega, que el 8 de septiembre de 1971,dicha sociedad registró la marca BIMBO enMéxico, bajo el certificado No. 170.395.

c. Argumenta, que la sociedad PANADERÍAMODERNA SUPAN S.A., registró la marcaBIMBO 25 años después del primer registrode la marca SUPER BIMBO en México.

d. Arguye, que la sociedad PANADERÍA MO-DERNA SUPAN S.A., registró el nombre co-mercial BIMBO 50 años después del primerregistro de la marca SUPER BIMBO en Méxi-co.

e. Manifiesta, que la marca y el nombre comer-cial BIMBO son famosos y notoriamente co-nocidos en diversos países del mundo, den-tro de los cuales se encuentran México yalgunos de la Comunidad Andina como Co-lombia. Adiciona, también, que la sociedad

PANADERÍA MODERNA SUPAN S.A., pre-tende aprovecharse del prestigio y del buennombre de los signos distintivos de la socie-dad CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.

f. Agrega, que la marca BIMBO de la sociedadCENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., era no-toriamente conocida al momento en que lasociedad PANADERÍA MODERNA SUPANS.A. obtuvo el registro de su marca y nombrecomercial BIMBO.

g. Declara, que la sociedad CENTRAL IMPUL-SORA S.A. DE C.V., ha tenido un gran creci-miento y una fuerte consolidación empresa-rial en la Región. Además, la marca másimportante del grupo Bimbo es precisamenteBIMBO, la que es de fácil recordación, pro-nunciación y con cierta connotación infantil.Igualmente, se encuentra asociada al ositopanadero, que es la imagen de la empresa yque asocian con el pan.

h. Plantea, que los signos en conflicto son idén-ticos y , además, el diseño del signo BIMBOde la sociedad PANADERÍA MODERNA SUPANS.A., es una copia de la marca BIMBO depropiedad de la sociedad CENTRAL IMPUL-SORA S.A. DE C.V.

i. Sostiene, que de conformidad con lo anterior,el público consumidor creerá que los produc-tos de SUPAN S.A. tienen relación con elGrupo Bimbo.

j. Adicionó, que la sociedad PANADERÍA MO-DERNA SUPAN S.A., ha procedido de malafe al solicitar la marca BIMBO. Los actosrealizados por dicha sociedad constituyengraves actos de competencia desleal y pira-tería marcaria.

3. La contestación de la demanda.

a. Por parte de la tercera Interesada en lasresultas del proceso.

La sociedad SUPAN S.A., contestó la demandacon los siguientes argumentos:

Sostiene, que la marca BIMBO de la socie-dad SUPAN S.A. es notoriamente conocida.Goza de quince años de antigüedad en elmercado ecuatoriano, así como de una acep-tación y prestigio innegables.


Afirma, que el signo BIMBO de la sociedadSUPAN S.A., es de amplio consumo y acep-tación en el mercado subregional andino. Ade-más, es un producto con calidad de exporta-ción.

Argumenta, que los signos en conflicto sonconfundibles y, por lo tanto, podrían generarconfusión en el público consumidor. Lo ante-rior, de conformidad con los artículos 73,literales d) y e), de la Decisión 313 de la Co-misión del Acuerdo de Cartagena, y del ar-tículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

b. Por parte del Director Nacional de Pro-piedad Industrial.

“Me ratifico en la resolución materia de laimpugnación, pues la denominación solicita-da afecta derechos de terceros, por lo tantose encuentra incursa dentro de las prohibi-ciones del Art. 83 literal a) de la Decisión344… Además no reúne los requisitos de dis-tintividad exigidos por el Art. 81 de la antescitada Decisión 344”.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaes competente para interpretar por la vía prejudiciallas normas que conforman el Ordenamiento Ju-rídico de la Comunidad Andina, con el fin deasegurar su aplicación uniforme en el territoriode los Países Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita son:los artículos 71, 72, 73, literales a), b), d) y e),74, 82, 84 y 117 de la Decisión 313 de la Co-misión del Acuerdo de Cartagena; y de los artí-culos 81, 82, 83, literales a) b), d) y e), 84,literales a), b), c) y d), 93, 95, 108, inciso últimoy 128 de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena.

No obstante lo anterior, sólo se interpretarán lassiguientes normas: artículos 71, 72, literal a),73, literales a), b) d) y e), y 117 de la Decisión313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,normativa vigente al momento en que se solicitóel registro del signo mixto BIMBO.

Los otros artículos de la Decisión 313 no sonpertinentes al asunto bajo examen.

El Tribunal de oficio interpretará, el párrafo cuar-to del artículo 172 y la Disposición TransitoriaPrimera de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina.

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas interpretadas:

DECISIÓN 313

(…)

Artículo 71

“Podrán registrarse como marcas los signosque sean perceptibles, suficientemente dis-tintivos y susceptibles de representación grá-fica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na”.

(…)

Artículo 73

“Asimismo, no podrán registrarse como mar-cas aquellos signos que en relación con de-rechos de terceros, presenten algunos de lossiguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nom-bre comercial protegido, de acuerdo conlas legislaciones internas de los PaísesMiembros, siempre que dadas las circuns-tancias pudiere inducirse al público a error.

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación,la traducción o la transcripción, total oparcial, de un signo distintivo notoriamente


conocido en el país en el que solicita elregistro o en el comercio subregional, ointernacional sujeto a reciprocidad; por lossectores interesados y que pertenezca aun tercero. Dicha prohibición será aplica-ble, con independencia de la clase, tantoen los casos en que el uso del signo sedestine a los mismos productos o servi-cios amparados por la marca notoriamenteconocida, como en aquellos en los que eluso se destine a productos o serviciosdistintos.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producirconfusión con una marca notoriamente co-nocida, independientemente de la clase delos productos o servicios para los cualesse solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida”;

(…)

Artículo 117

“Se entenderá por nombre comercial, el nom-bre, denominación, designación, sigla o sig-no con el cual se distingue a una empresa o aun establecimiento comercial.

Los nombres comerciales son independien-tes de las denominaciones o razones socia-les que le acuerden otras leyes a las perso-nas jurídicas para su identificación, pudiendoambas coexistir.

Los nombres comerciales se sujetarán a lodispuesto en el Capítulo de Marcas de lapresente Decisión, en lo que fuere pertinente,así como en la reglamentación que para talefecto establezca la legislación de cada PaísMiembro”.

(…)

DECISIÓN 486

(…)

ARTÍCULO 172

“No podrá declararse la nulidad del registrode una marca por causales que hubiesendejado de ser aplicables al tiempo de resol-verse la nulidad.”

(…)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA

“Todo derecho de propiedad industrial válida-mente concedido de conformidad con la le-gislación comunitaria anterior a la presenteDecisión, se regirá por las disposiciones apli-cables en la fecha de su otorgamiento salvoen lo que se refiere a los plazos de vigencia,en cuyo caso los derechos de propiedad in-dustrial preexistentes se adecuarán a lo pre-visto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-cencias, renovaciones y prórrogas se aplica-rán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, lapresente Decisión regirá en las etapas queaún no se hubiesen cumplido a la fecha desu entrada en vigencia.”

(…)

VI. CONSIDERACIONES:

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

A. La norma comunitaria en el tiempo.

B. Concepto de Marca y sus elementos consti-tutivos.

C. Clases de signos: comparación entre signosdenominativos y mixtos; comparación entresignos mixtos.

D. Impedimentos para el registro de un signo: laidentidad y la semejanza con una marca ycon un nombre comercial. Riesgo de confu-sión directa e indirecta. Reglas para efectuarel cotejo marcario.


E. El nombre comercial y su protección.

F. La marca notoria y su prueba. La reproduc-ción o imitación de un signo notoriamenteconocido. Confusión con la marca notoria-mente conocida.

G. Los signos de fantasía.

A. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

Acerca del tránsito legislativo y la definición dela ley aplicable es pertinente señalar que, por logeneral, una nueva norma al ser expedida regu-lará los hechos que se produzcan a partir de suvigencia; es decir, que la ley rige para lo venide-ro según lo establece el principio de irretroactivi-dad. Pero, es claro que no constituye aplicaciónretroactiva de la ley, el hecho de que una normaposterior se utilice para regular los efectos futu-ros de una situación planteada bajo el imperiode la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con elfin de garantizar el respeto a las exigencias deseguridad jurídica, en los casos de tránsito le-gislativo ha diferenciado los aspectos de carác-ter sustancial de aquéllos de naturalezaprocedimental contenidos en las normas, paraseñalar de manera reiterada que la norma comu-nitaria de carácter sustancial no es retroactiva,pues el principio de irretroactividad estableceque al expedirse una nueva norma, ésta regula-rá, por lo general, los hechos que se produzcana partir de su vigencia, por lo que no afectaráderechos consolidados en época anterior a suentrada en vigor. La norma sustantiva no tieneefecto retroactivo, a menos que por excepciónse le haya conferido tal calidad; este principioconstituye una garantía de estabilidad de losderechos adquiridos.

Con el mismo sentido y finalidad este Tribunalha manifestado:

“Un derecho de propiedad industrial válida-mente concedido es un derecho adquirido yen razón de la seguridad jurídica, una normaposterior no debe modificar una situaciónjurídica anterior”. 1

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrialy de conformidad con la Disposición TransitoriaPrimera de la Decisión 486, y en razón de laultra actividad de la ley, la norma anterior, aun-que derogada, continúa regulando los hechosocurridos cuando se encontraba en vigor; lo quequiere decir que la eficacia de la ley derogadacontinúa hacia el futuro para regular situacionesjurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo suimperio, aunque los efectos de tal situacióncomo lo relacionado con el uso, goce, obligacio-nes, licencias, renovación o prórrogas y plazosde vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivoo procedimental se caracterizan por tener efec-to general inmediato, es decir, que su aplica-ción procede exclusivamente sobre los hechosproducidos posteriormente a su entrada en vi-gencia, rigiendo las etapas de procedimientoque se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se expo-nen respecto del tema conocido como “tránsitolegislativo” o también como “aplicación de la leycomunitaria en el tiempo” ha sido objeto deprofundo y copioso análisis por el Tribunal, es-pecialmente por razón de las frecuentes modifi-caciones y actualizaciones legislativas que hanoperado en el campo de la Propiedad Industrial.Tales criterios han sido reiterados en numero-sas sentencias, entre otras las dictadas dentrode los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que:

“(…) toda circunstancia jurídica en que debaser aplicada una norma comunitaria, será re-gulada por la que se encuentre vigente almomento de haber sido planteada dicha cir-cunstancia, bajo los parámetros por aquélladisciplinados. Sin embargo, y salvo previsiónexpresa, no constituye aplicación retroactivacuando la norma sustancial posterior debeser aplicada inmediatamente para regular losefectos futuros de una situación nacida bajoel imperio de una norma anterior. En esecaso, la norma comunitaria posterior viene areconocer todo derecho de propiedad indus-trial válidamente otorgado de conformidad conuna normativa anterior (…)”.

“(...) la norma sustancial que se encontrarevigente al momento de presentarse la solici-tud de registro de un signo como marca, serála aplicable para resolver sobre la concesión

1 Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviem-bre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca:“EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.


o denegatoria del mismo; y, en caso de im-pugnación —tanto en sede administrativa co-mo judicial— de la resolución interna queexprese la voluntad de la Oficina NacionalCompetente sobre la registrabilidad del sig-no, será aplicable para juzgar sobre su lega-lidad, la misma norma sustancial del ordena-miento comunitario que se encontraba vigen-te al momento de haber sido solicitado elregistro marcario (…). (Proceso N° 28-IP-95,caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N°332, del 30 de marzo de 1998)”. 2

De acuerdo con lo anteriormente anotado, si lanorma sustancial vigente para la fecha de lasolicitud de registro de un signo ha sido deroga-da y reemplazada por otra en el curso del proce-dimiento correspondiente, aquella norma será laaplicable para determinar si se encuentran cum-plidos o no los requisitos que se exigen para elregistro del mismo.

Por otro lado, las etapas procesales que ya ha-yan sido cumplidas y agotadas a la fecha deentrada en vigencia de la nueva norma no seránafectadas por las nuevas regulaciones de talcarácter. Contrario sensu, las nuevas regulacio-nes de carácter procesal tendrán aplicación in-mediata respecto de las etapas del trámite ad-ministrativo pendientes de realizar.

En conclusión, la solicitud de registro comomarca del signo “BIMBO” (mixto), fue presen-tada el 8 de diciembre de 1993, en vigencia de laDecisión 313 de la Comisión del Acuerdo deCartagena. Esta disposición comunitaria conte-nía las normas que fijaban lo concerniente a losrequisitos para el registro de los signos, asícomo, las causales de irregistrabilidad de lossignos y, por lo tanto, es la que debe ser aplica-da al asunto bajo examen.

Demanda contenciosa administrativa a re-solverse bajo el régimen de la Decisión 486

Tomando en cuenta que CENTRAL IMPULSORAS.A. DE C.V. en su escrito de demanda alegaque “(…) el 3 de marzo de 1998 mi representadasolicitó la cancelación de la marca “BIMBO”

(Reg. No. 241-91) de propiedad de la compañíaVISA INC. basándose en lo dispuesto en el Art.108 de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena”, el Tribunal estima ade-cuado hacer referencia al párrafo cuarto del ar-tículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina.

Es pertinente advertir que si bien la solicitud deregistro del signo mixto “BIMBO” se presentóen vigencia de la Decisión 313 y, en consecuen-cia, la normativa sustancial contenida en dichaDecisión es la aplicable al caso en cuestión, elJuez Consultante, al resolver el asunto someti-do a su consideración, deberá atender que noobstante la ausencia u omisión de requisitos devalidez del registro del signo está prevista comocausal de nulidad del mismo, y las causales porlas cuales se puede solicitar la nulidad del re-gistro serán entonces las consagradas en lanorma vigente al momento de la solicitud delregistro, no es menos cierto que al expedir elfallo correspondiente se deba atender lo previstoen el párrafo cuarto del artículo 172 de la Deci-sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinay examinar si la causal alegada es o no aplica-ble, bien por razón de no haber sido incluidacomo causal de nulidad en la nueva norma, obien por cualquier otro acontecimiento que lahaya hecho desaparecer del mundo jurídico lailegitimación, por ejemplo, en relación con lascausales de nulidad relativa, si la marca deltercero que alega su derecho, ha sido cancela-da o se ha procedido a su caducidad, nulidad, orenuncia de los derechos o, por cualquier hechosimilar.

B. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMEN-TOS CONSTITUTIVOS

Del artículo 71 de la Decisión 313, inciso segun-do, se desprende el concepto de marca, enten-dido como todo signo perceptible, capaz dedistinguir los bienes o los servicios producidoso comercializados en el mercado por una per-sona, de los bienes o servicios idénticos o simi-lares de otra.

Las condiciones o requisitos que intrínseca-mente debe reunir un signo para ser registrablese encuentran determinados en dicho artículo,los que, por cierto, son similares a los consa-grados en los artículos 81 de la Decisión 344 y134 de la Decisión 486, éstos son: perceptibili-dad, distintividad y susceptibilidad de represen-

2 Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-tagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


tación gráfica, conceptos que han tenido ampliodesarrollo en la jurisprudencia de este Tribunal.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un elemento inmaterial, paraque pueda ser captado por uno de los sentidos(vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispen-sable su materialización o exteriorización pormedio de elementos que transformen lo inmate-rial o abstracto en algo identificable por aqué-llos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referen-cia a todo elemento, signo o indicación quepueda ser captado por los sentidos para que,por medio de éstos, la marca penetre en lamente del público, el cual la asimila con facili-dad. Por cuanto para la percepción sensorial oexterna de los signos se utiliza en forma másgeneral el sentido de la vista, han venido carac-terizándose preferentemente aquellos elemen-tos que hagan referencia a una denominación, aun conjunto de palabras, a una figura, a undibujo, o a un conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El artículo 71 de la Decisión 313 se refiere tam-bién a la distintividad, considerada característi-ca y función primigenia que debe reunir todosigno para ser susceptible de registro comomarca; lleva implícita la necesaria posibilidadde identificar unos productos o unos serviciosde otros, haciendo viable de esa manera ladiferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sísolo sirva para diferenciar un producto o unservicio, sin que se confunda con él o con suscaracterísticas esenciales o primordiales.

c) Susceptibilidad de representación gráfica

La susceptibilidad de representación gráficaconsiste en expresiones manifestadas a travésde palabras, gráficos, signos mixtos, colores,figuras etc., de tal manera que sus componen-tes puedan ser apreciados en el mercado deproductos.

El signo tiene que ser expresado en forma ma-terial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite.La traslación del signo del campo imaginativo

de su creador hacia la realidad comercial, pue-de darse como ha sido expresado, por medio dela utilización de los elementos referidos en elpárrafo anterior.

C. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN EN-TRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS;COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS.

La doctrina ha reconocido varias clases de sig-nos, como los DENOMINATIVOS, los GRÁFI-COS y los MIXTOS, en atención a la estructuradel signo.

En el proceso interno se debe realizar la compa-ración entre el signo mixto BIMBO y los si-guientes signos distintivos: marca mixta BIMBO,marca denominativa BIMBOLINO y nombre co-mercial BIMBO. Por lo tanto, es pertinente refe-rirse, por un lado, a la comparación entre signosdenominativos y mixtos y, por otro, a la compa-ración entre signos mixtos.

Los signos denominativos llamados tambiénnominales o verbales, utilizan expresiones acús-ticas o fonéticas, formadas por una o variasletras, palabras o números, individual o conjun-tamente estructurados, que integran un conjun-to o un todo pronunciable, que puede o no tenersignificado conceptual. Este tipo de signos sesubdividen en: sugestivos que son los que tie-nen una connotación conceptual que evoca cier-tas cualidades o funciones del producto identifi-cado por el signo; y, arbitrarios que no manifies-tan conexión alguna entre su significado y lanaturaleza, cualidades y funciones del productoque va a identificar.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signoestá compuesto por una palabra y se solicita suregistro, entre los signos ya registrados y elrequerido para registro, puede existir confusióndependiendo de las terminaciones, número devocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber ele-mentos diferenciadores en dicha expresión,siempre en el entendido de que los productos acubrirse sean los mismos o semejantes.

Los signos mixtos se componen de un elemen-to denominativo (una o varias palabras) y unelemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos, al ser aprecia-dos en su conjunto, produce en el consumidoruna idea sobre el signo que le permite diferen-ciarlo de los demás existentes en el mercado.


La jurisprudencia indica: “La marca mixta esuna unidad, en la cual se ha solicitado el regis-tro del elemento nominativo como el gráfico,como uno solo. Cuando se otorga el registro dela marca mixta se la protege en su integridad yno a sus elementos por separado”. 3

Comparación entre signos denominativos ymixtos.

El Juez Consultante deberá determinar el ele-mento característico del signo mixto y, poste-riormente, proceder al cotejo de los signos enconflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo,el cotejo entre signos deberá realizarse de con-formidad con las siguientes reglas para la com-paración entre signos denominativos:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto,es decir, sin descomponer su unidad fonéti-ca. Sin embargo, es importante tener en cuen-ta las sílabas o letras que poseen una funcióndiferenciadora en el conjunto, ya que estoayudaría a entender cómo el signo es percibi-do en el mercado.

• Se debe tener en cuenta la sílaba tónica delos signos a comparar, ya que si ocupa lamisma posición, es idéntica o muy difícil dedistinguir, la semejanza entre los signos po-dría ser evidente.

• Se debe tener en cuenta el orden de lasvocales, ya que esto indica la sonoridad de ladenominación.

• Se debe determinar el elemento que impactade una manera más fuerte en la mente delconsumidor, ya que esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característicodel signo mixto es el gráfico, en principio, noexistirá riesgo de confusión con el signo deno-minativo.

En este orden de ideas, el Juez Consultante,aplicando el anterior criterio, debe establecer el

riesgo de confusión que pudiera existir entre elsigno mixto BIMBO y los signos denominativosBIMBOLINO y BIMBO.

Comparación entre signos mixtos.

El Juez Consultante, al realizar la comparaciónentre dos marcas mixtas, deberá determinar elelemento característico de cada una de ellas. Siel elemento determinante en un signo mixto esel denominativo y en el otro el gráfico, en princi-pio, no habría riesgo de confusión. Si por elcontrario, en ambos signos mixtos el elementodeterminante resulta ser el gráfico, el cotejohabrá que hacerse a partir de los rasgos, dibu-jos e imágenes de cada uno de ellos, o delconcepto que evoca en cada caso este elemen-to. Y si en ambos casos, el elemento determi-nante es el denominativo, el cotejo, deberá ha-cerse siguiendo las reglas de comparación en-tre signos denominativos.

En este orden de ideas, la Oficina de RegistroMarcario o el Juez Nacional Competente, apli-cando el anterior criterio, deben establecer elriesgo de confusión que pudiera existir entre lossignos mixtos BIMBO, analizando si existense-mejanzas suficientes capaces de inducir alpúblico a error, o si resultan tan disímiles, quepueden coexistir en el mercado sin generar per-juicio a los consumidores o al titular de la mar-ca.

D. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DEUN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDADY SEMEJANZA CON UNA MARCA Y CONUN NOMBRE COMERCIAL. RIESGO DE CON-FUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. REGLASPARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO.

La observación presentada al registro como mar-ca del signo mixto BIMBO, se realizó con baseen los siguientes signos distintivos: marca mixtaBIMBO, marca denominativa BIMBOLINO y nom-bre comercial BIMBO. Por lo tanto, se trataránlos siguientes temas: 1) de la identidad y seme-janza con una marca y con un nombre comer-cial. 2) Riesgo de Confusión directa e indirecta.Y 3) reglas para efectuar el cotejo marcario.

La identidad y la semejanza con una marcay con un nombre comercial.

La legislación andina ha determinado que nopueden ser objeto de registro como marca, los

3 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJAVIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA.


signos que “sean idénticos o se asemejen deforma que puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada para regis-tro o registrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos o servi-cios respecto de los cuales el uso de la marcapueda inducir al público a error”, conforme así loestableció, en su oportunidad, el literal a) delartículo 73 de la Decisión 313; y los signos que“sean idénticos o se asemejen a un nombrecomercial protegido, de acuerdo con las legisla-ciones internas de los Países Miembros, siem-pre que dadas las circunstancias pudiere indu-cirse al público a error”, conforme el literal b) delartículo 73, objeto de la presente interpretaciónprejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado:

“La marca tiene como función principal la deidentificar los productos o servicios de unfabricante, con el objeto de diferenciarlos delos de igual o semejante naturaleza, pertene-cientes a otra empresa o persona; es decir,el titular del registro goza de la facultad deexclusividad respecto de la utilización delsigno, y le corresponde el derecho de oponer-se a que terceros no autorizados por él haganuso de la marca”. 4

Ha enfatizado también sobre el análisis compa-rativo entre dos signos, para determinar si entreellos se presenta el riesgo de confusión. Esto,por cuanto la labor de determinar si un signo esconfundible con otra marca o con un nombrecomercial, presenta diferentes matices y com-plejidades, según que entre los signos en pro-ceso de comparación exista identidad o simili-tud y según la clase de productos o servicios alos que cada uno de esos signos pretenda dis-tinguir.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanzapresupone que entre los objetos que se compa-ran existen elementos comunes pero coexis-tiendo con otros aparentemente diferenciado-res, produciéndose por tanto la confundibilidad.En cambio, entre marcas o signos idénticos, se

supone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los signos”. 5

Resulta en todo caso necesario considerar lassiguientes características propias de la situa-ción de semejanza:

Similitud ideológica, que se presenta entresignos que evocan las mismas o similares ideas.Al respecto señala el profesor OTAMENDI, queaquélla es la que “deriva del mismo parecidoconceptual de las marcas. Es la representacióno evocación de una misma cosa, característicao idea, la que impide al consumidor distinguiruna de otra”. 6 En consecuencia, pueden serconsiderados confundibles signos, que, aunquevisual o fonéticamente no sean similares, pue-dan sin embargo inducir a error al público con-sumidor en cuanto a su procedencia empresa-rial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por lacoincidencia de letras entre los segmentos acompararse, en los cuales la secuencia de vo-cales, la longitud de la o las palabras, el númerode sílabas, las raíces o las terminaciones co-munes, pueden producir en mayor o menor gra-do, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos queal ser pronunciados tienen una fonética similar.La determinación de tal similitud depende de laidentidad en la sílaba tónica, o de la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, entre otras.Sin embargo, deben tenerse en cuenta las parti-cularidades que conserva cada caso, con el finde determinar si existe la posibilidad real deconfusión.

Riesgo de confusión: directa e indirecta

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizada por-que el vínculo de identidad o semejanza induceal comprador a adquirir un producto o usar unservicio determinado en la creencia de que estácomprando o usando otro, lo que implica laexistencia de un cierto nexo también entre los

4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAM-PO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA.

5 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

6 OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. EditorialAbeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153.


productos o servicios; y la indirecta, caracteri-zada porque el citado vínculo hace que el con-sumidor atribuya, en contra de la realidad de loshechos, a dos productos o dos servicios que sele ofrecen, un origen empresarial común.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los productoso servicios que cada uno de ellos ampara, se-rían los siguientes: “(i) que exista identidad en-tre los signos en disputa y también entre losproductos o servicios distinguidos por ellos; (ii)o identidad entre los signos y semejanza entrelos productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y tam-bién semejanza entre éstos”. 7

Es importante señalar que la comparación entrelos signos, deberá realizarse en base al conjun-to de elementos que los integran, donde el todoprevalezca sobre las partes y no descomponien-do la unidad de cada uno. En esta labor, comodice el Tribunal: “La regla esencial para determi-nar la confusión es el examen mediante unavisión en conjunto del signo, para desprendercuál es la impresión general que el mismo dejaen el consumidor en base a un análisis ligero ysimple de éstos, pues ésta es la forma común ala que recurre el consumidor para retenerlo yrecordarlo, ya que en ningún caso se detiene aestablecer en forma detallada las diferenciasentre un signo y otro (…)” . 8

El Tribunal observa también que la determina-ción de la confundibilidad corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quienes han de determinarlacon base en principios y reglas que la doctrina yla jurisprudencia han sugerido, a los efectos deprecisar el grado de confundibilidad, la que pue-de ir del extremo de la similitud al de la identi-dad.

Reglas para realizar el cotejo marcario.

La doctrina y la jurisprudencia han establecidocriterios generales, que faciliten al funcionario o

al juez, la comparación y apreciación de la posi-ble similitud entre los signos en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en sujurisprudencia, las siguientes reglas originadasen la doctrina para realizar el cotejo entre mar-cas, para el caso concreto, entre un nombrecomercial y una marca, y entre nombres comer-ciales:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impre-sión de conjunto despertada por las marcas.Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-cesivamente y no simultáneamente.Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-janzas y no las diferencias que existen entrelas marcasRegla 4.- Quien aprecie el parecido debecolocarse en el lugar del comprador presuntoy tener en cuenta la naturaleza de los produc-tos”. 9

Acerca de la utilidad y aplicación de estos pará-metros técnicos, el tratadista Breuer Moreno hamanifestado:

“La primera regla y la que se ha consideradode mayor importancia, es el cotejo en conjun-to de la marca, criterio que se adopta paratodo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marcaes la impresión que el consumidor mediotiene sobre la misma y que puede Ilevarle aconfusión frente a otras marcas semejantesque se encuentren disponibles en el comer-cio.

En las marcas es necesario encontrar la di-mensión que con mayor intensidad penetraen la mente del consumidor y determine asíla impresión general que el distintivo causaen el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más deevitar que sus elementos puedan ser fraccio-nados en sus partes componentes para com-parar cada componente de una marca con loscomponentes o la desintegración de la otramarca, persigue que el examen se realice a7 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº

914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

8 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089,del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL”(citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

9 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCASDE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, BuenosAires, P. 351 y ss.


base de las semejanzas y no por las diferen-cias existentes, porque éste no es el caminode comparación utilizado por el consumidorni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otrocriterio, debe emplearse el método de un co-tejo sucesivo entre las marcas, esto es, nocabe el análisis simultáneo, en razón de queel consumidor no analiza simultáneamentetodas las marcas sino lo hace en forma indi-vidualizada. El efecto de este sistema recaeen analizar cuál es la impresión final que elconsumidor tiene luego de la observación delas dos marcas. Al ubicar una marca al ladode otra se procederá bajo un examen riguro-so de comparación, no hasta el punto de‘disecarlas’, que es precisamente lo que sedebe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no de-pende de los elementos distintos que aparez-can en ellas, sino de los elementos semejan-tes o de la semejante disposición de esoselementos”. 10

E. EL NOMBRE COMERCIAL Y SU PROTEC-CIÓN.

La Decisión 313 en su artículo 73, literal b), pro-tege al nombre comercial. El artículo 117 de lamisma normativa define qué es el nombre co-mercial:

“Se entenderá por nombre comercial, el nom-bre, denominación, designación, sigla o sig-no con el cual se distingue a una empresa o aun establecimiento comercial.

Los nombres comerciales son independien-tes de las denominaciones o razones socia-les que le acuerden otras leyes a las perso-nas jurídicas para su identificación, pudiendoambas coexistir”.

(…)

El nombre comercial, en efecto, identifica a unapersona natural o jurídica en el ejercicio de suactividad económica, dentro del giro comercial o

industrial, y la distingue o diferencia de otrasidénticas o semejantes en el mismo ramo.

Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nom-bre comercial, que “Se entiende por nombrecomercial al elemento identificador que permitea su titular distinguir o diferenciar un negocio oactividad comercial, de otros idénticos o simila-res que desarrollan sus competidores; el signoque constituye un nombre comercial puede co-incidir con la denominación o razón social de laempresa”.11

Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado quela protección del nombre comercial puede deri-var de su registro o de su uso efectivo. El Tribu-nal se ha pronunciado sobre la protección delnombre comercial en los términos siguientes:“Por tanto, la obligación de acreditar un usoefectivo del nombre comercial, se sustenta enla necesidad de fundamentar la existencia y elderecho de protección del nombre en algún he-cho concreto, sin el cual no existiría ningunaseguridad jurídica para los competidores”. 12

Este Tribunal también ha manifestado que “(...)en consonancia con el Convenio de París (ar-tículo 8), la Decisión 344 establece que la pro-tección del nombre comercial se reconoce enlos Países Miembros sin necesidad de depósitoo registro; pero, conforme al artículo 128 deésta, si una legislación interna contemplare unsistema de registro, se aplicarán las normaspertinentes del propio texto comunitario para elrégimen de marcas, así como la reglamenta-ción que al efecto establezca el respectivo PaísMiembro. (...) la protección otorgada al nombrecomercial se encuentra supeditada a su usoreal y efectivo con relación al establecimiento oa la actividad económica que distinga, ya quees el uso lo que permite que se consolide comotal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabeprecisar adicionalmente que el hecho de que unnombre comercial se encuentre registrado no lolibera de la exigencia de uso para mantener suvigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar eluso del nombre comercial deben servir paraacreditar la identificación efectiva de dicho nom-

10 Proceso 46-IP-2000, “TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA“, sentencia de 26 de julio de2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto de 2000, mar-ca: “CAMPO VERDE”.

11 Proceso 145-IP-2004, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA, sentencia de 25 de noviembrede 2004, marca: “BIMBO”.

12 Proceso 45-IP-98, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA, publicado en la G.O.A.C. Nº 581de 12 de julio de 2000, marca: “IMPRECOL”.


bre con las actividades económicas para lascuales se pretende el registro. (Proceso 45-IP-98).

El Régimen Común de Propiedad Industrial, apartir de la Decisión 311, protege al nombre co-mercial frente a una solicitud o al registro poste-rior de signos marcarios que guarden semejan-zas con aquél, ya que pueden inducir a error alos consumidores.

La legislación comunitaria, de acuerdo a lo pre-visto en el literal b) del artículo 73 de la Decisión313, protege, como ya se indicó, al nombrecomercial prohibiendo el registro de marcas quesean idénticas o se le asemejen por la posibili-dad de inducir al público consumidor a error.

La protección al nombre comercial en el Dere-cho Comunitario Andino no deriva solamente deun registro, tal como es el caso de las marcas,sino que basta el uso del mismo. Sin embargo,“Si la utilización personal, continua, real, efecti-va y pública del nombre comercial ha sido pos-terior a la concesión de los derechos marca-rios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso delnombre comercial”. Quien alegue el uso anteriordel nombre comercial deberá probar por los me-dios procesales al alcance de la justicia nacio-nal, ya sea dentro de la etapa administrativa oen el ámbito jurisdiccional “que el nombre havenido siendo utilizado con anterioridad (...). Lasimple alegación del uso no habilita al poseedordel nombre comercial para hacer prevalecer susderechos. La facilidad de determinar el uso pue-de provenir de un sistema de registro o dedepósito que sin ser esenciales para la protec-ción, proporcionan por lo menos un principio deprueba en favor del usuario”. 13

Asimismo, el juez consultante deberá prestaratención, al momento de resolver, que al nom-bre comercial se le aplican, en cuanto corres-ponda, las previsiones contempladas para lasmarcas. En este sentido, el titular tiene derechoal uso exclusivo del nombre comercial, pudien-do iniciar las acciones pertinentes contra quie-nes utilicen una marca idéntica o similar a sunombre comercial, y distinga los mismos pro-ductos o servicios o productos o servicios rela-cionados con su actividad económica.

F. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA. LAREPRODUCCIÓN O IMITACIÓN DE UN SIG-NO NOTORIAMENTE CONOCIDO. CONFU-SIÓN CON LA MARCA NOTORIAMENTECONOCIDA.

La sociedad SUPAN S.A., argumentó que sumarca BIMBO es notoriamente conocida. Igual-mente, la sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A.DE C.V., sostuvo que su marca BIMBO es noto-riamente conocida. En consecuencia, se abor-dará el tema de la protección de la marca noto-riamente conocida y su prueba.

El Tribunal señala que la marca notoria es aqué-lla en la que concurren, entre otros, los siguien-tes aspectos: la difusión de la misma entre elpúblico consumidor traducido del uso intensode la misma; y, la calidad de los productos oservicios que ella ampara, ya que ningún consu-midor recordará ni difundirá el conocimiento dela marca cuando los productos o servicios porella protegidos no satisfagan las necesidadesdel consumidor, comprador o usuario, respecti-vamente.

La difusión de la marca en los diferentes merca-dos, derivada de la intensidad del uso que deella se hiciere y el prestigio adquirido, influyendecisivamente para que ésta adquiera el carác-ter de notoria, ya que así el consumidor recono-cerá y asignará dicha característica, debido alesfuerzo que el titular de la misma realice paraelevarla de la categoría de marca común u ordi-naria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, lamarca notoria es “aquella que goza de difusióno —lo que es lo mismo— es conocida por losconsumidores de la clase de productos a losque se aplica la marca. La difusión entre el sec-tor correspondiente de los consumidores es elpresupuesto de la notoriedad de la marca”. 14

El Profesor José Manuel Otero Lastres define ala marca notoriamente conocida como: “aquellamarca que goza de difusión y ha logrado elreconocimiento de los círculos interesados (losconsumidores y los competidores). De esta de-finición se desprende que son dos las notas

13 Proceso Nº 3-IP-98; TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA, caso: “BELLA MUJER”, publica-do en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998.

14 FERNANDEZ Novoa, Carlos; “FUNDAMENTOS DE DE-RECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo, S.A. 1984ob.cit., p. 32.


fundamentales que caracterizan este tipo demarcas: un determinado grado de difusión y elreconocimiento en el mercado por los círculosinteresados como signo indicador del origenempresarial del correspondiente producto o ser-vicio”. 15

Este Tribunal caracteriza a la marca notoriacomo “aquella que reúne la calidad de ser cono-cida por una colectividad de individuos pertene-cientes a un determinado grupo de consumido-res o usuarios del tipo de bienes o de serviciosa los que les es aplicable, porque se encuentraampliamente difundida entre dicho grupo. 16

La notoriedad de la marca no se presume, debeser probada por quien la alega. Al respecto, elTribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sen-tado la siguiente jurisprudencia: “Varios son loshechos o antecedentes que determinan que unamarca sea notoria: calidad de los productos oservicios, conocimiento por parte de los usua-rios o consumidores, publicidad, intensidad deuso, que deben ser conocidos por el juez oadministrador para calificar a la marca de noto-ria, y que para llegar a esa convicción deben serprobados y demostrados dentro del proceso ju-dicial o administrativo. Aún en el supuesto deque una marca haya sido declarada administra-tiva o judicialmente como notoria, tiene que serpresentada a juicio tal resolución o sentencia,constituyéndose éstas en una prueba con unacarga de gran contenido procedimental”. 17

En consecuencia, la notoriedad de la marcaconstituye un hecho que debe ser probado porquien la alega.

La normativa comunitaria protege a la marcanotoriamente conocida aunque no esté registra-da en el País Miembro en el cual se pide suprotección, siempre y cuando sea notoriamenteconocida en el comercio subregional o interna-cional sujeto a reciprocidad. Es decir, le otorga

efectos a la marca notoriamente conocida aun-que no esté registrada en el País Miembro don-de se solicita su protección.

En consecuencia, el examen de registrabilidadde un signo notoriamente conocido debería serdiferente al de los signos ordinarios. Lo anteriorno quiere decir que las marcas notorias tenganindefectiblemente derecho a su registro, ya queel registro de toda marca, aún en el caso de lasnotorias, deberá atender al respectivo análisisde registrabilidad realizado por la oficina nacio-nal competente.

Dicho análisis debe ser diferencial y complejo.Es decir, debe tener en cuenta que la marcanotoria ya es distintiva en el comercio subre-gional o en un país sujeto a reciprocidad y, porlo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser,por un lado, más distendido por el gran prestigioque ha sido adquirido por la marca notoriamenteconocida y, por el otro, muy riguroso a fin deevitar la confusión en el público consumidor,teniendo en cuenta las características de lamarca opositora, los factores de la misma, y laclase de productos que se pretende registrar 18,etc.

Así las cosas, si bien la norma comunitaria otor-ga ciertos efectos a la marca notoria no regis-trada en el País Miembro donde se solicita suprotección, el análisis de registrabilidad en casode solicitarse esa marca para registro es inde-pendiente; es decir, la Oficina Nacional Compe-tente tiene discrecionalidad para, previo aná-lisis de registrabilidad, conceder o no el registrode la marca notoriamente conocida que se ale-ga, de conformidad con los múltiples factoresque puedan intervenir en dicho estudio.

Ahora bien, la notoriedad de la marca es unhecho que debe ser probado por quien lo alega,mediante prueba hábil ante el Juez o el Admi-nistrador, según sea el caso, conforme se ex-presó anteriormente.

La reproducción o la imitación de un signonotoriamente conocido.

La doctrina y la jurisprudencia han caracteriza-do a la marca notoria por sus atributos de ‘difu-

15 OTERO LASTRES, José Manuel, “LA PRUEBA DE LAMARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN EL DERE-CHO MARCARIO”, Seminario Internacional, Quito, 1996,p. 243.

16 Proceso 07-IP-96, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA, publicado en la G.O.A.C. N° 299,de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUE-ÑA CON TURBANTE”.

17 Proceso 08-IP-95, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA, publicado en la G.O.A.C. Nº 231de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER.

18 No es lo mismo un análisis en relación con marcas queprotegen productos farmacéuticos que con otro tipo demarcas.


sión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro delcírculo de consumidores del producto o del ser-vicio que con ella se identifican. La notoriedades un status, un elevado grado de aceptación yreconocimiento de parte del público, alcanzadopor un signo como consecuencia de su funciónde distinguir determinado tipo de bienes o deservicios como fabricados o prestados por unapersona en particular.

El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313,establece una amplia protección para los sig-nos distintivos que posean la característica denotoriedad. Lo hace estableciendo la prohibi-ción, como ha sido dicho al inicio, para la ins-cripción de signos que “constituyan la repro-ducción, la imitación, la traducción o la trans-cripción, total o parcial, de un signo distintivonotoriamente conocido en el país en el que soli-cita el registro o en el comercio subregional, ointernacional sujeto a reciprocidad; por los sec-tores interesados y que pertenezca a un terce-ro. Dicha prohibición será aplicable, con inde-pendencia de la clase, tanto en los casos enque el uso del signo se destine a los mismosproductos o servicios amparados por la marcanotoriamente conocida, como en aquéllos enlos que el uso se destine a productos o servi-cios distintos”.

Asimismo, es pertinente advertir que la protec-ción de la marca notoriamente conocida se pue-de abordar de dos maneras: en relación con losprincipios que gobiernan el derecho marcario yen relación con los diferentes tipos de riesgos alos que se exponen los signos distintivos en elmercado.

La Normativa Comunitaria protege a la marcanotoriamente conocida; este tipo de marca gozade protección especial, que va más allá de losprincipios de territorialidad y especialidad, alpunto de establecer que no pueden ser registra-dos como marcas los signos que sean unaimitación o reproducción de una marca notoria-mente conocida, (literal d, del artículo 73), en elpaís en el que solicita el registro o en el comer-cio subregional, o internacional sujeto a recipro-cidad.

En relación con el principio de territorialidad sedeben hacer las siguientes precisiones, ya queesto determina la protección de la marca noto-riamente conocida en el país donde se solicitala protección:

El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 es-tablece una protección de los signos notoria-mente conocidos en el País en el que se solicitael registro o en el comercio subregional, o inter-nacional sujeto a reciprocidad. De lo anterior sedesprende que, a pesar de que el signo no seanotorio en el país en el que se intenta proteger,gozará de tal calidad, si es notorio en el comer-cio subregional, es decir, por lo menos en unode los Países Miembros para que goce de espe-cial protección.

Además, se protegerán las marcas notoriassiempre y cuando sean notorios en el comerciointernacional sujeto a reciprocidad con los Paí-ses Miembros de la Comunidad Andina. Es de-cir, que el signo sea notorio en un país o grupode países no pertenecientes a la ComunidadAndina, pero que otorguen igual protección a lossignos notoriamente conocidos de los PaísesMiembros de la Comunidad Andina.

La marca notoria obtiene su protección aunqueno esté registrada en el País en donde se pre-tende registrar un signo semejante o similar a lamisma.

Ahora bien, en relación con los diferentes tiposde riesgos a los que se exponen las marcas enel mercado, la Decisión 313, a diferencia de laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, no consagra una protección de la mar-ca notoria de forma tan específica y diferencia-da en relación con dichos riesgos. Es decir, nocalifica la protección de los tipos de marcas enrelación con los diversos tipos de riesgos.

Con el objeto de proteger los signos distintivossegún su grado de notoriedad, se han clasifica-do y diferenciado diversos tipos de riesgos. Ladoctrina se ha referido, en general, a cuatro, asaber: riesgo de confusión, de asociación, dedilución y de uso parasitario.

Sobre los distintos riesgos en el mercado, elTribunal Comunitario ha expresado en reiteradajurisprudencia lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).


El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencielas marcas en conflicto y el origen empresa-rial del producto, al adquirirlo piense que elproductor de dicho producto y otra empresatienen una relación o vinculación económi-ca.

El riesgo de dilución es la posibilidad de queel uso de otros signos idénticos o similarescause el debilitamiento de la altísima capaci-dad distintiva que el signo notoriamente co-nocido ha ganado en el mercado, aunque seuse para productos que no tengan ningúngrado de conexidad con los que ampara elsigno notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario esla posibilidad de que un competidor parasita-rio se aproveche injustamente del prestigiode los signos notoriamente conocidos, aun-que la acción se realice sobre productos oservicios que no tengan ningún grado deconexidad con los que ampara el signo noto-riamente conocido” 19.

Si bien en la Decisión 313 no se consagra unaprotección tan diferenciada en relación con losdiversos tipos de riesgo, analizando el conteni-do de las normas que establecen la proteccióndel signo notoriamente conocido tanto en elmercado como tal como en el ámbito registral,se encuentra que el marco de dicha normativa síse halla protegido contra el riesgo de confusión,asociación y dilución, tal como se verá a conti-nuación.

Al diferenciar las causales de irregistrabilidadde las marcas, no dispone, como lo hace la De-cisión 486, la protección de las marcas comu-nes en relación con los riesgos de confusión yasociación, sino se limita a decir en el literal a)del artículo 73, que no se pueden registrar comomarcas signos que “sean idénticos o se aseme-jen de forma que puedan inducir al público aerror, a una marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productoso servicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público a error”.

En relación con la marca notoria, tampoco dis-pone, específicamente, como sí lo hace la Deci-sión 486, su protección contra los riesgos deuso parasitario y de dilución. No hace esta dife-renciación, pero consagra una protección am-pliada al establecer en el literal d) del artículo 73que no se pueden registrar como marcas signosque “constituyan la reproducción, la imitación,la traducción o la transcripción, total o parcialde un signo distintivo notoriamente conocido enel país en el que solicita el registro o en elcomercio subregional, o internacional sujeto areciprocidad, por los sectores interesados y quepertenezca a un tercero. Dicha prohibición seráaplicable, con independencia de la clase, tantoen los casos en los que el uso del signo sedestine a los mismos productos o serviciosamparados por la marca notoriamente conoci-da, como en aquellos en los que el uso sedestine a productos o servicios distintos”. (Sub-rayado por fuera del texto).

En efecto, con la anterior disposición se otorgaprotección ampliada al signo notoriamente co-nocido, que como ya se ha dicho, excede elprincipio de especialidad y territorialidad. Dichanorma no hace referencia a la protección de lossignos notoriamente conocidos respecto deciertos riesgos determinados, pero se debe en-tender que la norma trata de salvaguardar lossignos notoriamente conocidos del riesgo deconfusión y asociación en que puede incurrir elpúblico consumidor, como lo hace expresamen-te en relación con la marca general.

Confusión con la marca notoriamente cono-cida.

El literal e) del mismo artículo 73, determina,por su parte, que no podrán registrarse comomarca los signos que “sean similares hasta elpunto de producir confusión con una marca no-toriamente conocida, independientemente de laclase de los productos o servicios para los cua-les se solicita el registro”.

En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acer-ca del cuidado que se debe tener al realizar elanálisis entre dos signos para determinar sientre ellos se presenta el riesgo de confusión.Cuando se trata de simple similitud, el examenrequiere de mayor profundidad, con el objeto dellegar a las determinaciones en este ámbito, asímismo, con la mayor precisión posible.

19 PROCESO 109-IP-2007. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA. Marca mixta: LOMA´S. Senten-cia de 4 de diciembre de 2007.


La Autoridad Nacional Competente o el Juez, ensu caso, deberá establecer, con base en laspruebas aportadas por quien pide el reconoci-miento de la calidad de marca notoria, tal situa-ción y, por ende, la protección especial que deella se deriva, si dicha marca tiene o no losatributos de notoriedad.

Con relación a la independencia de la claseinternacional respecto de los productos o de losservicios amparados por una marca eventual-mente notoria, de aquéllos a ser protegidos porotra marca, sólo podrá ser considerada si dichanotoriedad ha sido probada y oportunamentereconocida por el examinador.

Es pertinente advertir que el literal e) del artículo73 de la Decisión 344, es una disposición decarácter especial en relación con la protecciónde la marca notoria, al disponer que no sepueden registrar como marcas signos “que seansimilares hasta el punto de producir confusióncon una marca notoriamente conocida, indepen-dientemente de la clase de los productos oservicios para los cuales se solicite el registro(...)”.

Con esta última disposición se protege a la mar-ca notoria más allá del principio de especiali-dad, pero únicamente refiriéndose al riesgo deconfusión. No se refiere a la protección en rela-ción con otros riesgos como uso parasitario ydilución.

La Decisión 313 sólo se refiere a los riesgos aque están expuestas las marcas en el mercado,al establecer los derechos conferidos por elregistro de un signo como marca. Es así comoen el artículo 94, literal d), se establece que eltitular de una marca registrada puede actuarcontra un tercero que use en el comercio “unsigno idéntico o similar a la marca registrada,con relación a productos o servicios distintos deaquellos para los cuales se ha registrado lamisma, cuando el uso de ese signo respecto atales productos o servicios pudiese inducir alpúblico a error o confusión, pudiese causar a sutitular un daño económico o comercial injusto, oproduzca una dilución de la fuerza distintiva odel valor comercial de dicha marca” (subrayadopor fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege nosólo a la marca notoriamente conocida, sino alas marcas comunes de los riesgos de confu-

sión, asociación y dilución que pudiese causarel uso indebido de un signo distintivo en elmercado. Se advierte que no se está hablandode las causales de irregistrabilidad, sino de lasconductas lesivas contra una marca registrada,que el titular de la misma puede atacar.

Este Órgano Jurisdiccional ha expresado que“de conformidad con la figura de la marca noto-riamente conocida y la finalidad de su protec-ción, en materia de causales de irregistrabilidadsí es procedente su protección contra el riesgode dilución. Lo anterior por lo siguiente:

o La protección de la marca notoriamente co-nocida se instaura para salvaguardar la grancapacidad distintiva que han adquirido dichasmarcas en el mercado.

o Uno de los principios que gobiernan del dere-cho marcario es el del uso real y efectivo dela marca en el mercado y, en consecuencia,de permitirse que se registre una marca queal ser usada en el mercado genere diluciónde una marca notoria, no habría consonanciacon el objetivo perseguido al instaurar la figu-ra de la marca notoria y su protección en elrégimen comunitario andino.

o Además de lo anterior, no habría concordan-cia entre que se proteja a las marcas regis-tradas contra el uso de signos idénticos ysimilares que generen riesgo de dilución (art.94, literal d), con la falta de protección contradicho riesgo respecto las marcas notoria-mente conocidas en el ámbito registral. Esdecir, no es consecuente que se prevea pro-tección en este ámbito contra el uso indebi-do, si por otro lado, en cuestión de marcasnotorias, se permitiera el registro de signosidénticos o similares que al ser usados en elmercado puedan causar riesgo de dilución desu capacidad distintiva.

Lo anteriormente expuesto quiere decir que de-be interpretarse los literales d) y e) del artículo73 en armonía con el objetivo perseguido al pro-teger a la marca notoriamente conocida. Por loanterior, el Juez Nacional o la Oficina NacionalCompetente, en su caso, deberán tener encuenta la protección ampliada que establece lanormativa comunitaria en el artículo 73 literalesd) y e), siempre y cuando la solicitud de registrocomo marca de un signo idéntico o similar a unsigno notoriamente conocido pueda generar


riesgo de confusión, asociación o dilución de sucapacidad distintiva” 20.

A pesar de que el riesgo de dilución ha estadoaparejado con la protección de los signos noto-riamente conocidos, como se vio, el artículo 94literal d), lo ha extendido también a todo tipo demarca registrada cuando se presente su uso noautorizado. Haciendo una adecuación del con-cepto con la norma comentada, la proteccióncontra dicho riesgo tiene como objetivo salva-guardar a las marcas en relación con cualquieruso de otros signos idénticos o similares quecause el debilitamiento de su capacidad distinti-va, aunque se use para productos que no seanidénticos, similares o que no tengan ningúngrado de conexidad con los que ampara la mar-ca registrada.

G. LOS SIGNOS DE FANTASÍA.

Tomando en cuenta que CENTRAL IMPULSO-RA S.A. DE C.V., indicó en relación a la obser-vación de la sociedad PANADERÍA MODERNASUPAN S.A., lo siguiente: “La copia indebidaes evidente, pues aunque SUPAN S.A. argu-mente que la creación de fantasía es coinciden-te (imposible porque la marca en el año 1969 yantes ya era notoriamente conocida), sería im-posible creer que también coincidió en diseñode la marca.”, se hace necesario tratar el tema:“los signos de fantasía”.

Dentro de los signos denominativos se encuen-tra el signo de fantasía, que puede no tenersignificado alguno aunque puede sugerir unaidea o concepto.

Para la doctrina, refiriéndose a la marca de fan-tasía, es “aquélla constituida por una palabracon significado propio que ha sido elegida paradistinguir un producto o servicio y, que es tal,por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de suscaracterísticas”. 21

Los signos de fantasía no incitan a la idea delproducto en sí, porque por lo general, se tratade palabras sin contenido conceptual, que no

hacen referencia a sus cualidades o aptitudes nia su género o especie.

Entre los signos de fantasía se incluyen los de-nominados evocativos que son consideradoscomo los que dan al consumidor una idea sobrealguna propiedad o característica del producto oservicio que va a distinguir el signo.

Igualmente, ha sostenido el Tribunal:

“Las denominaciones de fantasía (…) impli-can la creación de un vocablo, el mismo quepuede no tener significado alguno. Es así queuna marca de fantasía gozará generalmentede un mayor poder distintivo. Por lo tanto, lasmarcas de fantasía o caprichosas por serelaboración del ingenio propio de sus titula-res carecen de connotación conceptual o sig-nificado idiomático, de tal manera que si unadenominación genérica va acompañada deuna palabra de fantasía, la posibilidad de quesea admitido su registro aumenta”. 22

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: En materia de propiedad industrial,las normas del ordenamiento jurídi-co comunitario andino, que regulanlos requisitos de validez de un sig-no, que se encontraren vigentes almomento de la presentación de lasolicitud de registro son las aplica-bles en el período de transición dela normatividad andina.

Si la norma sustancial vigente parala fecha de la solicitud de registrode un signo ha sido derogada yreemplazada por otra en el cursodel procedimiento correspondiente,aquella norma, la derogada, será laaplicable para determinar si se en-cuentran cumplidos o no los requi-sitos que se exigen para el registrodel signo. Cosa distinta ocurre con

20 PROCESO 109-IP-2007. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA. Marca mixta: LOMA´S. Senten-cia de 4 de diciembre de 2007.

21 OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. EditorialAbeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989.

22 Proceso 16-IP-98, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA, publicado en la G.O.A.C. No.398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN eti-queta.


la norma procesal, cuya aplicaciónes de carácter inmediato, es decir,procede sobre los hechos produci-dos posteriormente a su entrada envigencia, rigiendo las etapas de pro-cedimiento que se inicien a partirde ese momento.

La ausencia u omisión de requisi-tos de validez del registro del signoestá prevista como causal de nuli-dad del mismo; las causales porlas cuales se puede solicitar la nu-lidad del registro serán entonceslas consagradas en la norma vigen-te al momento de la solicitud delregistro, sin embargo no es menoscierto que al expedir el fallo corres-pondiente se deba atender lo pre-visto en el párrafo cuarto del artícu-lo 172 de la Decisión 486 de la Co-misión de la Comunidad Andina yexaminar si la causal alegada es ono aplicable, bien por razón de nohaber sido incluida como causal denulidad en la nueva norma, o bienpor cualquier otro acontecimientoque la haya hecho desaparecer delmundo jurídico la legitimación, porejemplo, en relación con las causa-les de nulidad relativa, si la marcadel tercero que alega su derecho,ha sido cancelada o se ha procedi-do a su caducidad, nulidad, o re-nuncia de los derechos o, por cual-quier hecho similar.

SEGUNDO: Un signo puede ser registrado sireúne los requisitos de distintividad,perceptibilidad y posibilidad de serrepresentado gráficamente, esta-blecidos por el artículo 71 de laDecisión 313 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena. Esa aptitudse confirmará, por cierto, si el sig-no, cuyo registro se solicita, no seencuentra comprendido en ningunade las causales de irregistrabilidaddeterminadas por los artículos 72 y73 de la mencionada Decisión.

TERCERO: Los signos denominativos utilizanexpresiones acústicas o fonéticas,formadas por una o varias letras,palabras o números, individual o con-

juntamente estructurados, que in-tegran un conjunto o un todopronunciable, que puede o no tenersignificado conceptual.

Los signos mixtos se componen deun elemento denominativo (una ovarias palabras) y un elemento gráfi-co (una o varias imágenes).

El Juez Consultante debe estable-cer el riesgo de confusión que pu-diera existir entre el signo mixtoBIMBO y los signos denominativosBIMBOLINO y BIMBO, de confor-midad con los criterios expresadosen la presente providencia.

El Juez Consultante debe estable-cer el riesgo de confusión que pu-diera existir entre los signos mixtosBIMBO, analizando si existen se-mejanzas suficientes capaces deinducir al público a error, o si resul-tan tan disímiles, que pueden co-existir en el mercado sin generarperjuicio a los consumidores o altitular de la marca, de conformidadcon los criterios expresados en lapresente providencia.

CUARTO: El riesgo de confusión deberá seranalizado por la Autoridad NacionalCompetente, sujetándose a las re-glas de comparación de signos yconsiderando que aquél puede pre-sentarse por similitudes gráficas,fonéticas y conceptuales.

QUINTO: No puede registrarse un signo quesea idéntico o semejante a una mar-ca o a un nombre comercial, a loscuales la normativa comunitaria pro-tege, si su existencia y uso es an-terior al registro solicitado y si laidentidad o semejanza son de talnaturaleza que podrían generar elriesgo de confusión en el públicoconsumidor.

Para establecer el riesgo de confu-sión entre un nombre comercial yuna marca se aplican los mismoscriterios que para el cotejo o com-paración entre marcas.


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los veinte cuatro díasdel mes de julio del año dos mil nueve, procedea resolver la solicitud de Interpretación Prejudicialformulada por la Sección Primera del Consejode Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto del

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que, su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 4 de junio de 2009.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

SEXTO: No se podrá registrar un signo quesea confundible con una marca no-toriamente conocida, siendo indife-rente para el efecto, la clase deproductos o de servicios para loscuales se hubiera solicitado dichoregistro conforme se establece enel artículo 73 literal e) de la Decisión313 interpretada.

SÉPTIMO: Los signos de fantasía implican lacreación de un vocablo, el mismoque puede no tener significado algu-no. Este signo gozará generalmen-te de un mayor poder distintivo porser elaboración del ingenio propiode sus titulares, por tanto, carecende connotación conceptual o signifi-cado idiomático

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 5363-MP,deberá adoptar la presente interpretación. Asi-mismo, deberá dar cumplimiento a las pres-

cripciones contenidas en el párrafo tercero delartículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Gene-ral de la Comunidad Andina, para su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.







PROCESO 69-IP-2009

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los artículos 134, 135literal b), 136 literales a), b) y h), 190, 225 y 228 de la Decisión 486 de 14 de

septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, deoficio, de los artículos 191, 192, 193, 200 y 224 de la misma normativa, con

fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo deEstado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2003-0234. Actor:

SOCIEDAD TRANSPACK LTDA. Marca denominativa: TRANSPACK.


II. LAS PARTES.

Demandante: SOCIEDAD TRANSPACK LTDA.

Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SU-PERINTENDENCIA DE INDUS-TRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: SOCIEDAD INTERNEXAS.A. E.S.P.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidosde los narrados en la demanda y otros de lasolicitud de interpretación prejudicial y de losantecedentes administrativos de los actos acu-sados, se encuentran:

a. La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., solici-tó el 10 de abril de 2001 el registro comomarca del signo denominativo TRANSPACK,para amparar servicios comprendidos en laclase 42 de la Clasificación Internacional deNiza.

b. Una vez publicado el extracto en la Gacetade Propiedad Industrial, la sociedad TRANS-PACK LTDA, presentó oposición al registrosolicitado con base en los siguientes signosdistintivos:

• Marca mixta TRANSPACK, registrada enColombia bajo el certificado No. 178827para amparar servicios de la clase 39 de laClasificación Internacional de Niza. La re-presentación gráfica del signo es la si-guiente:

• Nombre comercial TRANSPACK, utilizadopor la sociedad TRANSPACK LTDA. des-de hace más de 30 años.

• Solicitud de registro de la enseña comer-cial mixta TRANSPACK (26 de febrero de2001).

c. La Jefe de la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comercio,mediante Resolución N° 9905, de 22 de mar-zo de 2002, resolvió declarar infundada laoposición y conceder el registro solicitado.

d. La sociedad TRANSPACK LTDA., presentórecurso de reposición y en subsidio de apela-ción contra el anterior acto administrativo.

e. La Jefe de la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comercio,mediante Resolución Nº 34632 de 29 de no-viembre de 2002, resolvió el recurso de repo-sición en el sentido de confirmar el acto ad-ministrativo impugnado y concedió el recursode apelación.

f. La Superintendente Delegada para la Propie-dad Industrial de la Superintendecia de Indus-trial y Comercio (e), mediante Resolución Nº40200 de 17 de diciembre de 2002, resolvió elrecurso de apelación en el sentido de confir-mar el acto impugnado.

g. La sociedad TRANSPACK LTDA, interpusoante la Sección Primera, de la Sala de loContencioso Administrativo, del Consejo deEstado, de la República de Colombia, acciónde nulidad y restablecimiento del derecho enrelación con los anteriores actos administra-tivos.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la demanda en los si-guientes argumentos:

a. Aduce, que los signos en conflicto poseenidentidad fonética, gráfica y conceptual, loque generaría confusión en el público consu-midor.

b. Afirma, que su marca TRANSPACK es noto-riamente conocida a nivel nacional e interna-cional. Por lo tanto, se estaría generando unaprovechamiento injusto de su reputación.

c. Advierte, que el nombre comercial y la ense-ña comercial se deben proteger en relación


con signos idénticos o semejantes que sepretendan registrar como marcas, de confor-midad con la normativa de propiedad indus-trial.

d. Sostiene, que la sociedad TRANSPACK LTDA.posee un gran e histórico posicionamiento enel mercado.

e. Argumenta, que la sociedad INTERNEXA S.A.,pretende ofrecer servicios similares a los dela sociedad TRANSPACK LTDA.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

a. Por parte de la Superintendencia de In-dustria y Comercio.

La Superintendencia de Industria y Comercio,contestó la demanda de la siguiente manera:

• Argumenta, que los signos en conflicto am-paran productos o servicios que no tienenrelación o conexión competitiva. Por lo tanto,no se generaría riesgo de confusión en el pú-blico consumidor.

• Sostiene, que la notoriedad de la marcaTRANSPACK no fue alegada en el trámiteadministrativo y, por lo tanto, no se puedeutilizar dicho argumento en el proceso judi-cial. De todos modos, las pruebas presenta-das con la demanda son insuficientes paraprobar tal circunstancia.

• Entre la marca controvertida y el nombre co-mercial TRANSPACK tampoco existe riesgode confusión, ya que no amparan productoscon conexidad competitiva.

b. Por parte de la tercera interesada en lasresultas del proceso.

La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., contestóla demanda de la siguiente manera:

• Afirma, que los productos y servicios ampa-rados por los signos en conflicto son comple-tamente diferentes. Por lo tanto, no se gene-raría riesgo de confusión o asociación en elpúblico consumidor.

• Sostiene, que los objetos sociales de las so-ciedades TRANSPACK LTDA. e INTERNEXAS.A. E.S.P., son completamente diferentes.

• Aduce, que la notoriedad de la marca deman-dante no está debidamente probada.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,es competente para interpretar por la vía preju-dicial, las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con elfin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita sonlas siguientes: los artículos 97, 134, 135, 136literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225, 228y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina

No obstante lo anterior, sólo se interpretarán lassiguientes: artículos 134, 135 literal b), y 136literal a), b) y h), 190, 225 y 228 de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Las demás normas no son pertinentes al asuntobajo examen.

El Tribunal, de oficio, interpretará las siguientesnormas: artículos 191, 192, 193, 200, 224 y 229de la misma normativa.

A continuación se inserta el texto de las normasa ser interpretadas:

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá mar-ca cualquier signo que sea apto para distin-guir productos o servicios en el mercado.Podrán registrarse como marcas los signossusceptibles de representación gráfica. Lanaturaleza del producto o servicio al cual seha de aplicar una marca en ningún caso seráobstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los si-guientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;


b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o unacombinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases oenvolturas;

g) cualquier combinación de los signos o me-dios indicados en los apartados anterio-res”.

(…)

Artículo 135

“No podrán registrarse como marcas los sig-nos que:

(…)

b) carezcan de distintividad;

(…)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellossignos cuyo uso en el comercio afectara in-debidamente un derecho de tercero, en parti-cular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombrecomercial protegido, o, de ser el caso, aun rótulo o enseña, siempre que dadas lascircunstancias, su uso pudiera originar unriesgo de confusión o de asociación;

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación,traducción, transliteración o transcripción,total o parcial, de un signo distintivo noto-riamente conocido cuyo titular sea un ter-cero, cualesquiera que sean los productoso servicios a los que se aplique el signo,cuando su uso fuese susceptible de cau-sar un riesgo de confusión o de asociacióncon ese tercero o con sus productos oservicios; un aprovechamiento injusto delprestigio del signo; o la dilución de sufuerza distintiva o de su valor comercial opublicitario”.

(...)

Artículo 190

“Se entenderá por nombre comercial cual-quier signo que identifique a una actividadeconómica, a una empresa, o a un estableci-miento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tenermás de un nombre comercial. Puede consti-tuir nombre comercial de una empresa o es-tablecimiento, entre otros, su denominaciónsocial, razón social u otra designación inscri-ta en un registro de personas o sociedadesmercantiles.

Los nombres comerciales son independien-tes de las denominaciones o razones socia-les de las personas jurídicas, pudiendo am-bas coexistir.”

Artículo 191

“El derecho exclusivo sobre un nombre co-mercial se adquiere por su primer uso en elcomercio y termina cuando cesa el uso delnombre o cesan las actividades de la empre-sa o del establecimiento que lo usa”.

Artículo 192

“El titular de un nombre comercial podrá im-pedir a cualquier tercero usar en el comercioun signo distintivo idéntico o similar, cuandoello pudiere causar confusión o un riesgo deasociación con la empresa del titular o consus productos o servicios. En el caso denombres comerciales notoriamente conoci-dos, cuando asimismo pudiera causarle undaño económico o comercial injusto, o impli-


cara un aprovechamiento injusto del prestigiodel nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dis-puesto en los artículos 155, 156, 157 y 158en cuanto corresponda”.

Artículo 193

“Conforme a la legislación interna de cadaPaís Miembro, el titular de un nombre comer-cial podrá registrarlo o depositarlo ante laoficina nacional competente. El registro odepósito tendrá carácter declarativo. El dere-cho a su uso exclusivo solamente se adquiri-rá en los términos previstos en el artículo191”.

(…)

Artículo 200

“La protección y depósito de los rótulos oenseñas se regirá por las disposiciones rela-tivas al nombre comercial, conforme a lasnormas nacionales de cada País Miembro.”

(…)

Artículo 224

“Se entiende por signo distintivo notoriamen-te conocido el que fuese reconocido como talen cualquier País Miembro por el sector perti-nente, independientemente de la manera o elmedio por el cual se hubiese hecho conoci-do”.

Artículo 225

“Un signo distintivo notoriamente conocidoserá protegido contra su uso y registro noautorizado conforme a este Título, sin perjui-cio de las demás disposiciones de esta Deci-sión que fuesen aplicables y de las normaspara la protección contra la competencia deslealdel País Miembro”.

(…)

Artículo 228

“Para determinar la notoriedad de un signodistintivo, se tomará en consideración entreotros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miem-bros del sector pertinente dentro de cual-quier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográ-fica de su utilización, dentro o fuera decualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfi-ca de su promoción, dentro o fuera decualquier País Miembro, incluyendo la pu-blicidad y la presentación en ferias, expo-siciones u otros eventos de los productoso servicios, del establecimiento o de laactividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada parapromoverlo, o para promover el estableci-miento, actividad, productos o servicios alos que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de laempresa titular en lo que respecta al signocuya notoriedad se alega, tanto en el planointernacional como en el del País Miembroen el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adqui-rida del signo;

g) el valor contable del signo como activoempresarial;

h) el volumen de pedidos de personas intere-sadas en obtener una franquicia o licenciadel signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativasde fabricación, compras o almacenamien-to por el titular del signo en el País Miem-bro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier re-gistro o solicitud de registro del signo dis-tintivo en el País Miembro o en el extranje-ro”.

Artículo 229

“No se negará la calidad de notorio a un signopor el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registroen el País Miembro o en el extranjero;


b) no haya sido usado o no se esté usandopara distinguir productos o servicios, o paraidentificar actividades o establecimientosen el País Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el ex-tranjero”.

(…)

VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

A. Concepto de marca. Requisitos para el regis-tro de las marcas.

B. La irregistrabilidad de signos por identidad osimilitud. Riesgo de confusión y/o riesgo deasociación. Las reglas para el cotejo de lossignos distintivos.

C. Comparación entre signos denominativos.

D. Comparación entre signos denominativos ymixtos.

E. Ámbito de protección del nombre comercialen el marco de la Decisión 486.

F. Ámbito de protección de la enseña comercialen el marco de la Decisión 486.

G. La conexión competitiva

H. La marca notoriamente conocida. Su protec-ción y prueba.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARAEL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno, seresolvió conceder el registro del signo denomi-nativo TRANSPACK. Por tal motivo, es perti-nente referirse al concepto de marca y los requi-sitos para su registro.

Teniendo en cuenta las Interpretaciones Preju-diciales, que sobre esta materia han sido emiti-das por este Honorable Tribunal a la SecciónPrimera, Sala de lo Contencioso Administrativodel Consejo de Estado de la República de Co-lombia, se debe efectuar la determinación de

los requisitos para el registro de las marcas confundamento en lo establecido en los siguientespronunciamientos

• Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007,dictada para el proceso interno del Consejode Estado N° 2003-0044.

• Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1421, de 03 de noviembre de2006, dictada para el proceso interno delConsejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyó losiguiente:

“Un signo puede registrarse como marca sireúne los requisitos de distintividad y sus-ceptibilidad de representación gráfica y, ade-más, si el signo no está incurso en ningunade las causales de irregistrabilidad señala-das en los artículos 135 y 136 de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina.La distintividad del signo presupone su per-ceptibilidad por cualquiera de los sentidos.”

Es importante advertir, que la falta de distintivi-dad está consagrada como causal de nulidadabsoluta. (Artículo 135, literal b)). La distintivi-dad tiene un doble aspecto: 1) distintividad in-trínseca, mediante la cual, se determina la ca-pacidad que debe tener el signo para distinguirproductos o servicios en el mercado. Y 2)distintividad extrínseca, por la cual se determi-na la capacidad del signo de diferenciarse deotros signos en el mercado.

Este último aspecto tiene que ver con la causalrelativa contenida en el artículo 136, literal a) yb), que analizaremos en el siguiente acápite.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS PORIDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CON-FUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS RE-GLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DIS-TINTIVOS.

En el procedimiento administrativo interno, seargumentó que el signo denominativo TRANS-PACK era confundible con los siguientes signos


distintivos: marca TRANSPACK (mixta), nom-bre comercial TRANSPACK (denominativo) yenseña comercial TRANSPACK (mixta). Por talmotivo, es pertinente referirse a la irregistrabi-lidad de signos por identidad o similitud y lasreglas para el cotejo de signos distintivos.

1. Irregistrabilidad de signos por identidado similitud.

Los literales a) y b) del artículo 136 de la Deci-sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,consagran causales de irregistrabilidad relacio-nadas específicamente con el requisito dedistintividad. El primero establece que no sonregistrables signos que sean idénticos o seasemejen a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero, enrelación con los mismos servicios, o para servi-cios respecto de los cuales el uso de la marcapueda causar un riesgo de confusión y/o deasociación. El segundo establece la prohibiciónde registrar signos que sean idénticos o se ase-mejen a un nombre comercial protegido, un ró-tulo o una enseña, cuando su uso pueda causarriesgo de confusión y/o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se expo-nen a diversos factores de riesgo; la doctrinatradicionalmente se ha referido a dos clases: alde confusión y/o de asociación. Actualmente, lalista se ha extendido y se han clasificado otrostipos de riesgos, con el objetivo de protegerlossegún su grado de notoriedad. 1

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociaciónel Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica”.(Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicialdel 2 de julio de 2008, publicada en Gacetaoficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no esregistrable un signo confundible, ya que no po-see fuerza distintiva; de permitirse su registrose estaría atentando contra el interés del titularde la marca anteriormente registrada, así comoel de los consumidores. Dicha prohibición con-tribuye a que el mercado de productos y servi-cios se desarrolle con transparencia y, comoefecto, que el consumidor no incurra en error alrealizar la elección de los productos o serviciosque desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Com-petente debe observar y establecer si entre lossignos en conflicto existe identidad o semejan-za, para determinar luego, si esto es capaz degenerar confusión y/o asociación entre los con-sumidores. De la conclusión a que se arribe,dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse des-de diferentes ámbitos:

1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOSSIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNAECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchasmarcas poseen una imagen atractiva que puede serempleada en la promoción de productos o serviciosdistintos. La creación de esta imagen no es casual,sino que obedece a una estrategia de marketing y acuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos alos que se ven expuestos estos signos son: dilucióndel valor atractivo de la marca, uso parasitario delas representaciones positivas que condensa el sig-no, utilización de la marca para productos o servi-cios distintos de forma que pueda dañarse las aso-ciaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tra-dicionalmente por el sistema de marcas, sólo el pri-mero (dilución del valor atractivo de la marca) eramerecedor de una protección ampliada. Para ello lamarca debía revestir determinadas características,entre las cuales, era relevante la implantación delsigno en prácticamente la totalidad del público de

los consumidores. Se cuestionó entonces si sóloeste tipo de marcas debían merecer una proteccióncontra los otros riesgos señalados. La conclusión ala que se llegó fue que el fundamento común a estosriesgos, no era tanto la gran implantación que gozael signo en el tráfico económico, sino la reputaciónque condensa la marca, de la cual se hace un usoparasitario o se trata de dañar negativamente. Sur-gen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marcade alta reputación’ para definir a este nuevo tipo designo que condensa una elevada reputación y pres-tigio que lo hace merecedor de una protección másallá de la regla de la especialidad”.


La similitud ortográfica. Se da por la seme-janza de las letras entre los signos a comparar-se. La sucesión de vocales, la longitud de lapalabra o palabras, el número de sílabas, lasraíces o las terminaciones iguales, pueden in-crementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, y cuando lasílaba tónica en las denominaciones compara-das es idéntica o muy difícil de distinguir. Sinembargo, se debe tener en cuenta las particula-ridades de cada caso, para determinar una posi-ble confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre sig-nos que evocan una idea idéntica o semejante.

2. Reglas para el cotejo marcario.

La Autoridad Nacional competente deberá pro-ceder al cotejo de los signos en conflicto, apli-cando para ello los siguientes parámetros:

• La comparación, debe efectuarse sin des-componer los elementos que conforman elconjunto marcario, es decir, cada signo debeanalizarse con una visión de conjunto, tenien-do en cuenta su unidad ortográfica, auditiva eideológica.

• En la comparación, se debe emplear el méto-do del cotejo sucesivo, es decir, se debeanalizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo,ya que el consumidor no observa al mismotiempo las marcas, sino que lo hace en dife-rentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no enlas diferencias, ya que en estas últimas esdonde se percibe el riesgo de confusión o deasociación.

• Al realizar la comparación, es importante tra-tar de colocarse en el lugar del presuntocomprador, ya que un elemento importantepara el examinador, es determinar cómo elproducto o servicio es captado por el públicoconsumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptadospor el Tribunal en numerosas InterpretacionesPrejudiciales, entre los cuales, podemos desta-car: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudi-

cial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. YProceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicialde 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicadaen Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°1370, de 14 de julio de 2006.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMI-NATIVOS.

En el proceso interno se debe proceder a lacomparación entre los siguientes signos deno-minativos: signo solicitado TRANSPACK y elnombre comercial TRANSPACK. Por tal motivo,es necesario abordar el tema de la comparaciónentre signos denominativos.

Al momento de realizar la comparación entredos signos denominativos, el examinador debetomar en cuenta los siguientes criterios:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto,es decir, sin descomponer su unidad fonéti-ca. Sin embargo, es importante tener en cuen-ta las sílabas o letras que poseen una funcióndiferenciadora en el conjunto, ya que estoayudaría a entender cómo el signo es percibi-do en el mercado.

• Se debe tener en cuenta la sílaba tónica delos signos a comparar, ya que si ocupa lamisma posición, es idéntica o muy difícil dedistinguir, la semejanza entre los signos po-dría ser evidente.

• Se debe observar el orden de las vocales, yaque esto indica la sonoridad de la denomina-ción.

• Se debe determinar el elemento que impactade una manera más fuerte en la mente delconsumidor, ya que esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez Consultante, apli-cando este criterio, debe establecer el riesgo deconfusión y/o de asociación que pudiera existirentre los signos denominativos TRASPACK.

D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMI-NATIVOS Y MIXTOS.

En el proceso interno se debe proceder a la com-paración entre el signo denominativo TRANS-


PACK y los siguientes signos mixtos: marcaTRANSPACK y enseña comercial TRANSPACK.Por tal motivo, es necesario abordar el tema dela comparación entre signo denominativos y mix-tos.

La marca mixta se conforma por un elementodenominativo y uno gráfico; el primero se com-pone de una o más palabras que forman un todopronunciable, dotado o no de un significadoconceptual y, el segundo, contiene trazos defi-nidos o dibujos que son percibidos a través de lavista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidadde variantes y llamarse de diferentes formas:emblemas 2, logotipos 3, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo de lamarca mixta suele ser el preponderante, ya quelas palabras causan gran impacto en la mentedel consumidor, quien habitualmente solicita elproducto o servicio a través de la palabra odenominación contenida en el conjunto marcario.Sin embargo, de conformidad con las particula-ridades de cada caso, puede suceder que elelemento predominante sea el gráfico, que porsu tamaño, color, diseño y otras característi-cas, pueda causar mayor impacto en el consu-midor.

El Tribunal ha hecho las siguientes considera-ciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual seha solicitado el registro del elemento nomina-tivo como el gráfico, como uno solo. Cuandose otorga el registro de la marca mixta se laprotege en su integridad y no a sus elemen-tos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, pu-blicado en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002,diseño industrial: BURBUJA videos 2000).Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doc-

trina se ha inclinado a considerar que, engeneral, el elemento denominativo de la mar-ca mixta suele ser el más característico odeterminante, teniendo en cuenta la fuerzaexpresiva propia de las palabras, las que pordefinición son pronunciables, lo que no obs-ta para que en algunos casos se le reconoz-ca prioridad al elemento gráfico, teniendo encuenta su tamaño, color y colocación, que enun momento dado pueden ser definitivos. Elelemento gráfico suele ser de mayor impor-tancia cuando es figurativo o evocador deconceptos, que cuando consiste simplemen-te en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Ga-ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 denoviembre de 2004, publicada en Gaceta Ofi-cial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17de enero de 2005).

El Juez Consultante, deberá determinar el ele-mento característico del signo mixto y, poste-riormente, proceder al cotejo de los signos enconflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo,el cotejo entre signos deberá realizarse de con-formidad con las reglas determinadas en el lite-ral C de la presente providencia.

Pero, si resultare que el elemento caracterís-tico del signo mixto es el gráfico, en principio,no existirá riesgo de confusión con el signo de-nominativo.

En este orden de ideas, el Juez Consultante,aplicando el anterior criterio, debe establecerel riesgo de confusión y/o de asociación quepudiera existir entre el signo denominativoTRANSPACK y los siguientes signos mixtos:marca TRANSPACK y enseña comercial TRANS-PACK.

E. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRECOMERCIAL EN EL MARCO DE LA DECI-SIÓN 486.

La demandante argumentó que el signo solicita-do para registro es confundible con el nombrecomercial TRANPACK. Por tal motivo, se hacenecesario tratar el tema de la protección delnombre comercial en el marco la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina.

2 “El emblema es una variante, una especie de dibujo,El emblema representa gráficamente cualquier ser uobjeto, y desde luego puede ser registrado comomarca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”,Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Bue-nos Aires Argentina, 2002.

3 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los nego-cios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfi-co que le sirve a una entidad o un grupo de personaspara representarse. Los logotipos suelen encerrarindicios y símbolos acerca de quienes representan”.Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo


El artículo 136, literal b), junto con las disposi-ciones contenidas en el título X de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina,conforman el conjunto normativo que regula eldepósito y la protección del nombre comercial.

El artículo 190 de la Decisión 486 define el nom-bre comercial y delimita su concepto, de mane-ra que se pueden extraer las siguientes conclu-siones:

• El objetivo del nombre comercial es diferen-ciar la actividad empresarial de un comer-ciante determinado. 4

Si bien la norma hace referencia a los esta-blecimientos de comercio, esto se debe a unproblema conceptual. El signo distintivo queidentifica los establecimientos de comercioes la enseña comercial, cuyo tratamiento seda el título XI de la Decisión 486. En conse-cuencia, la norma incurre en una imprecisiónque será tratada en el literal F de la presenteInterpretación Prejudicial.

• Un comerciante puede utilizar más de unnombre comercial, es decir, identificar susdiferentes actividades empresariales con di-versos nombres comerciales.

• El nombre comercial es independiente de larazón social de la persona jurídica, pudiendocoincidir con ella; es decir, un comerciantepuede tener una razón social y un nombrecomercial idéntico a ésta, o tener una razónsocial y uno o muchos nombres comercialesdiferentes de ella.

• El nombre comercial puede ser múltiple, mien-tras que la razón o denominación social esúnica; es decir, un comerciante puede tenermuchos nombres comerciales, pero sólo unarazón social.

1. Momento a partir del cual se genera laprotección del nombre comercial.

Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 esta-blecen el sistema de protección del nombrecomercial.

De conformidad con estas normas, la protec-ción del nombre comercial goza de las siguien-tes características:

a. El derecho sobre el nombre comercial se ge-nera con su uso. Lo anterior quiere decir queel depósito del nombre comercial no es cons-titutivo de derechos sobre el mismo. El regis-tro de un nombre comercial puede ser sim-plemente un indicio del uso, pero no actúacomo una prueba total del mismo.

b. De conformidad con lo anterior, quien aleguederechos sobre un nombre comercial deberáprobar su uso real, efectivo y constante. ElTribunal ha determinado qué se entiende porel uso real y efectivo de un nombre comercial,así como los parámetros de su prueba, de lasiguiente manera:

“El Tribunal se ha pronunciado, sobre laprotección del nombre comercial que cabederivar de su uso previo, en los términossiguientes: Por tanto, la obligación de acre-ditar un uso efectivo del nombre comer-cial, se sustenta en la necesidad de funda-mentar la existencia y el derecho de pro-tección del nombre en algún hecho con-creto, sin el cual no existiría ninguna segu-ridad jurídica para los competidores (…) demanera que la protección otorgada al nom-bre comercial se encuentra supeditada asu uso real y efectivo con relación al esta-blecimiento o a la actividad económicaque distinga, ya que es el uso lo que per-mite que se consolide como tal y manten-ga su derecho de exclusiva. Cabe precisaradicionalmente que el hecho de que unnombre comercial se encuentre registradono lo libera de la exigencia de uso paramantener su vigencia (…) las pruebas diri-gidas a demostrar el uso del nombre co-mercial deben servir para acreditar la iden-tificación efectiva de dicho nombre con lasactividades económicas para las cualesse pretende el registro.” (Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de ma-yo de 2000, publicada en Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12de julio de 2000).

c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo yconstante de un nombre comercial con ante-rioridad a la solicitud de registro de un signoidéntico o similar, podrá oponerse a la misma

4 Si bien la norma hace referencia a los establecimientosde comercio, esto se debe a un problema conceptual.El signo distintivo que identifica los establecimientos decomercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento seda el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, lanorma incurre en una imprecisión que será tratada enel literal F. de la presente Interpretación Prejudicial.


si dicho signo puede causar riesgo de confu-sión y/o de asociación en el público consumi-dor.

d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivode un nombre comercial con anterioridad aluso de un signo idéntico o similar, podráoponerse a dicho uso si éste puede causarriesgo de confusión o de asociación.

A diferencia de lo que sucede con el sistemaatributivo del registro marcario, donde el dere-cho surge del registro, el de protección delnombre comercial se basa en un sistema decla-rativo de derechos. Es decir, el derecho sobre elnombre comercial no se adquiere por la inscrip-ción o depósito, sino con su primer uso. Ade-más, para que subsista el derecho, dicho usodebe ser real, efectivo y constante.

Un nombre comercial registrado de una maneray usado de otra, no generaría ninguna clase dederecho. Es decir, el nombre comercial registra-do debe ser el mismo real y efectivamente usa-do en el mercado, ya que de lo contrario nocabría ningún derecho sobre el primero. Lo ante-rior, por cuanto dicho signo, aunque registrado,no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nom-bres comerciales es, por un lado, informativo enrelación con el público consumidor y, por otro,una herramienta para que la Oficina de RegistroMarcario haga su análisis de registrabilidad deoficio e integral. Lo anterior quiere decir, que deexistir un sistema de registro de nombres co-merciales, la Oficina de Registro Marcario alrealizar el respectivo análisis de registrabilidad,deberá tener en cuenta los nombres comercia-les registrados.

En conclusión, como quiera que el uso es elelemento esencial para la protección de un nom-bre comercial, el Juez Consultante deberá, almomento en que el signo denominativo TRANS-PACK fue solicitado para registro, determinar siel nombre comercial TRANSPACK era real, efec-tiva y constantemente usado en el mercado,para así determinar si era protegible por el orde-namiento jurídico comunitario andino.

En tal sentido, el uso del nombre comercial po-drá demostrarse mediante facturas comercia-les, documentos contables, o certificaciones deauditoría que demuestren la regularidad y la

cantidad de la comercialización de los serviciosidentificados con el nombre comercial, entreotros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en elcomercio, los siguientes actos entre otros: in-troducir en el comercio, vender, ofrecer en ventao distribuir productos o servicios con ese signo;importar, exportar, almacenar o transportar pro-ductos con ese signo; o, emplear el signo enpublicidad, publicaciones, documentos comer-ciales o comunicaciones escritas u orales, in-dependientemente del medio de comunicaciónempleado y sin perjuicio de las normas sobrepublicidad que fuesen aplicables.

2. Protección en relación con signos idénti-cos y similares.

El artículo 136, literal b), de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina estableceque, en relación con derechos de terceros, unsigno no podrá registrarse como marca cuandosea idéntico o se asemeje a un nombre comer-cial protegido y, dadas las circunstancias, pue-da causar riesgo de confusión o de asociación.

Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso realy efectivo de un nombre comercial con anterio-ridad a la solicitud de registro de un signo idén-tico o similar, podrá oponerse a dicha solicitudsi su registro pudiera generar riesgo de confu-sión o de asociación.

Por otro lado, el artículo 192 de la misma Deci-sión consagra la protección del nombre comer-cial en relación con el uso de signos distintivosidénticos o similares a éste, pero atendiendosiempre a que se configure el riesgo de asocia-ción o de confusión, y a que se pruebe el usoreal y efectivo del nombre comercial.

Es importante advertir, que es de competenciadel examinador observar y establecer de acuer-do a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, sientre los signos que se confrontan existe identi-dad o semejanza, para así determinar si lasidentidades o semejanzas encontradas por suscaracterísticas son capaces de generar confu-sión entre los consumidores. De la conclusión aque se arribe dependerá, entre otros requisitos,la calificación de distintivo o de no distintivo quemerezca el signo examinado y, por consiguien-te, su aptitud o ineptitud para el registro.


F. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA ENSEÑACOMERCIAL EN EL MARCO DE LA DECI-SIÓN 486.

La demandante argumentó que el signo solicita-do para registro es confundible con la enseñacomercial TRANSPACK. En consecuencia, esnecesario referirse al ámbito de protección de laenseña comercial en el marco de la Decisión486.

La Decisión 486 no trae una definición norma-tiva de enseña comercial. Se limita a disponeren el artículo 200, Título XI, “De los Rótulos oEnseñas”, que:

“La protección y depósito de los rótulos oenseñas se regirá por las disposiciones rela-tivas al nombre comercial, conforme a lasnormas nacionales de cada País Miembro.”

La enseña comercial se ha definido de la si-guiente manera:

“La enseña comercial se ha entendido comoaquel signo distintivo que se utiliza para iden-tificar un establecimiento mercantil”. 5

El anterior concepto de enseña, se encuentracobijado dentro del establecido en el artículo190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial,ya que éste se refiere también a cualquier signoque identifique a un establecimiento mercantil.

Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comer-cial y la enseña comercial son lo mismo?

No pues, el primero identifica la actividad co-mercial de un empresario determinado, mien-tras que el segundo identifica un establecimien-to mercantil.

El Tribunal advierte, que la intención del legisla-dor fue diferenciar la figura del nombre comer-cial, de la del rótulo o enseña comercial; por talmotivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI,

para tratar las figuras de manera independiente.El legislador comunitario, incurrió en una impre-cisión al extender el concepto de nombre co-mercial, tal y como se determinó en el mencio-nado artículo 190.

No obstante ello, la diferenciación es meramen-te conceptual, ya que las normas que regulan laprotección y el depósito de las figuras son lasmismas. Además, el propio artículo 200 disponeque la protección y el depósito de las enseñas ylos rótulos se regirán por las normas relativas alnombre comercial.

Por lo tanto, lo que se determinó en relación conla protección del nombre comercial es aplicableigualmente a la protección de la enseña comer-cial; la cual, se soporta en dos factores:

1. Que se pruebe el uso real, efectivo y constan-te de la enseña comercial antes de la solici-tud de registro de un signo idéntico o similar.

2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puedeoponerse al registro del signo idéntico o simi-lar, si éste pudiera causar riesgo de confu-sión y/o de asociación en el público consu-midor. (artículo 136, literal b, de la Decisión486).

G. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA YCOMERCIO, sostuvo que los servicios ampara-dos por los signos en conflicto no tienen co-nexión competitiva. Por tal motivo, es pertinentetratar este tema.

Como los signos en conflicto amparan serviciosde las clases 42 y 39, es preciso que el JuezConsultante matice la regla de la especialidad 6 y, en consecuencia, analice el grado de vincu-

5 Pachón Muñoz Manuel. “MANUAL DE PROPIEDADINDUSTRIAL”. Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá, Colombia,1984.Igualmente, algunas legislaciones de los Países Miem-bros definen la enseña comercial de la misma manera.Se puede ver el artículo 583, numeral 5. “CÓDIGO DECOMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, quedispone: “Se entiende por enseña el signo que utilizauna empresa para identificar su establecimiento”

6 Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relacióncon el principio de especialidad en el régimen de laDecisión 344, de la siguiente manera:

El consultante:

“(…) deberá considerar que, si bien el derecho quese constituye con el registro de un signo comomarca cubre únicamente, por virtud de la regla de laespecialidad, los productos identificados en la soli-citud y ubicados en una de las clases del nomenclá-tor, la pertenencia de dos productos a una mismaclase no prueba que sean semejantes, así como supertenencia a distintas clases tampoco prueba quesean diferentes.


lación o relación competitiva de los serviciosque amparan los signos en conflicto, para quede esta forma se pueda establecer la posibilidadde error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizarla naturaleza o uso de los servicios identifica-dos por las marcas, ya que la sola pertenenciade varios estos a una misma clase de nomen-clátor no demuestra su semejanza, así como laubicación de los mismos en clases distintastampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal haestablecido algunos de los siguientes criterios yfactores de análisis para definir la conexión com-petitiva entre los productos y/o servicios:

“a) La inclusión de los productos en unamisma clase del nomenclátor: (…) Ocurrecuando se limita el registro a uno o varios delos productos de una clase del nomenclátor,perdiendo su valor al producirse el registropara toda la clase. En el caso de la limita-ción, la prueba para demostrar que entre losproductos que constan en dicha clase no sonsimilares o no guardan similitud para impedirel registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay luga-res de comercialización o expendio de pro-ductos que influyen escasamente para quepueda producirse su conexión competitiva,como sería el caso de las grandes cadenas otiendas o supermercados en los cuales sedistribuye toda clase de bienes y pasa des-apercibido para el consumidor la similitud deun producto con otro. En cambio, se daría talconexión competitiva, en tiendas o almace-nes especializados en la venta de determina-dos bienes. Igual confusión se daría en pe-queños sitios de expendio donde marcas si-milares pueden ser confundidas cuando losproductos guardan también una aparente si-militud.

c) Similares medios de publicidad: Los me-dios de comercialización o distribución tie-nen relación con los medios de difusión delos productos. Si los mismos productos sedifunden por la publicidad general- radio te-levisión y prensa-, presumiblemente se pre-sentaría una conexión competitiva, o los pro-ductos serían competitivamente conexos. Porotro lado, si la difusión es restringida pormedio de revistas especializadas, comunica-ción directa, boletines, mensajes telefóni-cos, etc., la conexión competitiva sería me-nor.

d) Relación o vinculación entre produc-tos: Cierta relación entre los productos pue-de crear una conexión competitiva. En efec-to, no es lo mismo vender en una mismatienda cocinas y refrigeradoras, que venderen otra helados y muebles; en consecuencia,esa relación entre los productos comerciali-zados también influye en la asociación que elconsumidor haga del origen empresarial delos productos relacionados, lo que eventual-mente puede llevarlo a confusión en caso deque esa similitud sea tal que el consumidormedio de dichos productos asuma que pro-vienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de pro-ductos: Los productos que comúnmente sepuedan utilizar conjuntamente (por ejemplo:puerta y chapa) pueden dar lugar a confusiónrespecto al origen empresarial, ya que el pú-blico consumidor supondría que los dos pro-ductos son del mismo empresario. La com-plementariedad entre los productos debe en-tenderse en forma directa, es decir, que el

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta,a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literala, de la Decisión 344, que también se encuentra pro-hibido el registro del signo cuyo uso pueda induciral público a error si, además de ser idéntico o seme-jante a una marca anteriormente solicitada para re-gistro o registrada por un tercero, tiene por objeto unproducto semejante al amparado por la marca en re-ferencia, sea que dichos productos pertenezcan a lamisma clase del nomenclador o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanzaentre los productos en comparación, el consultantehabrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de laespecialidad, la identificación de dichos productosen las solicitudes correspondientes y su ubicaciónen el nomenclátor; además podrá hacer uso de loscriterios elaborados por la doctrina para establecersi existe o no conexión competitiva entre el productoidentificado en la solicitud de registro del signocomo marca y el amparado por la marca ya registra-da o ya solicitada para registro. A objeto de precisarque se trata de productos semejantes, respecto delos cuales el uso del signo pueda inducir al públicoa error, será necesario que los criterios de co-nexión, de ser aplicables al caso, concurran enforma clara y en grado suficiente, toda vez queninguno de ellos bastará, por sí solo, para la conse-cución del citado propósito”. (Proceso 68-IP-2002.Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de CartagenaN° 876, de 18 de diciembre de 2002).


uso de un producto puede suponer el usonecesario del otro, o que sin un producto nopuede utilizarse el otro o su utilización nosería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese aque puedan encontrarse en diferentes clasesy cumplir distintas funciones o finalidades, sitienen similares características, existe la po-sibilidad de que se origine el riesgo de confu-sión al estar identificados por marcas tam-bién similares o idénticas (por ejemplo: me-dias de deporte y medias de vestir”. (Proceso114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19de noviembre de 2003, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de14 de enero de 2004).

H. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA.SU PROTECCIÓN Y PRUEBA.

La demandante argumentó, que su marcaTRASPACK es notoriamente conocida a nivelnacional e internacional. Por lo tanto, el Tribunalse referirá a la marca notoriamente conocida y ala prueba de su notoriedad.

1. Definición.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina, le dedica al tema de los signosnotoriamente conocidos un acápite especial. Enefecto, en el Título XII, artículos 224 a 236,establece la regulación de los signos notoria-mente conocidos.

En dicho Título, no sólo se hace referencia a lamarca notoriamente conocida, sino que se am-plía el ámbito de regulación a todos los signosnotoriamente conocidos.

El artículo 224, consagra una definición del sig-no distintivo notoriamente conocido. De éste sepueden desprender las siguientes característi-cas:

• Para que un signo se considere como notoriodebe ser conocido por el sector pertinente,

El artículo 230 establece qué se debe enten-der por sector pertinente:

“Se considerarán como sectores pertinen-tes de referencia para determinar la noto-riedad de un signo distintivo, entre otros,los siguientes:

a) los consumidores reales o potencialesdel tipo de productos o servicios a losque se aplique;

b) las personas que participan en los ca-nales de distribución o comercializacióndel tipo de productos o servicios a losque se aplique; o,

c) los círculos empresariales que actúanen giros relativos al tipo de estableci-miento, actividad, productos o serviciosa los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedadde un signo bastará que sea conocidodentro de cualquiera de los sectores refe-ridos en los literales anteriores”.

• Debe haber ganado notoriedad en cualquierade los Países Miembros.

• La notoriedad se puede haber ganado porcualquier medio.

2. Protección.

a. En relación con los principios de especia-lidad, territorialidad y de uso real y efec-tivo de la marca.

El Tribunal, ha establecido que la protección dela marca notoria va más allá de los principiosbásicos de especialidad y territorialidad. En re-lación con la regulación que establece la Deci-sión 486, la protección de los signos notoria-mente conocidos, se da de una manera aúnmás amplia.

En efecto, en relación con los principios deespecialidad, territorialidad y uso real y efectivode la marca, el Título XII de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, junto con elartículo 136, literal h), de la misma Decisión,conforman el conjunto normativo que consagrala protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principiode especialidad; ello implica que el examinador,en caso de presentarse conflicto entre el signoa registrar y un signo notoriamente conocido,establecerá, de conformidad con el artículo 136,literal h) mencionado, el riesgo de asociación,el de uso parasitario y el de dilución, indepen-dientemente de la clase en la que se pretenda


registrar el signo idéntico o similar a la marcanotoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es pre-ciso señalar que de la propia definición que traeel artículo 224 de la Decisión 486, se desprendeque no se negará la calidad de notorio al signoque no lo sea en el País Miembro donde sesolicita la protección; basta con que sea notorioen cualquiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en elartículo 229, literal a), no se negará la calidadde notorio y su protección por el sólo hecho deque no se encuentre registrado o en trámite deregistro en el País Miembro o en el extranjero.Por lo tanto, un signo puede ser protegido comonotorio así no se encuentre registrado en elrespectivo País Miembro y, en consecuencia,se brinda protección a los signos que alcancenel carácter de notorios, aunque no se encuen-tren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión486 a la marca notoria va más allá de la exigen-cia del uso real y efectivo de las marcas, la cualsustenta figuras como la cancelación del regis-tro de la marca por no uso. En efecto, el artículo229, literal b), dispone que no se negará el ca-rácter de notorio de un signo por el sólo hechode que no se haya usado o no se esté usandopara distinguir productos o servicios, o paraidentificar actividades o establecimientos en elPaís Miembro.

La finalidad de dicha disposición, es evitar quelos competidores se aprovechen del esfuerzoempresarial ajeno y que, de una manera parasi-taria, usufructúen el prestigio ganado por unamarca notoria, que aunque no se haya usado ono esté siendo usada en el respectivo PaísMiembro, continúa siendo notoria en otros Paí-ses. Se advierte, sin embargo, que la prueba dela notoriedad del signo deberá atender a crite-rios diferentes al del uso del signo en el merca-do, ya que deberá dar cumplimiento a lo indica-do en el artículo 228 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.

b. En relación con los diferentes riesgos enel mercado.

En relación con los diferentes tipos de riesgos alos que se exponen los signos distintivos en elmercado, hay que tener en cuenta que la doctri-

na tradicionalmente se ha referido, por lo gene-ral, a dos clases de riesgo: el de confusión y elde asociación. Actualmente, la lista se ha exten-dido y se han clasificado otro tipo de riesgoscon el objetivo de proteger los signos distintivossegún su grado de notoriedad. La Decisión 486atendiendo dicha línea, ha ampliado la protec-ción de los signos notoriamente conocidos, con-sagrando cuatro riesgos. De conformidad conlos artículos 136, literal h), y 226 literales a), b),y c), estos son: el riesgo de confusión, el deasociación, el de dilución y el de uso parasita-rio.

El riesgo de confusión, es la posibilidad de queel consumidor al adquirir un producto pienseque está adquiriendo otro (confusión directa), oque piense que dicho producto tiene un origenempresarial diferente al que realmente posee(confusión indirecta).

El riesgo de asociación, es la posibilidad de queel consumidor, que aunque diferencie las mar-cas en conflicto y el origen empresarial del pro-ducto, al adquirirlo piense que el generador ocreador de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que eluso de otros signos idénticos o similares, cau-se el debilitamiento de la altísima capacidaddistintiva que el signo notoriamente conocido haganado en el mercado, aunque se use paraproductos, que no tengan ningún grado deconexidad con los que ampara el signo notoria-mente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es laposibilidad de que un competidor parasitario, seaproveche injustamente del prestigio de los sig-nos notoriamente conocidos, aunque la acciónse realice sobre productos o servicios, que notengan ningún grado de conexidad con los queampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca sal-vaguardar los signos notoriamente conocidos delo siguiente:

Evitar que el público consumidor, caiga enerror, al adquirir determinado producto pen-sando que está adquiriendo otro.

Evitar que el público consumidor, caiga enerror, en relación con el origen empresarialdel signo notoriamente conocido.


Evitar que el público consumidor, caiga enerror, al pensar que las empresas producto-ras tiene algún grado de vinculación.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo generalha estado ligado con la protección de la marcarenombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente:

“En efecto, la protección frente al riesgo dedilución se proyecta sobre las conductasadhesivas respecto a las marcas de alto re-nombre susceptibles de perjudicar la posi-ción competitiva de su legitimo titular me-diante el debilitamiento de su extraordinariacapacidad distintiva ganada a través de lapropia eficiencia”. 7

Por último, en relación con el riesgo de uso pa-rasitario, se protege al signo notoriamente co-nocido contra el aprovechamiento injusto de suprestigio por parte de terceros, sin importar, aligual que en el caso anterior, los productos oservicios que se amparen. Lo expuesto, estáligado a la función publicitaria de la marca, perose diferencia del riesgo de dilución en que lafinalidad del competidor parasitario es única-mente un aprovechamiento de la reputación, sinque sea necesario que se presente un debilita-miento de la capacidad distintiva de la marcanotoriamente conocida.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado:

“El propósito perseguido por el competidorparasitario es claro: o bien la similitud entrelos signos, aunque no medie similitud entrelas prestaciones y sin provocar falsa repre-sentación alguna respecto del origen, sirvepara establecer una relación intelectual queatrae la atención del público consumidor deforma superior a la que alcanzaría con elempleo de un signo renombrado; o bien lasemejanza depara la transmisión conscienteo inconsciente de la reputación que simboli-za el signo pese a la falta de semejanza delos productos del competidor con los origina-rios. En ambos casos la apropiación aprove-cha los esfuerzos publicitarios del legítimotitular o el valioso caudal informativo que elconsumidor asocia al signo”. 8

3. Prueba.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca,es un hecho que debe ser probado por quien loalega, a través de prueba hábil ante el Juez o laOficina Nacional Competente, según sea el caso.El reconocimiento de dicha notoriedad corres-ponde otorgarlo a la autoridad nacional compe-tente, con base en que según el artículo 228 dela Decisión 486, para que se pueda determinarsi una marca es notoriamente conocida se debetener en cuenta, entre otros:

“a) el grado de su conocimiento entre los miem-bros del sector pertinente dentro de cual-quier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfi-ca de su utilización, dentro o fuera decualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfi-ca de su promoción, dentro o fuera decualquier País Miembro, incluyendo lapublicidad y la presentación en ferias, ex-posiciones u otros eventos de los produc-tos o servicios, del establecimiento o de laactividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada parapromoverlo, o para promover el estableci-miento, actividad, productos o servicios alos que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de laempresa titular en lo que respecta al sig-no cuya notoriedad se alega, tanto en elplano internacional como en el del PaísMiembro en el que se pretende la protec-ción;

f) el grado de distintividad inherente o adqui-rida del signo;

g) el valor contable del signo como activoempresarial;

h) el volumen de pedidos de personas inte-resadas en obtener una franquicia o licen-cia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativasde fabricación, compras o almacenamien-to por el titular del signo en el País Miem-bro en que se busca protección;

7 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LAMARCA RENOMBRADA“. Ed. Civitas, Madrid España,1995. Pág. 283

8 Ibídem. Pág. 247.


j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier re-gistro o solicitud de registro del signo dis-tintivo en el País Miembro o en el extranje-ro”.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad y susceptibilidad derepresentación gráfica y, además,si el signo no está incurso en nin-guna de las causales de irregis-trabilidad señaladas en los artícu-los 135 y 136 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad An-dina. La distintividad del signo pre-supone su perceptibilidad por cual-quiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entredos signos distintivos, la autoridadnacional que corresponda deberáproceder al cotejo de los signos enconflicto, para luego determinar siexiste o no riesgo de confusión y/ode asociación, acorde con las re-glas establecidas en la presenteprovidencia.

TERCERO: El Juez Consultante, debe esta-blecer el riesgo de confusión y/ode asociación que pudiera existirentre los signos denominativosTRANSPACK, aplicando los crite-rios adoptados por este Tribunal,para la comparación entre esta cla-se de signos.

CUARTO: El Juez Consultante, debe estable-cer el riesgo de confusión y/o deasociación que pudiera existir en-tre el signo denominativo TRANS-PACK y los siguientes signos mix-tos: marca TRANSPACK y enseñacomercial TRANSPACK, aplicandolos criterios adoptados por este Tri-bunal, para la comparación entreesta clase de signos.

QUINTO: La protección del nombre comercialen el Régimen de la Decisión 486tiene las siguientes características:

1. El derecho sobre el nombre co-mercial, se genera con su primeruso en el comercio y termina cuan-do cesa dicho uso. Lo anteriorquiere decir, que el depósito delnombre comercial en la oficinanacional competente no es cons-titutivo de derechos sobre el mis-mo.

2. Quien alegue derechos sobre unnombre comercial, deberá probarsu uso real y efectivo.

3. Quien alegue y pruebe el uso realy efectivo de un nombre comer-cial, con anterioridad a la solici-tud de registro de un signo idénti-co o similar, podrá oponerse adicha solicitud si su uso pudieracausar riesgo de confusión y/ode asociación.

4. Quien alegue y pruebe el uso realy efectivo de un nombre comer-cial, con anterioridad al uso deun signo idéntico o similar, podráoponerse a dicho uso si éste pu-diera causar riesgo de confusióny/o de asociación.

Un nombre comercial registrado deuna manera y usado de otra, nogeneraría ninguna clase de derecho.Es decir, el nombre comercial regis-trado deber ser el mismo real y efec-tivamente usado en el mercado, yaque de lo contrario no cabría ningúnderecho sobre el primero. Lo ante-rior, por cuanto dicho signo, aun-que registrado, no tendría relacióncon el público consumidor. Por lotanto, el Juez Consultante deberáestablecer el uso real, efectivo yconstante del nombre comercial pa-ra determinar cuál signo es el querealmente tiene relación con los pro-ductos o servicios y con el públicoconsumidor y, en consecuencia,cuál es el objeto del derecho deltitular.


SEXTO: La enseña comercial es aquel signodistintivo que se utiliza para identifi-car un establecimiento mercantil.

De conformidad con el artículo 200de la Decisión 486, la protección y eldepósito de las enseñas comercia-les se regirán por las normas relati-vas al nombre comercial. En conse-cuencia, la protección de dicho sig-no distintivo se soporta en dos facto-res:

a) Que se pruebe el uso real, efecti-vo y constante de la enseña co-mercial antes de la solicitud deregistro de un signo idéntico o si-milar.

b) Que quien alegue y pruebe lo an-terior, puede oponerse al registrodel signo idéntico o similar, si éstepudiera causar riesgo de confu-sión y/o de asociación en el públi-co consumidor

SÉPTIMO: Como los signos en conflicto ampa-ran servicios de las clases 42 y 39,es preciso que el Juez Consultantematice la regla de la especialidad y,en consecuencia, analice el gradode vinculación o relación competitivade los servicios que amparan lossignos en conflicto, para que de estaforma se pueda establecer la posibi-lidad de error en el público consumi-dor, de conformidad con los criteriosplasmados en la presente providen-cia.

OCTAVO: El artículo 224 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina,consagra una definición de signonotoriamente conocido con las si-guientes características:

• Para que un signo se considerecomo notorio, debe ser conocidopor el sector pertinente, enten-diendo por tal lo consagrado en elartículo 230 de la Decisión 486.

• Debe haber ganado dicha notorie-dad, en cualquiera de los PaísesMiembros.

• Que haya obtenido dicha notorie-dad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece, una pro-tección más amplia de los signosnotoriamente conocidos, lo que im-plica, por un lado, de la ruptura delos principios de especialidad, terri-torialidad y del uso real y efectivo dela marca y, por otro, la proteccióncontra los riesgos de confusión, aso-ciación, dilución y del uso parasita-rio, de conformidad con lo expresadoen la presente Interpretación Preju-dicial.

En relación con el riesgo de uso pa-rasitario, se protege al signo notoria-mente conocido contra el aprovecha-miento injusto de su prestigio porparte de terceros, sin importar losproductos o servicios que se ampa-ren. Lo anterior, está ligado a la fun-ción publicitaria de la marca, pero sediferencia del riesgo de dilución enque la finalidad del competidor para-sitario, es únicamente un aprovecha-miento de la reputación, sin que seanecesario que se presente un debili-tamiento de la capacidad distintivade la marca notoriamente conocida.

Alegada la notoriedad de una marcacomo obstáculo para el registro deun signo, la prueba de tal circuns-tancia, corresponde a quien la ale-ga. Éste dispondrá, para ese objeto,de los medios probatorios previstosen la legislación interna y el recono-cimiento corresponde otorgarlo, se-gún el caso, a la Oficina NacionalCompetente o a la Autoridad Nacio-nal Competente, con base en laspruebas presentadas.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2003-0234, deberá adoptar la presente interpretación.Así mismo, deberá dar cumplimiento a las pres-cripciones contenidas en el párrafo tercero delartículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la Secretaría


General de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.








Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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