sumario tribunal de justicia de la comunidad...

Proceso 141-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134, párrafo primero, y136, literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedidapor la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consultasolicitada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia dela República del Perú. Expediente Interno Nº 4558-2008. Actor: SOCIE-DAD ALCON, INC. Marca: SYSTALAN (denominativa) ...............................

Proceso 11-IP-2010.- Interpretación Prejudicial del artículo 276 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada porla Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. In-terpretación Prejudicial, de oficio, del artículo 266 de la misma Decisión.Actor: LABORATORIOS LIBRAPHARMA LIMITADA. Asunto: “DATOS DEPRUEBA – NUEVA ENTIDAD QUÍMICA”. Proceso interno N° 2005-0062...

Proceso 13-IP-2010.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Deci-sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 34, 44, 45 y la Dispo-sición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo deEstado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrati-vo, Sección Primera. Actor: ABBOTT LABORATORIES. Patente: “Formu-laciones farmacéuticas mejoradas de Ritonavir y Ritonavir en combinacióncon otros inhibidores de Proteasa VIH”. Expediente Interno Nº 2006-0259

Proceso 14-IP-2010.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal a) y 143de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamen-to en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República deColombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor:PUMA RUDOLF DASSLER SPORT. Marca: “PUMA” (mixta). ExpedienteInterno N° 2004-0390....................................................................................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXVII - Número 1833

Lima, 13 de mayo de 2010

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PROCESO 141-IP-2009

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, párrafo primero, y 136,literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la

Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada porla Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del

Perú. Expediente Interno Nº 4558-2008. Actor: SOCIEDAD ALCON, INC.Marca: SYSTALAN (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los diez y siete díasdel mes de marzo del año dos mil diez, procede a

resolver la solicitud de Interpretación Prejudicialformulada por la Sala Civil Permanente de la Cor-te Suprema de Justicia de la República del Perú.

GACETA OFICIAL 13/05/2010 2.48

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que, su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 04 de marzo de 2010.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: ALCON, INC.

Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DE-FENSA DE LA COMPETENCIAY DE LA PROTECCIÓN DE LAPROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI DE LA REPÚBLICADE PERÚ.

Tercero interesado: LABORATORIOS LAN-SIER S.A.C.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidosde los narrados en la demanda y otros de lasolicitud de interpretación prejudicial y de losantecedentes administrativos de los actos acu-sados, se encuentran:

1. La sociedad LABORATORIOS LANSIERS.A.C., solicitó el 24 de abril de 2006 el re-gistro como marca del signo denominativoSYSTALAN, para amparar productos com-prendidos en la clase 5 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

2. Una vez publicado el extracto en la Gacetade Propiedad Industrial, la sociedad ALCON,INC, presentó oposición al registro solicitadocon base en la marca denominativa SYSTA-NE, registrada bajo el certificado No. 92169 ypara distinguir preparaciones farmacéuticas

oftálmicas de la clase 5 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

3. La Oficina de Signos Distintivos del INDE-COPI, mediante Resolución N° 18188-2006/OSD-INDECOPI de 31 de octubre de 2006,resolvió declarar infundada la oposición y con-ceder el registro solicitado.

4. La sociedad ALCON, INC, presentó recursode apelación contra el anterior acto adminis-trativo.

7. El Tribunal de Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual, mediante Resolu-ción 512-2007/TPI-INDECOPI de 13 de marzode 2007, resolvió el recurso de apelación enel sentido de confirmar el acto impugnado.

8. La sociedad ALCON, INC, interpuso ante laCorte Superior de Lima, Sala de lo Contencio-so Administrativo, República del Perú, accióncontencioso administrativa en relación conlos anteriores actos administrativos.

9. La Sala Transitoria Especializada en lo Con-tencioso Administrativo de la Corte Superiorde Justicia de Lima, mediante sentencia de13 de junio de 2008, decidió declarar infunda-da la demanda.

10. La sociedad ALCON, INC, interpuso recursode apelación contra la providencia mencio-nada anteriormente.

11. La Sala Civil Permanente de la Cote Supre-ma de Justicia de la República del Perú,mediante Oficio No. 215-2009-P-SCP-CS de9 de noviembre de 2009, remite al Tribunalde Justicia de la Comunidad Andina la res-pectiva solicitud de interpretación prejudicial.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA.

La parte demandante soporta la acción en lossiguientes argumentos:

1. Aduce, que los signos en conflicto sonconfundibles hasta el punto de generar erroren cuanto al origen empresarial de los pro-ductos.

2. Manifiesta, que el examen de registrabilidadde las marcas farmacéuticas debe ser riguro-


so, ya que se debe evitar cualquier posibili-dad de error en el público consumidor.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

a. Por parte del INDECOPI.

• Argumenta, que los signos en conflicto noson confundibles en el aspecto fonético ygráfico.

• Manifiesta, que dichos signos compartenla partícula SYSTA pero se diferencian ensus terminaciones.

b. Por parte de la tercera interesada en lasresultas del proceso.

La sociedad LABORATORIOS LANSIERS.A.C., contestó la demanda de la siguientemanera:

• Afirma, que los signos en conflicto no sonconfundibles desde el punto de vista gráfi-co y fonético.

• Manifiesta, que éstos son de fantasía.

• Argumenta, que la partícula SYSTA es deuso común en la clase 5 y, por lo tanto, nodebe tenerse en cuenta al analizar la com-paración.

• Aduce, que el INDECOPI actuó con apegoa resoluciones que emite para casos simi-lares.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,es competente para interpretar por la vía preju-dicial, las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con elfin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita son:los artículos 147 y 168 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, el Tribunal consideraque las mencionadas normas no son aplicablesal caso bajo estudio. Por lo tanto, se interpreta-

rán, de oficio, las siguientes: artículos 134, pá-rrafo primero, y 136, literal a), de la Decisión486.

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscep-tibles de representación gráfica. La naturale-za del producto o servicio al cual se ha deaplicar una marca en ningún caso será obs-táculo para su registro.

(…)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellossignos cuyo uso en el comercio afectara in-debidamente un derecho de tercero, en parti-cular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación”;

(…)

VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

A. Concepto de marca. Requisitos para el regis-tro de las marcas.

B. La irregistrabilidad de signos por identidad osimilitud. Riesgo de confusión y/o de asocia-ción. Las reglas para el cotejo de los signosdistintivos.


C. Comparación entre signos denominativos.

D. Examen de signos que distinguen productosfarmacéuticos.

E. Partículas de uso común en signos que dis-tinguen productos farmacéuticos. La marcadébil.

F. Los signos de fantasía.

G. Autonomía de las Oficinas de Registro Mar-cario.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARAEL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno, seresolvió conceder el registro del signo denomi-nativo SYSTALAN. Por tal motivo, es pertinentereferirse al concepto de marca y los requisitospara su registro.

1. Requisitos para el registro de las marcas.

Antes de establecer los requisitos para el regis-tro de las marcas, es pertinente referirse alconcepto de marca y sus funciones.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, ofrece una defini-ción general de marca: “(...) cualquier signo quesea apto para distinguir productos o serviciosen el mercado”.

De conformidad con la anterior definición nor-mativa, se podría decir que la marca es un bieninmaterial que permite identificar o distinguir losdiversos productos y servicios que se ofertan enel mercado.

La marca cumple distintas funciones en el mer-cado, a saber:

• Diferencia los productos o servicios que seofertan.

• Es indicadora de la procedencia empresarial.

• Indica la calidad del producto o servicio queidentifica.

• Concentra el goodwill del titular de la marca.

• Sirve de medio para publicitar los productos oservicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,ha tratado el tema de las funciones de la marcade la siguiente manera:

“Las marcas como medio de protección alconsumidor, cumplen varias funciones (dis-tintiva, de identificación de origen de los bie-nes y servicios, de garantía de calidad, fun-ción publicitaria, competitiva, etc.). De ellasy, para el tema a que se refiere este punto, ladestacable es la función distintiva, que per-mite al consumidor identificar los productos oservicios de una empresa de los de otras.Las restantes funciones, se ha dicho, se en-cuentran subordinadas a la capacidad distin-tiva del signo, pues sin ésta no existiría elsigno marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpre-tación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997).

Respecto de la función publicitaria ha dicho losiguiente:

“Estas precisiones permiten determinar quela marca cumple un papel esencial como esel de ser informativa, respecto a la proceden-cia del producto o del servicio al que repre-senta, función publicitaria que es percibidapor el público y los medios comerciales, pu-diéndose no obstante causar engaño o con-fusión por falsas apreciaciones respecto delos productos o servicios protegidos”. (Proce-so 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de28 de julio de 2004, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de06 de septiembre de 2004). 1

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, en siete literalesconsagra una enumeración no taxativa de lossignos que son aptos para obtener el registromarcario; establece que pueden constituir mar-cas, entre otros: las palabras o combinación depalabras; las imágenes, figuras, símbolos, grá-ficos, logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos; los sonidos y olores;las letras y números; un color que se encuentre

1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado envarias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidaspor el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emiti-da en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicialde 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003.


delimitado por una forma, o una combinación devarios colores; la forma de productos, envases oenvolturas; o cualquier combinación de los sig-nos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Indus-trial contenido en la citada Decisión, los requisi-tos para el registro de marcas son: distintividady susceptibilidad de representación gráfica.

A pesar de que no se menciona de manera ex-presa el requisito de la perceptibilidad, es im-portante destacar que éste es un elementoque forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifes-tado lo siguiente:

“La perceptibilidad, precisamente, hace refe-rencia a todo elemento, signo o indicaciónque pueda ser captado por los sentidos paraque, por medio de éstos, la marca penetre enla mente del público, el cual la asimila confacilidad. Por cuanto para la percepción sen-sorial o externa de los signos se utiliza enforma más general el sentido de la vista, hanvenido caracterizándose preferentementeaquellos elementos que hagan referencia auna denominación, a un conjunto de pala-bras, a una figura, a un dibujo, o a un conjun-to de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Inter-pretación Prejudicial de 26 de octubre del2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembrede 2004).

En relación con los dos requisitos previstos enla norma, se tiene:

• La distintividad.

La distintividad es la capacidad intrínseca quedebe tener el signo para distinguir unos produc-tos o servicios de otros. El carácter distintivo dela marca le permite al consumidor realizar laelección de los bienes y servicios que deseaadquirir; también permite al titular de la marcadiferenciar sus productos y servicios de otrossimilares que se ofertan en el mercado.

• La susceptibilidad de representación grá-fica.

Es la posibilidad de que el signo a registrarcomo marca sea descrito mediante palabras,

gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal ma-nera que sus componentes puedan ser aprecia-dos por quien lo observe. Esta característica esimportante para la publicación de las solicitudesde registro en los medios oficiales.

En conclusión, para que un signo sea registradocomo marca debe ser distintivo y susceptible derepresentación gráfica, de conformidad con elartículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debeser perceptible, ya que, como se mencionó,dicho requisito se encuentra implícito en la no-ción de marca.

Es importante advertir que la naturaleza delproducto o servicio no es óbice para su registro.Tal previsión está consagrada en el mencionadoartículo 134.

El Juez Consultante debe proceder a analizar,en primer lugar, si la marca a registrar cumplecon los requisitos mencionados, para luego,determinar si el signo no está inmerso en algu-na de las causales de irregistrabilidad señala-das en la normativa comunitaria.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS PORIDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CON-FUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS RE-GLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DIS-TINTIVOS.

En el procedimiento administrativo interno, seargumentó que el signo denominativo SYSTA-LAN era confundible con la marca denomina-tiva SYSTANE. Por tal motivo, es pertinentereferirse a la irregistrabilidad de signos por iden-tidad o similitud y a las reglas para el cotejo designos distintivos.

1. Irregistrabilidad de signos por identidado similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, consa-gra una causal de irregistrabilidad relacionadaespecíficamente con el requisito de distintividad.Establece, que no son registrables signos quesean idénticos o se asemejen a una marcaanteriormente solicitada para registro o registra-da por un tercero, en relación, con los mismosproductos o servicios, o para productos o servi-cios respecto de los cuales el uso de la marcapueda causar un riesgo de confusión y/o deasociación.


Los signos distintivos en el mercado se expo-nen a diversos factores de riesgo; la doctrinatradicionalmente se ha referido a dos clases: alde confusión y/o de asociación. Actualmente, lalista se ha extendido y se han clasificado otrostipos de riesgos, con el objetivo de proteger lossignos distintivos según su grado de notorie-dad. 2

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación,el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarial

del producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica”.(Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudi-cial del 2 de julio de 2008, publicada enGaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N°1648 del 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no esregistrable un signo confundible, ya que no po-see fuerza distintiva; de permitirse su registrose estaría atentando contra el interés del titularde la marca anteriormente registrada, así comoel de los consumidores. Dicha prohibición, con-tribuye a que el mercado de productos y servi-cios se desarrolle con transparencia y, comoefecto, que el consumidor no incurra en error alrealizar la elección de los productos o serviciosque desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Com-petente debe observar y establecer si entre lossignos en conflicto existe identidad o semejan-za, para determinar luego, si esto es capaz degenerar confusión o asociación entre los consu-midores. De la conclusión a que se arribe, de-penderá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse des-de diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la seme-janza de las letras entre los signos a comparar-se. La sucesión de vocales, la longitud de lapalabra o palabras, el número de sílabas, lasraíces o las terminaciones iguales, pueden in-crementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, y cuando lasílaba tónica en las denominaciones compara-das es idéntica o muy difícil de distinguir. Sinembargo, se debe tener en cuenta las particula-ridades de cada caso, para determinar una posi-ble confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre sig-nos que evocan una idea idéntica o semejante.

2. Reglas para el cotejo de signos distinti-vos.

La Autoridad Nacional competente, deberá pro-ceder al cotejo de los signos en conflicto, apli-cando para ello los siguientes parámetros:

2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOSSIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNAECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchasmarcas poseen una imagen atractiva que puedeser empleada en la promoción de productos oservicios distintos. La creación de esta imagen noes casual, sino que obedece a una estrategia demarketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.Los riesgos a los que se ven expuestos estossignos son: dilución del valor atractivo de la mar-ca, uso parasitario de las representaciones positi-vas que condensa el signo, utilización de la marcapara productos o servicios distintos de forma quepueda dañarse las asociaciones positivas que lamarca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidostradicionalmente por el sistema de marcas, sólo elprimero (dilución del valor atractivo de la marca)era merecedor de una protección ampliada. Paraello la marca debía revestir determinadas caracte-rísticas, entre las cuales, era relevante la implan-tación del signo en prácticamente la totalidad delpúblico de los consumidores. Se cuestionó enton-ces si sólo este tipo de marcas debían mereceruna protección contra los otros riesgos señala-dos. La conclusión a la que se llegó fue que elfundamento común a estos riesgos, no era tanto lagran implantación que goza el signo en el tráficoeconómico, sino la reputación que condensa lamarca, de la cual se hace un uso parasitario o setrata de dañar negativamente. Surgen entonces lostérminos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta repu-tación’ para definir a este nuevo tipo de signo quecondensa una elevada reputación y prestigio quelo hace merecedor de una protección más allá dela regla de la especialidad”.


• La comparación, debe efectuarse sin des-componer los elementos que conforman elconjunto marcario, es decir, cada signo debeanalizarse con una visión de conjunto, tenien-do en cuenta su unidad ortográfica, auditiva eideológica.

• En la comparación, se debe emplear el méto-do del cotejo sucesivo, es decir, se debeanalizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo,ya que el consumidor no observa al mismotiempo las marcas, sino que lo hace en dife-rentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no enlas diferencias, ya que en estas últimas esdonde se percibe el riesgo de confusión o deasociación.

• Al realizar la comparación, es importante tra-tar de colocarse en el lugar del presuntocomprador, pues un elemento importante pa-ra el examinador, es determinar cómo el pro-ducto o servicio es captado por el públicoconsumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptadospor el Tribunal en numerosas InterpretacionesPrejudiciales, entre los cuales, podemos desta-car: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Preju-dicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDU-POP”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. YProceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicialde 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicadaen Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°1370, de 14 de julio de 2006.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMI-NATIVOS.

En el proceso interno se debe proceder a lacomparación entre los signos denominativosSYSTALAN y SYSTANE. Por tal motivo, es ne-cesario abordar el tema de la comparación entresignos denominativos.

Al momento de realizar la comparación entredos signos denominativos, el examinador debetomar en cuenta los siguientes criterios:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto,es decir, sin descomponer su unidad fonéti-ca. Sin embargo, es importante tener en cuen-

ta, las sílabas o letras que poseen una fun-ción diferenciadora en el conjunto, ya queesto ayudaría a entender cómo el signo espercibido en el mercado.

• Se debe igualmente precisar acerca de lasílaba tónica de los signos a comparar, yaque si ocupa la misma posición, es idéntica omuy difícil de distinguir, la semejanza entrelos signos podría ser evidente.

• Se debe observar el orden de las vocales,pues esto indica la sonoridad de la denomi-nación.

• Se debe determinar el elemento que impactade una manera más fuerte en la mente delconsumidor, porque esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez Consultante,aplicando este criterio, debe establecer el ries-go de confusión y/o de asociación que pudieraexistir entre los signos denominativos SYSTA-LAN y SYSTANE.

D. EXAMEN DE SIGNOS QUE DISTINGUENPRODUCTOS FARMACÉUTICOS.

Ambos signos confrontados amparan produc-tos de la clase 5 de la Clasificación Internacio-nal de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar elexamen de los signos que distinguen productosfarmacéuticos.

El examen de estos signos merece mayor aten-ción en procura de evitar la posibilidad de confu-sión entre los consumidores. En estos casos,es necesario que el examinador aplique un cri-terio más riguroso.

A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado dela siguiente manera:

“Lo que se trata de proteger evitando la con-fusión marcaria, es la salud del consumidor,quien por una confusión al solicitar un pro-ducto y por la negligencia del despachador,puede recibir uno de una fonética semejantepero que difiera de su composición y finali-dad. Si el producto solicitado está destinadoal tratamiento gripal y el entregado lo es parael tratamiento amebático (sic), las consecuen-cias en el consumidor pueden ser nefastas.


Hay que tomar en consideración lo que seviene denominando en nuestros Países so-bre la cultura ‘curativa personal’, según lacual un gran número de pacientes se autore-cetan bien por haber escuchado el anunciopublicitario de un producto o por haber recibi-do alguna insinuación de un tercero. No seconsidera que cada organismo humano tieneuna reacción diferente frente al mismo fárma-co, y sin embargo la automedicación puedellevar al momento de la adquisición del pro-ducto a un error o confusión por la similitudentre los dos signos.

El criterio jurisprudencial concordante de esteTribunal sobre las marcas farmacéuticas hasido reiterado en varias sentencias. Así, enel Proceso 30-IP-2000, se estableció lo si-guiente:

Este Tribunal se inclina por la tesis de queen cuanto a marcas farmacéuticas el examende la confundibilidad debe tener un estudio yanálisis más prolijo evitando el registro demarcas cuya denominación tenga una estre-cha similitud para evitar precisamente, que elconsumidor solicite un producto confundién-dose con otro, lo que en determinadas cir-cunstancias puede causar un daño irrepara-ble a la salud humana, más aún tomando enconsideración que en muchos establecimien-tos, aun medicamentos de delicado uso, sonexpendidos sin receta médica y con el soloconsejo del farmacéutico de turno.

Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo es-ta línea de rigurosidad del examen o compa-ración de dos signos que amparen productosfarmacéuticos, en la conclusión tercera, elTribunal expresó:

Respecto de los productos farmacéuticos,resulta de gran importancia determinar la na-turaleza de los mismos, dado que algunos deellos corresponden a productos de delicadaaplicación, que pueden causar daños irrepa-rables a la salud del consumidor. Por lo tan-to, lo recomendable en estos casos es apli-car, al momento del análisis de las marcasconfrontadas, un criterio riguroso, que bus-que prevenir eventuales confusiones en elpúblico consumidor dada la naturaleza de losproductos con ellas identificadas”. (ProcesoN° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de30 de enero de 2002, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de27 de febrero de 2002).

Este razonamiento se soporta en el criterio delconsumidor medio, que en estos casos es devital importancia, ya que las personas que con-sumen estos productos farmacéuticos no sue-len ser especializadas en temas químicos nifarmacéuticos y, por lo tanto, son más suscep-tibles de confusión al adquirir dichos productos.El criterio comentado insta al examinador aponerse en el lugar de un consumidor medio,que en el caso en cuestión es la población con-sumidora de productos farmacéuticos y, queademás, va a utilizar el producto dentro delámbito de su hogar sin asistencia técnica per-manente.

E. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN SIGNOSQUE DISTINGUEN PRODUCTOS FARMA-CÉUTICOS. LA MARCA DÉBIL.

Como quiera que la sociedad LABORATORIOSLANSIER S.A.C. argumentara que la partículaSYSTA es de uso común en la clase 5, espreciso que el Juez Consultante determine sidicha partícula es de uso común en la clase 5de la Clasificación Internacional de Niza, paraposteriormente realizar el cotejo de los signosen conflicto.

Las marcas farmacéuticas frecuentemente seconfeccionan con la conjunción de elementosde uso general y corriente, que le dan al signoalgún poder evocativo (prefijos, sufijos o pala-bras), ya que ofrecen al consumidor una ideaacerca de las propiedades del producto, susprincipios activos, su uso terapéutico, etc. Porlo tanto, ningún competidor en el mercado pue-de apropiarse de tal partícula común.

El derecho de uso exclusivo del titular de lamarca no impide que las partículas de uso co-mún puedan ser utilizadas por el público engeneral 3. En este sentido, los signos que con-

3 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:“El titular de una marca con un elemento de usocomún sabe que tendrá que coexistir con las mar-cas anteriores, y con las que se han de solicitar enel futuro. Y sabe también que siempre existiráentre las marcas así configuradas el parecido quese deriva, necesariamente, de las partículas coparti-cipadas insusceptibles de privilegio marcario. Estonecesariamente tendrá efectos sobre el criterioque se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dichoque esos elementos de uso común son marca-riamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHODE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires,Argentina, 2002. Pág. 191.


tengan dichas partículas serán consideradosmarcariamente débiles.

Por lo tanto, las partículas de uso común queconforman marcas farmacéuticas no deben serconsideradas a efecto de determinar si existeconfusión, siendo ésta una circunstancia de ex-cepción a la regla de que el cotejo de las mar-cas debe realizarse atendiendo a una simplevisión de conjunto de los signos que se enfren-tan, donde el todo prevalece sobre sus compo-nentes.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consul-tante deberá determinar si la partícula SYSTAes de uso común en la clase 5, para así esta-blecer el riesgo de confusión que pudiera pre-sentarse en el público consumidor.

F. LOS SIGNOS DE FANTASÍA.

La sociedad LABORATORIOS LANSIER S.A.C.,sostuvo que los signos en conflicto son de fan-tasía. En consecuencia, se hace necesario abor-dar el tema de los signos de fantasía.

Los signos de fantasía son producto del ingenioe imaginación de sus autores; consisten envocablos que no tienen significado propio peroque pueden despertar alguna idea o concepto, oque teniendo significado propio no evocan losproductos que distinguen, ni ninguna de suspropiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunalse ha manifestado de la siguiente manera:

“Son palabras de fantasía los vocablos crea-dos por el empresario que pueden no tenersignificado pero hacen referencia a una ideao concepto; también lo son las palabras consignificado propio que distinguen un productoo servicio sin evocar ninguna de sus propie-dades. Característica importante de esta cla-se de marcas es la de ser altamente distinti-vas (…) se pueden crear combinaciones ori-ginales con variantes infinitas y el resulta-do es el nacimiento de palabras nuevas quecontribuyen a enriquecer el universo de lasmarcas”. (Proceso 72-IP-2003. InterpretaciónPrejudicial de 04 de septiembre de 2003,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 989 de 29 de septiembre de2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente unalto grado de distintividad y, por lo tanto, si sonregistrados poseen una mayor fuerza de oposi-ción en relación con marcas idénticas o seme-jantes.

El Juez Consultante, de conformidad con elcapítulo precedente, deberá comparar los sig-nos enfrentados, determinando la condición defantasía de ambos signos confrontados.

G. AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS DE RE-GISTRO MARCARIO.

La sociedad LABORATORIOS LANSIER S.A.C.,argumentó que el INDECOPI actuó con apego alas resoluciones que emite para casos simila-res. De conformidad con lo anterior, es necesa-rio referirse a la autonomía de las Oficinas deRegistro Marcario.

El sistema de registro marcario adoptado en laComunidad Andina, se encuentra soportado enla actividad autónoma e independiente de lasOficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relacióncon decisiones emanadas de otras oficinas deregistro marcario, como en cuanto a sus pro-pias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha mani-festado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las deci-siones que de ellas emanan son independien-tes, algunas figuras del derecho marcario co-munitario las ponen en contacto, como seríael caso del derecho de prioridad o de la opo-sición de carácter andino, sin que lo anteriorsignifique de ninguna manera uniformizar enlos pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independen-cia de las Oficinas de Registro Marcario sig-nifica que juzgarán la registrabilidad o irre-gistrabilidad de los signos como marcas, sintener en consideración el análisis de regis-trabilidad o irregistrabilidad realizado en otrau otras Oficinas Competentes de los PaísesMiembros. De conformidad con lo anterior, sise ha obtenido un registro marcario en deter-minado País Miembro esto no significa queindefectiblemente se deberá conceder dichoregistro marcario en los otros Países. O bien,


si el registro marcario ha sido negado en unode ellos, tampoco significa que deba ser ne-gado en los demás Países Miembros, aún enel caso de presentarse con base en el dere-cho de prioridad por haberse solicitado en elmismo País que negó el registro”. (Proceso71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15de agosto de 2007, publicada en Gaceta Ofi-cial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15de octubre de 2007).

En cuanto a sus propias decisiones, el Título IIde la Decisión 486 regula el procedimiento deregistro marcario, e instaura en cabeza de lasOficinas Nacionales Competentes el procedi-miento y el respectivo examen de registrabili-dad. El Tribunal ha determinado los requisitosde dicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en múltiples InterpretacionesPrejudiciales 4 ha abordado el tema del exa-men de registrabilidad, pero en uno de susúltimos pronunciamientos, determinó con todaclaridad cuáles son las características deeste examen:

1. El examen de registrabilidad se realiza deoficio. La Oficina Nacional Competente de-be realizar el examen de registrabilidad asíno se hubieren presentado oposiciones, ono hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral.La Oficina Nacional Competente al anali-zar si un signo puede ser registrado comomarca debe revisar si cumple con todoslos requisitos de artículo 134 de la Deci-sión 486, y luego determinar si el signosolicitado encaja o no dentro de alguna delas causales de irregistrabilidad consagra-das en los artículos 135 y 136 de la mismanorma.

3. En consecuencia con lo anterior y en rela-ción con marcas de terceros, la OficinaNacional Competente, así hubiera o nooposiciones, deberá revisar si el signo so-

licitado no encuadra dentro del supuestode irregistrabilidad contemplado en el ar-tículo 136, literal a); es decir, debe deter-minar si es o no idéntico o se asemeja ono a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero,para los mismos productos o servicios, opara productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación”. (Pro-ceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudi-cial de 4 de diciembre de 2006, publicadaen Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartage-na N° 1476, de 16 de marzo de 2007).

Además de lo anterior, es necesario precisarque el examen de registrabilidad debe ser plas-mado en la Resolución que concede o deniegael registro marcario. Este, quiere decir que laOficina Nacional no puede mantener en secretodicho examen y, en consecuencia, la resoluciónrespectiva, que en últimas es la que se notificaal solicitante, debe dar razón del análisis efec-tuado. Con lo mencionado, se estaría cumplien-do con el principio básico de la motivación delos actos.

Por demás, se debe agregar otro requisito: queeste examen de oficio, integral y motivado, de-be ser autónomo, tanto en relación con las de-cisiones proferidas por otras oficinas de regis-tro marcario, como con las decisiones emitidaspor la propia oficina; esto significa que se deberealizar el examen de registrabilidad analizandocada caso concreto, es decir, estudiando elsigno solicitado para registro, las oposicionespresentadas y la información recaudada para elprocedimiento en cuestión, independiente delanálisis efectuado ya, sobre signos idénticos osimilares.

No se está afirmando, que la oficina de registromarcario no tenga límites a su actuación, o queno puede utilizar como precedentes sus propiasactuaciones, sino que ésta tiene la obligación,en cada caso, de hacer un análisis de registra-bilidad con las características mencionadas, te-niendo en cuenta los aspectos y pruebas queobran en cada trámite. Además, los límites a laactuación de dichas oficinas se encuentran mar-cados por la propia norma comunitaria, y por lasrespectivas acciones judiciales para defender lalegalidad de los actos administrativos emitidos.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

4 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudi-ciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005,proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpreta-ción Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferidadentro del proceso 167-IP-2005.


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad y susceptibilidad derepresentación gráfica y, además,si el signo no está incurso en nin-guna de las causales de irregis-trabilidad señaladas en los artícu-los 135 y 136 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad An-dina. La distintividad del signo pre-supone su perceptibilidad por cual-quiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entredos signos distintivos, la autoridadnacional que corresponda deberáproceder al cotejo de los signos enconflicto, para luego determinar siexiste o no riesgo de confusión y/ode asociación, acorde con las re-glas establecidas en la presenteprovidencia.

Se debe tener en cuenta que bastacon la posibilidad de riesgo de con-fusión y/o de asociación para queopere la prohibición de registro.

TERCERO: El Juez Consultante, debe estable-cer el riesgo de confusión que pu-diera existir entre los signos deno-minativos SYSTALAN y SYSTANE,aplicando los criterios adoptadospor este Tribunal para la compara-ción entre esta clase de signos.

CUARTO: El examen de los signos destina-dos a distinguir productos farma-céuticos, merece una mayor aten-ción en procura de evitar la posibili-dad de confusión entre los consu-midores. En estos casos es nece-sario que el examinador aplique uncriterio más riguroso.

QUINTO: El Juez Consultante deberá deter-minar si la partícula SYSTA es deuso común en la clase 5, para asíestablecer el riesgo de confusiónque pudiera presentarse en el pú-blico consumidor.

El derecho de uso exclusivo del ti-tular de la marca no impide que laspartículas de uso común puedanser utilizadas por el público en ge-neral. En este sentido, los signosque contengan dichas partículasserán considerados marcariamen-te débiles.

SEXTO: Los signos de fantasía tienen ge-neralmente un alto grado de distin-tividad y, por lo tanto, si son regis-trados poseen una mayor fuerza deoposición en relación con marcasidénticas o semejantes.

El Juez Consultante, deberá com-parar los signos enfrentados, de-terminando la condición de fantasíadel signo opositor.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad querealizan las Oficinas de RegistroMarcario debe ser de oficio, inte-gral, motivado y autónomo, de con-formidad con lo expresado en lapresente providencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 4558-2008, deberá adoptar la presente interpretación.Asimismo, deberá dar cumplimiento a las pres-cripciones contenidas en el párrafo tercero delartículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.

Leonor Perdomo PerdomoPRESIDENTA

Carlos Jaime Villarroel FerrerMAGISTRADO

Oswaldo Salgado EspinozaMAGISTRADO

Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO


PROCESO 11-IP-2010

Interpretación prejudicial del artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la SecciónPrimera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Interpretación

prejudicial de oficio del artículo 266 de la misma Decisión. Actor:LABORATORIOS LIBRAPHARMA LIMITADA. Asunto: “DATOS DE PRUEBA –

NUEVA ENTIDAD QUÍMICA”. Proceso interno N° 2005-0062.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losdiecisiete (17) días del mes de marzo del añodos mil diez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por el Consejo de Estado, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera,de la República de Colombia.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que las exigen-cias contempladas en el artículo 33 del Tratadode Creación del Tribunal y los requisitos previs-tos en el artículo 125 de su Estatuto fueroncumplidos, por lo que su admisión a trámite fueconsiderada procedente por auto de veinticinco(25) de febrero de 2010.

1. ANTECEDENTES:

1.1. Partes

La parte demandante es: LABORATORIOS LI-BRAPHARMA LIMITADA.

La parte demandada la constituye: el InstitutoNacional de Vigilancia de Medicamentos y Ali-mentos (INVIMA) de la República de Colombia.

1.2. Acto demandado

LABORATORIOS LIBRAPHARMA LIMITADAplantea que se declare la nulidad de las siguien-tes resoluciones administrativas:

- Nº 200405999 de 27 de agosto de 2004, pro-ferida por el Director General del INVIMA, queconfirmó por vía de reposición lo decidido enla Resolución Nº 200400391 de 8 de marzode 2004.

- Nº 200400391 de 8 de marzo de 2004, proferi-da por el Director General del INVIMA, queacogió el Acta Nº 4 de febrero de 2004 de laComisión Revisora – Sala Especializada deMedicamentos y Productos Biológicos delINVIMA, en donde se consideró que la LEVO-CETIRIZINA no era una Nueva Entidad Quí-mica.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Esta-do, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec-ción Primera, de la República de Colombia, hanpodido ser destacados los siguientes aspectos:

a) Los hechos

Entre los principales hechos considerados rele-vantes en esta causa se encuentran los siguien-tes:

- El 26 de septiembre de 2003, LABORATO-RIOS LIBRAPHARMA LIMITADA solicitó alINVIMA la Evaluación Farmacológica del pro-ducto ZYXEM TABLETAS, cuyo principio ac-tivo es la LEVOCETIRIZINA.

- El 28 de octubre de 2003, la Dirección Gene-ral del INVIMA adoptó los conceptos y reco-

Patricio Peralvo MendozaSECRETARIO (e)

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-

pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.SECRETARIA


mendaciones realizadas por la Sala Espe-cializada de Medicamentos y Productos Bio-lógicos de la Comisión Revisora en el Acta Nº35 de 2003, mediante la cual se “acepta elproducto con la condición de venta con fór-mula médica, y lo incluye en la norma farma-cológica 3.0.0.0.N10.”.

- El 20 de enero de 2004, LABORATORIOS LI-BRAPHARMA LIMITADA, solicitó a la Comi-sión Revisora – Sala Especializada de Medi-camentos y Productos Biológicos que concep-tuara sobre la aplicación de la protección aluso de la información no divulgada, al produc-to ZYXEM TABLETAS (levocetirizina 5 mg.),teniendo en cuenta que el principio activoLEVOCETIRIZINA supuestamente era unanueva entidad química, pues al momento dela evaluación farmacológica no estaba inclui-do en Normas Farmacológicas, y fue preci-samente el que dio lugar a la inclusión en lanorma farmacológica 3.0.0.0.N10.

- El 8 de marzo de 2004, el Director General delINVIMA, a través de Resolución Nº 2004003591acogió el Acta Nº 4 de febrero de 2004, por lacual la Comisión Revisora – Sala Especiali-zada de Medicamentos y Productos Biológi-cos conceptuó que “Teniendo en cuenta quela cetirizina, ya aceptada para uso en Colom-bia, es un recemato en iguales proporcionesde levocetirizina y dextrocetirizina ambas ac-tivas (Benedetti et al, 2001; Devalia et al,2001), el hecho de que se aísle y se separesola la forma levo, no le confiere carácter demolécula nueva”.

- El 25 de marzo de 2004, LABORATORIOSLIBRAPHARMA LIMITADA interpuso recur-so de reposición contra la Resolución Nº2004003591 de 8 de marzo de 2004, a fin deque revoque el concepto de la Comisión Revi-sora – Sala Especializada de Medicamentoscontenido en el numeral 2.3.57 del Acta 4 de2004, y en su lugar que se conceptúe en lostérminos previstos en el Decreto 2085 de2002, según la cual la LEVOCETIRIZINA esuna entidad química nueva.

- En el Acta Nº 13 de 19 de mayo de 2004, aco-gida mediante Resolución Nº 2004010357 de8 de junio de 2004 por la Dirección Generaldel INVIMA, la Comisión Revisora – Sala Espe-cializada de Medicamentos y Productos Bio-lógicos, conceptuó que “Teniendo en cuentaque la cetirizina es un racemato con igualesproporciones de las formas levo y dextro, y

siendo ambas formas activas, el hecho deque se aísle y se separe una forma de ellas(levo, en este caso) no le confiere carácter demolécula nueva. Es evidente que al estar ennormas farmacológicas la cetirizina comoracemato, en la misma se encuentra incluidala forma levo”.

- El 27 de agosto de 2004, el Director Generaldel INVIMA, a través de Resolución Nº2004015999, resolvió el recurso de reposi-ción, en el sentido de confirmar el conceptoemitido en el numeral 2.3.57 del Acta Nº 4 de25 de febrero de 2004, acogido mediante Re-solución 2004003591 de 8 de marzo de 2004,manteniéndose en su consideración de quela LEVOCETIRIZINA no es una nueva entidadquímica, agotándose así la vía gubernativa.

- El 8 de noviembre de 2004, LABORATORIOSLIBRAPHARMA LIMITADA presentó acciónde tutela con el fin de que se suspendan losefectos de todos los actos proferidos por elINVIMA.

- El 3 de diciembre de 2004, el Juzgado SextoCivil del Circuito ordenó tutelar transitoria-mente los derechos de LABORATORIOS LI-BRAPHARMA LIMITADA ordenando al INVI-MA suspender los efectos de las providen-cias en relación con la negación del reconoci-miento de la protección a la información nodivulgada dentro del producto ZYXEM quecontiene el principio activo LEVOCETIRI-ZINA, con el fin de facilitar al accionante queinterponga las acciones administrativas co-rrespondientes para la defensa de sus dere-chos.

b) Escrito de demanda

LABORATORIOS LIBRAPHARMA LIMITADA.manifiesta, en lo principal, los siguientes argu-mentos:

- Que el INVIMA mediante las resolucionesimpugnadas niega la condición de nueva enti-dad química sobre la base de interpretacio-nes arbitrarias y discrecionales, siendo quela ley es clara en establecer qué debe enten-derse por nueva entidad química, requisitoque fue cumplido por la LEVOCETIRIZINA alincluirse dentro de una norma farmacológicaque no existía.

- Que le bastaba al INVIMA verificar que laLEVOCETIRIZINA no estuviera contenida en


norma farmacológica, que no estuviera den-tro de las excepciones del parágrafo primerodel artículo 1 del Decreto 2085 de 2002, y, enconsecuencia, aceptar la condición de nuevaentidad química de la LEVOCETIRIZINA. Sinembargo, el INVIMA negó la calidad de nue-va entidad química de la LEVOCETIRIZINA,argumentando que la misma ya había sidoaprobada para uso terapéutico a través de lacetirizina, sin que en ningún aparte se esta-blezca por el Decreto 2085 de 2002 que esrequisito para que una entidad química seanueva que no haya sido aprobada para usoterapéutico, aspecto que tampoco se dabarespecto de la LEVOCETIRIZINA.

- Que es evidente la manifiesta violación delartículo 1º del Decreto 2085 de 2002 y el per-juicio causado en razón a que la negativa delINVIMA de considerar que la LEVOCETIRI-ZINA es una entidad química, trajo como con-secuencia que la información presentada alINVIMA, para su inclusión en norma farmaco-lógica, no sea protegida respecto de tercerosque pretendan valerse de la misma.

- Que ZYXEM TABLETAS al ser un medica-mento para la obtención del registro sanita-rio, de conformidad con el Decreto 677 de1995, se vio obligada a surtir ante la autori-dad sanitaria un trámite ordinario para suautorización, es decir, tuvo que demostrarleal INVIMA en la Evaluación farmacológica,entre otros factores, la seguridad, eficacia yutilidad del principio activo no incluido en nor-mas farmacológicas, para lo cual debió pre-sentar la información solicitada para tal fin.

- Que si la información que acredita tales fac-tores no se encuentra protegida en virtud delo Dispuesto en el Decreto 2085, cualquierpersona puede solicitar el registro sanitariopara productos con el mismo producto, por-que esa información ya fue revelada.

- La decisión de no aplicar la protección de lainformación no divulgada del producto ZYXEMTABLETAS generó que terceros hubieran pre-sentado solicitudes de registros sanitariospara otros productos que contienen el mismoprincipio activo y que el INVIMA procedió aconceder, toda vez que cualquier personapuede solicitar y obtener registro sanitario,así como comercializar productos con dichoprincipio activo con apoyo de los estudiosque demostraron la utilidad, seguridad y efi-cacia del producto ZYXEM TABLETAS.

- El INVIMA citó como fundamento de su deci-sión, la Resolución 817 de la Secretaría Ge-neral de la CAN de manera descontextuali-zada.

- No obstante que la opción elegida por el Go-bierno de Colombia es más favorable a laprotección de los datos de prueba y que dadala fórmula de protección escogida puede serla opción más restrictiva a la competencia degenéricos, desde el punto de vista jurídico,se encuentra dentro de los parámetros dediscrecionalidad normativa que el ordenamien-to andino deja a los Países Miembros, siendode aplicación lo dispuesto en el artículo 276de la Decisión 486.

c) Contestación a la demanda

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medica-mentos y Alimentos (INVIMA) de la Repúblicade Colombia, en su contestación a la demandaexpresa, en lo principal:

- “El principio activo LEVOCETIRIZINA no cons-tituye una nueva entidad química. Incluso mu-cho antes de solicitar la demandante la pro-tección de dicha molécula bajo el amparo delDecreto 2085 de 2002, la molécula CETIRIZI-NA estaba incluida en la norma farmacoló-gica 3.0.0.0N10, molécula de la cual se deri-va la LEVOCETIRIZINA, lo que indica que al“incluirse” en la citada norma farmacológica,se estaba reconociendo su existencia perono se estaba protegiendo como una nuevaentidad química”.

- “La accionante omite mencionar que median-te fallo del Tribunal Superior del Distrito Judi-cial de Bogotá, de fecha 25 de enero de 2005,se revocó la decisión proferida por el JuzgadoSexto Civil del Circuito de Bogotá (…)”.

- “La protección de datos fue negada pues seevidenció que la solicitud no reunía uno delos requisitos para la aplicación del Decreto2085 de 2002, esto es, ser una nueva entidadquímica, ya que la novedad de la entidadquímica se predica del empleo terapéutico dela misma en cualquier indicación, lo que traecomo consecuencia que en Colombia se con-sidere una entidad química como nueva cuan-do ésta no haya sido autorizada para su usoterapéutico y por ende no se haya incluido enel Manual de Normas Farmacológicas Co-lombianas”.


- “Por norma farmacológica se entiende el lis-tado de principios activos aprobados para sucomercialización en Colombia y consecuen-temente su uso terapéutico, que incluye aso-ciaciones químicas permitidas, formas far-macéuticas y concentraciones aceptadas pa-ra los mismos. Igualmente dichas normasindican las últimas anotaciones sobre algu-nos fármacos teniendo en cuenta los últimosacontecimientos a nivel nacional e internacio-nal. Así podría concluirse que al hablarse deuna nueva entidad química, se habla igual-mente de un nuevo uso terapéutico de unamolécula y por ende no estaba incluida en elmanual de normas farmacológicas. (…) Laincorporación de la LEVOCETIRIZINA al lista-do de normas farmacológicas 3.0.0.0N10 nosignifica que la norma no existiera, ni muchomenos que haya reconocido la existencia deuna nueva entidad química”.

- “(…) la Resolución No. 817 de 2004 estable-ce que Colombia no está incumpliendo el Or-denamiento Jurídico Andino, ya que los Paí-ses Miembros de la CAN pueden recurrir ainstrumentos de la legislación interna comomedio para ejercer la facultad que autoriza elsegundo párrafo del artículo 266 de la Deci-sión 486 (…). Es así como, mediante Decreto2085 de 2002 Colombia reguló el tema deprotección de datos al uso de información nodivulgada”.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición previstaen el artículo 1, literal c), del Tratado de Crea-ción del Tribunal, la norma cuya interpretaciónse solicita forma parte del ordenamiento jurídicode la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo establecido en losartículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía preju-dicial las normas que integran el ordenamientojurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 25 de febrero de2010.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDÍCOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Consejo de Estado, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, de la Repúbli-ca de Colombia, ha solicitado la interpretaciónprejudicial del artículo 276 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpreta-ción del artículo solicitado por la instancia na-cional consultante. Asimismo, estima adecua-do, de oficio, hacer una referencia al artículo266 de la misma Decisión, relacionada a losdatos de prueba.

En consecuencia, los textos de las normas aser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486

De los Secretos Empresariales

(…)

“Artículo 266.- Los Países Miembros, cuan-do exijan, como condición para aprobar lacomercialización de productos farmacéuticoso de productos químicos agrícolas que utili-zan nuevas entidades químicas, la presenta-ción de datos de pruebas u otros no divulga-dos cuya elaboración suponga un esfuerzoconsiderable, protegerán esos datos contratodo uso comercial desleal. Además, los Paí-ses Miembros protegerán esos datos contratoda divulgación, excepto cuando sea nece-sario para proteger al público, o salvo que seadopten medidas para garantizar la protec-ción de los datos, contra todo uso comercialdesleal.

Los Países Miembros podrán tomar las medi-das para garantizar la protección consagradaen este artículo.

(…)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

(…)

Artículo 276.- Los asuntos sobre PropiedadIndustrial no comprendidos en la presenteDecisión, serán regulados por las normasinternas de los Países Miembros”.

(…)


3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMU-NITARIO.

El Tribunal procede a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual analizará as-pectos relacionados con:

La primacía del ordenamiento jurídico comu-nitario de la Comunidad Andina frente al orde-namiento interno de los Países Miembros. Elprincipio de complemento indispensable quetienen los Países Miembros de legislar acer-ca de la nueva entidad química.

Protección de los datos de prueba y otra in-formación no divulgada.

3.1. LA PRIMACÍA DEL ORDENAMIENTO JU-RÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINAFRENTE AL ORDENAMIENTO INTERNODE LOS PAÍSES MIEMBROS

Tomando en cuenta que dentro del proceso in-terno se debate acerca de la correcta aplica-ción del Decreto 2085 de 2002, se hace necesa-rio referirse al tema “Primacía del Ordenamien-to Jurídico de la Comunidad Andina frente alOrdenamiento Jurídico Interno de los PaísesMiembros”.

Este Tribunal ha reconocido, desde la interpre-tación prejudicial efectuada en los procesos 1-IP-87 y 2-IP-88, el principio de la preeminenciade la norma comunitaria sobre el derecho inter-no de los Países Miembros, señalando que “(…)en caso de conflicto, la regla interna quedadesplazada por la comunitaria, la cual se aplicapreferentemente ya que (...) la norma internaresulta inaplicable”.

Sobre este mismo tema, este Organismo hamanifestado que “Se trata, más propiamente,del efecto directo del principio de aplicación in-mediata y de primacía que en todo caso ha deconcederse a las normas comunitarias sobrelas internas (…)”. 1 En efecto, tanto la jurispru-dencia como las normas positivas han reconoci-do que el derecho comunitario andino es deaplicación inmediata y tiene preeminencia so-bre la legislación nacional.

El Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia que“(…) frente a la norma comunitaria, los EstadosMiembros... no pueden formular reservas ni de-sistir unilateralmente de aplicarla, ni puedentampoco escudarse en disposiciones vigentes oen prácticas usuales de su orden interno parajustificar el incumplimiento o la alteración deobligaciones resultantes del derecho comunita-rio. No debe olvidarse que en la integraciónregida por las normas del ordenamiento jurídicoandino, los Países Miembros están comprendi-dos (sic) a no adoptar ni emplear medida algunaque sea contraria a dichas normas o que dealgún modo obstaculicen su aplicación, comode modo expreso preceptúa el artículo 5, segun-da parte (…)” 2, del Tratado de 28 de mayo de1979, constitutivo de este Tribunal.

Finalmente, es importante advertir que “(…) Elderecho de la integración, como tal, no puedeexistir si no se acepta el principio de su prima-cía o prevalencia sobre los derechos nacionaleso internos de los Países Miembros (…) El dere-cho de la integración no deroga leyes naciona-les, las que están sometidas al ordenamientointerno: tan sólo hace que sean inaplicables lasque le resulten contrarias. Ello no obsta, porsupuesto, para que dentro del ordenamiento in-terno se considere inconstitucional o inexequibletoda norma que sea incompatible con el dere-cho común (...)”. 3

Principio de complemento indispensable

Tomando en cuenta que LABORATORIOS LI-BRAPHARMA LIMITADA argumentó que “lebastaba al INVIMA verificar que la LEVOCETI-RIZINA no estuviera contenida en norma far-macológica, que no estuviera dentro de las ex-cepciones del parágrafo primero del artículo 1del Decreto 2085 de 2002” y que es de aplica-ción el artículo 276 de la Decisión 486; y, que asu turno, el INVIMA alegó que “La protección dedatos fue negada pues se evidenció que la soli-citud no reunía uno de los requisitos para laaplicación del Decreto 2085 de 2002, esto es,ser una nueva entidad química, ya que la nove-

1 Proceso 02-IP-88, publicado en la G.O.A.C. Nº 33, de26 de junio de 1988.

2 Proceso 34-AI-2001, sentencia dictada el 22 se sep-tiembre del 2004. Publicada en la G.O.A.C. Nº 1156, de10 de enero del 2005. Criterio reiterado en el proceso02-IP-90, publicado en la G.O.A.C. N° 69, de 11 deoctubre de 1990. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-MUNIDAD ANDINA.

3 IBIDEM.


dad de la entidad química se predica del empleoterapéutico de la misma en cualquier indica-ción, lo que trae como consecuencia que en Co-lombia se considere una entidad química comonueva cuando ésta no haya sido autorizada parasu uso terapéutico y por ende no se haya inclui-do en el Manual de Normas Farmacológicas Co-lombianas”, se hace necesario tratar el tema de“El Principio de Complemento Indispensable”.

El principio de complemento indispensable dela normativa comunitaria consagra lo que algu-nos tratadistas denominan “norma de clausu-ra” 4, según la cual se deja a la legislación de losPaíses Miembros la solución legislativa de si-tuaciones no contempladas en la ley comunita-ria, ya que es posible que aquélla no preveatodos los casos susceptibles de regulación jurí-dica.

El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha mani-festado que “la norma comunitaria, la doctrina yla jurisprudencia recomiendan aplicar criteriosrestrictivos, como el principio del ‘complemen-to indispensable’ para medir hasta donde pue-den llegar las innovaciones normativas de dere-cho interno, anotando que sólo serían legítimasaquellas complementarias que resulten ser ’es-trictamente necesarias para la ejecución de lanorma comunitaria y, por tanto, que favorezcansu aplicación y que de ningún modo la entrabeno desvirtúen’ …advirtió la inaplicabilidad del de-recho interno que sea contrario al ordenamientojurídico comunitario, debiendo quedar substraí-dos de la competencia legislativa interna losasuntos regulados por la legislación comunita-ria. De esta manera, ‘la norma interna que seacontraria a la norma comunitaria, que de algúnmodo la contradiga o que resulte irreconciliablecon ella, si bien no queda propiamente deroga-da, dejará de aplicarse automáticamente, biensea anterior (subrayamos) o posterior a la nor-ma integracionista’”. 5

En este marco, ha establecido que en caso depresentarse antinomias ente el Derecho Comu-nitario Andino y el derecho interno de los PaísesMiembros, prevalece el primero, al igual que seconfigurara entre el Derecho Comunitario y lasnormas de derecho internacional.

Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expre-sado que “no es posible la expedición de nor-mas nacionales sobre el mismo asunto, salvoque sean necesarias para la correcta aplicaciónde aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. InterpretaciónPrejudicial de 17 de marzo de 1995, publicadaen Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°177, de 20 de abril de 1995).

Es decir, los Países Miembros no pueden expe-dir normas sobre asuntos regulados por las nor-mas comunitarias, salvo que sean necesariaspara su correcta ejecución y, en consecuencia,no pueden, so pretexto de reglamentar normascomunitarias, establecer nuevos derechos u obli-gaciones o modificar los ya existentes y previs-tos en las normas comunitarias.

En consecuencia de ello, el País Miembro sólopodría haber regulado el tema de la nueva enti-dad química cuando la propia norma comunita-ria explícitamente lo hubiera previsto, o cuandosobre dicho asunto hubiese guardado silencio.

3.2. PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE PRUE-BA Y OTRA INFORMACIÓN NO DIVUL-GADA

El demandante argumentó que “es evidente lamanifiesta violación del artículo 1º del Decreto2085 de 2002 y el perjuicio causado en razón aque la negativa del INVIMA de considerar que laLEVOCETIRIZINA es una entidad química, trajocomo consecuencia que la información presen-tada al INVIMA, para su inclusión en norma far-macológica, no sea protegida respecto de ter-ceros que pretendan valerse de la misma”; Ladecisión de no aplicar la protección de la infor-mación no divulgada del producto ZYXEM TA-BLETAS generó que terceros hubieran presen-tado solicitudes de registros sanitarios para otrosproductos que contienen el mismo principio ac-tivo y que el INVIMA procedió a conceder, todavez que cualquier persona puede solicitar y ob-tener registro sanitario, así como comercializarproductos con dicho principio activo con apoyode los estudios que demostraron la utilidad,seguridad y eficacia del producto ZYXEM TA-BLETAS; No obstante que la opción elegida por

4 Pablo Navarro, Carlos Alchourrón, George Henrik VonWright, entre otros, se refieren a las normas de clau-sura. Pablo Navarro advierte, acerca de estas normas,que éstas “tienen por función completar un determina-do sistema normativo y, en ese sentido, su impactoprincipal es el ámbito de las lagunas de los sistemasnormativos”. “NORMAS PERMISIVAS Y CLAUSURA DELOS SISTEMAS NORMATIVOS”. Disponible en Internet:http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=iAxcO%2FcGINQ%3D&tabid=9724&language=ca-ES.

5 Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No.1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC,citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C.No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA.


el Gobierno de Colombia es más favorable a laprotección de los datos de prueba y que dada lafórmula de protección escogida puede ser laopción más restrictiva a la competencia de ge-néricos, desde el punto de vista jurídico, se en-centra dentro de los parámetros de discrecio-nalidad normativa que el ordenamiento andinodeja a los Países Miembros, siendo de aplica-ción lo dispuesto en el artículo 276 de la Deci-sión 486; y, que el demandado argumentó que“(…) la Resolución No. 817 de 2004 estableceque Colombia no está incumpliendo el Ordena-miento Jurídico Andino, ya que los Países Miem-bros de la CAN pueden recurrir a instrumentosde la legislación interna como medio para ejer-cer la facultad que autoriza el segundo párrafodel artículo 266 de la Decisión 486 (…). Es asícomo, mediante Decreto 2085 de 2002 Colom-bia reguló el tema de protección de datos al usode información no divulgada”. En este marco, elTribunal procederá a abordar el tema de la pro-tección de los datos de prueba y otra informa-ción no divulgada.

Sobre el tema, se recoge lo expresado por esteTribunal en la interpretación prejudicial recaídaen el proceso 115-IP-2009 de veinticinco de fe-brero de 2010, que aborda este tópico.

La protección de los datos de prueba y otra in-formación no divulgada, por su especial impor-tancia, merece una regulación especial dentrodel marco de los secretos empresariales. Elcomplejo normativo que regula el tema, se en-cuentra compuesto por el artículo 266 de la De-cisión 486 de la Comisión de la Comunidad An-dina y la Decisión 632 del mismo órgano comu-nitario.

El artículo 266 regula la protección de dos tiposde información: los datos de prueba y otrosdatos no divulgados:

Los datos de prueba comprenden aquella infor-mación contenida en experimentos, ensayos,exámenes, tanteos, etc., para determinar la se-guridad, eficacia, utilidad o conveniencia de losproductos farmacéuticos o químicos agrícolas.

Los otros datos no divulgados comprenden todainformación o datos secretos que respaldan lainocuidad, eficacia, utilidad o conveniencia delos productos farmacéuticos o químicos agríco-las y que no están contenidos en las pruebas,experimentos o exámenes respectivos.

Para que la información anterior goce de protec-ción por la normativa comunitaria, deberá tenerciertas características, de conformidad con loexpresado en el artículo mencionado, a saber:

• Los datos de prueba o la información no divul-gada deberá suponer un esfuerzo considera-ble. Esto quiere decir, que para generar dichainformación, el solicitante del registro sanita-rio debió emplear recursos físicos, económi-cos y humanos que justifiquen la proteccióncontra el aprovechamiento indebido por partede terceros.

• Los datos de prueba o la información no divul-gada deberá versar sobre productos farma-céuticos y químicos agrícolas que utilicennuevas entidades químicas. Las nuevas en-tidades químicas, se refieren a que no seencuentren incluidas en las normas farma-cológicas o agroquímicas oficialmenteaceptadas, o que estando incluidas co-rrespondan a nuevas asociaciones, nue-vas indicaciones o nuevas formas farma-céuticas. En el caso de la República de Co-lombia en el Manual de Normas Farmacoló-gicas Colombianas.

• Los datos de prueba y otra información nodivulgada, de conformidad con el artículo 2 dela Decisión 632, deberán cumplir con las con-diciones de presentación que exijan los Paí-ses Miembros. Esto quiere decir, que de con-formidad con las medidas de protección quese empleen en el País Miembro, se puedenexigir algunas pautas o requisitos de presen-tación de la información a efectos de la pro-tección comentada.

Sobre la finalidad de la exigencia de los datosde prueba y otra información no divulgada, elTribunal en anteriores Interpretaciones ha esta-blecido lo siguiente:

“Los registros sanitarios que se requierenpara la producción, comercialización, expor-tación, importación, procesamiento, envasede todo producto farmacéutico cuando inclu-ye nuevos componentes químicos 6, requie-ren de la evaluación farmacológica, procedi-

6 Si se encuentra o no incluidos en las normas farmacoló-gicas oficialmente aceptadas o que estando incluidocorresponde a nuevas asociaciones o a nuevas indi-caciones o nuevas formas farmacéuticas.


miento mediante el cual la autoridad sanitariase forma un juicio sobre la utilidad, convenien-cia y seguridad de un medicamento y, por lotanto, es indispensable obtener un resultadofavorable en dicha evaluación, que muchasveces se requiere acreditar con la presenta-ción de estudios, documentos, pruebas toxi-cológicas, datos de prueba en fase preclínica,ensayos clínicos, pruebas en animales y enhumanos sanos y enfermos. Dicha documen-tación, más allá de su valor científico, contie-ne también valor comercial con el fin de otor-gar registro sanitario solamente a los medi-camentos que reúnan los requisitos de segu-ridad, eficacia y calidad requeridos.

Esos estudios y documentos que se debenentregar a fin de la obtención del registro sa-nitario son de tal nivel técnico que garantizanlos protocolos correctos de laboratorio y lasnormas de fabricación del producto.

Si de tal evaluación se produce un conceptofavorable, la nueva entidad farmacológica en-tra a formar parte de las normas farmacológicasdel principio activo.” 7

La norma comunitaria, otorga a los Países Miem-bros la posibilidad de exigir datos de prueba uotra información no divulgada, con el objetivo deotorgar los respectivos registros sanitarios. Alser presentada dicha información comienza laprotección especial contra todo acto de compe-tencia desleal. Ahora bien, ¿Cómo se da dichaprotección?.

La Decisión 632, aclaró el alcance interpretativodel artículo 266 de la Decisión 486, y establecióla forma cómo puede darse dicha protección. Elartículo 1 dejó a criterio de los Países Miembrosel establecimiento de plazos de protección ex-clusiva. En este sentido, dentro de las medidasde protección a que se refiere el artículo 266 dela Decisión 486, el País Miembro que así loconsidere puede establecer un plazo de protec-ción para los datos de prueba y otra informaciónno divulgada.

La norma también limitó dicha facultad, al preverque si la protección por medio de un plazo enexclusiva es perjudicial para la salud pública o

la seguridad alimentaria, la autoridad nacionalcompetente podrá eliminar o suspender dichaprotección (artículo 3 de la Decisión 632). Conesto, la norma comunitaria reitera la protecciónprimordial de bienes de primer nivel como la viday la salud de la población.

El artículo 4 de la Decisión 632, instaura encabeza de los Países Miembros que utilicen laprotección mediante un plazo en exclusiva, laobligación de informar a la Secretaría Generalde la Comunidad Andina sobre dicha circuns-tancia. La Secretaría General, por su parte,deberá remitir dicha información a los demásPaíses Miembros.

Ahora bien, como la Decisión 632 fue aprobaday publicada el 6 y 7 de abril de 2006 respectiva-mente, la pregunta que surge es: ¿La aclara-ción realizada por la Comisión de la ComunidadAndina desde cuándo comienza a regir? La pre-gunta ya fue contestada por el Tribunal de lasiguiente manera:

“En atención a que la mencionada Decisiónconstituye una interpretación auténtica, la mis-ma se retrotrae al momento de la entrada envigencia de la Decisión 486, toda vez, que seconsidera consustancial de ésta”.

Para obtener la protección de información nodivulgada del producto ZYCEX TABLETAS (te-niendo en cuenta que el principio activo LEVO-CETIRIZINA supuestamente era una nueva en-tidad química, ya que, según la actora, al mo-mento de la evaluación farmacológica no estabaincluido en Normas Farmacológicas), la solici-tud debía cumplir con determinados requisitospara que pueda ser considerada como nuevaentidad química y en consecuencia le sería apli-cable el Decreto 2085 de 2002.

Toda está información puede ser susceptible deprotección bajo la figura de los datos de pruebay la información no divulgada, siempre y cuandocumplan con las características determinadasanteriormente.

Es importante advertir que para la mencionadaprotección, como ya se anotó, se deben cumplircon las condiciones de presentación que exijanlos Países Miembros. Esto quiere decir que laautoridad competente puede solicitar cierta in-formación y el cumplimiento de ciertos requisi-tos, tales como una solicitud de protección for-

7 Interpretación Prejudicial de 12 de noviembre de 2008,expedida en el proceso 104-IP-2008.


mal con el suministro de ciertos datos como ladeterminación de la nueva entidad química y lainformación que se pretenda proteger. Es impor-tante tener en cuenta que los datos e informa-ción requerida no constituyan una traba innece-saria para la tutela efectiva de los derechos delsolicitante, es decir, lo solicitado por la admi-nistración debe ser proporcional y necesariopara lograr una adecuada y conducente protec-ción.

Sobre la base de las consideraciones que ante-ceden,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA

C O N C L U Y E:

1. El principio de preeminencia de la norma co-munitaria, según lo establecido por la juris-prudencia del Tribunal de Justicia de la Co-munidad Andina, al derivar de la aplicacióndirecta, comporta la virtud que tiene el orde-namiento comunitario de ser imperativo, contotal primacía sobre una norma de derechonacional o interno.

En caso de presentarse conflicto entre unanorma comunitaria y otra nacional deberáacudirse al ordenamiento jurídico comunita-rio, con prevalencia sobre el derecho interno.

Los órganos jurisdiccionales nacionales es-tán llamados a hacer respetar en su territorioel cabal cumplimiento de este principio, queresulta indispensable para cumplir los finesde la integración.

2. No obstante lo anterior, cuando la norma co-munitaria deja a la responsabilidad de losPaíses Miembros la implementación o desa-rrollo de aspectos no regulados por aquélla,en aplicación del principio de complementoindispensable, les corresponde a esos paí-ses llevar a cabo tales implementaciones, sinque éstas puedan establecer, desde luego,exigencias, requisitos adicionales o consti-tuir reglamentaciones que de una u otra ma-nera afecten el derecho comunitario o, res-trinjan aspectos esenciales por él regulados.

3. Para que los datos de prueba y otra informa-ción no divulgada gocen de protección, debe-rán cumplir ciertas características: suponerun esfuerzo considerable, versar sobre pro-ductos farmacéuticos y químicos agrícolasque utilicen nuevas entidades químicas, ycumplir con las condiciones de presentaciónque exijan los Países Miembros, de confor-midad con lo expresado en la presente provi-dencia.

De conformidad con la disposición prevista en elartículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal,el Consejo de Estado, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, de la Repúbli-ca de Colombia, deberá adoptar la presente in-terpretación prejudicial al dictar sentencia den-tro del expediente interno Nº 2005-0062 y, deconformidad con la disposición prevista en elartículo 128, tercer párrafo, del Estatuto delTribunal, deberá remitir dicha sentencia a esteÓrgano Jurisdiccional.

Notifíquese esta interpretación prejudicial almencionado Tribunal Distrital, mediante copiasellada y certificada de la misma. Remítasetambién copia a la Secretaría General de la Co-munidad Andina, para su publicación en la Ga-ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.





Patricio PeralvoSECRETARIO ENCARGADO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-



PROCESO 13-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 34, 44, 45 y la Disposición Transitoria

Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, confundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República

de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor:ABBOTT LABORATORIES. Patente: “Formulaciones farmacéuticas mejoradas de

Ritonavir y Ritonavir en combinación con otros inhibidores de Proteasa VIH”.Expediente Interno Nº 2006-0259.


En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por el Consejo de Estado de la Repú-blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-ministrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial,recibida por este Tribunal el 11 de diciembre de2009, se ajustó a los requisitos establecidospor el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal,aprobado por medio de Decisión 500 del Conse-jo Andino de Ministros de Relaciones Exterioresy que, en consecuencia, fue admitida a trámitepor auto de cuatro (4) de marzo de 2010.

1. ANTECEDENTES

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada, estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes

La parte demandante es: la sociedad ABBOTTLABORATORIES.

La parte demandada la constituye: LA NACIÓNCOLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE IN-DUSTRIA Y COMERCIO.

1.2. Actos demandados

La sociedad ABBOTT LABORATORIES planteaque se declare la nulidad de las siguientes reso-luciones administrativas:

- No. 34288 de 21 de diciembre de 2005, expe-dida por el Superintendente de Industria yComercio, mediante la cual se negó la solici-tud de patente de invención consistente en“Formulaciones farmacéuticas mejoradas deRitonavir y Ritonavir en combinación con otrosinhibidores de Proteasa VIH”.

- No. 7092 de 27 de marzo de 2006, expedidapor el Superintendente de Industria y Comer-cio, mediante la cual se decidió el recurso dereposición interpuesto y se confirmó la Reso-lución No. 34288.


Del expediente remitido por el Consejo de Esta-do de la República de Colombia, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera,han podido ser destacados los siguientes as-pectos:

a) Los hechos


- El 31 de mayo de 2000, la sociedad ABBOTTLABORATORIES presentó solicitud de pa-tente de invención para “Formulaciones far-macéuticas mejoradas”. La solicitud reivindi-caba prioridad estadounidense número US09/325,826 de 4 de junio de 1999.

- Efectuado el examen de forma, en cuanto alos requisitos que debe llenar una solicitud ycumplidas las exigencias legales, se ordenópublicar el extracto en la Gaceta de la Pro-piedad Industrial No. 516 de 30 de mayo de2002, sin que se hubieran presentado oposi-ciones por parte de terceros. Con motivo del


examen de forma, el título de la invención semodificó a “Formulaciones farmacéuticasmejoradas de Ritonavir y Ritonavir en combi-nación con otros inhibidores de Proteasa VIH”.

- El 21 de diciembre de 2005, el Superinten-dente de Industria y Comercio expidió la Re-solución No. 34288 mediante la cual se nególa solicitud de patente de invención consis-tente en “Formulaciones farmacéuticas mejo-radas de Ritonavir y Ritonavir en combina-ción con otros inhibidores de Proteasa VIH”,por considerar que carecía de nivel inventivocon base en los documentos WO 9721685(D1) y WO 9525504 (D2).

- El 30 de enero de 2006, la sociedad ABBOTTLABORATORIES interpuso recurso de repo-sición.

- El 27 de marzo de 2006, el Superintendentede Industria y Comercio expidió la Resolu-ción No. 7092, mediante la cual resolvió elrecurso de reposición y confirmó la Resolu-ción No. 34288.

b) Escrito de demanda

La sociedad ABBOTT LABORATORIES solicitala nulidad de los actos administrativos mencio-nados anteriormente, manifestando, en lo prin-cipal, los siguientes argumentos:

- ”(…) el objeto de la invención denegada por laSIC, sí tiene el nivel inventivo requerido sobrelas enseñanzas de los documentos citadoscomo anterioridad por dicha entidad, puestoque el hecho de mejorar la solubilidad y/obiodisponibilidad de un medicamento comolos inhibidores de la proteasa del VIH, pormedio de la solución propuesta en la presen-te invención, no habría podido ser derivada demanera evidente del estado de la técnica”.

- Justifica, sobre la base de la declaraciónhecha por el experto, Dr. Kennan C. Marsh,que la “composición farmacéutica con propie-dades de disolución mejoradas resulta sor-prendente frente a las enseñanzas de losdocumentos citados, y que por lo tanto sí secumple el requisito fundamental para recono-cer la existencia de nivel inventivo: la perso-na versada en la materia no se encuentra encapacidad de predecir en forma obvia o evi-dente a partir del estado de la técnica la com-posición farmacéutica que caracteriza al ob-jetivo de la invención denegada”.

- “La conclusión expuesta por el Dr. Marsh ensu declaración es contundente: ‘En resumen,D1 o D2, ya sea individualmente o en combi-nación, fallan en sugerir la adición de agua auna solución de un inhibidor de proteasa delVIH para mejorar la solubilidad y/ biodispo-nibilidad. Por lo tanto, D1 y D2 no podrían ha-cer obvia la solicitud de ABBOTT. Más aún,debido a que el ritonavir y muchos otros inhi-bidores de la proteasa del VIH son práctica-mente insolubles en agua, el hallazgo de queel agua mejora la solubilidad y/o biodispo-nibilidad de estos inhibidores de proteasa ensolución era totalmente inesperado para aque-llos versados en la materia y, por lo tanto, esinventivo’”.

- “(…) se demostró que contrario a lo expuestopor la SIC, ninguno de los documentos cita-dos se encuentra dirigido a solucionar el mis-mo problema técnico resuelto por la inven-ción denegada, toda vez que el objeto de D1es proporcionar un compuesto inhibidor de laproteasa del VIH específico, el proceso parala preparación del mismo y las combinacio-nes que lo contienen. En forma análoga, seaclaró que el objeto de D2 es la obtención desistemas de liberación de fármacos emulsi-ficados, en donde el principal objetivo es lo-grar una emulsión estable de fármacos solu-bles”.

- “(…) el objeto de la solicitud denegada esmejorar la solubilidad y/ biodisponibilidad delos inhibidores de proteasa del VIH cuandoestán en solución, demostrando de esta for-ma que no es correcta la afirmación de la SICsegún la cual, a partir de la combinación delas enseñanzas de estas referencias, es po-sible para una persona versada en la materiaderivar en forma evidente el resultado pro-puesto por la solicitud denegada, toda vezque no existe ninguna pista o sugerencia entales documentos acerca de la importanciade la adición de agua para llegar al resultadologrado por la invención denegada para solu-cionar el problema específico en torno al cualgira el trabajo desarrollado por el solicitante”.

- “(…) la patentabilidad del objeto de la solici-tud denegada ha sido aceptada por la OficinaEuropea de Patentes (…) el hecho de queotros países hayan aceptado el nivel inventivode las solicitudes extranjeras correspondien-tes al objeto de la presente invención, tienegran significado y relevancia en el momento


en que en Colombia se efectúa un estudiopara determinar si la misma invención cum-ple con los requisitos de patentabilidad (…)”.


La Superintendencia de Industria y Comer-cio, en su contestación a la demanda, expresa,en lo principal, los siguientes argumentos:

- “En respuesta a los argumentos del deman-dante, se le aclara que leyendo el documen-to D1 (WO 9721685), éste claramente ense-ña composiciones específicas que contienen:a) un inhibidor de proteasa como el ritonavir,b) un solvente orgánico farmacéuticamenteaceptable (…), c) un surfactante. (…) se in-siste en que WO 9525504 ya enseña que lainclusión de agua para formar emulsionesque mejoren la solubilidad y la biodisponibi-lidad de compuestos pobremente solubles,incluyendo inhibidores de proteasa del VIH,es decir, la combinación de los dos documen-tos es lo que afecta el nivel inventivo de lapresente solicitud”.

- (…) a lo largo del trámite (…) este despachoha insistido que la combinación de los docu-mentos citados es lo que afecta el nivel in-ventivo de la presente solicitud. (…) Toman-do en cuenta que las enseñanzas de D1 enconjunción con las de D2, que ya enseña quela inclusión de agua para formar emulsionesmejora la solubilidad y la biodisponibilidad decompuestos pobremente solubles, incluyen-do inhibidores de proteasa del VIH; es obvioque una persona versada en la materia llega-ra a las composiciones que se reivindican sinun esfuerzo intelectual adicional”.

- “D2 soluciona el mismo problema técnico exis-tente, que es la deficiente solubilidad y bio-disponibilidad de principios activos pobremen-te solubles, incluidos los inhibidores de pro-teasa de VIH; dicho problema se solucionade la misma forma: agregando agua a lascomposiciones (…)”.

- “(…) la combinación de las enseñanzas delos documentos citados es lo que afecta elnivel inventivo de la presente solicitud, debidoa que una persona versada en la materia en-frentada con el problema de una solubilidad yuna biodisponibilidad no satisfactorias de unacomposición ya revelada en WO 9721685(D1), podría buscar mediante procedimientos

usuales sin el ejercicio de actividad inventivaalguna, usar las enseñanzas de WO 9525504(D2) (…) y así solucionar el problema pro-puesto”.

CONSIDERANDO:


Que, de conformidad con la disposición previstaen el artículo 1, literal c, del Tratado de Creacióndel Tribunal, las normas cuya interpretación sesolicita, forman parte del ordenamiento jurídicode la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el ar-tículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo establecido en losartículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía preju-dicial las normas que integran el ordenamientojurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 4 de marzo de2010.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Consejo de Estado, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, de la Repúbli-ca de Colombia, ha solicitado la interpretaciónprejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina.

Sin embargo, el Tribunal considera que procedela interpretación de los artículos correspondien-tes a la Decisión 344, por haber constatado, enlos documentos aparejados al expediente, quela solicitud relativa al otorgamiento de la paten-te: “Formulaciones farmacéuticas mejoradas deRitonavir y Ritonavir en combinación con otrosinhibidores de Proteasa VIH”, fue presentada el31 de mayo de 2000, en vigencia de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Con fundamento en la potestad que deriva delartículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal,se considera pertinente interpretar, de oficio, elordenamiento jurídico sustancial aplicable a lasolicitud de la referencia, a saber, los artículos1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena. Asimismo, los artículos


34, 44, 45 y la Disposición Transitoria Primerade la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina.


DECISIÓN 344

CAPÍTULO I

DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN

SECCIÓN I

DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

“Artículo 1.- Los Países Miembros otorga-rán patentes para las invenciones sean deproductos o de procedimientos en todos loscampos de la tecnología, siempre que seannuevas, tengan nivel inventivo y sean sus-ceptibles de aplicación industrial”.

“Artículo 2.- Una invención es nueva cuandono está comprendida en el estado de la técni-ca.

El estado de la técnica comprenderá todo loque haya sido accesible al público, por unadescripción escrita u oral, por una utilizacióno cualquier otro medio antes de la fecha depresentación de la solicitud de patente o, ensu caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de lanovedad, también se considerará, dentro delestado de la técnica, el contenido de una so-licitud de patente en trámite ante la oficinanacional competente, cuya fecha de presen-tación o de prioridad fuese anterior a la fechade prioridad de la solicitud de patente que seestuviese examinando, siempre que dichocontenido se publique”.

(…)

“Artículo 4.- Se considerará que una inven-ción tiene nivel inventivo, si para una personadel oficio normalmente versada en la materiatécnica correspondiente, esa invención nohubiese resultado obvia ni se hubiese deriva-do de manera evidente del estado de la técni-ca”.

(…)

“Artículo 5.- Se considerará que una inven-ción es susceptible de aplicación industrialcuando su objeto puede ser producido o utili-zado en cualquier tipo de industria, enten-diéndose por industria la referida a cualquieractividad productiva, incluidos los servicios”.

DECISION 486

SECCIÓN III

DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES

(…)

“Artículo 34.- El solicitante de una patentepodrá pedir que se modifique la solicitud encualquier momento del trámite. La modifica-ción no podrá implicar una ampliación de laprotección que correspondería a la divulga-ción contenida en la solicitud inicial.”

(…)

CAPÍTULO IV

DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD

“Artículo 44.- Dentro del plazo de seis me-ses contados desde la publicación de la soli-citud, independientemente que se hubierenpresentado oposiciones, el solicitante debe-rá pedir que se examine si la invención es pa-tentable. Los Países Miembros podrán co-brar una tasa para la realización de esteexamen. Si transcurriera dicho plazo sin queel solicitante hubiera pedido que se realice elexamen, la solicitud caerá en abandono”.

“Artículo 45.- Si la oficina nacional compe-tente encontrara que la invención no es pa-tentable o que no cumple con alguno de losrequisitos establecidos en esta Decisión parala concesión de la patente, lo notificará alsolicitante. Este deberá responder a la notifi-cación dentro del plazo de sesenta días con-tados a partir de la fecha de la notificación.Este plazo podrá ser prorrogado por una solavez por un período de treinta días adiciona-les.

Cuando la oficina nacional competente esti-mara que ello es necesario para los fines delexamen de patentabilidad, podrá notificar alsolicitante dos o más veces conforme al pá-rrafo precedente.


Si el solicitante no respondiera a la notifica-ción dentro del plazo señalado, o si a pesarde la respuesta subsistieran los impedimen-tos para la concesión, la oficina nacionalcompetente denegará la patente”.

(…)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

“PRIMERA: Todo derecho de propiedad in-dustrial válidamente concedido de conformi-dad con la legislación comunitaria anterior ala presente Decisión, se regirá por las dispo-siciones aplicables en la fecha de su otorga-miento, salvo en lo que se refiere a los pla-zos de vigencia, en cuyo caso los derechosde propiedad industrial preexistentes se ade-cuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-cencias, renovaciones y prórrogas se aplica-rán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de los procedimientos en trámi-te, la presente Decisión regirá en las etapasque aún no se hubieren cumplido a la fechade su entrada en vigencia”.

3. CONSIDERACIONES


- La norma comunitaria en el tiempo;- Concepto de invención;- Los requisitos de patentabilidad: la novedad,

el nivel inventivo y la susceptibilidad de apli-cación industrial;

- El nivel inventivo en relación con procedi-mientos conocidos;

- Trámite de la solicitud de patente: requisitosformales: examen de forma, el examen depatentabilidad; las reivindicaciones en la soli-citud de patente;

- La modificación de la solicitud de patente;- Autonomía de la Oficina Nacional Competen-

te para tomar sus decisiones.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO

Acerca del tránsito legislativo y la definición dela ley aplicable es pertinente señalar que, por lo

general, una nueva norma al ser expedida regu-lará los hechos que se produzcan a partir de suvigencia; es decir, que la ley rige para lo venide-ro según lo establece el principio de irretroacti-vidad. Pero, es claro que no constituye aplica-ción retroactiva de la ley, el hecho de que unanorma posterior se utilice para regular los efec-tos futuros de una situación planteada bajo elimperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con elfin de garantizar el respeto a las exigencias deseguridad jurídica, en los casos de tránsito le-gislativo ha diferenciado los aspectos de carác-ter sustancial de aquéllos de naturaleza proce-dimental contenidos en las normas, para seña-lar de manera reiterada que la norma comunita-ria de carácter sustancial no es retroactiva, puesel principio de irretroactividad establece que alexpedirse una nueva norma, ésta regulará, porlo general, los hechos que se produzcan a partirde su vigencia, por lo que no afectará derechosconsolidados en época anterior a su entrada envigor. La norma sustantiva no tiene efecto retro-activo, a menos que por excepción se le hayaconferido tal calidad; este principio constituyeuna garantía de estabilidad de los derechosadquiridos.

Acorde con lo expuesto, la doctrina expresasobre este particular que:

“Sería contrario a toda idea de justicia queuna regla jurídica nueva, modificara las con-secuencias de los hechos ya realizados, oprivara a una persona de las ventajas conse-guidas bajo el régimen anterior”. (MOUCHET,Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO”Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág.278).

Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribu-nal ha manifestado:

“Un derecho de propiedad industrial válida-mente concedido es un derecho adquirido yen razón de la seguridad jurídica, una normaposterior no debe modificar una situación jurí-dica anterior.” 1

1 Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviem-bre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca:“EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.


Por ello, en el ámbito de la propiedad industrialy de conformidad con la Disposición TransitoriaPrimera de la Decisión 486, y en razón de laultra actividad de la ley, la norma anterior, aun-que derogada, continúa regulando los hechosocurridos cuando se encontraba en vigor; lo quequiere decir que la eficacia de la ley derogadacontinúa hacia el futuro para regular situacionesjurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo suimperio, aunque los efectos de tal situacióncomo lo relacionado con el uso, goce, obligacio-nes, licencias, renovación o prórrogas y plazosde vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivoo procedimental se caracterizan por tener efec-to general inmediato, es decir, que su aplica-ción procede exclusivamente sobre los hechosproducidos posteriormente a su entrada en vi-gencia, rigiendo las etapas de procedimientoque se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se expo-nen respecto del tema conocido como “tránsitolegislativo” o también como “aplicación de la leycomunitaria en el tiempo” ha sido objeto deprofundo y copioso análisis por el Tribunal, es-pecialmente por razón de las frecuentes modifi-caciones y actualizaciones legislativas que hanoperado en el campo de la Propiedad Industrial.Tales criterios han sido reiterados en numero-sas sentencias, entre otras las dictadas dentrode los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que:

“…toda circunstancia jurídica en que debaser aplicada una norma comunitaria, será re-gulada por la que se encuentre vigente almomento de haber sido planteada dicha cir-cunstancia, bajo los parámetros por aquélladisciplinados. Sin embargo, y salvo previsiónexpresa, no constituye aplicación retroactivacuando la norma sustancial posterior debeser aplicada inmediatamente para regular losefectos futuros de una situación nacida bajoel imperio de una norma anterior. En esecaso, la norma comunitaria posterior viene areconocer todo derecho de propiedad indus-trial válidamente otorgado de conformidad conuna normativa anterior…”. (Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C.N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 2

De acuerdo con lo anteriormente anotado, si lanorma sustancial vigente para la fecha de la so-licitud de otorgamiento de la patente de inven-ción ha sido derogada y reemplazada por otraen el curso del procedimiento correspondiente,aquella norma será la aplicable para determinarsi se encuentran cumplidos o no los requisitosque se exigen para el otorgamiento de la paten-te.

Por otro lado, las etapas procesales que yahayan sido cumplidas y agotadas a la fecha deentrada en vigencia de la nueva norma no seafectarán por las nuevas regulaciones de talcarácter. Contrario sensu, las nuevas regulacio-nes de carácter procesal tendrán aplicación in-mediata respecto de las etapas del trámite ad-ministrativo pendientes de realizar.

En este contexto, la solicitud relativa al otorga-miento de la patente: “Formulaciones farma-céuticas mejoradas de Ritonavir y Ritonaviren combinación con otros inhibidores deProteasa VIH”, fue presentada el 31 de mayode 2000, en vigencia de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tan-to, es ésta la norma aplicable en la parte sus-tancial.

3.2. CONCEPTO DE INVENCIÓN

La Jurisprudencia ha establecido algunos con-ceptos en torno a lo que debe ser consideradocomo invención, entre los cuales puede desta-carse aquel según el cual “la invención es unaidea que consiste en una regla para el obrarhumano en la que se indica la solución para unproblema técnico”. 3

Este Tribunal ha expresado que “el concepto deinvención, a efectos de ser objeto de una con-cesión de patentes, comprende todos aquellosnuevos productos o procedimientos que, comoconsecuencia de la actividad creativa del hom-bre, impliquen un avance tecnológico –y por

tagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

3 OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre pa-tentes en la Comunidad Andina. “La invención y lasexcepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 delAcuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos depatentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp.73 y siguientes.

2 Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-


tanto no se deriven de manera evidente del‘estado de la técnica’- y, además, sean suscep-tibles de ser producidos o utilizados en cual-quier tipo de industria”. 4

3.3. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

El artículo 1 de la Decisión 344 establece losrequisitos que debe cumplir toda invención, seade producto o de procedimiento, para que puedaser objeto de patente. Dichos requisitos permi-ten determinar las condiciones esenciales quedebe reunir toda invención para que sea paten-tada, siempre que, además, no se encuentreimpedida por otras disposiciones de la normacomunitaria en mención. Estos requisitos seencuentran desarrollados por los artículos 2 a 5de dicho cuerpo legal.

Según lo dispuesto por el artículo 1 de la Deci-sión mencionada, son tres los requisitos paraque un invento sea patentable, a saber:

a) Novedad,b) Nivel inventivo; y,c) Susceptibilidad de aplicación industrial.

a) Novedad de la Invención

Sobre este requisito la doctrina ha señalado que“Una invención es nueva cuando no está com-prendida en el estado de la técnica”.

Zuccherino, acerca de la novedad de la inven-ción, dice:

“Un invento es novedoso cuando la relacióncausa efecto entre el medio empleado y elresultado obtenido no era conocido.” 5

Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguien-tes criterios expuestos por la doctrina, con lafinalidad de delimitar el concepto de novedad:

“Guillermo Cabanellas indica que las caracte-rísticas del concepto de novedad son las si-guientes:

a) “Objetividad. La novedad de la tecnología aser patentada no se determina en relacióncon personas determinadas ni con el preten-dido inventor, sino en relación con el estadoobjetivo de la técnica en un momento deter-minado”.

b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad”“(...) una vez que una tecnología pierde sucarácter novedoso, por haber pasado a inte-grar el estado de la técnica, esa pérdida denovedad se hace irreversible”.

c) “Carácter Universal de la Novedad” “(...) lanovedad de la invención se determina en rela-ción con los conocimientos existentes en elpaís o en el extranjero”.

“(...) no puede pretenderse una patente res-pecto de una tecnología ya conocida en elextranjero, aunque fuera novedosa en el país”.

d) “Carácter público de la novedad” “(...) la in-vención patentada pasará a ser conocida apartir de su publicación implícita en su pa-tentamiento, y posteriormente entrará en eldominio público al expirar la patente” 6.

Según lo establecido en el artículo 2 de la mis-ma Decisión, el requisito de novedad exige quela invención no esté comprendida en el estadode la técnica, el cual comprende el conjunto deconocimientos tecnológicos accesibles al públi-co antes de la fecha de presentación de lasolicitud de patente o, en su caso, de la priori-dad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es impor-tante que el estudio del estado de la técnicaesté basado en las características o condicio-nes innovadoras del invento.

En este sentido, el “estado de la técnica estáconstituido por todo lo que antes de la fecha depresentación de la solicitud se ha hecho accesi-ble al público por una descripción escrita u oral,por una utilización o por cualquier otro medio,en cualquier lugar del mundo” 7. Todo ello, desde

4 Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso:“DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUS-TICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

5 ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES ENEL GATT. REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot.1997. Pág. 150.

16 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATEN-TES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. BuenosAires 2001. Págs. 702 a 704. (Proceso 07-IP-2004,sentencia del 17 de marzo de 2004.).

7 SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección dela Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En refe-rencia al articulado reflejado en las diversas leyes na-cionales europeas.


luego, considerando las excepciones previstasen el artículo 3 de la Decisión 344.

En otras palabras, para que una invención seanovedosa se requiere que no esté comprendidaen el estado de la técnica, es decir, que antesde la fecha de presentación de la solicitud depatente o de la prioridad reconocida, ni la inno-vación ni los conocimientos técnicos que de ellase desprenden hayan sido accesibles al públi-co, entendiendo que la difusión de la informa-ción que se menciona debe ser detallada ysuficiente para que una persona versada en lamateria pueda utilizar esa información a fin deexplotar la invención.

Es menester precisar que la información deberesultar útil para destinatarios calificados en unpreciso campo, el relacionado con la materiaobjeto de la información.

Finalmente, es necesario resaltar que el Tribu-nal ha definido algunas reglas con el objetivo dedeterminar la novedad del invento:

“a) Concretar cuál es la regla técnica aplica-ble a la solicitud de la patente, para locual el examinador técnico deberá valersede las reivindicaciones, que en últimasdeterminarán este aspecto.

b) Precisar la fecha con base en la cualdeba efectuarse la comparación entre lainvención y el Estado de la Técnica, lacual puede consistir en la fecha de lasolicitud o la de la prioridad reconocida.

c) Determinar cuál es el contenido del Esta-do de la Técnica (anterioridades) en lafecha de prioridad.

d) Finalmente deberá compararse la inven-ción con la regla técnica”. 8

b) Nivel Inventivo

En el presente caso, la Superintendencia deIndustria y Comercio denegó el otorgamiento dela patente de invención argumentando que la

misma carece de nivel inventivo, en tal virtud, elTribunal considera adecuado referirse a estetema.

Como segundo requisito, adicional al de la nove-dad, se exige que la invención tenga nivel inventi-vo, esto es, que implique un salto cualitativo enrelación con la técnica existente. Este requeri-miento es desarrollado por el artículo 4 de laDecisión 344 que presupone el requisito de nivelinventivo al establecer que la invención goza dedicho nivel al no derivar de manera evidente delestado de la técnica, ni resultar obvia para unapersona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibili-dad de determinar si con los conocimientostécnicos que existían al momento de la inven-ción, se hubiese podido llegar de manera evi-dente a la misma, o si el resultado hubiese sidoobvio para un experto medio en la materia deque se trate, es decir, para una persona deloficio y normalmente versada en la materia téc-nica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justi-cia de la Comunidad Andina ha manifestado losiguiente:

“Con el requisito del nivel inventivo, lo que sepretende es dotar al examinador técnico deun elemento que le permita afirmar o no si ala invención objeto de estudio no se habríapodido llegar a partir de los conocimientostécnicos que existían en ese momento dentrodel estado de la técnica... En este punto con-viene advertir que uno es el examen querealiza el técnico medio respecto de la nove-dad y otro el que se efectúa con respecto alnivel inventivo; si bien en uno y otro se utilizacomo parámetro de referencia el ‘estado dela técnica’, en el primero, se coteja la inven-ción con las ‘anterioridades’ existentes den-tro de aquella, cada uno (sic) por separado,mientras que en el segundo (nivel inventivo)se exige que el técnico medio que realiza elexamen debe partir del conocimiento generalque él tiene sobre el estado de la técnica yrealizar el cotejo comparativo con su aprecia-ción de conjunto, determinando si con talesconocimientos técnicos existentes ha podidoo no producirse tal invención”. 9

18 Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de1998. Publicada en G.O.A.C. Nº 428. de 16 de abril de1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.

9 Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4de la Decisión 344, definir qué se entiende por“obvio” y por “evidente” a fin de determinar quése debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de ma-nera clara y directa; lo “que se encuentra o ponedelante de los ojos, muy claro o que no tienedificultad”. Lo evidente consiste en la “certezaclara y manifiesta de la que no se puede dudar;cierto, claro, patente y sin la menor duda” 10.

En este orden de ideas, se puede concluir queuna invención goza de nivel inventivo cuando alos ojos de un experto medio en el asunto deque se trate, se necesita algo más que la sim-ple aplicación de los conocimientos técnicos enla materia para llegar a ella, es decir, que deconformidad con el estado de la técnica el in-vento no es consecuencia clara y directa de di-cho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal ycomo lo establece Gómez Segade (…) el inven-tor debe reunir los méritos que le permitan atri-buirse una patente, sólo si la invención fruto desu investigación y desarrollo creativo constituye‘un salto cualitativo en la elaboración de la reglatécnica’, actividad intelectual mínima que le per-mitirá que su invención no sea evidente (noobvia) del estado de la técnica. Es decir, quecon el requisito del nivel inventivo, lo que sepretende es dotar al examinador técnico de unelemento que le permita afirmar o no si a la in-vención objeto de estudio no se habría podidollegar a partir de los conocimientos técnicosque existían en ese momento dentro del estadode la técnica (...)”. 11

c) Aplicación Industrial

Para que un invento pueda ser protegido a tra-vés de una patente debe ser susceptible deaplicación industrial, es decir, que pueda ser

producido o utilizado en cualquier actividad pro-ductiva o de servicios, como lo manifiesta elartículo 5 de la Decisión 344.

Este requisito de la invención encuentra su jus-tificación en el hecho de que la concesión deuna patente estimula el desarrollo y crecimientoindustrial, procurando beneficios económicos aquienes la exploten, por esto, sólo son suscep-tibles de patentabilidad las invenciones que pue-dan ser llevadas a la práctica.

3.4. NIVEL INVENTIVO EN RELACIÓN CONPROCEDIMIENTOS CONOCIDOS

Tomando en cuenta que en el escrito de deman-da se hace referencia a que la invención, aun-que proviene de un procedimiento conocido, tie-ne nivel inventivo, es pertinente hacer menciónal nivel inventivo en relación con procedimientosconocidos.

En relación con los requisitos atinentes al nivelinventivo y a la novedad de la invención, se pre-sentan algunos casos dudosos que merecen unanálisis especial, desde que no es tan fácil de-terminar su novedad y altura inventiva. Uno deesos casos es el nivel inventivo en relación conprocedimientos conocidos.

En relación a este tema, no se puede llegar apriori a una conclusión de que la invención care-ce de nivel inventivo, porque, cabe analizar siem-pre el caso concreto.

Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTESDE INVENCIÓN”, trata el tema del nivel inven-tivo en relación con la combinación o mezcla deelementos conocidos, aplicable a este caso, yreconoce la complejidad en determinar un nuevoresultado:

“Se reconoce que hay invento cuando se uti-lizan medios ya conocidos, pero combinadospor primera vez en forma tal, que de su com-binación deriva un resultado distinto del dadopor cada uno de los medios, o por otrascombinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a vecesdifícil determinar si existe un “nuevo resulta-do”, porque éste puede consistir incluso enun resultado mejor que el conocido (por ejem-plo, la calidad sonora de un disco compactocon un disco de vinilo). Si el aporte implica

10 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. VigésimaSegunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DE-FINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. To-mos 5 y 7. Págs. 686 y 1089.

11 Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004.Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.


un adelanto y se ha hecho alguna contribu-ción novedosa y útil, se considera que hayinvento.” 12

De manera que la oficina de patentes respecti-va, al realizar un análisis del nivel inventivo deun procedimiento conocido debe establecer sicon el estado de la técnica al momento de lasolicitud, dicho producto, así sea por dicho pro-cedimiento ya conocido, no es obvio ni evidentepara un técnico medio en la materia. Lo anteriordesde que aplicando procedimientos conocidospuede obtenerse resultados inesperados parauna persona normalmente versada en la mate-ria.

Una invención a través de procedimientos cono-cidos, dependiendo del caso particular, debeser novedosa, con altura inventiva y susceptiblede aplicación industrial, es decir, debe cumplirlos tres requisitos que establece la norma co-munitaria.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinasobre el tema, ha sostenido lo siguiente:

“La novedad no es un requisito que debancumplir todos y cada uno de los componen-tes que conforman la invención, pudiendoincluso ser conocidos individualmente la to-talidad de tales elementos, si combinadosentre ellos dan lugar a un objeto o a un pro-cedimiento desconocido anteriormente. Enefecto, ninguna invención aparece de la nada;por el contrario, toda innovación requiere apli-car conocimientos y objetos previamente crea-dos o descubiertos por la humanidad, los cua-les constituirán la «materia prima» para de-sarrollar un nuevo producto o procedimiento.

En este sentido, el invento constituye unaderivación del estado de la técnica, pero, pa-ra calificar su carácter de patentable, es pre-ciso determinar si dicha derivación no resultaevidente para una persona normalmente ver-sada en la materia técnica. Surge, por consi-guiente, un requisito adicional al de la nove-dad: el nivel inventivo, del cual se desprendeque la invención, además de no ser obviapara un experto medio, debe ser siempre elresultado de una actividad creativa del hom-bre, sin que ello signifique que para alcanzar

la regla técnica propuesta, no se puedan utili-zar procedimientos o métodos comunes o yaconocidos en el área técnica correspondien-te. Específicamente en el área de los inven-tos químicos y biotecnológicos sucede confrecuencia que aplicando procedimientos co-nocidos pueden obtenerse resultados in-esperados para una persona normalmenteversada en la materia. Por ello, el juicio delnivel inventivo no puede ser elaborado concriterios generales, sino que dependerá delas especiales circunstancias de cada caso.”(Proceso N° 21–IP–2000. InterpretaciónPrejudicial de 27 de octubre de 2000).

Es conveniente señalar que la normativa andinasobre patentes no consagra nada sobre el nivelinventivo en relación con procedimientos cono-cidos, como sí lo hacen otras legislaciones, pe-ro de ello no surge, como ya se anotó, que lasoficinas de patentes puedan hacer un análisis ala ligera de la altura inventiva en casos paradenegar la patente de invención.

3.5. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATEN-TE

Requisitos formales; examen de forma

La doctrina y la jurisprudencia establecen laobligación de la oficina nacional competente derealizar un examen de los aspectos formales dela solicitud de patente, la misma que consisteen verificar si la solicitud reúne o no los requisi-tos exigidos.

La profesora Alicia Álvarez señala que “el exa-men previo o formal tiene como objetivo verifi-car si la documentación presentada cumple conlos requisitos, y permite detectar gruesas fallasen la solicitud, evitando los perjuicios que oca-sionaría su detección tardía”. 13

La autoridad nacional competente, al realizar elexamen previo o de forma, debe limitarse única-mente a verificar si los requisitos formales fue-ron cumplidos, es decir, que éstos se encuen-tren contenidos en la solicitud, y no deberárealizar una evaluación de fondo de la solicitud,examen que se realiza en una fase posterior.

112 ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”,Gráfica laf s.r.l, Buenos Aires, 1998, Pág. 72.

13 ÁLVAREZ, Alicia. Como obtener una patente. En: De-recho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Bue-nos Aires. 1999. p.103.


Requisitos para la solicitud de patentes deinvención

El artículo 13 de la Decisión 344 establece losrequisitos que deben cumplir las solicitudes parala obtención de patentes de invención, los cua-les son necesarios e imprescindibles, pues laausencia de uno de ellos ocasionará que la soli-citud no sea admitida a trámite o que si lohubiere sido, no pueda concluir en una decisiónde mérito.

La normativa comunitaria contempla que se efec-túe una descripción de la invención, el cual esun requisito de forma que no puede ser omitidoen la solicitud porque es la vía a través de lacual los interesados pueden recibir informaciónsuficiente y completa acerca de las reglas téc-nicas que constituyen la invención. Asimismo,la descripción constituye un factor relevante alfijar el ámbito de la patente.

La descripción de la invención permitirá al exa-minador llevar a cabo el examen de patentabi-lidad en forma adecuada y llegar a una defini-ción más exacta sobre la novedad, el nivel inven-tivo y la susceptibilidad de aplicación industrialde la invención.

La normativa contempla, asimismo, como otrode los requisitos básicos para la obtención deuna patente que ésta deberá contener “una omás reivindicaciones”.

La doctrina sostiene al respecto que “… enprincipio, las reivindicaciones deben especificarel invento por sí solas, sin necesidad de recurrira otros elementos técnicos, como son la des-cripción, los dibujos o los ejemplos … Pero …que, en caso de duda, la descripción y los di-bujos servirán para interpretarlas; es decir, nonecesariamente la reivindicación define estric-tamente el límite de la protección, sino que éstapuede ir más allá si en base a la descripciónpuede interpretarse que la patente protege solu-ciones similares a la específicamente reivindi-cada”. 14

Asimismo, la doctrina ha precisado la existen-cia de reivindicaciones de producto, cuando re-caen sobre una entidad física (producto, dispo-

sitivo, máquina, sustancia, composición) o rei-vindicaciones de procedimiento, que recaen so-bre una actividad (procedimiento, método, utili-zación). La diferencia está, según Carmen Sal-vador en que “Las reivindicaciones que recaensobre una entidad física confieren una protec-ción ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege elproducto cualquiera que sea el procedimientode producción y cualquiera que sea su utiliza-ción fueran o no conocidos en el momento enque se solicitó la patente…”, en cambio, “… lasreivindicaciones que recaen sobre una actividadconfieren una protección ‘relativa’, ya que prote-gen la actividad reivindicada, pero no los diver-sos dispositivos u objetos utilizados cuandoéstos son utilizados fuera de la actividad indica-da. Sin embargo, en las patentes de procedi-miento, la protección se extiende al productoobtenido directamente a través del procedimientopatentado, el cual tampoco goza de ‘protecciónabsoluta’, sino que únicamente está protegidocuando ha sido producido mediante el procedi-miento patentado o por uno equivalente”. 15

Se puede determinar entonces que, la descrip-ción y los dibujos constantes en la solicitud,permiten al examinador interpretar mejor lasreivindicaciones, ya que la descripción de la in-vención constituye la memoria descriptiva delejercicio investigativo que tuvo como fruto lainvención cuya patente se solicita. El inventortiene la tendencia a ampliar excesivamente laprotección industrial de su producto o procedi-miento, razón por la cual las reivindicacionesgozan de relevancia sobre la descripción por serprecisamente las que delimitarán el alcance dedicha protección.

La observancia de los requisitos permitirá deter-minar el “objeto”, características principales ydemás elementos constitutivos de la invencióncuya patente sea solicitada, siendo las reivindi-caciones una parte fundamental para determi-nar el alcance de la solicitud. Una vez conocidoa cabalidad lo que se pretende patentar, podrádeterminarse si es o no patentable.

En el campo del derecho de patentes, uno delos temas de mayor relevancia es el de la deter-minación, esencia y alcance de una invención,cuyas características deben constar en un do-

14 ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. EdicionesCiudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99.

15 SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protecciónde la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002.


cumento escrito que permita vislumbrar el obje-to o procedimiento a que hace referencia.

De esta forma, las reivindicaciones constituyen,jurídicamente hablando, el elemento de mayorimportancia dentro de una solicitud de patente,pues en ellas, el examinador técnico de paten-tes encontrará los elementos necesarios paradeterminar lo que se pretende patentar, el al-cance de la invención y su definición para efec-tos de entrar al análisis comparativo respectodel estado de la técnica. Esto es para reivindi-car lo que se considera nuevo y con nivel inven-tivo.

En cuanto a la unidad de la invención, la solici-tud sólo podrá referirse a una invención o a ungrupo de invenciones relacionadas entre sí, detal manera que conformen un único conceptoinventivo general o unidad de invención. Así lodispone el artículo 15 de la Decisión 344 alindicar:

“La patente sólo podrá comprender una in-vención o grupo de invenciones relacionadasentre sí, de tal manera que conformen unúnico concepto inventivo”.

Por otra parte, en virtud de lo establecido en elartículo 45 y siguientes de la Decisión 486, laoficina nacional competente realizará el exa-men de patentabilidad que comprende, no sola-mente el estudio de la patentabilidad de la in-vención, sino también el estudio del cumpli-miento de todos los requisitos establecidos parala concesión de la patente, independientementede que se hayan presentado oposiciones. Den-tro de dichos requisitos se encuentra la unidadde invención.

En efecto, el requisito de unidad de la invenciónpara la concesión del privilegio de patente, po-drá ser objeto del examen de fondo que realizala oficina nacional competente en desarrollo delartículo 45, y se encuentra previsto expresa-mente en el artículo 36 de la Decisión 486 queestablece, en su inciso segundo, que “la oficinanacional competente podrá en cualquier mo-mento del trámite, requerir al solicitante quedivida la solicitud si ella no cumpliera con elrequisito de unidad de invención”.

Para determinar la unidad de la invención, ladoctrina ha señalado que se entenderá que existetal unidad aún cuando la solicitud contenga rei-

vindicaciones independientes de distintas cate-gorías, siempre que dichas reivindicaciones es-tén vinculadas y formen parte de un mismoconjunto inventivo o concepción inventiva. Seentenderá que hay unidad de la invención en lassolicitudes que contengan reivindicaciones in-dependientes en las siguientes combinaciones,sin que esta lista sea limitativa:

a) Un producto y un procedimiento para la fabri-cación de dicho producto.

b) Un procedimiento y un aparato o medio parala puesta en práctica de ese procedimiento.

c) Un producto, un procedimiento para la fabri-cación de dicho producto y un aparato o me-dio para la puesta en práctica de ese procedi-miento.

A propósito de la división de la patente, contem-plada en el artículo 36 de la Decisión 486, elsolicitante podrá en cualquier momento del trá-mite dividir su solicitud en dos o más solicitu-des fraccionarias, pero ninguna de éstas podráampliar la divulgación contenida en la solicitudinicial. Asimismo, la oficina nacional competen-te podrá en cualquier momento del trámite, re-querir al solicitante que divida la solicitud si ellano cumpliera con el requisito de unidad de in-vención, ya referido.

Cada solicitud fraccionaria devengará la tasaestablecida y se beneficiará de la fecha de pre-sentación de la solicitud inicial y, en lo que co-rresponda, de la fecha de prioridad invocada enella.

3.6. MODIFICACIONES A LA SOLICITUD DEPATENTE

Tomando en cuenta que con motivo del examende forma, el título de la invención se modificó a“Formulaciones farmacéuticas mejoradas deRitonavir y Ritonavir en combinación con otrosinhibidores de Proteasa VIH”, se hace necesa-rio referirse a este tema.

Las modificaciones a la solicitud de patente serealizarán a petición del solicitante; éstas po-drán presentarse en cualquier momento del trá-mite, siempre que no constituyan una amplia-ción de la protección correspondiente a la divul-gación contenida en la solicitud inicial, confor-me lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.


Ahora bien, ¿El peticionario puede modificar lasolicitud en cualquier estado del trámite?; ¿Lamodificación se puede realizar al interponer unrecurso administrativo contra el acto administra-tivo que denegó la patente?

Respecto a la primera interrogante, la normaanalizada no determina el tiempo o el plazodurante el cual el peticionario puede modificar lasolicitud. Como no se establece nada al respec-to, y como de los principios en que se soporta lanormativa sobre patentes no se desprende limi-tación temporal alguna sobre este tema, sedebe interpretar dicha norma en el sentido deque el solicitante puede realizar las modificacio-nes en cualquier estado del trámite.

En relación con la segunda interrogante, si bienes cierto que la norma no dispone nada al res-pecto, por tratarse de un tema estrictamenteprocesal del derecho interno, cuya regulaciónpuede variar en las normas adjetivas de losPaíses Miembros, le corresponderá al JuezConsultante evaluar la oportunidad de la modifi-cación en relación con la regulación de los re-cursos en vía administrativa.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiteradodentro del proceso 21-IP-2000 que señaló:

“Por lo demás, la modificación a la solicitudde patente puede realizarse en cualquier es-tado del trámite, y dependerá de lo que dis-ponga el Derecho interno de los Países Miem-bros la posibilidad de que tal reforma seefectúe incluso al interponer un recurso ad-ministrativo contra la denegación de la paten-te. En consecuencia, corresponderá al juezconsultante determinar, de acuerdo con lasnormas de procedimiento interno que fuerenaplicables, si la impugnación en la vía admi-nistrativa puede fundamentarse, además deen motivos de ilegalidad, en razones de opor-tunidad o, en general, en nuevos argumentoso hechos que no pudieron ser analizados almomento de emitir la resolución inicial.”

Por otro lado, la solicitud se modifica a travésde una nueva presentación de las reivindicacio-nes, aclarando determinados aspectos de ladescripción del invento o reformando todo aque-llo que pueda dar lugar a objeciones totales oparciales por parte de la Administración.

Al respecto este Tribunal ha expresado “La úni-ca limitación impuesta al solicitante respecto

de la modificación consiste en que ésta no de-be implicar una ampliación del invento o de ladivulgación contenida en la solicitud presenta-da. Contrario sensu, la modificación de la solici-tud podrá concretar el invento o reducir el alcan-ce de las reivindicaciones, sin importar cuálhaya sido la redacción originariamente propues-ta; por lo que aun cuando el cambio sea sustan-cial con relación a las reivindicaciones iniciales,lo único relevante viene a ser que las nuevasreivindicaciones puedan seguir siendo susten-tadas racionalmente con fundamento en la des-cripción contenida en la solicitud inicial”. 16

3.7. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONALDE PATENTES PARA TOMAR SUS DECI-SIONES

Tomando en cuenta que la actora argumentóque “(…) la patentabilidad del objeto de la solici-tud denegada ha sido aceptada por la OficinaEuropea de Patentes (…) el hecho de que otrospaíses hayan aceptado el nivel inventivo de lassolicitudes extranjeras correspondientes al ob-jeto de la presente invención, tiene gran signifi-cado y relevancia en el momento en que enColombia se efectúa un estudio para determinarsi la misma invención cumple con los requisitosde patentabilidad (…)”; el Tribunal estima ade-cuado referirse al tema de la autonomía de laOficina Nacional Competente para tomar susdecisiones.

Sobre el tema es pertinente hacer referencia loexpresado por el Tribunal en la interpretaciónprejudicial rendida dentro del proceso 110-IP-2008:

El sistema adoptado por la Comunidad Andinase encuentra soportado en la actividad autóno-ma e independiente de las Oficinas de Patentesde cada País Miembro. Dicha actividad, queaunque de manera general se encuentra regula-da por la normativa comunitaria, deja a salvo lamencionada independencia, y es así que el ca-pítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite delas solicitudes de patentes y los requisitos quedeben contener las mismas, e instaura en cabe-za de las Oficinas Nacionales Competentes elprocedimiento y el respectivo examen de pa-tentabilidad.

16 Proceso 25-IP-2002, sentencia de 8 de mayo del2002. Publicado en Gaceta Oficial Nº769, de 24 demayo del 2002. Patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Dicha autonomía se manifiesta tanto en relacióncon decisiones emanadas de otras oficinas depatentes (principio de independencia), como enrelación con sus propias decisiones 17.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho:

“Si bien las Oficinas Competentes y las deci-siones que de ellas emanan son independien-tes, algunas figuras (…) las ponen en contac-to, (…) sin que lo anterior signifique de ningu-na manera uniformizar los pronunciamientosde las mismas. (Proceso 71-IP-2007. Inter-pretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1553, de 15 de octubre de2007).

En este sentido, el principio de independenciade las Oficinas de Patentes significa que éstasjuzgarán la patentabilidad o no de una solicitudde patente, sin tener en consideración el análi-sis realizado en otra u otras Oficinas Competen-tes, es decir, el examen realizado por otras Ofi-cinas no es vinculante para la Oficina de Paten-tes del respectivo País Miembro.

Sobre el segundo tema, la norma comunitariacolocó en cabeza de las oficinas nacionalescompetentes la obligación de realizar el exa-men de patentabilidad, el que es obligatorio ydebe llevarse a cabo aún en el caso de que nohubiesen sido presentadas observaciones. Enel caso de que sean presentadas observacio-nes, la oficina nacional competente se pronun-ciará acerca de ellas así como acerca de laconcesión o de la patente de invención.

Asimismo, es pertinente agregar que este exa-men integral y motivado debe ser autónomotanto en relación con las decisiones proferidaspor otras oficinas de patentes, como en rela-ción con anteriores decisiones proferidas por lapropia oficina, en el sentido de que ésta deberealizar el examen de patentabilidad analizandocada caso concreto.

Con ello no se está afirmando que la oficina depatentes no tenga límites a su actuación y que

no pueda utilizar como precedentes sus propiasactuaciones, sino que ésta tiene la obligaciónen cada caso de hacer un análisis, teniendo encuenta los aspectos y pruebas que obran encada trámite.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

1. En principio, la norma comunitaria de carác-ter sustancial no surte efectos retroactivos;por lo tanto, toda situación jurídica en quedeba ser aplicada una norma comunitaria,será regulada por la que se encuentre vigenteal momento de haber sido planteada dichasituación, bajo los parámetros por aquélladisciplinados. Sin embargo, no constituye apli-cación retroactiva cuando la norma posteriordebe ser aplicada inmediatamente para regu-lar los plazos de vigencia y los efectos futu-ros de una situación nacida bajo el imperio deuna norma anterior.

En el caso de la norma comunitaria de carác-ter procesal, ésta se aplicará, a partir de suentrada en vigencia, a los procedimientos poriniciarse o en curso. De hallarse en curso unprocedimiento, la nueva norma se aplicaráinmediatamente a las actividades procesalespendientes, y no, salvo previsión expresa, alas ya cumplidas.

Si la norma sustancial vigente, para la fechade la solicitud de la patente, ha sido deroga-da y reemplazada por otra, antes de habersecumplido el procedimiento correspondiente adicha solicitud, aquella norma será la aplica-ble para determinar si han sido satisfechos ono los requisitos para la concesión de paten-te, mientras que la norma procesal posteriorserá la aplicable al procedimiento en curso.

La solicitud relativa al otorgamiento de lapatente: “Formulaciones farmacéuticasmejoradas de Ritonavir y Ritonavir en com-binación con otros inhibidores de Pro-teasa VIH”, fue presentada el 31 de mayo de2000, en vigencia de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, por lotanto, es ésta la norma aplicable en la partesustancial, mientras que el procedimiento se

17 En la interpretación prejudicial 110-IP-2008, el TribunalComunitario desarrolló lo relativo a la autonomía de laOficina de Registro Marcario para tomar sus decisio-nes, lo cual es aplicable al presente caso.


efectuó en vigencia de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.

2. El artículo 1, en concordancia con los artícu-los 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena contempla losrequisitos indispensables para que las inven-ciones “de productos o procedimientos entodos los campos de la tecnología”, puedanser susceptibles de patentabilidad ante lasOficinas Nacionales Competentes de los Paí-ses Miembros. La novedad, el nivel inventivoy la susceptibilidad de aplicación industrialson requisitos de obligatoria observancia parael otorgamiento de una patente, so pena denulidad absoluta que podrá declararse a peti-ción de parte o aún de oficio por la OficinaNacional Competente.

3. La invención, además de no ser obvia para unexperto medio, debe ser siempre el resultadode una actividad creativa del hombre, des-cartando como invención la acción propia dela naturaleza.

4. La novedad de la invención, a que se refiere elartículo 2 de la misma Decisión, consiste enque el invento no esté comprendido en el “es-tado de la técnica”, esto es, el conjunto deconocimientos existentes y de dominio públi-co accesibles por descripción escrita u oral,o por cualquier otro medio que divulgue elinvento antes de la fecha de presentación dela solicitud o de la prioridad reconocida.

5. El artículo 4 de la Decisión 344 señala clara-mente lo que debe considerarse como “nivelinventivo” para una persona del oficio normal-mente versada en la materia, en el entendidode que la invención constituye un paso másallá de la técnica existente, con arreglo alprincipio de la “no obviedad “, esto es, queella no se derive de manera evidente de latécnica en un momento dado.

6. La normativa andina sobre patentes no con-sagra nada sobre el nivel inventivo en rela-ción con procedimientos conocidos como sílo hacen otras legislaciones, pero de ello nosurge que las oficinas de patentes puedanhacer un análisis a la ligera de la altura inven-tiva en estos casos para denegar la patentede invención.

7. Las solicitudes para la obtención de patentesserán presentadas ante la oficina nacional

competente y necesariamente deben cumplircon todos los requisitos contemplados en elartículo 13 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena.

8. Las reivindicaciones constituyen parte esen-cial de la respectiva solicitud, debido a quedelimitan el campo de la patente y especifi-can la regla técnica que se desea patentar,razones por las cuales éstas deben ser sufi-cientemente claras y completas.

9. Las modificaciones a la solicitud de patentepodrán presentarse en cualquier momento deltrámite, siempre que no constituyan una am-pliación de la protección correspondiente a ladivulgación contenida en la solicitud inicial, lacual se modifica a través de una nueva pre-sentación de las reivindicaciones, aclarandodeterminados aspectos de la descripción delinvento o reformando todo aquello que puedadar lugar a objeciones totales o parciales porparte de la Administración.

10. El sistema adoptado por la Comunidad An-dina se encuentra soportado en la actividadautónoma e independiente de las Oficinas dePatentes de cada País Miembro. Dicha acti-vidad, que aunque de manera general se en-cuentra regulada por la normativa comunita-ria, deja a salvo la mencionada independen-cia, y es así que el capítulo IV de la Decisión486 regula el trámite de las solicitudes depatentes y los requisitos que deben conte-ner las mismas, e instaura en cabeza de lasOficinas Nacionales Competentes el proce-dimiento y el respectivo examen de paten-tabilidad.

Esta autonomía de la Oficina NacionalCompetente para tomar sus decisiones semanifiesta tanto en relación con decisionesprovenientes de otras oficinas de patentes(principio de independencia), como con suspropias decisiones.

De conformidad con el artículo 35 del Tratadode Creación del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina, el Juez Nacional consul-tante, al emitir el fallo en el proceso internoNº 2006-0259, deberá adoptar la presente in-terpretación. Asimismo, deberá dar cumpli-miento a las prescripciones contenidas en elpárrafo tercero del artículo 128 del Estatutovigente.


PROCESO 14-IP-2010

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal a) y 143 de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la

consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Salade lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: PUMA RUDOLF DASSLER SPORT. Marca: “PUMA” (mixta).Expediente Interno N° 2004-0390.


En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por el Consejo de Estado de la Repú-blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-ministrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que los requisi-tos exigidos por el artículo 33 del Tratado deCreación del Tribunal y 125 de su Estatuto fue-ron cumplidos, por lo que su admisión a trámitefue considerada procedente por auto de cuatro(4) de marzo de 2010.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

La parte demandante es: PUMA RUDOLFDASSLER SPORT.

La parte demandada la constituye: LA NACIÓNCOLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE IN-DUSTRIA Y COMERCIO.

El tercero Interesado es: la sociedad INVER-SIONES DEL PILAR LTDA.

1.2. Actos demandados

La sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORTplantea que se declare la nulidad de las siguien-tes resoluciones administrativas:

- Nº 26372, de 22 de agosto de 2002 expedidapor la Jefe de la División de Signos Distintivosde la Superintendencia de Industria y Comer-cio, por la cual se resolvió negar el registrodel signo PUMA (mixto);

- Nº 6643, de 30 de marzo de 2004, expedidapor la Jefe de la División de Signos Distintivosde la Superintendencia de Industria y Comer-cio, por la cual se resuelve el recurso de re-posición, confirmando la decisión contenidaen la resolución anterior.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Gene-ral de la Comunidad Andina, para su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.









- Nº 12757, de 10 de junio de 2004, expedidapor el Superintendente Delegado para la Pro-piedad Industrial de la Superintendencia deIndustria y Comercio, por la cual se resuelveel recurso de apelación, confirmando la deci-sión contenida en la resolución No. 26372.


Del expediente remitido por el Consejo de Esta-do de la República de Colombia, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera,han podido ser destacados los siguientes as-pectos:

a) Los hechos


- El 15 de febrero de 2002, la sociedad PUMARUDOLF DASSLER SPORT solicitó el regis-tro del signo “PUMA” (mixto), para distinguir:“preparaciones para blanquear y otras sus-tancias para la colada; preparaciones paralimpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones,perfumería, aceites esenciales, cosméticos,lociones para el cabello, dentífricos”, de laclase 3 de la Clasificación Internacional deNiza.

- El 22 de marzo de 2002, la solicitud fue pu-blicada en la Gaceta de la Propiedad Indus-trial No. 514.

- El 15 de abril de 2004, la sociedad INVER-SIONES DEL PILAR LTDA. presentó oposi-ción en contra de la solicitud de registro, ale-gando que el signo solicitado es similarmen-te confundible con su marca “PUMA”, registra-da para identificar productos de la clase 5.

- El 12 de julio de 2002, la sociedad PUMARUDOLF DASSLER SPORT solicitó la limi-tación de la solicitud para identificar “jabo-nes, perfumería, aceites esenciales, cosmé-ticos, lociones y lociones para el cabello”.

- El 22 de agosto de 2002, la Jefe de la Divisiónde Signos Distintivos expidió la ResoluciónNo. 26372, a través de la cual declaró funda-da la oposición presentada por la sociedadINVERSIONES DEL PILAR LTDA. y niega elregistro del signo “PUMA” (mixto) solicitadopor la sociedad PUMA RUDOLF DASSLERSPORT.

- El 21 de octubre de 2002, la sociedad PUMARUDOLF DASSLER SPORT presentó recur-so de reposición y en subsidio el de apela-ción en contra de la Resolución No. 26372.

- El 13 de septiembre de 2002, la sociedadPUMA RUDOLF DASSLER SPORT presentóuna acción de cancelación por no uso encontra del registro de la marca “PUMA”, de lasociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA.

- El 17 de septiembre de 2003, la Jefe de laDivisión de Signos Distintivos expidió la Re-solución No. 26331, mediante la cual decidiócancelar parcialmente por no uso el certifica-do de registro No. 122437, correspondiente ala marca PUMA, perteneciente a INVERSIO-NES DEL PILAR LTDA. en el sentido de ex-cluir de su cobertura los productos higiéni-cos.

- El 30 de marzo de 2004, la Jefe de la Divisiónde Signos Distintivos expidió la ResoluciónNo. 6643, a través de la cual decidió el recur-so de reposición interpuesto confirmando laResolución No. 26372.

- El 3 de mayo de 2004, la sociedad PUMARUDOLF DASSLER SPORT presentó una nue-va modificación de la solicitud de registro,excluyendo de su cobertura los “jabones”,quedando para identificar exclusivamente“perfumería, aceites esenciales, cosméticos,lociones y lociones para el cabello”.

- El 10 de junio de 2004, el SuperintendenteDelegado de la Propiedad Industrial expidió laResolución No. 12757, a través de la cualdecidió confirmar la Resolución impugnada ydeclaró agotada la vía gubernativa.

b) Fundamentos de la Demanda

La sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORTsolicita la nulidad de los actos administrativosmencionados anteriormente, manifestando, enlo principal, los siguientes argumentos:

- “(…) contrario a lo expresado por la SIC, elsigno PUMA no se encuentra -incurso en lacausal de irregistrabilidad establecido en elliteral a) del artículo 136 (…), debido a quelos productos identificados con los signos enconflicto no tienen relación alguna para con-cluir que su coexistencia en el mercado pue-de generar confusión y porque la sociedadque represento cuenta ya con muchos regis-tros de la marca PUMA, en diferentes clases,


lo que indica que el signo es intrínsecamentedistintivo y que los consumidores ya lo cono-cen suficientemente, e indican inmediatamen-te su origen empresarial”.

- “(…) la coexistencia de los signos PUMAde la sociedad PUMA RUDOLF DASSLERSPORT y PUMA, de la sociedad INVERSIO-NES DEL PILAR LTDA., es posible por cuan-to, a pesar de su identidad nominativa, por unlado, el signo solicitado cuenta con una gráfi-ca suficientemente distintiva y por otro, lossignos en conflicto identifican productos dediferentes clases, que no se encuentran rela-cionados”.

- “Si bien es cierto que la SIC no tiene por quéconceder el registro de una marca únicamen-te porque la misma ya esta (sic) registrada anombre del solicitante en otras clases, tam-poco puede desconocer que la existencia deestos registros de marcas hacen presumir,de un lado, que el signo solicitado cuenta conla distintividad intrínseca para ser registrado(…)”.

- “(…) es una realidad innegable que la marcade la sociedad INVERSIONES DEL PILARLTDA. ha coexistido en el mercado con lamarca PUMA, de la sociedad PUMA RUDOLFDASSLER SPORT, sin que hasta ahora sehaya generado confusión alguna, por cuantolas características gráficas de la marca de lasociedad que represento ya son muy conoci-das por los consumidores”.

- “(…) la sociedad PUMA RUDOLF DASSLERSPORT pretende identificar productos muyespecíficos de la clase 3ª (perfumería, acei-tes esenciales, cosméticos, lociones y locio-nes para el cabello), que no se encuentran re-lacionados con los productos identificadoscon la marca PUMA, de la sociedad INVER-SIONES DEL PILAR LTDA. (productos far-macéuticos y veterinarios; productos dietéti-cos para niños y enfermos; emplastos, ma-terial para vendajes; material para empastarlos dientes y para improntas dentales; desin-fectantes; preparaciones para destruir las ma-las hierbas y los animales dañinos)”.


La Superintendencia de Industria y Comer-cio, en su contestación a la demanda expresa,en lo principal:

- “(…) es evidente que ‘PUMA’, si bien es sus-ceptible (sic) de representación gráfica, alcontrario de lo que afirma el accionante care-ce de fuerza distintiva por cuanto al efectuarel examen en conjunto de los signos compa-rados ‘PUMA’ clase 3 (solicitada) y ‘PUMA’clase 5 registrada resulta indudable que pre-sentan semejanzas de tipo gráfico, ortográfi-co y fonético que indudablemente (sic) puedeocasionar confusión o error en el consumidorsobre la procedencia de los productos y suorigen empresarial, lo que claramente no leotorga distintividad suficiente para cumplir consu función diferenciadora en el mercado”.

- “Si bien las marcas en conflicto ‘PUMA’ (sic)distinguen productos (sic) comprendidos enlas clases 3 y 5, tienen una relación estrechaentre sí, tienen fines similares y compartenlos mismos canales de comercialización, (sic)lo cual induciría al público consumidor a error”.

d) Tercero Interesado

La sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA.,de acuerdo al informe presentado por la consul-tante, no contestó la demanda.

CONSIDERANDO:


Que, de conformidad con la disposición previstaen el artículo 1, literal c, del Tratado de Creacióndel Tribunal, las normas cuya interpretación sesolicita, forman parte del ordenamiento jurídicode la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo establecido en losartículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía prejudiciallas normas que integran el ordenamiento jurídi-co de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 4 de marzo de2010.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Consejo de Estado, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, de la Repúbli-ca de Colombia, no hace una solicitud expresa


de las normas cuya interpretación se requiere,sin embargo, menciona los artículos invocadospor la parte actora como violados, a saber, 134y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpreta-ción de los artículos correspondientes a la De-cisión 486, por haber constatado, en los docu-mentos aparejados al expediente, que la solici-tud relativa al registro del signo “PUMA” (mixto),fue presentada el 15 de febrero de 2002, envigencia de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina.

Con fundamento en la potestad que deriva delartículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal,se estima pertinente interpretar, de oficio, losartículos 134, 136 literal a) y 143 de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina.


DECISIÓN 486

(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRODE MARCAS

“Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.

(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derecho detercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;

(...)

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

(...)

Artículo 143.- El solicitante de un registro demarca podrá pedir que se modifique la solici-tud en cualquier momento del trámite. Delmismo modo podrá pedir la corrección decualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente po-drá sugerir al solicitante modificaciones a lasolicitud en cualquier momento del trámite.Dicha propuesta de modificación se trami-tará de conformidad con lo establecido en elartículo 144.

En ningún caso la modificación podrá impli-car el cambio de aspectos sustantivos delsigno o la ampliación de los productos o ser-vicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, sepodrán establecer tasas para la solicitud demodificación”.

(...)

3. CONSIDERACIONES


- Concepto de marca y sus elementos consti-tutivos;

- Clases de signos: comparación entre signosdenominativos y mixtos;

- Impedimentos para el registro de un signocomo marca: La identidad y la semejanza;

- Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/ode asociación;

- Reglas para realizar el cotejo marcario;- Modificaciones a la solicitud inicial de un

registro marcario;- Coexistencia marcaria de hecho;- Conexión competitiva.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOSCONSTITUTIVOS

La Decisión 486, en su artículo 134, define a lamarca como “cualquier signo que sea apto paradistinguir productos o servicios en el mercado.


Podrán registrarse como marcas los signos sus-ceptibles de representación gráfica”.

La marca es un bien inmaterial constituido porun signo conformado por palabras o combina-ción de palabras, imágenes, figuras, símbolos,gráficos, etc., que, susceptibles de representa-ción gráfica, sirvan para distinguir en el mercadoproductos o servicios, a fin de que el consumi-dor o usuario medio los identifique, valore, dife-rencie y seleccione sin riesgo de confusión oerror acerca del origen o la calidad del productoo del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la es-tructura del signo, algunas clases de marcas,como las denominativas, las gráficas y las mix-tas. En el marco de la Decisión 486 se puede,sin embargo, constatar la existencia de otrasclases de signos, diferentes a los enunciados,como los sonidos, los olores, los colores, laforma de los productos, sus envases o envoltu-ras, etc., según consta detallado en el artículo134 de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, estáimplícitamente contenido en la definición delartículo 134, toda vez que un signo para quepueda ser captado y apreciado, es necesarioque pase a ser una expresión material identifi-cable, a fin de que al ser aprehendida por me-dios sensoriales y asimilada por la inteligencia,penetre en la mente de los consumidores ousuarios.

La representación gráfica y la distintividad sonlos requisitos expresamente exigidos en la De-cisión 486 como elementos esenciales de unamarca.

La susceptibilidad de representación gráfica con-siste en expresiones o descripciones realiza-das a través de palabras, gráficos, signos mix-tos, colores, figuras, etc., de tal manera quesus componentes puedan ser apreciados en elmercado de productos.

El signo tiene que ser representado en formamaterial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse por medio de palabras, vocablos o deno-

minaciones, gráficos, signos mixtos, notas, co-lores, etc.

La característica de distintividad es fundamen-tal que reúna todo signo para que sea suscepti-ble de registro como marca; lleva implícita laposibilidad de identificar unos productos o unosservicios de otros, haciendo viable de esa ma-nera la diferenciación por parte del consumidor.Es entonces distintivo el signo cuando por sísolo sirva para diferenciar un producto o unservicio sin que se confunda con él o con suscaracterísticas esenciales o primordiales.

3.2. CLASES DE MARCAS: Comparación entremarcas denominativas y mixtas

La doctrina ha reconocido varias clases de mar-cas, como las denominativas, las gráficas y lasmixtas, en atención a la estructura del signo.

En este contexto, tomando en cuenta que elsigno solicitado a registro es uno mixto: “PUMA”,y que la marca de la sociedad que presenta laoposición es denominativa: “PUMA”, el Tribunalconsidera conveniente examinar lo concernien-te a las marcas denominativas y mixtas, por co-rresponder a las clases de los signos en conflic-to.

Las marcas denominativas llamadas tambiénnominales o verbales, utilizan expresiones acús-ticas o fonéticas, formadas por una o varias le-tras, palabras o números, individual o conjunta-mente estructurados, que integran un conjuntoo un todo pronunciable, que puede o no tenersignificado conceptual. Este tipo de marcas sesubdividen en: sugestivas que son las que tie-nen una connotación conceptual que evoca cier-tas cualidades o funciones del producto identifi-cado por la marca; y, arbitrarias que no mani-fiestan conexión alguna entre su significado y lanaturaleza, cualidades y funciones del productoque va a identificar.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signoestá compuesto por una palabra y se solicita suregistro, entre los signos ya registrados y el re-querido para registro, puede existir confusióndependiendo de las terminaciones, número devocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber ele-mentos diferenciadores en dicha expresión, siem-pre en el entendido de que los productos acubrirse sean los mismos o semejantes.

Las marcas mixtas se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) y un


elemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos, al ser apre-ciados en su conjunto, produce en el consumi-dor una idea sobre la marca que le permite dife-renciarla de las demás existentes en el mercado.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta esuna unidad, en la cual se ha solicitado el regis-tro del elemento nominativo como el gráfico,como uno solo. Cuando se otorga el registro dela marca mixta se la protege en su integridad yno a sus elementos por separado”. 1

Comparación entre marcas denominativasy mixtas

El Juez Consultante, al realizar la comparaciónentre marcas denominativas y mixtas debe iden-tificar, como ha sido dicho, cuál de los elemen-tos prevalece y tiene mayor influencia en lamente del consumidor, si el denominativo o elgráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especia-lizada, “en el análisis de una marca mixta hayque esforzarse por encontrar la dimensión máscaracterística de la misma: la dimensión quecon mayor fuerza y profundidad penetra en lamente del consumidor; y que, por lo mismo, de-termina la impresión general que la marca mixtava a suscitar en los consumidores”. 2

En consecuencia, si en la marca comparadapredomina el elemento verbal, debe procederseal cotejo de los signos aplicando las reglas quepara ese propósito ha establecido la doctrina; y,si por otro lado, en la misma predomina el ele-mento gráfico frente al denominativo, en princi-pio, no habría lugar a la confusión entre lasmarcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamenteen el ámbito comercial.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DEUNA MARCA

La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que nopueden ser objeto de registro como marca los

signos que sean idénticos o similares entre sí,conforme lo establece el literal a) del artículo136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la deidentificar los productos o servicios de unfabricante, con el objeto de diferenciarlos delos de igual o semejante naturaleza, pertene-cientes a otra empresa o persona; es decir,el titular del registro goza de la facultad deexclusividad respecto de la utilización delsigno, y le corresponde el derecho de oponer-se a que terceros no autorizados por él haganuso de la marca”. 3

Ha enfatizado además en sus pronunciamien-tos este Órgano acerca del cuidado que se debetener al realizar el estudio entre dos signos paradeterminar si entre ellos se presenta el riesgode confusión o de asociación. Esto, por cuantola labor de determinar si una marca es confundi-ble con otra, presenta diferentes matices y com-plejidades, según que entre los signos en pro-ceso de comparación exista identidad o simili-tud y según la clase de productos o de serviciosa los que cada uno de esos signos pretendadistinguir. En los casos en los que las marcasno sólo sean idénticas sino que tengan por ob-jeto individualizar unos mismos productos o ser-vicios, el riesgo de confusión sería absoluto.Cuando se trata de simple similitud, el examenrequiere de mayor profundidad, con el objeto dellegar a las determinaciones en este contexto,así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determina-ción de la confundibilidad corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quienes, han de establecer-la en base a principios y reglas que la doctrina yla jurisprudencia han sugerido, a los efectos deprecisar el grado de confundibilidad, la que pue-de ir del extremo de la similitud al de la identi-dad.

La jurisprudencia de este Órgano JurisdiccionalComunitario, basándose en la doctrina, ha se-

1 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJAVIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA.

2 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del De-recho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A.,pp. 239 y 240.

3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPOVERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.


ñalado que para valorar la similitud marcaria y elriesgo de confusión es necesario, en términosgenerales, considerar los siguientes tipos desimilitud:

La similitud ortográfica que emerge de la co-incidencia de letras entre los segmentos a com-pararse, en los cuales la secuencia de vocales,la longitud de la o las palabras, el número desílabas, las raíces, o las terminaciones comu-nes, pueden inducir en mayor grado a que laconfusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signosque al ser pronunciados tienen un sonido simi-lar. La determinación de tal similitud depende,entre otros elementos, de la identidad en lasílaba tónica o de la coincidencia en las raíceso terminaciones; sin embargo, deben tenersetambién en cuenta las particularidades de cadacaso, con el fin de determinar si existe la posibi-lidad real de confusión entre los signos confron-tados.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del contenido o del parecido conceptualde los signos. Por tanto, cuando los signos re-presentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E IN-DIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurispruden-cia, ha manifestado que no es necesario que elsigno solicitado para registro induzca a error alos consumidores, sino que es suficiente la exis-tencia del riesgo de confusión o de asociaciónpara que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. 4

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión y de asociación será necesario determi-

nar si existe identidad o semejanza entre lossignos en disputa, tanto entre sí como en rela-ción con los productos o servicios distinguidospor ellos, y considerar la situación de los con-sumidores o usuarios, la cual variará en funciónde los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizadaporque el vínculo de identidad o semejanza in-duce al comprador a adquirir un producto o usarun servicio determinado en la creencia de queestá comprando o usando otro, lo que implica laexistencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y la indirecta, caracteri-zada porque el citado vínculo hace que el con-sumidor atribuya, en contra de la realidad de loshechos, a dos productos o dos servicios que sele ofrecen, un origen empresarial común. 5

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los productoso servicios que cada una de ellos ampara, se-rían los siguientes: (i) que exista identidad entrelos signos en disputa y también entre los pro-ductos o servicios distinguidos por ellos; (ii) oidentidad entre los signos y semejanza entrelos productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y tam-bién semejanza entre éstos. 6

También es importante tener en cuenta queademás del riesgo de confusión, que se buscaevitar en los consumidores con la existencia enel mercado de marcas idénticas o similares, laDecisión 486 se refiere al denominado «riesgode asociación», en particular, los artículos 136literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal haexpresado que “El riesgo de asociación es laposibilidad de que el consumidor, que aunquediferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo pienseque el productor de dicho producto y otra em-presa tienen una relación o vinculación econó-

4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

5 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

6 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


mica” (PROCESO 70-IP-2008. Interpretaciónprejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en laGOAC No, 1648 de 21 de agosto de 2008).

En ese sentido, se busca evitar que el consumi-dor asocie el origen de un producto o servicio aotro origen empresarial distinto, ya que con lasola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo,los empresarios se beneficiarían sobre la basede la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión, el Tribunal ha sentado los siguientes crite-rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-dica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de for-ma. El segundo, la confusión auditiva, en dondejuega un papel determinante, la percepción so-nora que pueda tener el consumidor respecto dela denominación aunque en algunos casos vis-tas desde una perspectiva gráfica sean diferen-tes, auditivamente la idea es de la misma deno-minación o marca. El tercer y último criterio, esla confusión ideológica, que conlleva a la perso-na a relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. 7

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJOMARCARIO

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en sujurisprudencia las siguientes reglas originadasen la doctrina para realizar el cotejo entre mar-cas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impre-sión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-cesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-janzas y no las diferencias que existen entrelas marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debecolocarse en el lugar del comprador presuntoy tener en cuenta la naturaleza de los produc-tos. 8

Acerca de la utilidad y aplicación de estos pará-metros técnicos, el tratadista Breuer Moreno hamanifestado:

“La primera regla y la que se ha consideradode mayor importancia, es el cotejo en conjun-to de la marca, criterio que se adopta paratodo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marcaes la impresión que el consumidor mediotiene sobre la misma y que puede Ilevarle aconfusión frente a otras marcas semejantesque se encuentren disponibles en el comer-cio.

En las marcas es necesario encontrar la di-mensión que con mayor intensidad penetraen la mente del consumidor y determine asíla impresión general que el distintivo causaen el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más deevitar que sus elementos puedan ser fraccio-nados en sus partes componentes para com-parar cada componente de una marca con loscomponentes o la desintegración de la otramarca, persigue que el examen se realice abase de las semejanzas y no por las diferen-cias existentes, porque éste no es el caminode comparación utilizado por el consumidorni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otrocriterio, debe emplearse el método de uncotejo sucesivo entre las marcas, esto es, nocabe el análisis simultáneo, en razón de queel consumidor no analiza simultáneamentetodas las marcas sino lo hace en formaindividualizada. El efecto de este sistemarecae en analizar cuál es la impresión finalque el consumidor tiene luego de la observa-ción de las dos marcas. Al ubicar una marcaal lado de otra se procederá bajo un examenriguroso de comparación, no hasta el punto

7 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, pu-blicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998,marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

8 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCASDE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, BuenosAires, Pág. 351 y ss.


de ‘disecarlas’, que es precisamente lo quese debe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no de-pende de los elementos distintos que aparez-can en ellas, sino de los elementos semejan-tes o de la semejante disposición de esoselementos”. 9

3.6. MODIFICACIONES A LA SOLICITUD INI-CIAL DE UN REGISTRO MARCARIO

Tomando en cuenta que el 12 de julio de 2002,la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORTsolicitó la limitación de la solicitud para identifi-car “jabones, perfumería, aceites esenciales,cosméticos, lociones y lociones para el cabe-llo”, y que el 3 de mayo de 2004, presentó unanueva modificación de la solicitud de registro,excluyendo de su cobertura los “jabones”, que-dando para identificar exclusivamente “perfu-mería, aceites esenciales, cosméticos, locionesy lociones para el cabello” de la clase 3; elTribunal estima adecuado referirse al tema “Mo-dificación a la solicitud inicial de un registromarcario”.

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina atribuye al peticio-nario del registro de un signo como marca lafacultad de pedir a la oficina nacional competen-te que se modifique su solicitud inicial.

A propósito de la disposición prevista en elartículo mencionado, el Tribunal fijó los siguien-tes criterios:

“(…) una solicitud de registro de marca con-tiene dos clases de elementos o aspectos:unos que se estiman substanciales y otrosque se estiman accesorios. Los primeros noson susceptibles de modificación, es decir,son inamovibles dentro de la tramitación (cam-bios esenciales de los elementos del signocomprendido en la solicitud de registro). Unamodificación de esa naturaleza en cualquiermomento del trámite, constituiría una solici-tud nueva, independiente de la primera, suje-ta al procedimiento de registro inicial y de-

terminante, para efectos del derecho de prio-ridad, de una nueva fecha de presentación.

Los aspectos accesorios o secundarios quepudiere contener la solicitud inicial para elregistro de un signo, tales como tamaño, tipode letra en algunos casos, faltas ortográficaso mecanográficas, dirección del solicitante,supresión de algún elemento genérico o se-cundario de la denominación o, en general,todos aquellos que al cambiarse no alteren elaspecto general del signo solicitado, pueden,en cambio, ser modificados, sin que estosignifique la presentación de una nueva soli-citud, sino la continuación de la inicial. Esrequisito de procedibilidad de estos cambiosque ellos no denoten para el público la pre-sencia de un signo diferente en sus aspectosesenciales, al contenido en una primera soli-citud de registro.

(…) De lo antes dicho se concluye que siluego de presentada la solicitud inicial, seeliminan o limitan los productos o serviciosque identificará el signo solicitado, esta mo-dificación será de carácter secundario y enconsecuencia susceptible de ser tomada encuenta por la administración”. 10

De la referencia señalada se destaca lo siguien-te:

• El solicitante puede modificar su solicitud deregistro del signo a instancia de la autoridadcompetente o motu propio.

• Dicha modificación no es absoluta, sino con-dicionada a que no se cambie aspectossustantivos del signo o amplíe los productoso servicios señalados inicialmente en la soli-citud de registro.

Ahora bien, resulta necesario abordar los si-guientes temas:

• ¿La interesada puede modificar la solicituden cualquier estado del trámite?

• ¿La modificación se puede realizar al interpo-ner un recurso administrativo contra el actoadministrativo que negó el registro del signo?

9 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

10 Proceso 104-IP-2003, sentencia dictada el 29 de oc-tubre de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 1015, de 27de noviembre de 2003. Marca: “BSCH mixta”. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


En relación con el tiempo durante el cual el peti-cionario puede pedir que se modifique su solici-tud, el artículo mencionado no hace referencia aeste respecto. Debe interpretarse que lo podráhacer en cualquier momento del trámite.

Este Tribunal, en su jurisprudencia, ha hecholas siguientes consideraciones: “(…) La limita-ción o restricción adquiere mayor importanciacuando luego que de la publicación de la solici-tud se presentan observaciones, y éstas pue-den referirse a la existencia de signos anterio-res registrados o solicitados para iguales o se-mejantes productos de la misma o diferenteclase, y con la limitación que haga el peticiona-rio de los productos a protegerse con su marcadesaparezcan o queden insubsistentes las ra-zones de la observación (…) el observante ac-ceda a la inscripción de la marca. Igual criteriodebería adoptarse para cualquier momento enque se presente la restricción o limitación deproductos, sea que la marca anterior abarquetodos los productos de una misma clase o unasola parte de ellos. Por el hecho de que el peti-cionario restrinja o excluya los productos conte-nidos en la solicitud no se presume que el signopueda ser aceptado como marca. La adminis-tración analizará el contenido global de los he-chos materia del procedimiento y el cumpli-miento de los elementos esenciales que debereunir el signo y la posibilidad de que pueda ono ser registrado”. 11

El artículo 143, por otra parte, en su segundoinciso determina que la Oficina Nacional Com-petente podrá, en cualquier momento de la tra-mitación, sugerir al peticionario, modificacionesa la solicitud. Dicho requerimiento de modifica-ción se tramitará de conformidad con lo determi-nado en el artículo 144 que establece, que si delanálisis realizado por la Oficina Nacional Com-petente apareciera que alguno de los requisitosformales no se ha cumplido, debe notificárseleal peticionario para que en un plazo de sesenta(60) días hábiles, siguientes a la notificación,subsane dicha irregularidad.

En relación al tema de que si la modificación sepuede realizar al interponer un recurso adminis-

trativo contra el acto administrativo que negó elregistro del signo, este Tribunal ha manifestadoque si bien es cierto que la norma no disponenada al respecto, por tratarse de un tema estric-tamente procesal del derecho interno, cuya re-gulación puede variar en las normas adjetivas delos países miembros, le corresponderá al JuezConsultante evaluar la oportunidad de la modifi-cación en relación con la regulación de los re-cursos en vía administrativa.

El tercer inciso del aludido artículo 143 determi-na que las modificaciones no podrán estar dirigi-das al cambio de aspectos sustantivos del sig-no, ni a la ampliación de los productos o servi-cios que constituyan su objeto.

En consecuencia, la eliminación o limitación delos productos que identificará el signo solicita-do, efectuada luego de presentada la solicitudinicial, es una modificación de carácter secun-dario de conformidad a lo establecido en elartículo 143 de la Decisión 486.

3.7. LA COEXISTENCIA MARCARIA DE HE-CHO

Tomando en cuenta que la sociedad actora ale-gó que “(…) es una realidad innegable que lamarca de la sociedad INVERSIONES DEL PI-LAR LTDA. ha coexistido en el mercado con lamarca PUMA, de la sociedad PUMA RUDOLFDASSLER SPORT, sin que hasta ahora se hayagenerado confusión alguna, por cuanto las ca-racterísticas gráficas de la marca de la socie-dad que represento ya son muy conocidas porlos consumidores”, el Tribunal estima adecuadoreferirse al tema “La Coexistencia Marcaria dehecho”.

Cuando en un mismo mercado, dos o más per-sonas están en capacidad o pretenden utilizarsignos similares o idénticos para designar pro-ductos o servicios idénticos o de la misma natu-raleza o finalidad, se genera el aludido “riesgode confusión” al colocar a los consumidores enincapacidad de distinguir el origen empresarialde los bienes y servicios. Sin embargo, existeun fenómeno denominado “LA COEXISTENCIADE SIGNOS”, consistente en que los signos endisputa, pese a que identifican productos simi-lares o idénticos, han estado presentes en elmercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal“coexistencia de hecho” no genera derechos enrelación con el registro de una marca, así como

11 Proceso 20-IP-95, sentencia dictada el 16 de octubrede 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 236, de 26 denoviembre de 1996, caso: “MONO”. TRIBUNAL DE JUS-TICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


tampoco es una prueba irrefutable de la inexis-tencia de riesgo de confusión, ni convierte eninnecesario el análisis de registrabilidad, reite-rando, en consecuencia, la jurisprudencia sen-tada de la siguiente manera:

“La coexistencia de hecho no genera dere-chos, ni tiene relevancia jurídica en la direc-ción de inhibir el estudio de registrabilidad, nide hacer inaplicables los análisis del exami-nador acerca de la confundibilidad”. (Proceso15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12de marzo de 2003).

Ante esta situación, corresponde al Juez Con-sultante, el determinar si en verdad se ha dadola coexistencia de los signos de una maneraefectiva y sobre todo el determinar si no haexistido durante el tiempo de coexistencia en elmercado el riesgo de confusión.

3.8. LA CONEXIÓN COMPETITIVA

Tomando en cuenta que la sociedad PUMARUDOLF DASSLER SPORT solicitó el registrodel signo “PUMA” (mixto), para distinguir: “pre-paraciones para blanquear y otras sustanciaspara la colada; preparaciones para limpiar, pulir,desengrasar y raspar; jabones, perfumería, acei-tes esenciales, cosméticos, lociones para elcabello, dentífricos”, de la clase 3 de la Clasifi-cación Internacional de Niza; y, que la sociedadINVERSIONES DEL PILAR LTDA. presentó opo-sición en contra de la solicitud de registro, ale-gando que el signo solicitado es similarmenteconfundible con su marca “PUMA”, registradapara identificar “productos farmacéuticos y ve-terinarios; productos dietéticos para niños y en-fermos; emplastos, material para vendajes; ma-terial para empastar los dientes y para impron-tas dentales; desinfectantes; preparaciones paradestruir las malas hierbas y los animales dañi-nos”, productos de la clase 5, se hace necesa-rio referirse al tema de la conexión competitiva:

Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algu-nas pautas o criterios que pueden llevar a esta-blecer o fijar cuándo se da la conexión competi-tiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalida-des idénticas o afines podría constituir un indi-cio de conexión competitiva entre ellos, pues talcircunstancia podría dar lugar a que se les ha-llase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández No-voa, para determinar la conexión competitivaentre los productos diferenciados por los signosconfrontados, el aspecto fundamental a tomaren consideración es la finalidad o aplicacionesusuales de los mismos. Igualmente, señala elautor, los criterios para determinar si a través dela finalidad de los productos hay o no conexióncompetitiva, siendo éstos dos; el primero: elprincipio de la intercambiabilidad de losmismos, que tiene que ver con el hecho de silos consumidores consideren sustituibles, paralas mismas finalidades, los productos enfrenta-dos; y, el segundo, el de complementariedad,que alude a la circunstancia de que el uso de unproducto pueda suponer el necesario uso deotro, o que sin un producto no puede utilizarseotro, es decir, que los productos sean comple-mentarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 12

El Tribunal ha acogido como criterios identifica-dores de la presencia de dicha conexión lossiguientes:

a) La inclusión de los productos en una mismaclase del nomenclator

b) Canales de comercializaciónc) Medios de publicidad idénticos o similaresd) Relación o vinculación entre los productose) Uso conjunto o complementario de los mis-

mosf) Partes y accesoriosg) Mismo géneroh) Misma finalidadi) Intercambiabilidad de los mismos

El Tribunal considera que deben ser aplicadoslos criterios referidos anteriormente y que pue-den conducir a establecer cuándo se da la co-nexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de con-sumidor o usuario y su grado de atención almomento de diferenciar, identificar y seleccio-nar el producto deseado. Esto a su vez se en-cuentra relacionado con el grado de atenciónque presta la persona al momento de realizar suelección, lo que dependerá del tipo de consumi-dor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profe-

12 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p.242 - 246.


sional o experto, b) elitista y experimentado, c)el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debetenerse en cuenta para establecer el posibleriesgo de confusión entre dos marcas, es elllamado ‘consumidor medio’ o sea el consumi-dor común y corriente de determinada clase deproductos, en quien debe suponerse un conoci-miento y una capacidad de percepción corrien-tes (...)”. 13

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca,cuando distingue productos o servicios en elmercado y reúne el requisito de ser suscepti-ble de representación gráfica, de conformidadcon lo establecido por el artículo 134 de laDecisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina. Esa aptitud se confirmará si elsigno, cuyo registro se solicita, no se en-cuentra comprendido en ninguna de las cau-sales de irregistrabilidad determinadas porlos artículos 135 y 136 de la mencionadaDecisión. La distintividad del signo presupo-ne su perceptibilidad por cualquiera de lossentidos.

2. Las marcas denominativas utilizan expresio-nes acústicas o fonéticas, formadas por unao varias letras, palabras o números, individualo conjuntamente estructurados, que integranun conjunto o un todo pronunciable, que pue-de o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) yun elemento gráfico (una o varias imágenes).

Al comparar una marca denominativa y unamixta se determina que si en ésta predominael elemento verbal, debe procederse al cotejode los signos aplicando las reglas que paraese propósito ha establecido la doctrina; y, si

por otro lado, en la marca mixta predomina elelemento gráfico frente al denominativo, nohabría, en principio, lugar a la confusión entrelas marcas, pudiendo éstas coexistir pacífi-camente en el ámbito comercial.

3. No son registrables los signos que según loprevisto en el artículo 136, literal a) de la re-ferida Decisión 486, y en relación con dere-chos de terceros, sean idénticos o se ase-mejen a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada para los mismosservicios o productos o, para productos o ser-vicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda causar en el público un riesgode confusión y/o de asociación. De ello resul-ta, que no es necesario que el signo solicita-do para registro induzca a error o a confusióna los consumidores, sino que es suficiente laexistencia del riesgo de confusión para quese configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión y/o de asociacióndeberá ser analizado por la Autoridad Nacio-nal Competente o por el Juez, según corres-ponda, sujetándose a las reglas de compara-ción de signos.

5. El artículo 143 de la Decisión 486 regula, porun lado, la facultad del peticionario de modifi-car su solicitud inicial de registro, determi-nando que ella sólo procede en aspectossecundarios, relativos a la descripción de lamarca o, en su caso, a la eliminación o res-tricción de los productos o de los serviciosprincipalmente especificados.

Establece, por otro lado, la facultad de la Ofi-cina Nacional Competente, para requerir alpeticionario la introducción de modificacio-nes a su solicitud de registro, aplicando des-de luego para ese propósito, el trámite fijadopor el artículo 144 de la misma Decisión.

Dicha modificación dependerá de lo dispues-to por el Derecho Interno de los Países Miem-bros, la posibilidad de que tal reforma serealice al interponer un recurso administrativocontra la denegación del registro del signo.

6. Le corresponde a la autoridad nacional deter-minar si en verdad se ha dado la coexistenciade los signos de una manera efectiva y, sobretodo, determinar si no ha existido durante eltiempo de coexistencia en el mercado riesgo

13 Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Co-munidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.


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de confusión. La coexistencia marcaria nogenera derechos.

7. Para llegar a determinar la similitud entre dossignos se ha de considerar también los crite-rios que permiten establecer la posible co-nexión competitiva existente entre los pro-ductos que distinguen las marcas. Deberátenerse en cuenta en ese contexto, en princi-pio, que al no existir conexión, la similitud delos signos no impediría el registro de la mar-ca que se solicite.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2004-0390, deberá adoptar la presente interpretación.Asimismo, deberá dar cumplimiento a las pres-cripciones contenidas en el párrafo tercero delartículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Ge-neral de la Comunidad Andina, para su publica-

ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena.








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