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Proceso 154-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b) y artícu-lo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andi-na, conforme a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Conten-cioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.Proceso Interno Nº 2003-00185 Actor: GROWSEED AKTIENGESELL-SCHAFT. Marca: BOMBER (mixta) ...........................................................

Proceso 172-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a),de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de laDisposición Primera Transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Con-sejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,de la República de Colombia. Expediente interno N° 2001-0351 (7560).Actor: TECNOQUIMICAS S.A. Marca denominativa: “TWINVAX” .............

Proceso 180-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal a), 83literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejode Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administra-tivo, Sección Primera. Marca: JUAN GUDI (mixta). Actor: SAVOY BRANDSCOLOMBIA S.A. Proceso interno Nº 2002-0032 (7672) .............................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXIII - Número 1289

Lima, 26 de enero de 2006

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PROCESO Nº 154-IP-2005

Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b) y artículo 136literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme alo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno Nº 2003-00185

Actor: GROWSEED AKTIENGESELLSCHAFT. Marca: BOMBER (mixta).

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA, San Francisco de Quito, a los veinti-cinco días del mes de noviembre del año dos milcinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de losartículos 134, 135 literales a) y b), y 136 literala) de la Decisión 486 de la Comisión de la Co-munidad Andina, contenida en el oficio Nº 1212,

de fecha 11 de julio de 2005, remitida por elConsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Ad-ministrativo, Sección Primera, de la Repúblicade Colombia, con motivo del proceso interno Nº2003-00185.

Que la mencionada solicitud cumple con losrequisitos de admisibilidad establecidos en losartículos 32 y 33 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina ylos contemplados en el artículo 125 de su Es-

GACETA OFICIAL 26/01/2006 2.40

tatuto, razón por la cual, fue admitida a trámitemediante auto dictado el 20 de septiembre de2005.

1. Las partes.

La parte actora es GROWSEED AKTIENGESELL-SCHAFT.

Se demanda a la Nación colombiana, por mediode la Superintendencia de Industria y Comercioy, como tercero interesado se señala a SUPERde ALIMENTOS S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

2.1. Hechos.

Con fecha 10 de septiembre de 2001 la Socie-dad SUPER ALIMENTOS S.A. solicitó el regis-tro de la marca BOMBER (mixta) en clase 30 dela Clasificación Internacional de Niza (café, té,cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneosdel café, harinas y preparaciones hechas decereales, pan, pastelería y confitería, helados,comestibles; miel, jarabe, melaza; levaduras,polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre,salsas, condimentos, especias; hielo).

El extracto de la solicitud fue publicado en laGaceta de Propiedad Industrial Nº 509 de 30 deoctubre de 2001. Contra dicha solicitud, las so-ciedades GROWSEED AKTIENGESELLSCHAFTy COLOMBINA S.A., en base a sus marcasBOOMER (de la primera), y MINIBUM y BOM-BOLANDIA (de la segunda), todas ellas regis-tradas en clase 30, presentan oposición al re-gistro.

Mediante Resolución Nº 9829 de 22 de marzode 2002, la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comerciodeclara fundada la oposición deducida porGROWSEED AKTIENGESELLSCHAFT, dene-gando el registro de la marca BOMBER (mixta).

SUPER DE ALIMENTOS S.A. presenta recursode apelación y en subsidio de apelación.

Con fecha 29 de agosto de 2002 mediante Re-solución N° 27605, la División de Signos Distin-tivos de la Superintendencia de Industria y Co-mercio resolvió el recurso de reposición revo-cando la decisión contenida en la Resolución N°9829 de 22 de marzo de 2002, declarando infun-

dada la oposición y concediendo el registro dela marca solicitada, de la misma manera, seresuelve en apelación mediante la ResoluciónN° 38179 de 28 de noviembre de 2002, confir-mando la resolución recurrida.

2.2. Fundamentos de la demanda.

La Sociedad GROWSEED AKTIENGESELL-SCHAFT demanda Nulidad Relativa contra lasresoluciones administrativas que deniegan elregistro de la marca solicitada, alegando viola-ción de los artículos 134, 135, literales a) y b) y136 literal a) de la Decisión 486.

La actora argumenta que, entre las marcas submateria no existe la suficiente individualidad ydistinción, siendo susceptibles de ser confundi-das, visual, fonética e ideológicamente (…tenien-do en cuenta que la parte gráfica no predominadentro del conjunto del signo, ya que en la mis-ma de destaca la parte denominativa…), y queen este sentido, el cotejo se debe realizar to-mando en cuenta la visión de conjunto, la totali-dad de sus elementos integrantes, invocando eneste punto, jurisprudencia del Tribunal.

Además argumenta vinculación competitiva en-tre los productos que amparan las marcas encuestión, y el hecho de “estarse desconociendoderechos previamente adquiridos sobre una mar-ca igual y similar”.

2.3. Contestación a la demanda.

2.3.1. De la Superintendencia de Industria yComercio.

En respuesta a la demanda planteada, la Super-intendencia de Industria y Comercio argumenta:

Que los actos administrativos demandados go-zan de plena legalidad y se ajustan a la norma-tiva pertinente en la materia, y que la marca so-licitada bajo registro, goza de todos lo elemen-tos necesarios para su registrabilidad, y por lotanto, no existe ningún impedimento legal nicausal para la concesión del registro pertinente.

2.3.2. Tercero interesado:

La sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. ar-gumentó que la marca solicitada cumplía conlos requisitos necesarios para ser registrada deacuerdo a lo establecido en la Decisión 486, ya


que posee la suficiente distintividad, en virtud alas características gráficas, conceptuales y fo-néticas propias del signo.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por la vía prejudicial las normas que confor-man el Ordenamiento Jurídico de la ComunidadAndina, siempre que la solicitud provenga de unJuez Nacional también con competencia paraactuar como Juez Comunitario, en tanto resul-ten pertinentes para la resolución del procesointerno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial seencuentra conforme con las prescripciones con-tenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina.

Que, de acuerdo a lo solicitado por el oficioremitido por la Sala de lo Contencioso Adminis-trativo Sección Primera del Consejo de Estado,de la República de Colombia, este Tribunal in-terpretará los artículos 134, 135 literales a) y b)y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, por corresponderal caso sub materia.

El texto de las normas objeto de la interpreta-ción prejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 486

“(...)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscep-tibles de representación gráfica. La naturale-za del producto o servicio al cual se ha deaplicar una marca en ningún caso será obs-táculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, lossiguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,

logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;d) las letras y los números;e) un color delimitado por una forma, o una

combinación de colores;f) la forma de los productos, sus envases o

envolturas;g) cualquier combinación de los signos o me-

dios indicados en los apartados anterio-res.

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los sig-nos que:

a) no puedan constituir marca conforme alprimer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

(...)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellossignos cuyo uso en el comercio afectara in-debidamente un derecho de tercero, en parti-cular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;

(...)”.

En atención a los puntos controvertidos en elproceso interno así como de las normas que vana ser interpretadas, este Tribunal considera quecorresponde desarrollar lo referente a los si-guientes temas:

I. DEFINICIÓN DE MARCA Y REQUISITOS PA-RA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGIS-TRADO COMO MARCA.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse ala marca dice: “…constituirá marca cualquiersigno que sea apto para distinguir productos oservicios en el mercado. Podrán registrarse comomarcas los signos susceptibles de representa-ción gráfica. La naturaleza del producto o servi-


cio al cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro …”. Esteartículo tiene un triple contenido, da un concep-to de marca, indica los requisitos de un signopara ser registrado como tal y hace una enume-ración ejemplificativa de los signos registrables.

En base al concepto del artículo 134 de laDecisión 486 se define a la marca como un bieninmaterial constituido por un signo conformadopor palabras o combinación de palabras, imáge-nes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, mo-nogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escu-dos, sonidos, olores, letras, números, color de-limitado por la forma o combinación de colores,forma de los productos, sus envases o envoltu-ras y otros elementos de soporte, individual oconjuntamente estructurados que, susceptiblesde representación gráfica, sirvan para distinguiren el mercado productos o servicios, a fin deque el consumidor o usuario medio los identifi-que, valore, diferencie, seleccione y adquierasin riesgo de confusión o error acerca del origeno la calidad del producto o servicio. Este artícu-lo hace una enumeración enunciativa de lossignos que pueden constituir marcas, por lo queel Tribunal dice que “Esta enumeración cubrelos signos denominativos, gráficos y mixtos,pero también los tridimensionales, así como lossonoros y olfativos, lo que revela el propósito deextender el alcance de la noción de marca”.(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C.Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca:UNIVERSIDAD VIRTUAL).

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, seencuentra implícitamente contenido en esta de-finición toda vez que, un signo para que puedaser captado y apreciado es necesario que pasea ser una impresión material identificable a finde que, al ser aprehendido por medios sensoria-les y asimilado por la inteligencia, penetre en lamente de los consumidores o usuarios. Sobre laperceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice:“… es un acierto del artículo 134 no exigir ex-presamente el requisito de la ‘perceptibilidad’,porque ya está implícito en el propio conceptode marca como bien inmaterial en el principalde sus requisitos que es la aptitud distintiva”(Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Mar-cas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartage-na (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001,p. 132).

En consecuencia, la representación gráfica jun-tamente con la distintividad constituyen los re-quisitos expresamente exigidos.

La susceptibilidad de representación gráfi-ca, es la aptitud que tiene un signo de ser des-crito o reproducido en palabras, imágenes, fór-mulas u otros soportes escritos, es decir, enalgo perceptible para ser captado por el públicoconsumidor. Sobre el tema, Marco Matías Ale-mán sostiene: “La representación gráfica delsigno es una descripción que permite formarsela idea del signo objeto de la marca, valiéndosepara ello de palabras, figuras o signos, o cual-quier otro mecanismo idóneo, siempre que ten-ga la facultad expresiva de los anteriormenteseñalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normati-vidad Subregional sobre Marcas de Productos yServicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

Sobre esta característica, en lo que es pertinen-te a la Decisión 486, el Tribunal ha indicado que“tiene que ver directamente con la necesidad deque el signo cuyo registro se solicita pueda serdado a conocer a través de la publicación …”.(Proceso 2-IP-2003, publicado en G.O.A.C. Nº912 del 25 de marzo de 2003, marca: MISSSUCRE).

La distintividad, es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferenciaren el mercado los productos o servicios, hacien-do posible que el consumidor o usuario los se-leccione. Es considerada como característicaesencial que debe reunir todo signo para serregistrado como marca y constituye el presu-puesto indispensable para que ésta cumpla sufunción principal de identificar e indicar el origenempresarial y, en su caso incluso, la calidad delproducto o servicio, sin riesgo de confusión oasociación.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bieneste artículo con relación a lo que disponía elarticulo 81 de la Decisión 344 no hace expresamención a la “suficiente” distintividad, sin em-bargo exige que el signo sea apto para distin-guir productos o servicios en el mercado, conrelación a productos o servicios producidos ocomercializados por otra persona. Prevé, asi-mismo, que la inexistencia de distintividad escausal de irregistrabilidad conforme dispone elliteral b) del artículo 135 de la misma Decisión486.


Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “extrín-seca”, la primera se refiere a la aptitud indivi-dualizadora del signo, mientras que la segundase refiere a su no confundibilidad con otrossignos.

La marca salvaguarda tanto el interés de su ti-tular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo, como el interés general de losconsumidores o usuarios, garantizándoles el ori-gen y la calidad de los productos o servicios,evitando el riesgo de confusión o de asociación,tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-lizar en el presente caso, si el signo BOMBER(mixto) cumple con los requisitos del artículo134 y si no se encuentra dentro de las causalesde irregistrabilidad previstas en los artículos 135y 136, de la referida Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina.

II. CLASES DE SIGNOS: DENOMINATIVOS,GRÁFICOS Y MIXTOS.

En razón de la composición de los signos enconflicto, el Tribunal estima necesario hacerreferencia a las marcas denominativas, gráficasy mixtas.

Los primeros, llamados también nominales overbales, utilizan un signo acústico o fonético yestán formados por una o varias letras que, in-tegrados en un todo pronunciable, pueden ha-llarse provistos o no de significado conceptual.

Las marcas gráficas son signos visualmenteperceptibles que se expresan en la forma exter-na de imágenes, figuras o dibujos, provistos ono de significado conceptual. La doctrina distin-gue entre las marcas puramente gráficas y lasfigurativas. Las puramente gráficas en las cua-les la figura “se limita a evocar en la mente delos consumidores tan sólo la imagen del signoutilizado como marca: un conjunto de líneas y,en su caso, colores”; las figurativas, en las cua-les la figura “suscita en el consumidor no sólouna imagen visual, sino un determinado concep-to concreto: el concepto del cual es expresióngráfica la imagen utilizada como marca; el nom-bre con el que es formulado este concepto, estambién el nombre con el que es conocida lamarca gráfica respectiva entre los consumido-res”; y “la marca gráfica que evoca en la mente

de los consumidores un concepto abstracto o‘motivo’ al que se asciende a través de un pro-ceso de generalización” (FERNÁNDEZ-NOVOA,Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”,Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.).

Por último, las marcas mixtas se encuentranconstituidas por dos elementos que forman par-te del conjunto del signo: una denominación,semejante a la clase de marcas arriba descrita,y un gráfico, definido como un signo visual quese expresa en la forma externa de una imagen,figura o dibujo.

En relación con la comparación entre dos mar-cas, caso que una de ellas o ambas pertenez-can a la clase de marcas mixtas, la jurispruden-cia de este Tribunal ha puesto de relieve lo si-guiente: “el elemento denominativo de la marcamixta suele ser el más característico o determi-nante, teniendo en cuenta la fuerza expresivapropia de las palabras, las que por definiciónson pronunciables, lo que no obsta para que enalgunos casos se le reconozca prioridad al ele-mento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño,color y colocación de la gráfica, que en un mo-mento dado pueden ser definitivos” (Proceso04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento enreferencia, la doctrina ha señalado que procededeterminar la “situación y el relieve del compo-nente gráfico en el conjunto de la marca mixta; ysobre todo, la notoriedad del componente gráfi-co común a las marcas comparadas. En cam-bio, si el elemento gráfico no evoca conceptoalguno, el denominativo desplazaría en principioal gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva,aquel elemento el predominante, y en el cualdebe centrarse el análisis comparativo” (FER-NÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., p. 240).

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉN-TICOS O SEMEJANTES. RIESGO DE CON-FUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. REGLAS DECOMPARACIÓN.

El literal a) del artículo 136 prohíbe registrarcomo marca aquellos signos que sean idénticoso se asemejen, de forma que puedan inducir alpúblico a error, a una marca anteriormente soli-citada para registro o registrada por un tercero,para los mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cuales el


uso de la marca pueda inducir al público ariesgo de confusión o asociación.

La razón es evitar que se vulnere el derecho deun tercero al registrar signos idénticos o seme-jantes a los suyos; y de esta manera garantizarla función principal de la marca, cual es la dedistinguir los productos o servicios de un comer-ciante de los de similares características delcompetidor con el propósito de que no se gene-re confusión o riesgo de asociación entre ellos.

La confusión en materia marcaria puede obede-cer a la incapacidad de un signo para distinguirlos productos o servicios que ampara, de otrosque puedan inducir al consumidor a error.

Este Tribunal ha señalado los supuestos quepueden dar lugar al riesgo de confusión de lossignos entre sí y entre los productos o serviciosque cada una de ellas ampara, identificando lossiguientes: “... que exista identidad entre lossignos en disputa y también entre los productoso servicios distinguidos por ellos; o identidadentre los signos y semejanza entre los produc-tos o servicios; o semejanza entre los signos eidentidad entre los productos y servicios; o se-mejanza entre aquellos y también semejanzaentre éstos”. (Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C.No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca:AGUILA DORADA). Cabe resaltar que la solaexistencia del riesgo de confusión basta paraque se configure la prohibición contenida en elliteral a) del artículo 136.

La identidad o la semejanza de los signos pue-de dar lugar a dos tipos de confusión: la directay la indirecta. La primera se caracteriza porqueel vínculo de identidad o semejanza conduce alconsumidor a adquirir o contratar un producto oservicio determinado en la creencia de que estácomprando o contratando otro, lo que implica laexistencia de un cierto nexo también entre losproductos o los servicios. La segunda, la indirec-ta, caracterizada porque el citado vínculo haceque el consumidor atribuya, en contra de la rea-lidad de los hechos, a dos productos o serviciosque se le ofrecen, un origen empresarial común.

En cuanto al riesgo de asociación, la doctrinaha precisado que se trata de “una modalidad delriesgo de confusión, y [que] puede considerarsecomo un riesgo de confusión indirecta. … dadoque se trata de productos o servicios similaresse suscita en el público el riesgo de que asocie

la marca posterior a la anterior, considerandoque esos productos o servicios, aunque distin-guibles en el mercado, son producidos o comer-cializados por la misma empresa titular de lamarca anterior u otra empresa del mismo grupo.El riesgo de asociación opera en relación conlas marcas notorias o renombradas” (BERCO-VITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”,Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003,p. 478).

Para determinar si existe o no semejanza entrelos signos en conflicto es necesario realizar unacomparación de sus elementos fonético, gráficoy conceptual.

Este Tribunal ha determinado que puede existirsimilitud visual por el parecido de las letrasentre los signos a compararse, en los que lasucesión de vocales, la longitud de la palabra opalabras, el número de sílabas, las raíces o lasterminaciones iguales, pueden incrementar elgrado de confusión. Y habrá lugar a presumir lasemejanza entre los signos si las vocales idén-ticas se hallan situadas en el mismo orden,vista la impresión general que, tanto desde elpunto de vista ortográfico como fonético, produ-ce el citado orden de distribución.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal haseñalado que la misma depende, entre otrosfactores, de la identidad de la sílaba tónica y dela coincidencia en las raíces o terminaciones,pero que, a fin de determinar la existencia realde una posible confusión, deben tomarse encuenta las particularidades de cada caso, pues-to que las marcas denominativas se forman porun conjunto de letras que, al ser pronunciadas,emiten sonidos que se perciben por los consu-midores de modo distinto, según su estructuragráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órga-no Jurisdiccional ha indicado que la misma seconfigura entre signos que evocan una idea idén-tica o semejante.

Para verificar la existencia del riesgo de confu-sión, el examinador deberá tomar en cuenta loscriterios que, elaborados por la doctrina (BREUERMORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábri-ca y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis,pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurispru-dencia de este Tribunal, y que son del siguientetenor:


1. La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en formasucesiva y no simultánea.

3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y nolas diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-se en el lugar del comprador presunto, to-mando en cuenta la naturaleza de los pro-ductos o servicios identificados por los sig-nos en disputa.

Finalmente, se deberá tomar en cuenta, que lapertenencia de dos productos a una misma cla-se del nomenclátor no prueba que sean seme-jantes, así como su pertenencia a distintas cla-ses tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuen-ta, de conformidad con el literal a) del artículo136 de la Decisión 486, “... que también se en-cuentra prohibido el registro del signo cuyo usopueda inducir al público a error si, además deser idéntico o semejante a una marca anterior-mente solicitada para registro o registrada porun tercero, tiene por objeto un producto seme-jante al amparado por la marca en referencia,sea que dichos productos pertenezcan a la mis-ma clase del nomenclátor o a clases distintas”.(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid. Loc. Cit.).

Finalmente, en este supuesto, y a fin de verifi-car la semejanza entre los productos en compa-ración, el consultante habrá de considerar, enrazón de la regla de la especialidad, la identifi-cación de dichos productos en las solicitudescorrespondientes y su ubicación en la Clasifica-ción Internacional de Niza. Sin embargo, cabeseñalar que dicha clasificación es meramentereferencial, dado que la semejanza de los pro-ductos estará determinada por la vinculación oconexión competitiva de los productos que sedistinguen en cada caso.

IV. DE LAS MARCAS DE FANTASÍA.

Los signos de fantasía constituyen una elabora-ción del ingenio e imaginación de sus autores.Es la creación de un vocablo que no tiene signi-ficado por sí mismo, sino que asocia indirecta-mente una idea.

Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha in-dicado que “Son palabras de fantasía los voca-

blos creados por el empresario que pueden notener significado pero hacen referencia a unaidea o concepto; también lo son las palabrascon significado propio que distinguen un pro-ducto o servicio sin evocar ninguna de sus pro-piedades. Característica importante de esta cla-se de marcas es la de ser altamente distintivas(…) se pueden crear combinaciones originalescon variantes infinitas y el resultado es el naci-miento de palabras nuevas que contribuyen aenriquecer el universo de las marcas”. (Proceso72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 989 del29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA).

Sin embargo, es preciso considerar que el “con-cepto o idea” implícito en la denominación, alque hace mención la definición citada, no debe-rá tener relación alguna con los productos oservicios que puedan estar comprendidos en lasolicitud de registro.

Así, Jorge Otamendi sostiene que “Puede decir-se, también, que una marca de fantasía puedeser aquélla constituida por una palabra con sig-nificado propio que ha sido elegida para distin-guir un producto o servicio y, que es tal, por noevocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus carac-terísticas (...)”. (Otamendi, Jorge. Ob.Cit. p. 29).

En este punto es necesario que el consultantedetermine si el signo BOMBER, con relación alos productos que ampara es o no un signo defantasía.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

1. Un signo para que sea registrable como mar-ca debe ser apto para distinguir productos oservicios en el mercado, además deberá sersusceptible de representación gráfica de con-formidad con los criterios sentados en lapresente interpretación prejudicial y no es-tar incurso en ninguna de las causales deirregistrabilidad establecidas en los artícu-los 135 y 136 de la Decisión 486 de la Co-misión de la Comunidad Andina. La percep-tibilidad está implícita en la distintividad.

2. Los signos que en relación con derechos deterceros sean idénticos o se asemejen auna marca anteriormente solicitada para re-gistro o registrada por un tercero, no son re-


gistrables si además, están destinados aamparar productos idénticos o semejantes,de modo que puedan inducir a los consu-midores a riesgo de confusión o de asocia-ción.

3. El riesgo de confusión y de asociación entrelos signos confrontados en el presente caso,se deducirá con posterioridad a la realiza-ción del examen comparativo, en el que sedeberán considerar los criterios aportadospor la doctrina y la jurisprudencia, y los quehan sido desarrollados en esta interpreta-ción prejudicial.

4. En la comparación entre dos signos mixtos,o entre uno mixto y otro denominativo, de-berá tomarse en cuenta que, en principio, elelemento predominante de los signos mix-tos será el denominativo, vista su relevanciapara que el público consumidor identifiquela marca y distinga el producto o servicio, loque no obsta para que, por su tamaño, colory ubicación, el elemento gráfico pueda serel decisivo, todo ello en concordancia conlos criterios establecidos en la presente po-nencia.

En el caso de autos, la comparación entrelos signos habrá de ser conducida por la im-presión unitaria que cada signo en disputahabrá de producir en la sensorialidad igual-mente unitaria del destinatario de los pro-ductos o servicios correspondientes. Por tan-to, la valoración deberá hacerse sin des-componer la unidad de cada signo, de modoque, en el conjunto de los elementos que lointegran, el todo prevalezca sobre sus par-tes, a menos que aquél se halle provisto deun elemento dotado de tal aptitud distintivaque, por esta razón especial, se constituyaen factor determinante de la valoración.

5. Los signos de fantasía constituyen una ela-boración del ingenio e imaginación de susautores. Es la creación de un vocablo que

no tiene significado por sí mismo, sino queasocia indirectamente una idea, y por lotanto, son altamente distintivos. En estesentido, el juez consultante deberá determi-nar si el signo solicitado en el presentecaso, goza de tal característica.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal, el Juez Nacional Consul-tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop-tar la presente interpretación dictada con funda-mento en las señaladas normas del ordena-miento jurídico comunitario. Deberá así mismo,dar cumplimiento a las prescripciones conteni-das en el párrafo tercero del artículo 128 delvigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certi-ficada y sellada de la presente interpretación, laque también deberá remitirse a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina a efectos desu publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena.

Moisés Troconis VillarrealPRESIDENTE

Walter Kaune ArteagaMAGISTRADO

Oswaldo Salgado EspinozaMAGISTRADO

Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO

Mónica Rosell MedinaSECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-

Mónica RosellSECRETARIA


PROCESO 172-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a), de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición

Primera Transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.Expediente interno N° 2001-0351 (7560). Actor: TECNOQUIMICAS S.A.

Marca denominativa: “TWINVAX”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los veinticinco díasdel mes de noviembre del año dos mil cinco,procede a resolver la solicitud de InterpretaciónPrejudicial formulada por el Consejo de Estado,Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que los elemen-tos exigidos por el artículo 33 del Tratado deCreación del Tribunal y 125 de su Estatuto fue-ron cumplidos, por lo que su admisión a trámitefue considerada procedente en el auto emitidoel 5 de octubre de 2005.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, los siguientes:

A. LAS PARTES:

Demandante: TECNOQUIMICAS S.A.

Demandados: NACIÓN COLOMBIANA– SUPERINTENDENCIADE INDUSTRIA Y CO-MERCIO.

Tercero interesado: SCHERING CORPORA-TION.

B. DATOS RELEVANTES.

1. Los hechos.

Entre los principales hechos, algunos recogidosde los narrados en la demanda y otros de la

solicitud de interpretación prejudicial y de losantecedentes administrativos de los actos acu-sados, se encuentran los siguientes:

a. La sociedad SCHERING CORPORATION, porintermedio de apoderado, solicitó el 23 demayo de 1996 ante la División de SignosDistintivos de la Superintendencia de Indus-tria y Comercio el registro del signo denomi-nativo “TWINVAX” para amparar productoscomprendidos en la clase 5 de la Clasifica-ción Internacional de Niza; solicitud a la cualle correspondió el Expediente AdministrativoN° 96.026142

b. En la debida oportunidad legal, después dehaberse publicado el extracto en la Gacetade Propiedad Industrial, la sociedad MACDONALD DE COLOMBIA S.A. presentó ob-servaciones al registro del signo denomina-tivo “TWINVAX”, con base en la marca deno-minativa “TWIN” para amparar todos los pro-ductos comprendidos en la clase 5 de laClasificación Internacional de Niza.

La demandante también es titular de la mar-ca TWIN para amparar productos comprendi-dos en la clase 3 de la Clasificación Interna-cional de Niza: “Preparaciones para blan-quear, limpiar, pulir, desengrasar y raspar,jabones, perfumería, aceites esenciales, cos-méticos, lociones para el cabello”, y de lamarca TWIN FAST para amparar todos losproductos del a clase 5.

c. El Jefe de la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comercio,mediante Resolución N° 32361 del 26 de di-ciembre de 1997, declaró infundada la obser-vación presentada por la sociedad MACDONALD DE COLOMBIA S.A., y concedió elregistro como marca del signo denominativo“TWINVAX”.


d. Contra esta decisión la sociedad observanteinterpuso los recursos de reposición y ensubsidio de apelación.

e. El Jefe de la División de Signos Distintivos,mediante Resolución N° 11158 del 30 de ju-nio de 1998, confirmó la Resolución impugna-da y concedió el recurso de apelación inter-puesto.

f. El Superintendente Delegado para la Propie-dad Industrial, mediante Resolución N° 25398de 31 de julio de 2001, resolvió el recurso deapelación confirmando en todas sus partes laResolución N° 32361 del 26 de diciembre de1997, argumentando:

“De una parte la sociedad Schering Cor-poration solicita el registro de la marcaTWINVAX, para distinguir un empaque dú-plex de vacuna para la enfermedad de new-castle y vacuna contra la bronquitis infec-tocontagiosa para el tratamiento de avesde corral; por su parte el signo base de laobservación se encuentra registrado paradistinguir desodorantes, productos com-prendidos en la clase 5ª de la Clasifica-ción Internacional de Niza. Tal y comopuede observarse, y a pesar de que estosproductos se encuentren dentro de la mis-ma clase, no existe relación entre ellos,sus finalidades son muy diferentes, el des-odorante cumple objetivos muy claros delimpieza e higiene, mientras que las vacu-nas abarcan en su finalidad el campo de lasalud de las aves, y más específicamentede las aves de corral”.

g. Mediante escrito radicado el 19 de octubre de2001 ante la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comercio,la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. solicitóa su favor la inscripción del contrato de cesiónde la marca “TWIN”, encontrándose actual-mente pendiente de decisión.

2. Fundamentos de derecho contenidos enla demanda.

La actora manifiesta que se violaron los artícu-los 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, por las si-guientes razones:

a. Los signos denominativos “TWIN”, TWINFAST” y “TWINVAX” presentan similitudesen los aspectos ideológico, ortográfico y fo-nético, que los hace confundibles.

b. Los signos confrontados pretenden distinguirproductos farmacéuticos y de consumo masi-vo, y aunque su adquisición se realice por for-mulación o prescripción médica, varios facto-res han hecho que en la práctica sean adquiri-dos libremente o formulados por personal queen muchas ocasiones no es médico ni espe-cializado. Además de lo anterior, dichos pro-ductos están relacionados con derechos fun-damentales como la vida y otros derivados dela salud, lo que exige una posición más es-tricta y rigurosa al evaluar la distintividad y laposible confusión que se pueda presentar apartir de la identidad o semejanza entre lossignos.

c. Los signos TWIN y TWINVAX amparan pro-ductos farmacéuticos, ya que el primero am-para todos los productos de la clase 5 y elsegundo se encuentra restringido a “un em-paque dúplex de la vacuna para la enferme-dad de Newcastle y vacuna contra la bronqui-tis infectocontagiosa para el tratamiento deaves de corral”. Por tal razón, no es ciertoque la marca “TWIN” se encuentre registra-da sólo para los desodorantes; por lo ante-rior, las Resoluciones impugnadas partieronde supuestos inexistentes.

d. La denominación “TWIN” se encuentra con-tenida en la denominación “TWINVAX” y,por lo tanto, se presenta similitud o semejan-za ideológica, ortográfica y fonética entre ellas.

e. La expresión “TWIN” no constituye una raízo expresión genérica o descriptiva de los pro-ductos de la clase 5, ya que si fuera así nohubiera sido concedida a la sociedad MACDONALD DE COLOMBIA S.A.; por lo tanto,se trata de una expresión de fantasía y, enconsecuencia, es apropiable de registro y sídebe ser tenida en cuenta al momento de lacomparación.

f. La expresión “TWIN” es la parte fundamen-tal de la expresión “TWINVAX”, lo que traecomo consecuencia una ineludible confusión,sobre todo si se tiene en cuenta que lo únicodiferente es la expresión “VAX”.


3. La contestación a la demanda.

a. Contestación por parte de la Superinten-dencia de Industria y Comercio.

La Superintendencia de Industria y Comercio seopuso a las pretensiones de la demanda con lossiguientes argumentos:

• Efectuado un análisis sucesivo y comparativoentre los signos “TWIN” y “TWIN FAST”,clase 5, frente al signo “TWINVAX” para dis-tinguir un empaque dúplex de vacuna para laenfermedad de Newcastle y vacuna contra labronquitis infectocontagiosa para el tratamien-to de las aves de corral, comprendido en laclase 5 de la Clasificación Internacional deNiza, se concluyó que no existen semejan-zas de tipo gráfico, ortográfico y fonético en-tre ellos.

• Los productos amparados por las marcas enmención no son susceptibles de llevar al pú-blico consumidor a error.

• Por lo anterior, se consideró que el signo“TWINVAX” es registrable ya que cumplecon los requisitos establecidos por las nor-mas comunitarias.

b. Contestación por parte del tercero intere-sado.

La sociedad SCHERING CORPORATION, ter-cero interesado en las resultas del proceso,según el informe del juez consultante no con-testó la demanda.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaes competente para interpretar por la vía prejudi-cial las normas que conforman el OrdenamientoJurídico de la Comunidad Andina, con el fin deasegurar su aplicación uniforme en el territoriode los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDI-CO COMUNITARIO A SER INTERPRETA-DAS.

Las normas cuya interpretación se solicita sonlos artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión486. No obstante lo anterior, la interpretaciónprejudicial versará sobre los artículos 81, 82,

literal a), y 83, literal a), de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, ya que lasolicitud de registro de la marca “TWINVAX”fue presentada el 26 de mayo de 1996, fecha enla cual dicha normativa se encontraba vigente.Lo anterior sin perjuicio de que alguna de lasResoluciones objeto de la controversia se hu-bieran expedido en vigencia de la Decisión 486de la Comisión Comunidad Andina.

También se interpretará la Disposición PrimeraTransitoria de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina.

A continuación se inserta el texto de las normasa ser interpretadas:

DECISION 344

Artículo 81

“Podrán registrarse como marcas los signosque sean perceptibles, suficientemente dis-tintivos y susceptibles de representación grá-fica”.

“Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na”.

(...)

Artículo 82

“No podrán registrarse como marcas los sig-nos que:

a) No puedan constituir marca conforme alartículo anterior,”

Artículo 83

“Así mismo, no podrán registrarse como mar-cas aquellos signos que, en relación conderechos de terceros, presenten algunos delos siguientes impedimentos:

“a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o para


productos o servicios respecto de los cualesel uso de la marca pueda inducir al públi-co a error.”

(…)

DECISION 486

(…)

Disposición Transitoria Primera

“Todo derecho de propiedad industrial válida-mente concedido de conformidad con la le-gislación comunitaria anterior a la presenteDecisión, se regirá por las disposiciones apli-cables en la fecha de su otorgamiento salvoen lo que se refiere a los plazos de vigencia,en cuyo caso los derechos de propiedad in-dustrial preexistentes se adecuarán a lo pre-visto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-cencias, renovaciones y prórrogas se aplica-rán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, lapresente Decisión regirá en las etapas queaún no se hubiesen cumplido a la fecha desu entrada en vigencia”.

IV. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos: aplicación de la normacomunitaria en el tiempo, requisitos para el re-gistro de marcas, irregistrabilidad de signos poridentidad o similitud, reglas para el cotejo mar-cario, comparación entre marcas denominativas,conexión competitiva, marcas farmacéuticas, sig-nos de fantasía, y signos en idioma extranjero.

A. APLICACION DE LA NORMA COMUNITA-RIA EN EL TIEMPO.

Acerca del tránsito legislativo y la definición dela ley aplicable es pertinente señalar que, por logeneral, una nueva norma al ser expedida regu-lará los hechos que se produzcan a partir de suvigencia; es decir, que la ley rige para lo venide-ro según lo establece el principio de irretroactivi-dad. Pero es claro que no constituye aplicaciónretroactiva de la ley, el hecho de que una normaposterior se utilice para regular los efectos futu-

ros de una situación planteada bajo el imperiode la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con elfin de garantizar el respeto a las exigencias deseguridad jurídica, en los casos de tránsito le-gislativo ha diferenciado los aspectos de carác-ter sustancial de aquellos de naturaleza proce-dimental contenidos en las normas, para seña-lar de manera reiterada que la norma comunita-ria de carácter sustancial no es retroactiva, puesel principio de irretroactividad establece que alexpedirse una nueva norma, ésta regulará, porlo general, los hechos que se produzcan a partirde su vigencia, por lo que no afectará derechosconsolidados en época anterior a su entrada envigor. La norma sustantiva no tiene efecto retro-activo, a menos que por excepción se le hayaconferido tal calidad; este principio constituyeuna garantía de estabilidad de los derechosadquiridos.

Acorde con lo expuesto, la doctrina expresasobre este particular que:

“Sería contrario a toda idea de justicia queuna regla jurídica nueva, modificara las conse-cuencias de los hechos ya realizados, o priva-ra a una persona de las ventajas conseguidasbajo el régimen anterior”. (MOUCHET, Car-los. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editadopor Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278.)

Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribu-nal ha manifestado:

“Un derecho de propiedad industrial válida-mente concedido es un derecho adquirido yen razón de la seguridad jurídica, una normaposterior no debe modificar una situaciónjurídica anterior.” 1

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrialy de conformidad con la Disposición TransitoriaPrimera de la Decisión 486, en razón de la ultraactividad de la ley, la norma anterior, aunquederogada, continúa regulando los hechos ocurri-dos cuando se encontraba en vigor; lo que quie-re decir que la eficacia de la ley derogada conti-

1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDI-NA. Sentencia de 19 de noviembre de 2003. ProcesoNº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 deenero de 2004.


núa hacia el futuro para regular situaciones jurí-dicas anteriores que tuvieron lugar bajo su impe-rio, aunque los efectos de tal situación como lorelacionado con el uso, renovación o cancelacióny plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivoo procedimental se caracterizan por tener efec-to general inmediato, es decir, que su aplica-ción procede sobre los hechos producidos pos-teriormente a su entrada en vigencia, rigiendolas etapas de procedimiento que se inicien apartir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se expo-nen respecto del tema conocido como “tránsitolegislativo” o también como “aplicación de la leycomunitaria en el tiempo” ha sido objeto de pro-fundo y copioso análisis por el Tribunal, espe-cialmente por razón de las frecuentes modifica-ciones y actualizaciones legislativas que hanoperado en el campo de la Propiedad Industrial.Tales criterios han sido reiterados en numero-sas interpretaciones, entre otras las dictadasdentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que:

“…toda circunstancia jurídica en que debaser aplicada una norma comunitaria, será re-gulada por la que se encuentre vigente al mo-mento de haber sido planteada dicha circuns-tancia, bajo los parámetros por aquélla disci-plinados. Sin embargo, y salvo previsión ex-presa, no constituye aplicación retroactivacuando la norma sustancial posterior debeser aplicada inmediatamente para regular losefectos futuros de una situación nacida bajoel imperio de una norma anterior. En ese ca-so, la norma comunitaria posterior viene areconocer todo derecho de propiedad indus-trial válidamente otorgado de conformidad conuna normativa anterior,…”.

“...la norma sustancial que se encontrare vi-gente al momento de presentarse la solicitudde registro de un signo como marca, será laaplicable para resolver sobre la concesión odenegatoria del mismo; y, en caso de impug-nación —tanto en sede administrativa comojudicial— de la resolución interna que expre-se la voluntad de la Oficina Nacional Compe-tente sobre la registrabilidad del signo, seráaplicable para juzgar sobre su legalidad, lamisma norma sustancial del ordenamientocomunitario que se encontraba vigente al mo-

mento de haber sido solicitado el registromarcario. Lo anterior se confirma con lo queel Tribunal ha manifestado a efectos de de-terminar la normativa vigente al momento dela emisión del acto administrativo, para locual se deberá observar, “...tanto a la conce-sión del registro como a sus correspondien-tes declaratorias de… anulación, la normati-va comunitaria vigente para el momento enque fueron introducidas las respectivas soli-citudes de concesión del registro, o… denulidad del mismo, a través de los recursos yacciones pertinentes”. (Proceso N° 28-IP-95,caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N°332, del 30 de marzo de 1998). 2

A manera de conclusión, y de acuerdo con loanteriormente anotado, si la norma sustancialvigente para la fecha de la solicitud de registrode marca ha sido derogada y reemplazada porotra en el curso del procedimiento correspondien-te, aquella norma será la aplicable para determi-nar si se encuentran cumplidos o no los requisi-tos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que hayanya sido cumplidas y agotadas a la fecha deentrada en vigencia de la nueva norma no seafectarán por las nuevas regulaciones de talcarácter. Contrario sensu, las nuevas regulacio-nes de carácter procesal tendrán aplicación in-mediata respecto de las etapas del trámite ad-ministrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición…:

“De manera que sólo las regulaciones decarácter adjetivo contenidas en la Decisión486 para asuntos nacidos con anterioridad asu vigencia, pero que aún se encontraban entrámite para el 1 de diciembre de 2000, seaplicarán inmediatamente a las etapas noculminadas, es decir, la aplicación de la De-cisión 486 se refiere a las actividades proce-sales pendientes, y no a las ya cumplidas.

Conforme a la Disposición Transitoria Prime-ra de la Decisión 486, todo derecho de pro-piedad industrial válidamente concedido deconformidad con la legislación comunitaria

2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDI-NA. Sentencia de 9 de julio de 2003. Proceso Nº 39-IP-2003. Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Ofi-cial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 de agostode 2003.


anterior se regirá por las disposiciones apli-cables en la fecha de su otorgamiento, peroen lo relativo a:

1) Plazos de vigencia: los derechos de pro-piedad industrial preexistentes se adecua-rán a lo previsto en la Decisión 486.

2) Al uso, goce, obligaciones, licencias, reno-vaciones y prórrogas: se aplicarán las nor-mas de la Decisión 486.

De la solicitud de interpretación prejudicialremitida por el Consultante y de los docu-mentos anexos se desprende que la peticiónde cancelación de registro de marca…, serealizó en vigencia de la Decisión 344…

Dicho régimen, aún en vigencia de la Deci-sión 486, es el que regula el registro de lasmarcas, en razón de la ultractividad de la ley;sólo lo relativo a las previsiones de índoleprocedimental que contiene la Decisión 486es aplicable al procedimiento que se encon-traba en trámite a su entrada en vigenciarespecto de las etapas que aún no se habíancumplido.” (Proceso 22-IP-2005. Interpreta-ción Prejudicial del 28 de abril de 2005).

En conclusión, de la consulta remitida por elJuez Nacional y de los documentos anexos, sedesprende que la solicitud de registro del signodenominativo “TWINVAX” se realizó en vigen-cia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena. Esta disposición comunitariacontenía las normas que fijaban lo concernientea los requisitos para el registro de las marcas,así como las causales de irregistrabilidad de lossignos y, por lo tanto, es la que debe ser aplica-da al asunto bajo examen.

B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DELAS MARCAS EN EL RÉGIMEN DE LA DE-CISIÓN 344.

Antes de establecer los requisitos para el regis-tro de las marcas, es pertinente referirse al con-cepto de marca y sus funciones.

La Normativa Comunitaria Andina protege el in-terés del titular marcario, otorgándole un dere-cho de uso exclusivo sobre el signo distintivo ya la vez precautela el derecho de los consumi-dores evitando que sean engañados o que incu-rran en confusión sobre el origen empresarial, la

calidad, condiciones, etc., de los productos oservicios.

La marca se define como el medio sensible quepermite identificar o distinguir a los diversosproductos y servicios que se ofertan en el mer-cado. Marco Matías Alemán expresa que lasmarcas son:

“...signos utilizados por los empresarios enla identificación de sus productos o servi-cios, a través de los cuales busca su diferen-ciación e individualización de los restantesempresarios que se dediquen a actividadesafines.” 3

El tema de las funciones que cumple la marcaha sido propuesto por la doctrina así:

“La primera función de las marcas y la másimportante es la función indicadora de laprocedencia empresarial de los productosque la incorporan…

(…)

La segunda función que cumplen las marcases la función indicadora de la calidad…

(…)

La tercera función de las marcas es la fun-ción condensadora del goodwill…(…)

La cuarta y más controvertida función de lasmarcas es la función publicitaria, la cualpresenta dos vertientes: información de losconsumidores y persuasión. En relación conla primera de ellas, los empresarios utilizanlas marcas con el fin de que los consumido-res las asocien con una información lo máscompleta y precisa posible sobre los precios,el origen, la calidad y las características desus respectivos productos. Por esta vía losempresarios consiguen atraer a los consumi-dores a través de una publicidad informativay sugestiva…”. 4

3 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBRE-GIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVI-CIOS”. Editado por Top Management International. Co-lombia. Pág. 73.

4 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DEPROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48,49 y 50. Madrid, España, 2002.


El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaha tratado el tema de las funciones de la marcaen varias de sus providencias, así:

Las marcas como medio de protección alconsumidor, cumplen varias funciones (dis-tintiva, de identificación de origen de los bie-nes y servicios, de garantía de calidad, fun-ción publicitaria, competitiva, etc.). De ellasy, para el tema a que se refiere este punto, ladestacable es la función distintiva, que per-mite al consumidor identificar los productos oservicios de una empresa de los de otras.Las restantes funciones, se ha dicho, seencuentran subordinadas a la capacidad dis-tintiva del signo, pues sin ésta no existiría elsigno marcario. (Proceso 04-IP-95. Interpre-tación Prejudicial del 7 de marzo de 1997).

Respecto de la función publicitaria ha dicho losiguiente:

“Estas precisiones permiten determinar quela marca cumple un papel esencial como esel de ser informativa, respecto a la proceden-cia del producto o del servicio al que repre-senta, función publicitaria que es percibidapor el público y los medios comerciales, pu-diéndose no obstante causar engaño o con-fusión por falsas apreciaciones respecto delos productos o servicios protegidos.” (Proce-so 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial del28 de julio de 2004).

Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de lasiguiente forma:

“…función de identificación: …la verdadera yúnica función esencial de la marca es distin-guir un producto o servicio, de otros. Si bienel saber quién es el fabricante del productoserá para muchos un factor esencial paraefectuar su elección, este dato lo encontraráfuera de la marca que distingue el producto.La marca permite la distinción entre produc-tos o servicios de una misma especie. Si elsigno en cuestión no es apto para distinguirun producto o un servicio de otros, entoncesno podrá ser marca en los términos señala-dos”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MAR-CAS”. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo-Perrot. Buenos Aires. 2002).

“A la marca se le atribuye también la funciónde indicar el origen de las mercancías, y una

función de garantía; a través de la primera, lamarca permite al consumidor atribuirle un mis-mo origen empresarial al producto, y por me-dio de la segunda, la marca le “garantiza” alconsumidor que todos los productos que éladquiere con la marca tienen calidad unifor-me, esto significa que quien vuelve a adquirirun producto o a solicitar la prestación de unservicio lo hace porque desea encontrar lamisma o mejor calidad, que el producto o elservicio tenían cuando los adquirió con ante-rioridad”.

“Por último la marca cumple una función depublicidad, a través de la cual el titular de lamarca promociona el producto que la identifi-ca”. (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 demarzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abrilde 2003).

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena establece que los re-quisitos para el registro de marcas son: la per-ceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidadde representación gráfica.

1. La distintividad.

La distintividad o fuerza diferenciadora es lacapacidad intrínseca que debe tener el signo afin de que pueda distinguir unos productos oservicios de otros. Es el requisito principal quedebe reunir todo signo para ser registrado comomarca y hace posible identificar unos productoso servicios de otros que se encuentran en elmercado; el carácter distintivo de la marca lepermite al consumidor realizar la elección de losbienes que desea adquirir, pues el signo marcariole da a la mercadería su individualidad y posibi-lita que un producto sea reconocido de entreotros similares que se ofertan en el mercado porsus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter dis-tintivo:

“…viene impuesto por la propia naturaleza yfunción esencial de la marca. Así, si la marcaes un signo que tiene como función distin-guir los propios productos y servicios de losde la competencia, un signo que no fueracapaz de cumplir esta misión, nunca podríaconstituirse en marca, ya que no es apto para


cumplir la función esencial que el ordena-miento jurídico prevé para las marcas.” 5

La marca sirve como medio de diferenciación delos productos o servicios para los que se haregistrado, haciendo viable que el consumidorlos diferencie e individualice; esto le ayuda arealizar una adecuada e informada elección delos bienes y servicios que desea adquirir, y talelección depende de ciertas características quese encuentran en productos o servicios identifi-cados con determinadas marcas, lo que motivaa que el consumidor prefiera determinada marcay reitere la elección de los bienes identificadoscon ella.

2. La perceptibilidad.

La marca es un bien de naturaleza inmaterial ypara poder ser captado o percibido por algunode los sentidos debe necesariamente exteriori-zarse o adquirir forma material por medio delempleo de toda clase de elementos que trans-formen lo inmaterial o abstracto en algo percep-tible o identificable por los sentidos.

Unicamente un signo que es perceptible es aptopara constituir marca, ya que deja en quien loobserva una imagen o impresión que permite dis-tinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto haexpresado que:

“La perceptibilidad, precisamente, hace re-ferencia a todo elemento, signo o indicaciónque pueda ser captado por los sentidos paraque, por medio de éstos, la marca penetre enla mente del público, el cual la asimila confacilidad. Por cuanto para la percepción sen-sorial o externa de los signos se utiliza enforma más general el sentido de la vista, hanvenido caracterizándose preferentementeaquellos elementos que hagan referencia auna denominación, a un conjunto de pala-bras, a una figura, a un dibujo, o a un conjun-to de dibujos.” 6

Carlos Fernández Novoa respecto de la percep-tibilidad expone la siguiente idea:

“El signo marcario es una realidad intangible;para que los demás perciban el signo, espreciso que éste adquiera forma sensible:que se materialice en un envase o en el pro-pio producto, o bien en las correspondientesexpresiones publicitarias.” 7

3. La susceptibilidad de representación grá-fica.

Este requisito exige que un signo para serregistrable debe tener la posibilidad de ser des-crito mediante palabras, gráficos, signos, colo-res, figuras etc., de tal manera que sus compo-nentes puedan ser apreciados por quien lo ob-serve. Esta característica es importante a efec-tos de la publicación de las solicitudes de regis-tro en los medios oficiales o Gacetas de Propie-dad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marca-rio, el signo solicitado debe cumplir con los re-quisitos de distintividad, perceptibilidad y sucep-tibilidad de representación gráfica exigidos porel artículo 81 de la Decisión 344. La norma co-munitaria exige además que el signo solicitadono se encuadre en ninguna de las causales deirregistrabilidad contempladas en la citada nor-ma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar,en primer lugar, si el signo cuyo registro sepretende, cumple con los requisitos del referidoartículo 81, y determinar luego, si el signo enca-ja o no dentro de alguna de las causales de irre-gistrabilidad señaladas en la normativa comuni-taria.

C. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS PORIDENTIDAD O SIMILITUD EN EL RÉGIMENDE LA DECISIÓN 344.

El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena expresaque no son susceptibles de ser registrados comomarcas los signos que en relación con el dere-cho de terceros sean idénticos o similares auna marca anteriormente solicitada para su re-

5 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTA-RIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003.

6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDI-NA. Sentencia de 26 de octubre de 2004. Proceso N°132-IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 dediciembre de 2004.

7 FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DE-RECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984.Págs. 21 y SS.


gistro, o ya registrada a favor de un tercero, queidentifique los mismos productos o servicios, oproductos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados comomarcas deben ser suficientemente distintivos y,en consecuencia, no deben generar confusióncon otras marcas debidamente registradas quegozan de la protección legal concedida a travésdel acto de registro y del derecho que de él sedesprende, consistente en hacer uso de ellascon exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no esregistrable un signo confundible ya que no po-see fuerza distintiva y de permitirse su registrose atentaría contra el interés del titular de lamarca anteriormente registrada y el de los con-sumidores. La prohibición de registro de signosconfundibles contribuye a que el mercado deproductos y servicios se desarrolle con transpa-rencia, para que el consumidor no sea objeto deengaños que le lleven a incurrir en error al reali-zar la elección de los productos que desea ad-quirir.

Como ya se anotó, la ausencia de distintividadde un signo, en relación con una marca yaexistente con anterioridad en el mercado, o conun signo previamente solicitado, puede provocarerror entre los consumidores; por tal circunstan-cia la norma comunitaria ha determinado que lasola posibilidad de confusión basta para negarel registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como lasemejanza de los signos y de los productosconstituyen el fundamento de la prohibición deregistro, en la medida en que sean de tal natura-leza que determinen la posibilidad del riesgo deconfusión.

Es importante advertir que es de competenciadel examinador observar y establecer de acuer-do a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, sientre los signos y los productos que se confron-tan existe identidad o semejanza, para determi-nar si las identidades o semejanzas encontra-das por sus características son capaces degenerar confusión entre los consumidores. Dela conclusión a que se arribe dependerá la califi-cación de distintivo o de no distintivo que me-rezca el signo examinado y, por consiguiente,su aptitud o ineptitud para el registro.

Marcas idénticas o similares no deben subsistiren el mercado en cabeza de dos o más perso-nas para identificar productos o servicios idénti-cos o de igual naturaleza, ya que ello generaríaun verdadero riesgo de confusión entre los con-sumidores, y el público quedaría en incapacidadde distinguir el origen empresarial de los pro-ductos o servicios, y escoger entre ellos conentera libertad.

En reiteradas sentencias este Tribunal se hapronunciado sobre los supuestos que puedendar lugar al riesgo de confusión entre variossignos y los productos o servicios que cada unode ellos ampara, de la siguiente manera:

“Los supuestos que pueden dar lugar al ries-go de confusión entre varios signos y losproductos o servicios que cada uno de ellosampara, serían los siguientes: (i) que existaidentidad entre los signos en disputa y tam-bién entre los productos o servicios distingui-dos por ellos; (ii) o identidad entre los signosy semejanza entre los productos o servicios;(iii) o semejanza entre los signos e identidadentre los productos y servicios; (iv) o seme-janza entre aquellos y también semejanzaentre éstos”. (Proceso 82-IP-2002. Interpre-tación prejudicial de 4 de diciembre de 2002).

Concretando el tema, el Tribunal también hamanifestado lo siguiente:

“...es necesario establecer que en términosgenerales la confusión se origina en la seme-janza entre los signos distintivos y la mayor omenor similitud de los productos que estasmarcas protejan, factores que llevan a losconsumidores a error o confusión en cuantoal origen de los productos vendidos con lamarca similar, sin tomar en cuenta que estosproductos pueden provenir de empresas dife-rentes”.

“...se le otorga a la administración la facultadde determinar cuándo un signo tiene por finprovocar un riesgo de confusión, aprovechan-do del conocimiento o prestigio de otra mar-ca, para beneficiarse de la venta de produc-tos similares, pero que obedecen a una líneanueva que quizás no cumpla con las mismasexigencias de calidad y cualidad de un pro-ducto reconocido en el mercado, disfrazán-dose una actitud defraudatoria que al serdetectada debe causar la denegación del re-


gistro en aras de la protección general de losconsumidores.” 8

La similitud entre dos signos puede darse des-de diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica, existe por la semejanzade las letras entre los signos a compararse, enlos que la sucesión de vocales, la longitud de lapalabra o palabras, el número de sílabas, lasraíces o las terminaciones iguales, pueden in-crementar la confusión. La semejanza entre lossignos existe, en principio, si las vocales idénti-cas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidenciaen las raíces o terminaciones, y cuando la síla-ba tónica en las denominaciones comparadases idéntica o muy difícil de distinguir. Cabeañadir que a fin de determinar la existencia deuna posible confusión, deben tomarse en cuen-ta las particularidades de cada caso.

La similitud ideológica, se configura entre sig-nos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es lade distinguir o identificar un producto o servicioen el mercado, se procura que las marcas queaspiran registrarse no sean similares o idénti-cas a otras registradas o previamente solicita-das, con el fin de evitar la confusión entre losconsumidores y de precautelar el derecho deuso exclusivo de los titulares marcarios.

D. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

Como ya se anotó, en el caso de presentarseconflicto entre una marca ya registrada y unsigno que se pretende registrar, corresponde ala Oficina Nacional Competente proceder al co-tejo entre los signos, para luego determinar siexiste o no riesgo de confusión, considerandopara ello las reglas doctrinarias establecidas aese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha mani-festado que al momento de realizar la compara-ción entre dos signos el examinador debe tomar

en cuenta los criterios que, elaborados por ladoctrina 9, han sido acogidos por la jurispruden-cia de esta Corporación, y que son del siguientetenor:

“1. La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en formasucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas yno las diferencias que existan entre las mar-cas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-se en el lugar del comprador presunto, to-mando en cuenta la naturaleza de los pro-ductos o servicios identificados por los sig-nos en disputa.”

Las reglas recomendadas por la doctrina para elcotejo de todo tipo de marcas sugieren que lacomparación debe efectuarse sin descomponerlos elementos que conforman el conjunto mar-cario, es decir, que se debe hacer una visión deconjunto de los signos en conflicto con la finali-dad de no destruir su unidad ortográfica, auditivae ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse elmétodo del cotejo sucesivo, ya que no es proce-dente realizar un análisis simultáneo dado queel consumidor no observa al mismo tiempo lasmarcas sino que lo hace en una forma individua-lizada. A efectos de determinar la similitud ge-neral entre dos marcas no se observan los ele-mentos diferentes existentes en ellas, sino quese debe enfatizar en señalar cuáles son sussemejanzas, pues es allí donde mayormente sepercibe el riesgo de que se genere confusión.

E. COMPARACION ENTRE MARCAS DENO-MINATIVAS.

Las marcas denominativas se conforman poruna o más palabras que forman un todo pronun-ciable, dotado o no de significado conceptual;las palabras pueden provenir del idioma españolo de uno extranjero, como de la inventiva de sucreador, es decir, de la fantasía; cabe indicarque la denominación permite al consumidor so-licitar el producto o servicio a través de la pala-

8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDI-NA. Sentencia de 26 de enero de 2005. Proceso Nº161-IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicadaen Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175de 15 de marzo de 2005.

9 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCASDE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, EditorialRobis, pp. 351 y ss.


bra, que impacta y permanece en la mente delconsumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguien-tes criterios, elaborados en torno a la compara-ción de marcas denominativas:

“...ha de ser realizada una visión de conjuntoo sintética, operando con la totalidad de loselementos integrantes, sin descomponer suunidad fonética y gráfica en fonemas o vocesparciales, teniendo en cuenta, por lo tanto,en el juicio comparativo la totalidad de las sí-labas y letras que forman los vocablos de lasmarcas en pugna, sin perjuicio de destacaraquellos elementos dotados de especial efi-cacia caracterizante, atribuyendo menos va-lor a los que ofrezcan atenuada función dife-renciadora.”

“...han de considerarse semejantes las mar-cas comparadas cuando la sílaba tónica delas mismas ocupa la misma posición y esidéntica o muy difícil de distinguir.”

“...la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.”

“...en el análisis de las marcas denominativashay que tratar de encontrar la dimensión máscaracterística de las denominaciones confron-tadas: la dimensión que con mayor fuerza yprofundidad penetra en la mente del consu-midor y determina, por lo mismo, la impresióngeneral que la denominación va a suscitar enlos consumidores.” 10

De conformidad con lo anterior, la Oficina de Re-gistro Marcario o el Juez Nacional competente,en su caso, deben establecer el riesgo de con-fusión que pudiera existir entre el signo denomi-nativo “TWINVAX” y las marcas denominativas“TWIN” y “TWIN FAST”, aplicando los criteriosdesarrollados por la doctrina y adoptados poreste Tribunal.

F. CONEXIÓN COMPETITIVA.

Como quiera que dentro del trámite administrati-vo y luego dentro del proceso interno que originóla consulta prejudicial que se absuelve se alega

que la sociedad demandante es titular de lasmarcas TWIN para amparar productos de lasClases 3 y 5, respectivamente, corresponde es-tablecer, en primer lugar, si existe conexidadentre los productos de la Clase 3 de la Clasifica-ción Internacional de Niza 11 y los productos dela Clase 5 que la sociedad Shering Corporationampara con la marca TWINVAX para distinguir“un empaque dúplex de vacuna para la enferme-dad de Newcastle y vacuna contra la bronquitisinfectocontagiosa para el tratamiento de avesde corral”

El registro marcario del signo TWINVAX se rigepor las disposiciones de la Decisión 344, que enel literal a) del artículo 83 hace referencia alriesgo de confusión y que confiere derecho altitular de la marca para oponerse al registro designos similares o idénticos para proteger nosolo productos o servicios de la misma clasesino también productos o servicios de otrasclases, cuando en este último caso se puedacrear confusión en el público consumidor.

Carlos Fernández Novoa sostiene al respecto:“... una de las prohibiciones básicas que pue-den bloquear el acceso de una marca al Regis-tro consiste en la existencia de riesgo de confu-sión de la marca solicitada con una marca ante-riormente registrada”. 12

El principio de especialidad previsto en la Deci-sión 85 fue modificado con la adopción de nor-mativa comunitaria posterior mediante la cualse amplió el ámbito de protección que se ofreceal titular de un registro marcario, como se anali-zó, entre otras, en la ya citada interpretaciónprejudicial proferida en el Proceso 152-IP-2005:

“El principio de especialidad de la marca evi-ta, en consecuencia, que con un solo signose pretenda monopolizar todos los produc-tos. Por efecto de esta regla, se pueden pro-teger marcas idénticas o similares para pro-ductos diferentes. Según la Decisión 85 la li-mitación del registro en cuanto a la similitudde los productos está dada por “la clase delnomenclátor” a la que pertenece el producto(artículo 68). Pese a este fin de la norma, elartículo 58 literal f) y el artículo 68 de la De-

10 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.

11 La sociedad Tecnoquímicas S.A. ampara con la marca- TWIN - “preparaciones para blanquear, limpiar, pu-lir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, acei-tes esenciales, cosméticos, lociones para el cabello”,

12 Ibídem.


cisión 85, han encasillado la “especialidad”solo en referencia a la “clase del nomenclá-tor” sin dejar la puerta abierta para que seexamine la similitud entre productos… Esteprincipio o concepto ha tenido otro alcance atenor de las disposiciones del artículo 82(rectius 83) de la Decisión 344, pues el literala) (correspondiente al literal a) del artículo 73de la Decisión 313) no hace relación a unaclase del nomenclátor sino a los productos oservicios identificados y enumerados en lasolicitud, con lo cual se “evidencia que enuna misma clase de la nomenclatura interna-cional, podrían coexistir dos marcas utiliza-das en la identificación de productos o servi-cios disímiles siempre que no se induzca aerror”; y en base de esa misma disposicióncomunitaria con “una marca registrada paraidentificar determinados productos o servi-cios de una clase, se pueda lograr impedir elregistro de otra idéntica o semejante utiliza-da para distinguir productos o servicios agru-pados en otra, siempre que con ellos se pue-da inducir al público a error”. (ALEMÁN, Mar-co Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONALSOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SER-VICIOS”, Bogotá, Top Management, pág. 90).

La causal de irregistrabilidad de un signo consa-grada en el literal a) del artículo 83 de la Deci-sión 344 por riesgo de confusión tiene su funda-mento en que la función principal de la marca esidentificar productos o servicios de un fabricanteo comerciante para diferenciarlos de los de igualo similar naturaleza, pertenecientes a otra em-presa o persona ya que: “La existencia en elmercado, en cabeza de dos o más personas, demarcas similares o idénticas para designar pro-ductos o servicios idénticos o de la mismanaturaleza o finalidad, genera el denominado“riesgo de confusión”, situación ésta que sepresenta entre los consumidores al quedar inca-pacitados para distinguir el origen empresarialde los bienes y servicios. Lógicamente tal inca-pacidad es contraria al libre albedrío con el quedeben ellos realizar la elección o escogencia”.

“Para evitar que la confusión se presente, lalegislación andina ha determinado que no pue-den ser objeto de registro aquellos signos quesean idénticos o similares a “una marca ante-riormente solicitada para registro o registradapor un tercero para los mismos productos opara productos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca puede inducir al público

en error (artículo 83, literal a) Decisión 344)”.(Proceso 01-IP-2000. Marca CRISTAL ORO).

El examen deberá hacerse de conformidad concriterios que este Tribunal ha recogido, entreotros, en el Proceso 152-IP-2005 de la siguientemanera:“Es tarea del Juez consultante, analizarel grado de conexión competitiva existente entrelos productos y los servicios amparados porambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal harecogido algunos criterios, cuya observación enlo pertinente, permitirá establecer si existe o nola suficiente conexión competitiva entre los pro-ductos, la cual añadida a la identidad o seme-janza de los signos, determine o descarte lapresencia de riesgo de confusión:

a) La inclusión de los productos en una mis-ma clase del nomenclátor: Esta regla tieneespecial interés en el caso subjudice y ocu-rre cuando se limita el registro a uno o variosde los productos de una clase del nomenclá-tor, perdiendo su valor al producirse el regis-tro para toda la clase. En el caso de limita-ción, la prueba para demostrar que entre losproductos que constan en dicha clase no sonsimilares o no guardan similitud para impedirel registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugaresde comercialización o expendio de productosque influyen escasamente para que puedaproducirse su conexión competitiva, como seríael caso de las grandes cadenas o tiendas osupermercados en los cuales se distribuyetoda clase de bienes y pasa desapercibidopara el consumidor la similitud de un produc-to con otro. En cambio, se daría tal conexióncompetitiva, en tiendas o almacenes espe-cializados en la venta de determinados bie-nes. Igual confusión se daría en pequeñossitios de expendio donde marcas similarespueden ser confundidas cuando los produc-tos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los me-dios de comercialización o distribución tie-nen relación con los medios de difusión delos productos. Si los mismos productos sedifunden por la publicidad general -radio, te-levisión prensa-, presumiblemente se presen-taría una conexión competitiva, o los produc-tos serían competitivamente conexos. Por otrolado, si la difusión es restringida por mediode revistas especializadas, comunicación di-


recta, boletines, mensajes telefónicos, etc.,la conexión competitiva será menor.

d) Relación o vinculación entre productos:Cierta relación entre los productos puede crearuna conexión competitiva. En efecto, no es lomismo vender en una misma tienda cocinas yrefrigeradoras, que vender en otra, helados ymuebles; en consecuencia, esa relación en-tre los productos comercializados tambiéninfluye en la asociación que el consumidorhaga del origen empresarial de los productosrelacionados, lo que eventualmente puede lle-varlo a confusión en caso de que esa simili-tud sea tal que el consumidor medio de di-chos productos asuma que provienen de unmismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de pro-ductos: Los productos que comúnmente sepueden utilizar conjuntamente (por ejemplo:puerta y chapa) pueden dar lugar a confusiónrespecto al origen empresarial, ya que el pú-blico consumidor supondría que los dos pro-ductos son del mismo empresario. La com-plementariedad entre los productos debe en-tenderse en forma directa, es decir, que eluso de un producto puede suponer el usonecesario del otro, o que sin un producto nopuede utilizarse el otro o su utilización nosería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese aque pueden encontrarse en diferentes clasesy cumplir distintas funciones o finalidades, sitiene similares características, existe la posi-bilidad de que se origine el riesgo de confu-sión al estar identificados por marcas tam-bién similares o idénticas (por ejemplo: me-dias de deporte y medias de vestir) (Senten-cia de 23 de abril de 2003. Proceso 26-IP-2003. Marca TWIST).

Es necesario que los criterios de conexión, deser aplicables al caso, concurran en forma claray en grado suficiente, toda vez que ninguno deellos bastará, por sí sólo, para la consecucióndel citado propósito.

De lo anterior surge que habrá que hacer unexamen muy juicioso sobre la semejanza o iden-tidad de los signos en conflicto y sobre la clasede productos y servicios a los que cada unopretenda amparar, utilizando los criterios de co-nexión a fin de evitar el riesgo de confusión que

puede darse por la naturaleza o uso de los pro-ductos y / o servicios identificados por las mar-cas en conflicto, sin que el solo hecho de queéstos pertenezcan a diferentes clases del no-menclátor demuestre la ausencia de conexióncompetitiva, como tampoco el hecho de perte-necer a la misma clase, por sí solo, implicaríadicha conexión, verificando los diferentes su-puestos que pueden dar lugar al riesgo.

El Juez Consultante, de conformidad con loscriterios expuestos, deberá analizar si entre losproductos de la Clase 3 que ampara la marcaTWIN y los productos de la Clase 5 amparadospor la marca TWINVAX existe o no conexióncompetitiva que pueda llevar al público consumi-dor a confusión sobre el origen empresarial detales productos.

Como se advirtió, la demandante alega que ade-más es titular de la marca TWIN para distinguirtodos los productos de la Clase 5 de la Clasifi-cación Internacional de Niza y TWIN FAST paradistinguir todos los productos de la Clase 5 delDecreto 755 de 1972: “farmacéuticos, veterina-rios e higiénicos, productos dietéticos para ni-ños y enfermos, emplastos, material para ven-dajes, material para empastar dientes y para im-prontas dentales, desinfectantes, preparacionespara destruir las malas hierbas y los animalesdañinos”, y no sólo desodorantes, como lo afir-ma la sociedad SHERING CORPORATION y al-guno de los actos demandados proferidos por laSuperintendencia de Industria y Comercio.

Al respecto el Juez Consultante deberá verificarsi en efecto las marcas TWIN y TWIN FASTamparan todos los productos de la Clase 5º dela Clasificación Internacional de Niza o, si por elcontrario, están limitadas a uno o a varios de losproductos comprendidos en la Clase menciona-da.

Si se tratara de este último caso, es decir queel registro marcario del que es titular la socie-dad demandante se encuentre delimitado a unosolo o a varios productos de la Clase 5, deberáel Juez Consultante analizar el tema de la co-nexión competitiva en relación con los produc-tos amparados por la marca TWINVAX, bajo loscriterios ya plasmados. Por el contrario, si es elcaso de que la marca observante ampara latotalidad de los productos de la Clase 5ª, elprimer criterio atrás citado para determinar ries-


go de confusión- Inclusión de los productosen una misma clase del nomenclátor-, talcomo allí aparece precisado, pierde su valor.

No cabría en tal caso analizar el tema de laconexión competitiva de los productos ampara-dos por las marcas en conflicto dado que laregistrada a nombre de la demandante, al sercomprensiva de todos los relacionados en dichaClase, impediría el registro de una marca seme-jante o idéntica para cualquiera de los produc-tos de la misma Clase.

G. MARCAS FARMACEUTICAS.

Criterio del “consumidor medio” al haceruna comparación entre signos que distin-guen productos farmacéuticos.

El examen de los signos destinados a distinguirproductos farmacéuticos merece mayor aten-ción en procura de evitar la posibilidad de confu-sión entre los consumidores, por razón de laidentidad o la similitud de las marcas; en estoscasos es necesario que el examinador apliqueun criterio más riguroso.

A este respecto el Tribunal se ha manifestadode la siguiente manera:

“Lo que se trata de proteger evitando la con-fusión marcaria, es la salud del consumidor,quien por una confusión al solicitar un pro-ducto y por la negligencia del despachador,puede recibir uno de una fonética semejantepero que difiera de su composición y finali-dad. Si el producto solicitado está destinadoal tratamiento gripal y el entregado lo es parael tratamiento amebático, las consecuenciasen el consumidor pueden ser nefastas”.

”Hay que tomar en consideración lo que seviene denominando en nuestros Países so-bre la cultura “curativa personal”, según lacual un gran número de pacientes se autorece-tan bien por haber escuchado el anuncio pu-blicitario de un producto o por haber recibidoalguna insinuación de un tercero. No se con-sidera que cada organismo humano tiene unareacción diferente frente al mismo fármaco, ysin embargo la automedicación puede llevaral momento de la adquisición del producto aun error o confusión por la similitud entre losdos signos”.

”El criterio jurisprudencial concordante deeste Tribunal sobre las marcas farmacéuti-cas ha sido reiterado en varias sentencias.Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableciólo siguiente”:

“Este Tribunal se inclina por la tesis de queen cuanto a marcas farmacéuticas el examende la confundibilidad debe tener un estudio yanálisis más prolijo evitando el registro demarcas cuya denominación tenga una estre-cha similitud para evitar precisamente, que elconsumidor solicite un producto confundién-dose con otro, lo que en determinadas cir-cunstancias puede causar un daño irrepara-ble a la salud humana, más aún tomando enconsideración que en muchos establecimien-tos, aun medicamentos de delicado uso, sonexpendidos sin receta médica y con el soloconsejo del farmacéutico de turno”.

Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo estalínea de rigurosidad del examen o compara-ción de dos signos que amparen productosfarmacéuticos, en la conclusión tercera, elTribunal expresó:

“Respecto de los productos farmacéuticos,resulta de gran importancia determinar la na-turaleza de los mismos, dado que algunos deellos corresponden a productos de delicadaaplicación, que pueden causar daños irrepa-rables a la salud del consumidor. Por lo tan-to, lo recomendable en estos casos es apli-car, al momento del análisis de las marcasconfrontadas, un criterio riguroso, que bus-que prevenir eventuales confusiones en elpúblico consumidor dada la naturaleza de losproductos con ellas identificadas”. (Proceso68-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 30de enero de 2002).

Un criterio riguroso como el comentado se so-porta en el del consumidor medio, que en estoscasos es de vital importancia, ya que el consu-midor de productos farmacéuticos suele no serespecializado en temas químicos y farmacéuti-cos y, por lo tanto, es más susceptible de con-fusión al adquirir dichos productos. El criteriocomentado insta al examinador a ponerse en ellugar de un consumidor medio, que en el casoen cuestión es la población consumidora deproductos farmacéuticos.

El Tribunal ha reiterado esta posición en variadajurisprudencia, de la siguiente manera:


En consecuencia, “al confrontar las marcasque distinguen productos farmacéuticos hayque atender al consumidor medio que solicitael correspondiente producto. De poco sirveque el expendedor de los productos sea per-sonal especializado, si el consumidor incurreen error al solicitar el producto” (Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C. 997 del 13 de octubre de2003, marca: HEMAVET). El examinador de-berá actuar con la debida diligencia al exami-nar estos signos, antes de otorgar los regis-tros, teniendo en cuenta que se trata de pro-ductos sensibles a la salud del consumidor.(Proceso 65-IP-2005. Interpretación Prejudi-cial del 22 de junio de 2005).

H. SIGNOS DE FANTASÍA.

Los signos de fantasía son producto del ingenioe imaginación de sus autores y consisten envocablos que no tienen significado propio peroque pueden evocar alguna idea o concepto, oque teniendo significado propio no evocan a losproductos que distinguen, ni ninguna de suspropiedades.

Respecto de los signos de fantasía el Tribunalse ha manifestado de la siguiente manera:

“Son palabras de fantasía los vocablos crea-dos por el empresario que pueden no tenersignificado pero hacen referencia a una ideao concepto; también lo son las palabras consignificado propio que distinguen un productoo servicio sin evocar ninguna de sus propie-dades. Característica importante de esta cla-se de marcas es la de ser altamente distinti-vas… se pueden crear combinaciones origi-nales con variantes infinitas y el resultado esel nacimiento de palabras nuevas que contri-buyen a enriquecer el universo de las mar-cas”. (Proceso 72-IP-2003, publicado en laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº989 del 29 de septiembre de 2003).

I. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO.

Los signos formados por una o más palabras enidioma extranjero, que no forman parte del cono-cimiento común, cabe considerarlos como sig-nos de fantasía y, en consecuencia, procederegistrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el signi-ficado conceptual de las palabras en idioma

extranjero que los integran se ha hecho delconocimiento de la mayoría del público consu-midor o usuario, habiéndose generalizado suuso, y tampoco si se trata de vocablos genéri-cos o descriptivos.

Este Tribunal ha manifestado al respecto lo si-guiente:

“...Sin embargo, no pueden ser registradasexpresiones que a pesar de pertenecer a unidioma extranjero, son de uso común en losPaíses de la Comunidad Andina, o son com-prensibles para el consumidor medio de estaSubregión debido a su raíz común, a su si-militud fonética o al hecho de haber sidoadoptadas por un órgano oficial de la lenguaen cualquiera de los Países Miembros…”.(Proceso 69-IP-2001, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, del6 de febrero de 2002, marca OLYMPUS).

“...cuando la denominación se exprese enidioma que sirva de raíz al vocablo equivalen-te en la lengua española al de la marca exa-minada, su grado de genericidad o descriptivi-dad deberá medirse como si se tratara deuna expresión local, lo cual sucede frecuen-temente con las expresiones en idiomas lati-nos como el Italiano o el Francés que por ha-blarse o entenderse con mayor frecuenciaentre personas de habla hispana o por tenersimilitud fonética, son de fácil comprensiónpara el ciudadano común”. (Proceso Nº 3-IP-95, Interpretación Prejudicial del 7 de agostode 1995).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente parala fecha de la solicitud de registrode marca ha sido derogada y reem-plazada por otra en el curso del pro-cedimiento correspondiente, aque-lla norma, la derogada, será la apli-cable para determinar si se encuen-tran cumplidos o no los requisitosque se exigen para el registro de lamarca. Cosa distinta ocurre con lanorma procesal, cuya aplicación es


de carácter inmediato, es decir, pro-cede sobre los hechos producidosposteriormente a su entrada en vi-gencia, rigiendo las etapas de proce-dimiento que se inicien a partir deese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad, perceptibilidad y sus-ceptibilidad de representación grá-fica, establecidos por el artículo 81de la Decisión 344 y, además, si elsigno no está incurso en ningunade las causales de irregistrabilidadseñaladas en los artículos 82 y 83de la norma comunitaria citada.

TERCERO: No son registrables como marcaslos signos que en relación con el de-recho de terceros, sean idénticos ose asemejen a una marca anterior-mente solicitada o registrada paralos mismos productos o servicios,o para productos o servicios res-pecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público aerror, de donde resulta que no esnecesario que el signo solicitadopara el registro efectivamente in-duzca a error o confusión a los con-sumidores, sino que es suficientela existencia del riesgo de confu-sión para que se configure la prohi-bición de irregistrabilidad.

CUARTO: La autoridad nacional habrá de de-terminar si existe o no riesgo deconfusión entre los signos en con-flicto, teniendo en cuenta las orien-taciones referidas en esta interpre-tación para el cotejo de las mar-cas, y de acuerdo a la naturalezade los mismos.

QUINTO: La Oficina de Registro Marcario oel Juez Nacional competente debeestablecer el riesgo de confusiónque pudiera existir entre la marcadenominativa “TWINVAX” y lasmarcas denominativas “TWIN” y“TWIN FAST”, aplicando los crite-rios desarrollados por la doctrina yadoptados por este Tribunal en re-lación con la comparación de mar-cas denominativas.

SEXTO: En el régimen de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo deCartagena bajo una misma denomi-nación pueden recaer derechos au-tónomos de marcas idénticas o si-milares pertenecientes a distintostitulares, siempre que distingan pro-ductos o servicios diferentes.

En la comparación entre los produc-tos correspondientes, el consultan-te deberá tomar en cuenta su iden-tificación en las solicitudes de re-gistro y su ubicación en el nomen-clátor; además, podrá acudir a loscriterios elaborados por la doctrinapara establecer si existe o no co-nexión competitiva entre ellos.

Con el fin de precisar si se trata deproductos semejantes, respecto delos cuales el uso del signo puedainducir al público a error, será ne-cesario que los criterios de conexión,de ser aplicables, concurran en for-ma clara y en grado suficiente, todavez que ninguno de ellos bastará,por sí solo, para la consecución delcitado propósito.

SEPTIMO: El examen de marcas farmacéuti-cas debe ser riguroso, teniendo encuenta el criterio del consumidormedio, a fin de evitar que los con-sumidores incurran en confusión en-tre diferentes productos, por la si-militud existente entre las marcasque los designan, ya que de gene-rarse error, éste podría tener con-secuencias graves y hasta fatalesen la salud de las personas.

OCTAVO: El consultante deberá comparar lossignos en conflicto, determinandola condición de signo de fantasíaen el conjunto marcario y, si loselementos no comunes a las mar-cas farmacéuticas le dan un carác-ter de distintividad y de fantasía atodo ese conjunto.

NOVENO: Cuando un signo sea integrado poruna o más palabras en idioma ex-tranjero, si el significado de ellasno forma parte del conocimiento


PROCESO 180-IP-2005

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a),d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la

Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la

República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera. Marca: JUAN GUDI (mixta). Actor: SAVOY BRANDS COLOMBIA S.A.

Proceso interno Nº 2002-0032 (7672).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losveinticinco días del mes de noviembre del añodos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y susanexos, remitida por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativa, Sección Primera, por intermediode su Consejero Ponente Doctor Camilo Arcinie-

gas Andrade, relativa al artículo 136 literales a),e) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, dentro del proceso internoNº 2002-0032 (7672).

El auto de 19 de octubre de 2005, mediante elcual este Tribunal decidió admitir a trámite lareferida solicitud de interpretación prejudicial porcumplir con los requisitos contenidos en losartículos 32 y 33 del Tratado de Creación delTribunal y 125 del Estatuto; y,

común, corresponde considerarlascomo de fantasía, por lo que proce-de su registro. Sin embargo, si setrata de vocablos genéricos, des-criptivos o de uso común, y su sig-nificado se ha hecho del conoci-miento de la mayoría del públicoconsumidor o usuario, la denomi-nación no podría ser registrada.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el expediente interno Nº 2001-0351 (7560), deberá adoptar la presente interpre-tación. Así mismo deberá dar cumplimiento alas prescripciones contenidas en el párrafo ter-cero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Ge-neral de la Comunidad Andina, para su publica-ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena.





Olga Inés Navarrete BarreroMAGISTRADA

Mónica Rosell MedinaSECRETARIA




Los hechos relevantes señalados por el consul-tante en la solicitud formulada en el oficio Nº2096, complementados con los documentos in-cluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante es la sociedad SAVOY BRANDSCOLOMBIA S.A. y demandada es la Superin-tendencia de Industria y Comercio. Tercero inte-resado es Juan Carlos Diez Bolaños.

b) Hechos

El 7 de marzo de 2000, el señor Juan CarlosDiez Bolaños solicitó a la División de SignosDistintivos de la Superintendencia de Industriay Comercio el registro como marca del signoJUAN GUDI (mixta) para distinguir “toda clasede pasabocas, papas, maduritos, platanitos, chi-charrón, tocinetas, picadita, rosquillas, maizitos,chitos, chocolates …” productos de la Clase 30.(Clasificación Internacional de Niza. Clase 30:Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú,sucedáneos del café; harinas y preparacioneshechas de cereales, pan, pastelería y confitería,helados comestibles; miel, jarabe de melaza;levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza;vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo).El extracto de la solicitud fue publicado en laGaceta de la Propiedad Industrial Nº 491 de 24de abril de 2000 al que formuló observación lasociedad SAVOY BRANDS COLOMBIA S.A.con base en el registro de su marca GUDIZtambién para la Clase 30.

Por Resolución Nº 24550 de 29 de septiembrede 2000, la Jefe de la División de Signos Distin-tivos de la Superintendencia declaró fundada laobservación y negó el registro de la marca soli-citada por considerar que entre las marcas enconflicto existe: “… demasiada similitud, debi-do a que la marca solicitada reproduce parte dela marca registrada del observante y puede in-ducir al consumidor a error dado que ortográficay fonética y conceptualmente son similares, detal manera que no pueden coexistir sin generarconfusión en el público … la solicitud de regis-tro de la marca … esta (sic) incursa en la causalde irregistrabilidad contenida en el literal a) delartículo 83 de la decisión (sic) 344 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena”. El señor JuanCarlos Diez Bolaños interpuso recurso de repo-sición y en subsidio de apelación.

Por Resolución Nº 00387 de 26 de enero de2001, la Jefe de la División de Signos Distintivosde la Superintendencia de Industria y Comercio,resolvió el recurso de reposición confirmando laResolución impugnada.

Mediante Resolución Nº 24477 de 30 de julio de2001, el Superintendente delegado para la Pro-piedad Industrial, atendiendo el recurso de ape-lación, revocó la decisión contenida en la Reso-lución Nº 24550, declaró infundada la observa-ción presentada por la sociedad SAVOY BRANDSCOLOMBIA S.A. y, en consecuencia, concedióel registro de la marca JUAN GUDI (mixta) paraproductos de la clase 30 a favor de Juan CarlosDiez Bolaños, argumentando que: “… entre laexpresión JUAN GUDI (mixta) es al (sic) cualpredomina la denominación y la marca registra-da GUDIZ, analizadas en su conjunto no existensemejanzas que induzcan al público consumi-dor a error, ya que si bien la segunda expresiónde la marca solicitada comparte algunas letrasde la marca registrada, la marca solicitada constade dos expresiones como son JUAN GUDI lascuales le ofrecen la distintividad suficiente comopara poder coexistir en el mercado sin generarconfusión en el público consumidor, razón porla cual su registro como marca no generaríaperjuicio al interés de los consumidores ni afec-taría el derecho de exclusiva de terceros, enconsecuencia la marca que se solicita no se en-cuentra incursa en la causal de irregistrabilidadestablecida por el literal a) del artículo 83 de laDecisión 344 … por lo que es pertinente revocarla decisión impugnada”. Quedando así agotadala vía gubernativa.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora sostiene que se violó el literal a) delartículo 136 de la Decisión 486 toda vez que:“Las marcas en conflicto son confundibles …pues se asemejan en forma que pueden induciral público a error”. Dice que: “La simple aprecia-ción de dicha marca permite concluir que elcomponente denominativo JUAN GUDI es elpredominante, no sólo porque así es reivindica-do por el solicitante en la solicitud, sino por sucaracterización y preponderancia dentro del con-junto … los elementos gráficos, la grafía de lasletras, la figura de la ardilla, son enteramenteirrelevantes para efectos de la comparación,pues carecen de una particular fuerza distintivadentro del conjunto …”. Sostiene también que:


“… la comparación entre las denominacionesGUDI y GUDIZ, cuya confundibilidad o riesgo deconfusión es evidente: su composición ortográ-fica es prácticamente idéntica … por la mismarazón su pronunciación acusa una acentuadasemejanza, y finalmente ambas constituyen elmismo término arbitrario que la sociedad SAVOYBRANDS COLOMBIA S.A. escogió prioritaria-mente y que goza de gran distintividad …”.

Argumenta la actora que el cotejo de las mar-cas “… debe realizarse con un criterio más es-tricto … Al hacerse esto, el juzgador podráfácilmente percatarse de la reproducción casitotal de la marca GUDIZ … y la ausencia dedistintividad de la marca mixta JUAN GUDI apesar de contener un elemento adicional quetrata de cubrir la copia del signo novedoso so-bre el cual mi representada posee un mejorderecho. Las semejanzas entre JUAN GUDI yGUDIZ no es una coincidencia”.

Sobre la violación del literal h) del mismo artícu-lo 136 de la Decisión 486, dice: “Resulta enton-ces tal reputación y conocimiento de la marcaGUDIZ un hecho notorio y en esa medida supropietario … debe quedar relevado de pruebade su ocurrencia … al ser la marca GUDIZ unamarca notoria, esta merece especial protecciónsegún lo ha reconocido la doctrina y la jurispru-dencia”.

Finalmente sobre la supuesta violación del lite-ral e) del artículo 136 de la Decisión 486 diceque: “La marca mixta JUAN GUDI no corres-ponde al nombre del solicitante, el señor JUANCARLOS DIEZ BOLAÑOS y no se ha presenta-do consentimiento alguno de persona (natural ojurídica) que posea dicho nombre. Por lo tanto,no debe concederse el registro de una marcaque corresponde al nombre civil de un tercero”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestacióna la demanda

La Superintendencia de Industria y Comerciomanifiesta que, con la emisión de la Resoluciónimpugnada, “… no se ha incurrido en violaciónde normas contenidas en la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena”. Igualmen-te dice que esta Resolución se expidió: “… legaly válidamente … concediendo el registro de lamarca JUAN GUDI para distinguir los productoscomprendidos en la clase 30 …”..

Dice que: “La expresión JUAN GUDI’ clase 30contrario de lo que afirma el accionante tiene lasuficiente fuerza distintiva, por cuanto al efec-tuar el examen conjuntual de los signos compa-rados junto con la expresión GUDIZ (registrada)es claro que no presentan similitudes gráficas,ortográficas y fonéticas que conlleven al públicoconsumidor a error…”.

Sobre el literal a) de la Decisión 344 indica: “Lamarca JUAN GUDI (mixta) solicitada no es con-fundible con la marca registrada con anteriori-dad ‘GUDIZ’ … En consecuencia, la marca ‘JUANGUDI’ para distinguir los productos comprendi-dos en la clase 30 es registrable conforme a lodispuesto en la Decisión 486 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena (sic) … de otra parte lamarca solicitada consta de dos expresiones co-mo son JUAN GUDI, las cuales le ofrecen ladistintividad suficiente, que les permite coexis-tir en el mercado sin generar confusión en elpúblico consumidor”.

Con referencia al literal d) del artículo 83 de laDecisión 344, sostiene que: “… la demandadano demostró dentro de la vía gubernativa cuan-do era oportuno hacerlo, la notoriedad de lamarca ‘GUDIZ’ conforme a la norma comunita-ria, notoriedad que no puede fundarse en sim-ples supuestos de hecho …”.

Finalmente dice que: “… el acto administrativoacusado expedido por la Superintendencia deIndustria y Comercio, no son nulos (sic), seajustan (sic) a pleno derecho y a las disposicio-nes legales vigentes y aplicables sobre marcasy no violenta normas de carácter suprancionalcomo lo aduce la parte demandante”.

El señor Juan Carlos Diez Bolaños, tercerointeresado en el proceso, contesta la demandadiciendo que: “Las marcas ‘GRÁFICA+JUANGUDI’ y ‘GUDIZ’ son suficientemente distintas ydiferenciables visual, ortográfica, fonética y/oauditivamente … Objetivamente, no puede ne-garse que se trata de elementos suficiente yfácilmente perceptibles por el consumidor …”.También argumenta que: “… los empresarios deesta clase de productos … utilizan en sus mar-cas signos constantes como medio para cons-truir una imagen corporativa … en nuestro caso,la ardilla+la denominación … representan la ima-gen corporativa que está construyendo nuestrocliente …”.


Sobre la notoriedad que alega la demandantesostiene que: “La marca GUDIZ no es un signodistintivo notoriamente conocido. Más aún, ten-go serias dudas de que la marca GUDIZ estésiendo usada. Lo cierto es que en el trámite deregistro de la marca … no se probó la notorie-dad …”. Sobre la afirmación de que JUAN GUDIes un nombre civil, el tercero interesado dice:“…no basta con probar la existencia de unapersona natural o jurídica, llamada JUAN GUDIpara tener probado que se violó el citado pre-cepto, es necesario, además, probar que seafecta su identidad o prestigio y que es unapersona identificada por los consumidores …En el trámite de registro de la marca ‘GRAFICA(ARDILLA) + JUAN GUDI’ ni una cosa ni la otrafueron probadas …”. Finalmente para fortalecersus argumentos cita jurisprudencia de este Tri-bunal.

CONSIDERANDO:

Que, la norma contenida en el artículo 136 lite-rales a), e) y h) de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, cuya interpreta-ción ha sido solicitada, forma parte del ordena-miento jurídico de la Comunidad Andina, confor-me lo dispone el literal c) del artículo 1 delTratado de Creación del Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por vía prejudicial las normas que conformanel ordenamiento jurídico comunitario, con el finde asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros, siempre que lasolicitud provenga de un Juez Nacional tambiéncon competencia para actuar como Juez Comu-nitario, como lo es, en este caso, el TribunalConsultante, en tanto resulten pertinentes parala resolución del proceso, conforme a lo esta-blecido por el artículo 32 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina (codificado mediante la Decisión 472),en concordancia con lo previsto en los artículos2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina (codificado mediante laDecisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud deregistro como marca del signo JUAN GUDI (mix-to) se presentó el 7 de marzo de 2000, es deciren vigencia de la Decisión 344, los hechos con-trovertidos y las normas aplicables al caso con-creto se encuentran dentro de la citada normati-

va, por lo que conforme a lo facultado por elartículo 34 del Tratado de Creación del Tribunaly 126 de su Estatuto, de oficio se interpretaránlos artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) ye) y 84 de la mencionada Decisión 344 y laDisposición Transitoria Primera de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina yno así el artículo 136 literales a), e) y h) de estaDecisión solicitado por el consultante por no seraplicable al caso concreto.

Las normas objeto de la presente interpretaciónprejudicial se transcriben a continuación:

Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina

Disposiciones Transitorias

“Primera.- Todo derecho de propiedad indus-trial válidamente concedido de conformidadcon la legislación comunitaria anterior a lapresente Decisión, se regirá por las disposi-ciones aplicables en la fecha de su otorga-miento salvo en lo que se refiere a los plazosde vigencia, en cuyo caso los derechos depropiedad industrial preexistentes se adecua-rán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-cencias, renovaciones y prórrogas se aplica-rán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, lapresente Decisión regirá en las etapas queaún no se hubiesen cumplido a la fecha desu entrada en vigencia”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena

“Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación grafica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:


a) no puedan constituir marca conforme alartículo anterior;

(…)”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación,la traducción o la transcripción, total o par-cial, de un signo distintivo notoriamenteconocido en el país en el que solicita elregistro o en el comercio subregional, ointernacional sujeto a reciprocidad, por lossectores interesados y que pertenezca aun tercero. Dicha prohibición será aplica-ble, con independencia de la clase, tantoen los casos en los que el uso del signo sedestine a los mismos productos o servi-cios amparados por la marca notoriamenteconocida, como en aquellos en los que eluso se destine a productos o serviciosdistintos.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producirconfusión con una marca notoriamente co-nocida, independientemente de la clase delos productos o servicios para los cualesse solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida;

(…)”.

“Artículo 84.- Para determinar si una marcaes notoriamente conocida, se tendrán en cuen-ta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre elpúblico consumidor como signo distintivode los productos o servicios para los quefue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión yde la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso cons-tante;

d) El análisis de producción y mercadeo delos productos que distingue la marca”.

I. Aplicación del ordenamiento jurídico co-munitario en el tiempo

Como ha sido expuesto en la parte considerativaen torno al ámbito de aplicación de las normasdel ordenamiento jurídico comunitario a ser in-terpretadas, este Tribunal ha considerado queno procede la interpretación solicitada del artícu-lo 136 literales a), e) y h) de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina, toda vezque la solicitud de registro como marca delsigno JUAN GUDI (mixta) ha sido presentada envigencia de la Decisión 344, por lo que corres-ponde referirse al tema del tránsito de la norma-tiva comunitaria, debiendo la autoridad nacionalcompetente aplicar dicha norma.

Al respecto, con el fin de garantizar la seguridadjurídica y la confianza legítima, la norma comu-nitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.En consecuencia, las situaciones jurídicas con-cretas se encuentran sometidas a la norma vi-gente en el tiempo de su constitución. Y si bienla norma comunitaria nueva no es aplicable alas situaciones jurídicas originadas con anterio-ridad a su entrada en vigencia de conformidadcon la Disposición Transitoria Primera de la De-cisión 486, procede su aplicación inmediata tantoen algunos de los efectos futuros de la situaciónjurídica nacida bajo el imperio de la norma ante-rior y en los plazos de vigencia, como en mate-ria procedimental.

La norma sustancial que se encontrare vigenteal momento de presentarse la solicitud de regis-tro de un signo como marca, será la aplicablepara resolver si se han cumplido los requisitospara la concesión o denegatoria del mismo; y,en caso de impugnación —tanto en sede admi-nistrativa como judicial— de la resolución inter-na que exprese la determinación de la OficinaNacional Competente sobre la registrabilidad


del signo, será aplicable para juzgar sobre sulegalidad, la misma norma sustancial del orde-namiento comunitario que se encontraba vigen-te al momento de haber sido solicitado el regis-tro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a laparte procesal, se aplicará a partir de su entra-da en vigencia, tanto a los procedimientos poriniciarse como a los que están en curso. En es-te último caso, la nueva norma se aplicará inme-diatamente a la actividad procesal pendiente yno, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

El Tribunal ha señalado que: “si la norma sus-tancial, vigente para la fecha de la solicitud deregistro de un signo como marca, ha sido dero-gada y reemplazada por otra en el curso delprocedimiento correspondiente a tal solicitud,aquella norma será la aplicable para determinarsi se encuentran cumplidos o no los requisitosque se exigen para el otorgamiento del derecho,mientras que la norma procesal posterior será laaplicable al procedimiento en curso”. (Proceso38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL,SISTEMA PREPAC Y PREPAC).

Asimismo el Tribunal, fundamentado en la doc-trina, ha manifestado que “La prohibición deretroactividad de las leyes representa una mani-festación básica y específica de la seguridadjurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguri-dad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Edi-torial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206).Por ello, “En general y siempre que no operenotros principios especiales relativos a la aplica-ción de las normas jurídicas, el efecto que pro-duce un acto derogatorio es que la norma dero-gada deberá ser aplicada en aquellos casos aúnno resueltos que surgieron con anterioridad a laderogación, pero no a la resolución de nuevoscasos … el efecto normal de la derogación con-siste en la limitación temporal de la aplicabili-dad de las normas jurídicas, de forma que lasnormas derogadas seguirán siendo aplicables alas relaciones jurídicas que surgieron cuando lanorma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep:“Derogación”. ob.cit., p. 486)”. (Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 deoctubre de 2003, marca: A+GRÁFICA).

II. La marca y los requisitos para su registro

Con base al concepto de marca que contiene elartículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en

reiterada jurisprudencia, ha definido la marcacomo un bien inmaterial constituido por un sig-no conformado por una o más letras, números,palabras, dibujos, colores u otros elementos desoporte, individual o conjuntamente estructuradosque, perceptible a través de medios sensorialesy susceptible de representación gráfica, sirvepara identificar y distinguir en el mercado losproductos o servicios producidos o comerciali-zados por una persona de otros idénticos osimilares, a fin de que el consumidor o usuariomedio los identifique, valore, diferencie, selec-cione y adquiera sin riesgo de confusión o erroracerca del origen o la calidad del producto oservicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo de sus productos o servicios,como el interés general de los consumidores ousuarios de dichos productos o servicios, ga-rantizándoles el origen empresarial y la calidadde éstos, evitando el riesgo de confusión o error,tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los si-guientes requisitos para el registro de un signocomo marca:

La perceptibilidad, es la cualidad que tiene unsigno de poder ser aprehendido por los consu-midores o usuarios a través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para quepueda ser captada y apreciada, es necesarioque lo abstracto pase a ser una impresión mate-rial identificable, soportada en una o más letras,nú-meros, palabras, dibujos u otros elementosindividual o conjuntamente estructurados a finde que, al ser aprehendida por medios sensoria-les y asimilada por la inteligencia, penetre en lamente de los consumidores o usuarios del pro-ducto o servicio que pretende amparar y, de es-ta manera, pueda ser seleccionada con facili-dad.

En atención a que la percepción se realiza ge-neralmente por el sentido de la vista, se consi-deran signos perceptibles aquéllos referidos auna o varias palabras, o a uno o varios dibujos oimágenes, individual o conjuntamente estructu-rados.

La distintividad, es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferenciar


en el mercado unos productos o servicios deotros, haciendo posible que el consumidor ousuario los seleccione y los requiera. Es consi-derada como la característica esencial que debereunir todo signo para ser registrado como mar-ca y constituye el presupuesto indispensablepara que cumpla su función principal de identifi-car e indicar el origen empresarial y la calidaddel producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el trata-dista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder ocarácter distintivo es la capacidad intrínsecaque tiene para poder ser marca. La marca, tieneque poder identificar un producto de otro. Por lotanto, no tiene ese poder identificatorio un signoque se confunde con lo que se va a identificar,sea un producto, un servicio o cualesquiera desus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derechode Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, CuartaEdición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado,en reiteradas ocasiones, que: “El signo distinti-vo es aquel individual y singular frente a los de-más y que no es confundible con otros de lamisma especie en el mercado de servicios y deproductos. El signo que no tenga estas caracte-rísticas, carecería del objeto o función esencialde la marca, cual es el de distinguir unos pro-ductos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publica-do en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000,marca: LOS ALPES).

La susceptibilidad de representación gráfi-ca, es la aptitud que tiene un signo de ser des-crito en palabras, imágenes, fórmulas u otrossoportes, es decir, en algo perceptible para sercaptado por el público consumidor. Este requi-sito guarda correspondencia con lo dispuestoen el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, enel cual se exige que la solicitud de registro seaacompañada por la reproducción de la marcacuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene:“La representación gráfica del signo es una des-cripción que permite formarse la idea del signoobjeto de la marca, valiéndose para ello de pa-labras, figuras o signos, o cualquier otro meca-nismo idóneo, siempre que tenga la facultad ex-presiva de los anteriormente señalados”. (Ale-mán, Marco Matías, “Normatividad Subregionalsobre Marcas de Productos y Servicios”, TopManan-gement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-lizar en el presente caso, si la marca JUANGUDI (mixta) cumple con los requisitos del artí-culo 81 y si no se encuentra incurso dentro delas causales de irregistrabilidad previstas en losartículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena.

III. Signos denominativos compuestos y sig-nos mixtos

El Tribunal considera necesario examinar lo con-cerniente a las marcas denominativas simples ycompuestas y a las marcas mixtas, ya quetienen relación directa con el caso concreto.

Las marcas denominativas llamadas tambiénnominales o verbales, utilizan expresiones acús-ticas o fonéticas, formadas por una o variasletras, palabras o números, individual o conjun-tamente estructurados, que integran un conjun-to o un todo pronunciable y que pueden o notener significado conceptual. Este tipo de mar-cas se subdividen en: sugestivas que son lasque tienen una connotación conceptual que evo-ca ciertas cualidades o funciones del productoidentificado por la marca; y arbitrarias que nomanifiestan conexión alguna entre su significa-do y la naturaleza, cualidades y funciones delproducto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están lossignos denominativos compuestos, que son aque-llos que se componen de dos o más palabras.Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “Noexiste prohibición alguna para que los signos aregistrarse adopten, entre otros, cualquiera deestas formas: se compongan de una palabracompuesta, o de dos o más palabras, con o sinsignificación conceptual, con o sin el acompa-ñamiento de un gráfico ...”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

En el supuesto de solicitarse el registro comomarca de un signo denominativo compuesto,caso que haya de juzgarse sobre el riesgo deconfusión de dicho signo con una marca previa-mente registrada, habrá de examinarse espe-cialmente la relevancia y distintividad de losvocablos que formen parte de aquel signo y node esta marca, resultando que no habrá riesgode confusión “cuando los vocablos añadidos alos coincidentes están dotados de la suficientecarga semántica que permita una eficacia par-


ticularizadora que conduzca a identificar el ori-gen empresarial evitando de este modo que elconsumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, ya citado). En consecuencia, “De exis-tir un nuevo vocablo en el segundo signo quepueda claramente lograr que las semejanzasentre los otros términos queden diluidas, el sig-no sería suficientemente distintivo para ser re-gistrado” (Proceso 14-IP-2004, publicado en laG.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004,marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SACMANIJAS (mixta)).

Las marcas mixtas se componen de un elemen-to denominativo (una o varias palabras) y unelemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos al ser aprecia-dos en su conjunto produce en el consumidoruna idea sobre la marca que le permite diferen-ciarla de las demás existentes en el mercado.Sin embargo al efectuar el cotejo de estas mar-cas se debe identificar cuál de estos elementosprevalece y tiene mayor influencia en la mentedel consumidor, si el denominativo o el gráfico.A fin de llegar a tal determinación, “en el análi-sis de una marca mixta hay que fijar cuál es ladimensión más característica que determina laimpresión general que … suscita en el consumi-dor… debiendo el examinador esforzarse porencontrar esa dimensión, la que con mayor fuer-za y profundidad penetra en la mente del consu-midor y que, por lo mismo, determina la impre-sión general que el signo mixto va a suscitar enlos consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos,“Fundamentos de Derecho de Marcas”, EditorialMontecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marcamixta es una unidad, en la cual se ha solicitadoel registro del elemento nominativo como elgráfico, como uno solo. Cuando se otorga elregistro de la marca mixta se la protege en suintegridad y no a sus elementos por separado”.(Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C.Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño indus-trial: BURBUJA videos 2000). También ha reite-rado que: “La doctrina se ha inclinado a consi-derar que, en general, el elemento denominativode la marca mixta suele ser el más característi-co o determinante, teniendo en cuenta la fuerzaexpresiva propia de las palabras, las que pordefinición son pronunciables, lo que no obstapara que en algunos casos se le reconozca

prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuen-ta su tamaño, color y colocación, que en un mo-mento dado pueden ser definitivos. El elementográfico suele ser de mayor importancia cuandoes figurativo o evocador de conceptos, que cuandoconsiste simplemente en un dibujo abstracto.”(Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A.mixta). Con base a estos criterios el Juez Con-sultante deberá identificar cuál de estos ele-mentos prevalece y tiene mayor influencia en lamente del consumidor, si el denominativo o elgráfico y proceder a su cotejo a fin de determi-nar el riesgo de confusión, conforme a los crite-rios contenidos en la presente interpretación.En el caso de que en uno de los signos preva-lezca el elemento gráfico y en el otro el denomi-nativo o viceversa no habrá, en principio, riesgode confusión.

IV. Irregistrabilidad por identidad o simili-tud de signos, riesgo de confusión y re-glas para efectuar el cotejo marcario

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente,precautelar el interés de terceros. El literal a) dedicho artículo prohíbe que se registren comomarcas los signos que, en relación con dere-chos de terceros, sean idénticos o se asemejena una marca anteriormente solicitada para re-gistro o registrada por un tercero, para los mis-mos servicios o productos, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público a error. En con-secuencia, no es necesario que el signo solici-tado para registro induzca a error a los consumi-dores, sino que es suficiente la existencia delriesgo de confusión para que se configure lairregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicadoen la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de2004, marca: DIUSED JEANS).

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión será necesario determinar si existe iden-tidad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como en relación con los produc-tos o servicios distinguidos por ellos y conside-


rar la situación de los consumidores o usuarios,la cual variará en función de los productos oservicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizada por-que el vínculo de identidad o semejanza induceal comprador a adquirir un producto o a usar unservicio determinado en la creencia de que estácomprando o usando otro, lo que implica laexistencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y la indirecta, caracteri-zada porque el citado vínculo hace que el con-sumidor atribuya, en contra de la realidad de loshechos, a dos productos o dos servicios que sele ofrecen, un origen empresarial común.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y entre losproductos o servicios que cada uno de ellosampara, serían los siguientes: (i) que existaidentidad entre los signos en disputa y tambiénentre los productos o servicios distinguidos porellos; (ii) o identidad entre los signos y seme-janza entre los productos o servicios; (iii) osemejanza entre los signos e identidad entrelos productos y servicios; (iv) o semejanza entreaquellos y también semejanza entre éstos. (Pro-ceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº891 del 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanzapresupone que entre los objetos que se compa-ran existen elementos comunes pero coexis-tiendo con otros aparentemente diferenciadores,produciéndose por tanto la confundibilidad. Encambio, entre marcas o signos idénticos, sesupone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los signos”. (Proce-so 82-IP-2002, ya citado).

La comparación entre los signos, deberá reali-zarse en base al conjunto de elementos que losintegran, donde el todo prevalezca sobre laspartes y no descomponiendo la unidad de cadauno. En esta labor, como dice el Tribunal: “Laregla esencial para determinar la confusión esel examen mediante una visión en conjunto delsigno, para desprender cual es la impresióngeneral que el mismo deja en el consumidor enbase a un análisis ligero y simple de éstos,pues ésta es la forma común a la que recurre elconsumidor para retenerlo y recordarlo, ya que

en ningún caso se detiene a establecer en for-ma detallada las diferencias entre un signo yotro…”. (Proceso 48-IP-2004, publicado en laG.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca:EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los proce-sos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acer-ca del cuidado que se debe tener al realizar elcotejo entre dos signos para determinar si entreellos se presenta riesgo de confusión, toda vezque entre los signos en proceso de compara-ción puede existir identidad o similitud así comotambién entre los productos o servicios a losque cada uno de esos signos pretenda distin-guir. En los casos en los que las marcas nosólo sean idénticas sino que tengan por objetolos mismos productos o servicios, el riesgo deconfusión sería absoluto. Cuando se trata desimple similitud, el examen requiere de mayorprofundidad, con el objeto de llegar a las deter-minaciones en este contexto, con la mayor pre-cisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determina-ción del riesgo de confusión corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quien alejado de toda arbi-trariedad, la determinará con base a principios yreglas que la doctrina y la jurisprudencia hansugerido a los efectos de precisar el grado deconfundibilidad, la que va del extremo de identi-dad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión el Tribunal ha sentado los siguientes crite-rios: “El primero, la confusión visual, la cualradica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de for-ma. El segundo, la confusión auditiva, en dondejuega un papel determinante, la percepción so-nora que pueda tener el consumidor respecto dela denominación aunque en algunos casos vis-tas desde una perspectiva gráfica sean diferen-tes, auditivamente la idea es de la misma deno-minación o marca. El tercer y último criterio, esla confusión ideológica, que conlleva a la perso-na a relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Pro-ceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Pro-


ceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

En consecuencia el Tribunal, con base en la doc-trina, ha señalado que para valorar la similitudmarcaria y el riesgo de confusión es necesarioconsiderar, los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica emerge de la coinci-dencia de letras entre los segmentos a compa-rarse, donde la secuencia de vocales, la longi-tud de la o las palabras, el número de sílabas,las raíces, o las terminaciones comunes, pue-den inducir en mayor grado a que la confusiónsea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que alser pronunciados tienen un sonido similar. Ladeterminación de tal similitud depende, entreotros elementos, de la identidad en la sílabatónica o de la coincidencia en las raíces o termi-naciones. Sin embargo, deben tomarse tambiénen cuenta las particularidades de cada caso,con el fin de determinar si existe la posibilidadreal de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del mismo contenido o parecido concep-tual de los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario

A objeto de facilitar a la Autoridad NacionalCompetente el estudio sobre la supuesta confu-sión entre los signos en conflicto, es necesariotomar en cuenta los criterios elaborados por lostratadistas Carlos Fernández-Novoa y PedroBreuer Moreno que han sido recogidos de ma-nera reiterada por la jurisprudencia de este Tri-bunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por los signos, es decir quedebe examinarse la totalidad de los elemen-tos que integran a cada uno de ellos, sindescomponer, y menos aún alterar, su uni-dad fonética y gráfica, ya que “debe evitarsepor todos los medios la disección de las de-nominaciones comparadas, en sus diversoselementos integrantes” (Fernández-Novoa,Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcasdeben ser examinadas en forma sucesiva yno simultánea, de tal manera que en la com-paración de los signos confrontados debepredominar el método de cotejo sucesivo,excluyendo el análisis simultáneo, en aten-ción a que éste último no lo realiza el consu-midor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre lossignos, ya que la similitud generada entreellos se desprende de los elementos seme-jantes o de la semejante disposición de losmismos, y no de los elementos distintos queaparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-se en el lugar del consumidor presunto, to-mando en cuenta la naturaleza de los produc-tos o servicios identificados por los signos endisputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado deMarcas de Fábrica y de Comercio”, EditorialRobis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, esnecesario determinar los diferentes modos enque pueden asemejarse los signos en disputa eidentificar si la posible existencia o no de simili-tud, entre JUAN GUDI (mixto) y GUDIZ es ideo-lógica, ortográfica o fonética, así como relacio-narlos con los productos o servicios que am-paran.

Marca notoriamente conocida y su prueba

La marca notoriamente conocida es aquella enla que convergen su difusión entre el públicoconsumidor del producto o servicio al que lamarca se refiere con el uso intensivo de lamisma y su consiguiente reconocimiento dentrode los círculos interesados por la calidad de losproductos o servicios que ella ampara, ya queningún consumidor recordará ni difundirá el co-nocimiento de la marca cuando los productos oservicios por ella protegidos no satisfagan lasnecesidades del consumidor, comprador o usua-rio, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes merca-dos, la intensidad del uso que de ella se hiciere,y el prestigio adquirido, influyen decisivamentepara que ésta adquiera el carácter de notoria, yaque así el consumidor reconocerá y asignarádicha característica debido al esfuerzo que el


titular de la misma realice para elevarla de lacategoría de marca común u ordinaria al statusde notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, lamarca notoria es “aquella que goza de difusióno –lo que es lo mismo– es conocida por los con-sumidores de la clase de productos a los que seaplica la marca. La difusión entre el sectorcorrespondiente de los consumidores es el pre-supuesto de la notoriedad de la marca” (Fernán-dez-Novoa, Carlos, p. 32). El Profesor José Ma-nuel Otero Lastres, sobre el tema, define a lamarca notoriamente conocida como: “aquellamarca que goza de difusión y ha logrado el re-conocimiento de los círculos interesados (losconsumidores y los competidores). De esta de-finición se desprende que son dos las notasfundamentales que caracterizan este tipo demarcas: un determinado grado de difusión y elreconocimiento en el mercado por los círculosinteresados como signo indicador del origen em-presarial del correspondiente producto o servi-cio”. (Otero Lastres, José Manuel, “La pruebade la marca notoriamente conocida en el Dere-cho Marcario”, Seminario Internacional, Quito,1996, p. 243).

Este Tribunal caracteriza a la marca notoriacomo aquella que reúne la calidad de ser cono-cida por una colectividad de individuos pertene-cientes a un determinado grupo de consumido-res o usuarios del tipo de bienes o de serviciosa los que les es aplicable, porque se encuentraampliamente difundida entre dicho grupo.

Con referencia a lo previsto en el literal d) delartículo 83 de la Decisión 344 en el caso de queel signo que se pretende registrar constituya lareproducción, la imitación, la traducción o latranscripción total o parcial de una marca noto-riamente conocida en el País Miembro en el quese solicita el registro, en el comercio subregionalo en el comercio internacional sujeto a recipro-cidad, la irregistrabilidad opera por este solohecho sin necesidad de que se analice el riesgode confusión, con independencia de la clase ala que pertenezcan los productos y del territorioen que haya sido registrada. En este caso elTribunal ha sostenido “… a tenor de la disposi-ción prevista … el reconocimiento de la marcanotoria, como signo distintivo de bienes o servi-cios determinados presupone su conocimientoen el país en que se haya solicitado su registroo en el comercio subregional, o internacional

sujeto a reciprocidad, por los sectores interesa-dos, es decir, por la mayor parte del sector deconsumidores o usuarios a que estén destina-dos los bienes o servicios”. (Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147 del 3 dediciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA).

Asimismo, con relación al literal e) del artículo83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifesta-do que: “… la protección especial que se otorgaa la marca notoriamente conocida se extiende–caso de haber riesgo de confusión por simili-tud con un signo pendiente de registro– con in-dependencia de la clase a que pertenezca elproducto de que se trate y del territorio en quehaya sido registrada, pues se busca prevenir elaprovechamiento indebido de la reputación dela marca notoria, así como impedir el perjuicioque el registro del signo similar pudiera causara la fuerza distintiva o a la reputación de aqué-lla”. (Proceso 143-IP-2004, ya citado).

La notoriedad de la marca no se presume, debeser probada, por quien alega ese estatus. Alrespecto el Tribunal recogiendo criterios doctri-narios, ha sentado la siguiente jurisprudencia:“En la concepción proteccionista de la marcanotoria, ésta tiene esa clasificación para efec-tos de otorgarle otros derechos que no los tie-nen las marcas comunes, pero eso no significaque la notoriedad surja de la marca por sí sola,o que para su reconocimiento legal no tenganque probarse las circunstancias que precisa-mente han dado a la marca ese status”. (Proce-so 08-IP-95, caso “LISTER”, publicado en laG.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre 1996).

Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Variosson los hechos o antecedentes que determinanque una marca sea notoria: calidad de produc-tos o servicios, conocimiento por parte de losusuarios o consumidores, publicidad, intensidadde uso, que deben ser conocidos por el juez oadministrador para calificar a la marca de noto-ria, y que para llegar a esa convicción deben serprobados y demostrados dentro del proceso ju-dicial o administrativo. Aun en el supuesto deque una marca haya sido declarada administra-tiva o judicialmente como notoria, tiene que serpresentada a juicio tal resolución o sentencia,constituyéndose éstas en una prueba con unacarga de gran contenido procedimental”. (Proce-so 40-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 961del 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta)mencionando al Proceso 8-IP95, ya citado).


En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridadjurídica y la confianza legítima, la norma comu-nitaria sustantiva no surte efectos retroactivos;en consecuencia la norma sustancial que seencontrare vigente al momento de presentarsela solicitud de registro de un signo como marca,será la aplicable para determinar si se cumplie-ron o no los requisitos de registrabilidad y resol-ver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal seaplicará a partir de su entrada en vigencia, a lostrámites en curso o por iniciarse. De hallarse encurso un procedimiento, la nueva norma se apli-cará inmediatamente a los trámites procesalespendientes.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrablecomo marca debe cumplir con los requisitos dedistintividad, perceptibilidad y susceptibilidad derepresentación gráfica, de conformidad con loscriterios sentados en la presente interpretaciónprejudicial, además no debe estar incurso enlas causales de irregistrabilidad establecidas enlos artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad deun signo, se debe tener en cuenta la totalidadde los elementos que lo integran y, al tratarsede un signo mixto y uno denominativo, es nece-sario conservar la unidad gráfica y fonética delos mismos, sin ser posible descomponerlos.Sin embargo al efectuar la comparación de lasmarcas, se debe identificar cuál de sus elemen-tos prevalece y tiene mayor influencia en lamente del consumidor, si el denominativo o elgráfico y proceder a su cotejo a fin de determi-nar el riesgo de confusión, conforme a los crite-rios contenidos en la presente interpretación.

CUARTO: En el registro como marca de un sig-no compuesto, caso que haya de juzgarse so-bre el riesgo de confusión de dicho signo conuna marca previamente registrada, habrá de exa-minarse especialmente la relevancia y distintivi-dad de los vocablos que formen parte de aquelsigno y no de esta marca.

QUINTO: No son registrables como marcas lossignos que, en relación con derechos de terce-ros, sean idénticos o se asemejen a una marcaya registrada o a un signo anteriormente solici-tado para registro, para los mismos servicios oproductos, o para productos o servicios respec-to de los cuales el uso de la marca puedainducir al público a error, de donde resulta queno es necesario que el signo solicitado pararegistro induzca a error o confusión a los consu-midores sino que es suficiente la existencia delriesgo de confusión para que se configure laprohibición de irregistrabilidad.

SEXTO: Corresponde a la Administración y, ensu caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidadpero alejado de toda arbitrariedad, la potestadde determinar el riesgo de confusión con base areglas y principios elaborados por la doctrina yla jurisprudencia recogidos en la presente inter-pretación prejudicial y que se refieren básica-mente a la identidad o a la semejanza gráfica,fonética o ideológica que pudieran existir entrelos signos, donde debe apreciarse de maneraespecial sus semejanzas antes que sus diferen-cias.

SÉPTIMO: De conformidad con el literal d) delartículo 83 de la Decisión 344, la protecciónespecial que se otorga a la marca notoriamenteconocida en el caso de que el signo que sepretende registrar constituya la reproducción, laimitación, la traducción o la transcripción total oparcial de una marca notoriamente conocida enel País Miembro en el que se solicita el registro,en el comercio subregional o internacional suje-to a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por elsolo hecho de la reproducción, imitación, tra-ducción o transcripción, con independencia dela clase a la que pertenezcan los productos ydel territorio en el cual se haya registrado, puesse busca prevenir el aprovechamiento indebidode la reputación de la marca notoria, así comoimpedir el perjuicio que el registro del signosimilar pudiera causar a la fuerza distintiva o ala reputación de aquélla.

Asimismo conforme a lo dispuesto en el literale) del artículo 83 de la citada Decisión 344, laprotección especial que se otorga a la marcanotoriamente conocida se extiende –caso dehaber riesgo de confusión por similitud con unsigno pendiente de registro– con independenciade la clase a que pertenezca el producto de quese trate y del territorio en que haya sido regis-


trada con los efectos precedentemente indica-dos.

La calidad de marca notoriamente conocida nose presume debiendo probarse, por quien laalega, las circunstancias que le dan ese estatus,con base a los criterios señalados en la presen-te interpretación prejudicial.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial cuando dicte senten-cia dentro del proceso interno Nº 2002-0032(7672) de conformidad con lo dispuesto por elartículo 35 del Tratado de Creación del Tribunalde Justicia de la Comunidad Andina, así comodar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128,párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presenteinterpretación a la Secretaría General de la Co-munidad Andina para su publicación en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.





Olga Inés Navarrete BarreroMAGISTRADA





Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

sumario tribunal de justicia de la comunidad...

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