sumario tribunal de justicia de la comunidad...

Proceso 42-IP-2010.- Interpretación Prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artícu-los 134, 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamentoen la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado dela República de Colombia. Expediente Interno Nº 2007-00218. Actor:GASEOSAS LUX S.A. Marca: ROCKSTAR (denominativa) .......................

Proceso 43-IP-2010.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 108, 109, 110 y 111 dela Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión delAcuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera dela Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamentoen la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado dela República de Colombia. Expediente Interno Nº 2003-0114. Actor: LA-BORATORIOS APROQUIM LTDA. Marca: APROQUIM LABORATORIOS(denominativa) ..............................................................................................

Proceso 63-IP-2010.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Deci-sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 44, 45 y la Disposi-ción Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo deEstado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrati-vo, Sección Primera. Actor: NOVARTIS AG. Patente: “COMPOSICIONESFARMACÉUTICAS CON REVESTIMIENTO ENTÉRICO”. Expediente In-terno Nº 2003-0068 ......................................................................................

Proceso 67-IP-2010.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a) y b),111 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena yde la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo deEstado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrati-vo, Sección Primera. Marca: TEMPUS (mixta). Actor: señor DARÍO HO-YOS GÓMEZ. Proceso interno Nº 2003-0290 .............................................

Proceso 69-IP-2010.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 71 y 72 literal d) de laDecisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, del artículo 172y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colom-bia. Marca: “AROMA” (denominativa). Actor: SUCESORES DE JOSÉJESÚS RESTREPO & CÍA. S.A. CASA LUKER S.A. Expediente Interno:Nº 2004-00245 ..............................................................................................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXVII - Número 1877

Lima, 15 de setiembre de 2010

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GACETA OFICIAL 15/09/2010 2.64

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los veinte y tres díasdel mes de junio del año dos mil diez, procede aresolver la solicitud de Interpretación Prejudicialformulada por la Sección Primera del Consejode Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que, su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 09 de junio de 2010.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: GASEOSAS LUX S.A.

Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SU-PERINTENDENCIA DE INDUS-TRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: RUSELL G. WEINER.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidosde los narrados en la demanda y otros de lasolicitud de interpretación prejudicial y de losantecedentes administrativos de los actos acu-sados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad GASEOSAS LUX S.A., es titu-lar de la marca denominativa ROCK, registra-da bajo el certificado No. 99211 y para ampa-rar los siguientes productos de la clase 32 dela Clasificación Internacional de Niza: Cerve-za, ale y porter; aguas minerales y gaseosasy otras bebidas no alcohólicas, jarabes yotros preparados para hacer bebidas

2. El señor RUSSELL G. WEINER, solicitó el23 de marzo de 2005 el registro como marcadel signo denominativo ROCKSTAR, paraamparar bebidas para deportistas tales comobebidas energéticas de la clase 32 de laClasificación Internacional de Niza.

3. Una vez publicado el extracto en la Gacetade Propiedad Industrial Nº 555 de 31 de agos-to de 2005, no se presentaron oposiciones.

4. La Jefe de la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comercio,mediante Resolución N° 27557 de 24 de octu-bre de 2005, resolvió conceder el registro so-licitado.

5. La sociedad GASEOSAS LUX S.A., presen-tó demanda de nulidad ante el Consejo deEstado de la República de Colombia.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA.

La demandante GASEOSAS LUX S.A. soportala acción en los siguientes argumentos:

1. Manifiesta, que los signos en conflicto sonconfundibles desde el punto de vista gráfico,ortográfico, fonético e ideológico.

2. Sostiene, que los signos en conflicto se en-cuentran compuestos por palabras en idiomainglés, cuyo significado es ampliamente co-nocido.

PROCESO 42-IP-2010

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134,136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida porla Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada

por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.Expediente Interno Nº 2007-00218. Actor: GASEOSAS LUX S.A. Marca:

ROCKSTAR (denominativa).


3. Argumenta, que los signos en conflicto evo-can la misma idea para identificar productosde la misma clase.

4. Agrega, que la Superintendencia de Industriay Comercio no realizó el examen de registra-bilidad del signo solicitado.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte de la Superintendencia de In-dustria y Comercio.

• Argumenta, que los signos en conflicto noson confundibles en los aspectos gráfico,ortográfico y fonético.

2. Por parte del tercero interesado en lasresultas del proceso.

• Sostiene, que los signos en conflicto provie-nen del idioma inglés y son conocidos porel público consumidor. ROCKSTAR hacereferencia a una persona de farándula, mien-tras que ROCK significa roca. El género demúsica se denomina ROCK AND ROLL.

• Manifiesta, que las palabras ROCK y STARson comúnmente usadas en la clase 32 dela Clasificación Internacional de Niza. Elsigno solicitado para registro se compone,de manera distintiva, de estas dos pala-bras.

• Argumenta, que los productos identifica-dos por los signos en conflicto son dediferente naturaleza. No existe conexióncompetitiva entre ellos.

• Aduce, que la Superintendencia sí analizóel signo solicitado para registro.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,es competente para interpretar por la vía preju-dicial, las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con elfin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La corte consultante solicita que el Tribunalinterprete las siguientes normas: artículos 134,

136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscep-tibles de representación gráfica. La naturale-za del producto o servicio al cual se ha deaplicar una marca en ningún caso será obs-táculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los si-guientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o unacombinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases oenvolturas;

g) cualquier combinación de los signos o me-dios indicados en los apartados anterio-res”.

(…)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellossignos cuyo uso en el comercio afectara in-debidamente un derecho de tercero, en parti-cular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro o


registrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;”

(…)

Artículo 150

“Vencido el plazo establecido en el artículo148, o si no se hubiesen presentado oposi-ciones, la oficina nacional competente proce-derá a realizar el examen de registrabilidad.En caso se hubiesen presentado oposicio-nes, la oficina nacional competente se pro-nunciará sobre éstas y sobre la concesión odenegatoria del registro de la marca median-te resolución”.

(…)

VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

A. Concepto de marca. Requisitos para el regis-tro de las marcas.

B. La irregistrabilidad de signos por identidad osimilitud. Riesgo de confusión y/o de asocia-ción. Las reglas para el cotejo de los signosdistintivos.

C. Comparación entre signos denominativos.

D. Palabras en idioma extranjero y de uso co-mún en la conformación de un signo marcario.La marca débil.

E. Conexión competitiva en productos de la mis-ma clase.

F. El examen de registrabilidad que realizan lasoficinas de registro marcario.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARAEL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno, seresolvió conceder el registro del signo denomi-nativo ROCKSTAR. Por tal motivo, es pertinen-te referirse al concepto de marca y los requisi-tos para su registro.

Teniendo en cuenta las Interpretaciones Preju-diciales, que sobre esta materia han sido emiti-das por este Honorable Tribunal a la SecciónPrimera, de la Sala de lo Contencioso Adminis-trativo, del Consejo de Estado, de la Repúblicade Colombia, se debe efectuar la determinaciónde los requisitos para el registro de las marcascon fundamento en lo establecido en los si-guientes pronunciamientos:

• Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007,dictada para el proceso interno del Consejode Estado N° 2003-0044.

• Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1421, de 03 de noviembre de2006, dictada para el proceso interno delConsejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyó losiguiente:

“Un signo puede registrarse como marca sireúne los requisitos de distintividad y sus-ceptibilidad de representación gráfica y, ade-más, si el signo no está incurso en ningunade las causales de irregistrabilidad señala-das en los artículos 135 y 136 de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina.La distintividad del signo presupone superceptibilidad por cualquiera de los senti-dos.”

Es importante advertir que el literal a) del artícu-lo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso-luta de irregistrabilidad la falta de alguno de losrequisitos que se desprenden del artículo 134de la misma normativa, es decir, que un signoes irregistrable si carece de distintividad, desusceptibilidad, de representación gráfica o deperceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la faltade distintividad está consagrada de manera in-dependiente como causal de nulidad absolutaen el artículo 135, literal b). La distintividad tieneun doble aspecto: 1) distintividad intrínseca,mediante la cual se determina la capacidad quedebe tener el signo para distinguir productos oservicios en el mercado. Y 2) distintividad ex-


trínseca, mediante la cual se determina la capa-cidad del signo de diferenciarse de otros signosen el mercado.

Este último aspecto, tiene que ver con la causalrelativa contenida en el artículo 136, literal a),que analizaremos en el siguiente acápite.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS PORIDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CON-FUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS RE-GLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DIS-TINTIVOS.

En el procedimiento administrativo interno se ar-gumentó que el signo denominativo ROCKSTARes confundible con la marca denominativa ROCK.Por tal motivo, es pertinente referirse a la irre-gistrabilidad de signos por identidad o similitudy a las reglas para el cotejo de signos distinti-vos.

1. Irregistrabilidad de signos por identidado similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, consa-gra una causal de irregistrabilidad relacionadaespecíficamente con el requisito de distintividad.Establece, que no son registrables signos quesean idénticos o se asemejen a una marcaanteriormente solicitada para registro o registra-da por un tercero, en relación, con los mismosproductos o servicios, o para productos o servi-cios respecto de los cuales el uso de la marcapueda causar un riesgo de confusión y/o deasociación.

Los signos distintivos en el mercado se expo-nen a diversos factores de riesgo; la doctrinatradicionalmente se ha referido a dos clases: alde confusión y/o de asociación. Actualmente, lalista se ha extendido y se han clasificado otrostipos de riesgos, con el objetivo de proteger lossignos distintivos según su grado de notorie-dad. 1

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación,el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica”.(Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicialdel 2 de julio de 2008, publicada en Gacetaoficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no esregistrable un signo confundible, ya que no po-see fuerza distintiva; de permitirse su registrose estaría atentando contra el interés del titularde la marca anteriormente registrada, así comoel de los consumidores. Dicha prohibición, con-tribuye a que el mercado de productos y servi-cios se desarrolle con transparencia y, como

1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOSSIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNAECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchasmarcas poseen una imagen atractiva que puedeser empleada en la promoción de productos oservicios distintos. La creación de esta imagen noes casual, sino que obedece a una estrategia de

marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.Los riesgos a los que se ven expuestos estos sig-nos son: dilución del valor atractivo de la marca,uso parasitario de las representaciones positivasque condensa el signo, utilización de la marcapara productos o servicios distintos de forma quepueda dañarse las asociaciones positivas que lamarca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidostradicionalmente por el sistema de marcas, sólo elprimero (dilución del valor atractivo de la marca)era merecedor de una protección ampliada. Paraello la marca debía revestir determinadas caracte-rísticas, entre las cuales, era relevante la implan-tación del signo en prácticamente la totalidad delpúblico de los consumidores. Se cuestionó enton-ces si sólo este tipo de marcas debían mereceruna protección contra los otros riesgos señala-dos. La conclusión a la que se llegó fue que elfundamento común a estos riesgos, no era tanto lagran implantación que goza el signo en el tráficoeconómico, sino la reputación que condensa lamarca, de la cual se hace un uso parasitario o setrata de dañar negativamente. Surgen entonces lostérminos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta repu-tación’ para definir a este nuevo tipo de signo quecondensa una elevada reputación y prestigio quelo hace merecedor de una protección más allá dela regla de la especialidad”.


efecto, que el consumidor no incurra en error alrealizar la elección de los productos o serviciosque desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Com-petente debe observar y establecer si entre lossignos en conflicto existe identidad o semejan-za, para determinar luego, si esto es capaz degenerar confusión o asociación entre los consu-midores. De la conclusión a que se arribe, de-penderá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse des-de diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la seme-janza de las letras entre los signos a comparar-se. La sucesión de vocales, la longitud de lapalabra o palabras, el número de sílabas, lasraíces o las terminaciones iguales, pueden in-crementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, y cuando lasílaba tónica en las denominaciones compara-das es idéntica o muy difícil de distinguir. Sinembargo, se debe tener en cuenta las particula-ridades de cada caso, para determinar una posi-ble confusión.

La similitud ideológica. Se configura entresignos que evocan una idea idéntica o semejan-te.

2. Reglas para el cotejo marcario.

La Autoridad Nacional competente, deberá pro-ceder al cotejo de los signos en conflicto, apli-cando para ello los siguientes parámetros:

• La comparación, debe efectuarse sin des-componer los elementos que conforman elconjunto marcario, es decir, cada signo debeanalizarse con una visión de conjunto, tenien-do en cuenta su unidad ortográfica, auditiva eideológica.

• En la comparación, se debe emplear el méto-do del cotejo sucesivo, es decir, se debeanalizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo,ya que el consumidor no observa al mismotiempo las marcas, sino que lo hace en dife-rentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no enlas diferencias, ya que en estas últimas esdonde se percibe el riesgo de confusión o deasociación.

• Al realizar la comparación, es importante tra-tar de colocarse en el lugar del presuntocomprador, pues un elemento importante pa-ra el examinador, es determinar cómo el pro-ducto o servicio es captado por el públicoconsumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptadospor el Tribunal en numerosas InterpretacionesPrejudiciales, entre las cuales, podemos desta-car: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudi-cial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. YProceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicialde 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicadaen Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°1370, de 14 de julio de 2006.

C.COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMI-NATVOS.

En el proceso interno se debe proceder a lacomparación entre los signos denominativosROCKSTAR y ROCK. Por tal motivo, es nece-sario abordar el tema de la comparación entresignos denominativos.

Al momento de realizar la comparación entredos signos denominativos, el examinador debetomar en cuenta los siguientes criterios:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto,es decir, sin descomponer su unidad fonéti-ca. Sin embargo, es importante tener en cuen-ta, las sílabas o letras que poseen una fun-ción diferenciadora en el conjunto, ya queesto ayudaría a entender cómo el signo espercibido en el mercado.

• Se debe igualmente precisar acerca de lasílaba tónica de los signos a comparar, yaque si ocupa la misma posición, es idéntica omuy difícil de distinguir, la semejanza entrelos signos podría ser evidente.

• Se debe observar el orden de las vocales,pues esto indica la sonoridad de la denomi-nación.


• Se debe determinar el elemento que impactade una manera más fuerte en la mente delconsumidor, porque esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez Consultante,aplicando este criterio, debe establecer el riesgode confusión y/o de asociación que pudiera existirentre los signos denominativos ROCKSTAR yROCK.

D. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO Y DEUSO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DESIGNOS MARCARIOS. LA MARCA DÉBIL.

La demandante argumentó que los signos enconflicto se encuentran compuestos por pala-bras en idioma inglés. Por esta razón, se hacenecesario tratar el tema de signos en idiomaextranjero.

Los signos formados por una o más palabras enidioma extranjero que no sean parte del conoci-miento común, son considerados signos de fan-tasía y, en consecuencia, es procedente su re-gistro como marcas.

No serán registrables dichos signos, si el signi-ficado conceptual de las palabras en idiomaextranjero se ha hecho del conocimiento de lamayoría del público consumidor o usuario y, siademás, se trata de vocablos genéricos 2, des-criptivos 3 o de uso común 4 en relación con losproductos o servicios que se pretende identifi-car.

Este Tribunal ha manifestado al respecto lo si-guiente:

“(...) cuando la denominación se exprese enidioma que sirva de raíz al vocablo equivalen-te en la lengua española al de la marca exa-minada, su grado de genericidad o descripti-vidad deberá medirse como si se tratara deuna expresión local. (…) Al tenor de lo esta-blecido en el art. 82 literal d) de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartage-na, el carácter genérico o descriptivo de unamarca no está referido a su denominación encualquier idioma. Sin embargo, no puedenser registradas expresiones que a pesar depertenecer a un idioma extranjero, son de usocomún en los Países de la Comunidad Andina,o son comprensibles para el consumidor me-dio de esta Subregión debido a su raíz común,a su similitud fonética o al hecho de habersido adoptadas por un órgano oficial de lalengua en cualquiera de los Países Miembros(…)”. (Proceso N° 69-IP-2001. Interpretaciónprejudicial de 12 de diciembre de 2001, publi-cada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002).

Como quiera que el tercero interesado sostuvoque las palabras ROCK y STAR son común-mente utilizadas en la clase 32 de la Clasifica-ción Internacional de Niza, se hará un breveanálisis de los signos de uso común.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, dispo-ne:

“No podrán registrarse como marcas los sig-nos que

g) consistan exclusivamente o se hubieranconvertido en una designación común ousual del producto o servicio de que setrate en el lenguaje corriente o en la usan-za del país”;

2 La denominación genérica determina la especie dentrodel género del objeto que identifica; no se puede otor-gar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utiliza-ción de esa palabra ya que se crearía una posición deventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidadde un signo debe ser apreciada en relación directa conlos productos o servicios de que se trate.La expresión genérica puede identificarse cuando alformular la pregunta ¿qué es?, en relación con elproducto o servicio designado, se responde emplean-do la denominación genérica. Desde el punto de vistamarcario un término es genérico cuando es necesarioutilizarlo en alguna forma para señalar el producto oservicio que desea proteger, o cuando por sí sólopueda servir para identificarlo.

3 Los signos descriptivos informan de manera exclusivaacerca de las características: calidad, cantidad, fun-ciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; yotras propiedades de los productos o servicios, quese quiere distinguir con la marca.Se identifica la denominación descriptiva formulando lapregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto oservicio de que se trata, se contesta haciendo uso jus-tamente de la denominación considerada descriptiva.

4 Las palabras de uso común, son las que de ordinariose usan en relación con productos o servicios de unaclase determinada. El titular de una marca que lleveincluida una expresión de tal naturaleza no tiene undominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, noestá facultado por la ley para impedir que tercerospuedan utilizar dicha expresión en combinación deotros elementos en la conformación de signos marcarios,siempre que el resultado sea suficientemente distintivoa fin de no crear riesgo confusión.


Si bien la norma trascrita prohíbe el registro designos conformados exclusivamente por desig-naciones comunes o usuales, las palabras opartículas de uso común al estar combinadascon otras pueden generar signos completamen-te distintivos, caso en el cual se puede procedera su registro.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titu-lar de la marca, descarta que palabras o partícu-las necesarias o usuales pertenecientes al do-minio público puedan ser utilizadas únicamentepor un titular marcario, ya que al ser esos voca-blos usuales, no se puede impedir que el públi-co en general los siga utilizando 5. En conse-cuencia, el titular de un signo con dichas ca-racterísticas, tiene que ser consciente de queno puede impedir la utilización del elementodescriptivo y, por lo tanto, su marca sería consi-derada débil.

De conformidad con lo anterior, la corte consul-tante deberá determinar si el signo ROCKSTARes de uso común en la clase 32 de la Clasifica-ción Internacional de Niza; si esto no es así, de-berá establecer si las palabras ROCK y STARson de uso común en la clase 32, para así es-tablecer el riesgo de confusión que pudiera pre-sentarse en el público consumidor.

E. CONEXIÓN COMPETITIVA DE PRODUCTOSDE LA MISMA CLASE.

El tercero interesado manifestó que los produc-tos identificados por los signos en conflicto sonde diferente naturaleza, y no existe conexióncompetitiva entre ellos. Por tal motivo, es perti-nente tratar este tema.

Como los signos en conflicto amparan produc-tos de la misma clase 32, es preciso que el

Juez Consultante matice la regla de la especia-lidad y, en consecuencia, analice el grado devinculación o relación competitiva de los produc-tos que amparan los signos en conflicto, paraque de esta forma se pueda establecer la posi-bilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizarla naturaleza o uso de los productos identifica-dos por las marcas, ya que la sola pertenenciade varios de estos a una misma clase de no-menclador no demuestra su semejanza, así co-mo la ubicación de los mismos en clases distin-tas tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal haestablecido algunos de los siguientes criterios yfactores de análisis para definir la conexión com-petitiva entre los productos y/o servicios:

“a) La inclusión de los productos en unamisma clase del nomenclátor: (…) Ocurrecuando se limita el registro a uno o varios delos productos de una clase del nomenclátor,perdiendo su valor al producirse el registropara toda la clase. En el caso de la limita-ción, la prueba para demostrar que entre losproductos que constan en dicha clase no sonsimilares o no guardan similitud para impedirel registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay luga-res de comercialización o expendio de pro-ductos que influyen escasamente para quepueda producirse su conexión competitiva,como sería el caso de las grandes cadenas otiendas o supermercados en los cuales sedistribuye toda clase de bienes y pasa des-apercibido para el consumidor la similitud deun producto con otro. En cambio, se daría talconexión competitiva, en tiendas o almace-nes especializados en la venta de determina-dos bienes. Igual confusión se daría en pe-queños sitios de expendio donde marcas si-milares pueden ser confundidas cuando losproductos guardan también una aparente si-militud.

c) Similares medios de publicidad: Los me-dios de comercialización o distribución tie-nen relación con los medios de difusión delos productos. Si los mismos productos sedifunden por la publicidad general- radio tele-visión y prensa-, presumiblemente se pre-sentaría una conexión competitiva, o los produc-

5 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de usocomún sabe que tendrá que coexistir con las mar-cas anteriores, y con las que se han de solicitar enel futuro. Y sabe también que siempre existirá en-tre las marcas así configuradas el parecido que sederiva, necesariamente, de las partículas coparti-cipadas insusceptibles de privilegio marcario. Estonecesariamente tendrá efectos sobre el criterioque se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dichoque esos elementos de uso común son marcaria-mente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DEMARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Ar-gentina, 2002. Pág. 191.


tos serían competitivamente conexos. Por otrolado, si la difusión es restringida por mediode revistas especializadas, comunicación di-recta, boletines, mensajes telefónicos, etc.,la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre produc-tos: Cierta relación entre los productos puedecrear una conexión competitiva. En efecto,no es lo mismo vender en una misma tiendacocinas y refrigeradoras, que vender en otrahelados y muebles; en consecuencia, esarelación entre los productos comercializadostambién influye en la asociación que el con-sumidor haga del origen empresarial de losproductos relacionados, lo que eventualmen-te puede llevarlo a confusión en caso de queesa similitud sea tal que el consumidor me-dio de dichos productos asuma que provie-nen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de pro-ductos: Los productos que comúnmente sepuedan utilizar conjuntamente (por ejemplo:puerta y chapa) pueden dar lugar a confusiónrespecto al origen empresarial, ya que el pú-blico consumidor supondría que los dos pro-ductos son del mismo empresario. La comple-mentariedad entre los productos debe enten-derse en forma directa, es decir, que el usode un producto puede suponer el uso necesa-rio del otro, o que sin un producto no puedeutilizarse el otro o su utilización no sería lade su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese aque puedan encontrarse en diferentes clasesy cumplir distintas funciones o finalidades, sitienen similares características, existe la po-sibilidad de que se origine el riesgo de confu-sión al estar identificados por marcas tam-bién similares o idénticas (por ejemplo: me-dias de deporte y medias de vestir”. (Proceso114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19de noviembre de 2003, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de14 de enero de 2004).

En tal sentido, el Juez deberá verificar si lossignos en conflicto amparan los mismos pro-ductos. Si no es así deberá determinar si existeconexión competitiva entre el producto que pre-tende distinguir el signo solicitado (bebidas paradeportistas tales como bebidas energéticas), ylos que distingue la marca registrada (Cerveza,ale y porter; aguas minerales y gaseosas y

otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otrospreparados para hacer bebidas).

F. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUEREALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTROMARCARIO.

La demandante argumentó que la Superinten-dencia de Industria y Comercio no realizó elexamen de registrabilidad del signo solicitado.En este sentido, es necesario referirse al exa-men de registrabilidad que realizan las oficinasde registro marcario.

El sistema de registro marcario adoptado en laComunidad Andina, se encuentra soportado enla actividad autónoma e independiente de lasOficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en rela-ción con decisiones emanadas de otras oficinasde registro marcario, como en cuanto a suspropias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha mani-festado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las deci-siones que de ellas emanan son independien-tes, algunas figuras del derecho marcario co-munitario las ponen en contacto, como seríael caso del derecho de prioridad o de la opo-sición de carácter andino, sin que lo anteriorsignifique de ninguna manera uniformizar enlos pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independen-cia de las Oficinas de Registro Marcario sig-nifica que juzgarán la registrabilidad o irre-gistrabilidad de los signos como marcas, sintener en consideración el análisis de regis-trabilidad o irregistrabilidad realizado en otrau otras Oficinas Competentes de los PaísesMiembros. De conformidad con lo anterior, sise ha obtenido un registro marcario en deter-minado País Miembro esto no significa queindefectiblemente se deberá conceder dichoregistro marcario en los otros Países. O bien,si el registro marcario ha sido negado en unode ellos, tampoco significa que deba ser ne-gado en los demás Países Miembros, aún enel caso de presentarse con base en el dere-cho de prioridad por haberse solicitado en elmismo País que negó el registro.” (Proceso71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15


de agosto de 2007, publicada en Gaceta Ofi-cial del Acuerdo de Carta-gena N° 1553, de15 de octubre de 2007).

En cuanto a sus propias decisiones, el Título IIde la Decisión 486 regula el procedimiento deregistro marcario, e instaura en cabeza de lasOficinas Nacionales Competentes el procedi-miento y el respectivo examen de registrabilidad.El Tribunal ha determinado los requisitos dedicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Pre-judiciales 6 ha abordado el tema del examende registrabilidad, pero en uno de sus últimospronunciamientos, determinó con toda clari-dad cuáles son las características de esteexamen:

1. El examen de registrabilidad se realiza deoficio. La Oficina Nacional Competente deberealizar el examen de registrabilidad así nose hubieren presentado oposiciones, o nohubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral.La Oficina Nacional Competente al analizarsi un signo puede ser registrado como marcadebe revisar si cumple con todos los requisi-tos de artículo 134 de la Decisión 486, yluego determinar si el signo solicitado encajao no dentro de alguna de las causales deirregistrabilidad consagradas en los artículos135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en rela-ción con marcas de terceros, la Oficina Na-cional Competente, así hubiera o no oposi-ciones, deberá revisar si el signo solicitadono encuadra dentro del supuesto deirregistrabilidad contemplado en el artículo136, literal a); es decir, debe determinar si eso no idéntico o se asemeja o no a una marcaanteriormente solicitada para registro o regis-trada por un tercero, para los mismos produc-tos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marcapueda causar un riesgo de confusión o deasociación”. (Proceso 180-IP-2006. Interpre-

tación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007).

Además de lo anterior, es necesario precisarque el examen de registrabilidad debe ser plas-mado en la Resolución que concede o deniegael registro marcario. Esto quiere decir, que laOficina Nacional no puede mantener en secretodicho examen y, en consecuencia, la resoluciónrespectiva, que en últimas es la que se notificaal solicitante, debe dar razón del análisis efec-tuado. Con lo mencionado, se estaría cumplien-do con el principio básico de la motivación delos actos.

Por demás, se debe agregar otro requisito: queeste examen de oficio, integral y motivado, de-be ser autónomo, tanto en relación con lasdecisiones proferidas por otras oficinas de re-gistro marcario, como con las decisiones emiti-das por la propia Oficina; esto significa, que sedebe realizar el examen de registrabilidad anali-zando cada caso concreto, es decir, estudiandoel signo solicitado para registro, las oposicio-nes presentadas y la información recaudadapara el procedimiento en cuestión, independien-te del análisis ya efectuado ya sobre signosidénticos o similares.

No se está afirmando que la Oficina de RegistroMarcario no tenga límites a su actuación, o queno puede utilizar como precedentes sus propiasactuaciones, sino que ésta tiene la obligación,en cada caso, de hacer un análisis de registrabi-lidad con las características mencionadas, te-niendo en cuenta los aspectos y pruebas queobran en cada trámite. Además, los límites a laactuación de dichas oficinas se encuentran mar-cados por la propia norma comunitaria, y por lasrespectivas acciones judiciales para defender lalegalidad de los actos administrativos emitidos.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos de dis-tintividad y susceptibilidad de repre-sentación gráfica y, además, si elsigno no está incurso en ninguna delas causales de irregistrabilidad se-ñaladas en los artículos 135 y136 de la Decisión 486 de la Comi-

6 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudi-ciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005,proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpreta-ción Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferidadentro del proceso 167-IP-2005.


sión de la Comunidad Andina. Ladistintividad del signo presupone superceptibilidad por cualquiera de lossentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entredos signos distintivos, la autoridadnacional que corresponda deberáproceder al cotejo de los signos enconflicto, para luego determinar siexiste o no riesgo de confusión y/ode asociación, acorde con las re-glas establecidas en la presente pro-videncia.

Se debe tener en cuenta que bastacon la posibilidad de riesgo de con-fusión y/o asociación para que ope-re la prohibición de registro.

TERCERO: El Juez Consultante, debe estable-cer el riesgo de confusión que pu-diera existir entre los signos deno-minativos ROCKSTAR y ROCK, apli-cando los criterios adoptados poreste Tribunal para la comparaciónentre esta clase de signos.

CUARTO: Los signos formados por una o máspalabras en idioma extranjero queno sean parte del conocimiento co-mún, son considerados signos defantasía y, en consecuencia, es pro-cedente su registro como marcas.

No serán registrables dichos sig-nos, si el significado conceptual delas palabras en idioma extranjero seha hecho del conocimiento de lamayoría del público consumidor ousuario y, si además, se trata devocablos genéricos, descriptivos ode uso común en relación con losproductos o servicios que se preten-de identificar.

La corte consultante deberá deter-minar si el signo ROCKSTAR es deuso común en la clase 32 de laClasificación Internacional de Niza;si esto no es así, deberá establecersi las palabras ROCK y STAR sonde uso común en la clase 32, paraasí establecer el riesgo de confu-sión que pudiera presentarse en elpúblico consumidor.

QUINTO: La corte consultante deberá verifi-car si los signos en conflicto ampa-ran los mismos productos. Si no esasí, deberá determinar si existe co-nexión competitiva entre el produc-to que pretende distinguir el signosolicitado (bebidas para deportistastales como bebidas energéticas), ylos que distingue la marca registra-da (Cerveza, ale y porter; aguas mi-nerales y gaseosas y otras bebidasno alcohólicas, jarabes y otros pre-parados para hacer bebidas).

SEXTO: El examen de registrabilidad que rea-lizan las Oficinas de Registro Mar-cario debe ser de oficio, integral,motivado y autónomo, de acuerdocon lo expuesto en esta interpreta-ción prejudicial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2007-00218, deberá adoptar la presente interpreta-ción. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lasprescripciones contenidas en el párrafo tercerodel artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.

Leonor Perdomo PerdomoPRESIDENTA

Carlos Jaime Villarroel FerrerMAGISTRADO

Oswaldo Salgado EspinozaMAGISTRADO

Isabel Palacios LeguizamónSECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.SECRETARIA


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los veinte y tres díasdel mes de junio del año dos mil diez, procede aresolver la solicitud de Interpretación Prejudicialformulada por la Sección Primera del Consejode Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 09 de junio de2010, mediante el cual se admite a trámite laconsulta de interpretación prejudicial formulada.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada, estimó procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: LABORATORIOS APROQUIMLTDA.

Demandado: NACIÓN COLOMBIANA – SU-PERINTENDENCIA DE INDUS-TRIA Y COMERCIO.

Tercero Interesado: PROQUIM INDUSTRIALLTDA.

III. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

Entre los principales hechos, algunos recogidosde los narrados en la demanda y otros de lasolicitud de interpretación prejudicial y de losantecedentes administrativos de los actos acu-sados, se encuentran los siguientes:

a. La sociedad LABORATORIOS APROQUIMLTDA., es titular de la marca denominativa

APROQUIM LABORATORIOS, registradabajo el certificado No. 135891 y para ampararproductos de la clase 5 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

b. La sociedad PROQUIM INDUSTRIAL LTDA.,solicitó el 15 de febrero de 2000 la cancela-ción por no uso de la marca denominativaAPROQUIM LABORATORIOS.

c. La Jefe de la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comercio,mediante Resolución N° 33163 de 21 de di-ciembre de 2000, resolvió negar la cancela-ción solicitada.

d. La sociedad PROQUIM INDUSTRIAL LTDA.,presentó recurso de apelación contra el ante-rior acto administrativo.

e. La Superintendente Delegada para la Propie-dad Industrial de la Superintendencia de In-dustria y Comercio (e), mediante ResoluciónNo. 35963 de 14 de noviembre de 2002, resol-vió el recurso de apelación en el sentido derevocar el acto administrativo impugnado ycancelar el certificado de registro correspon-diente a la marca denominativa APROQUIMLABORATORIOS.

f. Los sociedad LABORATORIOS APROQUIMLTDA., interpuso ante la Sección Primera dela Sala de lo Contencioso Administrativo delConsejo de Estado de la República de Co-lombia, acción de nulidad y restablecimientodel Derecho.

2. Fundamentos de derecho contenidos enla demanda.

La demandante soporta la acción en los siguien-tes argumentos:

PROCESO 43-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 108, 109, 110 y 111 de laDecisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo

de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada

por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.Expediente Interno Nº 2003-0114. Actor: LABORATORIOS APROQUIM LTDA.

Marca: APROQUIM LABORATORIOS (denominativa).


a. Manifiesta, que se aportaron todas las prue-bas para demostrar el uso de la marcadenominativa LABORATORIOS APROQUIMdurante los tres años precedentes a la fechaen que se solicitó la cancelación.

b. Sostiene, que la Superintendencia de Indus-tria y Comercio no valoró las pruebas adecua-damente.

c. Argumenta, que los productos amparados porla marca se comercializaban en el mercadoen las cantidades y en el modo que normal-mente corresponde, de conformidad con lacapacidad de la sociedad LABORATORIOSAPROQUIM LTDA.

d. Agrega, que la Superintendencia se equivocaal afirmar que lo que se encuentra en las eti-quetas de los productos es el nombre comer-cial del titular y no la marca registrada. Olvidaque la marca registrada corresponde al nom-bre comercial LABORATORIOS APROQUIM.

e. Aduce, que el hecho de que se haya inserta-do la palabra LTDA. no afecta el uso de lamarca.

3. La contestación de la demanda.

a. Por parte de la Superintendencia de In-dustria y Comercio.

• Argumenta, que no se demostró el usoefectivo de la marca APROQUIM LABO-RATORIOS durante los tres años anterio-res a la fecha de la solicitud de cancela-ción, teniendo en cuenta la naturaleza delproducto y las modalidades bajo las cua-les se efectúa la comercialización en elmercado.

• Sostiene, que los documentos presenta-dos hacen referencia al nombre comercialLABORATORIOS APROQUIM LTDA., perono a la marca que distingue los productos.

• Manifiesta, que las demás pruebas pre-sentadas no son idóneas para probar eluso real y efectivo de la marca.

b. Por parte de la Tercera Interesada.

La tercera interesada contestó la demanda de lasiguiente manera:

La sociedad PROQUIM INDUSTRIAL LTDA.,contestó la demanda mediante curador ad –litem, en los siguientes términos:

“(…)

Tanto la demanda, como las notificaciones ylas pretensiones, se encuentran ajustadas alos términos de la ley. En lo que respecta a lacaducidad y la prescripción.

Por lo tanto en mi calidad de Curador Ad-Litem, me atengo a lo probado en el proceso.

(…)”.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaes competente, para interpretar por la vía pre-judicial las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con elfin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

El Juez Consultante solicita que se interpretenlas siguientes normas: Artículos 165, 166, 167,172 y 173 de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, el Tribunal, de oficio, in-terpretará las siguientes normas: artículos 108,109, 110 y 111 de la Decisión 344 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigen-te al momento en que se solicitó la cancelaciónpor no uso de la marca APROQUIM LABORA-TORIOS.

Asimismo, se interpretará de oficio la Disposi-ción Transitoria Primera de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas interpretadas:

DECISIÓN 344

“(…)

Artículo 108

“La oficina nacional competente cancelará elregistro de una marca a solicitud de cualquierpersona interesada, cuando sin motivo justifi-


cado, la marca no se hubiese utilizado en almenos uno de los Países Miembros, por sutitular o por el licenciatario de éste, durantelos tres años consecutivos precedentes a lafecha en que se inicie la acción de cancela-ción. La cancelación de un registro por faltade uso de la marca también podrá solicitarsecomo defensa en un procedimiento de infrac-ción, de observación o de nulidad interpues-tos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medios de prueba so-bre la utilización de la marca los siguientes:

1. Las facturas comerciales que demuestrenla regularidad y la cantidad de comercia-lización al menos durante el año anterior ala fecha de iniciación de la acción de can-celación por no uso de la marca.

2. Los inventarios de las mercancías identifi-cadas con la marca cuya existencia seencuentre certificada por una firma de au-ditores que demuestre regularidad en laproducción o en las ventas, al menos du-rante el año anterior a la fecha de inicia-ción de la acción de cancelación por nouso de la marca.

3. Cualquier otro medio de prueba permitidopor la legislación del País Miembro dondese solicite la cancelación.

La prueba del uso de la marca corresponderáal titular del registro.

El registro no podrá cancelarse cuando eltitular demuestre que la falta de uso se debióa fuerza mayor, caso fortuito o restriccionesa las importaciones u otros requisitos oficia-les impuestos a los bienes y servicios prote-gidos por la marca.

Asimismo, la oficina nacional competente can-celará el registro de una marca, a petición deltitular legítimo, cuando ésta sea idéntica osimilar a una marca que hubiese sido notoria-mente conocida, de acuerdo con la legisla-ción vigente, al momento de solicitarse el re-gistro. ”.

Artículo 109

“Recibida una solicitud de cancelación, laoficina nacional competente notificará al ti-tular de la marca registrada para que dentro

del plazo de treinta días hábiles contados apartir de la notificación, haga valer los alega-tos que estime convenientes a fin de probarel uso de la marca.

Vencido el plazo al que se refiere este artícu-lo, la oficina nacional competente decidirásobre la cancelación o no del registro de lamarca, lo cual notificará a las partes, me-diante resolución debidamente motivada. ”

Artículo 110

“Se entenderá que una marca se encuentraen uso cuando los productos o servicios queella distingue han sido puestos en el comer-cio o se encuentran disponibles en el merca-do bajo esa marca, en la cantidad y del modoque normalmente corresponde, teniendo encuenta la naturaleza de los productos o servi-cios y las modalidades bajo las cuales seefectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca,cuando distinga productos destinados exclu-sivamente a la exportación desde cualquierade los Países Miembros, según lo estableci-do en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difierade la forma en que fue registrada sólo encuanto a detalles o elementos que no alterensu carácter distintivo, no motivará la cancela-ción del registro por falta de uso, ni disminui-rá la protección que corresponda a la marca.”

Artículo 111

“La persona que obtenga una resolución fa-vorable, tendrá derecho preferente al regis-tro, si lo solicita dentro de los tres mesessiguientes a la fecha en la que quede firme laprovidencia que dé término al procedimientode cancelación de la marca.”

(…)

DECISIÓN 486

(…)

Disposición Transitoria Primera.

“Todo derecho de propiedad industrial váli-damente concedido de conformidad con lalegislación comunitaria anterior a la presente


Decisión, se regirá por las disposiciones apli-cables en la fecha de su otorgamiento salvoen lo que se refiere a los plazos de vigencia,en cuyo caso los derechos de propiedad in-dustrial preexistentes se adecuarán a lo pre-visto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-cencias, renovaciones y prórrogas se aplica-rán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, lapresente Decisión regirá en las etapas queaún no se hubiesen cumplido a la fecha desu entrada en vigencia”.

(…)”.

VI. CONSIDERACIONES:

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiem-po.

B. Cancelación del registro de una marca por nouso, en el marco de la Decisión 344. Laprueba de su uso.

A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITA-RIA EN EL TIEMPO.

El Juez Consultante solicitó la interpretación denormas contenidas en la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, pero la soli-citud de cancelación por no uso de la marcadenominativa LABORATORIOS APROQUIM serealizó al amparo de la Decisión 344 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena. Por tal motivo,es necesario abordar el tema de la aplicación dela norma comunitaria en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición dela ley aplicable, es pertinente señalar que, porlo general, una nueva norma al ser expedidaregulará los hechos que se produzcan a partirde su vigencia; es decir, que la ley rige para lovenidero según lo establece el principio deirretroactividad. Pero es claro, que no constitu-ye aplicación retroactiva de la ley, el hecho deque una norma posterior se utilice para regularlos efectos futuros de una situación planteadabajo el imperio de la norma anterior.

El Tribunal en sus pronunciamientos ha garanti-zado la seguridad jurídica, y en los casos detránsito legislativo ha diferenciado los aspectosde carácter sustancial de aquellos de naturale-za procedimental contenidos en las normas,señalando de manera reiterada que la normacomunitaria de carácter sustancial no es retro-activa, por lo que no afectará derechos consoli-dados en época anterior a su entrada en vigor.Así pues, la norma sustantiva no tiene efectoretroactivo, a menos que por excepción se lehaya conferido tal calidad; este principio consti-tuye una garantía de estabilidad de los dere-chos adquiridos.

El Tribunal ha manifestado al respecto:

“Un derecho de propiedad industrial válida-mente concedido es un derecho adquirido yen razón de la seguridad jurídica, una normaposterior no debe modificar una situación ju-rídica anterior”. (Proceso 114-IP 2003. Inter-pretación Prejudicial de 19 de noviembre de2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del2004).

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial,de conformidad con la Disposición TransitoriaPrimera de la Decisión 486 y en razón de la ultraactividad de la ley, la norma anterior, aunquederogada, continúa regulando los hechos ocurri-dos cuando se encontraba en vigor; lo que quie-re decir que la eficacia de la ley derogada conti-núa hacia el futuro para reglar situaciones jurídi-cas que tuvieron lugar bajo su imperio, aunquelos efectos de tales hechos como los relaciona-dos con el uso, renovación, licencias, prórrogasy plazo de vigencia, se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adje-tivo o procedimental se caracterizan por tenerefecto general inmediato, es decir, que su apli-cación procede sobre los hechos ocurridos pos-teriormente a su entrada en vigencia, rigiendolas etapas de procedimiento que se inicien apartir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se expo-nen respecto del tema conocido como “tránsitolegislativo” o también como “aplicación de la leycomunitaria en el tiempo”, han sido objeto deprofundo y copioso análisis por el Tribunal, es-pecialmente por razón de las frecuentes modifi-caciones y actualizaciones legislativas que han


operado en el campo de la Propiedad Industrial.Tales criterios, han sido reiterados en numero-sas sentencias, entre otras, la dictada dentrodel proceso 39-IP-2003, en donde se precisó:

“(…) toda circunstancia jurídica en que debaser aplicada una norma comunitaria, será re-gulada por la que se encuentre vigente almomento de haber sido planteada dicha cir-cunstancia, bajo los parámetros por aquélladisciplinados. Sin embargo, y salvo previsiónexpresa, no constituye aplicación retroactivacuando la norma sustancial posterior debeser aplicada inmediatamente para regular losefectos futuros de una situación nacida bajoel imperio de una norma anterior. En ese ca-so, la norma comunitaria posterior viene a re-conocer todo derecho de propiedad industrialválidamente otorgado de conformidad con unanormativa anterior, (…)”. (Proceso 39-IP-2003.Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003).

A manera de conclusión, si la norma sustancialvigente para la fecha de la solicitud de la marcaha sido derogada y reemplazada por otra en elcurso del procedimiento correspondiente, aque-lla norma será la aplicable para determinar si seencuentran cumplidos o no los requisitos quese exigen para el registro respectivo.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidasy agotadas a la fecha de entrada en vigencia dela nueva norma no se afectarán por las nuevasreglamentaciones de ese mismo carácter. Con-trario sensu, las nuevas regulaciones procesa-les tendrán aplicación inmediata respecto delas etapas del trámite administrativo pendientesde realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la si-guiente manera:

“El régimen común en materia de propiedadindustrial se ha apoyado en la irretroactividadde la norma sustancial, pues desde la vigen-cia de la Decisión 85 (artículo 85), y a travésde las Decisiones 311 (Disposición Transito-ria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuar-ta) y 344 (Disposición Transitoria Primera),ha establecido que todo derecho de propie-dad industrial, válidamente otorgado de con-formidad con la normativa anterior, debe sub-sistir por el tiempo de su concesión. La Dis-

posición Transitoria Primera de la Decisión486 se apoya asimismo en el respeto de losderechos válidamente concedidos conformea ‘las disposiciones aplicables en la fecha desu otorgamiento’, cuales son las vigentespara la fecha de presentación de la solicitudde registro, pero añade, a título de excep-ción, que los plazos de vigencia de los dere-chos preexistentes deberán adecuarse a loprevisto en dicha Decisión.

Por otra parte, las disposiciones citadas hancontemplado la aplicabilidad inmediata de lanorma sustancial posterior a los efectos futu-ros del derecho nacido bajo la vigencia de lanorma anterior, pues han dispuesto que seaplicará la nueva Decisión al uso, goce, obli-gaciones, licencias, renovaciones y prórro-gas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla cons-tituido por una norma de carácter procesal,ésta se aplicará, a partir de su entrada envigencia, a los procedimientos por iniciarse oen curso. De hallarse en curso el procedi-miento, la nueva norma se aplicará inmedia-tamente a la actividad procesal pendiente, yno, salvo previsión expresa, a la ya cumplida(…)”. (Proceso 46-IP-2005. InterpretaciónPrejudicial de 28 de abril de 2005, publicadaen Gaceta Oficial del Acuerdo de CartagenaNº 1210, de 24 de junio de 2005).

De la interpretación prejudicial requerida por elConsultante y de los documentos anexos, sedesprende que la solicitud de cancelación porno uso de la marca denominativa LABORATO-RIOS APROQUIM, se efectuó en vigencia de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena. Esta disposición comunitaria conte-nía las normas que fijaban lo concerniente a lasolicitud de cancelación de la marca por no uso.

B. CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNAMARCA POR NO USO, EN EL MARCO DELA DECISIÓN 344.

Como quiera que en el proceso interno se deba-te la cancelación por no uso de la marca deno-minativa APROQUIM LABORATORIOS, se ha-ce necesario tratar la figura de la cancelaciónpor no uso en el marco de la Decisión 344.

Los artículos 108 a 111 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, estable-


cen las características y los presupuestos pro-cesales de la figura de la cancelación por nouso de la marca. Las características estatuidaspara la configuración de dicha figura son lassiguientes:

1. Legitimación para adelantar el trámite.

De conformidad con el artículo 108 de la Deci-sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena, el trámite se inicia a solicitud de parte, esdecir, que no puede adelantarse de manera ofi-ciosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede iniciar eltrámite. Esto quiere decir que el solicitante de-berá demostrar un interés en la cancelación dela marca respectiva, el cual deberá ser evaluadopor la Oficina Nacional Competente.

2. Falta de uso de la marca.

Para que opere la cancelación del registro demarca, de conformidad con el artículo 108 de laDecisión 344, es necesario que la marca nohaya sido utilizada por su titular o por el licen-ciatario de éste en al menos uno de los PaísesMiembros, durante los tres años consecutivosprecedentes a la fecha en que se inicie la ac-ción de cancelación.

Para determinar si una marca ha sido usada ono, se hace necesario delimitar qué se entiendepor uso de la marca. El concepto de uso de lamarca, para estos efectos, se soporta en unode los principios que inspira el derecho de mar-cas: el principio de uso real y efectivo de lamarca.

Dicho principio se consagra de la siguiente ma-nera: una marca se encuentra en uso si los pro-ductos o servicios que ampara se encuentrandisponibles en el mercado bajo esa marca, y enlas cantidades pertinentes de conformidad consu naturaleza y la forma de su comercialización.

Sobre el principio del uso efectivo de la marca,el Tribunal se ha manifestado de la siguientemanera:

“Así como el uso exclusivo de la marca, quese adquiere por el registro de la misma, cons-tituye un derecho para su titular, en formacorrelativa a ese derecho existe la obligaciónde utilizar efectivamente la marca en el mer-cado. A fin de determinar cuando se cumple

con la obligación del uso de la marca, espreciso acudir a la doctrina y a la jurispruden-cia que en forma prolija se han pronunciadosobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto deuso de la marca, medido en términos de suforma, su intensidad, su temporalidad y lapersona a través de la cual se ejercita suuso. Al referirse a la forma ha interpretadoque el uso de la marca deberá ser real y efec-tivo, de manera que no basta con la meraintención de usarla, para que aquél sea real yno simplemente formal o simbólico. En el ré-gimen andino se considera que dada la finali-dad identificadora de la marca, su uso debe-rá materializarse mediante la prueba de laventa o de la disposición de los bienes oservicios a título oneroso, como verdaderosactos de comercio. Por ello el artículo 110 dela Decisión 344 establece la presunción deque ‘una marca se encuentra en uso cuandolos productos o servicios que ella distinguehan sido puestos en el comercio o se en-cuentran disponibles en el mercado”. (Proce-so 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de28 de abril de 2005, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, de16 de junio de 2005).

Este concepto se desprende de la propia nociónde marca: el medio sensible que permite identi-ficar o distinguir los diversos productos y servi-cios que se ofertan en el mercado. Hay unarelación esencial entre el signo marcario, elproducto que identifica y la oferta de dicho pro-ducto en el mercado. Es decir, no se puedepensar que una marca esté en uso sin que de-termine indefectiblemente los productos o losservicios en el mercado, esto es, sin que cum-pla con su función distintiva.

El principio del uso efectivo de la marca seconsagra positivamente en el primer párrafo delartículo 110 de la Decisión 344, de la siguientemanera:

“Se entenderá que una marca se encuentraen uso cuando los productos o servicios queella distingue han sido puestos en el comer-cio o se encuentran disponibles en el merca-do bajo esa marca, en la cantidad y del modoque normalmente corresponde, teniendo encuenta la naturaleza de los productos o servi-cios y las modalidades bajo las cuales seefectúa su comercialización en el mercado”.


En el artículo anterior, se consagran los pará-metros en relación con las cantidades de losproductos y servicios comercializados; los cua-les se deben tener en cuenta para determinar siuna marca efectiva y realmente ha sido usada ono:

• La cantidad del producto o servicio puesto enel mercado, de conformidad con la naturale-za de los mismos. Este punto es fundamen-tal para determinar el uso real, ya que unaspocas cantidades de un producto que se co-mercializa masivamente no es prueba del usoreal y efectivo de la marca. En este sentido,la Oficina Nacional Competente o el JuezCompetente, en su caso, deberán determinarsi las cantidades vendidas de conformidadcon la naturaleza del producto o servicio, sonmeramente simbólicas y no demuestran eluso real de la marca.

• La cantidad del producto o servicio puesto enel mercado, del modo en que normalmentecorresponde con las modalidades bajo lascuales se efectúa su comercialización. Paradeterminar el uso real y efectivo de la marca,se debe tener en cuenta cómo se comerciali-zan los productos y servicios que amparan.No es lo mismo el producto cuya modalidadde comercialización son los supermercadosen cadena, que el producto para sectoresespecializados y que se comercializan entiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

En relación con estos parámetros cuantitativosel Tribunal ha manifestado:

“Los artículos de las Decisiones comunita-rias que se comentan no establecen condi-ciones mínimas en cuanto a la cantidad yvolumen de bienes comercializados a mane-ra de uso de la marca; coinciden la doctrina yla jurisprudencia más generalizadas en seña-lar como pautas en esta materia, las de queel uso debe ser serio, de buena fe, normal einequívoco. El elemento cuantitativo para de-terminar la existencia del uso de la marca esrelativo y no puede establecerse en términosabsolutos, sino que ha de relacionarse con elproducto o servicio de que se trate y con lascaracterísticas de la empresa que utiliza lamarca. Así, si se trata de una marca queversa sobre bienes de capital, podría sersuficiente para acreditar su uso la demostra-ción de que en un año se han efectuado dos

o tres ventas, pues su naturaleza, compleji-dad y elevado precio, hace que ese numerode operaciones tenga nivel comercial. En cam-bio no podría decirse que exista comerciali-zación real de un producto como el maíz, porel hecho de que en un año sólo se hayancolocado en el mercado tres bultos del granocon la denominación de la marca que pre-tende probar su uso. Así se desprende de losartículos 100 de la Decisión 311, 99 de laDecisión 313 y 110 de la Decisión 344”. (Pro-ceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9de noviembre de 1995, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de26 de enero de 1996).

3. Carga de la prueba. La prueba del uso.

La carga de la prueba en el trámite de cancela-ción de la marca por no uso corresponde altitular del registro y no al solicitante, de confor-midad con lo dispuesto en el artículo 108 de laDecisión 344. Es decir, corresponde al titular dela marca probar su uso real y efectivo, so penade que se cancele dicho registro.

El mismo artículo enuncia algunos de los me-dios de prueba para demostrar el uso de la mar-ca:

“Se entenderán como medio de prueba sobrela utilización de la marca los siguientes:

1. Las facturas comerciales que demuestrenla regularidad y la cantidad de comercia-lización al menos durante el año anterior ala fecha de iniciación de la acción decancelación por no uso de la marca.

2. Los inventarios de las mercancías identifi-cadas con la marca cuya existencia seencuentre certificada por una firma de au-ditores que demuestre regularidad en laproducción o en las ventas, al menos du-rante el año anterior a la fecha de inicia-ción de la acción de cancelación por nouso de la marca.

3. Cualquier otro medio de prueba permitidopor la legislación del País Miembro dondese solicite la cancelación”.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, ycomo bien lo dispone el numeral tres del artícu-lo trascrito, el uso de la marca se podrá probarcon todos los medios de prueba permitidos en


la legislación nacional respectiva. Por tal moti-vo, la Oficina Nacional Competente o el JuezNacional, en su caso, deberá evaluar todas laspruebas aportadas de conformidad con el régi-men probatorio aplicable.

4. Causales de justificación para el no usode la marca.

El artículo 108 de la Decisión 344, establece lascausales de justificación para el no uso de lamarca y, en consecuencia, aquellas enervan elejercicio de la solicitud de cancelación. Estasson:

• Fuerza mayor.

• Caso fortuito.

• Restricciones a las importaciones.

• Otros requisitos oficiales impuestos a losbienes y servicios protegidos por la marca.

5. Procedimiento.

El artículo 109 de la Decisión 344, establece elprocedimiento que debe seguir la Oficina deRegistro marcario. Se encuentra delimitado porlas siguientes etapas:

• Presentación de la solicitud.

• Notificación al titular de la marca, para quedentro de los treinta días siguientes a lanotificación demuestre el uso de la marca.

• Vencido dicho plazo se decidirá sobre la soli-citud de cancelación del registro,

• Notificación a las partes de la decisión me-diante una resolución debidamente motivada.

6. Efectos de la cancelación de la marcapor no uso.

• Depurar el registro marcario, sacando aque-llas marcas que no son usadas de una mane-ra real y efectiva.

• Permitir que otras personas puedan registraresa marca, otorgándole, de conformidad conel artículo 111 de la Decisión 344, un derechode preferencia a la persona que obtuvo ladecisión favorable, el cual podrá ejercer, has-

ta dentro de los tres meses siguientes a lafecha en la que quede firme la providenciaque dé término al procedimiento de cancela-ción de la marca.

Este derecho de preferencia, no significa queindefectiblemente la marca cancelada seráregistrada, ya que la Oficina de Registro Mar-cario deberá hacer el análisis de registrabi-lidad respectivo. Ya que éste se refiere, a laprelación en relación con otras solicitudes deregistros sobre el mismo signo.

En relación con los presupuestos y requisitosde la cancelación del registro marcario por nouso, el Tribunal se ha manifestado en varias In-terpretaciones Prejudiciales, dentro de las cua-les se destacan las siguientes: InterpretaciónPrejudicial del 23 de agosto de 2006, expedidaen el proceso 46-IP-2006; y la InterpretaciónPrejudicial del 2 de octubre de 2007, expedidadentro del proceso 125-IP-2007.


C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente parala fecha de la solicitud de cancela-ción de la marca ha sido derogada yreemplazada por otra en el cursodel procedimiento correspondiente,aquella norma, la derogada, será laaplicable para determinar si se en-cuentran cumplidos o no los requisi-tos que se exigen para la cancela-ción por no uso de la marca. Cosadistinta ocurre con la norma proce-sal, cuya aplicación es de carácterinmediato, es decir, procede sobrelos hechos ocurridos posteriormen-te a su entrada en vigencia, rigiendolas etapas de procedimiento que seinicien a partir de ese momento.

De la interpretación prejudicial re-querida por el Consultante y de losdocumentos anexos, se desprendeque la solicitud de cancelación porno uso de la marca denominativaLABORATORIOS APROQUIM, seefectuó en vigencia de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena. Esta disposición comu-


PROCESO 63-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 44, 45 y la Disposición Transitoria

Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, confundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República

de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.Actor: NOVARTIS AG. Patente: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS CON

REVESTIMIENTO ENTÉRICO”. Expediente Interno Nº 2003-0068.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losveintitrés (23) días del mes de junio del año dosmil diez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por el Consejo de Estado de la Repú-blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-ministrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial,recibida por este Tribunal el 22 de abril de 2010,se ajustó a los requisitos establecidos por elartículo 125 del Estatuto de este Tribunal, apro-bado por medio de Decisión 500 del ConsejoAndino de Ministros de Relaciones Exteriores yque, en consecuencia, fue admitida a trámitepor auto de nueve (9) de junio de 2010.

nitaria, contenía las normas que fi-jaban lo concerniente a la solicitudde cancelación de la marca por nouso.

SEGUNDO: Los artículos 108 a 111 de la Deci-sión 344 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena, establecen lascaracterísticas y los presupuestosprocesales de la figura de la cance-lación por no uso de la marca, deconformidad con lo expresado en lapresente interpretación prejudicial.

La carga de la prueba en el trámitede cancelación de la marca por nouso corresponde al titular del regis-tro y no al solicitante, de conformi-dad con lo dispuesto en el artículo108 de la Decisión 344. Es decir,corresponde al titular de la marcaprobar su uso real y efectivo, so pe-na de que se cancele dicho registro.

De conformidad, con el artículo 35 del Tratadode Creación del Tribunal de Justicia de la Comu-nidad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2003-0114, deberá adoptar la presente interpretación

y dar cumplimiento a las prescripciones conte-nidas en el párrafo tercero del artículo 128 delEstatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.








1. ANTECEDENTES

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada, estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes

La parte demandante es: la sociedad NOVAR-TIS AG.

La parte demandada la constituye: LA NACIÓNCOLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE IN-DUSTRIA Y COMERCIO.

1.2. Actos demandados

La sociedad NOVARTIS AG. plantea que sedeclare la nulidad de las resoluciones adminis-trativas Nos. 17488 de 31 de mayo de 2002 y28779 de 3 de septiembre de 2002, expedidaspor la Superintendente de Industria y Comercio,mediante las cuales se negó la concesión de lapatente de invención “COMPOSICIONES FAR-MACÉUTICAS CON REVESTIMIENTO ENTÉRI-CO”, solicitada por la sociedad NOVARTIS AG.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Esta-do de la República de Colombia, Sala de lo Con-tencioso Administrativo, Sección Primera, hanpodido ser destacados los siguientes aspectos:

a) Los hechos

Entre los principales hechos considerados rele-vantes en esta causa se encuentran los siguien-tes:

- El 10 de abril de 1997, la sociedad NOVARTISAG. presentó solicitud de patente de inven-ción para “COMPOSICIONES FARMACÉUTI-CAS CON REVESTIMIENTO ENTÉRICO”.

- Efectuado el examen de forma, se ordenópublicar el extracto sin que se hubieran pre-sentado oposiciones por parte de terceros.

- Efectuado el examen de patentabilidad, seencontró que la invención no es patentable.En consecuencia, se requirió a la peticionariapara que se pronunciara sobre las objecionesefectuadas a la solicitud.

- El 29 de octubre de 2001, la solicitante aten-dió el requerimiento formulado y presentó acla-

raciones. Asimismo, allegó un nuevo capítulode reivindicaciones.

- El 31 de mayo de 2002, la Superintendentede Industria y Comercio expidió la Resolu-ción No. 17488 por medio de la cual se negóel privilegio de patente de invención para “COM-POSICIONES FARMACÉUTICAS CON RE-VESTIMIENTO ENTÉRICO”.

- El 4 de julio de 2002, la sociedad NOVARTISAG. presentó recurso de reposición contra laResolución No. 17488.

- El 3 de septiembre de 2002, la Superinten-dente de Industria y Comercio expidió la Re-solución No. 28779, por medio de la cual re-solvió el recurso de reposición interpuesto yconfirmó la decisión contenida en la Resolu-ción No. 17488.

b) Escrito de demanda

La sociedad NOVARTIS AG. solicita la nulidadde los actos administrativos mencionados ante-riormente, manifestando, en lo principal, los si-guientes argumentos:

- “El avance científico de esta invención frenteal estado de la técnica existente en el mo-mento en que se presentó la solicitud eshaber logrado que el ácido micofenólico (…)tenga una mucho mejor biodisponibilidad. Di-cho en otros términos, la especial y novedosacomposición que se describe en esta solici-tud (…) permite que su agente activo seaadecuadamente absorbido por el organismohumano”.

- “La Superintendencia pasa por alto el hechode que se cumple el requisito de nivel inven-tivo, cuando a pesar de utilizarse métodos ocompuestos conocidos, su especial combi-nación produce beneficios desconocidos”.

- “Si bien es cierto que ya se conocían en elmercado los revestimientos entéricos y queen su fabricación puede usarse ftalato de hi-droxipropilmetilcelulosa, no era evidente paraun experto en la materia establecer que conel uso del ftalato de hidroxipropilmetilcelulosase obtiene una mejor biodisponibilidad delácido micofenólico, ni que el hecho de que elagente activo estuviera contenido en recubri-miento entérico (…) también facilitaba estaadecuada absorción”.

- “(…) la supuesta amplitud que la Superinten-dencia le otorga a la reivindicación 10 y quela lleva a concluir que no tiene unidad inventi-va con el resto de las reivindicaciones no


existe, debido a que tal reivindicación depen-de de todas las anteriores y, en consecuen-cia, no se refiere a cualquier composiciónque contenga ácido micofenólico, sino única-mente a la descrita en las reivindicacionesanteriores”.

- “Mi representada es actualmente titular delas patentes Estadounidenses (…) las cualesle fueron otorgadas para el mismo inventoreivindicado en Colombia y denegado por laSuperintendencia de Industria y Comercio”.

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comer-cio, en su contestación a la demanda, expresa,en lo principal, los siguientes argumentos:

- “Una persona versada en la materia sabe queuna cubierta entérica se mantiene intacta enel estómago, pero se disuelve y libera el prin-cipio activo una vez que llega al intestinodelgado, es decir, se sabe que el propósitode un revestimiento entérico es retardar laliberación de fármacos, mejorar las condicio-nes de biodisponibilidad y evitar hemorragiaso náuseas por irritación de la mucosa gás-trica; los materiales empleados comúnmentepara revestir formas de administración son:derivados de celulosa como el ftalato dehidroxipropilmetilcelulosa o el ftalatoacetatode celulosa, polímeros del ácido metalcrílicoy el ftalaroacetato de polivinilo entre otros”.

- “(…) es claro que en el presente caso, lacomposición farmacéutica objeto de la inven-ción, tal como se reivindica no constituye‘una especial y novedosa composición’, yaque la combinación del micofenolato y ftalatode hidroxipropilmetilcelulosa o con eudragitno produce ningún efecto sorprendente o in-esperado para una persona media versada enla materia”.

- “La invención objeto de esta demanda notiene nivel inventivo ya que los resultados noson inesperados, dado que en la composi-ción contiene un principio activo (micofenola-to) y un material para recubrir la forma deadministración para que dicho principio activosea liberado y es conocido que estos revesti-mientos entéricos se realizan para mejorar labiodisponibilidad de aquellos fármacos queno la tengan a nivel gastrointestinal, espe-cialmente a nivel gástrico”.

- “(…) la reivindicación 10 de la solicitud men-ciona (sic), no es novedosa y carece de uni-dad de invención, debido a que es una com-

posición que comprende una composición far-macéutica de acuerdo con cualquiera de lasreivindicaciones precedentes en combinacióncon otro inmunosupresor, por lo tanto, estáafectada por la anterioridad GB1203328, yaque ésta menciona una sal de ácido micofe-nólico con ésteres de alquilo que son inmuno-supresores”.

- “(…) el hecho de que en otros países delmundo la misma solicitud haya sido paten-tada, no es un argumento válido, ni suficien-te para otorgar a la solicitud controvertida elprivilegio de la patente”.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición previstaen el artículo 1, literal c, del Tratado de Creacióndel Tribunal, las normas cuya interpretación sesolicita, forman parte del ordenamiento jurídicode la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo establecido en losartículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía prejudi-cial las normas que integran el ordenamientojurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 9 de junio de2010.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Consejo de Estado, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, de la Repúbli-ca de Colombia, ha solicitado la interpretaciónprejudicial de los artículos 14, 16, 18 y 25 de laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina.

Sin embargo, el Tribunal considera que procedela interpretación de los artículos correspondien-tes a la Decisión 344, por haber constatado, enlos documentos aparejados al expediente, quela solicitud relativa al otorgamiento de la patentepara “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS CONREVESTIMIENTO ENTÉRICO”, fue presentadael 10 de abril de 1997, en vigencia de la Deci-sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.


Con fundamento en la potestad que deriva delartículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal,se estima pertinente interpretar, de oficio, elordenamiento jurídico sustancial aplicable a lasolicitud de la referencia, a saber, los artículos1, 2, 4, 5, de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena y los artículos 44 y 45 yla Disposición Transitoria Primera de la Deci-sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, los textos de las normas aser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 344

CAPÍTULO I

DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN

SECCIÓN I

DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

“Artículo 1. Los Países Miembros otorgaránpatentes para las invenciones sean de pro-ductos o de procedimientos en todos los cam-pos de la tecnología, siempre que sean nue-vas, tengan nivel inventivo y sean suscepti-bles de aplicación industrial”.

“Artículo 2. Una invención es nueva cuandono está comprendida en el estado de la técni-ca.

El estado de la técnica comprenderá todo loque haya sido accesible al público, por unadescripción escrita u oral, por una utilizacióno cualquier otro medio antes de la fecha depresentación de la solicitud de patente o, ensu caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de lanovedad, también se considerará, dentro delestado de la técnica, el contenido de una so-licitud de patente en trámite ante la oficinanacional competente, cuya fecha de presen-tación o de prioridad fuese anterior a la fechade prioridad de la solicitud de patente que seestuviese examinando, siempre que dichocontenido se publique”.

(…)

“Artículo 4. Se considerará que una inven-ción tiene nivel inventivo, si para una perso-

na del oficio normalmente versada en la ma-teria técnica correspondiente, esa invenciónno hubiese resultado obvia ni se hubiesederivado de manera evidente del estado de latécnica”.

(…)

“Artículo 5. Se considerará que una inven-ción es susceptible de aplicación industrialcuando su objeto puede ser producido o utili-zado en cualquier tipo de industria, enten-diéndose por industria la referida a cualquieractividad productiva, incluidos los servicios”.

DECISIÓN 486

CAPÍTULO IV

DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD

“Artículo 44.- Dentro del plazo de seis me-ses contados desde la publicación de la soli-citud, independientemente que se hubierenpresentado oposiciones, el solicitante debe-rá pedir que se examine si la invención espatentable. Los Países Miembros podrán co-brar una tasa para la realización de este exa-men. Si transcurriera dicho plazo sin que elsolicitante hubiera pedido que se realice elexamen, la solicitud caerá en abandono”.

“Artículo 45.- Si la oficina nacional compe-tente encontrara que la invención no es pa-tentable o que no cumple con alguno de losrequisitos establecidos en esta Decisión parala concesión de la patente, lo notificará alsolicitante. Este deberá responder a la notifi-cación dentro del plazo de sesenta días con-tados a partir de la fecha de la notificación.Este plazo podrá ser prorrogado por una solavez por un período de treinta días adiciona-les.

Cuando la oficina nacional competente esti-mara que ello es necesario para los fines delexamen de patentabilidad, podrá notificar alsolicitante dos o más veces conforme al pá-rrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notifica-ción dentro del plazo señalado, o si a pesarde la respuesta subsistieran los impedimen-tos para la concesión, la oficina nacionalcompetente denegará la patente”.


(…)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

“PRIMERA: Todo derecho de propiedad in-dustrial válidamente concedido de conformi-dad con la legislación comunitaria anterior ala presente Decisión, se regirá por las dispo-siciones aplicables en la fecha de su otorga-miento, salvo en lo que se refiere a los pla-zos de vigencia, en cuyo caso los derechosde propiedad industrial preexistentes seadecuarán a lo previsto en esta Decisión.


Para el caso de los procedimientos en trámi-te, la presente Decisión regirá en las etapasque aún no se hubieren cumplido a la fechade su entrada en vigencia”.

3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual analizará as-pectos relacionados con:

- La norma comunitaria en el tiempo;- Concepto de invención;- Los requisitos de patentabilidad: la novedad,

el nivel inventivo y la susceptibilidad de apli-cación industrial;

- El nivel inventivo en relación con procedi-mientos conocidos;

- Trámite de la solicitud de patente: requisitosformales: examen de forma, el examen depatentabilidad: la descripción de la invención;la presentación de observaciones; examende fondo; Las reivindicaciones en la solicitudde patente; la unidad de la invención;

- Autonomía de la Oficina Nacional de Paten-tes para tomar sus decisiones.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEM-PO

Acerca del tránsito legislativo y la definición dela ley aplicable es pertinente señalar que, por logeneral, una nueva norma al ser expedida regu-lará los hechos que se produzcan a partir de suvigencia; es decir, que la ley rige para lo venide-ro según lo establece el principio de irretroacti-

vidad. Pero, es claro que no constituye aplica-ción retroactiva de la ley, el hecho de que unanorma posterior se utilice para regular los efec-tos futuros de una situación planteada bajo elimperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con elfin de garantizar el respeto a las exigencias deseguridad jurídica, en los casos de tránsito le-gislativo ha diferenciado los aspectos de carác-ter sustancial de aquéllos de naturaleza procedi-mental contenidos en las normas, para señalarde manera reiterada que la norma comunitariade carácter sustancial no es retroactiva, pues elprincipio de irretroactividad establece que alexpedirse una nueva norma, ésta regulará, porlo general, los hechos que se produzcan a partirde su vigencia, por lo que no afectará derechosconsolidados en época anterior a su entrada envigor. La norma sustantiva no tiene efecto retro-activo, a menos que por excepción se le hayaconferido tal calidad; este principio constituyeuna garantía de estabilidad de los derechosadquiridos.

Acorde con lo expuesto, la doctrina expresasobre este particular que:

“Sería contrario a toda idea de justicia queuna regla jurídica nueva, modificara las con-secuencias de los hechos ya realizados, oprivara a una persona de las ventajas conse-guidas bajo el régimen anterior”. (MOUCHET,Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO”Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág.278).

Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribu-nal ha manifestado:

“Un derecho de propiedad industrial válida-mente concedido es un derecho adquirido yen razón de la seguridad jurídica, una normaposterior no debe modificar una situación jurí-dica anterior.” 1

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrialy de conformidad con la Disposición TransitoriaPrimera de la Decisión 486, y en razón de la

1 Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviem-bre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca:“EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.


ultra actividad de la ley, la norma anterior, aun-que derogada, continúa regulando los hechosocurridos cuando se encontraba en vigor; lo quequiere decir que la eficacia de la ley derogadacontinúa hacia el futuro para regular situacionesjurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo suimperio, aunque los efectos de tal situacióncomo lo relacionado con el uso, goce, obligacio-nes, licencias, renovación o prórrogas y plazosde vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjeti-vo o procedimental se caracterizan por tenerefecto general inmediato, es decir, que su apli-cación procede exclusivamente sobre los he-chos producidos posteriormente a su entrada envigencia, rigiendo las etapas de procedimientoque se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se expo-nen respecto del tema conocido como “tránsitolegislativo” o también como “aplicación de la leycomunitaria en el tiempo” ha sido objeto de pro-fundo y copioso análisis por el Tribunal, espe-cialmente por razón de las frecuentes modifica-ciones y actualizaciones legislativas que hanoperado en el campo de la Propiedad Industrial.Tales criterios han sido reiterados en numero-sas sentencias, entre otras las dictadas dentrode los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que:

“…toda circunstancia jurídica en que debaser aplicada una norma comunitaria, será re-gulada por la que se encuentre vigente almomento de haber sido planteada dicha cir-cunstancia, bajo los parámetros por aquélladisciplinados. Sin embargo, y salvo previsiónexpresa, no constituye aplicación retroactivacuando la norma sustancial posterior debeser aplicada inmediatamente para regular losefectos futuros de una situación nacida bajoel imperio de una norma anterior. En esecaso, la norma comunitaria posterior viene areconocer todo derecho de propiedad indus-trial válidamente otorgado de conformidad conuna normativa anterior…”. (Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C.N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 2

De acuerdo con lo anteriormente anotado, si lanorma sustancial vigente para la fecha de lasolicitud de otorgamiento de la patente de inven-ción ha sido derogada y reemplazada por otraen el curso del procedimiento correspondiente,aquella norma será la aplicable para determinarsi se encuentran cumplidos o no los requisitosque se exigen para el otorgamiento de la paten-te.

Por otro lado, las etapas procesales que ya ha-yan sido cumplidas y agotadas a la fecha deentrada en vigencia de la nueva norma no seafectarán por las nuevas regulaciones de talcarácter. Contrario sensu, las nuevas regulacio-nes de carácter procesal tendrán aplicación in-mediata respecto de las etapas del trámite ad-ministrativo pendientes de realizar.

En este contexto, la solicitud relativa al otorga-miento de la patente: “COMPOSICIONES FAR-MACÉUTICAS CON REVESTIMIENTO ENTÉ-RICO”, fue presentada el 10 de abril de 1997, envigencia de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, por lo tanto, es ésta lanorma aplicable en la parte sustancial, mientrasque el procedimiento se efectuó en vigencia dela Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina.

3.2. CONCEPTO DE INVENCIÓN

La Jurisprudencia ha establecido algunos con-ceptos en torno a lo que debe ser consideradocomo invención, entre los cuales puede desta-carse aquel según el cual “la invención es unaidea que consiste en una regla para el obrarhumano en la que se indica la solución para unproblema técnico”. 3

Este Tribunal ha expresado que “el concepto deinvención, a efectos de ser objeto de una con-cesión de patentes, comprende todos aquellosnuevos productos o procedimientos que, comoconsecuencia de la actividad creativa del hom-bre, impliquen un avance tecnológico –y portanto no se deriven de manera evidente del ‘es-

2 Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de CartagenaNº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

3 OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre pa-tentes en la Comunidad Andina. “La invención y lasexcepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 delAcuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos depatentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp.73 y siguientes.


tado de la técnica’- y, además, sean suscepti-bles de ser producidos o utilizados en cualquiertipo de industria”. 4

3.3. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

El artículo 1 de la Decisión 344 establece los re-quisitos que debe cumplir toda invención, seade producto o de procedimiento, para que puedaser objeto de patente. Dichos requisitos permi-ten determinar las condiciones esenciales quedebe reunir toda invención para que sea paten-tada, siempre que, además, no se encuentreimpedida por otras disposiciones de la normacomunitaria en mención. Estos requisitos seencuentran desarrollados por los artículos 2 a 5de dicho cuerpo legal.

Según lo dispuesto por el artículo 1 de la Deci-sión mencionada, son tres los requisitos paraque un invento sea patentable, a saber:

a) Novedad,b) Nivel inventivo; y,c) Susceptibilidad de aplicación industrial.

a) Novedad de la Invención

Sobre este requisito la doctrina ha señalado que“Una invención es nueva cuando no está com-prendida en el estado de la técnica”.

Zuccherino, acerca de la novedad de la inven-ción, dice:

“Un invento es novedoso cuando la relacióncausa efecto entre el medio empleado y elresultado obtenido no era conocido.” 5

Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguien-tes criterios expuestos por la doctrina, con lafinalidad de delimitar el concepto de novedad:

“Guillermo Cabanellas indica que las caracte-rísticas del concepto de novedad son las si-guientes:

a) “Objetividad. La novedad de la tecnología aser patentada no se determina en relacióncon personas determinadas ni con el pre-tendido inventor, sino en relación con elestado objetivo de la técnica en un mo-mento determinado”.

b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad”“(...) una vez que una tecnología pierde sucarácter novedoso, por haber pasado aintegrar el estado de la técnica, esa pérdi-da de novedad se hace irreversible”.

c) “Carácter Universal de la Novedad” “(...) lanovedad de la invención se determina enrelación con los conocimientos existentesen el país o en el extranjero”.

“(...) no puede pretenderse una patenterespecto de una tecnología ya conocida enel extranjero, aunque fuera novedosa en elpaís”.

d) “Carácter público de la novedad” “(...) lainvención patentada pasará a ser conoci-da a partir de su publicación implícita ensu patentamiento, y posteriormente entra-rá en el dominio público al expirar la paten-te” 6.

Según lo establecido en el artículo 2 de la mis-ma Decisión, el requisito de novedad exige quela invención no esté comprendida en el estadode la técnica, el cual comprende el conjunto deconocimientos tecnológicos accesibles al pú-blico antes de la fecha de presentación de lasolicitud de patente o, en su caso, de la priori-dad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es impor-tante que el estudio del estado de la técnicaesté basado en las características o condicio-nes innovadoras del invento.

En este sentido, el “estado de la técnica estáconstituido por todo lo que antes de la fecha depresentación de la solicitud se ha hecho accesi-ble al público por una descripción escrita u oral,

4 Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso:“DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUS-TICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

5 ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES ENEL GATT. REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot.1997. Pág. 150.

6 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATEN-TES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. BuenosAires 2001. Págs. 702 a 704. (Proceso 07-IP-2004,sentencia del 17 de marzo de 2004.).


por una utilización o por cualquier otro medio,en cualquier lugar del mundo” 7. Todo ello, desdeluego, considerando las excepciones previstasen el artículo 3 de la Decisión 344.

En otras palabras, para que una invención seanovedosa se requiere que no esté comprendidaen el estado de la técnica, es decir, que antesde la fecha de presentación de la solicitud depatente o de la prioridad reconocida, ni la inno-vación ni los conocimientos técnicos que de ellase desprenden hayan sido accesibles al públi-co, entendiendo que la difusión de la informa-ción que se menciona debe ser detallada ysuficiente para que una persona versada en lamateria pueda utilizar esa información a fin deexplotar la invención.

Es menester precisar que la información deberesultar útil para destinatarios calificados en unpreciso campo, el relacionado con la materiaobjeto de la información.

Finalmente, es necesario resaltar que el Tribu-nal ha definido algunas reglas con el objetivo dedeterminar la novedad del invento:

“a) Concretar cuál es la regla técnica aplica-ble a la solicitud de la patente, para locual el examinador técnico deberá valersede las reivindicaciones, que en últimasdeterminarán este aspecto.

b) Precisar la fecha con base en la cualdeba efectuarse la comparación entre lainvención y el Estado de la Técnica, lacual puede consistir en la fecha de lasolicitud o la de la prioridad reconocida.

c) Determinar cuál es el contenido del Esta-do de la Técnica (anterioridades) en lafecha de prioridad.

d) Finalmente deberá compararse la inven-ción con la regla técnica”. 8

b) Nivel Inventivo

En el presente caso, la Superintendencia deIndustria y Comercio denegó el otorgamiento dela patente de invención argumentando que lamisma carece de nivel inventivo, en tal virtud, elTribunal considera adecuado referirse a estetema.

Como segundo requisito, adicional al de la nove-dad, se exige que la invención tenga nivel inven-tivo, esto es, que implique un salto cualitativoen relación con la técnica existente. Este reque-rimiento es desarrollado por el artículo 4 de laDecisión 344 que presupone el requisito de nivelinventivo al establecer que la invención goza dedicho nivel al no derivar de manera evidente delestado de la técnica, ni resultar obvia para unapersona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibili-dad de determinar si con los conocimientostécnicos que existían al momento de la inven-ción, se hubiese podido llegar de manera evi-dente a la misma, o si el resultado hubiese sidoobvio para un experto medio en la materia deque se trate, es decir, para una persona deloficio y normalmente versada en la materia téc-nica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justi-cia de la Comunidad Andina ha manifestado losiguiente:

“Con el requisito del nivel inventivo, lo que sepretende es dotar al examinador técnico deun elemento que le permita afirmar o no si ala invención objeto de estudio no se habríapodido llegar a partir de los conocimientostécnicos que existían en ese momento dentrodel estado de la técnica... En este puntoconviene advertir que uno es el examen querealiza el técnico medio respecto de la nove-dad y otro el que se efectúa con respecto alnivel inventivo; si bien en uno y otro se utilizacomo parámetro de referencia el ‘estado dela técnica’, en el primero, se coteja la inven-ción con las ‘anterioridades’ existentes den-tro de aquella, cada uno (sic) por separado,mientras que en el segundo (nivel inventivo)se exige que el técnico medio que realiza elexamen debe partir del conocimiento generalque él tiene sobre el estado de la técnica yrealizar el cotejo comparativo con su aprecia-ción de conjunto, determinando si con tales

7 SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección dela Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En refe-rencia al articulado reflejado en las diversas leyesnacionales europeas.

8 Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de1998. Publicada en G.O.A.C. Nº 428. de 16 de abril de1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.


conocimientos técnicos existentes ha podidoo no producirse tal invención”. 9

Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4de la Decisión 344, definir qué se entiende por“obvio” y por “evidente” a fin de determinar quése debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de mane-ra clara y directa; lo “que se encuentra o ponedelante de los ojos, muy claro o que no tienedificultad”. Lo evidente consiste en la “certezaclara y manifiesta de la que no se puede dudar;cierto, claro, patente y sin la menor duda” 10.

En este orden de ideas, se puede concluir queuna invención goza de nivel inventivo cuando alos ojos de un experto medio en el asunto deque se trate, se necesita algo más que la sim-ple aplicación de los conocimientos técnicos enla materia para llegar a ella, es decir, que deconformidad con el estado de la técnica el in-vento no es consecuencia clara y directa dedicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal ycomo lo establece Gómez Segade (…) el inven-tor debe reunir los méritos que le permitan atri-buirse una patente, sólo si la invención fruto desu investigación y desarrollo creativo constituye‘un salto cualitativo en la elaboración de la reglatécnica’, actividad intelectual mínima que le per-mitirá que su invención no sea evidente (noobvia) del estado de la técnica. Es decir, quecon el requisito del nivel inventivo, lo que sepretende es dotar al examinador técnico de unelemento que le permita afirmar o no si a la in-vención objeto de estudio no se habría podidollegar a partir de los conocimientos técnicosque existían en ese momento dentro del estadode la técnica (...)”.11

c) Aplicación Industrial

Para que un invento pueda ser protegido a tra-vés de una patente debe ser susceptible deaplicación industrial, es decir, que pueda serproducido o utilizado en cualquier actividad pro-ductiva o de servicios, como lo manifiesta elartículo 5 de la Decisión 344.

Este requisito de la invención encuentra su jus-tificación en el hecho de que la concesión deuna patente estimula el desarrollo y crecimientoindustrial, procurando beneficios económicos aquienes la exploten, por esto, sólo son suscep-tibles de patentabilidad las invenciones que pue-dan ser llevadas a la práctica.

3.4. NIVEL INVENTIVO EN RELACIÓN CONPROCEDIMIENTOS CONOCIDOS

Tomando en cuenta que en el escrito de deman-da la sociedad NOVARTIS AG. argumenta que“La Superintendencia pasa por alto el hecho deque se cumple el requisito de nivel inventivo,cuando a pesar de utilizarse métodos o com-puestos conocidos, su especial combinaciónproduce beneficios desconocidos” y que “Si bienes cierto que ya se conocían en el mercado losrevestimientos entéricos y que en su fabrica-ción puede usarse ftalato de hidroxipropilmetil-celulosa, no era evidente para un experto en lamateria establecer que con el uso del ftalato dehidroxipropilmetilcelulosa se obtiene una mejorbiodisponibilidad del ácido micofenólico, ni queel hecho de que el agente activo estuviera con-tenido en recubrimiento entérico (…) tambiénfacilitaba esta adecuada absorción”, es perti-nente hacer mención al nivel inventivo en rela-ción con procedimientos conocidos.

En relación con los requisitos atinentes al nivelinventivo y a la novedad de la invención, se pre-sentan algunos casos dudosos que merecen unanálisis especial, desde que no es tan fácildeterminar su novedad y altura inventiva. Uno deesos casos es el nivel inventivo en relación conprocedimientos conocidos.

En relación a este tema, no se puede llegar apriori a una conclusión de que la invención care-ce de nivel inventivo, porque, cabe analizar siem-pre el caso concreto.

Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTESDE INVENCIÓN”, trata el tema del nivel inventivo

9 Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

10 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. VigésimaSegunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DE-FINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. To-mos 5 y 7. Págs. 686 y 1089.

11 Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B,20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.


en relación con la combinación o mezcla deelementos conocidos, aplicable a este caso, yreconoce la complejidad en determinar un nuevoresultado:

“Se reconoce que hay invento cuando se utili-zan medios ya conocidos, pero combinadospor primera vez en forma tal, que de su com-binación deriva un resultado distinto del dadopor cada uno de los medios, o por otrascombinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a vecesdifícil determinar si existe un “nuevo resulta-do”, porque éste puede consistir incluso enun resultado mejor que el conocido (por ejem-plo, la calidad sonora de un disco compactocon un disco de vinilo). Si el aporte implicaun adelanto y se ha hecho alguna contribu-ción novedosa y útil, se considera que hayinvento.” 12

De manera que la oficina de patentes respecti-va, al realizar un análisis del nivel inventivo deun procedimiento conocido debe establecer sicon el estado de la técnica al momento de lasolicitud, dicho producto, así sea por dicho pro-cedimiento ya conocido, no es obvio ni evidentepara un técnico medio en la materia. Lo anteriordesde que aplicando procedimientos conocidospuede obtenerse resultados inesperados parauna persona normalmente versada en la mate-ria.

Una invención lograda a través de procedimien-tos conocidos, dependiendo del caso particular,debe ser novedosa, con altura inventiva y sus-ceptible de aplicación industrial, es decir, debecumplir los tres requisitos que establece la nor-ma comunitaria.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinasobre el tema, ha sostenido lo siguiente:

“La novedad no es un requisito que debancumplir todos y cada uno de los componen-tes que conforman la invención, pudiendo in-cluso ser conocidos individualmente la totali-dad de tales elementos, si combinados entreellos dan lugar a un objeto o a un procedi-miento desconocido anteriormente. En efec-

to, ninguna invención aparece de la nada; porel contrario, toda innovación requiere aplicarconocimientos y objetos previamente crea-dos o descubiertos por la humanidad, loscuales constituirán la «materia prima» paradesarrollar un nuevo producto o procedimien-to.

En este sentido, el invento constituye unaderivación del estado de la técnica, pero,para calificar su carácter de patentable, espreciso determinar si dicha derivación no re-sulta evidente para una persona normalmenteversada en la materia técnica. Surge, porconsiguiente, un requisito adicional al de lanovedad: el nivel inventivo, del cual se des-prende que la invención, además de no serobvia para un experto medio, debe ser siem-pre el resultado de una actividad creativa delhombre, sin que ello signifique que para al-canzar la regla técnica propuesta, no se pue-dan utilizar procedimientos o métodos comu-nes o ya conocidos en el área técnica corres-pondiente. Específicamente en el área de losinventos químicos y biotecnológicos sucedecon frecuencia que aplicando procedimientosconocidos pueden obtenerse resultados in-esperados para una persona normalmenteversada en la materia. Por ello, el juicio delnivel inventivo no puede ser elaborado concriterios generales, sino que dependerá delas especiales circunstancias de cada caso.”(Proceso N° 21–IP–2000. InterpretaciónPrejudicial de 27 de octubre de 2000).

Es conveniente señalar que la normativa andinasobre patentes no consagra nada sobre el nivelinventivo en relación con procedimientos cono-cidos, como sí lo hacen otras legislaciones,pero de ello no surge, como ya se anotó, quelas oficinas de patentes puedan hacer un análi-sis a la ligera de la altura inventiva en casospara denegar la patente de invención.

3.5. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE

Requisitos formales; examen de forma

La doctrina y la jurisprudencia establecen laobligación de la oficina nacional competente derealizar un examen de los aspectos formales dela solicitud de patente, la misma que consisteen verificar si la solicitud reúne o no los requisi-tos exigidos.

12 ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”,Gráfica laf s.r.l, Buenos Aires, 1998, Pág. 72.


La profesora Alicia Álvarez señala que “el exa-men previo o formal tiene como objetivo verifi-car si la documentación presentada cumple conlos requisitos, y permite detectar gruesas fallasen la solicitud, evitando los perjuicios que oca-sionaría su detección tardía”. 13

La autoridad nacional competente, al realizar elexamen previo o de forma, debe limitarse única-mente a verificar si los requisitos formales fue-ron cumplidos, es decir, que éstos se encuen-tren contenidos en la solicitud, y no deberárealizar una evaluación de fondo de la solicitud,examen que se realiza en una fase posterior.

Requisitos para la solicitud de patentes deinvención

El artículo 13 de la Decisión 344 establece losrequisitos que deben cumplir las solicitudes parala obtención de patentes de invención, los cua-les son necesarios e imprescindibles, pues laausencia de uno de ellos ocasionará que lasolicitud no sea admitida a trámite o que si lohubiere sido, no pueda concluir en una decisiónde mérito.

La normativa comunitaria contempla que seefectúe una descripción de la invención, el cuales un requisito de forma que no puede ser omi-tido en la solicitud porque es la vía a través de lacual los interesados pueden recibir informaciónsuficiente y completa acerca de las reglas téc-nicas que constituyen la invención. Asimismo,la descripción constituye un factor relevante alfijar el ámbito de la patente.

La descripción de la invención permitirá al exa-minador llevar a cabo el examen de patentabili-dad en forma adecuada y llegar a una definiciónmás exacta sobre la novedad, el nivel inventivoy la susceptibilidad de aplicación industrial dela invención.

La normativa contempla, asimismo, como otrode los requisitos básicos para la obtención deuna patente que ésta deberá contener “una omás reivindicaciones”.

La doctrina sostiene al respecto que “… en prin-cipio, las reivindicaciones deben especificar el

invento por sí solas, sin necesidad de recurrir aotros elementos técnicos, como son la descrip-ción, los dibujos o los ejemplos … Pero … que,en caso de duda, la descripción y los dibujosservirán para interpretarlas; es decir, no nece-sariamente la reivindicación define estrictamen-te el límite de la protección, sino que ésta pue-de ir más allá si en base a la descripción puedeinterpretarse que la patente protege solucionessimilares a la específicamente reivindicada”. 14

Asimismo, la doctrina ha precisado la existen-cia de reivindicaciones de producto, cuando re-caen sobre una entidad física (producto, dispo-sitivo, máquina, sustancia, composición) o rei-vindicaciones de procedimiento, que recaen so-bre una actividad (procedimiento, método, utili-zación). La diferencia está, según Carmen Sal-vador en que “Las reivindicaciones que recaensobre una entidad física confieren una protec-ción ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege elproducto cualquiera que sea el procedimientode producción y cualquiera que sea su utiliza-ción fueran o no conocidos en el momento enque se solicitó la patente…”, en cambio, “… lasreivindicaciones que recaen sobre una activi-dad confieren una protección ‘relativa’, ya queprotegen la actividad reivindicada, pero no losdiversos dispositivos u objetos utilizados cuan-do éstos son utilizados fuera de la actividadindicada. Sin embargo, en las patentes de proce-dimiento, la protección se extiende al productoobtenido directamente a través del procedimien-to patentado, el cual tampoco goza de ‘protec-ción absoluta’, sino que únicamente está prote-gido cuando ha sido producido mediante el pro-cedimiento patentado o por uno equivalente”. 15

Se puede determinar entonces que, la descrip-ción y los dibujos constantes en la solicitud,permiten al examinador interpretar mejor lasreivindicaciones, ya que la descripción de lainvención constituye la memoria descriptiva delejercicio investigativo que tuvo como fruto lainvención cuya patente se solicita. El inventortiene la tendencia a ampliar excesivamente laprotección industrial de su producto o procedi-miento, razón por la cual las reivindicacionesgozan de relevancia sobre la descripción por ser

13 ÁLVAREZ, Alicia. Como obtener una patente. En: De-recho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Bue-nos Aires. 1999. p.103.

14 ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. EdicionesCiudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99.

15 SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protecciónde la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002.


precisamente las que delimitarán el alcance dedicha protección.

La observancia de los requisitos permitirá deter-minar el “objeto”, características principales ydemás elementos constitutivos de la invencióncuya patente sea solicitada, siendo las reivindi-caciones una parte fundamental para determi-nar el alcance de la solicitud. Una vez conocidoa cabalidad lo que se pretende patentar, podrádeterminarse si es o no patentable.

En el campo del derecho de patentes, uno delos temas de mayor relevancia es el de la deter-minación, esencia y alcance de una invención,cuyas características deben constar en un do-cumento escrito que permita vislumbrar el obje-to o procedimiento a que hace referencia.

De esta forma, las reivindicaciones constituyen,jurídicamente hablando, el elemento de mayorimportancia dentro de una solicitud de patente,pues en ellas, el examinador técnico de paten-tes encontrará los elementos necesarios paradeterminar lo que se pretende patentar, el al-cance de la invención y su definición para efec-tos de entrar al análisis comparativo respectodel estado de la técnica. Esto es para reivindi-car lo que se considera nuevo y con nivel inven-tivo.

En cuanto a la unidad de la invención, tema quees pertinente hacer mención desde que la Su-perintendencia de Industria y Comercio, en su

contestación a la demanda, alegó que “(…) lareivindicación 10 de la solicitud menciona (sic),no es novedosa y carece de unidad de inven-ción, debido a que es una composición quecomprende una composición farmacéutica deacuerdo con cualquiera de las reivindicacionesprecedentes en combinación con otro inmuno-supresor, por lo tanto, está afectada por la ante-rioridad GB1203328, ya que ésta menciona unasal de ácido micofenólico con ésteres de alquiloque son inmunosupresores”, el Tribunal advierteque la solicitud sólo podrá referirse a una in-vención o a un grupo de invenciones relaciona-das entre sí, de tal manera que conformen unúnico concepto inventivo general o unidad deinvención. Así lo dispone el artículo 15 de laDecisión 344 al indicar:

“La patente sólo podrá comprender una in-vención o grupo de invenciones relacionadasentre sí, de tal manera que conformen unúnico concepto inventivo”.

Por otra parte, en virtud de lo establecido en elartículo 45 y siguientes de la Decisión 486, laoficina nacional competente realizará el exa-men de patentabilidad que comprende, no sola-mente el estudio de la patentabilidad de la in-vención, sino también el estudio del cumpli-miento de todos los requisitos establecidos parala concesión de la patente, independientementede que se hayan presentado oposiciones. Den-tro de dichos requisitos se encuentra la unidadde invención16

16 Es conveniente analizar los cambios normativos que se presentan en relación con el examen de fondo que realizan lasoficinas de patentes, según lo ha establecido este Tribunal en el proceso 208-IP-2005, (patente: “NITRATO DE AMONIO DEPERLAS POROSAS”), mediante el siguiente cuadro comparativo que muestra las diferencias:

RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344

RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486

Examen de forma Artículos 21 – 22 (aspectos formales indicados en la Decisión) Plazo para responder las observaciones que formule la Oficina Nacional: 30 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de las observaciones. (prorrogable por una sola vez y por un período igual) Consecuencia: Si el peticionario no presenta respuesta a las observaciones o no comple-menta los antecedentes la solicitud se con-sidera abandonada.

Artículos 38 – 39 (requisitos de forma de que tratan los artículos 26 y 27) Plazo para completar los requisitos: dos meses siguientes a la fecha de la notificación. (Prorrogable por una sola vez y por un período igual). Consecuencia: Si el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se consi-derará abandonada y se perderá la prela-ción.


Publicación e intervención de terceros

Artículos 23 – 26 La Oficina Nacional publicará la solicitud, de conformidad con las disposiciones nació-nales, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado, y una vez terminado el examen de forma, publicará el aviso de conformidad con la reglamentación que al efecto establez-ca cada País Miembro. El expediente no podrá ser consultado por terceros mientras no se efectúe la referida publicación… Una vez efectuada la publica-ción, el expediente tendrá carácter de público. Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentales que puedan desvirtuar la patentabilidad.

Artículos 40 – 43 Transcurridos dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente ten-drá carácter público y podrá ser consulta-do, y la Oficina Nacional ordenará la publi-cación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales. El solicitante puede pedir que se realice la publicación en cualquier momento, siempre que se hay concluido el examen de forma. Dentro del plazo de sesenta días, siguientes a la publicación, quien tenga Interés legítimo podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad.

Examen de Fondo Art. 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable. Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notifi-cación, haga valer los argumentos y aclara-ciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida. Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada. Art. 28.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países.

Art. 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren pre-sentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. Art. 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la con-cesión de la patente, lo notificará al solici-tante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notifi-cación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional compe-tente denegará la patente. Art. 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organis-mos científicos o tecnológicos que se consi-deren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad indus-trial.


En efecto, el requisito de unidad de la invenciónpara la concesión del privilegio de patente, po-drá ser objeto del examen de fondo que realizala oficina nacional competente en desarrollo delartículo 45, y se encuentra previsto expresa-mente en el artículo 36 de la Decisión 486 queestablece, en su inciso segundo, que “la oficinanacional competente podrá en cualquier mo-mento del trámite, requerir al solicitante quedivida la solicitud si ella no cumpliera con elrequisito de unidad de invención”.

Para determinar la unidad de la invención, ladoctrina ha señalado que se entenderá que existe

tal unidad aún cuando la solicitud contenga rei-vindicaciones independientes de distintas cate-gorías, siempre que dichas reivindicaciones es-tén vinculadas y formen parte de un mismoconjunto inventivo o concepción inventiva. Seentenderá que hay unidad de la invención en lassolicitudes que contengan reivindicaciones in-dependientes en las siguientes combinaciones,sin que esta lista sea limitativa:

a) Un producto y un procedimiento para la fabri-cación de dicho producto.

b) Un procedimiento y un aparato o medio parala puesta en práctica de ese procedimiento.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcio-nará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes docu-mentos relativos a una o más de las soli-citudes extranjeras referidas total o parcial-mente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados res-pecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protec-ción que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. La oficina nacional competente podrá reco-nocer los resultados de los exámenes refe-ridos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional compe-tente denegará la patente.

Art. 47.- A pedido del solicitante, la oficina na-cional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera.

Consecuencia del Examen Definitivo

Art. 29.- Si el examen definitivo fuere favorable se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.

Art. 48.- Si el examen definitivo fuere favora-ble, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones acepta-das. Si fuere desfavorable se denegará.


c) Un producto, un procedimiento para la fabri-cación de dicho producto y un aparato omedio para la puesta en práctica de eseprocedimiento.

3.6. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONALDE PATENTES PARA TOMAR SUS DECI-SIONES

Tomando en cuenta que la actora argumentóque “Mi representada es actualmente titular delas patentes Estadounidenses (…) las cuales lefueron otorgadas para el mismo invento reivin-dicado en Colombia y denegado por la Superin-tendencia de Industria y Comercio”; y, que alrespecto, la Superintendencia de Industria yComercio expresó que “(…) el hecho de que enotros países del mundo la misma solicitud hayasido patentada, no es un argumento válido, nisuficiente para otorgar a la solicitud controver-tida el privilegio de la patente”; el Tribunal esti-ma adecuado referirse al tema de la autonomíade la Oficina Nacional Competente para tomarsus decisiones.

Sobre el tema es pertinente hacer referencia loexpresado por el Tribunal en la interpretaciónprejudicial rendida dentro del proceso 110-IP-2008:

El sistema adoptado por la Comunidad Andinase encuentra soportado en la actividad autóno-ma e independiente de las Oficinas de Patentesde cada País Miembro. Dicha actividad, queaunque de manera general se encuentra regula-da por la normativa comunitaria, deja a salvo lamencionada independencia, y es así que el ca-pítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite delas solicitudes de patentes y los requisitos quedeben contener las mismas, e instaura en cabe-za de las Oficinas Nacionales Competentes elprocedimiento y el respectivo examen de paten-tabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relacióncon decisiones emanadas de otras oficinas depatentes (principio de independencia), como enrelación con sus propias decisiones 17.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho:

“Si bien las Oficinas Competentes y las deci-siones que de ellas emanan son independien-tes, algunas figuras (…) las ponen en con-tacto, (…) sin que lo anterior signifique deninguna manera uniformizar los pronuncia-mientos de las mismas. (Proceso 71-IP-2007.Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena N° 1553, de 15 de octubrede 2007).

En este sentido, el principio de independenciade las Oficinas de Patentes significa que éstasjuzgarán la patentabilidad o no de una solicitudde patente, sin tener en consideración el análi-sis realizado en otra u otras Oficinas Competen-tes, es decir, el examen realizado por otras Ofi-cinas no es vinculante para la Oficina de Paten-tes del respectivo País Miembro.

Sobre el segundo tema, la norma comunitariacolocó en cabeza de las oficinas nacionalescompetentes la obligación de realizar el exa-men de patentabilidad, el que es obligatorio ydebe llevarse a cabo aún en el caso de que nohubiesen sido presentadas observaciones. Enel caso de que sean presentadas observacio-nes, la oficina nacional competente se pronun-ciará acerca de ellas así como acerca de laconcesión o de la patente de invención.

Asimismo, es pertinente agregar que este exa-men integral y motivado debe ser autónomotanto en relación con las decisiones proferidaspor otras oficinas de patentes, como en relacióncon anteriores decisiones proferidas por la pro-pia oficina, en el sentido de que ésta debe reali-zar el examen de patentabilidad analizando cadacaso concreto.

Con ello no se está afirmando que la oficina depatentes no tenga límites a su actuación y queno pueda utilizar como precedentes sus propiasactuaciones, sino que ésta tiene la obligaciónen cada caso de hacer un análisis, teniendo encuenta los aspectos y pruebas que obran encada trámite.

Con base en estos fundamentos,


C O N C L U Y E:

17 En la interpretación prejudicial 110-IP-2008, el TribunalComunitario desarrolló lo relativo a la autonomía de laOficina de Registro Marcario para tomar sus decisio-nes, lo cual es aplicable al presente caso.


1. En principio, la norma comunitaria de carác-ter sustancial no surte efectos retroactivos;por lo tanto, toda situación jurídica en quedeba ser aplicada una norma comunitaria,será regulada por la que se encuentre vigenteal momento de haber sido planteada dichasituación, bajo los parámetros por aquélladisciplinados. Sin embargo, no constituyeaplicación retroactiva cuando la norma poste-rior debe ser aplicada inmediatamente pararegular los plazos de vigencia y los efectosfuturos de una situación nacida bajo el impe-rio de una norma anterior.

En el caso de la norma comunitaria de carác-ter procesal, ésta se aplicará, a partir de suentrada en vigencia, a los procedimientos poriniciarse o en curso. De hallarse en curso unprocedimiento, la nueva norma se aplicaráinmediatamente a las actividades procesalespendientes, y no, salvo previsión expresa, alas ya cumplidas.

Si la norma sustancial vigente, para la fechade la solicitud de la patente, ha sido deroga-da y reemplazada por otra, antes de habersecumplido el procedimiento correspondiente adicha solicitud, aquella norma será la aplica-ble para determinar si han sido satisfechos ono los requisitos para la concesión de paten-te, mientras que la norma procesal posteriorserá la aplicable al procedimiento en curso.

La solicitud relativa al otorgamiento de lapatente: “COMPOSICIONES FARMACÉUTI-CAS CON REVESTIMIENTO ENTÉRICO”, fuepresentada el 10 de abril de 1997, en vigenciade la Decisión 344 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena, por lo tanto, es ésta la nor-ma aplicable en la parte sustancial, mientrasque el procedimiento se efectuó en vigenciade la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina.

2. El artículo 1, en concordancia con los artícu-los 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena contempla losrequisitos indispensables para que las inven-ciones “de productos o procedimientos entodos los campos de la tecnología”, puedanser susceptibles de patentabilidad ante lasOficinas Nacionales Competentes de los Paí-ses Miembros. La novedad, el nivel inventivoy la susceptibilidad de aplicación industrialson requisitos de obligatoria observancia para

el otorgamiento de una patente, so pena denulidad absoluta que podrá declararse a peti-ción de parte o aún de oficio por la OficinaNacional Competente.

3. La invención, además de no ser obvia para unexperto medio, debe ser siempre el resultadode una actividad creativa del hombre, descar-tando como invención la acción propia de lanaturaleza.

4. La novedad de la invención, a que se refiere elartículo 2 de la misma Decisión, consiste enque el invento no esté comprendido en el“estado de la técnica”, esto es, el conjuntode conocimientos existentes y de dominiopúblico accesibles por descripción escrita uoral, o por cualquier otro medio que divulgueel invento antes de la fecha de presentaciónde la solicitud o de la prioridad reconocida.

5. El artículo 4 de la Decisión 344 señala clara-mente lo que debe considerarse como “nivelinventivo” para una persona del oficio normal-mente versada en la materia, en el entendidode que la invención constituye un paso másallá de la técnica existente, con arreglo alprincipio de la “no obviedad “, esto es, queella no se derive de manera evidente de latécnica en un momento dado.

6. La normativa andina sobre patentes no con-sagra nada sobre el nivel inventivo en rela-ción con procedimientos conocidos como sílo hacen otras legislaciones, pero de ello nosurge que las oficinas de patentes puedanhacer un análisis a la ligera de la altura inven-tiva en estos casos para denegar la patentede invención.

Una invención lograda a través de procedi-mientos conocidos, dependiendo del caso par-ticular, debe ser novedosa, con altura inventi-va y susceptible de aplicación industrial, esdecir, debe cumplir los tres requisitos queestablece la norma comunitaria.

7. Las solicitudes para la obtención de patentesserán presentadas ante la oficina nacionalcompetente y necesariamente deben cumplircon todos los requisitos contemplados en elartículo 13 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena.

8. Las reivindicaciones constituyen parte esen-cial de la respectiva solicitud, debido a que


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losveintitrés días del mes de junio del año dos mildiez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y susanexos, remitida por el Consejo de Estado de la

delimitan el campo de la patente y especifi-can la regla técnica que se desea patentar,razones por las cuales éstas deben ser sufi-cientemente claras y completas.

9. La solicitud para la obtención de patentessólo podrá referirse a una invención o a ungrupo de invenciones relacionadas entre sí,de tal manera que conformen un único con-cepto inventivo general o unidad de invención.

La oficina nacional competente podrá, encualquier momento del trámite, requerir alsolicitante que divida la solicitud si ella nocumpliera con el requisito de unidad de inven-ción.

10. El sistema adoptado por la Comunidad Andi-na se encuentra soportado en la actividadautónoma e independiente de las Oficinasde Patentes de cada País Miembro. Dichaactividad, que aunque de manera general seencuentra regulada por la normativa comuni-taria, deja a salvo la mencionada indepen-dencia, y es así que el capítulo IV de laDecisión 486 regula el trámite de las solici-tudes de patentes y los requisitos que de-ben contener las mismas, e instaura encabeza de las Oficinas Nacionales Compe-tentes el procedimiento y el respectivo exa-men de patentabilidad.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Com-petente para tomar sus decisiones se mani-fiesta tanto en relación con decisiones pro-venientes de otras oficinas de patentes (prin-

cipio de independencia), como con sus pro-pias decisiones.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2003-0068, deberá adoptar la presente interpretación.Asimismo, deberá dar cumplimiento a las pres-cripciones contenidas en el párrafo tercero delartículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Gene-ral de la Comunidad Andina, para su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.







PROCESO 067-IP-2010

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literales a) y b), 111 y128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de laDisposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estadode la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Primera. Marca: TEMPUS (mixta). Actor: señor DARÍO HOYOS GÓMEZ.Proceso interno Nº 2003-0290.


República de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera dentro del pro-ceso interno Nº 2003-0290;

El auto de 16 de junio de 2010, mediante el cualeste Tribunal decidió admitir a trámite la referidasolicitud de interpretación prejudicial por cum-plir con los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal y con los requisitos con-templados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, com-plementados con los documentos incluidos enanexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: señor DARÍO HOYOS GÓMEZ.

Demandada: Superintendencia de Industria yComercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad TEMPUS S.A. trans-ferida al señor Eduardo Moreno Bigio.

b) Hechos

1. El 21 de abril de 1997, el señor DARÍO HO-YOS GÓMEZ solicitó, ante la División deSignos Distintivos de la Superintendencia deIndustria y Comercio, el registro como marcadel signo TEMPUS (mixto), para distinguirproductos comprendidos en la Clase 14 de laClasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en laGaceta de la Propiedad Industrial Nº 447 de27 de junio de 1997. Contra dicha solicitudpresentó observación la sociedad TEMPUSS.A. sobre la base de su nombre comercial yde su enseña comercial TEMPUS y de sumarca TEMPUS registrada para distinguir pro-ductos comprendidos en las Clases 18, 24,25 y servicios de la Clase 36 de la Clasifica-ción Internacional.

3. Por Resolución Nº 018688 de 31 de mayo de2001, la División de Signos Distintivos de laSuperintendencia de Industria y Comercio,declaró infundada la observación presentaday concedió el registro como marca del signoTEMPUS (mixto). Contra dicha Resolución,la sociedad TEMPUS S.A. interpuso Recursode Reposición y en subsidio de Apelación.

4. El Recurso de Reposición fue resuelto por lamisma División de Signos Distintivos, que por

Resolución Nº 01346 de 28 de enero de 2002,confirmó la Resolución impugnada.

5. El Recurso de Apelación fue resuelto por elSuperintendente Delegado para la PropiedadIndustrial de la Superintendencia de Indus-tria y Comercio, quien mediante ResoluciónNº 03160 de 3 de febrero de 2003, revocó ladecisión contenida en la Resolución Nº 018688,declaró fundada la observación presentadapor la sociedad TEMPUS S.A. y negó el re-gistro del signo solicitado TEMPUS (mixto).De esta manera quedó agotada la vía guber-nativa.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

El señor DARÍO HOYOS GÓMEZ en su escritode demanda presenta los siguientes argumen-tos:

1. Con la emisión de la Resolución impugnadase ha violado el artículo 136 literal b) de laDecisión 486 ya que habría verificado que lasociedad TEMPUS cambió de nombre por loque “la oposición a la solicitud de registro fueformulada por la sociedad TEMPUS S.A., yque las pruebas de uso acreditan como titulardel nombre comercial TEMPUS a la sociedadmencionada, dicha oposición, ha debido serrechazada por la carencia de interés legítimo,debido a que la existencia de la sociedadTEMPUS S.A. cesó el día 3 de junio de 1999,fecha en la cual cambió su nombre por el dePROMOTORA XINXU S.A.” y que “al expe-diente no se allegó ninguna prueba que de-mostrara la titularidad del nombre comercialen cabeza de la sociedad opositora TEMPUSS.A. y por lo tanto dicha sociedad carecía deinterés legítimo para formular la demanda deoposición (…)”.

2. La inexistencia de riesgo de confusión o aso-ciación basándose en la regla de la especiali-dad, ya que los signos distinguen distintosproductos, y la mencionada regla tiene comoúnica excepción a los signos notoriamenteconocidos. Al respecto dice “no se demostrósiquiera que el signo TEMPUS (…) gozara denotoriedad dentro del sector pertinente (…)”.

3. Informa que “demandó la cancelación por nouso de la marca TEMPUS propiedad de lasociedad TEMPUS S.A., para identificar pro-ductos de la clase 14 (…)” que “fue cancela-


da por no uso (…)”. Agrega “En consecuen-cia, las resoluciones atacadas violan el dere-cho prevalente y preferente al registro de lamarca TEMPUS radicado en cabeza de mimandante, DARÍO HOYOS GÓMEZ, derechoconferido por la legislación en virtud de haberobtenido resolución favorable en el procesode cancelación por no uso de la marcaTEMPUS, clase 14”.

4. La violación del artículo 278 de la Decisión486 en concordancia con el artículo 5 delTratado de Creación del Tribunal “por cuantola División de Signos Distintivos no interpretóni aplicó correctamente las disposiciones con-tenidas en la Decisión 486 sobre registro demarcas”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestacióna la demanda

La Superintendencia de Industria y Comer-cio contesta la demanda sosteniendo que:

1. Con la emisión de la Resolución impugnada“no se ha incurrido en violación de las normascontenidas en la Decisión 486 (…)”.

2. “(…) el análisis jurídico sobre la irregistrabi-lidad de la marca ‘TEMPUS’ (Mixta) (…) sehizo con base en las pruebas aportadas porla Sociedad Tempus S.A., respecto al usoefectivo, técnico y permanente del nombrecomercial Tempus S.A., desde los años 1996,hasta el año 2001, esto es, antes de la solici-tud de registro como marca del signo ‘TEMPUS’(Mixta), solicitada por el señor Darío HoyosGómez”.

3. El uso del nombre comercial Tempus S.A.hace irregistrable al signo solicitado TEMPUS(mixto) para la clase 14 pues “al ser produc-tos relacionados con los que comercializa elempresario Tempus S.A., toda vez que sonproductos complementarios, con una finali-dad similar (apariencia personal), (…) mis-mos canales de comercialización y dirigidoso destinados al mismo consumidor”.

4. Por lo que “al reproducir totalmente el signosolicitado a registro TEMPUS (Mixta) (sic), elnombre comercial Tempus S.A., el consumi-dor se ve expuesto a confusión directa al con-siderar que unos y otros productos pertene-cen al mismo empresario o que existe alguna

clase de vinculación jurídica o económicaentre las partes aquí en conflicto”.

La señora Luz Mery Guerrero Sierra, cura-dora ad litem de la PROMOTORA XINXU S.A.manifiesta:

1. Que “TEMPUS S.A., probó ante la Superin-tendencia la posesión de la palabra TEMPUScomo marca y al efecto aportó facturas depublicidad y centros comerciales donde lamarca tiene tiendas (…)”.

2. Que “TEMPUS reproduce el nombre comer-cial protegido de TEMPUS S.A., y por lotanto su coexistencia pacífica en el mercado,no existe, pues lleva a confusión entre elpúblico, crea confusión y afecta a terceros”.

3. Que, la Resolución impugnada no viola nor-mas jurídicas.

El señor Eduardo Moreno Bigio, contesta lademanda, manifestando ser tercero interesadoen el proceso, esgrimiendo los siguientes argu-mentos:

1. Que “desde el 31 de diciembre de 2002 setransfirieron los derechos de la marca TEM-PUS en la (sic) clase (sic) 18 y 25 (…) a sunombre”. Por lo que no se deberá tomar encuenta al “tercero interesado descrito en lademanda por parte del actor, toda vez, que endicho aparte desconoció la mencionadatransferencia, aunado a esto dicha sociedadPROMOTORA XINXU S.A. ya fue liquidada”.

2. Que, la sociedad TEMPUS S.A. “estaba ple-namente legitimada para presentar la oposi-ción a la solicitud de registro (…)” y que “de-mostró su derecho a oponerse aportando prue-bas del uso del nombre comercial TEMPUS”.Añade, que la oposición fue presentada “casidos años antes de la fecha en que dice eldemandante que la sociedad cambió de nom-bre (…)”.

3. Que, los signos en conflicto distinguen pro-ductos “conexos y complementarios” lo cual“causaría que el comprador incurra en confu-sión y considere, erróneamente, que los pro-ductos de la marca usurpada tienen el mismoorigen empresarial.

4. Que, al reconocer la conexión competitivaentre los productos ésta “no exige que la


marca que la alega sea notoria o renombradasolo se requiere que exista relación entre losproductos que estas (sic) ofrecen, lo quecrearía riesgo de confusión en el consumidormedio, mas (sic) aun (sic) cuando los pro-ductos son de consumo masivo”.

5. Que, no se violó el artículo 136 literal b) de laDecisión 486.

CONSIDERANDO:

Que, las normas controvertidas en el proceso,forman parte del ordenamiento jurídico de laComunidad Andina, conforme lo dispone el lite-ral c) del artículo 1 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por vía prejudicial las normas que conformanel ordenamiento jurídico comunitario, con el finde asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros, siempre que lasolicitud provenga de un Juez Nacional tambiéncon competencia para actuar como Juez Comu-nitario, como lo es, en este caso, el TribunalConsultante, en tanto resulten pertinentes parala resolución del proceso, conforme a lo esta-blecido por el artículo 32 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina (codificado mediante la Decisión 472),en concordancia con lo previsto en los artículos2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificadomediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registrocomo marca del signo TEMPUS (mixto) fue el21 de abril de 1997, en vigencia de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,los hechos controvertidos y las normas aplica-bles al caso concreto se encuentran dentro dela citada normativa, por lo que, de acuerdo a lofacultado por la norma comunitaria se interpre-tarán de oficio los artículos 81, 83 literales a) yb), 111 y 128 de la Decisión 344, así como, laDisposición Transitoria Primera de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y,

Que, el texto de las normas objeto de la inter-pretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina

“(…)

Disposiciones Transitorias

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad in-dustrial válidamente concedido de conformi-dad con la legislación comunitaria anterior ala presente Decisión, se regirá por las dispo-siciones aplicables en la fecha de su otorga-miento salvo en lo que se refiere a los plazosde vigencia, en cuyo caso los derechos depropiedad industrial preexistentes se adecua-rán a lo previsto en esta Decisión.


Para el caso de procedimientos en trámite, lapresente Decisión regirá en las etapas queaún no se hubiesen cumplido a la fecha de suentrada en vigencia.

(…)”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena

“(…)

Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na.

(…)

Artículo 83. Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

(…)

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, a unamarca anteriormente solicitada para regis-tro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para pro-ductos o servicios respecto de los cuales


el uso de la marca pueda inducir al públicoa error;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nom-bre comercial protegido, de acuerdo conlas legislaciones internas de los PaísesMiembros, siempre que dadas las circuns-tancias pudiere inducirse al público a error;

(…)

Artículo 111.- La persona que obtenga unaresolución favorable, tendrá derecho prefe-rente al registro, si lo solicita dentro de lostres meses siguientes a la fecha en la quequede firme la providencia que dé término alprocedimiento de cancelación de la marca.

(…)

Artículo128.- El nombre comercial será pro-tegido por los Países Miembros sin obliga-ción de depósito o de registro. En caso deque la legislación interna contemple un siste-ma de registro se aplicarán las normas perti-nentes del Capítulo sobre Marcas de la pre-sente Decisión, así como la reglamentaciónque para tal efecto establezca el respectivoPaís Miembro.

(…)”.

1. Aplicación de la norma comunitaria en eltiempo.

Respecto a la interpretación y aplicación de lasnormas comunitarias sobre Propiedad Industrialque regulan esta temática, así como, el desa-rrollo de los distintos fundamentos que confor-man el criterio de este Órgano Jurisdiccionalsobre la materia, se exhorta al Consejo de Esta-do de la República de Colombia, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera,que estudie y aplique lo sentado por este Tribu-nal en la interpretación prejudicial correspon-diente al Proceso 127-IP-2006, de 17 de octubrede 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de7 de septiembre de 2006, signo: RADIANT, emi-tida para la causa interna Nº 2003-000446, quetambién cursa ante el Consejo de Estado queahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal esti-ma adecuado reiterar para el presente caso, porresultar plenamente aplicable a la controversia

correspondiente, que: “la norma sustancial quese encontrare vigente al momento de presentar-se la solicitud de registro de un signo comomarca, será la aplicable para resolver si se hancumplido los requisitos para la concesión odenegatoria del mismo; y, en caso de impugna-ción —tanto en sede administrativa como judi-cial— de la resolución interna que exprese ladeterminación de la Oficina Nacional Competen-te sobre la registrabilidad del signo, será aplica-ble para juzgar sobre su legalidad, la mismanorma sustancial del ordenamiento comunitarioque se encontraba vigente al momento de habersido solicitado el registro marcario”.

La solicitud de registro del signo TEMPUS (mix-to) fue presentada el 21 de abril de 1997, envigencia de la Decisión 344, por lo tanto, estaes la norma aplicable en todo lo referente alcumplimiento de los requisitos de registrabili-dad.

2. La marca y los requisitos para su registro.

Sobre la base del concepto de marca que con-tiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribu-nal, en reiterada jurisprudencia, ha definido lamarca como un bien inmaterial constituido porun signo conformado por una o más letras,números, palabras, dibujos, colores u otros ele-mentos de soporte, individual o conjuntamenteestructurados que, perceptible a través de me-dios sensoriales y susceptible de representa-ción gráfica, sirve para identificar y distinguir enel mercado los productos o servicios producidoso comercializados por una persona de otrosidénticos o similares, a fin de que el consumidoro usuario medio los identifique, valore, diferen-cie, seleccione y adquiera sin riesgo de confu-sión o error acerca del origen o la calidad delproducto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo de sus productos o servicios,como el interés general de los consumidores ousuarios de dichos productos o servicios, ga-rantizándoles el origen empresarial y la calidadde éstos, evitando el riesgo de confusión o error,tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los si-guientes requisitos para el registro de un signocomo marca:


La perceptibilidad, es la cualidad que tiene unsigno de poder ser aprehendido por los consu-midores o usuarios a través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para quepueda ser captada y apreciada, es necesarioque lo abstracto pase a ser una impresión mate-rial identificable, soportada en una o más letras,números, palabras, dibujos u otros elementosindividual o conjuntamente estructurados a finde que, al ser aprehendida por medios sensoria-les y asimilada por la inteligencia, penetre en lamente de los consumidores o usuarios del pro-ducto o servicio que pretende amparar y, deesta manera, pueda ser seleccionada con facili-dad.

En atención a que la percepción se realiza ge-neralmente por el sentido de la vista, se consi-deran signos perceptibles aquéllos referidos auna o varias letras, números o palabras, o a unoo varios dibujos o imágenes, individual o con-juntamente estructurados.

La distintividad, es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferenciaren el mercado unos productos o servicios deotros, haciendo posible que el consumidor ousuario los seleccione y los requiera. Es consi-derada como característica esencial que debereunir todo signo para ser registrado como mar-ca y constituye el presupuesto indispensablepara que cumpla su función principal de identifi-car e indicar el origen empresarial y la calidaddel producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tra-tadista Jorge Otamendi sostiene que: “El podero carácter distintivo es la capacidad intrínsecaque tiene para poder ser marca. La marca, tieneque poder identificar un producto de otro. Por lotanto, no tiene ese poder identificatorio un signoque se confunde con lo que se va a identificar,sea un producto, un servicio o cualesquiera desus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derechode Marcas. Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot,Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado,en reiteradas ocasiones, que: “Signo distintivoes aquel individual y singular frente a los demásy que no es confundible con otros de la mismaespecie en el mercado de servicios y de produc-tos. El signo que no tenga estas característi-cas, carecería del objeto o función esencial de

la marca, cual es el de distinguir unos produc-tos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publicadoen la G.O.A.C. Nº 585, de 20 de julio de 2000,marca: LOS ALPES).

La susceptibilidad de representación gráfi-ca, es la aptitud que tiene un signo de ser des-crito o expresado en letras, números, palabras,imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir,en algo perceptible para ser captado por el pú-blico consumidor. Este requisito guarda corres-pondencia con lo dispuesto en el artículo 88literal d) de la Decisión 344, en el cual se exigeque la solicitud de registro sea acompañada porla reproducción de la marca cuando ésta con-tenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene:“La representación gráfica del signo es una des-cripción que permite formarse la idea del signoobjeto de la marca, valiéndose para ello de pala-bras, figuras o signos, o cualquier otro mecanis-mo idóneo, siempre que tenga la facultad ex-presiva de los anteriormente señalados”. (Ale-mán, Marco Matías. Normatividad Subregionalsobre Marcas de Productos y Servicios, Ed. TopManangement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debeanalizar en el presente caso, si el signo TEMPUS(mixto) cumple con los requisitos del artículo 81y si no se encuentra incurso dentro de lascausales de irregistrabilidad previstas en losartículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3. Clases de signos. Comparación entre sig-nos mixtos y denominativos.

En vista de que el signo solicitado para registroTEMPUS es mixto y los signos sobre la base delos cuales se presenta la observación son nomi-nativos, es necesario referirse a este tipo designos y a su comparación.

Signos denominativos.

Los signos denominativos llamados también no-minales o verbales, utilizan expresiones acústi-cas o fonéticas, formados por una o varias le-tras, palabras o números, individual o conjunta-mente estructurados, que integran un conjuntoo un todo pronunciable y que pueden o no tenersignificado conceptual. Este tipo de signos sesubdividen en: sugestivos que son los que tie-


nen una connotación conceptual que evoca cier-tas cualidades o funciones del producto identifi-cado por el signo; y arbitrarios que no manifies-tan conexión alguna entre su significado y lanaturaleza, cualidades y funciones del productoque va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están lossignos denominativos compuestos, que sonaquellos que se componen de dos o más pala-bras. Al respecto, el Tribunal ha establecidoque: “No existe prohibición alguna para que lossignos a registrarse adopten, entre otros, cual-quiera de estas formas: se compongan de unapalabra compuesta, o de dos o más palabras,con o sin significación conceptual, con o sin elacompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677,de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Signos mixtos.

Los signos mixtos se componen de un elemen-to denominativo (una o varias palabras) y unelemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos al ser aprecia-dos en su conjunto produce en el consumidoruna idea sobre el signo que le permite diferen-ciarlo de los demás existentes en el mercado.Sin embargo al efectuar el cotejo de estos sig-nos se debe identificar cuál de estos elementosprevalece y tiene mayor influencia en la mentedel consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marcamixta es una unidad, en la cual se ha solicitadoel registro del elemento nominativo como el grá-fico, como uno solo. Cuando se otorga el regis-tro de la marca mixta se la protege en su integri-dad y no a sus elementos por separado”. (Pro-ceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial:BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos denominativos ymixtos.

Cuando el Juez Consultante, realice el examende registrabilidad entre signos denominativos ymixtos, deberá identificar cuál de los elemen-tos, el denominativo o el gráfico prevalece ytiene mayor influencia en la mente del consumi-dor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina seha inclinado a considerar que, en general, elelemento denominativo de la marca mixta suele

ser el más característico o determinante, te-niendo en cuenta la fuerza expresiva propia delas palabras, las que por definición son pronun-ciables, lo que no obsta para que en algunoscasos se le reconozca prioridad al elementográfico, teniendo en cuenta su tamaño, color ycolocación, que en un momento dado puedenser definitivos. El elemento gráfico suele ser demayor importancia cuando es figurativo o evoca-dor de conceptos, que cuando consiste simple-mente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 defebrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En elcaso de que en uno de los signos prevalezca elelemento gráfico y en el otro el denominativo oviceversa, en principio, no habrá riesgo de con-fusión. Caso contrario deberá procederse al co-tejo entre signos denominativos.

En el caso de realizarse el cotejo entre un signomixto y un signo denominativo registrado o soli-citado con anterioridad se debe identificar cuálde estos elementos prevalece y tiene mayorinfluencia en la mente del consumidor, si eldenominativo o el gráfico. A fin de llegar a taldeterminación, “en el análisis de una marcamixta hay que fijar cuál es la dimensión máscaracterística que determina la impresión gene-ral que (…) suscita en el consumidor (…) de-biendo el examinador esforzarse por encontraresa dimensión, la que con mayor fuerza y pro-fundidad penetra en la mente del consumidor yque, por lo mismo, determina la impresión gene-ral que el signo mixto va a suscitar en losconsumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fun-damentos de Derecho de Marcas”, EditorialMontecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Comparación entre signos denominativos.

Si el elemento preponderante del signo mixto esel denominativo, se deberá hacer el cotejo deconformidad con los parámetros para la compa-ración entre signos denominativos. A saber:

En la comparación entre signos denominativosel Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernán-dez Novoa, ha manifestado que los signos de-ben ser observados en conjunto y con la totali-dad de los elementos que lo integran, sin des-componer su unidad fonética y gráfica, tenien-do en cuenta la totalidad de las sílabas y letrasque forman los vocablos de las marcas en pug-na, sin perjuicio de destacar aquellos elemen-tos dotados de especial eficacia diferenciadora,


atribuyendo menos valor a los que ofrezcan dis-minuyan dicha función. Para realizar esta labor,se considera que el Juez Consultante deberátener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas com-paradas cuando la sílaba tónica de las mis-mas ocupa la misma posición y es idéntica omuy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo or-den habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativashay que tratar de encontrar la dimensión máscaracterística de las denominaciones con-frontadas: la dimensión que con mayor fuerzay profundidad penetra en la mente del consu-midor y determina, por lo mismo, la impre-sión general que la denominación va a susci-tar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusivadel administrador o juez nacional, en su caso,quienes deben aplicar los criterios elaboradospor la doctrina y recogidos por la jurisprudenciacomunitaria para la comparación de todo tipo demarcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signoestá compuesto por una palabra y se solicita suregistro, entre los signos ya registrados y elrequerido para registro, puede existir confusióndependiendo de las terminaciones, número devocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber ele-mentos diferenciadores en dicha expresión,siempre en el entendido de que los productos acubrirse sean los mismos. Al cotejar dos mar-cas denominativas, el examinador deberá so-meterlas a las reglas para la comparación mar-caria, y prestará especial atención al criterioque señala que a los signos se les observará através de una visión de conjunto, sin fraccionarsus elementos.

4. El nombre comercial, su protección y suprueba. La enseña comercial.

Se abordará el presente tema en virtud a que laobservación se basa en la existencia del nom-bre comercial y de la enseña comercial TEMPUS.

La Decisión 344 en su artículo 128, en concor-dancia con el artículo 83 literal b) de la misma

Decisión, protege, aunque no define, al nombrecomercial. No obstante, se puede indicar que elnombre comercial identifica a una persona natu-ral o jurídica en el ejercicio de su actividadeconómica, dentro del giro comercial o indus-trial y la distingue o diferencia de otras idénticaso semejantes en el mismo ramo.

Características del nombre comercial.

En el Proceso 125-IP-2008, publicado en la G.O.A.C.Nº 1706 de 17 de marzo de 2009, marca: SSEGURITY SYSTEMS (mixta), el Tribunal se hapronunciado sobre las características del nom-bre comercial y ha manifestado que éstas son:

• El objetivo del nombre comercial es diferen-ciar la actividad empresarial de un comer-ciante determinado.

• Un comerciante puede utilizar más de unnombre comercial, es decir, identificar susdiferentes actividades empresariales con di-versos nombres comerciales.

• El nombre comercial es independiente de larazón social de la persona jurídica, pudiendocoincidir con ella; es decir, un comerciantepuede tener una razón social y un nombrecomercial idéntico a ésta, o tener una razónsocial y uno o muchos nombres comercialesdiferentes de ella.

• El nombre comercial puede ser múltiple, mien-tras que la razón o denominación social esúnica; es decir, un comerciante puede tenermuchos nombres comerciales, pero sólo unarazón social.

• La razón social da cuenta de la naturaleza yla existencia del comerciante en virtud a lainscripción en los diferentes libros o registrosmercantiles, mientras que el nombre comer-cial, como se verá más adelante, se adquierecon su primer uso.

Sobre la base en estos artículos se ha interpre-tado que la protección del nombre comercialderiva de su uso real y efectivo en el mercado ode su registro en la oficina nacional competenteprevia comprobación de su uso real y efectivo.El Tribunal se ha pronunciado sobre la protec-ción del nombre comercial en los términos si-guientes: “Por tanto, la obligación de acreditarun uso efectivo del nombre comercial, se susten-


ta en la necesidad de fundamentar la existenciay el derecho de protección del nombre en algúnhecho concreto, sin el cual no existiría ningunaseguridad jurídica para los competidores”. (Pro-ceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL).

Este Tribunal también ha manifestado que “(...)en consonancia con el Convenio de París (artí-culo 8), la Decisión 344 establece que la protec-ción del nombre comercial se reconoce en losPaíses Miembros sin necesidad de depósito oregistro; pero, conforme al artículo 128 de ésta,si una legislación interna contemplare un siste-ma de registro, se aplicarán las normas perti-nentes del propio texto comunitario para el régi-men de marcas, así como la reglamentaciónque al efecto establezca el respectivo PaísMiembro (...) la protección otorgada al nombrecomercial se encuentra supeditada a su usoreal y efectivo con relación al establecimiento oa la actividad económica que distinga, ya quees el uso lo que permite que se consolide comotal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabeprecisar adicionalmente que el hecho de que unnombre comercial se encuentre registrado no lolibera de la exigencia de uso para mantener suvigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar eluso del nombre comercial deben servir paraacreditar la identificación efectiva de dicho nom-bre con las actividades económicas para lascuales se pretende el registro (…)”. (Proceso45-IP-98, ya citado).

Conforme a la disposición establecida en elartículo 128 de la Decisión 344, la protección alnombre comercial en el Derecho ComunitarioAndino no deriva exclusivamente de un registro,tal como es el caso de las marcas, sino quebasta el uso del mismo. Sin embargo, “Si lautilización personal, continua, real, efectiva ypública del nombre comercial ha sido posteriora la concesión de los derechos marcarios, és-tos tendrán prevalencia sobre el uso del nombrecomercial”. Quien alegue el uso anterior delnombre comercial deberá probar por los mediosprocesales al alcance de la justicia nacional, yasea dentro de la etapa administrativa o en elámbito jurisdiccional “que el nombre ha venidosiendo utilizado con anterioridad (...). La simplealegación del uso no habilita al poseedor delnombre comercial para hacer prevalecer susderechos. La facilidad de determinar el uso pue-de provenir de un sistema de registro o de depó-sito que sin ser esenciales para la protección,

proporcionan por lo menos un principio de prue-ba en favor del usuario”. (Proceso 3-IP-98, publi-cado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de1998, marca: BELLA MUJER).

Características de las que goza la protec-ción del nombre comercial.

De acuerdo a lo manifestado por el Tribunal enel citado Proceso 125-IP-2008 y haciendo unresumen de lo arriba mencionado, las caracte-rísticas de las goza la protección de un nombrecomercial son:

1. El derecho sobre el nombre comercial se ge-nera con su uso. Lo que significa que el de-pósito del nombre comercial no es constituti-vo de derechos sobre el mismo. El registro deun nombre comercial puede ser simplementeun indicio del uso, pero no actúa como unaprueba total del mismo.

2. De conformidad con lo anterior, quien aleguederechos sobre un nombre comercial deberáprobar su uso real, efectivo y constante en elmercado.

3. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo yconstante de un nombre comercial con ante-rioridad a la solicitud de registro de un signoidéntico o similar, podrá oponerse a la mismasi éste pudiera inducir al público consumidora error.

4. Si la legislación nacional contempla un siste-ma de registro de nombres comerciales, seaplicarán las normas pertinentes al Capítulode Marcas de la Decisión 344.

A diferencia de lo que sucede con el sistemaatributivo del registro marcario, donde el dere-cho surge del registro, el sistema de proteccióndel nombre comercial se basa en un sistemadeclarativo de derechos. Es decir, el derechosobre el nombre comercial no se adquiere por lainscripción o depósito, sino con su primer uso.Además, para que subsista el derecho, dichouso debe ser real, efectivo y constante.

Un nombre comercial registrado de una maneray usado de otra, no generaría ninguna clase dederecho. Es decir, el nombre comercial registra-do deber ser el mismo real y efectivamenteusado en el mercado, ya que de lo contrario nocabría ningún derecho sobre el primero. Lo ante-


rior, por cuanto dicho signo, aunque registrado,no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nom-bres comerciales es, por un lado, informativo enrelación con el público consumidor y, por otro,una herramienta para que la Oficina de RegistroMarcario haga su análisis de registrabilidad deoficio e integral. Lo anterior quiere decir, que deexistir un sistema de registro de nombres co-merciales, la Oficina de Registro Marcario alrealizar el respectivo análisis de registrabilidad,deberá tener en cuenta los nombres comercia-les registrados.

La enseña comercial.

La Decisión 344 no regula la protección a la en-seña comercial y no da ningún concepto sobrela misma, sin embargo, el Tribunal advierte, queya desde la Decisión 313, aunque con algunaconfusión conceptual, la intención del legisladorfue diferenciar la figura del nombre comercial,de la del rótulo o enseña comercial. Por estemotivo, el Tribunal ha analizado el tema de laenseña comercial de manera independiente aldel nombre comercial, y de esta manera sobrela base de la doctrina ha manifestado que “Laenseña comercial se ha entendido como aquelsigno distintivo que se utiliza para identificar unestablecimiento mercantil” (Pachón Muñoz,Manuel. “Manual de Propiedad Industrial”. Ed.Temis, Bogotá, Colombia, 1984, pág. 127).

Cabe aclarar que el nombre comercial y la ense-ña comercial no son lo mismo, pues el primeroidentifica la actividad comercial de un empresa-rio determinado, mientras que el segundo identi-fica, únicamente, un establecimiento mercantil.

Pese a esta independencia conceptual de laenseña comercial y pese a la falta de una regu-lación expresa para la enseña comercial en laDecisión 344, el Tribunal se ha pronunciado so-bre la protección que se debe dar a la enseñacomercial y de esta manera se entiende que di-cha protección se regirá por las disposicionesrelativas al nombre comercial, lo que significaque:

1. Para que una enseña comercial sea protegi-da, no es necesario su registro, sino la prue-ba de su uso real, efectivo y constante en elcomercio, antes de la solicitud de registro deun signo idéntico o similar. Esta circunstan-cia debe ser probada por quien la alega.

2. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede opo-nerse al registro de un signo idéntico o simi-lar, si éste pudiera causar riesgo de confu-sión y/o de asociación con su enseña comer-cial protegida en el público consumidor.

5. Irregistrabilidad por identidad o similitudde signos. Irregistrabilidad por identidad osimilitud de un signo con un nombre co-mercial y con una enseña comercial. Ries-go de confusión. Similitud gráfica, fonéti-ca e ideológica. Reglas para efectuar elcotejo entre signos distintivos.

En virtud a que en el proceso interno se debatesi el signo solicitado TEMPUS (mixto) es confun-dible con los signos sobre la base de los cualesse presenta la observación TEMPUS, el Tribunalconsidera oportuno referirse al tema.

Las causales de irregistrabilidad taxativamenteenumeradas en los artículos 82 y 83 de la Deci-sión 344 son impedimentos que derivan, en sumayoría, de los requisitos intrínsecos del signoy especialmente de la distintividad. Al respecto,en consideración a que a las enseñas comercia-les le son aplicables las disposiciones relativasal nombre comercial y, a su vez, a éste les sonaplicables, en lo que corresponda, las disposi-ciones concernientes a las marcas, el Tribunalestima adecuado referirse a la identidad y lasemejanza de un signo con una marca y con unnombre comercial y con una enseña comercial.

La identidad y la semejanza entre signosdistintivos.

Tomando en cuenta que el señor Darío HoyosGómez solicitó el registro del signo mixto TEM-PUS, y que la sociedad TEMPUS S.A. presentóobservación en contra de dicha solicitud, sobrela base de su nombre comercial y de su enseñacomercial TEMPUS y de su marca TEMPUSregistrada en Colombia para distinguir produc-tos de las Clases 18, 24 y 25 y servicios de laClase 36, el Tribunal estima pertinente referirsea los impedimentos para el registro de un signocontemplados en los literales a) y b) del artículo83 de la Decisión 344.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente,precautelar el interés de terceros. En efecto, losliterales a) y b) de dicho artículo prohíben quese registren como marcas los signos que, en


relación con derechos de terceros, sean idénti-cos o se asemejen a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada para losmismos servicios o productos, o para productoso servicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público a error; o con unnombre comercial o una enseña comercial pro-tegidos. En consecuencia, no es necesario queel signo solicitado para registro induzca a errora los consumidores, sino que es suficiente laexistencia del riesgo de confusión para que seconfigure la irregistrabilidad.

La confusión en materia marcaria, se refiere a lafalta de claridad para poder elegir un bien deotro, a la que puedan ser inducidos los consu-midores por no existir en el signo la capacidadsuficiente para ser distintivo.

El nombre comercial, al igual que la marca,cumple una función distintiva, pero relacionadacon una actividad económica efectuada en unestablecimiento comercial o industrial por cuyarazón, se debe tener presente lo indicado poreste Tribunal Comunitario en el sentido de que,un signo que pretenda ser registrado pero quesea idéntico o se asemeje a un nombre comer-cial o una enseña comercial protegidos, llevaráconsigo el riesgo de inducir al público a error porlo que no será lo suficientemente distintivo, cons-tituyendo “una de las prohibiciones para otorgarel registro (…) la existencia de similitud o se-mejanza con el nombre comercial protegido,siempre que ésta pueda inducir al público aerror”. (Proceso 45-IP-98, ya citado). En conse-cuencia, se puede asumir que una causal deprohibición para otorgar el registro a un signocomo marca sería la existencia de semejanza oidentidad al punto de producir confusión con unnombre comercial protegido.

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión será necesario determinar si existe iden-tidad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como en relación con los produc-tos, servicios o actividad económica distingui-dos por ellos y considerar la situación de losconsumidores o usuarios, la cual variará en fun-ción de los productos, servicios o actividad eco-nómica de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizada por-que el vínculo de identidad o semejanza induce

al comprador a adquirir un producto o a usar unservicio determinado en la creencia de que estácomprando o usando otro, lo que implica laexistencia de un cierto nexo también entre laactividad económica y los productos o servi-cios; y la indirecta, caracterizada porque el cita-do vínculo hace que el consumidor atribuya, encontra de la realidad de los hechos, al productoo a la actividad económica que se le ofrecen, unorigen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002,publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abrilde 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los productoso servicios que distinguen o la actividad econó-mica que cada uno de ellos ampara, serían lossiguientes: (i) que exista identidad entre lossignos en disputa y también entre los productoso servicios y la actividad empresarial distingui-dos por ellos; (ii) o identidad entre los signos ysemejanza entre los productos o servicios y laactividad empresarial; (iii) o semejanza entrelos signos e identidad entre los productos yservicios y la actividad empresarial; (iv) o seme-janza entre aquellos y también semejanza entreéstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en laG.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, mar-ca: CHIP’S).

El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza yla identidad, ya que “la simple semejanza pre-supone que entre los objetos que se comparanexisten elementos comunes pero coexistiendocon otros aparentemente diferenciadores, pro-duciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio,entre marcas o signos idénticos, se supone quenos encontramos ante lo mismo, sin diferenciaalguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002,publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 deenero de 2003, marca: CHIP’S).

Además, el Tribunal ha sostenido que, el nom-bre comercial en relación con una marca “paraser oponible exitosamente ante una marca soli-citada o registrada (…) debe haber sido usadocon anterioridad a la solicitud de la marca, enaplicación del principio de la prioridad que rigu-rosamente debe regir. Si la utilización personal,continua, real, efectiva y pública del nombrecomercial ha sido posterior a la concesión delos derechos marcarios, éstos tendrán prevalen-cia sobre el uso del nombre comercial. Además,el uso del nombre no debe inducir al público aerror, lo que significaría, aplicando las normas


sobre marcas, que a más de que entre la marcay el nombre exista una identidad o semejanza,la confundibilidad no debe producirse en cuantoa los productos y servicios que la marca prote-ge y la actividad que el nombre ampara”. (Proce-so 3-IP-98, ya citado).

La comparación entre los signos, deberá reali-zarse en base al conjunto de elementos que losintegran, donde el todo prevalezca sobre laspartes y no descomponiendo la unidad de cadauno. En esta labor, como dice el Tribunal: “Laregla esencial para determinar la confusión es elexamen mediante una visión en conjunto delsigno, para desprender cual es la impresióngeneral que el mismo deja en el consumidor enbase a un análisis ligero y simple de éstos,pues ésta es la forma común a la que recurre elconsumidor para retenerlo y recordarlo, ya queen ningún caso se detiene a establecer en for-ma detallada las diferencias entre un signo yotro (…)”. (Proceso 48-IP-2004, publicado en laG.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca:EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340, de13 de mayo de 1998, marca: US TOP).

En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acer-ca del cuidado que se debe tener al realizar elcotejo entre dos signos para determinar si entreellos se presenta riesgo de confusión, toda vezque entre los signos en proceso de compara-ción puede existir identidad o similitud entreellos y entre los productos o servicios que elsigno distingue y la actividad económica que elnombre comercial ampara. En los casos en losque los signos no sólo sean idénticos, sino quetengan por objeto similares productos o activi-dad económica, podría presentarse el riesgo deconfusión. Cuando se trata de simple similitud,el examen requiere de mayor profundidad, conel objeto de llegar a las determinaciones en estecontexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determina-ción del riesgo de confusión corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador quien la determinará conbase a principios y reglas que la doctrina y lajurisprudencia han sugerido a los efectos deprecisar el grado de confundibilidad, la que vadel extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión el Tribunal ha sentado los siguientes crite-

rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-dica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de forma.El segundo, la confusión auditiva, en donde jue-ga un papel determinante, la percepción sonoraque pueda tener el consumidor respecto de ladenominación aunque en algunos casos vistasdesde una perspectiva gráfica sean diferentes,auditivamente la idea es de la misma denomina-ción o marca. El tercer y último criterio, es laconfusión ideológica, que conlleva a la personaa relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Pro-ceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Pro-ceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

Reglas para efectuar el cotejo entre signosdistintivos.

A objeto de facilitar a la Autoridad NacionalCompetente el estudio sobre la supuesta con-fusión entre los signos en conflicto, es necesa-rio tomar en cuenta los criterios elaborados porlos tratadistas Carlos Fernández-Novoa y PedroBreuer Moreno que han sido recogidos de ma-nera reiterada por la jurisprudencia de este Tri-bunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por los signos, es decir quedebe examinarse la totalidad de los elemen-tos que integran a cada uno de ellos, sindescomponer, y menos aún alterar, su uni-dad fonética y gráfica, ya que “debe evitarsepor todos los medios la disección de las de-nominaciones comparadas, en sus diversoselementos integrantes”. (Fernández-Novoa,Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcasdeben ser examinadas en forma sucesiva yno simultánea, de tal manera que en la com-paración de los signos confrontados debepredominar el método de cotejo sucesivo,excluyendo el análisis simultáneo, en aten-ción a que éste último no lo realiza el consu-midor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre los


signos, ya que la similitud generada entreellos se desprende de los elementos seme-jantes o de la semejante disposición de losmismos, y no de los elementos distintos queaparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarseen el lugar del consumidor presunto, toman-do en cuenta la naturaleza de los productoso servicios identificados por los signos endisputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado deMarcas de Fábrica y de Comercio”, EditorialRobis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, esnecesario determinar los diferentes modos enque pueden asemejarse los signos en disputa eidentificar la posible existencia o no de similitudo identidad entre ellos.

6. Conexión competitiva.

Además de los criterios referidos a la compara-ción entre signos, es necesario tener en cuentalos productos o servicios que distinguen dichossignos a efecto de establecer la posible co-nexión competitiva y en su caso aplicar loscriterios relacionados con la misma. En el pre-sente caso, al referirse los signos en cuestión aproductos y servicios de diferentes clases, elconsultante deberá analizar si se trata en efectode un caso de conexión competitiva.

Con relación a las consideraciones relativas a laconexión competitiva entre productos o servi-cios, la orientación jurisprudencial de este Tri-bunal, con base en la doctrina, señala algunaspautas o criterios que pueden conducir a esta-blecer o fijar la similitud o la conexión competiti-va entre los productos o servicios, que se sin-tetizan: (i) La inclusión de los productos o servi-cios en una misma clase del nomenclátor; (ii)Canales de comercialización; (iii) Mismos me-dios de publicidad; (iv) Relación o vinculaciónentre los productos o servicios; (v) Uso conjuntoo complementario de productos o servicios; (vi)Partes y accesorios; (vii) Mismo género de losproductos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix)Intercambiabilidad de los productos o servicios.

La Autoridad Nacional Competente debe consi-derar que, si bien el derecho que se constituyecon el registro de un signo como marca, porvirtud de la regla de la especialidad, en principiocubre únicamente los productos o servicios iden-

tificados en la solicitud y ubicados en una delas clases de la Clasificación Internacional deNiza, la pertenencia de dos productos o servi-cios a una misma clase no prueba que seansemejantes, así como su pertenencia a distin-tas clases tampoco prueba que sean diferen-tes.

También debe tomar en cuenta la intercam-biabilidad, en el sentido de que los consumido-res estimen que los productos o servicios sonsustituibles entre sí para las mismas finalida-des, y la complementariedad, relativa al hechode que los consumidores juzguen que los pro-ductos o servicios deben utilizarse en conjunto,o que el uso de uno de ellos presupone el delotro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo debe analizar si la conexión competi-tiva podría surgir en el ámbito de los canales decomercialización o distribución de los produc-tos o servicios, provenientes de la identidad osimilitud en la utilización de medios de difusióno publicidad. En tal sentido, si ambos productoso servicios se difunden a través de los mediosgenerales de publicidad (radio, televisión o pren-sa), cabe presumir que la conexión entre ellosserá mayor, mientras que si la difusión se reali-za a través de revistas especializadas, comuni-cación directa, boletines o mensajes telefóni-cos, es de presumir que la conexión será me-nor.

Finalmente, deberá considerar la clase de con-sumidor o usuario y su grado de atención almomento de identificar, diferenciar y seleccio-nar el producto o servicio. A juicio del Tribunal,“el consumidor al que debe tenerse en cuentapara establecer el posible riesgo de confusiónentre dos marcas, es el llamado ‘consumidormedio’ o sea el consumidor común y corrientede determinada clase de productos, en quiendebe suponerse un conocimiento y una capaci-dad de percepción corrientes (...)”. (Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 demayo de 1995, marca: DIDA). Como se dijosupra, el consultante deberá aplicar lo relacio-nado con productos a servicios.

En consecuencia el consultante deberá tener encuenta en el presente caso que, de acuerdo a loprevisto en el artículo 83 literales a) y b) de laDecisión 344, se encuentra prohibido el registrodel signo cuyo uso pueda inducir al público aerror si, además de ser idéntico o semejante a


una marca anteriormente solicitada para regis-tro o registrada por un tercero o a un nombrecomercial protegido, tiene por objeto un produc-to o servicio semejante al amparado por el signoen referencia, sea que dichos productos o servi-cios pertenezcan a la misma clase del nomen-clátor o a clases distintas que lleven a que seasocie el producto o servicio a un origen empre-sarial común.

7. Derecho preferente derivado de la can-celación de un registro marcario por faltade uso.

A pesar de que la cancelación por falta de usono es un tema debatido dentro de los actosadministrativos impugnados, tomando en cuen-ta que el señor Darío Hoyos Gómez, como ante-cedentes cita que demandó y consiguió la can-celación por falta de uso del signo TEMPUS; y,que la resolución de cancelación podría conce-derle un derecho preferente, el Tribunal conside-ra importante tocar el tema.

Efectos de la cancelación de la marca porfalta de uso.

Inicialmente, es necesario hacer una breve refe-rencia a los efectos de la cancelación de unregistro marcario por falta de uso.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado que di-chos efectos son:

1. Depurar el registro marcario, sacando aque-llas marcas que no son usadas de una mane-ra real y efectiva.

2. Permitir que otras personas puedan registraresa marca, otorgándole, de conformidad conel artículo 111 de la Decisión 344, un derechode preferencia a la persona que obtuvo la de-cisión favorable, que podrá invocarse partir dela presentación de la solicitud de cancela-ción, y hasta dentro del plazo de tres mesessiguientes a la fecha en la que quede firme laresolución de cancelación.” (Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1476, de16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA).

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 46-IP-2007, se ha referido a las característicasprincipales del derecho preferente que surgecomo consecuencia de la cancelación de unregistro marcario por no uso, y se ha referido a:

Titular del derecho.

El titular del derecho preferente es aquel que hapromovido el procedimiento de cancelación porfalta de uso y ha logrado dicha cancelación.

Objeto del derecho preferente.

Si lo que se pretende, al iniciar un procedimien-to de cancelación por falta de uso, es posibilitarel posterior registro de una marca semejante osimilar a la marca que se pretende cancelar, sise obtiene la cancelación, se debe invocar elderecho preferente para lograr el registro delsigno solicitado, dentro del término previsto enla norma comunitaria.

Para entender el término de que dispone eltitular del derecho preferente para su ejercicio,se debe precisar en qué momento nace el dere-cho preferente.

El derecho preferente, de conformidad con loanteriormente anotado, nace en el momento enque la Resolución de cancelación del registrode la marca por falta uso queda en firme. Es eneste momento en que el titular del derecho pre-ferente puede ejercer su derecho, situación éstaque debe acompasarse con la redacción delartículo 111 de la Decisión 344.

Cuando este artículo dispone que dicho derechopodrá invocarse a partir de la presentación de lasolicitud de cancelación, no está afirmando queel derecho preferente se pueda ejercer desde lafecha de presentación de la solicitud, ya que nose puede ejercer un derecho que aún no ha na-cido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae almomento de la presentación de la solicitud decancelación. Por eso, lo que prevé la norma esque el solicitante de la cancelación por falta deuso pueda, desde la presentación de la solicituddar aviso a la Oficina de Registro Marcario de suintención de utilizar el derecho preferente, demanera que la administración lo tenga en cuen-ta al momento de recibir y de tramitar otras soli-citudes de registro del signo que se pretendecancelar.

Lo anterior tiene total lógica, si se piensa queexiste la posibilidad de que cualquier personapueda solicitar el registro del mismo signo o deun signo semejante antes de que el solicitantede la cancelación pudiera ejercer su derechopreferente y, en consecuencia, en caso de lo-


grar la cancelación por falta de uso se haríanugatoria la consagración del referido derecho.

Además, el solicitante de la cancelación porfalta de uso de una marca podría presentaroposiciones a la solicitud de registro de signosidénticos o semejantes a la marca que pretendecancelar, o solicitar la suspensión de su trámitehasta tanto se defina el relativo a la cancela-ción.

Aclarando lo anterior, el derecho preferente sepuede ejercer en el plazo de tres meses conta-dos desde que queda en firme la resolución decancelación, sin perjuicio, como ya se anotó,que desde el mismo momento en que se hace lasolicitud de cancelación por falta de uso delregistro marcario, se informe a la Oficina Nacio-nal del interés de ejercer, en su momento, talderecho preferente.

Efectos del derecho preferente.

Un efecto obvio de la figura del derecho prefe-rente es la facultad que tiene el solicitante de lacancelación de registro marcario por falta deuso, de actuar dentro del trámite de registro designos idénticos o semejantes a la marca quepretende cancelar o que se canceló, presentadolas respectivas oposiciones.

En segundo lugar, el titular del derecho prefe-rente, al solicitar para registro la marca que hasido cancelada, logra que su solicitud tengaprelación en relación a las demás solicitudespresentadas ya que opera el informe enviado ala Oficina Nacional de que va a ejercer tal dere-cho, con el fin de que se tome nota en relacióncon posibles solicitudes de registro de signosidénticos o similares a aquél que se ha solicita-do cancelar.

Pero, como se deduce de lo anteriormente ex-puesto esto no significa que el ejercicio del de-recho preferente implique un derecho indiscuti-ble e indefectible de lograr el registro de lamarca cancelada a su nombre, ya que la Oficinade Registro Marcario deberá realizar el respecti-vo análisis de registrabilidad, analizando los di-ferentes requisitos de registrabilidad y las opo-siciones que sean presentadas. En consecuen-cia, el efecto del ejercicio del derecho preferen-te es que la solicitud presentada con base endicho derecho sea tramitada con prelación a lasdemás que se presenten, por lo que se debe

informar a la Oficina Nacional que se hará usode dicho derecho a fin de que la Oficina Nacio-nal pueda establecer el derecho preferente res-pecto de la fecha de presentación de otras soli-citudes de registro.

Finalmente, el Tribunal ha manifestado que “estederecho preferente, para quien ejerció la acciónde cancelación, no otorga al accionante el dere-cho al registro automático del signo, sino laprelación, derivada del ejercicio del mismo, puesuna vez presentada la solicitud de registro —seentiende durante el lapso que dura el derechopreferente—, ésta deberá ser examinada, esdecir, se debe realizar el examen de registrabili-dad, verificando que no se encuentre incursa enninguna de las causales de irregistrabilidad es-tablecidas en la legislación vigente al momentode presentarse dicha solicitud de registro, estoes, la Decisión que regía al momento en quenace el derecho de preferencia, fruto de la ac-ción de cancelación por no uso de la marca”.(Proceso 185-IP-2007, publicado en la G.O.A.C.Nº 1608, de 14 de abril de 2008, marca: VASTEN).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizarla seguridad jurídica la norma comunitaria sus-tantiva no surte efectos retroactivos; por tanto,las situaciones jurídicas concretas disciplina-das en ella, se encuentran sometidas, en sí yen sus efectos, a la norma vigente, al tiempo dela presentación de la solicitud de registro. Lanorma comunitaria en materia procesal se apli-cará a partir de su entrada en vigencia, a lostrámites en curso o por iniciarse. De hallarse encurso un procedimiento, la nueva norma se apli-cará inmediatamente a los trámites procesalespendientes.

La ausencia u omisión de los requisitos de vali-dez del registro marcario constituye causal denulidad del mismo, siempre que correspondan alas consagradas en la norma vigente al momen-to de la solicitud de registro.

En el presente caso, la solicitud de registro delsigno TEMPUS (mixto) fue presentada el 21 deabril de 1997, en vigencia de la Decisión 344,


por lo tanto, esta es la norma aplicable en todolo referente al cumplimiento de los requisitos deregistrabilidad.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizarsi el signo TEMPUS (mixto), cumple con losrequisitos de registrabilidad establecidos en elartículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena y si no se encuentraincurso dentro de las causales de irregistrabilidadprevistas en los artículos 82 y 83 de la mismaDecisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad deun signo, se debe tener en cuenta la totalidadde los elementos que lo integran y, al tratarsede un signo mixto, comparado con signos deno-minativos, es necesario conservar la unidad grá-fica y fonética del mismo, sin ser posible des-componerlo. Sin embargo, al efectuar el exa-men de registrabilidad del signo, se debe identi-ficar cuál de sus elementos prevalece y tienemayor influencia en la mente del consumidor, siel denominativo o el gráfico y proceder en con-secuencia.

CUARTO: El nombre comercial identifica a unapersona natural o a una jurídica en el ejerciciode su actividad económica en el rubro comercialo industrial y lo distingue o diferencia de otrasidénticas o semejantes en el mismo ramo. Laprotección del nombre comercial deriva de suuso real y efectivo en el mercado o de su regis-tro en la oficina nacional competente previa com-probación de su uso real y efectivo.

De conformidad con el artículo 128 de la Deci-sión 344, en caso de que la legislación internadel País Miembro contemplare un sistema deregistro para el nombre comercial, se aplicaránlas normas pertinentes del Capítulo de Marcasasí como la reglamentación que al efecto esta-blezca dicho País Miembro.

QUINTO: La enseña comercial se ha entendidocomo aquel signo distintivo que se utiliza paraidentificar un establecimiento mercantil.

Pese a esta independencia conceptual de laenseña comercial y pese a la falta de una regu-lación expresa para la enseña comercial en laDecisión 344, el Tribunal se ha pronunciadosobre la protección que se debe dar a la enseñacomercial y, de esta manera, se entiende que

dicha protección se regirá por las disposicionesrelativas al nombre comercial, lo que significaque:

1. Para que una enseña comercial sea protegi-da, no es necesario su registro, sino la prue-ba de su uso real, efectivo y constante en elcomercio, antes de la solicitud de registro deun signo idéntico o similar. Esta circunstan-cia debe ser probada por quien la alega.

2. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede opo-nerse al registro de un signo idéntico o simi-lar, si éste pudiera causar riesgo de confu-sión y/o de asociación con su enseña comer-cial protegida en el público consumidor.

SEXTO: No son registrables como marcas lossignos cuyo uso en el comercio afectara elderecho de un tercero y que, en relación conéste, el signo que se pretenda registrar, seaidéntico o se asemeje a una marca ya registra-da o a un signo anteriormente solicitado pararegistro, para los mismos productos o servicios,o para productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error, de donde resulta que no esnecesario que el signo solicitado para registroinduzca a confusión a los consumidores sinoque es suficiente la existencia del riesgo deconfusión para que se configure la prohibiciónde irregistrabilidad.

No son registrables como marcas los signosque, en relación con derechos de terceros, seanidénticos o se asemejen a un nombre comercialo una enseña comercial protegida, de conformi-dad con las legislaciones internas de los PaísesMiembros, siempre que pudiera inducirse al pú-blico a error, de donde resulta que no es nece-sario que el signo solicitado para registro induz-ca a error o confusión a los consumidores sinoque es suficiente la existencia del riesgo deconfusión para que se configure la prohibiciónde irregistrabilidad.

SÉPTIMO: Corresponde a la Administración y,en su caso, al Juzgador determinar el riesgo deconfusión con base a principios y reglas elabo-rados por la doctrina y la jurisprudencia señala-dos en la presente interpretación prejudicial yque se refieren básicamente a la identidad o a lasemejanza que pudieran existir entre los signosy entre los productos y servicios.


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los23 días del mes de junio del año dos mil diez.

VISTOS:

El Oficio Nº 0071, de 08 de abril de 2010, me-diante el cual el Consejo de Estado, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera,de la República de Colombia, solicita la Inter-pretación Prejudicial de los artículos 134 y 135

OCTAVO: Además de los criterios sobre la com-paración entre signos, es necesario tener encuenta los criterios relacionados con la conexióncompetitiva entre los productos o servicios. Enel presente caso, al referirse los signos en cuestióna diferentes productos y servicios, el consultan-te deberá analizar si se trata en efecto de uncaso de conexión competitiva, con base en loscriterios señalados en la presente interpretaciónprejudicial.

NOVENO: El derecho preferente a solicitar elregistro de la marca que se ha cancelado perte-nece, en primer lugar, a la persona que ejercióla acción de cancelación. Sin embargo, si eltitular de este derecho no lo ejerce en el tiempoy la forma establecidos, el signo cancelado seconvierte en res nullius, quedando entonces dis-ponible para quien primero lo solicite.

El derecho preferente al que hace mención elartículo 111 de la Decisión 344 no asegura elregistro del signo solicitado ya que éste debesometerse, de igual manera, al examen deregistrabilidad.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial cuando dicte senten-cia dentro del proceso interno Nº 2003-0290, de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 35del Tratado de Creación del Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina, así como dar cumpli-miento a lo previsto en el artículo 128, párrafotercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presenteinterpretación a la Secretaría General de la Co-munidad Andina para su publicación en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.







PROCESO 69-IP-2010

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 71 y 72 literal d) de laDecisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, del artículo 172 y de la

Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “AROMA”

(denominativa). Actor: SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CÍA. S.A.CASA LUKER S.A. Expediente Interno: Nº 2004-00245.


literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, a fin de resolver el procesointerno Nº 2004-00245.

1. Las Partes.

Demandante: JORGE E. VERA VARGAS.

Demandada: La Superintendencia de Indus-tria y Comercio de la Repúblicade Colombia.

Terceros interesados: SUCESORES DE JOSÉJESÚS RESTREPO &CIA. S.A. CASA LUKERS.A., NABISCO, INC.,MAKRO INTERNATIO-NAL A.G. y PRODUC-TOS ROMA LTDA.

2. Determinación de los hechos relevantes:

2.1 Hechos:

El 25 de marzo de 1992, SUCESORES DE JOSÉJESÚS RESTREPO & CIA. S.A. CASA LUKERS.A. solicitó el registro como marca del signoAROMA (denominativo) para distinguir produc-tos de la Clase 30 de la Clasificación Internacio-nal de Niza.

Las sociedades NABISCO INC, MAKRO INTER-NATIONAL AG y PRODUCTOS ROMA LTDA,presentaron observaciones contra dicha solici-tud de registro, siendo declaradas infundadasmediante Resolución Nº 25897, de 28 de no-viembre de 1996, expedida por la División deSignos Distintivos de la Superintendencia de In-dustria y Comercio; sin embargo, se denegó elregistro del signo solicitado AROMA (denomi-nativo), pues a razón del traspaso de la marca,“dicha solicitud carece de objeto, por cuanto nohay fundamento jurídico para que un mismosolicitante sea titular de dos derechos diferen-tes sobre un mismo signo de idénticas caracte-rísticas”.

Mediante Resolución Nº 5893, de 31 de marzode 1999, se resuelve el recurso de reposición in-terpuesto por SUCESORES DE JOSÉ JESÚSRESTREPO & CIA. S.A. CASA LUKER S.A.,confirmando la resolución anterior.

Mediante Resolución Nº 1963, de 31 de enerode 2001, se resuelve el recurso de apelación

modificando la resolución anterior y, en conse-cuencia, se otorgó el registro del signo AROMA(denominativo) en la Clase 30, a favor de SUCE-SORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA.S.A. CASA LUKER S.A., agotándose de esaforma la vía gubernativa.

3. Fundamentos de la Demanda:

El actor JORGE E. VERA VARGAS argumentóla demanda en lo siguiente:

Se vulneró el artículo 135 literal e) de la Deci-sión 486 al haberse otorgado indebidamente elregistro solicitado, ya que el signo AROMA (de-nominativo) constituye una característica esen-cial de los productos que pretende identificar enla Clase 30, especialmente del café, uno de cu-yos requisitos de calidad es su aroma especial.

En efecto, en el libro EL MUNDO DEL CAFÉ, sedescribe el café, básicamente, como una “bebi-da aromática”, siendo una de las principalescaracterísticas del café su fragancia.

El signo AROMA (denominativo) carece de dis-tintividad, de conformidad con el literal b) delartículo 135 de la Decisión 486.

Menciona que la División de Signos Distintivosdenegó el registro de la marca mixta AROMA enla Clase 35.

4. Contestaciones a la demanda:

La Superintendencia de Industria y Comer-cio contestó la demanda señalando lo siguien-te:

No se vulneró el artículo 135 literal e) de la De-cisión 486 al haberse otorgado el registro solici-tado, ya que el signo AROMA (denominativo) nodescribe la calidad, la cantidad, el destino, elvalor ni la procedencia geográfica del producto.

Propone la excepción de caducidad de la acciónpor cuanto la demanda de nulidad y restableci-miento del derecho fue interpuesta contra laResolución Nº 1963, de 13 de junio de 2001,mucho después de los cuatro (04) meses deque trata el artículo 136 del C.C.A.

La marca AROMA fue traspasada a favor deSUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO &CÍA. S.A. CASA LUKER S.A. pero únicamente


en lo referente a café y sucedáneos de café, yaque quien traspasó dicha marca sólo era titularpara tales productos. Sin embargo, la presentesolicitud de registro pretende distinguir los de-más productos de la Clase 30, por lo que al serla cobertura de la marca tramitada más ampliaque la otorgada, no tiene el mismo objeto queaquél, siendo pertinente revocar la decisión im-pugnada y conceder el registro solicitado.

El tercero interesado, SUCESORES DE JOSÉJESÚS RESTREPO & CIA. S.A. CASA LUKERS.A., señaló lo siguiente:

No se vulneró el artículo 135 literal e) de la Deci-sión 486 al haberse otorgado el registro solici-tado, ya que el signo AROMA (denominativo) nodescribe la calidad, la cantidad, el destino, elvalor ni la procedencia geográfica del producto.

Además, si bien la demandante alega la des-criptividad del signo, la marca AROMA (deno-minativa) cumple con el último párrafo del ar-tículo 135 mencionado en lo que respecta a que“lo hubiese estado usando constantemente enel País Miembro y, por efecto de tal uso, el sig-no ha adquirido aptitud distintiva respecto delos productos o servicios a los cuales se apli-ca”. Esto es lo que en doctrina marcaria sedenomina significado secundario.

Los demás terceros interesados: NABISCO,INC., MAKRO INTERNATIONAL A.G. y PRO-DUCTOS ROMA LTDA. no contestaron la de-manda.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la disposición previstaen el artículo 1, literal c), del Tratado de Crea-ción del Tribunal, las normas cuya interpreta-ción se solicita forman parte del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 9 de junio de2010.

Que, el Consejo de Estado solicitó la Interpreta-ción Prejudicial de los artículos 134 y 135 literale) de la Decisión 486 de la Comisión de la Co-munidad Andina.

Sin embargo, se interpretarán, de oficio, losartículos 71 y 72 literal d) de la Decisión 313 de

la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el artícu-lo 172 y la Disposición Transitoria Primera de laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, ya que la solicitud de registro del signosolicitado se presentó el 25 de marzo de 1992.

Las normas objeto de la presente interpretaciónprejudicial se transcriben a continuación:

DECISIÓN 313

“(…)

Artículo 71.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na.

Artículo 72.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

(…)

d) Consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comerciopara designar o para describir la especie,la calidad, la cantidad, el destino, el valor,el lugar de origen, la época de producciónu otros datos, características o informa-ciones de los productos o de los serviciospara los cuales ha de usarse.

(…)”

Decisión 486

“(…)

Artículo 172.- La autoridad nacional compe-tente decretará de oficio o a solicitud decualquier persona y en cualquier momento, lanulidad absoluta de un registro de marcacuando se hubiese concedido en contraven-ción con lo dispuesto en los artículos 134primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decreta-rá de oficio o a solicitud de cualquier perso-


na, la nulidad relativa de un registro de marcacuando se hubiese concedido en contraven-ción de lo dispuesto en el artículo 136 ocuando éste se hubiera efectuado de malafe. Esta acción prescribirá a los cinco añoscontados desde la fecha de concesión delregistro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán lasque pudieran corresponder por daños y perjui-cios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro deuna marca por causales que hubiesen dejadode ser aplicables al tiempo de resolverse lanulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplica-ra a uno o a algunos de los productos o ser-vicios para los cuales la marca fue registra-da, se declarará la nulidad únicamente paraesos productos o servicios, y se eliminarándel registro de la marca.

(…)

Disposición Transitoria Primera. Todo de-recho de propiedad industrial válidamenteconcedido de conformidad con la legislacióncomunitaria anterior a la presente Decisión,se regirá por las disposiciones aplicables enla fecha de su otorgamiento salvo en lo quese refiere a los plazos de vigencia, en cuyocaso los derechos de propiedad industrialpreexistentes se adecuarán a lo previsto enesta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones,licencias, renovaciones y prórrogas se apli-carán las normas contenidas en esta Deci-sión.

Para el caso de procedimientos en trámite, lapresente Decisión regirá en las etapas queaún no se hubiesen cumplido a la fecha desu entrada en vigencia.

(…)”.

En atención a los puntos controvertidos en elproceso interno, así como, de las normas quevan a ser interpretadas, este Tribunal consideraque corresponde desarrollar lo referente a lossiguientes temas:

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y laconfianza legítima, la norma comunitaria sus-tantiva no surte efectos retroactivos. En conse-cuencia, las situaciones jurídicas concretas seencuentran sometidas a la norma vigente en eltiempo de su constitución y, si bien la normacomunitaria nueva no es aplicable a las situa-ciones jurídicas originadas con anterioridad a suentrada en vigencia, procede su aplicación in-mediata tanto en algunos de los efectos futurosde la situación jurídica nacida bajo el imperio dela norma anterior, como en materia procedimen-tal.

Por lo que, la norma sustancial que se encontra-re vigente al momento de presentarse la solici-tud de registro de un signo como marca, será laaplicable para resolver sobre la concesión odenegatoria del mismo; y, en caso de impugna-ción —tanto en sede administrativa como judi-cial— de la resolución interna que exprese ladeterminación de la Oficina Nacional Competen-te sobre la registrabilidad del signo, será aplica-ble para juzgar sobre su legalidad, la mismanorma sustancial del ordenamiento comunitarioque se encontraba vigente al momento de habersido solicitado el registro marcario.

Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si lanorma sustancial, vigente para la fecha de lasolicitud de registro de un signo como marca,ha sido derogada y reemplazada por otra en elcurso del procedimiento correspondiente a talsolicitud, aquella norma será la aplicable paradeterminar si se encuentran cumplidos o no losrequisitos que se exigen para el otorgamientodel derecho, mientras que la norma procesalposterior será la aplicable al procedimiento encurso”. (Proceso 38-IP-2002, marca: PREPACOIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, publicadoen la Gaceta Oficial Nº 845, de 1 de octubre de2002).

La nueva normativa, en lo que concierne a laparte procesal, se aplicará a partir de su entradaen vigencia, tanto a los procedimientos por ini-ciarse como a los que están en curso. En esteúltimo caso, la nueva norma se aplicará inme-diatamente a la actividad procesal pendiente yno, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha mani-festado que “La prohibición de retroactividad de


las leyes representa una manifestación básicay específica de la seguridad jurídica”. Por ello,“En general y siempre que no operen otros prin-cipios especiales relativos a la aplicación de lasnormas jurídicas, el efecto que produce un actoderogatorio es que la norma derogada deberáser aplicada en aquellos casos aún no resueltosque surgieron con anterioridad a la derogación,pero no a la resolución de nuevos casos (…) elefecto normal de la derogación consiste en lalimitación temporal de la aplicabilidad de lasnormas jurídicas, de forma que las normas de-rogadas seguirán siendo aplicables a las rela-ciones jurídicas que surgieron cuando la normaestaba en vigor (…). (Proceso 74-IP-2003, mar-ca: A+GRÁFICA, publicado en la Gaceta OficialNº 995, de 9 de octubre de 2003).

En el caso de autos, la solicitud de registro delsigno AROMA (denominativo), se presentó du-rante la vigencia de la Decisión 313, por lo quecorresponde al Juez Nacional aplicar dicha nor-ma al caso concreto.

2. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESEN-CIALES PARA SU REGISTRO EN EL RÉGI-MEN DE LA DECISIÓN 313.

Antes de establecer los requisitos para el regis-tro de las marcas, es pertinente referirse alconcepto de marca y sus funciones.

La Normativa Comunitaria Andina protege el in-terés del titular marcario, otorgándole un dere-cho de uso exclusivo sobre el signo distintivo ya la vez precautela el derecho de los consumi-dores evitando que incurran en confusión sobreel origen empresarial, la calidad, condiciones,etc. de los productos o servicios.

La marca es un bien inmaterial que permiteidentificar o distinguir a los diversos productos yservicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcasson:

“(...) signos utilizados por los empresarios enla identificación de sus productos o servi-cios, a través de los cuales busca su diferen-ciación e individualización de los restantesempresarios que se dediquen a actividadesafines.” (ALEMAN Marco Matías. “NORMA-TIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCASDE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado

por Top Management International. Colom-bia. Pág. 73).

El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena establece que losrequisitos para el registro de marcas son: laperceptibilidad, la distintividad y la susceptibili-dad de representación gráfica.

La distintividad.

La distintividad es la capacidad intrínseca quedebe tener el signo para diferenciar y elegirunos productos o servicios de otros. Es el requi-sito principal que debe reunir todo signo paraser registrado como marca y hace posible iden-tificar unos productos o servicios de otros quese encuentran en el mercado; el carácter distin-tivo de la marca le permite al consumidor reali-zar la elección de los bienes que desea adquirir,pues el signo marcario le da a la mercadería suindividualidad y posibilita que un producto seareconocido de entre otros similares que se ofertanen el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter dis-tintivo “(…) viene impuesto por la propia natura-leza y función esencial de la marca. Así, si lamarca es un signo que tiene como función dis-tinguir los propios productos y servicios de losde la competencia, un signo que no fuera capazde cumplir esta misión, nunca podría constituir-se en marca, ya que no es apto para cumplir lafunción esencial que el ordenamiento jurídicoprevé para las marcas.” (BARRERO CHECA,José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY YAL REGLAMENTO DE MARCAS”. ThomsonCivitas. Pág. 136, Madrid, España 2003).

La marca sirve como medio de diferenciación delos productos o servicios para los que se haregistrado, haciendo viable que el consumidorlos distinga e individualice; esto le ayuda arealizar una adecuada e informada elección delos bienes y servicios que desea adquirir, y talelección depende de ciertas características quese encuentran en productos o servicios identifi-cados con determinadas marcas, lo que motivaa que el consumidor prefiera esa marca y reiterela elección de los bienes identificados con ella.

La perceptibilidad.

La marca es un bien de naturaleza inmaterial ypara poder ser captado o percibido por alguno


de los sentidos debe necesariamente exteriori-zarse o adquirir forma material por medio delempleo de toda clase de elementos que trans-formen lo inmaterial o abstracto en algo percep-tible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es aptopara constituir marca, ya que deja en quien loobserva una imagen o impresión que permitedistinguir o identificar a un determinado produc-to.

La Jurisprudencia del Tribunal, al respecto, haexpresado que:

“La perceptibilidad, precisamente, hace refe-rencia a todo elemento, signo o indicaciónque pueda ser captado por los sentidos paraque, por medio de éstos, la marca penetre enla mente del público, el cual la asimila confacilidad. Por cuanto para la percepción sen-sorial o externa de los signos se utiliza enforma más general el sentido de la vista, hanvenido caracterizándose preferentementeaquellos elementos que hagan referencia auna denominación, a un conjunto de pala-bras, a una figura, a un dibujo, o a un conjun-to de dibujos.” (Proceso 132-IP-2004. Marca:“DIACOM”. Publicado en Gaceta Oficial Nº1146, de 1 de diciembre de 2004).

Carlos Fernández Novoa respecto de la per-ceptibilidad expone la siguiente idea:

“El signo marcario es una realidad intangi-ble; para que los demás perciban el signo, espreciso que éste adquiera forma sensible:que se materialice en un envase o en el pro-pio producto, o bien en las correspondientesexpresiones publicitarias.” (FERNANDEZNovoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERE-CHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A.1984. Págs. 21 y SS.).

La susceptibilidad de representación gráfi-ca.

Este requisito exige que un signo para serregistrable debe tener la posibilidad de ser des-crito mediante palabras, gráficos, signos, colo-res, figuras etc., de tal manera que sus compo-nentes puedan ser apreciados por quien lo ob-serve. Esta característica es importante, ade-más, a efectos de la publicación de las solicitu-

des de registro en los medios oficiales o Gace-tas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario,el signo solicitado debe cumplir con los requisi-tos de distintividad, perceptibilidad y susceptibi-lidad de representación gráfica exigidos por elartículo 71 de la Decisión 313.

La ley comunitaria exige además que el signosolicitado no se encuadre en ninguna de lascausales de irregistrabilidad contempladas enla citada norma. Así, el Juez Consultante debeproceder a analizar, en primer lugar, si la marcacuyo registro se pretende, cumple con los requi-sitos del referido artículo 71, y determinar luego,si el signo encaja o no dentro de alguna de lascausales de irregistrabilidad señaladas en losartículos 72 y 73 de la normativa comunitaria.

3. DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA EN EL MARCODE LA DECISIÓN 313.

Debido a que el tercero interesado SUCESO-RES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CÍA. S.A.CASA LUKER S.A. manifiesta que el signo soli-citado AROMA (denominativo) ha adquiridodistintividad por su uso constante, el Tribunalconsidera pertinente desarrollar el tema de ladistintividad adquirida o sobrevenida.

La Decisión 313, a diferencia del último párrafodel artículo 135 de la Decisión 486, no poseeninguna disposición que consagre el fenómenojurídico de la “distintividad adquirida”. Sin em-bargo, ello no obsta para que la figura de la“distintividad adquirida” no pueda ser analizadaen los registros marcarios otorgados al amparode esta Decisión.

Como se advirtió anteriormente, uno de los re-quisitos para el registro de un signo como mar-ca bajo el régimen de la Decisión 313 es la dis-tintividad. En ese sentido, si un signo que abinitio no era distintivo, tal como sucedería conun signo genérico o descriptivo, puede resultarque, por su uso constante, real y efectivo en elmercado, se hubiera convertido en un signo conaptitud distintiva, si así lo demuestra el titulardel registro.

En este sentido, la distintividad que exige elartículo 71 de la Decisión 313, puede ser unadistintividad propia del signo, o haber sido ad-quirida por el uso constante en el mercado.


El Tribunal de Justicia ha abordado el tema te-niendo en cuenta la operancia de dicha figuraantes de la solicitud de registro y bajo la pers-pectiva de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, igual ha ilustrado sobre lascaracterísticas básicas de la figura estudiada.En efecto, en la Interpretación Prejudicial 92-IP-2004, reiterada en la Interpretación Prejudicial195-IP-2005, el Tribunal ha señalado lo siguien-te:

“Por otra parte, si bien la inscripción en el re-gistro, visto su efecto constitutivo, configurael único modo de adquisición de la marca ydel derecho a su uso exclusivo, el signo pue-de alcanzar aptitud distintiva, en relación conel producto o servicio a que se refiera, comoconsecuencia de su uso constante y, en talcaso, hacerse registrable. Así se desprende(…) un signo podrá ser registrado como mar-ca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o deser descriptivo, o genérico, o común o usual,o de consistir en un color no delimitado poruna forma específica, quien solicita el regis-tro, o su causante, lo hubiese estado usandoconstantemente en el País Miembro y, porefecto de tal uso, el signo hubiese adquiridoaptitud distintiva respecto de los productos oservicios a los cuales se aplica. En la doctri-na se explica que ‘un término originariamentegenérico puede llegar a dejar de serlo y adqui-rir el carácter distintivo típico de una marca.Es el supuesto conocido en el Derecho norte-americano como de adquisición por el térmi-no genérico de un ‘secondary meaning’ (signi-ficado secundario) que confiere al signo elcarácter distintivo propio de la marca’. (BER-COVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471)”. (Proceso92-IP-2004. Caso: denominación “UNIVER-SIDAD VIRTUAL”, publicado en la GacetaOficial N° 1121, de 28 de septiembre de 2004).

En el contexto anteriormente anotado, se des-prenden las siguientes características para queopere la figura de la distintividad adquirida1 (Pro-ceso 05-IP-2007. Caso: “KRAKER-BRAN”, pu-blicado en la Gaceta Oficial N° 1504, de 30 deagosto de 2007):

1. Que el signo que se pretende solicitar pararegistro, que se solicitó para registro o quese registró, ab initio, no reúna el requisito dedistintividad.

2. Que por efecto del uso constante en un PaísMiembro, el signo hubiere adquirido distintivi-dad respecto de los productos o serviciosque ampara.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional Com-petente, en su caso, al momento de decidir elregistro de un signo distintivo o al resolver lanulidad de un registro, debe prestar granatención a tal circunstancia, con base en elrecaudo de pruebas dirigido a determinar queaunque el signo no era distintivo se ha con-vertido en tal por su uso constante en el mer-cado.

Lo primero es establecer qué se entiende poruso constante. Uso constante es el uso inin-terrumpido, pero además, en el derechomarcario, el uso debe ser real y efectivo en elmercado.

El postulado del uso real y efectivo de lamarca ha sido consagrado en la normativacomunitaria: en la Decisión 311 en el artículo100, en la Decisión 313 en el artículo 99, enla Decisión 344 en el artículo 110, y en laDecisión 486 en el artículo 166.

1 A título ilustrativo, es pertinente citar la sentencia de 4de mayo de 1994, caso Chiemsee, del Tribunal deJusticia de las Comunidades Europeas. En este caso,el Tribunal al analizar el artículo 3, apartado 3, de laDirectiva 89/104/CCE, presentó algunas bases sobrela determinación del fenómeno de la “distintividad so-brevenida”, a saber:

(…)

“Para determinar si una marca ha adquirido carácterdistintivo debido al uso que se ha hecho de ella, laautoridad competente debe apreciar globalmente loselementos que pueden demostrar que la marca hapasado a ser apta para identificar el producto de quese trate atribuyéndole una precedencia empresarialdeterminada y para distinguir este producto de los deotras empresas.

Si la autoridad competente estima que, gracias a lamarca, una significativa fracción de los sectores inte-resados identifica el producto atribuyéndole una pro-cedencia empresarial determinada, dicha autoridaddebe extraer la conclusión, en todo caso, de que lacondición exigida para el registro de la marca secumple.

El Derecho comunitario no se opone a que, si tropiezacon dificultades especiales para evaluar el carácterdistintivo de la marca cuyo registro se solicita, laautoridad competente pueda ordenar, en las condicio-nes previstas por su Derecho nacional, un sondeo deopinión para recabar información en la que puedabasar su decisión.” (Sentencia del Tribunal de Justiciade las Comunidades Europeas, de 4 de mayo de 1999.Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97).


El Juez Nacional o la Oficina Nacional Com-petente, en su caso, se enfrentan al proble-ma de la prueba del uso real y efectivo. Losartículos comentados traen algunos paráme-tros en relación con las cantidades de losproductos y servicios comercializados los quese deben tener en cuenta para determinar siuna marca efectiva y realmente ha sido usa-da o no:

a. La cantidad del producto o servicio puestoen el mercado del modo en que normal-mente corresponde con la naturaleza delos productos o servicios. Este punto esfundamental para determinar el uso real yefectivo, ya que unas pocas cantidades deun producto que se comercializa masiva-mente no es prueba del uso real y efectivode la marca. En este sentido, la OficinaNacional Competente o el Juez Competen-te, en su caso, deberá determinar si lascantidades vendidas de conformidad conla naturaleza del producto son meramentesimbólicas y no demuestran el uso real yefectivo de la marca en el mercado.

b. La cantidad del producto o servicio puestoen el mercado del modo en que normal-mente corresponde con las modalidadesbajo las cuales se efectúa su comercia-lización. Para determinar el uso real y efecti-vo de la marca se debe tener en cuentacómo se comercializan los productos yservicios que amparan. No es lo mismo elproducto cuya modalidad de comercializa-ción son los supermercados en cadena,que el producto para sectores especializa-dos y que se comercializan en tiendas es-pecializadas, o bajo catálogo, etc.

Una vez probado el uso constante, real y efecti-vo de la marca, el Juez Nacional o la OficinaNacional Competente se enfrenta a dilucidarotro problema: determinar si ese uso constante,real y efectivo del signo no distintivo lo ha con-vertido en un signo con aptitud distintiva.

Como ya se ha expresado, la distintividad ofuerza diferenciadora es la capacidad intrínsecay extrínseca que debe tener el signo a fin de quepueda distinguir unos productos o servicios deotros. Lo que debe determinar el juzgador es siel uso constante del signo no distintivo permiteque el público consumidor distinga los produc-tos o servicios designados con dicha marca, de

otros productos o servicios que tengan otro ori-gen empresarial. Para esto debe analizar enconjunto las pruebas presentadas y analizar siun grupo importante de consumidores corres-pondientes al País Miembro, reconoce el signousado real, efectiva y constantemente en elmercado como distintivo del producto o serviciorespectivo y, en consecuencia, como determi-nador de su origen empresarial.

En este sentido, al adquirir un signo distintividadpor su uso constante en el mercado, sólo sus-trae el requisito de distintividad que la ley propo-ne, pero no por dicho motivo supera las prohibi-ciones relativas de registro, es decir, en funcióna derechos válidos de terceros.

El Juez Consultante deber hacer un análisiscomplejo que involucre, por ejemplo, si pese algrado de descriptividad y genericidad de unamarca en relación con determinados productos,la marca que ha adquirido distintividad es noto-ria, caso en el cual prevalecería la protección dela marca notoria debido a su protección espe-cial y al principio de amparo a la actividad em-presarial.

4. MARCAS DESCRIPTIVAS.

Debido a que el actor JORGE E. VERA VARGASargumenta que el signo solicitado AROMA (de-nominativo) constituye una característica esen-cial de los productos que pretende identificar enla Clase 30, el Tribunal considera pertinenteabordar el tema de los signos descriptivos.

Respecto de los signos descriptivos, la juris-prudencia comunitaria y calificada doctrina hanmanifestado que son aquellos que informan alos consumidores exclusivamente lo concernien-te a las características de los productos o delos servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández Novoa (en“Fundamentos de Derecho de Marcas”, EditorialMontecorvo S.A., Madrid 1984), señala que laindicación descriptiva cuyo registro se prohíbedebe tener la virtualidad de comunicar las carac-terísticas (calidad, cantidad, destino, etc.) auna persona que no conoce el producto o servi-cio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, (en“Derecho de Marcas”. Lexis Nexis. Abeledo Pe-


rrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001), elsigno descriptivo no tiene poder identificatorio,toda vez que se confunde con lo que va a identi-ficar, sea un producto o servicio o cualesquierade sus propiedades o características. Ladescriptividad de un signo surge principalmentede la relación directa entre éste y los productoso servicios para los cuales está destinado aidentificar. Una denominación será descriptivaen relación directa con dichos productos o servi-cios, más no con todo el universo de productoso servicios.

El Tribunal con base en la doctrina, ha sosteni-do que uno de los métodos para determinar siun signo es descriptivo, es formularse la pregun-ta de “cómo es” el producto o servicio que sepretende registrar, “(...) de tal manera que si larespuesta espontáneamente suministrada -porejemplo por un consumidor medio- es igual a lade la designación de ese producto, habrá lugara establecer la naturaleza descriptiva de la de-nominación”. (Proceso 27-IP-2001, marca: MI-GALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº686, del 10 de julio de 2001, citando al Proceso3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOSDE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado enla Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembrede 1995).

En ese sentido, el Juez Consultante deberáidentificar si el signo solicitado AROMA (deno-minativo) tiene relación directa con los produc-tos de la Clase 30 para los cuales está destina-do a identificar.

5. ACCIÓN DE NULIDAD CONTRA EL REGIS-TRO MARCARIO Y PRESCRIPCIÓN DE LAACCIÓN

Debido a que la Superintendencia de Industria yComercio alega una excepción de caducidad dela acción de nulidad por haberse presentadoposterior a los 4 meses que establece la legisla-ción nacional, el Tribunal considera pertinenteabordar el tema de la acción de nulidad contra elregistro marcario.

Debe anotarse por este Tribunal que la acciónde nulidad de una marca en el marco de laDecisión 486 es aplicable a la nulidad del regis-tro marcario otorgado dentro de regímenes ante-riores a la vigencia de dicha decisión, por apli-cación de su disposición transitoria primera,

según la cual en lo relativo al “uso, goce, obliga-ciones, licencias, renovaciones y prórrogas” delderecho de propiedad industrial, deberán apli-carse las disposiciones contenidas en esta De-cisión.

Siendo así, este Tribunal ha de concluir de ma-nera categórica que el artículo 172 de la Deci-sión 486, por ser norma comunitaria de derechoderivado, de aplicación inmediata y preeminentesobre la ley interna, prevalece en “las accionesde nulidad de los Países Miembros”. En conse-cuencia, las acciones de nulidad relativa pres-cribirán “a los cinco años contados desde la fe-cha de concesión del registro impugnado”. Deesa forma, según lo manifestado por este Tribu-nal en el Proceso 235-IP-2005, el término deprescripción debe contarse desde la entrada envigencia de la Decisión 486, como quiera queesta Decisión, al establecer el término de pres-cripción para el ejercicio de la acción de nulidadrelativa, tuvo en cuenta que los derechos adqui-ridos por el titular del registro marcario no pue-den estar sujetos de manera intemporal a laposibilidad de ser demandados por causales denulidad que la nueva normativa califica comorelativas, relacionadas con los derechos de otrostitulares de marcas.

De manera alguna podría aceptarse que a la luzde la norma transcrita pueda prosperar en elderecho interno de los Países Miembros unaexcepción a la acción de nulidad basada en lacaducidad por aplicación del derecho interno.Recuérdese que este Tribunal ha manifestadoen anteriores ocasiones al referirse al efecto dela norma comunitaria sobre la nacional, que laprimera desplaza a la segunda la cual devieneen inaplicable, en cuanto resulte incompatiblecon las previsiones del derecho comunitario, sinperjuicio de que la ley interna no pueda perma-necer vigente para otros efectos no contempla-dos en el mismo.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

1. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica yla confianza legítima, la norma comunitariasustantiva no surte efectos retroactivos; enconsecuencia, la norma comunitaria que se


encontrare vigente al momento de presentar-se la solicitud de registro de un signo comomarca, será la aplicable para determinar si secumplieron o no los requisitos de registrabili-dad y resolver sobre la concesión o denega-toria del mismo. La norma comunitaria enmateria procesal se aplicará a partir de suentrada en vigencia a los trámites en curso opor iniciarse. De hallarse en curso un proce-dimiento, la nueva norma se aplicará inme-diatamente a los trámites procesales pen-dientes.

En el caso de autos, la solicitud de registrodel signo AROMA (denominativo) se presentódurante la vigencia de la Decisión 313, por loque corresponde al Juez Nacional aplicar di-cha norma al caso concreto.

2. Un signo puede registrarse como marca sireúne los requisitos de distintividad, percepti-bilidad y susceptibilidad de representacióngráfica, establecidos por el artículo 71 de laDecisión 313 y, además, si el signo no estáincurso en ninguna de las causales de irregis-trabilidad señaladas en los artículos 72 y 73de la norma comunitaria citada.

3. La figura de la “distintividad sobrevenida” de-be entenderse en el sentido de que si unsigno que ab initio no tiene carácter distinti-vo, bien porque es genérico, descriptivo, co-mún o usual, por su uso constante, real yefectivo en el mercado adquiere dicha dis-tintividad, es registrable.

El Juez Nacional, para que opere la figura dela distintividad sobrevenida, debe determinar,en primer lugar, el uso constante, real y efec-tivo del signo en el mercado y, en segundolugar, si ese uso constante, real y efectivogenera la distintividad del signo, de conformi-dad con lo expresado en la parte considera-tiva de esta interpretación.

4. Los signos descriptivos no son registrablescuando refieren a los consumidores exclusi-vamente lo concerniente a las propiedades ocaracterísticas de los productos o de losservicios que pretenden amparar, salvo queestén acompañados de uno o varios elemen-tos que le proporcionen la suficiente distinti-vidad.

5. La acción de nulidad relativa prevista en elderecho marcario andino prescribirá a los cin-co años contados desde la fecha de conce-sión del registro impugnado, según el artículo172 de la Decisión 486, que por ser norma delordenamiento jurídico comunitario de dere-cho derivado es de aplicación inmediata ypreeminente en todos los Países Miembros yprevalece sobre el derecho interno. El térmi-no de prescripción debe contarse desde laentrada en vigencia de la Decisión 486. En elcaso de la nulidad absoluta no prescribe laacción.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal, el Juez Nacional Consul-tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop-tar la presente interpretación dictada con funda-mento en las señaladas normas del ordena-miento jurídico comunitario. Deberá asimismo,dar cumplimiento a las prescripciones conteni-das en el párrafo tercero del artículo 128 delvigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia cer-tificada y sellada de la presente interpretación,la que también deberá remitirse a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina a efectos desu publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena.




Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO





Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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