sumario tribunal de justicia de la comunidad...

Proceso 232-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de lo solici-tado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno Nº 2002-00407. Actor: GROWSEED AKTIENGESELLSCHAFT. Marca: BOMBER

Proceso 20-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literala), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicita-da por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la CorteSuprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio delos artículos 81, 95 y 113 eiusdem, así como de la Disposición TransitoriaPrimera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Parteactora: señora MARÍA DEL CARMEN BALLEN BECORENA. Caso: marca“NEXELL”. Expediente Interno: No. 172-2004 ............................................

Proceso 17-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucio-nal y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, yde oficio, del artículo 81 de la misma norma. Proceso Interno Nº 1172-2004. Actor: El INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LAPROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Marca: APROLAC.....

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXIII - Número 1352

Lima, 7 de junio de 2006

1

7

PROCESO Nº 232-IP-2005

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de lo solicitado por el

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dela República de Colombia. Proceso Interno Nº 2002-00407. Actor: GROWSEED

AKTIENGESELLSCHAFT. Marca: BOMBER.

24

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA, San Francisco de Quito, a los dieci-nueve días del mes de abril del año dos mil seis.

VISTOS:

El oficio Nº 1593, de 7 de octubre de 2005, me-diante el cual, la Sala de lo Contencioso Admi-nistrativo, Sección Primera, del Consejo de Es-tado de la República de Colombia, remite la so-

licitud de interpretación prejudicial, con motivodel proceso interno Nº 2002-00407.

Que, la mencionada solicitud cumple con los re-quisitos de admisibilidad establecidos en los ar-tículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tri-bunal de Justicia de la Comunidad Andina y loscontemplados en el artículo 125 de su Estatuto,razón por la cual, fue admitida a trámite median-te auto dictado el veintiséis de enero de 2006.

GACETA OFICIAL 07/06/2006 2.32

1. Las partes.

La parte actora es GROWSEED AKTIENGESELL-SCHAFT

Se demanda a la Nación Colombiana a través dela Superintendencia de Industria y Comercio.

Es tercero interesado, la sociedad SUPER DEALIMENTOS S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

2.1. Hechos.

Con fecha 10 de marzo de 1997, la sociedadSUPER DE ALIMENTOS S.A. solicitó el regis-tro de la marca BOMBER (nominativa) para dis-tinguir productos de la clase 30 (café, te, ca-cao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneosdel café; harinas y preparaciones hechas decereales, pan, pastelería y confitería; heladoscomestibles; miel, jarabe de melaza; levadura,polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre,salsas (excepción las salsas para ensaladas);especias; hielo, chicles, goma de mascar).

Publicado el extracto en la Gaceta de Propie-dad Industrial N° 446 de 30 de mayo de 1997,INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. presen-tó observación en base a su marca BOOMER,solicitada con anterioridad en la clase 30, bajoel expediente Nº 401.892.

Mediante Resolución Nº 9859 de 29 de mayo de1998, la División de Signos Distintivos de la Su-perintendencia de Industria y Comercio, declaróinfundada la observación presentada y concedióel registro de la marca solicitada.

La sociedad GROWSEED AKTIENGESELL-SCHAFT presentó ante el Consejo de Estado,acción de nulidad contra la resolución arriba men-cionada, argumentando que la marca BOMBERsolicitada, no posee la distintividad que la leyexige para acceder a registro, reivindicando latitularidad de su marca BOOMER registrada enclase 30, desde el 23 de agosto de 1999.

2.2. Fundamentos de la demanda.

Sostiene la actora que el signo BOMBER, nocumple con los requisitos básicos para ser re-gistrado, dado que de los elementos contem-

plados dentro del artículo 81, se desprende quela marca en cuestión debe ser perceptible, po-seer representación gráfica y distintividad, ele-mentos que no posee, pues la marca BOMBERes confundible con la marca antes registradaBOOMER.

Asimismo, señala que dicho argumento corres-ponde con la conclusión a la que llegó la Su-perintendencia de Industria y Comercio dentrodel expediente N° 01-027106 en el que se ledeniega a SUPER DE ALIMENTOS S.A. el re-gistro de la marca BOMBER, dada la existenciadel registro previo de la marca BOOMER, perte-neciente a la compañía GROWSEED AKTIEN-GESELLSCHAFT.

Alega la actora además, que se violó el literal a)del artículo 83 de la Decisión 344, dado que elsigno a registrarse se asemeja a la marca pre-viamente registrada sub materia, de forma quees capaz de inducir al público a error. Asimis-mo, que si se hubiera realizado correctamenteel cotejo marcario, se hubiera concluido que lasmarcas contrapuestas no pueden coexistir den-tro del mercado.

2.3. Contestación a la demanda

2.3.1 De la Superintendencia de Industria yComercio.

Alega la legalidad del acto administrativo im-pugnado. Sostiene que la marca BOMBER re-unió los requisitos de perceptibilidad, suscepti-bilidad de representación gráfica y distintividad,y por ello se le concedió el registro. Argumentaasimismo, que entre las marcas en cuestión noexiste riesgo de confusión alguno, dado que lasmarcas contrapuestas contienen elementos grá-ficos, fonéticos y conceptuales que las identifi-can entre sí.

Además, que realizado el análisis de confundibi-lidad, se concluyó que dentro del cotejo visual yfonético, la marca solicitada no se asemeja algrado de producir confusión en el público consu-midor a la marca registrada, motivo por el cualposee suficiente distintividad para acceder aregistro. En este orden de ideas, concluye quela Superintendencia no vulneró derecho algunoal momento de la concesión del registro de lamarca solicitada.


2.3.2 Tercero interesado

SUPER DE ALIMENTOS S.A. sostiene, en lacontestación de la demanda, que la marcaBOMBER cumple con los requisitos de percep-tibilidad y representación gráfica, así como elde distintividad. Alega que el criterio emitido porla Superintendencia de Industria y Comercio enprimera instancia fue revocado en instanciassuperiores por considerar que las marcas sublitis no se confunden por no ser semejantes.

Asimismo, que del análisis del cotejo marcario,se concluye que las marcas en cuestión contie-nen diferencias gráficas, fonéticas y conceptua-les, y por ello, el criterio emitido dentro de laresolución impugnada no incurre en la supuestaviolación de los artículos de la norma comunita-ria que la actora sostiene.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por la vía prejudicial las normas que confor-man el Ordenamiento Jurídico de la ComunidadAndina, siempre que la solicitud provenga de unJuez Nacional también con competencia paraactuar como Juez Comunitario, en tanto resul-ten pertinentes para la resolución del procesointerno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial seencuentra conforme con las prescripciones con-tenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina;

Que, en base a la solicitud de interpretaciónprejudicial remitida por el Consejo de Estado,Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera, de la República de Colombia, procedela interpretación prejudicial de los artículos 81 y83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena; sin embargo, no esprocedente la interpretación de los artículos 82literal a), 83 literales d) y e), 84 de la Decisión344, y el artículo 172 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, por no serpertinentes al caso concreto.

El texto de las normas objeto de la interpreta-ción prejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 344

“(...)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signosque sean perceptibles, suficientemente dis-tintivos y susceptibles de representación grá-fica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, los pro-ductos o servicios producidos o comercializa-dos por una persona de los productos o servi-cios idénticos o similares de otra persona

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como mar-cas aquellos signos que, en relación con de-rechos de terceros, presenten algunos de lossiguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error;

(...)”.

En atención a los puntos controvertidos en elproceso interno así como de las normas que vana ser interpretadas, este Tribunal considera quecorresponde desarrollar lo referente a los si-guientes temas:

I. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOSCONSTITUTIVOS.

La marca es definida como todo signo percepti-ble, capaz de distinguir en el mercado, los bie-nes o servicios producidos o comercializadospor una persona, de los bienes o servicios idén-ticos o similares de otra persona.

El artículo 81 de la Decisión 344 determina losrequisitos que debe reunir un signo para ser regis-trable, los cuales son: perceptibilidad, distintivi-dad y susceptibilidad de representación gráfica.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un elemento inmaterial, paraque pueda ser captado por uno de los sentidos


(vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispen-sable su materialización o exteriorización pormedio de elementos que transformen lo inmate-rial o abstracto en algo identificable por aque-llos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referen-cia a todo elemento, signo o indicación quepueda ser captado por los sentidos para que,por medio de éstos, la marca penetre en lamente del público y lo asimile con facilidad. Porcuanto para la percepción sensorial o externade los signos se utiliza de manera más generalel sentido de la vista, han venido caracterizán-dose preferentemente aquellos elementos quehagan referencia a una denominación, a un con-junto de palabras, a una figura, a un dibujo, o aun conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El artículo 81 se refiere también a la distintividad,considerada característica y función primigeniaque debe reunir todo signo para ser susceptiblede registro como marca; lleva implícita la nece-saria posibilidad de identificar y distinguir unosproductos o unos servicios de otros, haciendoviable de esa manera la diferenciación por partedel consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sísolo sirva para identificar un producto o un servi-cio, sin que se confunda con él o con sus ca-racterísticas esenciales o primordiales.

c) Susceptibilidad de representación gráfi-ca

La susceptibilidad de representación gráfica con-siste en expresiones manifestadas a través depalabras, gráficos, signos mixtos, colores, figu-ras etc., de tal manera que sus componentespuedan ser apreciados en el mercado de pro-ductos.

El signo tiene que ser expresado en forma ma-terial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite.La traslación del signo del campo imaginativode su creador hacia la realidad comercial, pue-de darse como ha sido expresado, por medio dela utilización de los elementos referidos en elpárrafo anterior.

II. DERECHO DE PRIORIDAD. IRREGISTRA-BILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DESIGNOS. RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLASPARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO.

Derecho de Prioridad

Quien presente una solicitud posterior de regis-tro de marca, que sea idéntica o similar a aque-lla para los mismos productos o servicios o paraproductos o servicios cuyos signos puedan in-ducir a error o confusión en el público consumi-dor, se encuentra frente a una causal de irregis-trabilidad, en atención a la preferencia de quegoza el primer solicitante, quien puede presen-tar observaciones contra la solicitud posterior yejercer los otros derechos que la norma comuni-taria le confiere.

Así, el derecho preferente del titular de la marcapreviamente registrada, o solicitada con anterio-ridad, se medirá en relación a la fecha de pre-sentación de la solicitud de registro del signoobservado. Para efectos de la aplicación delprincipio “primero en el tiempo primero en elderecho”, en el caso de autos, deberá tomarseen cuenta la fecha de presentación de las solici-tudes de registro.

Irregistrabilidad por identidad o similituddel signo. Riesgo de confusión.

La legislación andina ha determinado que nopueden ser objeto de registro como marca, lossignos que sean idénticos o similares entre sí,así como entre los productos o servicios a con-frontarse, conforme lo establece el literal a) delartículo 83 objeto de la interpretación prejudicialsolicitada.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado:

“La marca tiene como función principal la deidentificar los productos o servicios de unfabricante, con el objeto de diferenciarlos delos de igual o semejante naturaleza, pertene-cientes a otra empresa o persona; es decir,el titular del registro goza de la facultad deexclusividad respecto de la utilización delsigno, y le corresponde el derecho de oponer-se a que terceros no autorizados por él haganuso de la marca”. 1

1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAM-PO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA.


Ha enfatizado también en sus pronunciamientosel Organismo, acerca del cuidado que se debetener al realizar el análisis entre dos signospara determinar si entre ellos se presenta elriesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor dedeterminar si una marca es confundible conotra, presenta diferentes matices y complejida-des, según que entre los signos en proceso decomparación exista identidad o similitud y se-gún la clase de productos o servicios a los quecada uno de esos signos pretenda distinguir. Enlos casos en los que las marcas no sólo seanidénticas sino que tengan por objeto individuali-zar unos mismos productos o servicios, el ries-go de confusión sería absoluto. Cuando se tratade simple similitud, el examen requiere de ma-yor profundidad, con el objeto de llegar a lasdeterminaciones en este contexto, así mismo,con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determina-ción de la confundibilidad corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, han de determinarla con ba-se en principios y reglas que la doctrina y la ju-risprudencia han señalado, a los efectos de pre-cisar el grado de confundibilidad, la que puede irdel extremo de la similitud al de la identidad.

Sin embargo, resulta en todo caso necesarioconsiderar previamente las siguientes caracte-rísticas propias de la situación de semejanza, asaber:

La Similitud ideológica, es la que se presentaentre signos que evocan las mismas o similaresideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI,que aquélla es la que “deriva del mismo pareci-do conceptual de las marcas. Es la representa-ción o evocación de una misma cosa, caracte-rística o idea, la que impide al consumidor dis-tinguir una de otra”. 2 En consecuencia, puedenser considerados confundibles los signos, que,aunque visual o fonéticamente no sean simila-res, puedan sin embargo inducir a error al públi-co consumidor en cuanto a su procedencia em-presarial, en caso de evocar, la misma o similaridea;

La Similitud ortográfica, es la que se presen-ta por la coincidencia de letras entre los seg-mentos a compararse, en los cuales la secuen-

cia de vocales, la longitud de la palabra o pala-bras, el número de sílabas, las raíces o las ter-minaciones comunes, pueden producir en ma-yor o menor grado, que la confusión sea máspalpable u obvia; y,

La Similitud fonética, es la que se da entresignos que al ser pronunciados tienen una foné-tica similar. La determinación de tal similituddepende de la identidad en la sílaba tónica, o dela coincidencia en las raíces o terminaciones,entre otras. Sin embargo, deben tenerse encuenta las particularidades que conserva cadacaso, con el fin de determinar si existe la posibi-lidad real de confusión.

Reglas para efectuar el cotejo marcario.

La doctrina y la jurisprudencia han establecidocriterios generales, que faciliten al funcionario oal juez, la comparación y apreciación de laposible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en sujurisprudencia, las siguientes reglas originadasen la doctrina para realizar el cotejo entre mar-cas:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impre-sión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-cesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-janzas y no las diferencias que existen entrelas marcas” 3.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debecolocarse en el lugar del comprador presuntoy tener en cuenta la naturaleza de los produc-tos.

Acerca de la utilidad y aplicación de estosparámetros técnicos, el tratadista Breuer More-no ha manifestado:

“La primera regla y la que se ha consideradode mayor importancia, es el cotejo en conjun-to de la marca, criterio que se adopta paratodo tipo o clase de marcas.

2 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. EditorialAbeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. P. 153.

3 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas deFábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Ai-res, P. 351 y ss.


“Esta visión general o de conjunto de la mar-ca es la impresión que el consumidor mediotiene sobre la misma y que puede Ilevarle aconfusión frente a otras marcas semejantesque se encuentren disponibles en el comer-cio.

“En las marcas es necesario encontrar ladimensión que con mayor intensidad penetraen la mente del consumidor y determine asíla impresión general que el distintivo causaen el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más deevitar que sus elementos puedan ser fraccio-nados en sus partes componentes para com-parar cada componente de una marca con loscomponentes o la desintegración de la otramarca, persigue que el examen se realice abase de las semejanzas y no por las diferen-cias existentes, porque éste no es el caminode comparación utilizado por el consumidorni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otrocriterio, debe emplearse el método de uncotejo sucesivo entre las marcas, esto es, nocabe el análisis simultáneo, en razón de queel consumidor no analiza simultáneamentetodas las marcas sino lo hace en forma indi-vidualizada. El efecto de este sistema recaeen analizar cuál es la impresión final que elconsumidor tiene luego de la observación delas dos marcas. Al ubicar una marca al ladode otra se procederá bajo un examen riguro-so de comparación, no hasta el punto de‘disecarlas’, que es precisamente lo que sedebe obviar en un cotejo marcario.

“La similitud general entre dos marcas nodepende de los elementos distintos que apa-rezcan en ellas, sino de los elementos seme-jantes o de la semejante disposición de esoselementos”. 4

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca,si reúne los requisitos de perceptibilidad,distintividad, y susceptibilidad de ser repre-sentados gráficamente, establecidos por elartículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud seconfirmará, por cierto, si no se encuentracomprendido en ninguna de las causales deirregistrabilidad determinadas por los artícu-los 82 y 83 de la mencionada Decisión.

2. No son registrables los signos que, según loprevisto en el artículo 83, literal a), seanidénticos o similares a otros ya solicitados aregistro o registrados por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para pro-ductos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda inducir al público aerror.

3. El riesgo de confusión deberá ser analizadopor la Autoridad Nacional Competente o porel Juez, según corresponda, sujetándose alas reglas de comparación de signos y con-siderando que aquél puede presentarse porsimilitudes gráficas, fonéticas y conceptua-les.

4. Una solicitud posterior al registro de unamarca, que sea idéntica o similar a aquellapara los mismos productos o servicios opara productos o servicios que puedan cau-sar error en el público consumidor, estarásujeta a una causal de irregistrabilidad, enatención al derecho preferente de que gozael primer solicitante, quien puede presentarobservaciones contra la solicitud posterior yejercer los otros derechos que la norma co-munitaria le confiere.

Así, el derecho preferente del titular de lamarca previamente registrada, o solicitadacon anterioridad, se medirá en relación a lafecha de presentación de la solicitud de re-gistro del signo observado.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal, el Juez Nacional Consul-tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop-tar la presente interpretación dictada con funda-mento en las señaladas normas del ordena-miento jurídico comunitario. Deberá así mismo,dar cumplimiento a las prescripciones conteni-das en el párrafo tercero del artículo 128 delvigente Estatuto.

4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAM-PO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA.


Notifíquese al Consultante mediante copia certi-ficada y sellada de la presente interpretación, laque también deberá remitirse a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina a efectos desu publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena.

Olga Inés Navarrete BarreroPRESIDENTA

Moisés Troconis VillarrealMAGISTRADO

Walter Kaune ArteagaMAGISTRADO


Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la SalaPermanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justiciade la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 95 y 113eiusdem, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de

la Comisión de la Comunidad Andina. Parte actora: señora MARÍA DELCARMEN BALLEN BECORENA. Caso: marca “NEXELL”.

Expediente Interno: No. 172-2004.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA. San Francisco de Quito, diecinuevede abril del año dos mil seis.

VISTOS

La providencia dictada el 9 de noviembre de2005 por la Corte Suprema de Justicia de laRepública del Perú, Sala de Derecho Constitu-cional y Social (expediente N° 172-2004), en lacual se declara, con fundamento en el artículo123 de la Decisión 500 del Estatuto del Tribunalde Justicia de la Comunidad Andina, que “de-viene en necesario suspender la tramitación delpresente proceso judicial a efectos de solicitarun informe al Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, respecto de la interpretación preju-dicial del inciso a) del artículo 83 de la Decisión344 … de conformidad con el artículo 172 de laDecisión 486 … así como cual debe ser la debi-

da aplicación de dicho dispositivo al caso subexamine, con el fin de coadyuvar a dilucidar lapresente controversia”, por lo que “SUSPEN-DIERON la tramitación del presente procesojudicial, hasta que el citado organismo emita elinforme correspondiente, con conocimiento delos sujetos procesales …”, providencia recibidaen este Tribunal el 9 de enero de 2005, junto conel expediente de la causa, en el cual obran,entre otras, las siguientes actuaciones:

1. De los hechos que se desprenden de lademanda y de otros escritos

En la “DEMANDA DE IMPUGNACION DE RE-SOLUCION ADMINISTRATIVA contra el Insti-tuto Nacional de Defensa de la Competencia yde la Protección de la Propiedad Intelectual(INDECOPI)”, formulada ante el Presidente de laSala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la

Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO

Oswaldo Salgado EspinozaMAGISTRADO

Mónica Rosell MedinaSECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-

Mónica RosellSECRETARIA


República del Perú por la señora MARÍA DELCARMEN BALLEN BECORENA, a fin de que sedeclare, en lo principal, “LA INVALIDEZ de laResolución No. 352-2001/TPI-INDECOPI, emiti-da por Tribunal (sic) de Defensa de la Compe-tencia y de la Propiedad Intelectual del INDE-COPI, la cual confirma la Resolución No. 1284-2000/OSD-INDECOPI/EXP-68884-1998 que de-claró fundada la solicitud de nulidad del registrode la marca NEXELL y logotipo, inscrita bajocertificado No. 24786 a mi favor, por haberseviolado mi derecho de defensa, a la seguridadjurídica y al debido proceso”, se alega que “Confecha 14 de junio de 1995, la empresa TRANS-NET DEL PERU S.A., solicitó el registro de lamarca NEXTEL y logotipo para distinguir pro-ductos de la clase 9 de la nomenclatura Oficial… Dicha solicitud fue concedida el 20 de octu-bre de 1995”; que “Con fecha 3 de julio de 1995,solicité ante la Oficina de Signos Distintivos delIndecopi, el registro de la marca NEXELL y logo-tipo, para distinguir productos de la clase 9 dela Nomenclatura Oficial luego del examen res-pectivo, con fecha 01 de abril del año 1996 laOSD resolvió otorgarme la titularidad sobre lamarca NEXELL extendiéndose el certificado No.24786”; que “Con fecha 25 de marzo de 1998,TRANSNET DEL PERU S.A. celebró un contra-to por el cual transfirió la marca NEXTEL a laempresa NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Di-cho contrato fue inscrito con fecha 21 de octu-bre de 1998”; que “Con fecha 24 de agosto de1998, NEXTEL COMMUNICATIONS, INC., deEstados Unidos de Norteamérica, solicitó la nu-lidad del registro de la marca NEXELL y logotipoinscrita a mi favor con Certificado No. 24786”;que “Mediante Resolución No. 1284-2000/OSD-INDECOPI, de fecha 31 de enero del 2000, la Ofi-cina de Signos Distintivos de INDECOPI resuel-ve el referido conflicto de intereses (…) A pesarde desestimar cada uno de los petitorios conte-nidos en la denuncia la resolución de INDECOPIbajo análisis, sorprendentemente, declaró fun-dada la solicitud de nulidad de marca …”, pues“Considerando que en el transcurso del procedi-miento NEXTEL COMMUNICATIONS INC. habíaformalizado la adquisición de la marca NEXTELregistrada originalmente a favor de TRANSNETDEL PERU S.A. la OSD consideró convenientevolver a analizar lo referido al riesgo de confu-sión existente entre las marcas NEXTEL y NEXELLlas cuales coexistían en el mercado desde el 01de abril del año 1996. De ese análisis se consi-deró que dichas marcas eran similares al gradode inducir a error … En este orden de ideas,

basándose en un argumento que jamás consti-tuyó un punto controvertido del procedimiento laOSD dispuso de oficio la nulidad del registro dela marca NEXELL”; que “Con fecha 3 de marzodel 2000 interpusimos apelación contra la reso-lución antes detallada …”; y que “Mediante Re-solución de fecha 11 de abril de 1998 (rectius2001), el Tribunal de defensa del INDECOPI(segunda instancia administrativa) (…) confirmódicha Resolución que declara fundada la acciónde nulidad”.

Según el “RESUMEN DE LA CAUSA SIGNADACON EL NÚMERO 172-2004” (folio 185), la “SEN-TENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EXPEDIDAPOR LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTESUPREMA DE JUSTICIA (…) declara INFUNDA-DA la demanda …”, el 7 de julio de 2003.

Por último, obra en el expediente el recurso deapelación ejercido por MARÍA DEL CARMENBALLEN BECORENA contra la sentencia de lacitada Sala Civil de la Corte Suprema de Justi-cia del Perú (folios 142 a 175).

2. Del texto de la resolución impugnada

La Resolución Nº 352-2001-TPI-INDECOPI, del11 de abril de 2001, dictada por el Tribunal deDefensa de la Competencia y de la PropiedadIntelectual del INDECOPI, señala como “CUES-TIÓN EN DISCUSIÓN”, determinar “Si la Reso-lución Nº 1284-2000/OSD-INDECOPI de fecha31 de enero del 2000 … se encuentra incursa enalguna causal de nulidad de procedimiento …De ser el caso: - Cuál es la ley aplicable al pre-sente caso sobre nulidad de registro de marca. -Si al momento de otorgarse el registro de lamarca de producto NEXELL y logotipo se contra-vino lo dispuesto en las normas vigentes a esafecha”. De la Resolución mencionada se des-prende, entre otras consideraciones, que “Maríadel Carmen Ballen Becorena es titular de lamarca de producto conformada por el logotipoconstituido por la denominación NEXELL escritacaracterísticamente, en los colores fucsia y gris,conforme al modelo, que distingue equipos deprocesamiento de datos y periféricos y demásde la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, solici-tada con fecha 3 de julio de 1995 y registrada el1º de abril de 1996 bajo certificado Nº 24786,vigente hasta el 1º de abril del año 2006”; que“Nextel Communications, Inc. es titular de lassiguientes marcas que le fueron transferidas porTransnet del Perú S.A.: - NEXTEL, que distin-


gue equipos de grabación, transmisión o repro-ducción de imágenes y/o sonidos y demás de laclase 9 … solicitada con fecha 14 de junio de1995 por Transnet del Perú S.A. (Perú) y regis-trada el 20 de octubre del año 1995 … - Denomi-nación NEXTEL escrita en letras característi-cas, conforme al modelo, que distingue equiposde grabación, transmisión o reproducción deimágenes y/o sonidos y demás de la clase 9 …solicitada con fecha 14 de noviembre de 1997 …por Transnet del Perú S.A. y registrada el 27 dejulio de 1998 … - NEXTEL, que distingue servi-cios de telecomunicaciones de la clase 38 …solicitada con fecha 14 de junio de 1995 porTransnet del Perú S.A. y registrada el 16 deoctubre de 1995 … - Denominación NEXTELescrita en letras características, conforme almodelo, que distingue servicios de telecomuni-caciones de la clase 38 … solicitada con fecha14 de noviembre de 1997 … por Transnet delPerú S.A. y registrada el 27 de julio del año1998 … - Denominación NEXTEL, que distingueservicios de importación, exportación y nego-cios en general de la clase 35 … registrada el20 de octubre de 1995”.

Que “Si bien el artículo 113 de la Decisión 344permitía a la Oficina de Signos Distintivos de-cretar de oficio la nulidad del registro de unamarca cuando éste se hubiera concedido encontravención de cualquiera de las disposicio-nes de dicha Decisión, ello estaba supeditado aque se realizara una audiencia previa de laspartes interesadas, lo cual significa que la Pri-mera Instancia debía poner en conocimiento dela emplazada la causal de nulidad en la cualhabría incurrido, de tal forma que ésta tuviera laoportunidad de efectuar los descargos que con-siderara pertinentes”; que “En el presente caso,la Oficina de Signos Distintivos cumplió con po-ner en conocimiento de la emplazada –median-te proveído de fecha 26 de marzo de 1999 notifi-cado el 30 de marzo de 1999- el escrito presen-tado por Nextel Communications, Inc. con fecha25 de marzo de 1999 en el cual informaba que lehabían sido transferidas las marcas NEXTEL yNEXTEL y logotipo registradas en el Perú a favorde Transnet del Perú S.A. en las clases 9, 35 y38 de la Nomenclatura Oficial. Dado que elexpediente se resolvió el 31 de enero del 2000,la emplazada tuvo más de diez meses paramanifestar lo que considerara conveniente a suderecho. Sin embargo, durante dicho período nopresentó ningún escrito”; que “… de la revisióndel expediente se advierte que a lo largo del

presente procedimiento la accionante ha mani-festado que existe un riesgo de confusión entreel signo de la emplazada y su marca NEXTEL,lo cual ha sido negado e incluso rebatido por laemplazada en diversos escritos”; que “en opi-nión de la Sala, no cabe alegar falta de conoci-miento por parte de la emplazada respecto a loseñalado por la Oficina de Signos Distintivos enla resolución impugnada referente a la existen-cia de riesgo de confusión entre la marca NEXELLy logotipo y las marcas de la accionante regis-tradas en el Perú, tanto en la clase 38 como enla clase 9 de la Nomenclatura Oficial”; que “laOficina efectuó el análisis de confundibilidadentre la marca NEXELL y logotipo registrada afavor de la emplazada en la clase 9 … y lasmarcas NEXTEL y logotipo y NEXTEL denomi-nativa registradas en el Perú a favor de la accio-nante en las clases 38 y 9 … respectivamente”;que “La Sala advierte que en cuanto al examencomparativo efectuado con la marca mixta NEX-TEL y logotipo registrada en la clase 38 … laOficina afectó el derecho de la emplazada a undebido procedimiento, por cuanto contravino lodispuesto en el artículo 94 inciso b) de la Deci-sión 344, en la medida que evaluó el riesgo deconfusión entre la marca NEXELL y logotipo (so-licitada el 3 de julio de 1995 y registrada confecha 1º de abril de 1996 a favor de la emplaza-da) y la marca NEXTEL y logotipo (solicitada el14 de noviembre de 1997 y registrada el 27 dejulio de 1998 a favor de la accionante)”; que “laSala considera que la Resolución Nº 1284-2000/OSD-INDECOPI adolece de un vicio insubsana-ble en el extremo que analizó la similitud o co-nexión competitiva entre los productos que distin-gue la marca NEXELL y logotipo de la emplaza-da y los servicios que distingue la marca NEXTELy logotipo solicitada y registrada con posteriori-dad por la accionante en la clase 38 … por loque deviene en nula en cuanto a ese extremo”.

Que “En relación a la evaluación del riesgo deconfusión entre la marca NEXELL y logotiporegistrada a favor de la emplazada y la marcadenominativa NEXTEL registrada a favor de laaccionante en la clase 9 (…) la Sala consideraque la Oficina de Signos Distintivos no incurrióen causal de nulidad alguna al momento deefectuar un nuevo análisis de confundibilidadentre los signos en cuestión correspondientes ala clase 9 … a la luz de las normas vigentes almomento en que se otorgó el registro de lamarca de la emplazada”; que “la Sala determinaque si bien un extremo de la Resolución impug-


nada presenta un defecto insubsanable, razónpor la cual corresponde su nulidad … dichanulidad no afecta a las otras partes que resultanindependientes de ella”; que “la Sala ha determi-nado declarar la nulidad de la mencionada Re-solución únicamente en el extremo que evalúael riesgo de confusión entre la marca NEXELL ylogotipo registrada a favor de la emplazada en laclase 9 … y la marca NEXTEL y logotipo regis-trada a favor de la accionante en la clase 38 …”;que “es importante para declarar la nulidad deun registro determinar la norma que se encon-traba vigente al momento en que se otorgó, yaque la nulidad del registro se evaluará de acuer-do a las causales de fondo previstas en la nor-ma vigente a la fecha de concesión de la marca.En tal sentido, aquellas causales de nulidadestipuladas en normas que entraron en vigenciacon posterioridad no invalidan un registro otor-gado válidamente de acuerdo a la normatividadvigente al momento de su concesión. Lo contra-rio generaría una inseguridad jurídica y significa-ría aplicar una norma retroactivamente …”; que“Al momento de otorgarse la marca NEXELL ylogotipo inscrita bajo certificado Nº 24786 (1º deabril de 1996) se encontraban vigentes la Deci-sión 344 … En consecuencia, la solicitud denulidad del registro de dicha marca debe serevaluada –en cuanto a las causales de fondo–en base a los criterios contenidos en dichasnormas”; que “en cuanto a la parte procedimentalse aplica la norma vigente a la fecha de tramita-ción de la acción de nulidad”; que “… si bien lapresente acción de nulidad se interpuso confecha 24 de agosto de 1998 (bajo el amparo dela Decisión 344), la norma aplicable en cuanto ala parte procedimental de la presente acción denulidad es la Decisión 486”; que “La Sala con-viene en señalar que actualmente la acción denulidad se encuentra estipulada en diferentestérminos a los establecidos por la Decisión 344”.

Que “En el presente caso, se advierte que lamarca denominativa NEXTEL registrada a favorde la accionante distingue equipos de graba-ción, transmisión o reproducción de imágenesy/o sonidos y demás de la clase 9 de la Nomen-clatura Oficial, dentro de los cuales se encuen-tran los equipos de procesamiento de datos yperiféricos y demás de la clase 9 de la Nomen-clatura Oficial que distingue la marca NEXELL ylogotipo registrada a favor de la emplazada”; que“En el caso de la marca NEXELL y logotiporegistrada a favor de la emplazada, se advierteque el elemento más relevante es el denomina-

tivo, ya que el elemento figurativo está constitui-do por la forma de escritura de dicha denomina-ción – la cual no presenta rasgos particularmen-te característicos – sobrepuesta a varias líneashorizontales dispuestas en doble raya, que danla impresión de movimiento”; que “Efectuado elexamen comparativo entre las marcas en con-flicto se aprecia, desde el punto de vista fonéti-co, que poseen el mismo número y secuenciade vocales (E / E) – siendo por lo general ésteun criterio importante para determinar la impre-sión fonética de los signos – siendo de precisarque la presencia de la letra T al centro de lamarca NEXTEL de la accionante y de la letra Lal final de la marca NEXELL de la emplazada,no producen por su ubicación una variación sus-tancial en el sonido de las mismas, lo quedetermina que en conjunto las marcas en cues-tión tengan una entonación y pronunciación se-mejante”; que “Desde el punto de vista gráfico,las marcas coinciden en todas sus letras ubica-das en el mismo orden, con la única excepciónde la letra T al centro de la marca NEXTEL de laaccionante y de la letra L al final de la marcaNEXELL … lo cual determina que ambas mar-cas presenten una escritura semejante, no obs-tante que en el caso de la marca de la emplaza-da, ésta presenta algunos elementos gráficos”;que “dado que existe similitud o conexión com-petitiva entre los productos distinguidos por lasmarcas en conflicto y semejanzas fonéticas ygráficas entre ambas, la Sala determina que lacoexistencia de los signos en el mercado essusceptible de inducir a que el público consumi-dor confunda el origen empresarial de los pro-ductos”; que “se ha logrado acreditar que el re-gistro de la marca cuya nulidad se pretende seotorgó en contravención de lo establecido en elartículo 83 inciso a) de la Decisión 344, razónpor la cual debe declararse fundada la acción denulidad de la marca NEXELL y logotipo, deconformidad con el artículo 172 de la Decisión486”, por lo que la Sala resuelve “DeclararNULA la Resolución Nº 1284-2000/OSD-INDECO-PI de fecha 31 de enero de 2000 en el extremoque evalúa el riesgo de confusión entre el signoNEXELL y logotipo registrado en la clase 9 … yla marca NEXTEL y logotipo registrada con pos-terioridad … en la clase 38”, así como “CONFIR-MAR la Resolución Nº 1284-2000/OSD-INDE-COPI de fecha 31 de enero de 2000 en el extre-mo que declaró nula la marca NEXELL y logotipopor resultar confundible con la marca NEXTEL… y, en consecuencia, declarar FUNDADA laacción de nulidad del certificado Nº 24786 co-


rrespondiente a la marca de producto conforma-da por el logotipo constituido por la denomina-ción NEXELL … registrada a favor de María delCarmen Ballen Becorena, para distinguir equi-pos de procesamiento de datos y periféricos ydemás de la clase 9 de la Nomenclatura Ofi-cial”.

3. De los fundamentos de derecho de la de-manda

La demanda formulada por la señora MARÍADEL CARMEN BALLEN BECORENA se apoyaen disposiciones nacionales y en el “art. 113 dela Desición (sic) 344”. En ella se sostiene que“Al no ser un punto controvertido el análisis dela confudibilidad (sic) de las marcas, nada pudoargumentarse a favor o en contra de dicho pun-to, tomándonos por sorpresa que la Resoluciónde la Oficia (sic) de Signos Distintivos del INDE-COPI se haya pronunciado sobre un punto nodiscutido y que el mismo haya sido confirmadopor el Tribunal de Defensa de la Competencia”;que “Siendo que dicho punto (confundibilidad demarcas) iba a ser fundamental para la decisióndel INDECOPI, y no habiendo sido notificadasque el mismo iba a ser incorporado al procedi-miento como punto controvertido, no tuvimoscomo defendernos en su oportunidad presentan-do nuestros descargos”; que “la Resolución noha motivado debidamente su decisión de pro-nunciarse sobre un hecho no controvertido … sibien la Resolución que impugnámos (sic) funda-menta la necesidad de realizar un nuevo análi-sis de confundibilidad entre las marcas NEXELLy NEXTEL, en la necesidad de tutelar el ‘interéspúblico’ o en la ‘afectación al ordenamiento jurí-dico’; en ningún momento señala cómo es quela coexistencia entre las marcas NEXTEL yNEXELL puede afectar el interés público, muchomenos que este hecho atente contra del (sic)ordenamiento jurídico”; que “Tanto no existe nin-gún agravio al interés público, que dichas mar-cas han convivido en el mercado sin ningún tipode problemas por más de cinco años, a saberdesde que me fuera otorgada la marca NEXELLa partir de un examen comparativo con la marcaNEXTEL, según el cual no existía riesgo algunode confundibilidad, afectación del interés públi-co o al ordenamiento jurídico”.

Que “El artículo 113 de la Decisión 344 estable-ce el procedimiento para declarar la nulidad deoficio”; que “En el presente caso se ha violado elderecho a un debido proceso que incluye tam-

bién el derecho a un debido procedimiento, entanto que no se convocó a la audiencia previa alas partes interesadas, que tiene como funciónprecisamente que las partes hagan sus descar-gos, evitando de este modo la indefensión quepodría causar una nulidad de oficio”; que “Si elTribunal considera que era procedente una nuli-dad de oficio debió haber declarado nula la reso-lución de grado y convocar a la audiencia de leydonde se nos permitiría hacer nuestro (sic) des-cargos sobre la pretensión de oficio planteada,lejos de ello, confirmó la resolución expedidapor la OSD, afectando con ello nuestro derechoa un debido procedimiento”; que “la Sala dePropiedad Intelectual del Tribunal de Defensa dela Competencia y de la Propiedad Intelectual delINDECOPI actuó indebidamente no sólo al con-siderar válido el re-examen al procedimiento deotorgamiento de marcas ya calificado como co-rrecto, en su oportunidad, sino además, al conlcuir(sic) en base a este nuevo examen la existenciade un supuesto riesgo de confundibilidad, des-pojándome de un signo que me fuera otorgadoválidamente, derrumbando la seguridad jurídicaque constituye el sustento del procedimiento alque tuve que someterme al solicitar el registrode mi marca NEXELL”; y que “Si se consideraen realidad se cometió un error al otorgarnos lainscripción, ese es un hecho que ya nos (sic)puede ser oponible en vista que contamos conun derecho adquirido y que sobre la base de lamisma seguridad jurídica debe ser mantenido”.

4. De los fundamentos de derecho de losescritos de contestación a la demanda

4.1. En su escrito de contestación, “el Procura-dor Oficioso de la empresa demandada NEXTELCOMMUNICATION INC”, contesta la demandacon los siguientes argumentos: que “NO ESCIERTO que el riesgo de confusión de las mar-cas no haya sido punto controvertido del proce-so”; que “el Tribunal del Indecopi cita el escritopresentado por NEXTEL COMMUNICATIONSINC el 24 de agosto de 1998 … en donde semanifestaba que la marca NEXELL era práctica-mente idéntica a la marca NEXTEL y que podíagenerar riesgo de confusión directo e indirectoen los consumidores. Asimismo, cita el escritopresentado por la demandante … en donde éstaniega el riesgo de confusión de las marcasNEXELL y NEXTEL al señalar que era evidenteque tanto desde el punto de vista fonético comográfico, dicha marca es sustancialmente distin-ta, al existir diferencias al pronunciar ambos


vocablos, así como diferencias en los elemen-tos y colores que componen la grafía que acom-paña a ambas denominaciones”; que “En con-secuencia, el riesgo de confusión de las men-cionadas marcas si fue alegado por las partesdurante el procedimiento administrativo en pri-mera instancia, por lo que fue un punto contro-vertido del mismo, y sobre el cual la demandan-te expresamente ejerció su derecho de defensa.En este sentido, no existe afectación al princi-pio de congruencia ni ningún otro vicio de nuli-dad que haya ocasionado un estado de indefen-sión en la demandante”.

Que “… aun en el supuesto negado que el ries-go de confusión de las marcas NEXTEL y NEXELLno haya sido punto controvertido del proceso,tampoco existiría vicio de nulidad, pues la Auto-ridad Administrativa se encuentra expresamen-te autorizada por la ley para DE OFICIO declararla nulidad del registro de una marca cuandoexista dicha confusión, aunque la nulidad nohaya sido invocada por la parte interesada”, enapoyo de lo cual cita, entre otras disposiciones,“el artículo 172º de la Decisión 486 de la Comu-nidad Andina”; que “En consecuencia, la Oficinade Signos Distintos (sic) del Indecopi se en-cuentra autorizada expresamente por la ley adeclarar de oficio y en cualquier momento lanulidad del registro de una marca cuando éstapueda ocasionar riesgo de confusión en el con-sumidor con otra marca anteriormente registra-da en la misma nomenclatura, para lo cual laAutoridad Administrativa está facultada ha (sic)efectuar de oficio un examen de confundibilidad,sin que ello importe una violación al debidoproceso”; que “las Resoluciones Administrati-vas impugnadas tampoco son ineficaces al noafectar la seguridad jurídica”; que “Resulta evi-dente que el bien jurídico tutelado en el derechomarcario no sólo es el derecho patrimonial queun titular pueda tener sobre una marca, sino queprincipalmente está la protección del derechode los consumidores”; y que “no es cierto que lademandante haya adquirido válidamente un de-recho marcario, pues como ya hemos señaladoes nulo el registro de una marca que sea idénti-ca o similar a otra preexistente”.

4.2. En su escrito de contestación, el apodera-do del Instituto Nacional de Defensa de la Com-petencia y de la Protección de la PropiedadIntelectual (INDECOPI) sostiene que “… desdela fecha de presentación de la acción de nulidadse planteó como uno de los argumentos en que

dicha nulidad se sustentaba, la semejanza exis-tente entre las marcas ‘NEXELL’ y ‘NEXTEL’ yel posible riesgo de confusión directo e indirectoque ello podría implicar”; que “… es evidente nosólo que el argumento del posible riesgo deconfusión entre las marcas ‘NEXELL’ y ‘NEXTEL’sí fue uno de los argumentos que sustento (sic)la acción de nulidad, sino que la propia deman-dante pretendió refutar dicho argumento duranteel procedimiento administrativo, haciendo refe-rencias a aquellas diferencias gráficas y fonéti-cas que a su entender eran relevantes”; que “…debe tenerse presente que el petitorio de laempresa Nextel Communication, Inc. en el pro-cedimiento administrativo era que se declare lanulidad del certificado de registro Nº 24786,correspondiente a la marca ‘NEXELL’ y logotipo,inscrita en la clase 9 de la Nomenclatura Oficiala favor de la demandante, para lo cual invocóvarios argumentos, tales como la notoriedad desu marca, la mala fe, la aplicación del artículo 7de la Convención de Washington de 1929 ytambién el posible riesgo de confusión directa eindirecta de las marca (sic) debido a sus seme-janzas”; que “dado que la propia demandanteafirma que la supuesta violación al derecho dedefensa sería una consecuencia de la supuestaviolación del principio de congruencia y habién-dose demostrado en el punto anterior que laresolución del Tribunal de INDECOPI no hatransgredido este principio, ello sólo bastaríapara concluir que tampoco ha existido violaciónal derecho de defensa”; que “Sin perjuicio de lomanifestado en el párrafo anterior conviene rei-terar que no es cierto que la demandante nohaya tenido la oportunidad de argumentar a fa-vor o en contra del análisis de confundibilidad delas marcas, como afirma en el escrito de deman-da”; que “es evidente que la demandante sí tuvola oportunidad de ejercer su derecho de defensarespecto a la confundibilidad de las marcas y atodos los demás argumentos debatidos a lolargo de procedimiento administrativo, lo cualrealizó desde el momento en que se le corriótraslado de la acción de nulidad y adicionalmen-te al momento de interponer el recurso de apela-ción contra la resolución expedida por la Oficinade Signos Distintivos”.

Que “la función de la Oficina de Signos Distinti-vos al realizar el examen de registrabilidad deuna marca no sólo es velar por el interés privadode los titulares de signos registrados o solicita-dos con anterioridad, sino principalmente velarpor el interés público de los consumidores que


podrían verse afectados con la presencia en elmercado de signos confundibles”; que “en laresolución administrativa impugnada se ha fun-damentado adecuadamente las razones por lascuales al concederse el registro de la marca‘NEXELL’ y logotipo se afectó el ordenamientojurídico, concretamente el inciso a) del artículo83 de la Decisión Nº 344”; que “al momento deotorgarse el registro de la marca ‘NEXELL’ ylogotipo a favor de la demandante se encontrabaregistrada en la clase 9 de la Nomenclatura Ofi-cial con certificado Nº 20403, la marca ‘NEXTEL’a favor de la empresa Transnet del Perú, poste-riormente transferida a favor de la empresa Nex-tel Communications, Inc., marca con la cual laprimera resulta confundible”; que “la marcadenominativa ‘NEXTEL’ registrada a favor de laempresa Nextel Communications, Inc. distingueequipos de grabación, transmisión o reproduc-ción de imágenes y/o sonidos y demás de laclase 9 de la Nomenclatura Oficial, dentro delos cuales se encuentran los equipos de proce-samiento de datos y periféricos y demás de laclase 9 de la Nomenclatura Oficial que distinguela marca ‘NEXELL’ y logotipo registrada a favorde la demandante”; que “Efectuado el examencomparativo entre las marcas en conflicto seaprecia que desde el punto de vista fonético, lossignos poseen el mismo número y secuencia devocales (E / E), diferenciándose únicamente porla presencia de la letra T al centro de la marca‘NEXTEL’ y de la letra L al final de la marca‘NEXELL’, las cuales por su ubicación no produ-cen una variación sustancial en el sonido de lasmismas, lo que determina que éstas en conjun-to tengan una entonación y pronunciación se-mejantes”; que “Desde el punto de vista gráficolas marcas coinciden en todas sus letras ubica-das en el mismo orden, con la única excepciónde la letra T al centro de la marca ‘NEXTEL’ y dela letra L al fina (sic) de la marca ‘NEXELL’, locual determina que ambas marcas presentenuna escritura muy semejante”.

Que “En consecuencia, atendiendo a la simili-tud de los productos que distinguen las marcasy a las semejanzas gráficas y fonéticas antesanotadas, es evidente que la coexistencia delas marcas ‘NEXTEL’ y ‘NEXELL’ en el mercadoes susceptible de inducir a que el público con-sumidor confunda el origen empresarial de losproductos que distinguen”; que “es importantedestacar que el inciso a) del artículo 83 de laDecisión Nº 344 … establece como prohibiciónde registro el sólo riesgo de confusión entre los

signos, sin que sea necesario acreditar que laconfusión se haya producido efectivamente enel mercado”; que “es claro que la primera dedichas marcas se encontraba incursa en la pro-hibición prevista en el inciso a) del artículo 83 dela Decisión Nº 344 … que al accederse a su re-gistro se transgredió dicha norma”; que “la reso-lución administrativa impugnada se encuentradebidamente sustentada en cuanto a la declara-ción de nulidad, al invocar lo dispuesto en elinciso a) del artículo 113 de la mencionada De-cisión Nº 344”; que “la demandante ha sido de-bidamente notificada con la acción de nulidad yha efectuado sus descargos correspondientes.Asimismo, la demandante ha tomado conoci-miento de todos los escritos presentados pu-diendo ejercer su derecho de defensa sin limita-ción alguna”; que “no es exacto que se hayadeclarado de oficio la nulidad del registro de lamarca ‘NEXELL’ y logotipo, porque se trató deuna acción iniciada a instancia de parte (NextelCommunication, Inc.) en la cual se ha discutidoconcretamente el tema de la confundibilidad delas marcas, fundamento de la declaración denulidad”; que “la demandante no puede preten-der invocar un supuesto derecho adquirido, niampararse en la seguridad jurídica, porque elderecho sobre la marca ‘NEXELL’ y logotiponació con un vicio al ser otorgado el registrocontraviniendo el texto expreso de la ley … Sise aceptara la tesis de la demandante, tendríaque negarse la posibilidad de aplicación de lanorma contenida en el inciso a) del artículo 113,pues obviamente en todos los casos existirá unprevio registro de la marca que va a ser anuladay un previo examen de registrabilidad que ile-galmente determinó la procedencia del registrode la marca”; que “Obviamente esta tesis no esaceptable pues no puede pretenderse obtenerderechos a partir de la violación de una normalegal”; y que “la resolución administrativa im-pugnada ha sido expedida con arreglo a ley, sinincurrir en ninguna causal de invalidez o inefi-cacia”.

5. De la sentencia de la Sala Civil de laCorte Suprema de Justicia de la Repúbli-ca del Perú

Según el texto de la sentencia que obra enautos, emanada de la Sala Civil de la CorteSuprema de Justicia del Perú, “La controversiaobjeto de la litis radica en determinar si la mar-ca Nexell registrada a favor de la demandantees confundible con la marca Nextel registrada a


favor de la codemandada NEXTEL COMMUNI-CATIONS INC.”; que “Del análisis del expedien-te administrativo acompañado se aprecia queambas marcas tienen similitud ortográfica, sólodifieren en la letra T y la doble L, y fonética porestar conformadas casi por las mismas conso-nantes lo que las hace indiscutiblemente simila-res. Asimismo, la impresión visual resulta muysimilar”; que “la marca NEXTEL distingue produc-tos de telecomunicaciones en general de la cla-se treintiocho de la Nomenclatura Oficial mien-tras que la marca NEXELL distingue equipos deprocesamiento de datos periféricos y demásproductos de la clase nueve de la NomenclaturaOficial, dentro de los cuales también se encuen-tran incluidos teléfonos fijos y móviles, así comoaccesorios de éstos, aparatos de fax, teles (sic),entre otros; por lo que no sólo se estaría indu-ciendo al público consumidor a error respecto asu semejanza fonética y gráfica sino tambiénrespecto a su procedencia empresarial”; que“En tal sentido, las marcas en cuestión estándirigidas al mismo sector del público y ambastienen como finalidad permitir la comunicaciónentre las personas”; que “Tal como se apreciaen la resolución administrativa impugnada seestablece que a lo largo del procedimiento ad-ministrativo la empresa NEXTEL COMMUNICA-TIONS INC. manifestó que existe un riesgo deconfusión entre el signo de la emplazada y sumarca Nextel, lo cual ha sido negado e inclusorebatido por la emplazada en diversos escritos”;que “la resolución impugnada no ha resueltomás allá del petitorio, en consecuencia, no hatransgredido el principio de congruencia; másaún cuando la demandante si tuvo la oportuni-dad de ejercer su derecho de defensa”; que “Elartículo 172 de la Decisión 486 de la ComunidadAndina establece que la autoridad nacional com-petente decretará de oficio o a solicitud de cual-quier persona y en cualquier momento la nuli-dad absoluta de un registro de marca cuando sehubiese concedido en contravención con lo dis-puesto en los artículos 134 primer párrafo y 135de la acotada”; por lo que decidió declarar “IN-FUNDADA la demanda contencioso administra-tiva” (folios 133 a 141).

6. Del recurso de apelación

La señora MARÍA DEL CARMEN BALLEN BECO-RENA recurrió en apelación contra la sentenciacitada, y en el recurso alegó que “La sentenciaapelada se ha sustenado (sic) en normas queno son aplicables al caso sub litis afectando la

adecuada motivación de la misma”; que “la sen-tencia recurrida no expresa un real conocimien-to de caso sub litis, pues no refleja un conoci-miento de la legislación aplicable al mismo,incurriendo en un grave error de derecho …”;que “Las normas contenidas en la Decisión 486de la Comunidad Andina tampoco son aplica-bles al presente caso”; que “La sentencia apela-da invoca como parte de su fundamentaciónjurídica, los artículos 172, 134 primer párrafo y135 de la Decisión 486 … a efectos de estable-cer cuándo puede determinarse la nulidad deoficio de una marca. Sobre la base de ello, lasentencia establece que la autoridad nacionalcompetente decretará de oficio o a solicitud decualquier persona y en cualquier caso la nulidadabsoluta de un registro de una marca cuando sehubiese concedido en contravención a dichasnormas”; que “Sin embargo, la Sala, no ha ad-vertido que la Decisión 486 … fue incorporada alordenamiento jurídico peruano, con fecha 14 desetiembre del 2000, sustituyendo a la Decisión344 que fue suscrita entre Perú, Bolivia, Colom-bia, Ecuador y Venezuela con fecha 21 de se-tiembre de 1993”; que “Como puede apreciarse,la Decisión 344 estuvo vigente desde el 21 desetiembre de 1993 hasta el 14 de setiembre del2000. Dado que el registro de la marca Nexell ylogotipo se produjo con fecha 1 de abril de 1996,es decir bajo los parámetros y requisitos esta-blecidos por las normas contendidas (sic) en laDecisión 344, es posible concluir que no resultade aplicación al presente caso lo establecidopor la Decisión 486”.

Que “En el presente caso tenemos que si bienla sentencia apelada ha sido fundamentada ennormas vigentes en la actualidad … estas, (sic)tal y como se explicara en los puntos anterioresNO RESULTAN APLICABLES AL CASO CON-CRETO”; que “Esta mala elección de la normaaplicable … ha traído como resultado una sen-tencia inadecuadamente motivada, la cual debe-rá ser declarada NULA, a efectos de que unavez corregido el error por parte del Juez delproceso (en este caso la Sala Civil Permanentede la Corte Suprema), la recurrente … tenga laoportunidad de aceptar o solicitar la revisión dela nueva decisión sustentada en la interpreta-ción de las normas aplicables al caso concre-to”; que “la Sala no sólo declaró INFUNDADA lademanda teniendo como sustento un hecho irre-levante para efectos de acreditar la invalidez y laineficacia solicitadas por la recurrente, sino queademás, pese a haberlos mencionado NO ANA-


LIZÓ ninguno de los argumentos expuestos enla demanda como sustento de los petitoriosplanteados”; que “La sentencia apelada contra-viene el principio lógico de congruencia: se pro-nuncia sobre algo diferente de lo pedido (infrapetita)”; que “la sentencia apelada no se hapronunciado i) sobre la invalidez de la Resolu-ción Administrativa sustentada en la contraven-ción a las normas imperativas que regulan lanulidad de oficio; ni ii) sobre la ineficacia de laResolución Administrativa sustentada en la afec-tación al principio de seguridad jurídica que seotorga al adquirente del registro de una marca alefectuarse el examen de registrabilidad respec-tivo y la publicación y observaciones a la solici-tud”; y que “Esta falta de pronunciamiento cons-tituye un supuesto más de motivación defectuo-sa en la sentencia, pues la misma deja depronunciarse sobre dos petitorios formuladospor la recurrente al momento de demandar”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solici-ta son las previstas en el artículo 83, literal a, dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, “de conformidad con el artículo 172de la Decisión 486 … “;

Que, de conformidad con la disposición pre-vista en el artículo 1, literal c, del Tratado deCreación del Tribunal, las normas cuya interpre-tación se pide forma parte del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo dispuesto en losartículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribu-nal es competente para interpretar por vía preju-dicial las normas que integran el ordenamientojurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indi-cada en el artículo 125 del Estatuto, y segúnconsta en el auto que obra a los folios 187 y 188del expediente, la presente solicitud de interpre-tación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, visto que la solicitud de registro comomarca del signo NEXELL se llevó a cabo el 3 dejulio de 1995, y que la acción de nulidad a surespecto fue ejercida el 24 de agosto de 1998,es decir, en vigencia de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, procede la

interpretación del artículo 83, literal a, de lacitada Decisión, invocado por el consultante, y,de oficio, sobre la base de la potestad quederiva del artículo 34 de su Tratado de Creación,la de los artículos 81, 95 y 113 eiusdem, asícomo la interpretación de la Disposición Tran-sitoria Primera de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina. Los textos de lasdisposiciones a interpretar son del tenor siguien-te:

Decisión 344

“Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error;

(…)”.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite laobservación y no incurriendo ésta en las cau-sales del artículo anterior, la oficina nacionalcompetente notificará al peticionario para que,dentro de treinta días hábiles contados a par-tir de la notificación, haga valer sus alegatos,de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artícu-lo, la oficina nacional competente decidirásobre las observaciones y la concesión odenegación del registro de marca, lo cualnotificará al peticionario mediante resolucióndebidamente motivada”.


“Artículo 113.- La autoridad nacional compe-tente podrá decretar, de oficio o a petición departe interesada, la nulidad del registro deuna marca, previa audiencia de las partesinteresadas, cuando:

a) El registro se haya concedido en contra-vención de cualquiera de las disposicionesde la presente Decisión;

b) El registro se hubiere otorgado con baseen datos o documentos previamente de-clarados como falsos o inexactos por laautoridad nacional competente, contenidosen la solicitud y que sean esenciales;

c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros,los siguientes:

1.- Cuando un representante, distribuidor ousuario del titular de una marca registra-da en el extranjero, solicite y obtenga elregistro a su nombre de esa marca u otraconfundible con aquella, sin el consenti-miento expreso del titular de la marcaextranjera.

2.- Cuando la solicitud del registro hubieresido presentada o el registro hubiere sidoobtenido por quien desarrolla como acti-vidad habitual el registro de marcas parasu comercialización.

Las acciones de nulidad que se deriven delpresente artículo, podrán solicitarse en cual-quier momento”.

Decisión 486

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad in-dustrial válidamente concedido de conformi-dad con la legislación comunitaria anterior ala presente Decisión, se regirá por las dispo-siciones aplicables en la fecha de su otorga-miento salvo en lo que se refiere a los plazosde vigencia, en cuyo caso los derechos depropiedad industrial preexistentes se adecua-rán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-cencias, renovaciones y prórrogas se aplica-rán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, lapresente Decisión regirá en las etapas queaún no se hubiesen cumplido a la fecha desu entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comu-nitario en el tiempo

I.I. Régimen aplicable a la solicitud de re-gistro de un signo como marca

En principio, y con el fin de garantizar el respetoa las exigencias de seguridad jurídica y confian-za legítima, la norma comunitaria de caráctersustancial no surte efectos retroactivos, lo quesignifica que las situaciones disciplinadas enella se encuentran sometidas, en sí y en susefectos, a la norma vigente al tiempo de suconstitución. Por tanto, la norma comunitariaposterior no es aplicable, salvo previsión expre-sa, a las situaciones nacidas con anterioridad asu entrada en vigencia.

En materia de propiedad industrial, el régimencomún se ha apoyado en la irretroactividad de lanorma sustancial, puesto que, desde la vigenciade la Decisión 85 (artículo 85), y a través de lasDecisiones 311 (Disposición Transitoria Cuar-ta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344(Disposición Transitoria Primera), ha venido re-gulando el supuesto de los derechos de propie-dad industrial que hubiesen sido válidamenteconcedidos de conformidad con la norma vigen-te para la fecha de su otorgamiento, y ha esta-blecido que, en tal caso, los derechos citadossubsistirán por el tiempo de su concesión.

La Disposición Transitoria Primera de la Deci-sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinase apoya asimismo en el respeto de los dere-chos válidamente concedidos conforme a lasdisposiciones aplicables en la fecha de su otor-gamiento, pero añade, a título de excepción,que los plazos de vigencia de tales derechosdeberán adecuarse a lo previsto en la Decisióncitada.

Ahora bien, en el supuesto del derecho que seconstituye con el registro del signo como mar-ca, su otorgamiento válido presupone, por virtuddel principio de irretroactividad, que el signohaya cumplido con los requisitos previstos en lanorma sustancial vigente para la fecha de laformulación de la solicitud, y que, en conse-cuencia, no haya incurrido en las prohibicionesallí contempladas.


El Tribunal ha señalado sobre el particular que“en tutela del principio de seguridad jurídica, sila norma sustancial, vigente para la fecha de lasolicitud de registro de un signo como marca,ha sido derogada y reemplazada por otra en elcurso del procedimiento correspondiente a talsolicitud, aquella norma será la aplicable a losefectos de determinar si se encuentran cumpli-dos o no los requisitos que se exigen para elotorgamiento del derecho …” (Sentencia dicta-da en el expediente N° 145-IP-2003, del 18 de fe-brero de 2004, publicada en la G.O.A.C. N° 1047,del 31 de marzo del mismo año, caso “XAPRILA”).

En el caso de autos, del expediente administra-tivo se desprende que la solicitud de registrocomo marca del signo NEXELL fue formulada el3 de julio de 1995, por lo que procede interpretarque la norma sustancial aplicable, en lo queconcierne al cumplimiento de los requisitos deregistro del signo, ha de ser la vigente para lafecha de la solicitud mencionada, esto es, laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena.

II. De la definición de marca y de los requi-sitos para su registro

El artículo 81 de la Decisión 344 citada define elconcepto de marca. Sobre la base de esta defi-nición legal, el Tribunal ha interpretado que lamarca constituye un bien inmaterial representa-do por un signo que, perceptible a través demedios sensoriales y susceptible de represen-tación gráfica, sirve para identificar y distinguiren el mercado los productos o servicios produci-dos o comercializados por una persona de otrosidénticos o similares, a fin de que el consumidoro usuario medio los valore, diferencie, identifi-que y seleccione, sin riesgo de error o confusiónacerca del origen o la calidad del producto oservicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otor-gándole un derecho exclusivo sobre el signodistintivo de sus productos y servicios, así comoel interés general de los consumidores o usua-rios a quienes se halla destinada, garantizandoa éstos, sin riesgo de error o confusión, elorigen y la calidad del producto o servicio que elsigno distingue. En definitiva, la marca procuragarantizar la transparencia en el mercado.

El artículo 81 en referencia somete además elregistro de un signo como marca al cumplimien-to de los siguientes requisitos:

En primer lugar, el signo debe ser perceptible,es decir, susceptible de ser aprehendido por elconsumidor o el usuario a través de los senti-dos, a fin de ser captado, retenido y asimiladopor éste. La percepción se realiza, por lo gene-ral, a través del sentido de la vista. Por ello, seconsideran signos perceptibles, entre otros, losque consisten en letras, palabras, formas, figu-ras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

En segundo lugar, el signo debe ser suficiente-mente distintivo, es decir, apto para identificar ydistinguir en el mercado los productos o servi-cios producidos o comercializados por una per-sona de otros idénticos o similares. Esta apti-tud distintiva constituye presupuesto indispen-sable para que la marca cumpla sus funcionesprincipales de indicar el origen empresarial y lacalidad del producto o servicio. La distintividad,además, debe ser suficiente, es decir, de talmagnitud que no haya razón para temer que elsigno induzca a error o confusión en el merca-do.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que“… la distintividad o capacidad de la marca paradistinguir un producto o servicio de otro es labase fundamental para identificar un bien y di-ferenciarlo de los demás, hasta el punto de quela marca llega a considerarse como sinónimo designo distintivo. La distintividad es la razón deser del derecho a la exclusividad de la marcaque, desde el punto de vista del empresario, lepermite individualizar los productos o serviciosque elabora para participar en un mercado delibre competencia. Desde el punto de vista delos consumidores el carácter distintivo de lamarca hace posible identificar el origen, proce-dencia y calidad del bien que desean adquirir,sin que se vean sujetos a confusión o engaño”(Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena N° 231, del 17 de octubre de1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptiblede representación gráfica, es decir, apto paraser expresado en imágenes o por escrito, lo queconfirma que, en principio, ha de ser visualmenteperceptible. Por ello, las formas representativasen que consisten los signos pueden estar cons-tituidas por las expresiones ya citadas. Esterequisito guarda correspondencia con el previs-to en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344,en el cual se exige que la solicitud de registro


sea acompañada por la reproducción de la mar-ca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Del artículo 81 se desprende pues, por interpre-tación a contrario, la prohibición de registro deun signo como marca si no cumple con losrequisitos acumulativos que la citada disposi-ción prevé en forma expresa.

III. De las marcas denominativas y mixtas

En lo que concierne a la estructura del signoutilizado, y a propósito del caso en estudio, elTribunal estima necesario hacer referencia a lasmarcas denominativas y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales overbales, utilizan un signo acústico o fonético yestán formadas por una o varias letras que,integradas en un todo pronunciable, pueden ha-llarse provistas o no de significado conceptual.En este tipo de marcas se distinguen las suges-tivas —provistas de una connotación conceptualrelativa a la evocación de las cualidades o fun-ciones del producto designado por la marca— ylas arbitrarias, desprovistas de conexión entresu significado y la naturaleza, cualidades o fun-ciones del producto a identificar.

Y las segundas, las marcas mixtas, se encuen-tran integradas por dos elementos que formanparte del conjunto: una denominación, semejan-te a la clase de marcas arriba descrita, y ungráfico, definido como un signo visual que evocauna figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos sig-nos, caso que uno de ellos o ambos pertenez-can a la clase de signos mixtos, la jurispruden-cia de este Tribunal ha puesto de relieve lo si-guiente:

“el elemento denominativo de la marca mixtasuele ser el más característico o determinante,teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia delas palabras, las que por definición son pronun-ciables, lo que no obsta para que en algunoscasos se le reconozca prioridad al elementográfico, teniendo en cuenta su tamaño, color ycolocación de la gráfica, que en un momentodado pueden ser definitivos. El elemento gráficosuele ser de mayor importancia cuando es figu-rativo o evocador de conceptos, que cuandoconsiste simplemente en un dibujo abstracto”(Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-

88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989,caso “DAIMLER”).

IV. De la comparación entre marcas. Delriesgo de confusión. De la confusión di-recta e indirecta. De la identidad y se-mejanza. De las reglas de comparación.

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 esta-blecen prohibiciones que impiden el registro deun signo como marca. Según la prevista en elartículo 83, literal a, no podrá registrarse comomarca el signo que, en relación con derechosde terceros, sea idéntico o se asemeje, de for-ma que pueda inducir al público a error, a unamarca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para el mismo produc-to o servicio, o para un producto o serviciorespecto del cual el uso de la marca pueda indu-cir al público a error.

Cabe precisar que la tutela prevista en la dispo-sición citada tiene por objeto la marca que, deconformidad con el artículo 93 de la Decisión enreferencia, haya sido solicitada anteriormentepara registro o registrada por un tercero en unoo varios de los Países Miembros de la Comuni-dad.

Del texto del artículo 83 se desprende ademásque la prohibición no exige que el signo pen-diente de registro induzca a error a los consumi-dores o usuarios, sino que basta la existenciade este riesgo para que se configure aquellaprohibición.

En cuanto al derecho de prioridad del titular deuna marca, o de un signo solicitado con anterio-ridad para su registro como marca, el Tribunalha manifestado que “Frente a un eventual con-flicto en la presentación de varias solicitudes …la doctrina y las normas comunitarias han desa-rrollado la institución de la ‘prioridad’, que no setraduce sino en conceder prevalencia a la solici-tud primeramente presentada, aplicando el prin-cipio primero en el tiempo, mejor en el derecho(Prior tempore, potior jure)” (Sentencia dictadaen el expediente N° 144-IP-2004, del 26 de ene-ro de 2005, caso “BIMBUÑUELOS”).

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión del signo pendiente de registro respectode una marca ya registrada, o ya solicitada pararegistro, será necesario determinar si existe


relación de identidad o de semejanza entre lossignos en disputa, tanto entre sí como entre losproductos o servicios distinguidos por ellos, yconsiderar la situación de los consumidores ousuarios, la cual variará en función de los pro-ductos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos pue-de dar lugar a dos tipos de confusión: la directa,caracterizada porque el vínculo de identidad osemejanza induce al consumidor o al usuario asolicitar un producto o un servicio determinadoen la creencia de que obtendrá otro; y la indirec-ta, caracterizada porque el citado vínculo haceque el consumidor atribuya, en contra de la rea-lidad de los hechos, a dos productos o serviciosque se le ofrecen, un origen empresarial común.

En consecuencia, los supuestos que puedendar lugar al riesgo de confusión, entre varios sig-nos y entre los productos o servicios que cadauno de ellos ampara, serían los siguientes: queexista identidad entre los signos en disputa ytambién entre los productos o servicios distin-guidos por ellos; o identidad entre los signos ysemejanza entre los productos o servicios; osemejanza entre los signos e identidad entrelos productos y servicios; o semejanza entreaquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre lossignos habrá de hacerse desde sus elementosgráfico, fonético y conceptual. Sin embargo,dicha comparación deberá ser conducida por laimpresión unitaria que el signo habrá de produ-cir en la sensorialidad igualmente unitaria delconsumidor o del usuario medio a que está des-tinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse acabo sin descomponer la unidad de cada signo,de modo que, en el conjunto de los elementosque lo integran, el todo prevalezca sobre suspartes, a menos que aquél se halle provisto deun elemento dotado de tal aptitud distintiva que,por esta razón especial, se constituya en factordeterminante de la valoración.

El Tribunal ha declarado a este propósito que“La regla esencial para determinar la confusiónes el examen mediante una visión en conjuntodel signo, para desprender cuál es la impresióngeneral que el mismo deja en el consumidor, enbase a un análisis ligero y simple de éstos,pues ésta es la forma común a la que recurre elconsumidor para retenerlo y recordarlo, ya queen ningún caso se detiene a establecer en for-

ma detallada las diferencias entre un signo yotro. La labor de la determinación de la confun-dibilidad depende del criterio subjetivo del admi-nistrador o del juez, el que deberá atender a lasreglas que la doctrina y la jurisprudencia deeste Tribunal han establecido para el efecto”(Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en laG.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso“US TOP”). Y en lo que concierne a los ámbitosde la confusión, el Tribunal ha señalado lossiguientes criterios: “El primero, la confusión vi-sual, la cual radica en poner de manifiesto losaspectos ortográficos, los meramente gráficosy los de forma. El segundo, la confusión auditiva,en donde juega un papel determinante la per-cepción sonora que pueda tener el consumidorrespecto de la denominación, aunque en algu-nos casos vistas desde una perspectiva gráficasean diferentes, auditivamente la idea es de lamisma denominación o marca. El tercer y últi-mo criterio, es la confusión ideológica, que con-lleva a la persona a relacionar el signo o deno-minación con el contenido o significado real delmismo, o mejor, en este punto no se tienen encuenta los aspectos materiales o auditivos, sinoque se atiende a la comprensión, o al significa-do que contiene la expresión, ya sea denominativao gráfica” (Sentencia dictada en el expedienteN° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicadaen la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998,caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido quela similitud ortográfica se presenta por el pareci-do entre las letras de los signos objeto de com-paración, toda vez que el orden de tales letras,su longitud, o la identidad de sus raíces o termi-naciones, pudieran incrementar el riesgo de con-fusión.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, haseñalado que, si bien ella depende, entre otrosfactores, de la identidad de la sílaba tónica delas palabras, así como de sus raíces o termina-ciones, deberán tomarse en cuenta las particu-laridades de cada caso, pues la percepción porlos consumidores de las letras que integran lossignos, al ser pronunciadas, variará según suestructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideoló-gica, ha indicado que la misma se configuraentre signos que evocan una idea idéntica o se-mejante.


Por lo demás, la doctrina advierte que “cuandolos signos sean idénticos o muy semejantes,mayor deberá ser la diferenciación exigible en-tre los productos o servicios a los que se apli-can. Y a la inversa, esto es, cuando los produc-tos o servicios sean idénticos o muy similares,mayor deberá ser la diferenciación exigible en-tre los signos enfrentados (STJCE, de 22 dejunio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ,Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Edi-torial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p.475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que laconfusión puede manifestarse cuando, al perci-bir la marca, el consumidor supone que se tratade la misma a que está habituado, o cuando, sibien reconoce cierta diferencia entre las marcasen conflicto, cree, por su similitud, que provie-nen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia delriesgo de confusión, el examinador deberá to-mar en cuenta los criterios que, elaborados porla doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Trata-do de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Bue-nos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), hansido acogidos por la jurisprudencia de este Tri-bunal, y que son del siguiente tenor:

1. La confusión resulta de la impresión deconjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en for-ma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre lasmarcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colo-carse en el lugar del comprador presunto,tomando en cuenta la naturaleza de losproductos o servicios identificados por lossignos en disputa.

V. De la coexistencia de hecho

Comoquiera que, en el proceso interno que con-dujo a la presente interpretación prejudicial, lademandante argumentó que “no existe ningúnagravio al interés público”, por cuanto las mar-cas en conflicto “han convivido en el mercadosin ningún tipo de problemas por más de cincoaños, a saber desde que me fuera otorgada lamarca NEXELL a partir de un examen compara-tivo con la marca NEXTEL”, es del caso reiterar

que “la coexistencia pacífica puede llegar a eli-minar la confundibilidad entre dos signos y ha-biéndose eliminado ésta, desaparece tambiénla causal de nulidad que a lo mejor existió en unprimer momento” (Sentencia dictada en el expe-diente N° 18-IP-98, ya citada. Criterio ratificadoen las sentencias dictadas en los expedientesN° 12-IP-97, de 7 de julio de 2000, publicada enla G.O.A.C. N° 588, del 2 de agosto de 2000,caso “BUSCAP”; y 70-IP-2000, de 24 de enerode 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 642, del15 de febrero del mismo año, caso “PLATINOL”).

Sin embargo, a propósito de la citada coexis-tencia de hecho, el Tribunal también ha mani-festado que ella no obsta para que el examina-dor realice el estudio de registrabilidad del signosolicitado y, en particular, para que determine siéste es confundible o no con el signo ya regis-trado como marca o ya solicitado para registro(Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-2003, de 12 de marzo de 2003, publicada en laG.O.A.C. N° 916, del 2 de abril del mismo año,caso “T MOBIL”).

VI. Del examen de registrabilidad

El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344,disciplina un procedimiento previo, según el cual,una vez admitida la solicitud de registro, la ofi-cina nacional competente deberá proceder a supublicación. Dentro de los treinta días hábilessiguientes, cualquier persona, provista de inte-rés legítimo, podrá presentar observaciones alregistro solicitado. Se ha considerado que tieneinterés legítimo para presentar observaciones,tanto el titular de una marca registrada, ante elintento de registrar un signo idéntico o similar,como quien formuló primero la solicitud de re-gistro. La oficina nacional competente podráadmitir dichas observaciones a trámite o recha-zarlas, bien por extemporáneas, bien por funda-mentarse en solicitud posterior a la petición deregistro de la marca que se observa, o en trata-dos no vigentes en el País Miembro en que sesolicita la marca, bien porque los interesadosno hubiesen pagado las tasas de tramitacióncorrespondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina nacionalcompetente notificará al peticionario para que,si lo estima conveniente, formule alegatos den-tro de los treinta días hábiles contados a partirde su notificación. Vencido este plazo, dichaoficina decidirá sobre las observaciones, a la


vista de las pruebas de que disponga y, en todocaso, haya habido o no observaciones, procede-rá a realizar el examen de registrabilidad y aotorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad delsigno tiene carácter obligatorio y, como se indi-có, deberá tomar en cuenta las causales deirregistrabilidad previstas en los artículos 82 y83 de la Decisión en referencia.

Por último, se exige que el acto por el cual seconcede o deniega el registro solicitado se en-cuentre debidamente motivado, esto es, queexprese las razones de hecho y de derecho queinclinaron a la oficina nacional competente apronunciarse en uno u otro sentido, sobre labase de las normas jurídicas aplicables y de lassituaciones de hecho constitutivas del acto. ElTribunal ha reiterado a este propósito que: “Lamotivación se contrae en definitiva a explicar elpor qué de la Resolución o Decisión, erigiéndo-se por ello en un elemento sustancial del mismo—y hasta en una formalidad esencial de impre-termitible expresión en el propio acto si unanorma expresa así lo impone— y cuya insufi-ciencia, error o falsedad puede conducir a lanulidad del acto” (Sentencia dictada en el expe-diente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998,publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de sep-tiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

VII. Régimen aplicable a las causales denulidad del registro del signo

En el orden sustancial, el Tribunal ha manifesta-do que “Si, concedido el registro de la marca, seproduce su impugnación, la norma sustancialdestinada a juzgar sobre la validez o nulidad dedicho registro será la que fuere aplicable para lafecha de su concesión”, y que, en tutela delprincipio de seguridad jurídica, la norma sustan-cial aplicable para entonces será la vigente parala fecha de la solicitud de registro del signo(Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002,ya citada).

En efecto, la concesión del registro depende enlo principal de que el signo cumpla con los re-quisitos de validez previstos por la norma comu-nitaria y no incurra en las prohibiciones allícontempladas. Por tanto, de demandarse la nu-lidad del registro concedido, a causa del incum-plimiento de los requisitos de validez, la normaaplicable a los supuestos de nulidad, salvo pre-

visión expresa en contrario, será la vigente parala fecha de la solicitud de registro del signo.

En el caso de autos, la sociedad NEXTEL COMMU-NICATIONS, INC. demandó, en fecha 24 de agostode 1998, es decir, en vigencia de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,la nulidad del registro del signo NEXELL, otorga-do el 1 de abril del año 1996, sobre la base deuna solicitud formulada el 3 de julio de 1995.

Por tanto, el orden sustancial común, aplicablea los supuestos de nulidad denunciados, será elvigente para la fecha de la solicitud de registro,esto es, la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, cuyo artículo 113, literala, prevé que la autoridad nacional competentepodrá decretar la nulidad del registro de la mar-ca si, entre otros supuestos, éste hubiese sidoconcedido en contravención de cualquiera delas disposiciones de la Decisión citada. En con-secuencia, la nulidad procederá, en lo principal,si el signo solicitado no cumple con los requisi-tos previstos en el artículo 81, o si ha incurridoen las prohibiciones contempladas en los artícu-los 82 y 83 eiusdem.

Cabe agregar que el artículo 172, cuarto párrafo,de la Decisión 486, prohíbe a la autoridad com-petente la declaratoria de nulidad del registrodel signo por causales que hubiesen dejado deser aplicables al tiempo de resolverse la solici-tud. Se trata de una excepción al régimen co-mún previsto sobre la materia en la Decisión344, norma vigente para la fecha de la solicitudde registro del signo NEXELL. La excepción ope-ra en el supuesto de que la causal invocadahubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, enel caso de que se hubiese probado que el signono se encuentra incurso ya, por razones dehecho o de derecho, en las prohibiciones deregistrabilidad señaladas en la Decisión 344, oque ha cesado el incumplimiento, por las razo-nes citadas, de sus requisitos de validez. Laexcepción implica, por otra parte, que la nulidaddel registro no podrá ser declarada si se haproducido la derogación, o ha cesado la vigen-cia, de la disposición que consagre la causalinvocada como fundamento de la demanda.

En cuanto a lo que debe entenderse por “autori-dad nacional competente” para declarar la nuli-dad del registro de un signo como marca, elTribunal ha establecido que “... ha de ser la au-toridad administrativa o judicial establecida por


la legislación interna de cada País Miembro ydotada de competencia para pronunciar la nuli-dad en cuestión …” (Sentencia dictada en elProceso N° 38-IP-2002, ya citada).

VIII. Régimen aplicable a la acción de nuli-dad del registro del signo: legitima-ción activa, audiencia.

En el orden procesal, cabe poner de relieve quesi, luego de la concesión del registro, se dicta,en el régimen común, una nueva norma proce-sal, ésta será la aplicable, a partir de su entradaen vigencia, al procedimiento de nulidad poriniciarse o en curso.

En el caso de autos, puesto que NEXTEL COMMU-NICATIONS, INC. ejerció, en fecha 24 de agostode 1998, la acción de nulidad del registro delsigno NEXELL, la norma procesal común aplica-ble para entonces fue la Decisión 344 de laComisión, cuyo artículo 113 establece, entreotros puntos, que la autoridad nacional compe-tente podrá decretar, de oficio o a petición departe interesada, la nulidad del registro del sig-no.

El Tribunal se ha pronunciado sobre el particularen los términos siguientes:

“En el primer supuesto, la propia autoridad na-cional competente -administrativa o judicial- pue-de decretar la nulidad del registro, observandoel procedimiento establecido por la legislacióninterna. La participación de dicha autoridad enesta clase de acciones permite la proteccióndel interés público.

La segunda posibilidad para estar legitimadoactivamente en un procedimiento de nulidad delregistro es la de ser ‘parte interesada’. Parainiciar una acción de nulidad ante la autoridadnacional competente, sea ésta un órgano admi-nistrativo con facultad jurisdiccional o sea unórgano judicial civil en ejercicio de la jurisdic-ción contencioso administrativa, o uno con fun-ciones exclusivamente contencioso-adminis-trativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍ-DICAMENTE PROTEGIDO … El particular queintente accionar frente a un acto administrativode concesión de registro, pretendidamente invá-lido, previamente debe acreditar un interés talque la procedencia de su intervención comoparte procesal le produzca un beneficio de cual-quier tipo en su favor. Este interés para actuar,

además, ha de ser actual, no eventual o poten-cial …

Bertone y Cabanellas mencionan entre los parti-culares interesados para solicitar la nulidad deuna marca ‘a los comerciantes u otros potencia-les usuarios de las marcas que se vieren impo-sibilitados de utilizarlas libremente en razón deun registro nulo, el titular de una marca confundi-ble con aquella cuya nulidad se pretende, el ti-tular de un nombre comercial y de una denomi-nación social y, en general, cualquier personaque vea afectados sus derechos por la marcacuya nulidad se plantea’ (‘Derecho de Marcas’,tomo II, Editorial Heliasta S.R.L, pág. 220).

En síntesis, para que opere la acción especialde nulidad del registro marcario, de origen co-munitario, la norma del artículo 113 de la Deci-sión 344, exige la presencia de ‘parte interesa-da’ lo que significa que ésta ha de tener underecho subjetivo o al menos un interés legítimolos que deberán ser acreditados, en la vía admi-nistrativa o en la vía judicial” (Sentencia dictadaen el Proceso N° 10-IP-97, del 24 de septiembrede 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 308, del28 de noviembre del mismo año, caso “COL-SUBSIDIO”).

En lo que concierne al procedimiento de nuli-dad, la norma aplicable, además de las disposi-ciones previstas en el régimen común, será lalegislación interna de cada País Miembro. Entodo caso, el procedimiento citado deberá in-cluir, en tutela del derecho a la defensa y aldebido proceso, la audiencia a que se refiere elartículo 113 de la Decisión, así como observar ladisciplina comunitaria relativa a las causales denulidad, la legitimación para obrar y la impres-criptibilidad de la acción.

Sobre la base de las consideraciones que ante-ceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE

1º Si la norma sustancial, vigente para la fe-cha de la solicitud de registro de un signo comomarca, ha sido derogada y reemplazada por otraen el curso del procedimiento correspondiente atal solicitud, aquella norma será la aplicablepara determinar si se encuentran cumplidos ono los requisitos que se exigen para el otorga-miento del derecho.


2° En el caso de autos, será registrable comomarca el signo que cumpla con los requisitosprevistos en el artículo 81 de la Decisión 344, yque no incurra en las prohibiciones establecidasen los artículos 82 y 83 eiusdem.

3° En la comparación entre un signo mixto yuno denominativo, deberá tomarse en cuentaque, en principio, el elemento predominante deaquél será el denominativo, vista su relevanciapara que el público consumidor identifique lamarca y distinga el producto o servicio, lo queno obsta para que, por su tamaño, color y ubica-ción, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

4° Sobre la base del principio de prioridad re-gistral que deriva de la aplicación de la máxima“prior in tempore potior in iure”, en el supuestode conflicto entre varias solicitudes de registrode un signo como marca, debe atribuirse tratojurídico preferente a aquella que se hubieseformulado válidamente con anterioridad a las de-más.

5° Para establecer si existe riesgo de confu-sión entre el signo solicitado para registro comomarca y la marca previamente solicitada o re-gistrada, será necesario determinar si existe re-lación de identidad o semejanza entre los sig-nos en disputa, tanto entre sí como entre losproductos distinguidos por ellos, y considerar lasituación del consumidor o del usuario, la cualvariará en función de tales productos. No basta-rá con la existencia de cualquier semejanzaentre los signos en cuestión, ya que es legal-mente necesario que la similitud pueda inducir aconfusión o error en el mercado.

6º La comparación entre los signos habrá dehacerse desde sus elementos gráfico, fonéticoy conceptual, pero conducida por la impresiónunitaria que cada signo en disputa habrá deproducir en la sensorialidad igualmente unitariadel destinatario de los productos correspondien-tes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sindescomponer la unidad de cada signo, de modoque, en el conjunto de los elementos que lointegran, el todo prevalezca sobre sus partes, amenos que aquél se halle provisto de un ele-mento dotado de tal aptitud distintiva que, poresta razón especial, se constituya en factordeterminante de la valoración.

7° Durante el procedimiento para el registro deun signo como marca, cualquier persona provis-

ta de interés legítimo podrá, en la oportunidadprevista en el artículo 93 de la Decisión 344,presentar observaciones a la solicitud, sobre labase de un signo ya registrado o ya solicitadopara registro en cualquiera de los Países Miem-bros. Admitidas las observaciones, la oficinanacional competente notificará al peticionariopara que, si lo estima conveniente, formule ale-gatos dentro de los treinta días hábiles conta-dos a partir de su notificación. El funcionario ad-ministrativo competente deberá realizar el exa-men de fondo, sobre la registrabilidad del signo,con independencia de que se hayan formulado ono observaciones. Caso de haberse formuladoéstas, el funcionario decidirá sobre el particulara través de un acto administrativo debidamentemotivado, con fundamento en lo alegado y pro-bado en autos.

8° De demandarse la nulidad del registro con-cedido, a causa del incumplimiento de los requi-sitos de validez del signo, la norma aplicable alos supuestos de nulidad, salvo previsión expre-sa en contrario, será la vigente para la fecha dela solicitud de registro del signo en cuestión.

Sin embargo, el artículo 172, cuarto párrafo, dela Decisión 486, prohíbe la declaratoria de nuli-dad del registro del signo en el supuesto de quela causal invocada hubiese cesado en su apli-cabilidad, es decir, si se hubiese probado que elsigno no se encuentra incurso ya, por razonesde hecho o de derecho, en las prohibiciones deregistrabilidad señaladas en la norma sustan-cial aplicable a la solicitud de registro, o que hacesado el incumplimiento, por las razones cita-das, de sus requisitos de validez. La prohibiciónimplica, por otra parte, que la nulidad del regis-tro no podrá ser declarada si se ha producido laderogación, o ha cesado la vigencia, de la dis-posición que consagre la causal invocada comofundamento de la demanda.

Si, luego de la concesión del registro, se dictaen el régimen común una nueva norma procesal,ésta será la aplicable, a partir de su entrada envigencia, al procedimiento de nulidad por iniciar-se o en curso.

9° A los efectos de la declaratoria de nulidaddel registro de un signo como marca, el ordena-miento comunitario, en tutela del interés públi-co, faculta a la autoridad nacional competentepara promoverla de oficio, y legitima, en el ejer-cicio de la acción, a quien acredite ser titular de


un interés jurídicamente protegido, es decir, deun derecho subjetivo o de un interés legítimo.

El órgano competente para declarar la nulidaddel registro será la autoridad administrativa ojudicial establecida al efecto por la legislacióninterna de cada País Miembro.

10° En lo que concierne al procedimiento denulidad, la norma aplicable, además de las dis-posiciones previstas en el régimen común, serála legislación interna de cada País Miembro. Elprocedimiento deberá incluir, en tutela del dere-cho a la defensa y al debido proceso, la audien-cia a que se refiere el artículo 113 de la Decisión344.

De conformidad con la disposición prevista en elartículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal,la Sala de Derecho Constitucional y Social de laCorte Suprema de Justicia de la República delPerú, deberá adoptar la presente interpretaciónen la sentencia que pronuncie y, a tenor de ladisposición prevista en el artículo 128, tercerpárrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitirdicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediantecopia certificada y sellada, y remítase también

copia a la Secretaría General de la ComunidadAndina, para su publicación en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena.


Moisés Troconis VillarrealMAGISTRADO








Interpretación Prejudicial del inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional ySocial de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, y de oficio,

del artículo 81 de la misma norma. Proceso Interno Nº 1172-2004. Actor:El INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Marca: APROLAC.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA, San Francisco de Quito, a los tresdías del mes de mayo del año dos mil seis.

VISTOS:

El oficio Nº 311-2005-SCS-CS, de 13 de diciem-bre de 2005, mediante el cual, la Sala Constitu-cional y Social de la Corte Suprema de Justiciade la República del Perú, remite la solicitud deinterpretación prejudicial, con motivo del proce-so interno Nº 1172-2004.

Que, la mencionada solicitud cumple con losrequisitos de admisibilidad establecidos en losartículos 32 y 33 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina ylos contemplados en el artículo 125 de su Esta-tuto, razón por la cual, fue admitida a trámitemediante auto dictado el 08 de marzo de 2006.

1. Las partes.

La parte actora es El INSTITUTO DE DEFENSADE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN


DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, mientrasque el tercero interesado es la sociedad LABO-RATORIOS AC FARMA S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

2.1. Hechos.

Con fecha 26 de noviembre de 1999, LABORA-TORIOS AC FARMA S.A., de Perú, solicitó elregistro de la marca de producto constituida porla denominación APROLAC, para distinguir pro-ductos de la clase 5 de la Clasificación Interna-cional (Productos farmacéuticos, veterinarios ehigiénicos; sustancias dietéticas para uso mé-dico, alimentos para bebes; emplastos, mate-rial para apósitos; material para empastar losdientes y para moldes dentales; desinfectantes;productos para la destrucción de animales dañi-nos; fungicidas, herbicidas), a la cual formulóobservación SYNTEX PHARMACEUTICALSINTERNATIONAL LTD., de Bermuda, en base ala titularidad del registro de la marca APRONAXpara distinguir productos también de la clase 5,argumentando la existencia de similitud gráficay fonética.

Mediante Resolución Nº 006374-2000/OSD-INDECOPI de 25 de mayo de 2000, la Oficina deSignos Distintivos declaró infundada la observa-ción y concedió el registro de la marca. Deter-minó que cada uno de los signos sub materiacuentan con “características y elementos pro-pios que los diferencian plenamente” y por lotanto, no existe riesgo de confusión. Asimismo,concluyó que si bien ambos signos compartenel prefijo “APRO”, el cual es de uso común en laclase 5, y la vocal A en la segunda sílaba, estosse diferencian debido a la presencia de las le-tras L y C, cuya pronunciación es distinta a lade las letras N y X de la marca registrada.

Con fecha 15 de junio de 2000, SYNTEX PHAR-MACEUTICALS INTERNATIONAL LTD. interpo-ne recurso de apelación, indicando que el térmi-no APRO no constituye un término de uso co-mún, sino que es frecuentemente utilizado en laconformación de diversas marcas en la clase 5,por lo que debe formar parte esencial del exa-men comparativo a realizarse entre los signos.

Con fecha 21 de noviembre de 2000, el Tribunalde INDECOPI, mediante Resolución Nº 1546-

2000/TPI-INDECOPI, confirma la Resolución deprimera instancia, otorgando el registro de mar-ca, ello basado en la conclusión que el signosolicitado no se encuentra comprendido en laprohibición contemplada en el artículo 83, incisoa) de la Decisión 344.

SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIO-NAL LTD. interpone demanda contencioso-ad-ministrativa ante la Sala Civil de la Corte Supre-ma de Justicia, solicitando la invalidez e inefica-cia de la resolución administrativa arriba men-cionada.

Mediante Sentencia de fecha 10 de julio de2003, la Sala Civil declara fundada la demanda yen consecuencia nula de Resolución emitidapor INDECOPI, asimismo, dispone que se can-cele el registro de la marca APROLAC, ya que asu criterio, “desde el punto de vista gráfico yfonético, son mayores las semejanzas que lasdiferencias existentes entre las marcas, resul-tando por ende confundible, aquello cuyo regis-tro fue obtenido con posterioridad”.

El INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPE-TENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PRO-PIEDAD INTELECTUAL, con fecha 19 de se-tiembre de 2003, interpone recurso de apelaciónante la Sala Constitucional y Social de la CorteSuprema de Justicia, quien remite la interpreta-ción judicial.

2.2 Fundamentos de la demanda

El demandante argumenta que las reglas deconfundibilidad que establece la norma no hansido respetadas por la instancia administrativa.Sostiene que, las marcas protegen los mismosproductos de la clase 5 de la Clasificación Inter-nacional, y dado que los productos distinguidosson farmacéuticos, se debió realizar un examenriguroso, debido a las graves consecuenciasque para la salud humana puede causar la con-fusión entre éstos.

Asimismo, agrega que “ser suficientemente dis-tintivo significa que, el signo solicitado puedeservir para que el público distinga un productodeterminado entre un universo de idénticos osimilares productos fabricados por terceros. Noson distintivos los signos muy simples o muycomplejos que por ende carecen de capacidaddistintiva y aquellos que son confundibles con


otros previamente registrados o solicitados paradistinguir productos iguales o semejantes (…)”y en este sentido, la marca APROLAC es con-fundible con la marca APRONAX, dadas las evi-dentes similitudes gráficas.

2.3. Contestación a la demanda

2.3.1 Instituto Nacional de Defensa de laCompetencia y de la Protección de laPropiedad Intelectual (INDECOPI).

Alega que, en aplicación a los criterios queestablece la norma nacional, la autoridad admi-nistrativa consideró que las marcas confronta-das no resultan semejantes al grado de inducira confusión al consumidor, y por lo tanto, elsigno solicitado, no se encuentra comprendidoen la prohibición establecida en el inciso a) delartículo 83 de la Decisión 344, por lo que laresolución impugnada se encuentra arreglada aley, lo que determina que la demanda devieneen infundada.

En este sentido, argumenta que las marcasconfrontadas, apreciadas en su conjunto y sindescomponer la unidad estructural de las mis-mas, no resultan similares al grado de producirconfusión, siendo por ello lícito y posible quecoexistan en el mercado.

Así, la resolución impugnada se encuentra ple-namente arreglada a ley. No habiendo incurridoen vicio alguno que origine su invalidez o inefi-cacia.

2.3.2 Tercero Interesado

LABORATORIOS AC FARMA S.A. argumentaque los signos sub litis no son confundibles, yque “la marca APROLAC cumple con todos y ca-da uno de los requisitos para poder ser registra-da”, dado que cumple con los requisitos estable-cidos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Alega asimismo, que las marcas sub materiason diferentes gráfica y fonéticamente, que existeimposibilidad que se produzca confusión directae indirecta, y que el término APRO es de usofrecuente en el rubro farmacéutico, por lo que elanálisis en la comparación de los signos, debe-rá realizarse confrontando las partículas restan-tes en cada signo.

2.3.3 Apelación ante la Sala de DerechoConstitucional y Social

INDECOPI señala que la sentencia de la pri-mera instancia judicial incurre en los siguienteserrores:

- Que la sentencia basa su decisión en que lamarca a ser registrada deberá ser novedosa ydistinta, requisito que no es exigido por lanorma nacional.

- Que ésta no se ajusta a derecho, dado quedetermina que la supuesta semejanza entrelas marcas en conflicto se origina a partir decontar el número de letras en que coincidenlas mismas, cuando el examen comparativodebe realizarse atendiendo a una simple yrápida visión de conjunto de los signos con-frontados.

- Que la instancia judicial no tomó en cuenta alrealizar el análisis, la naturaleza de los pro-ductos o servicios de las marcas sub litis, nisu forma de comercialización, cuando éstees un requisitos que la norma exige.

- Que la sentencia impugnada no tomó en con-sideración las marcas que coexisten en re-gistro en clase 5, las cuales contienen la par-tícula APRO; y que ésta es una de caráctergeneralizada en dicha clase, dado que se re-fiere al principio activo de un producto.

Asimismo, LABORATORIOS AC FARMA S.A.solicita la nulidad de la resolución de primerainstancia judicial debido a que no fue notificadocon la misma.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por la vía prejudicial las normas que confor-man el Ordenamiento Jurídico de la ComunidadAndina, siempre que la solicitud provenga de unJuez Nacional también con competencia paraactuar como Juez Comunitario, en tanto resul-ten pertinentes para la resolución del procesointerno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial seencuentra conforme con las prescripciones con-tenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de


Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina.

Que, en base a la solicitud de interpretaciónprejudicial remitida por la Corte Suprema deJusticia, Sala Constitucional y Social de la Re-pública del Perú, procede la interpretación pre-judicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, yde oficio, del artículo 81 del mismo cuerpo legal.

El texto de las normas objeto de la interpreta-ción prejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 344

“(...)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signosque sean perceptibles, suficientemente dis-tintivos y susceptibles de representación grá-fica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na.

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como mar-cas aquellos signos que, en relación conderechos de terceros, presenten algunos delos siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico, a error;

(…)”.

En atención a los puntos controvertidos en elproceso interno así como de las normas que vana ser interpretadas, este Tribunal considera quecorresponde desarrollar lo referente a los si-guientes temas:

I. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOSCONSTITUTIVOS. REQUISITOS PARA SUREGISTRO.

Concepto de marca y elementos constitu-tivos.

La marca es definida como todo signo percepti-ble, capaz de distinguir en el mercado, los pro-ductos o servicios producidos o comercializa-dos por una persona, de los productos o servi-cios idénticos o similares de otra persona.

El artículo 81 de la Decisión 344 determina losrequisitos que debe reunir un signo para serregistrable, los cuales son: perceptibilidad, dis-tintividad y susceptibilidad de representacióngráfica.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un bien inmaterial, para quepueda ser captado por uno de los sentidos (vis-ta, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensablesu materialización o exteriorización por mediode elementos que transformen lo inmaterial oabstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referen-cia a todo elemento, signo o indicación quepueda ser captado por los sentidos para que,por medio de éstos, la marca penetre en lamente del público y lo asimile con facilidad. Porcuanto para la percepción sensorial o externade los signos se utiliza de manera más generalel sentido de la vista, han venido caracterizán-dose preferentemente aquellos elementos quehagan referencia a una denominación, a un con-junto de palabras, a una figura, a un dibujo, o aun conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El artículo 81 se refiere también a la distintivi-dad, considerada característica y función primi-genia que debe reunir todo signo para ser sus-ceptible de registro como marca; lleva implícitala necesaria posibilidad de identificar unos pro-ductos o unos servicios de otros, haciendo via-ble de esa manera la diferenciación por parte delconsumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sísolo sirva para identificar un producto o un ser-vicio, sin que se confunda con él o con las ca-


racterísticas esenciales o primordiales de aque-llos.

c) Susceptibilidad de representación gráfica

La susceptibilidad de representación gráfica con-siste en expresiones manifestadas a través depalabras, gráficos, signos mixtos, colores, figu-ras etc., de tal manera que sus componentespuedan ser apreciados en el mercado de pro-ductos.

El signo tiene que ser expresado en forma ma-terial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite.La traslación del signo del campo imaginativode su creador hacia la realidad comercial, pue-de darse como ha sido expresado, por medio dela utilización de los elementos referidos en elpárrafo anterior.

II. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN MAR-CAS FARMACÉUTICAS.

Al conformar una marca su creador puede haceruso de una gran cantidad de elementos talescomo: prefijos o sufijos de uso común, que porser tales no pueden ser monopolizados por per-sona alguna, por lo que su titular no está facultadopor la ley para oponerse a que otros los utilicenen el diseño de signos marcarios, siempre queel nuevo signo tenga suficiente calidad distinti-va, a fin de no generar la posibilidad de confusión.

Las marcas farmacéuticas frecuentemente seconfeccionan con la conjunción de elementos(prefijos, sufijos o palabras) de uso general ycorriente que le dan al signo algún poder evoca-tivo, ya que ofrecen al consumidor una ideaacerca de las propiedades del producto, susprincipios activos, su uso terapéutico, etc.

Las partículas de uso común que formen partede una marca farmacéutica no deben ser teni-das en cuenta al realizar el examen comparativode los signos, ésta es una excepción al princi-pio doctrinario de que el cotejo de las marcasque amparan este tipo de productos se deberealizar atendiendo a una simple visión de con-junto de los signos que se enfrentan, donde eltodo prevalece sobre sus componentes. Es im-portante recalcar que la distintividad debe bus-carse en el elemento diferente que integra elsigno y en la condición de signo de fantasía quelogre mostrar el conjunto marcario.

El examen de los signos destinados a distinguirproductos farmacéuticos, merece mayor aten-ción en procura de evitar el riesgo de confusiónentre los consumidores, por razón de la identi-dad o la similitud de las marcas; en estos casoses necesario que el examinador aplique un cri-terio más riguroso. El Tribunal reitera con laspalabras de Fernández Novoa que:

“El Interés de la ley en evitar todo error en elmercado no sólo se refiere al respeto quemerece toda marca anterior que ha ganadocon su esfuerzo un crédito, sino también de-fender a los posibles clientes, que en materiatan delicada y peligrosa como la farmacéuti-ca pudiera acarrearles perjuicios una equivo-cación”

“... al confrontar las marcas que distinguenproductos farmacéuticos hay que atender alconsumidor medio que solicita el correspon-diente producto. De poco sirve que el expen-dedor de los productos sea personal espe-cializado, si el consumidor incurre en error alsolicitar el producto”. (FERNANDEZ NovoaCarlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DEMARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984.Págs. 265 y 266)

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS PORIDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CON-FUSIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR ELCOTEJO MARCARIO.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente,precautelar el interés de terceros. El literal a) dedicho artículo prohíbe que se registren comomarcas los signos que, en relación con dere-chos de terceros, sean idénticos o se asemejena una marca anteriormente solicitada para re-gistro o registrada por un tercero, para los mis-mos productos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público a error. En con-secuencia, no es necesario que el signo solici-tado para registro induzca a error a los consumi-dores, sino que es suficiente la existencia delriesgo de confusión para que se configure lairregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por no


existir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, marca:DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta OficialNº 1124, de 4 de octubre de 2004)

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión será necesario determinar si existe iden-tidad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como en relación con los produc-tos o servicios distinguidos por ellos y conside-rar la situación de los consumidores o usuarios,la cual variará en función de los productos oservicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizada por-que el vínculo de identidad o semejanza induceal comprador a adquirir un producto o a usar unservicio determinado en la creencia de que estácomprando o usando otro, lo que implica laexistencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y la indirecta, caracteri-zada porque el citado vínculo hace que el con-sumidor atribuya, en contra de la realidad de loshechos, a dos productos o dos servicios que sele ofrecen, un origen empresarial común.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los productoso servicios que cada uno de ellos ampara, se-rían los siguientes: (i) que exista identidad entrelos signos en disputa y también entre los pro-ductos o servicios distinguidos por ellos; (ii) oidentidad entre los signos y semejanza entrelos productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tam-bién semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la GacetaOficial Nº 891, del 29 de enero de 2003)

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanzapresupone que entre los objetos que se compa-ran existen elementos comunes pero coexis-tiendo con otros aparentemente diferenciadores,produciéndose por tanto la confundibilidad. Encambio, entre marcas o signos idénticos, sesupone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los signos”. (Proce-so 82-IP-2002, ya citado).

La comparación entre los signos, deberá reali-zarse en base al conjunto de elementos que los

integran, donde el todo prevalezca sobre laspartes y no descomponiendo la unidad de cadauno. En esta labor, como dice el Tribunal: “Laregla esencial para determinar la confusión esel examen mediante una visión en conjunto delsigno, para desprender cual es la impresióngeneral que el mismo deja en el consumidor enbase a un análisis ligero y simple de éstos,pues ésta es la forma común a la que recurre elconsumidor para retenerlo y recordarlo, ya queen ningún caso se detiene a establecer en for-ma detallada las diferencias entre un signo yotro…”. (Proceso 48-IP-2004, marca: EAU DESOLEIL DE EBEL, publicado en la Gaceta Ofi-cial Nº 1089, del 5 de julio de 2004, citando alprocesos 18-IP-98, marca: US TOP, publicadoen la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de1998)

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acer-ca del cuidado que se debe tener al realizar elcotejo entre dos signos para determinar si entreellos se presenta riesgo de confusión, toda vezque entre los signos en proceso de compara-ción puede existir identidad o similitud así comotambién entre los productos o servicios a losque cada uno de esos signos pretenda distin-guir. En los casos en los que las marcas nosólo sean idénticas sino que tengan por objetolos mismos productos o servicios, el riesgo deconfusión sería absoluto. Cuando se trata desimple similitud, el examen requiere de mayorprofundidad, con el objeto de llegar a las deter-minaciones en este contexto, con la mayor pre-cisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que el riesgo deconfusión corresponde a una decisión del fun-cionario administrativo o, en su caso, del juzga-dor, con base en principios y reglas que ladoctrina y la jurisprudencia han sugerido a losefectos de precisar el grado de confundibilidad,la que va del extremo de identidad al de la se-mejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión el Tribunal ha sentado los siguientes crite-rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-dica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de for-ma. El segundo, la confusión auditiva, en dondejuega un papel determinante, la percepción so-nora que pueda tener el consumidor respecto dela denominación aunque en algunos casos vis-tas desde una perspectiva gráfica sean diferen-


tes, auditivamente la idea es de la misma deno-minación o marca. El tercer y último criterio, esla confusión ideológica, que conlleva a la perso-na a relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Pro-ceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Pro-ceso 13-IP-97, marca: DERMALEX, publicado enla Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzo de 1998)

En consecuencia el Tribunal, con base en ladoctrina, ha señalado que para valorar la simili-tud marcaria y el riesgo de confusión es nece-sario considerar, los siguientes tipos de simili-tud:

La similitud ortográfica emerge de la coinci-dencia de letras entre los segmentos a compa-rarse, donde la secuencia de vocales, la longi-tud de la o las palabras, el número de sílabas,las raíces, o las terminaciones comunes, pue-den inducir en mayor grado a que la confusiónsea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que alser pronunciados tienen un sonido similar. Ladeterminación de tal similitud depende, entreotros elementos, de la identidad en la sílabatónica o de la coincidencia en las raíces o ter-minaciones. Sin embargo, deben tomarse tam-bién en cuenta las particularidades de cadacaso, con el fin de determinar si existe la posibi-lidad real de confusión entre los signos confron-tados.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del mismo contenido o parecido concep-tual de los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario

En el caso de presentarse conflicto entre unamarca ya registrada y un signo que se pretenderegistrar, corresponde a la Autoridad NacionalCompetente proceder al cotejo entre los signos,para luego determinar si existe o no riesgo deconfusión, considerando para ello las reglasdoctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha mani-festado que al momento de realizar la compara-ción entre dos signos el examinador debe tomaren cuenta los criterios que, elaborados por ladoctrina, BREUER MORENO, Pedro. “TRATA-DO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMER-CIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 yss.), han sido acogidos por la jurisprudencia deesta Corporación, y que son del siguiente tenor:

“1. La confusión resulta de la impresión deconjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas enforma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre lasmarcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colo-carse en el lugar del comprador presunto,tomando en cuenta la naturaleza de losproductos o servicios identificados por lossignos en disputa.”

Las reglas recomendadas por la doctrina para elcotejo de todo tipo de marcas sugieren que lacomparación debe efectuarse sin descomponerlos elementos que conforman el conjunto mar-cario, es decir, que se debe hacer una visión deconjunto de los signos en conflicto con la finali-dad de no destruir su unidad ortográfica, auditivae ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse elmétodo del cotejo sucesivo, ya que no es proce-dente realizar un análisis simultáneo dado queel consumidor no observa al mismo tiempo lasmarcas sino que lo hace en una forma indivi-dualizada. A efectos de determinar la similitudgeneral entre dos marcas no se observan loselementos diferentes existentes en ellas, sinoque se debe enfatizar en señalar cuáles son sussemejanzas, pues es allí donde mayormente sepercibe el riesgo de que se genere confusión.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca,si reúne los requisitos de distintividad, per-ceptibilidad y posibilidad de ser representa-do gráficamente, establecidos por el artículo


81 de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena. Esa aptitud se con-firmará, por cierto, si la denominación cuyoregistro se solicita no se encuentra com-prendida en ninguna de las causales deirregistrabilidad determinadas por los artícu-los 82 y 83 de la mencionada Decisión.

2. No son registrables como marcas los signosque, en relación con derechos de terceros,sean idénticos o se asemejen a una marcaanteriormente solicitada para registro o re-gistrada por un tercero, y que estén destina-das a amparar productos o servicios idénti-cos o semejantes, de modo que puedan in-ducir a los consumidores a error o confusión.

3. Corresponde a la Administración y, en sucaso, al Juzgador, la potestad de determinarel riesgo de confusión con base a reglas yprincipios elaborados por la doctrina y lajurisprudencia recogidos en la presente in-terpretación prejudicial y que se refieren bá-sicamente a la identidad o a la semejanzagráfica, fonética o ideológica que pudieranexistir entre los signos, donde debe apre-ciarse de manera especial sus semejanzasantes que sus diferencias.

4. Las partículas de uso común que formanparte de una marca farmacéutica no debenser tenidas en cuenta al realizar el examencomparativo de los signos, y en consecuen-cia, se debe realizar atendiendo a una sim-ple visión de los signos que se enfrentan,donde el todo prevalece sobre sus compo-nentes. La distintividad debe buscarse en elelemento diferente que integra el signo y enla condición de signo de fantasía que logremostrar el conjunto marcario.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal, el Juez Nacional Consul-tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop-tar la presente interpretación dictada con funda-mento en las señaladas normas del ordena-miento jurídico comunitario. Deberá así mismo,dar cumplimiento a las prescripciones conteni-das en el párrafo tercero del artículo 128 delvigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia cer-tificada y sellada de la presente interpretación,la que también deberá remitirse a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina a efectos desu publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena.









Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

sumario tribunal de justicia de la comunidad...

Documents