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Proceso 105-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literal e) de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por elConsejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera; e Interpretación Prejudicial, de oficio, delartículo 150 de la misma Decisión. Marca: RINDEDIARIO (denominativa).Actor: sociedad COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDISERVIRLTDA. Proceso interno Nº 2008-00174 ........................................................

Proceso 60-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literales e) y f), 136 literal g)y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, confundamento en la consulta solicitada por la Corte Constitucional de laRepública de Colombia; y, de oficio, de los artículos 122 y 123 del Estatutodel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de los artículos 3, 134literales a) y b) y 135 literal i) de la Decisión 486, así como del artículo 7 dela Decisión 391. Marcas: “COCA INDÍGENA” (mixta) y “COCA ZAGRADHA”(mixta). Expediente Interno: Nº T.3.363.570 ...............................................

Proceso 97-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los ar-tículos 134 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 deseptiembre de 2000 y, de oficio, se interpretará el artículo 150 de la men-cionada normativa, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, confundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejode Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00036. Actor: LABORATORIOS ALGUVER S.A. Marca: MASS HUEVOS(mixta) ..........................................................................................................

Proceso 102-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 14, 16, 18 y 19 de laDecisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión dela Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por laSección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejode Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00288. Actor: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT. Patente: “MODIFICA-CIÓN CRISTALINA DE UN DIPSIPÉPTIDO CÍCLICO CON ACTIVIDADMEJORADA” ................................................................................................

Proceso 103-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 46 de laDecisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de laComunidad Andina y, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo deCartagena, y de los artículos 44, 45, 47 y 48, y la Disposición TransitoriaPrimera de la Decisión 486, con fundamento en la consulta formulada porla Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administra-tivo, Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 2011-0280 DP.Actor: NOVARTIS AG. Patente: “COMPUESTOS ORGÁNICOS” ..............

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXX - Número 2157

Lima, 27 de febrero de 2013

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GACETA OFICIAL 27/02/2013 2.80

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losdieciocho días del mes de octubre del año dosmil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y susanexos, remitida por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, relativa a los artículos 134 y 135literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, dentro del proceso internoNº 2008-00174;

El auto de 18 de octubre de 2012, mediante elcual este Tribunal decidió admitir a trámite lareferida solicitud de interpretación prejudicial porcumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal y con los requisitos con-templados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, com-plementados con los documentos incluidos enanexos.

a) Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad COOPERATIVA DEAHORRO Y CRÉDITO CREDISERVIR LTDA.,CREDISERVIR.

Demandada: Superintendencia de Industria yComercio de la República de Colombia.

a) Hechos.

1. El 17 de agosto de 2004, la sociedad COO-PERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDI-SERVIR LTDA., CREDISERVIR, solicitó, an-te la División de Signos Distintivos de la Su-

perintendencia de Industria y Comercio, elregistro como marca del signo RINDEDIA-RIO (denominativa), para distinguir servicioscomprendidos en la Clase 36 de la Clasifica-ción Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en laGaceta de Propiedad Industrial Nº 546 de 30de noviembre de 2004. Contra dicha solicitudno se presentaron oposiciones.

3. Por Resolución Nº 6524 de 30 de marzo de2005, la División de Signos Distintivos de laSuperintendencia de Industria y Comercio,negó el registro como marca del signo solici-tado argumentando que el signo se encuen-tra incurso dentro de la causal de irregistrabi-lidad del artículo 135 literal e) de la Decisión486. Contra dicha Resolución la sociedadCOOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITOCREDISERVIR LTDA., CREDISERVIR, inter-puso recurso de reposición y en subsidio deapelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por lamisma División de Signos Distintivos, que porResolución Nº 32282 de 28 de septiembre de2007, confirmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por elSuperintendente Delegado para la PropiedadIndustrial de la Superintendencia de Industriay Comercio, quien mediante Resolución Nº40715 de 30 de noviembre de 2007, confirmó,también, la Resolución Nº 6524. De esta ma-nera quedó agotada la vía gubernativa.

6. La sociedad COOPERATIVA DE AHORROY CRÉDITO CREDISERVIR LTDA., CREDI-SERVIR, interpuso demanda contenciosoadministrativa contra las mencionadas reso-luciones.

PROCESO 105-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literal e) de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejode Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de lamisma Decisión. Marca: RINDEDIARIO (denominativa).

Actor: sociedad COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDISERVIR LTDA.Proceso interno Nº 2008-00174.


b) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad COOPERATIVA DE AHORRO YCRÉDITO CREDISERVIR LTDA., CREDISER-VIR, en su escrito de demanda presentó lossiguientes argumentos:

1. Se violó el artículo 134 de la Decisión 486 yaque “se desconoció que la marca comercialpara distinguir determinados servicios de laclase 36, es un signo intrínseca y extrínse-camente distintivo, totalmente, puesto quedichos servicios no son designados o califi-cados, en forma exclusiva y necesaria, condicha expresión”.

2. El signo solicitado RINDEDIARIO “es una de-nominación compleja, por cuanto está com-puesta por dos vocablos (…) por consiguien-te es una creación del solicitante considera-da como expresión fantástica o caprichosa,que no pertenece a una denominación enlengua castellana, por lo cual no es una ex-presión exclusivamente descriptiva (…)”. Esun signo que “no guarda una relación exclusi-va (…) con los servicios que distingue (…)”.

3. No se violó el artículo 135 literal e) de la De-cisión 486 “por cuanto que la expresiónRINDEDIARIO, para distinguir los serviciosde la clase 36, es una denominación absolu-tamente distintiva, por cuanto que, entre lodistintivo (RINDEDIARIO) y lo distinguible(servicios de la clase 36) no existe una re-lación estrecha y directa que conlleve nece-sariamente a confundir el signo con el servi-cios o, con las características del servicio”.RINDEDIARIO “no corresponde al nombre deun servicio de la clase 36, y tampoco corres-ponde a una expresión que defina una bon-dad, cualidad, característica que sea exclusi-va de dichos servicios”.

4. Cita jurisprudencia del Tribunal Andino sobresignos descriptivos, evocativos y genéricos.

5. Recalca que el signo solicitado no es unadenominación descriptiva en razón a que nodefine en forma directa la naturaleza, las fun-ciones, las cualidades, las características oinformaciones exclusivas de los servicios dela Clase 36 “y el consumidor por medio de ladenominación RINDEDIARIO, no llega a co-nocer el servicio o una de sus característicasesenciales”.

c) Fundamentos jurídicos de la contestacióna la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comer-cio contesta la demanda manifestando que:

1. “La expresión que se pretendió registrar, esposeedora de todas las características de unsigno descriptivo, por lo cual dicha expre-sión se hace irregistrable al tenor de lo esta-blecido en el literal e) del artículo 135 de laDecisión 486 en lo que concierne a la des-criptividad del signo”.

2. Por lo tanto, el signo solicitado se encuentraincurso en la causal de irregistrabilidad delartículo 135 literal e) de la Decisión 486.

3. Lo anterior se debe a que el signo solicitado“consiste en un signo que carece de suficien-te distintividad para ser registrado como mar-ca, pues hace referencia a las característicasde los servicios pretendidos, habida cuentaque suministra información que es inherentey esencial de los mismos indicando de mane-ra clara e inmediata y directa el tipo de servi-cio que se pretende”.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos134 y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Co-misión de la Comunidad Andina, cuya interpre-tación ha sido solicitada, forman parte del orde-namiento jurídico de la Comunidad Andina, con-forme lo dispone el literal c) del artículo 1 delTratado de Creación del Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para inter-pretar por vía prejudicial las normas que confor-man el ordenamiento jurídico comunitario, conel fin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros, siempre quela solicitud provenga de un Juez Nacional tam-bién con competencia para actuar como JuezComunitario, como lo es, en este caso, el Tribu-nal Consultante, en tanto resulten pertinentespara la resolución del proceso, conforme a loestablecido por el artículo 32 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina (codificado mediante la Decisión472), en concordancia con lo previsto en losartículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal(codificado mediante la Decisión 500);


Que, la presentación de la solicitud de registrocomo marca del signo RINDEDIARIO (deno-minativa), fue el 17 de agosto de 2004, en vigen-cia de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, los hechos controvertidos ylas normas aplicables al caso concreto se en-cuentran dentro de la citada normativa, por loque de acuerdo a lo solicitado por el consultan-te se interpretarán los artículos 134 literal a) y135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina; y, de conformidad a lofacultado por la normativa comunitaria de oficiose interpretará el artículo 150 de la misma Deci-sión; y,

Que, el texto de las normas objeto de la inter-pretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los si-guientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…)

Artículo 135.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

(…)

e) consistan exclusivamente en un signoo indicación que pueda servir en el comer-cio para describir la calidad, la cantidad, eldestino, el valor, la procedencia geográ-fica, la época de producción u otros da-tos, características o informaciones delos productos o de los servicios paralos cuales ha de usarse dicho signo oindicación, incluidas las expresiones lau-datorias referidas a esos productos o ser-vicios;

(…)

Artículo 150.- Vencido el plazo establecidoen el artículo 148, o si no se hubiesen pre-sentado oposiciones, la oficina nacional com-petente procederá a realizar el examen deregistrabilidad. En caso se hubiesen presen-tado oposiciones, la oficina nacional compe-tente se pronunciará sobre éstas y sobre laconcesión o denegatoria del registro de lamarca mediante resolución.

(…)”.

1. La marca y sus requisitos para su regis-tro. La carencia de distintividad.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse ala marca señala: “(…) constituirá marca cual-quier signo que sea apto para distinguir pro-ductos o servicios en el mercado. Podrán re-gistrarse como marcas los signos susceptiblesde representación gráfica. La naturaleza delproducto o servicio al cual se ha de aplicar unamarca en ningún caso será obstáculo para suregistro (…)”. Este artículo tiene un triple conte-nido, da un concepto de marca, indica los re-quisitos que debe reunir un signo para ser re-gistrado como marca y hace una enumeraciónejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la De-cisión 486 se define la marca como un bien in-material constituido por un signo conformadopor palabras o combinación de palabras, imá-genes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos,monogramas, retratos, etiquetas, emblemas,escudos, sonidos, olores, letras, números, co-lor determinado por su forma o combinación decolores, forma de los productos, sus envases oenvolturas y otros elementos de soporte, indi-vidual o conjuntamente estructurados que, sus-ceptibles de representación gráfica, sirvan paradistinguir en el mercado productos o servicios, afin de que el consumidor o usuario medio losidentifique, valore, diferencie, seleccione y ad-quiera sin riesgo de confusión o error acerca delorigen o la calidad del producto o servicio. Esteartículo hace una enumeración enunciativa delos signos que pueden constituir marcas, por loque el Tribunal dice que “Esta enumeración cu-bre los signos denominativos, gráficos y mix-tos, pero también los tridimensionales, así comolos sonoros y olfativos, lo que revela el propó-sito de extender el alcance de la noción de


marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en laG.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004,marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, seencuentra implícitamente contenido en esta de-finición toda vez que, un signo para que puedaser captado y apreciado es necesario que pasea ser una impresión material identificable a finde que, al ser aprehendido por medios senso-riales y asimilado por la inteligencia, penetre enla mente de los consumidores o usuarios. Sobrela perceptibilidad, José Manuel Otero Lastresdice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exi-gir expresamente el requisito de la ‘percepti-bilidad’, porque ya está implícito en el propioconcepto de marca como bien inmaterial en elprincipal de sus requisitos que es la aptituddistintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régi-men de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdode Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú.Junio, 2001, p. 132).

La susceptibilidad de representación gráfica jun-tamente con la distintividad, constituyen los re-quisitos expresamente exigidos por la normacomunitaria.

La susceptibilidad de representación grá-fica, es la aptitud que tiene un signo de serdescrito o reproducido en palabras, imágenes,fórmulas u otros soportes, es decir, en algoperceptible para ser captado por el público con-sumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferen-ciar en el mercado los productos o servicios,haciendo posible que el consumidor o usuariolos seleccione. Es considerada como caracte-rística esencial que debe reunir todo signo paraser registrado como marca y constituye el pre-supuesto indispensable para que ésta cumplasu función principal de identificar e indicar elorigen empresarial y, en su caso incluso, lacalidad del producto o servicio, sin riesgo deconfusión y/o asociación.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bieneste artículo con relación a lo que disponía elartículo 81 de la Decisión 344 no hace expresamención a la “suficiente” distintividad, sin em-bargo para efectos de registro del signo, deconformidad con el literal a) del artículo 135 de

la Decisión 486 se exige que “(…) el signo de-berá ser apto para identificar y distinguir en elmercado los productos o servicios producidos ocomercializados por una persona de otros idén-ticos o similares, con el objeto de que el consu-midor o usuario los valore, diferencie y selec-cione, sin riesgo de confusión y/o de asociaciónen torno a su origen empresarial o a su calidad(…) esta exigencia se expresa también a travésde la prohibición contemplada en el artículo 135,literal b, de la Decisión en referencia, según lacual no podrán registrarse como marcas lossignos que carezcan de distintividad”. (Proceso205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333,del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNABOTA Y SUS SUELAS”).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “ex-trínseca”, la primera se refiere a la aptitud in-dividualizadora del signo, mientras que la se-gunda se refiere a su no confundibilidad conotros signos.

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular al conferirle un derecho exclusivo sobreel signo distintivo, como el interés general delos consumidores o usuarios, garantizándolesel origen y la calidad de los productos o servi-cios, evitando el riesgo de confusión y/o de aso-ciación, tornando así transparente el mercado.

Es importante advertir que el literal a) del artícu-lo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso-luta de irregistrabilidad la falta de alguno de losrequisitos que se desprenden del artículo 134de la misma normativa, es decir, que un signoes irregistrable si carece de los requisitos dedistintividad, susceptibilidad de representacióngráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la faltade distintividad está consagrada de manera in-dependiente como causal de nulidad absolutaen el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “ex-trínseca”, como ya se indicó.

En consecuencia, el Juez Consultante debeanalizar en el presente caso, si el signo RIN-DEDIARIO (denominativo), cumple con los re-quisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, y si no seencuentra dentro de las causales de irregistra-


bilidad previstas en los artículos 135 y 136 de lareferida Decisión.

2. Signos descriptivos.

El Tribunal abordará el tema en virtud a que elsigno solicitado a registro RINDEDIARIO (de-nominativo) no fue objeto de registro por partede la Superintendencia de Industria y Comerciopor ser considerado un signo descriptivo de losservicios de la Clase 36.

Al respecto, la norma comunitaria y calificadadoctrina han manifestado respecto a los signosdescriptivos o conformados por palabras des-criptivas, que son aquellos que informan a losconsumidores exclusivamente lo concernientea las características de los productos o de losservicios que buscan identificar. Al respecto, eltratadista Fernández-Novoa señala que el sig-no descriptivo debe tener la virtualidad de co-municar las características (calidad, cantidad,destino, etc.) a una persona que no conoce elproducto o servicio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, elsigno descriptivo o el conformado por palabrasdescriptivas no tiene poder identificatorio, todavez que se confunde con lo que va a identificar,sea un producto o servicio o cualesquiera desus propiedades o características. De ello secomprende por qué el literal e) del artículo 135de la Decisión 486, establece la irregistrabilidadde los signos descriptivos, involucrando en esaexcepción al registro marcario, entre otros, losque designen exclusivamente la calidad, la can-tidad, el destino, el valor, la procedencia geo-gráfica, la época de producción u otros datoscaracterísticos o informaciones de los produc-tos o de los servicios, puesto que si tales ca-racterísticas son comunes a los productos oservicios el signo no será distintivo y, en con-secuencia, no podrá ser registrado. Se incluyeen esta causal de irregistrabilidad las expresio-nes laudatorias referidas a esos productos oservicios. La descriptividad de un signo surgeprincipalmente de la relación directa entre éstey los productos o servicios para los cuales estádestinado a identificar. Un signo será descripti-vo en relación directa con dichos productos oservicios, mas no con todo el universo de pro-ductos o servicios.

El Tribunal con base en la doctrina, ha sosteni-do que uno de los métodos para determinar si

un signo es descriptivo, es formularse la pre-gunta “¿cómo es?” el producto o servicio que sepretende registrar, “(...) de tal manera que si larespuesta espontáneamente suministrada -porejemplo por un consumidor medio- es igual a lade la designación de ese producto, habrá lugara establecer la naturaleza descriptiva de la de-nominación”. (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLE-TITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CON-CENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189de 15 de septiembre de 1995).

Por lo tanto, el signo descriptivo o formado porpartículas descriptivas es registrable si el con-junto marcario es distintivo. De esta manera eljuez consultante debe establecer si el signosolicitado es descriptivo o en su conjunto esdistintivo para el tipo de servicios que se desearegistrar.

3. Signos evocativos.

En vista de que en el proceso interno se debateel hecho del sentido evocativo del signo solicita-do a registro, el Tribunal interpretará el tema.

Un signo tiene capacidad evocativa si uno desus elementos contiene las características delos signos evocativos. Es decir, si un signo estácompuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíceso terminaciones evocativas, dicho signo adquie-re tal carácter.

El signo evocativo es aquél que sugiere ciertascualidades, características o efectos en rela-ción al producto o al servicio que busca distin-guir en el mercado, pero a diferencia de lossignos descriptivos, no lo describen, sólo po-seen la capacidad de transmitir a la mente delconsumidor o usuario, una imagen o una ideasobre el producto o servicio que, a través de unesfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hacediferenciar de otros, por lo que cumplen con lafunción distintiva de la marca y pueden ser obje-to de registro.

El Tribunal ha manifestado al respecto que,“Las marcas evocativas o sugestivas no hacenrelación directa e inmediata a una característicao cualidad del producto como sucede en lasmarcas descriptivas. El consumidor para llegara comprender qué productos o servicios com-prende la marca debe utilizar su imaginación,


es decir, un proceso deductivo entre la marca osigno y el producto o servicio”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDADVIRTUAL).

Como se tiene dicho, el signo evocativo es re-gistrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfati-zado que “entre mayor sea la proximidad delsigno evocativo con el producto o servicio quese pretende registrar, podrá ser consideradocomo un signo marcadamente débil y, en con-secuencia, su titular tendrá que soportar el re-gistro de signos que en algún grado se aseme-jen a su signo distintivo. Esto se da, en el casode signos evocativos que contengan elemen-tos genéricos, descriptivos o se uso común. Sibien estos elementos otorgan capacidad evo-cativa al signo, también lo tornan especialmentedébil, ya que su titular no puede impedir queterceros utilicen dichos elementos (…). Cosadistinta ocurre cuando el signo evocativo es defantasía y no hay una fuerte proximidad con elproducto o servicio que pretende distinguir. Eneste evento, el consumidor tendrá que haceruna deducción no evidente y, por lo tanto, lacapacidad distintiva del signo es marcadamentefuerte”. (Proceso 133-IP-2009, publicado en laG.O.A.C. Nº 1830 de 4 de mayo de 2010, mar-ca: SUM EMERMÉDICA (denominativa))”.

En este sentido, en el caso concreto y bajo loscriterios emitidos, el Juez Consultante debe-rá analizar si los signos en conflicto se encuen-tran conformados por partículas o palabrasevocativas o descriptivas y proceder en conse-cuencia.

4. Signos de fantasía.

El demandante argumenta que el signo solici-tado a registro RINDEDIARIO (denominativo) estáconsiderado como una expresión de fantasía,por lo tanto el Tribunal interpretará el tema delos signos de fantasía.

Los signos caprichosos o de fantasía constitu-yen una elaboración del ingenio e imaginaciónde sus autores. Es la creación de un vocabloque no tiene significado por sí mismo, sino queasocia indirectamente una idea. Este tipo designos causan en el consumidor o en el usuarioun doble esfuerzo de percepción: aprender lanueva palabra y enlazarla con el producto o conel servicio distinguido por éstos.

Sobre los signos caprichosos o de fantasía, elTribunal ha indicado que son “(…) los vocabloscreados por el empresario que pueden no tenersignificado pero hacen referencia a una idea oconcepto; también lo son las palabras con sig-nificado propio que distinguen un producto oservicio sin evocar ninguna de sus propiedades.Característica importante de esta clase de mar-cas es la de ser altamente distintivas (…) sepueden crear combinaciones originales con va-riantes infinitas y el resultado es el nacimientode palabras nuevas que contribuyen a enrique-cer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 989, de 29de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA).

Por lo tanto, el juez consultante, deberá deter-minar si el signo RINDEDIARIO (denominativo)constituye un signo de fantasía o si por el con-trario está dotado de un significado conceptualcomprendido por el público consumidor medio.

5. Examen de registrabilidad. Autonomía dela Oficina Nacional Competente para to-mar sus decisiones.

El Tribunal se referirá al tema, en virtud a que enel proceso interno no se presentaron oposicio-nes por parte de terceros.

El artículo 150 de la Decisión 486 dispone quevencidos los 30 días otorgados por el artículo148 si no se hubiesen presentado oposiciones,la Oficina Nacional Competente procederá arealizar el examen de registrabilidad, de donderesulta que el mismo es obligatorio y debe lle-varse a cabo aún en el caso de que no se hu-biesen presentado oposiciones. Por lo tanto, laOficina Nacional Competente en ningún casoqueda eximida de realizar el examen de fondopara conceder o negar el registro.

El examen de fondo sobre la registrabilidad delsigno tiene carácter obligatorio y, en el caso deautos, las normas que corresponde tomar encuenta son las que contienen las causales deirregistrabilidad previstas en el artículo 135 lite-ral e) de la Decisión 486.

La resolución con la que se notifica al peticio-nario y por la cual se concede o deniega elregistro solicitado debe estar debidamente mo-tivada, es decir, que exprese las razones dehecho y de derecho que inclinaron a la oficinanacional competente a pronunciarse en uno u


otro sentido, sobre la base de las normas jurídi-cas aplicables y de las situaciones de hechoconstitutivas del acto, a efectos de permitir aldestinatario el ejercicio del derecho de defensa.

Otra de las características del examen de re-gistrabilidad es la autonomía que debe tener laoficina nacional competente al emitir sus reso-luciones.

Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sis-tema de registro marcario que se adoptó en laComunidad Andina se encuentra soportado enla actividad autónoma e independiente de lasOficinas Competentes en cada País Miembro.Dicha actividad, que aunque de manera gene-ral se encuentra regulada por la normativa co-munitaria, deja a salvo la mencionada indepen-dencia, y es así como el Capítulo II de la Deci-sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaregula el procedimiento de registro marcario, einstaura en cabeza de las Oficinas NacionalesCompetentes el procedimiento y el respectivoexamen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en rela-ción con decisiones emanadas de otras oficinasde registro marcario (principio de independen-cia), como en relación con sus propias decisio-nes”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en laG.O.A.C. Nº 1676, de 5 de diciembre de 2008,marca: LAN ECUADOR).

Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Sibien las Oficinas Competentes y las decisionesque de ellas emanan son independientes, algu-nas figuras del derecho marcario comunitariolas ponen en contacto, como sería el caso delderecho de prioridad o de la oposición de carác-ter andino, sin que lo anterior signifique de nin-guna manera uniformizar los pronunciamientosde las mismas.

En este sentido, el principio de independenciade las Oficinas de Registro Marcario significaque juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidadde los signos como marcas, sin tener en consi-deración el análisis de registrabilidad o irre-gistrabilidad realizado en otra u otras OficinasCompetentes de los Países Miembros. De con-formidad con lo anterior, si se ha obtenido unregistro marcario en determinado País Miembroesto no significa que indefectiblemente se de-berá conceder dicho registro marcario en losotros Países. O bien, si el registro marcario ha

sido negado en uno de ellos, tampoco significaque deba ser negado en los demás Países Miem-bros, aún en el caso de presentarse con baseen el derecho de prioridad por haberse solicita-do en el mismo País que negó el registro.”(Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C.N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca:MONARC-M).

Un aspecto de especial importancia en relacióna este tema constituye el hecho que el princi-pio de independencia implica dejar en libertad ala Oficina Nacional Competente para que, deacuerdo a su criterio de interpretación de loshechos y de las normas, adopte la decisión queconsidere más adecuada en relación al casopuesto en su conocimiento. En cualquier eventoes menester que se justifique de manera sufi-ciente y razonable el criterio adelantado.

Sobre el segundo tema, como se advirtió, lanorma comunitaria colocó en cabeza de lasOficinas Nacionales de Registro Marcario laobligación de realizar el examen de registrabi-lidad, el que es obligatorio y debe llevarse acabo aún en el caso de que no hubiesen sidopresentadas observaciones; en consecuencia,la Autoridad Competente en ningún caso quedaeximida de realizar el examen de fondo paraconceder o negar el registro. En el caso de quesean presentadas oposiciones, la Oficina Na-cional Competente se pronunciará acerca deellas, así como, acerca de la concesión o de ladenegación del registro solicitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este exa-men de oficio, integral y motivado debe serautónomo tanto en relación con las decisionesproferidas por otras oficinas de registro mar-cario, como en relación con anteriores decisio-nes proferidas por la propia oficina, en el sen-tido de que ésta debe realizar el examen deregistrabilidad analizando cada caso concreto,es decir, estudiando el signo solicitado pararegistro, las oposiciones presentadas y la in-formación recaudada para dicho procedimiento,independiente de anteriores análisis sobre sig-nos idénticos o similares.

Con ello no se está afirmando que la oficina deregistro marcario no tenga límites a su actua-ción y que no puede utilizar como precedentessus propias actuaciones, sino que la oficina deregistro marcario tiene la obligación en cadacaso de hacer un análisis de registrabilidad con


las características mencionadas, teniendo encuenta los aspectos y pruebas que obran encada trámite. Además, los límites a la actua-ción administrativa de dichas oficinas se en-cuentran dados por la propia norma comunitariay las acciones judiciales para defender la lega-lidad de los actos administrativos emitidos.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizarsi el signo RINDEDIARIO (denominativo), cum-ple con los requisitos de registrabilidad esta-blecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina y si no seencuentra incurso dentro de las causales deirregistrabilidad previstas en los artículos 135 y136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Los signos descriptivos no sonregistrables cuando refieren a los consumido-res exclusivamente en lo concerniente a laspropiedades o características de los serviciosque pretenden amparar, salvo que estén acom-pañados de uno o varios elementos que le pro-porcionen la suficiente distintividad.

Por lo tanto, el signo descriptivo o formado porpartículas descriptivas es registrable si el con-junto marcario es distintivo. De esta manera eljuez consultante debe establecer si el signosolicitado es descriptivo o está dotado de otroselementos que lo hagan distintivo.

TERCERO: Los signos evocativos sugierenciertas cualidades, características o efectos enrelación al servicio que buscan distinguir en elmercado transmitiendo a la mente del consu-midor o usuario, una imagen o una idea sobre elservicio que, a través de un esfuerzo imagina-tivo y de inteligencia, los hace diferenciar deotros, por lo que cumplen la función distintiva dela marca y en consecuencia son registrables.

CUARTO: Los signos de fantasía son distinti-vos y por tanto registrables.

QUINTO: La Oficina Nacional Competente,procederá a realizar el examen de registrabili-dad, ya que el mismo es obligatorio y debe

llevarse a cabo aún en el caso de que no se hu-biesen presentado oposiciones. Por lo tanto, laOficina Nacional Competente en ningún casoqueda eximida de realizar el examen de fondopara conceder o negar el registro.

SEXTO: El sistema de registro marcario queadoptó la Comunidad Andina se basa en laactividad autónoma e independiente de las Ofi-cinas Competentes en cada País Miembro. Estaactividad, aunque generalmente se encuentraregulada por la normativa comunitaria, deja asalvo la mencionada independencia.

Esta autonomía se manifiesta tanto en relacióncon decisiones provenientes de otras oficinasde registro marcario (principio de independen-cia), como con sus propias decisiones.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial cuando dicte senten-cia dentro del proceso interno Nº 2008-00174,de conformidad con lo dispuesto por el artículo35 del Tratado de Creación del Tribunal de Jus-ticia de la Comunidad Andina, así como darcumplimiento a lo previsto en el artículo 128,párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presen-te interpretación a la Secretaría General de laComunidad Andina para su publicación en laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

José Vicente Troya JaramilloPRESIDENTE

Leonor Perdomo PerdomoMAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel FerrerMAGISTRADO

Gustavo García BritoSECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-



PROCESO 60-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales e) y f), 136 literal g) y 137de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en

la consulta solicitada por la Corte Constitucional de la República de Colombia; y,de oficio, de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina, de los artículos 3, 134 literales a) y b) y 135 literal i) de la

Decisión 486, así como del artículo 7 de la Decisión 391. Marcas: “COCA INDÍGENA”(mixta) y “COCA ZAGRADHA” (mixta). Expediente Interno: Nº T.3.363.570.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los 24 días del mesde octubre de 2012, procede a resolver la solici-tud de Interpretación Prejudicial formulada porla Corte Constitucional de la República de Co-lombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que, su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 27 de agosto de 2012.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante : Organización Nacional Indígenade Colombia (ONIC).

Demandado : Superintendencia de Industria yComercio (SIC), de la Repúblicade Colombia.

Tercero interesado : El señor Héctor AlfonsoBernal Sánchez.

1. Determinación de los hechos relevantes:

- Mediante la Resolución Nº 28752 de la Su-perintendencia de Industria y Comercio, de30 de mayo de 2011, se concedió al señorHÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ el

registro de la marca COCA INDÍGENA (mix-ta), para distinguir servicios de “comerciali-zación, publicidad, distribución y venta a ter-ceros de productos artesanales y legales abase de hoja de coca y con aplicaciones enlos campos homeopático y alimenticio, entreotros de la Clase 35 de la Clasificación Inter-nacional de Niza.

- Mediante la Resolución Nº 29447 de la Su-perintendencia de Industria y Comercio, de31 de mayo de 2011, se concedió al señorHÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ elregistro de la marca COCA ZAGRADHA(mixta) para distinguir “aromáticas e infusio-nes, productos de pastelería y repostería abase de coca indígena legalmente cultivada,mambe (hoja selecta de coca tostada)” de laClase 30 de la Clasificación Internacional deNiza.


- La demandante, Organización Nacional Indí-gena de Colombia (ONIC), formuló demandade tutela contra la Superintendencia de In-dustria y Comercio, de la República de Co-lombia, por la supuesta vulneración de losderechos fundamentales a “la consulta previae informada; a la propiedad colectiva; a laautonomía; a la participación en la vida socialy económica de la Nación; a la identidad eintegridad étnica y cultural; a la autonomía delos pueblos indígenas; a la protección de lariqueza cultural de la Nación; al debido pro-ceso y al ambiente sano de los pueblos indí-genas de Colombia”.

- Mediante auto de 17 de mayo de 2012, reci-bido en este Tribunal el 22 de mayo de 2012,la Corte Constitucional de la República deColombia resolvió solicitar al Tribunal de Jus-ticia de la Comunidad Andina la “interpreta-ción de los literales e) y f) del artículo 135; a),b), d) y g) del artículo 136 y el artículo 137 dela Decisión Andina 486”, a fin de resolver elProceso Interno Nº T.3.363.570.

2. Fundamentos de la demanda:

La demandante Organización Nacional Indí-gena de Colombia (ONIC) argumentó su de-manda en lo siguiente:

- Fundamenta sus pretensiones en las siguien-tes normas: “la Constitución Política; Con-vención Americana sobre Derechos Huma-nos, Convenio de Río de 1992, ratificado me-diante Ley 165 de 1994, Convenio 169 de laOIT sobre pueblos indígenas y tribales enpaíses independientes ratificado por la Ley21 de 1991; la ley 1037 de 2006, mediante lacual se aprobó la Convención para la salva-guardia del patrimonio cultural inmaterial, De-cisiones Andinas 391 y 486 y la Ley 397 de1997”.

- La SIC no debió otorgar el registro de lasmarcas COCA INDÍGENA (mixta) y COCAZAGRADHA (mixta), a favor del señor HÉC-TOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ. Con es-tas marcas y los signos que las acompañan,el señor BERNAL SÁNCHEZ pretende dis-tinguir en el mercado la comercialización,distribución, publicidad y otros productos ar-tesanales y legales a base de hoja de Coca.

- “Las referidas resoluciones desconocen losliterales e) y f) del art. 135; a), b), d) y g) del

art. 136 y el art. 137 de la Decisión 486, porcuanto: a) las marcas concedidas contienenexpresiones genéricas y descriptivas; b) an-tes de su registro no se realizó el acto deconsulta previa a las comunidades afectadasy el registro de dichas marcas implicó unaserie de derechos de uso exclusivo, con locual impide a terceros que pueden ser indíge-nas, usar las marcas o identificar productoscomerciales con ella; y, c) se violó las nor-mas que ordenan expresamente no registrarmarcas sobre las que existe evidencia deque se pretenda consolidar un acto de com-petencia desleal”.

- “Las marcas registradas utilizan símbolos delos pueblos indígenas, por ejemplo en el regis-tro de la marca mixta COCA INDÍGENA sereemplaza la letra O, por un espiral que aludeal símbolo heráldico de varios pueblos indí-genas como los Tule, Ijku, Nasa, Misak yotras culturas, esta es la forma de represen-tación del caracol (…) se configura clara-mente una usurpación de la identidad de lospueblos indígenas por un particular que alhacerlo incrementa de manera significativa laventa de sus productos, pues los presentacon una identidad que no es propia”.

- El día 27 de marzo de 2009, la AUTORI-DAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA–ONIC-, radicó en la Superintendencia de In-dustria y Comercio, con destino a la Subdi-rección de Signos Distintivos, un Derecho dePetición que fue identificado bajo el número09-031748, en el que se denunciaba el usoabusivo del patrimonio biológico y cultural delos pueblos indígenas por una persona noasociada o autorizada para ello. Advertía enla misma Petición que el señor HÉCTORALFONSO BERNAL SÁNCHEZ, pretendía elregistro marcario no consentido de los nom-bres COCA INDÍGENA Y MAMA COCA.

- En la petición referida, se denunciaban he-chos que son de competencia de la Super-intendencia de Industria y Comercio, al ser laautoridad administrativa competente, comolo señala el artículo 42 del Decreto Ley Nº3466, de 1982.

- Las violaciones denunciadas consistían en:

a) Uso abusivo del patrimonio biológico delos pueblos indígenas, concretamente latransgresión de lo establecido en el Con-


venio de Río de 1992, ratificado median-te Ley 165 de 1994, con respecto a la hojade Coca.

b) El intento de registro de marcas protegi-das por la ley a favor de los pueblos indí-genas por un particular, el señor HÉCTORALFONSO BERNAL SÁNCHEZ sin con-sentimiento para ello.

c) La explotación no consentida de la identi-dad cultural de los pueblos indígenas, enla medida que un particular no autorizado,el mismo señor HÉCTOR ALFONSOBERNAL SÁNCHEZ se presenta como in-dígena y usufructúa sus símbolos e identi-dad, con el propósito de incrementar lasventas de productos de hoja de Coca queadolecen de legalidad.

- Si bien hubo una respuesta formal al Dere-cho de Petición presentado, en la práctica ycon el tiempo se consumó una burla a lasolicitud de nuestra organización, pues enlugar de que la Superintendencia avocara co-nocimiento de los hechos constitutivos deinfracciones administrativas y presuntamen-te penales y usara su poder policivo en defen-sa de la protección de los derechos vulnera-dos de los pueblos indígenas y de los consu-midores engañados por la irregular actividadcomercial del señor HÉCTOR ALFONSOBERNAL SÁNCHEZ, finalmente, terminó to-mando una decisión que en la práctica legali-za un acto doloso.

- La Superintendencia de Industria y Comer-cio reconoce en la respuesta a esa peticiónsobre la hoja de Coca que pertenece a lospueblos indígenas, en este sentido:

“Está suficientemente documentado quela hoja de Coca es tanto patrimonio bio-lógico, como representa un valor cultu-ral de sin igual importancia de los pue-blos indígenas y en consecuencia se con-vierte en patrimonio cultural de la Nación,atendiendo principios constitucionales, enparticular 7 y 8 de nuestra Carta Funda-mental. Por otra parte el artículo 7 de laDecisión 391, Régimen Común sobre Ac-ceso a los Recursos Genéticos, reconocela facultad de decidir de manera autónomael uso de tales recursos y sobre las inno-

vaciones que se hagan de los mismos.Pero entendemos que en función de laautonomía que el estado colombianoles reconoce, corresponde a ustedes de-finir quién y de qué manera usa esepatrimonio, pues mal puede nuestra enti-dad invadir competencias que no son su-yas definiendo una situación que la leyresolvió”. (Negrillas fuera del original).

- Pese a lo anterior, a la fecha no ha interveni-do para hacer respetar los principios legalesreferentes a la protección del patrimonio bio-lógico que invoca en la referida respuesta enel caso concreto de la persona denunciada.

- Aunado a lo anterior, la Superintendencia deIndustria y Comercio conoció de un procesopor Competencia Desleal iniciado por un Indí-gena Nasa en el año 2012, en contra del se-ñor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ,alegando precisamente que su actividad co-mercial no era consentida por los pueblosindígenas y que explotaba indebidamente sureputación y buen nombre.

- En los expedientes de solicitud de registro delas marcas aparece una carta del ComisarioMayor del Resguardo Indígena WIWA GO-MAKE JOSÉ ALEJANDRO BARROS LAZA-ÑO, quien es identificado en la comunicacióncon un apellido distinto a la firma, en la quemanifiesta autorizar de manera personal eindividual, en su condición de Comisario Ma-yor de tal Resguardo, al señor BERNAL SÁN-CHEZ para el uso de nombres que hacenparte del patrimonio cultural de los pueblosindígenas y la explotación del patrimonio bio-lógico, condicionada al cumplimiento de laley y evitar la vulneración de los derechos deotras comunidades, pero nunca para el regis-tro de marcas. En dicha comunicación elComisario reconoce que el patrimonio bioló-gico y cultural de los pueblos Indígenas estransversal a la identidad de diversos pue-blos Indígenas de la Región Andina y no ex-clusivamente del Pueblo Wiwa.

- La ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUNBUNKUANARRUA TAYRONA, pertenecien-te al Resguardo Yogui-Malayo-Arhuaco, me-diante comunicación del 6 de julio del presen-te año 2011, envía una carta a la Jefe de Di-visión de Signos Distintivos de la Superinten-


dencia de Industria y Comercio, en la quedenuncia que el señor HÉCTOR ALFONSOBERNAL SÁNCHEZ, asaltó la buena fe delComisario Mayor JOSÉ ALEJANDRO BA-RROS LAZANO y le hizo firmar una carta queno tenía como propósito que esa personaregistrara a su nombre las marcas que final-mente le fueron concedidas o usara el patri-monio biológico y cultural de los pueblosIndígenas, y que adicionalmente lo desau-toriza a que siga haciendo uso abusivo deese patrimonio.

- El derecho a la consulta previa se debe llevara cabo respecto de cualquier aspecto queafecte directamente a la comunidad étnica yno se circunscribe al caso de la explotaciónde recursos naturales en los territorios indí-genas.

- “Si bien la oposición es uno de los mecanis-mos que se contempla en la norma (…) paraevitar el registro de marcas que violen los de-rechos de terceros, también es cierto que laSIC debe verificar las normas internas (…)Resultaría absurdo que cada comunidad indí-gena afectada tuviese que hacer la oposicióncon los pagos que ella implica, pues antesque este procedimiento es obligación de losfuncionarios verificar el cumplimiento norma-tivo en las solicitudes de registro de marcas”.

- La SIC no debió otorgar el registro, ya queexistían suficientes indicios “un proceso porcompetencia desleal en curso en la propiaSIC y denuncias que deberían estar siendoinvestigadas por esa entidad”.

3. Fundamentos de la contestación a la de-manda:

La demandada Superintendencia de Indus-tria y Comercio (SIC), de la República de Co-lombia, manifestó lo siguiente:

- “Debe el Honorable Tribunal, antes de iniciarel análisis de fondo (…) decidir si la presenteacción de tutela es o no procedente (…) elargumento del apoderado para sustentar laprocedencia de la acción de tutela parte delequivocado argumento según el cual los ac-tos administrativos de concesión de las mar-cas (…), no tuvieron en cuenta derechos fun-damentales como la consulta previa y el de-bido proceso. Obsérvese, por el contrario

que se trata de atacar por esta vía actosadministrativos los cuales de considerar elactor que transgreden las normas que debie-ron fundarse tienen control judicial de legali-dad a través de la acción de nulidad y resta-blecimiento del derecho ante la jurisdicciónde lo contencioso administrativo (…) no esen principio la acción de tutela el medio ade-cuado para controvertir las actuaciones ad-ministrativas, puesto que para ello están pre-vistas las acciones ante la jurisdicción de locontencioso administrativo (…) que por reglageneral, la acción de tutela es improcedentecomo mecanismo principal para la protecciónde los derechos fundamentales que resultenamenazados o vulnerados con ocasión de laexpedición de actos administrativos, comoquiera que existen otros mecanismos tantoadministrativos como judiciales para su de-fensa (…) queda claro que ante la existenciade otro mecanismo de defensa judicial, laacción de tutela resulta improcedente, que-dando limitada su procedibilidad a la existen-cia de un perjuicio irremediable”.

- En el presente caso, “No existe posibilidadde que se le ocasione un perjuicio antijurídicoal accionante mucho menos uno de carácterirremediable”.

- “No se otorgó un derecho de exclusividad alseñor Bernal Sánchez sobre las expresio-nes COCA INDÍGENA ni COCA ZAGRADHA,pues dichas expresiones son genéricas y des-criptivas, respectivamente. En efecto, la ex-presión COCA INDÍGENA es el nombre ge-nérico utilizado para referirse al arbusto de lafamilia de las eritroxiláceas, cultivado en laIndia, Java y América del Sur. Por su parte,la expresión COCA ZAGRADHA, sustancial-mente idéntica a coca sagrada, es utilizadapara referirse a la hoja de coca. Como sepuede observar, las expresiones menciona-das no consisten en el nombre de ningunacomunidad indígena y, por tanto, la Super-intendencia no debía pronunciarse sobre suirregistrabilidad con fundamento en el art.136 literal g)”.

- “Por el contrario, el derecho marcario se con-cedió a los precisos y específicos conjuntosmarcarios tal como éstos fueron presentadossin que esto implique otorgar propiedad ex-clusiva al señor Bernal Sánchez sobre estasexpresiones”.


IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,es competente para interpretar por la vía pre-judicial, las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con elfin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La Corte Constitucional de la República de Co-lombia resolvió solicitar al Tribunal la “interpre-tación de los literales e) y f) del artículo 135; a),b), d) y g) del artículo 136 y el artículo 137 de laDecisión Andina 486”.

Mediante las Resoluciones Nº 28752, de 30 demayo de 2011 y Nº 29447, de 31 de mayo de2011, la Directora de Signos Distintivos de laSuperintendencia de Industria y Comercio, con-cedió el registro de las marcas COCA INDÍGE-NA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta), al se-ñor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ,de conformidad con las solicitudes radicadas enesa entidad bajo expedientes Nº 10 116713 y Nº10 118496, respectivamente, ambas presenta-das en el transcurso del año 2010.

De conformidad con lo solicitado, procede lainterpretación de los artículos 135 literales e) yf), 136 literal g) y 137 de la Decisión 486.

Además, se interpretarán de oficio los artículos122 y 123 del Estatuto del Tribunal, los artícu-los 3, 134 literales a) y b) y 135 literal i) de laDecisión 486, así como el artículo 7 de la Deci-sión 391.

DECISIÓN 500: Estatuto del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina

DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL

“Artículo 122.- Consulta facultativa

Los jueces nacionales que conozcan de unproceso en el que deba aplicarse o se con-trovierta alguna de las normas que confor-man el ordenamiento jurídico de la Comuni-dad Andina, podrán solicitar, directamente ymediante simple oficio, la interpretación delTribunal acerca de dichas normas, siempre

que la sentencia sea susceptible de recursosen derecho interno. Si llegare la oportunidadde dictar sentencia sin que hubiere recibidola interpretación del Tribunal, el juez deberádecidir el proceso”.

Artículo 123.- Consulta obligatoria

De oficio o a petición de parte, el juez nacio-nal que conozca de un proceso en el cual lasentencia fuera de única o última instancia,que no fuere susceptible de recursos en de-recho interno, en el que deba aplicarse o secontrovierta alguna de las normas que con-forman el ordenamiento jurídico de la Comu-nidad Andina, deberá suspender el procedi-miento y solicitar directamente y mediantesimple oficio, la interpretación del Tribunal”.

Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina

Del Patrimonio Biológico y Genético y delos Conocimientos Tradicionales

Artículo 3.- Los Países Miembros asegura-rán que la protección conferida a los elemen-tos de la propiedad industrial se concederásalvaguardando y respetando su patrimoniobiológico y genético, así como los conoci-mientos tradicionales de sus comunidadesindígenas, afroamericanas o locales. En talvirtud, la concesión de patentes que versensobre invenciones desarrolladas a partir dematerial obtenido de dicho patrimonio o di-chos conocimientos estará supeditada a queese material haya sido adquirido de confor-midad con el ordenamiento jurídico interna-cional, comunitario y nacional.

Los Países Miembros reconocen el derechoy la facultad para decidir de las comunidadesindígenas, afroamericanas o locales, sobresus conocimientos colectivos.

Las disposiciones de la presente Decisión seaplicarán e interpretarán de manera que nocontravengan a las establecidas por la De-cisión 391, con sus modificaciones vigen-tes.

(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que sea


apto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.



b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 135.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

(…)

e) consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comerciopara describir la calidad, la cantidad, eldestino, el valor, la procedencia geográfi-ca, la época de producción u otros datos,características o informaciones de los pro-ductos o de los servicios para los cualesha de usarse dicho signo o indicación,incluidas las expresiones laudatorias refe-ridas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo oindicación que sea el nombre genérico otécnico del producto o servicio de que setrate;

(…)

i) puedan engañar a los medios comercialeso al público, en particular sobre la proce-dencia geográfica, la naturaleza, el modode fabricación, las características, cuali-dades o aptitud para el empleo de losproductos o servicios de que se trate;

(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derecho detercero, en particular cuando:

(…)

g) consistan en el nombre de las comunida-des indígenas, afroamericanas o locales, olas denominaciones, las palabras, letras,caracteres o signos utilizados para distin-guir sus productos, servicios o la forma deprocesarlos, o que constituyan la expre-sión de su cultura o práctica, salvo que lasolicitud sea presentada por la propia co-munidad o con su consentimiento expre-so; y,

(…)

Artículo 137.- Cuando la oficina nacional com-petente tenga indicios razonables que le per-mitan inferir que un registro se hubiese solici-tado para perpetrar, facilitar o consolidar unacto de competencia desleal, podrá denegardicho registro.

(…)”.

Decisión 391 de la Comisión del Acuerdode Cartagena

“(…)

Artículo 7.- Los Países Miembros, de confor-midad con esta Decisión y su legislaciónnacional complementaria, reconocen y valo-ran los derechos y la facultad para decidir delas comunidades indígenas, afroamericanasy locales, sobre sus conocimientos, innova-ciones y prácticas tradicionales asociados alos recursos genéticos y sus productos deri-vados.

(…)”.

1. La interpretación prejudicial: facultativay obligatoria.

En el presente caso, la demandante Organiza-ción Nacional Indígena de Colombia (ONIC) for-muló acción de tutela contra la Superintendenciade Industria y Comercio (SIC) ante la CorteConstitucional de la República de Colombia, porlo que la Corte Constitucional resolvió solicitaral Tribunal la “interpretación de los literales e) yf) del artículo 135; a), b), d) y g) del artículo 136y el artículo 137 de la Decisión Andina 486”, afin de resolver el Proceso Interno Nº T.3.363.570.


En consecuencia, el Tribunal estima adecuadohacer referencia a la Interpretación PrejudicialFacultativa y Obligatoria. Asimismo, se haráreferencia a “Los efectos de no solicitar la inter-pretación obligatoria”, y la calificación internade la última instancia ordinaria”.

Para lo anterior, se hará referencia a la jurispru-dencia más reciente del Tribunal, el Proceso149-IP-2011, interpretación prejudicial de 10 demayo de 2012, marca “PRADAXA” (denomina-tiva), en la cual este Órgano Jurisdiccional de-sarrolló ampliamente estos temas:

“El ordenamiento jurídico comunitario andino,por regla general y en virtud de los principios deaplicación inmediata y efecto directo, entra aformar parte y a tener efecto automático en elsistema jurídico interno de los Países Miem-bros. En tal sentido, los operadores jurídicosinternos deben aplicar el ordenamiento jurídicocomunitario andino vigente.

La norma comunitaria andina, tal y como suce-de con las demás normas jurídicas, es suscep-tible de interpretación por parte del operadorjurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condi-cionantes, podría haber tantas interpretacionescomo operadores jurídicos existieran en el terri-torio comunitario andino. Para evitar este quie-bre del sistema normativo, y con el fin de garan-tizar la validez y la aplicación uniforme del orde-namiento jurídico comunitario, se instituyó lafigura de la Interpretación Prejudicial.

El artículo 32 del Tratado de Creación del Tri-bunal de Justicia de la Comunidad Andina, con-sagra en cabeza de este organismo la funciónde interpretar la normativa comunitaria andinapara lograr su aplicación de una manera unifor-me en todo el territorio comunitario.

Instrumentos básicos del sistema.

El esquema se plantea como un sistema decolaboración entre el juez nacional y el comuni-tario, de conformidad con los siguientes instru-mentos básicos:

Consulta facultativa (artículo 122 del Esta-tuto del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina). El Juez nacional que no sea deúnica o última instancia ordinaria puede ele-var consulta prejudicial al Tribunal. En este

caso el juez nacional no suspende el pro-ceso.

Es una herramienta que tiene el juez nacionalpara salvaguardar, desde su labor de instan-cia, la validez y eficacia del derecho comuni-tario andino. Con este mecanismo el juez deinstancia asegura que la aplicación de lasnormas andinas se encuentra conforme aldesarrollo jurisprudencial comunitario sobrela materia. En últimas, es la forma que tieneel juez nacional de lograr seguridad jurídicaen el ámbito de su competencia, soportandosu decisión en una interpretación uniforme.

Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatu-to del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina). El juez nacional de única o últimainstancia ordinaria tiene la obligación de ele-var consulta prejudicial al Tribunal. En estecaso, debe suspender el proceso hasta quereciba la interpretación prejudicial. Es unaherramienta obligatoria porque el sistema ju-rídico comunitario andino, con este mecanis-mo, está salvaguardando su validez y cohe-rencia por intermedio de los operadores jurí-dicos que definen en última instancia los liti-gios.

Sobre este sistema de colaboración, el Tribunalha manifestado:

“Esta relación de colaboración se realiza conla finalidad de interpretar la norma comunita-ria desde el punto de vista jurídico y queconsiste en explicar el significado de la nor-ma para poder determinar su alcance y senti-do jurídico; tiene como propósito, mantenerla unidad de criterio sobre la legislación co-munitaria en los Países Andinos, evitandoque se produzcan tantas y diferentes inter-pretaciones que impidan la aplicación unifor-me de la Norma Jurídica Andina.” (Interpreta-ción Prejudicial del 18 de febrero de 2004,expedida en el proceso 142-IP-2003, publica-da en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena Nº 1050, de 6 de abril de 2004. MARCA:“EL MOLINO”).

Características de la figura de la interpreta-ción prejudicial.

La figura de la interpretación prejudicial tienelas siguientes características:


Así, la consulta obligatoria deberá ser so-licitada por el Juez Nacional en todo proce-so que debe aplicarse alguna de las nor-mas que conforman el Ordenamiento Jurí-dico de la Comunidad Andina, ya que “Deallí se desprende que la existencia de unpronunciamiento anterior del Tribunal,así se refiera a la misma materia debatidade un proceso ulterior, no exime al juez na-cional de esta última causa de su obliga-ción de elevar la correspondiente solici-tud de requerir la interpretación. Asimis-mo, bien podría el Tribunal variar y auncambiar su opinión, cuando encuentre razo-

Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha es-tablecido lo siguiente:

“(…)

La consulta es obligatoria para los Tribu-nales Nacionales de última instancia ordi-naria, sin que esto signifique que se atentacontra su independencia; pues, en estecaso, el Juez Nacional actúa como Juez Co-munitario. Además, el Juez Nacional debesuspender el proceso, hasta que el Tribu-nal Comunitario dé su interpretación, la cualdeberá ser adoptada por aquél.

Facultativa Obligatoria Solicitud facultativa: El juez de instancia no está obli-gado a solicitarla.

Solicitud obligatoria: El juez de única o última instan-cia ordinaria está obligado a solicitarla.

Su aplicación es obligatoria: si bien el juez de instan-cia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto.

Su aplicación es obligatoria: Una vez expedida la in-terpretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto.

Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin ne-cesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter pro-batorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proce-so. La nota informativa sobre el planteamiento de la soli-citud de interpretación prejudicial por los Órganos Judi-ciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente: “La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”.

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso.

Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto. De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretati-vo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso. Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido. Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretati-vo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.


nes justificadas para hacerlo”. (Proceso 03-IP-93).

En el caso de la consulta obligatoria, cuan-do no cabe un recurso ulterior, el incum-plimiento del trámite constituye una clara vio-lación al principio fundamental del debidoproceso y, en consecuencia, debería aca-rrear su nulidad, si es que dicha sentenciapuede ser materia de un recurso de casacióno de un recurso de amparo 1, toda vez que lasnormas que garantizan el derecho al debidoproceso son de orden público y de ineludiblecumplimiento.

Cabe señalar que, a razón del principio deaplicación inmediata del derecho comunita-rio, la norma andina pasa a formar parte delordenamiento interno sin que sea necesarianinguna fórmula especial de introducción ode recepción, generándose así para el jueznacional la obligación de cumplirla y aplicar-la.

En ese sentido, la suspensión del proceso yla consiguiente solicitud de interpretaciónprejudicial (cuando es obligatoria) constituye

un requisito previo e indispensable para queel juez pueda dictar sentencia toda vez que él“no puede decidir la causa hasta no haberrecibido la interpretación autorizada de lasnormas comunitarias”. Este “requisito previo“debe entenderse incorporado a la normativanacional como una norma procesal de carác-ter imperativo y cuyo incumplimiento debeser visto como una violación al debido proce-so 2.

Por otro lado, este Tribunal considera perti-nente señalar que, el hecho que el juez de unPaís Miembro no solicite interpretación pre-judicial cuando ésta es obligatoria, constitu-ye un incumplimiento por parte del País Miem-bro respecto de las obligaciones emanadasde las normas que conforman el Ordenamien-to Jurídico de la Comunidad Andina, siendoeste incumplimiento susceptible de ser per-seguido mediante la denominada “acción deincumplimiento”, la cual es regulada en losartículos 23 y siguientes del Tratado de Crea-ción de este Tribunal.

Los citados artículos del Tratado de Crea-ción del TJCA disponen que la acción deincumplimiento en el que incurra alguno delos Países Miembros respecto a las obliga-ciones que imponen las normas comunitarias(entre ellas, conforme se ha visto, el que losjueces nacionales soliciten interpretaciónprejudicial cuando actúan como última ins-tancia) puede ser promovida por la SecretaríaGeneral, por cualquier País Miembro o por

1 Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la cons-trucción de la Comunidad Sudamericana de Nacio-nes”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejem-plo en la Sentencia de Casación de la Corte Supremadel Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusie-ron la causa al estado en que se debió dar cumplimien-to a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino porcuanto el asunto versaba sobre la aplicación de lasnormas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena. En otro caso, en la Sentencia de la Corte Supre-ma del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del5 de Octubre de 1999, claramente estableció en susconsiderandos que era obligación de la Corte Superiorde Guayaquil, por ser la última instancia de grado, desolicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comuni-dad Andina, y que dicha obligación no se extendía a losRecursos de casación por ser éstos extraordinarios adiferencia de los ordinarios y, en tal situación son lasCortes que absuelven el grado en última instancia losobligados a formular la consulta. En el caso de España,mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitu-cional, se ha declarado fundado un Recurso de Ampa-ro por incumplimiento de la obligación. El Tribunal alanular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia deCataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribu-nal Supremo de Ecuador, como verdaderos juecescomunitarios al restablecer las reglas del debido pro-ceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos enque la consulta a los Tribunales de Justicia de las res-pectivas Comunidades es obligatoria.

2 Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Una sen-tencia dictada sin cumplir con lo establecido por elartículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igualde nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sincontar con el dictamen del Ministerio Público en unproceso contencioso administrativo. (…) Contra unasentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgaday que adolezca del vicio antes señalado cabría, enprincipio, demandar su nulidad alegando que se haafectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgadafraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acciónde amparo alegando que se trata de una resoluciónjudicial emanada de un proceso irregular que viola elderecho a un debido proceso. En ambos procesos eljuez que resuelva como última instancia también seencontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial,ya que para resolver necesariamente tendría que remi-tirse al Tratado de Creación del TJCA”. Gálvez Krüger,María Antonieta: “Comentarios sobre la InterpretaciónPrejudicial del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina“. En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universi-dad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs.142-143.


cualquier persona afectada en sus derechospor el incumplimiento vía el procedimientoprevisto en el artículo 24 del Tratado. La sen-tencia de incumplimiento constituirá título le-gal y suficiente para que el particular puedasolicitar al juez nacional la indemnización dedaños y perjuicios que corresponda.

(…)” 3.

Efectos que se derivan del incumplimientode la obligación de solicitar la interpreta-ción prejudicial obligatoria.

Si el juez de única o última instancia ordinariaexpide sentencia sin solicitar la interpretaciónprejudicial, se generan los siguientes efectos:

• El País Miembro, podría ser denunciado porincumplimiento ante la Secretaría General dela Comunidad Andina y posteriormente de-mandado en el marco de la acción de incum-plimiento ante el Tribunal de Justicia de laComunidad Andina. Al no solicitar la corres-pondiente interpretación prejudicial, el jueznacional de única o última instancia ordinariaestaría vulnerando la normativa comunitariay, en consecuencia, estaría generando quesu país fuera denunciado y posteriormentedemandado en el marco de la acción de in-cumplimiento, de conformidad con los artícu-los 107 a 111 del Estatuto del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina. Ya se hanpresentado algunas denuncias de incumpli-miento por este motivo ante la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina. En relacióncon la actividad de jueces peruanos se hanemitido dos dictámenes de incumplimiento:Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000,expedido por la Secretaría General de la Co-munidad Andina mediante la Resolución 459de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen deincumplimiento No. 173 de 2003, expedidopor la Secretaría General de la ComunidadAndina mediante la Resolución 771 de 22 deseptiembre de 2003.

• La sentencia dictada adolecería de nulidad.Tal como se mencionó anteriormente, el re-

quisito de la solicitud de interpretación pre-judicial, teniendo en cuenta la aplicación in-mediata y el efecto directo de la normativacomunitaria andina, entra a formar parte de lanormativa procesal nacional de manera inme-diata y automática. Su incumplimiento aca-rrearía la nulidad de la sentencia y entraría aser parte integrante de las causales de nuli-dad previstas en la normativa interna. Es im-portante recordar que la violación de las nor-mas procesales es la base para alegar unaviolación al “derecho al debido proceso”. Deconformidad con las figuras procesales inter-nas, cualquiera de las partes de un litigio endonde el juez de única o última instancia nohubiera solicitado la interpretación prejudi-cial, podrá alegar la nulidad o invalidez de lasentencia de conformidad con las vías proce-sales internas: recursos extraordinarios derevisión, casación, etc.

• La sentencia dictada estaría violando el dere-cho fundamental del debido proceso. Si lanormativa interna lo permite, cualquiera delas partes podría entablar acciones constitu-cionales como la tutela, el amparo, la acciónde protección, etc.

• De conformidad con las previsiones del dere-cho interno, los afectados por este incum-plimiento podrían solicitar la reparación deldaño causado, utilizando, para el efecto, lasfiguras procesales nacionales.

La calificación de última instancia ordinaria.

Asimismo, el Tribunal estima conveniente acla-rar algunos puntos en relación con la figura de lainterpretación prejudicial en el marco de losrecursos extraordinarios.

Tal y como se expresó en el numeral 2 de esteacápite, la interpretación obligatoria se debesolicitar en procesos de última instancia ordina-ria. Teniendo en cuenta que, la finalidad de lainterpretación prejudicial es la aplicación unifor-me de la norma comunitaria andina, es muy im-portante que el conjunto de operadores jurídicosapliquen la normativa subregional en un mismosentido. En consecuencia, sería incoherentepara el sistema que existiera un vacío opera-tivo en cuanto a dicha interpretación uniforme.El esquema comunitario andino ha escogido alos jueces nacionales como sujetos esencialespara logar la validez y la eficacia del ordena-

3 Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expe-dida en el proceso 106-IP-2009. Esta posición ha sidoreiterada, entre otras, en la interpretación prejudicialde 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010.


miento subregional. Como quiera que los re-cursos extraordinarios son aquellos que tienenunas causales bien demarcadas, que por reglageneral tienen un carácter técnico-jurídico, queno actúan como instancia porque no pretenderevisar en todos sus extremos la actuación deljuez ordinario y, por lo tanto, no están destina-dos a revisar los hechos del proceso ni a reali-zar un análisis probatorio, no es en sede dedichos recursos que debe ser obligatoria la soli-citud de interpretación prejudicial ya que, si asífuera, se quedarían un gran cúmulo de casos,de asuntos y de cuestiones, sin soporte en unauniforme interpretación de la norma comunitariaandina.

Por seguridad jurídica, los procesos judicialesno pueden extenderse al infinito; se debe ga-rantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Porlo general, se garantiza el principio de la dobleinstancia, haciendo que el superior jerárquicorevise la actuación del juez de menor jerarquíamediante un instrumento procesal que casisiempre se llama recurso de apelación. En estoradica lo ordinario de la actuación y de los re-cursos: unos jueces de instancia organizadospor grados jerárquicos (primera y segunda), yun recurso de apelación que posibilita el siste-ma de revisión por parte del juez de mayorjerarquía. Para revisar un fallo judicial despuésde que se agota el trámite ordinario, la mayoríade sistemas jurídicos consagran sistemas ex-traordinarios como el recurso de casación o derevisión, con las características básicas ante-riormente anotadas.

A esta vía extraordinaria acceden pocos asun-tos debido a su naturaleza restrictiva y de unagran carga técnico- jurídica; cuando la figuraextraordinaria está bien empleada, tiene comoefecto inmediato la limitación de su campo deacción. Por esta razón y salvaguardando la vali-dez y eficacia del orden jurídico andino, el Tri-bunal ha considerado que la obligatoriedad dela interpretación prejudicial debe enraizarse enla única o última instancia ordinaria; el operadorjurídico más legitimado para desplegar la inter-pretación uniforme es el juez de única o últimainstancia ordinaria, precisamente porque ésteconcreta definitivamente la litis en la gran ma-yoría de asuntos. Los recursos extraordinariosson precisamente eso, extraordinarios y excep-cionales.

Como el Tribunal en sus interpretaciones pre-judiciales no puede fijar el sentido, aplicar o

analizar el derecho interno, le corresponde aljuez consultante precisar el alcance del mismoy, por ende, de sus figuras procesales. En elpresente caso, es la corte peruana la que debeestablecer la naturaleza de los recursos e ins-trumentos procesales que consagra la normainterna; debe determinar si el recurso de casa-ción nacional es ordinario o extraordinario, si esuna tercera instancia o no, así como todo lorelacionado con su operatividad. Esto, se reite-ra, no es competencia del Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina. Si en el ámbito internose llegare a la conclusión que la figura de casa-ción peruana es una tercera instancia, de con-formidad con todo lo planteado, sería el juezque conoce este recurso el obligado a realizarla consulta prejudicial.

Ahora bien, en el evento en que estemos enfrente de un recurso extraordinario con las ca-racterísticas ya anotadas, surge un interrogan-te: ¿si se presenta un recurso extraordinario sinque se hubiere solicitado la interpretación pre-judicial en la última instancia, qué debe hacer eljuez de conocimiento?

Se presentarían dos hipótesis:

• Que el recurso extraordinario se sustente enla falta de consulta prejudicial en la última oúnica instancia.

En este caso el juez competente, una vezverificada la ausencia de la consulta preju-dicial, debe declarar la nulidad o invalidez dela sentencia. De conformidad con lo que dis-ponga su normativa procesal interna, deberátomar alguna de estas acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devol-verá el asunto al juez que debió solicitar lainterpretación para que subsane su omi-sión y emita una nueva sentencia, aco-giendo, para tal fin, la providencia expedi-da por el Tribunal de Justicia de la Comu-nidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y eljuez competente debe expedir una senten-cia sustitutiva, éste debe solicitar la inter-pretación prejudicial como si fuera el juezde única o última instancia, para así poderemitir en debida forma la sentencia.

• Que el recurso extraordinario no se sustenteen la falta de consulta prejudicial en última o


única instancia, pero sí se refiera a la inter-pretación de normas comunitarias.

Cuando un juez nacional conozca un asuntoen donde se deban interpretar y aplicar nor-mas comunitarias andinas, en virtud del prin-cipio de colaboración judicial en el ámbitoandino y de las características del sistemacomunitario, su actuación sería la de un ver-dadero juez comunitario andino; es decir, sibien es un juez nacional, cuando se enfrentaa un asunto que tenga que ver con normascomunitarias, dicho juez interno personifica oencarna la figura de juez comunitario andino.En esta circunstancia, el juez interno debevelar por la validez y eficacia del ordenamien-to comunitario andino y, para logar esto, seencuentra investido de todas las prerrogati-vas para lograr dicho objetivo. El Tribunal deJusticia en una sentencia recién decantó estáidea de la siguiente manera:

“(…)

El Juez Nacional, en este caso el Consejo deEstado de la República de Colombia, de con-formidad con los principios del OrdenamientoJurídico Comunitario Andino, en especial losprincipios de primacía, autonomía, efecto di-recto, aplicación inmediata y cooperación ju-dicial, es el garante, en colaboración con elTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,de la correcta aplicación de la norma comuni-taria en el ámbito nacional. Son ciertamentejueces comunitarios, ya que en colaboracióncon el Tribunal Supranacional tienen la ardualabor de garantizar la validez y eficacia detodo el sistema jurídico comunitario. Su laborno sólo se limita a aplicar una norma a deter-minado caso concreto, sino que su actividadconsiste en estructurar su quehacer judicialdentro del escenario jurídico subregional, apli-cando, balanceando y armonizando la norma-tiva nacional con la comunitaria, dándole laprimacía a la segunda sobre temas específi-cos reglados por la misma (…)”. (Sentenciaexpedida el 26 de agosto de 2011, en el pro-ceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publica-da en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena Nº 1985, de 11 de octubre de 2011).

En este orden de ideas, el juez que conozcaun recurso extraordinario en las circunstan-cias anteriormente mencionadas, por enci-ma de las limitaciones formales de su norma-

tiva interna, tiene que hacer primar el ordencomunitario andino, lo que implica que debedeclarar la nulidad de la sentencia que nocuente con la correspondiente interpretaciónprejudicial, generando con esto que todos losoperadores jurídicos se inserten en el siste-ma jurídico comunitario de una manera ade-cuada. Este juez nacional, independientemen-te de las causales que haya esgrimido el re-currente, está investido de todas las prerro-gativas para salvaguardar el orden suprana-cional comunitario y, por lo tanto, su primerafunción es examinar si el juez de última ins-tancia cumplió con su misión de solicitar lainterpretación prejudicial al Tribunal de Justi-cia de la Comunidad Andina. El juez que co-nozca un recurso extraordinario siempre debetener presente que la consulta prejudicial esesencial, básica y angular para el funciona-miento del sistema de integración subregio-nal; por esta razón, se justifica la acción deanular la sentencia que no cuente con esterequisito toral.

También es muy importante tener en cuentaque el juez extraordinario debe consultar alTribunal, tanto por las normas comunitariasque se refieren a la interpretación prejudicialobligatoria, como por las normas comunita-rias alegadas por el recurrente. Esto porquesi el juez extraordinario llegare a verificar quesí se realizó la consulta prejudicial, su acciónconsecuente sería la de resolver el asunto,interpretando las normas comunitarias esgri-midas por el recurrente. Con esto se cerraríade manera adecuada el sistema de colabora-ción entre el juez nacional y el juez comunita-rio.

Ahora bien, una vez que el juez extraordina-rio anule la sentencia por la omisión mencio-nada, de conformidad con las previsiones desu norma interna, puede tomar alguna de lassiguientes acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devol-verá el asunto al juez que debió solicitar lainterpretación para que subsane su omi-sión y emita una nueva sentencia, aco-giendo, para tal fin, la providencia expedi-da por el Tribunal de Justicia de la Comu-nidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y eljuez competente debe expedir una senten-


cia sustitutiva, éste debe solicitar la inter-pretación prejudicial como si fuera el juezde única o última instancia, para así poderemitir en debida forma la sentencia.

Efectos que se desprenden de la expediciónde la interpretación prejudicial.

Una vez expedida la Interpretación Prejudicialpor parte del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, se generan los siguientes efectos:

Únicamente tiene consecuencias para el casoparticular. Esto quiere decir que está dirigidaespecíficamente para el asunto a resolver;esto no obsta para que el juez de instancia lapueda utilizar como parámetro de interpreta-ción en otros asuntos, generando con estouna interpretación y aplicación uniforme de lanorma comunitaria. Es muy diferente cuandose trata del juez de única o última instancia,ya que éste sí está obligado a solicitar lainterpretación en todos los casos.

El Juez Nacional deberá aplicar adecuada-mente la interpretación prejudicial. (artículo27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina). Aunque el juez sea deinstancia, una vez expedida la interpretaciónprejudicial debe aplicarla en su sentencia.Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo deberemitirse a la interpretación prejudicial en susentencia, sino que debe acatarla de maneraintegral y de conformidad con el sentido de lamisma.

Si el Juez Nacional incumple dicha obliga-ción, los sujetos legitimados para el efectopodrán acudir al Tribunal de Justicia de laComunidad Andina, mediante la acción deincumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,segundo párrafo).

Obligación de vigilancia por parte de los Paí-ses Miembros y la Secretaría General de laComunidad Andina. Como es tan importantela aplicación uniforme de la normativa comu-nitaria, se impone, en cabeza de los PaísesMiembros y la Secretaría General, una cargaespecífica de vigilancia de la labor jurisdic-cional nacional en el campo de la Interpreta-ción Prejudicial. (Artículo 128 del Estatutodel Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina, primer párrafo).

Obligación de enviar las sentencias dictadasen el proceso interno. El Juez Nacional quesolicitó una interpretación prejudicial, deberáenviar al Tribunal una copia de la decisiónproferida en el proceso interno, a efectos quepueda realizarse el control mencionado ante-riormente”.

2. La marca y los requisitos para su registro.Carencia de distintividad.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse ala marca señala que: “(…) constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscepti-bles de representación gráfica. La naturalezadel producto o servicio al cual se ha de aplicaruna marca en ningún caso será obstáculo parasu registro (…)”. Este artículo tiene un triplecontenido, da un concepto de marca, indica losrequisitos que debe reunir un signo para serregistrado como marca y hace una enumera-ción ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la De-cisión 486 se define la marca como un bieninmaterial constituido por un signo conformadopor palabras o combinación de palabras, imáge-nes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, mo-nogramas, retratos, etiquetas, emblemas, es-cudos, sonidos, olores, letras, números, colordeterminado por su forma o combinación decolores, forma de los productos, sus envases oenvolturas y otros elementos de soporte, indi-vidual o conjuntamente estructurados que, sus-ceptibles de representación gráfica, sirvan paradistinguir en el mercado productos o servicios, afin de que el consumidor o usuario medio losidentifique, valore, diferencie, seleccione y ad-quiera sin riesgo de confusión o error acerca delorigen o la calidad del producto o servicio. Esteartículo hace una enumeración enunciativa delos signos que pueden constituir marcas, por loque el Tribunal señala que: “Esta enumeracióncubre los signos denominativos, gráficos y mix-tos, pero también los tridimensionales, así comolos sonoros y olfativos, lo que revela el propósitode extender el alcance de la noción de marca”.(Proceso 92-IP-2004, marca: “UNIVERSIDADVIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº1121, de 28 de setiembre de 2004).

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, se


encuentra implícitamente contenido en esta de-finición toda vez que, un signo para que puedaser captado y apreciado es necesario que pasea ser una impresión material identificable a finde que, al ser aprehendido por medios sensoria-les y asimilado por la inteligencia, penetre en lamente de los consumidores o usuarios. Sobre laperceptibilidad, José Manuel Otero Lastres ma-nifiesta que: “(…) es un acierto del artículo 134no exigir expresamente el requisito de la‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en elpropio concepto de marca como bien inmaterialen el principal de sus requisitos que es la apti-tud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Ré-gimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuer-do de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú.Junio, 2001, p. 132).

La susceptibilidad de representación gráfica jun-tamente con la distintividad, constituyen los re-quisitos expresamente exigidos.

La susceptibilidad de representación grá-fica, es la aptitud que tiene un signo de serdescrito o reproducido en palabras, imágenes,fórmulas u otros soportes, es decir, en algoperceptible para ser captado por el público con-sumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferenciaren el mercado los productos o servicios, hacien-do posible que el consumidor o usuario losseleccione. Es considerada como característi-ca esencial que debe reunir todo signo para serregistrado como marca y constituye el presu-puesto indispensable para que ésta cumpla sufunción principal de identificar e indicar el origenempresarial y, en su caso, incluso, la calidaddel producto o servicio, sin riesgo de confusióno asociación.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bieneste artículo con relación a lo que disponía elartículo 81 de la Decisión 344 no hace expresamención a la “suficiente” distintividad, sin em-bargo para efectos de registro del signo, deconformidad con el literal a) del artículo 135 dela Decisión 486 se exige que “(…) el signo de-berá ser apto para identificar y distinguir en elmercado los productos o servicios producidos ocomercializados por una persona de otros idén-ticos o similares, con el objeto de que el consu-midor o usuario los valore, diferencie y seleccio-ne, sin riesgo de confusión o de asociación en

torno a su origen empresarial o a su calidad (…)esta exigencia se expresa también a través dela prohibición contemplada en el artículo 135,literal b, de la Decisión en referencia, según lacual no podrán registrarse como marcas lossignos que carezcan de distintividad”. (Proceso205-IP-2005, caso “FORMA DE UNA BOTA YSUS SUELAS”, publicado en la Gaceta OficialNº 1333, de 25 de abril de 2006).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “ex-trínseca”, la primera se refiere a la aptitudindividualizadora del signo, mientras que la se-gunda se refiere a su no confundibilidad conotros signos.

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular al conferirle un derecho exclusivo sobreel signo distintivo, como el interés general delos consumidores o usuarios, garantizándolesel origen y la calidad de los productos o servi-cios, evitando el riesgo de confusión o de aso-ciación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, se deberá tomar en cuenta,si las marcas COCA INDÍGENA (mixta) y COCAZAGRADHA (mixta), cumplen con los requisi-tos del artículo 134 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, y si no seencuentran dentro de las causales de irregis-trabilidad previstas en los artículos 135 y 136 dela referida Decisión.

3. Las marcas mixtas.

En el presente caso, las marcas “COCA INDÍ-GENA” y “COCA ZAGRADHA” son mixtas, porlo que este Tribunal considera pertinente exami-nar la naturaleza de dichos signos.

Las marcas mixtas se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) yun elemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos al ser aprecia-dos en su conjunto produce en el consumidoruna idea sobre la marca que le permite diferen-ciarla de las demás existentes en el mercado.Sin embargo al efectuar el examen de registrabi-lidad de estas marcas se debe identificar cuálde estos elementos prevalece y tiene mayorinfluencia en la mente del consumidor, si eldenominativo o el gráfico. A fin de llegar a taldeterminación, “en el análisis de una marcamixta hay que fijar cuál es la dimensión más ca-


racterística que determina la impresión generalque (…) suscita en el consumidor (…) debiendoel examinador esforzarse por encontrar esa di-mensión, la que con mayor fuerza y profundidadpenetra en la mente del consumidor y que, porlo mismo, determina la impresión general que elsigno mixto va a suscitar en los consumidores”(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos deDerecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A.,Madrid, 1984, pp. 237-239).

Sobre el tema, la jurisprudencia señala que: “Lamarca mixta es una unidad, en la cual se hasolicitado el registro del elemento nominativocomo el gráfico, como uno solo. Cuando seotorga el registro de la marca mixta se la prote-ge en su integridad y no a sus elementos porseparado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño indus-trial: BURBUJA videos 2000, publicado en laGaceta Oficial Nº 821, de 1 de agosto de 2002).También ha reiterado que: “La doctrina se hainclinado a considerar que, en general, el ele-mento denominativo de la marca mixta suele serel más característico o determinante, teniendoen cuenta la fuerza expresiva propia de las pa-labras, las que por definición son pronuncia-bles, lo que no obsta para que en algunos casosse le reconozca prioridad al elemento gráfico,teniendo en cuenta su tamaño, color y coloca-ción, que en un momento dado pueden ser defi-nitivos. El elemento gráfico suele ser de mayorimportancia cuando es figurativo o evocador deconceptos, que cuando consiste simplementeen un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, mar-ca: C.A.S.A. mixta, publicado en la GacetaOficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999).

Con base en estos criterios, se deberá identifi-car cuál de estos elementos prevalece y tienemayor influencia en la mente del consumidor, siel denominativo o el gráfico, conforme a loscriterios contenidos en la presente interpreta-ción.

4. Los signos conformados por palabras des-criptivas y genéricas.

En el caso de autos, se señala que las denomi-naciones “COCA INDÍGENA” y “COCA ZAGRA-DHA” de las marcas registradas serían descrip-tivas y genéricas, por lo que el Tribunal consi-dera oportuno desarrollar el tema respectivo.

Al respecto, la norma comunitaria y calificadadoctrina han manifestado que los signos con-

formados por palabras descriptivas son aque-llos que informan a los consumidores exclusiva-mente lo concerniente a las características delos productos o de los servicios que buscanidentificar. El tratadista Fernández-Novoa seña-la que el signo descriptivo debe tener la virtua-lidad de comunicar las características (calidad,cantidad, destino, etc.) a una persona que noconoce el producto o servicio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, elsigno descriptivo o el conformado por palabrasdescriptivas no tiene poder identificatorio, todavez que se confunde con lo que va a identifi-car, sea un producto o servicio o cualesquierade sus propiedades o características. De ello secomprende por qué el literal e) del artículo 135de la Decisión 486, establece la irregistrabili-dad de los signos descriptivos, involucrando enesa excepción al registro marcario, entre otros,los que designen exclusivamente la calidad, lacantidad, el destino, el valor, la procedenciageográfica, la época de producción u otros da-tos característicos o informaciones de los pro-ductos o de los servicios, puesto que si talescaracterísticas son comunes a los productos oservicios el signo no será distintivo y, en con-secuencia, no podrá ser registrado. Se incluyeen esta causal de irregistrabilidad las expresio-nes laudatorias referidas a esos productos oservicios. La descriptividad de un signo surgeprincipalmente de la relación directa entre éstey los productos o servicios para los cuales estádestinado a identificar. Un signo será descripti-vo en relación directa con dichos productos oservicios, mas no con todo el universo de pro-ductos o servicios.

Sin embargo, en el caso de autos, al tratarse designos conformados por una parte denomina-tiva compuesta, el Tribunal ha manifestado: “Elsigno compuesto, formado por uno o más voca-blos descriptivos, tiene la posibilidad de serregistrado siempre que formen un conjuntomarcario suficientemente distintivo. A pesar deesto, el titular de un signo con dichas caracte-rísticas, tiene que ser consciente de que nopuede impedir la utilización del signo descripti-vo y, por lo tanto, su marca sería considerabadébil”. (Proceso 48-IP-2009, marca: ESPUMACARIOCA CARNAVALERA mixta, publicado enla Gaceta Oficial Nº 1760, de 25 de septiembrede 2009).

El Tribunal, en base a la doctrina, ha sostenidoque uno de los métodos para determinar si un


signo es descriptivo, es formularse la pregunta“cómo es” el producto o servicio que se pre-tende registrar, “(...) de tal manera que si larespuesta espontáneamente suministrada -porejemplo por un consumidor medio- es igual a lade la designación de ese producto, habrá lugara establecer la naturaleza descriptiva de la de-nominación”. (Proceso 27-IP-2001, marca: “MI-GALLETITA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº686, de 10 de julio de 2001).

Por otro lado, el Tribunal ha sostenido que la di-mensión genérica de un signo debe apreciar-se en concreto, “según el criterio de los consu-midores y la relación del signo con el productoque pretende distinguir, considerando las carac-terísticas de éste y el nomenclátor de que ha-ga parte”, teniendo presente que una o variaspalabras podrán ser genéricas en relación conun tipo de productos o servicios, pero no enrelación con otros. Además, “la dimensión ge-nérica de tales palabras puede desaparecer si,al hacerse parte de un conjunto, adquieren sig-nificado propio y fuerza distintiva suficiente paraser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, marca: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOSDE CONCRETO S.A. TUBESA. S.A., publica-do en la Gaceta Oficial Nº 917, de 10 de abril de2003).

Al respecto, el Tribunal ha expresado, “(...) pa-ra fijar la genericidad de los signos es nece-sario preguntarse ¿Qué es?, frente al productoo servicio de que se trata”, por cuanto si larespuesta emerge exclusivamente de la deno-minación genérica, ésta no será lo suficiente-mente distintiva en relación a dicho producto oservicio, no pudiendo, por tanto, ser registradacomo marca. (Proceso 7-IP-2001, marca: LA-SER, publicado en la Gaceta Oficial N° 661, de11 de abril de 2001).

Al momento de realizar el correspondiente exa-men de registrabilidad no deben tomarse encuenta los elementos genéricos, a efectos dedeterminar si existe confusión; ésta es una ex-cepción al principio de que el cotejo de las mar-cas debe realizarse atendiendo a una simplevisión de los signos que se enfrentan. En elcaso de los elementos genéricos, la distintividadse busca en el elemento diferente que integrael signo.

Sin embargo, el signo denominativo compuesto,formado por uno o más vocablos genéricos,

tiene la posibilidad de ser registrado siem-pre que formen un conjunto marcario suficiente-mente distintivo. A pesar de esto, el titular de unsigno con dichas características, tiene que serconsciente de que no puede impedir la utiliza-ción del signo genérico y, por lo tanto, su marcasería consideraba débil.

5. Los signos engañosos.

Resulta importante dejar en claro la diferenciaque existe entre los signos descriptivos o gené-ricos, y los signos engañosos, a fin de poder de-terminar en qué categoría se encontrarían en-marcadas las marcas registradas COCA INDÍ-GENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta).

Los signos engañosos según el artículo 135literal i) de la Decisión 486, son aquellos quehacen referencia a la posibilidad de que los sig-nos induzcan a engaño al público o a los me-dios comerciales, sobre la procedencia, la natu-raleza, el modo de fabricación, las característi-cas o cualidades o la aptitud para el empleo delos productos o servicios, desnaturalizando lafunción principal de la marca cual es distinguiren el mercado unos productos o servicios deuna persona de los de similares o idénticospertenecientes a otra persona.

Según lo manifiesta Marco Matías Alemán, estaprohibición “obedece al interés del legislador enevitar que los consumidores sean engañados,tanto sobre las bondades de la empresa pro-ductora o prestante del servicio, como sobrelas bondades atribuidas a los mismos, lo cualcomo queda claro tienden a la protección de unlado de la transparencia que debe acompañar ala actividad comercial y de otro lado a la protec-ción general de los consumidores”. (Alemán,Marco Matías, “Normatividad Subregional sobreMarcas de Productos y Servicios”, Top Mana-gement, Bogotá, p. 85).

Por su parte, el Tribunal ha sostenido que: “elengaño se produce cuando un signo provoca enla mente del consumidor una distorsión de larealidad acerca de la naturaleza del bien o ser-vicio, sus características, su procedencia, sumodo de fabricación, la aptitud para su empleoy otras informaciones que induzcan al público aerror. La prohibición de registrar signos enga-ñosos, tal como se ha pronunciado este Tribu-nal se dirige a precautelar el interés general opúblico, es decir, del consumidor”. (Proceso 38-


IP-99, marca: LEO, publicado en la Gaceta Ofi-cial Nº 419, de 17 de marzo de 1999).

Protección contra reivindicaciones falsas oengañosas de la autenticidad del origen:

En el presente caso, la demandante ha señala-do que: “Las marcas registradas utilizan símbo-los de los pueblos indígenas, por ejemplo en elregistro de la marca mixta COCA INDÍGENA sereemplaza la letra O, por un espiral que alude alsímbolo heráldico de varios pueblos indígenascomo los Tule, Ijku, Nasa, Misak y otras cultu-ras, esta es la forma de representación del ca-racol (…) se configura claramente una usurpa-ción de la identidad de los pueblos indígenaspor un particular que al hacerlo incrementa demanera significativa la venta de sus productos,pues los presenta con una identidad que no espropia”.

Sobre la propiedad intelectual y las expresio-nes culturales tradicionales o del folclore, laOrganización Mundial de la Propiedad Intelec-tual (OMPI) ha manifestado lo siguiente:

“Uno de los tipos de apropiaciones de que amenudo se quejan las comunidades indíge-nas y tradicionales es la práctica de reivindi-car de forma falsa o de manera que induzca aerror la autenticidad o el origen. Por ejemplo,un recuerdo turístico barato puede llevar unaetiqueta en la que se indique falsamente quees “auténtico”, “fabricado por indígenas” uoriginario de una comunidad en particular. Lalegislación sobre competencia desleal, asícomo la normativa sobre prácticas comercia-les y etiquetado, son de utilidad a este res-pecto, como se ha demostrado en la prácticaen varias ocasiones. (…) Esto significa quelas indicaciones geográficas también puedenservir para proteger las expresiones cultura-les tradicionales, en particular cuando se danen forma de productos tangibles, como losobjetos artesanales que tienen cualidadespor razón de su origen geográfico; (…). Sibien la indicación geográfica protegida sueleser el nombre de la propia localidad, determi-nadas expresiones culturales tradicionalespueden protegerse directamente como indi-caciones geográficas, como es el caso denombres, signos y símbolos indígenas o tra-dicionales. A los pueblos indígenas y lascomunidades tradicionales les preocupa queempresas comerciales no autorizadas tomen

sus vocablos, nombres, diseños, símbolos yotros signos distintivos y los utilicen y regis-tren como marcas. Esta práctica puedecuestionarse en virtud de los principios gene-rales que rigen la protección de marcas” (losubrayado es nuestro) 4.

Al respecto, podemos decir que en el ámbito dela Comunidad Andina se ha optado por reforzarla protección preventiva, al recoger explícita-mente la prohibición del registro no autorizadode signos y símbolos indígenas como marcasmediante el artículo 136 literal g) de la Decisión486.

Por lo tanto, el Juez Consultante deberá deter-minar si las marcas COCA INDÍGENA (mixta)y COCA ZAGRADHA (mixta), serían signosengañosos al incluir símbolos que harían creererróneamente al público consumidor, que di-chos productos o servicios proceden de dichascomunidades indígenas, cuando en realidad,procederían de una persona ajena a dichas co-munidades.

6. La causal de irregistrabilidad del artículo136 literal g) de la Decisión 486:

La Corte Constitucional de la República de Co-lombia solicita la interpretación prejudicial delartículo 136 literal g) de la Decisión 486.

En el presente caso, la demandante ha señala-do que: “Las marcas registradas utilizan símbo-los de los pueblos indígenas, por ejemplo en elregistro de la marca mixta COCA INDÍGENA sereemplaza la letra O, por un espiral que alude alsímbolo heráldico de varios pueblos indígenascomo los Tule, Ijku, Nasa, Misak y otras cultu-ras, esta es la forma de representación delcaracol (…) se configura claramente una usur-pación de la identidad de los pueblos indígenaspor un particular que al hacerlo incrementa demanera significativa la venta de sus productos,pues los presenta con una identidad que no espropia”.

El artículo 136 literal g) prohíbe el registro demarcas cuando “consistan en el nombre de lascomunidades indígenas, afroamericanas o loca-

4 “Propiedad intelectual y expresiones culturales tradi-cionales o del folklore”, Folleto Nº 1, The World IntellectualProperty Organization (WIPO), pp. 17-18. www.wipo.int/freepublications/es/tk/913/wipo_pub_913.pdf.


les, o las denominaciones, las palabras, letras,caracteres o signos utilizados para distinguirsus productos, servicios o la forma de procesar-los, o que constituyan la expresión de su culturao práctica, salvo que la solicitud sea presenta-da por la propia comunidad o con su consenti-miento expreso”.

El objetivo es que el uso de dichos símbolos osignos no sugiera una falsa relación entre elproducto y/o servicio y la comunidad indígena,ya que el consumidor propenderá a atribuirle alos productos y/o servicios identificados, lascualidades y las características inherentes a laimagen de la comunidad indígena aludida, y aúnen el caso en que no atribuya una específicacalidad, igualmente relacionará el producto y/oservicio con la comunidad, creyendo errónea-mente que le pertenece la fabricación y la pro-ducción del mismo o que, en todo caso, se en-cuentra relacionado a la comunidad productora.

Por un lado, la finalidad de la causal de irregis-trabilidad del artículo 136 literal g) es la protec-ción de los derechos propios de los pueblosindígenas, afroamericanos o locales, de confor-midad con su etnia, cultura y conocimientostradicionales.

Por otro lado, el objetivo de esta causal deirregistrabilidad es la protección del público con-sumidor, ya que se busca evitar que asocie elproducto y/o servicio con la cultura vinculada oevocada por el signo solicitado para registro.

Los derechos de las comunidades indígenas,afro americanas o locales como un patrimoniose encuentran reconocidos en el “Régimen Co-mún sobre Propiedad Industrial” de la Comuni-dad Andina. En concreto, la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina contemplauna protección que impide que se pueda regis-trar como marca los signos que:

a) Consistan en el nombre de las comunidadesindígenas, afro americanas o locales;

b) Consistan en las denominaciones, las pala-bras, letras, caracteres o signos utilizadospara distinguir los productos, servicios o laforma de procesarlos de esas comunidades;o,

c) Constituyan la expresión de la cultura o prác-tica de esas comunidades.

La norma andina, sin embargo, consagra unaexcepción para los signos incursos en cualquie-ra de los tres supuestos, contemplando que esposible su registro si la solicitud es presentadapor la propia comunidad o si media consenti-miento expreso de ésta.

El Tribunal entiende por “consentimiento expre-so”, la manifestación de voluntad clara, patente,sopesada y expresada por escrito, mediante lacual una comunidad indígena decide vincularsejurídicamente, por ejemplo, a través de un acuerdode licencia o autorización de uso de marca.

En el presente caso, la demandante Organiza-ción Nacional Indígena de Colombia (ONIC) for-muló demanda de tutela contra la Superinten-dencia de Industria y Comercio, por la supuestavulneración de los derechos fundamentales a “laconsulta previa e informada; a la propiedad co-lectiva; a la autonomía; a la participación en lavida social y económica de la Nación; a la iden-tidad e integridad étnica y cultural; a la autono-mía de los pueblos indígenas; a la protección dela riqueza cultural de la Nación; al debido pro-ceso y al ambiente sano de los pueblos indíge-nas de Colombia”.

Ahora bien, la pregunta que surge de lo expre-sado es ¿cómo lograr el consentimiento expre-so de las comunidades indígenas?

El Tribunal advierte que la normativa comuni-taria de propiedad industrial debe estar en con-cordancia y armonía con la protección de losderechos humanos, ya que éstos son el sopor-te de actuación de todos los operadores jurídi-cos subregionales. No se podría entender lanorma comunitaria andina de propiedad intelec-tual de manera alejada de dicho amparo, máxi-me si la célula fundamental del proceso deintegración es el propio habitante de la subregión(párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo de Cartage-na). Sobre este fundamento se expidió el artícu-lo 3 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, cuya finalidad es lograr pon-derar los derechos de propiedad industrial conlos derechos de los pueblos y comunidadesindígenas. Dicho artículo establece lo siguiente:

“Artículo 3- Los Países Miembros asegura-rán que la protección conferida a los elemen-tos de la propiedad industrial se concederásalvaguardando y respetando su patrimoniobiológico y genético, así como los conoci-


mientos tradicionales de sus comunidadesindígenas, afroamericanas o locales (...)”.

En este sentido, el Tribunal encuentra que den-tro de los principios generales del Derecho co-munitario andino se encuentra el respeto y laprotección de los derechos humanos, esto enconcordancia con las tradiciones constituciona-les comunes de los Países Miembros. Situa-ción que no debe ser desatendida por ningúnoperador jurídico comunitario.

De conformidad con lo anterior, los PaísesMiembros, en el marco del artículo 136 literal g)de la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina, deberán procurar que el consenti-miento expreso al que alude la mencionadadisposición sea obtenido en el marco del respe-to a los derechos fundamentales de los pue-blos indígenas y, en consecuencia, mediante“la vía idónea para ello”, consultando, claro está,el escenario local, interamericano 5 y universalde protección de los derechos de los pueblosindígenas. De esta manera, los Países Miem-bros deberán utilizar el mecanismo pertinentepara lograr el consentimiento expreso, de formatal, que se consulte de manera adecuada a lospueblos indígenas para lograr la protección efec-tiva de sus derechos. Dicho mecanismo debeatender al desarrollo que sobre la materia se hadado tanto a nivel de las tradiciones constitucio-nales comunes de los Países Miembros, comoal desarrollo internacional de la defensa de losderechos humanos.

El Tribunal alerta que a nivel comunitario andinoexisten normas que prevén dicho asunto enconsonancia con la tutela internacional sobre lamateria. Encontramos la Decisión 523 del Con-sejo Andino de Ministros de Relaciones Exterio-res de la Comunidad Andina, mediante la cualse adopta la “Estrategia Regional de Biodiver-sidad para los Países del Trópico Andino”, y endonde claramente se hace un llamado a la pro-tección de los conocimientos tradicionales através de los canales pertinentes.

Es conveniente transcribir el punto 2.3., literale) del anexo de la Decisión 523 citada, median-

te el cual se encuentra el siguiente punto crí-tico de análisis y regulación en los Países Miem-bros:

“e). Finalmente, un tema central que debeser definido es el alcance y los mecanismosde participación representativa y consultaprevia de los pueblos indígenas, comunida-des locales y afroamericanas en la definicióne implementación de una estrategia de pro-tección y recuperación de sus conocimien-tos y prácticas tradicionales referidos a labiodiversidad” (subrayado por fuera del tex-to).

De todas maneras, se advierte que en lo noregulado por la Norma Comunitaria es de aplica-ción el principio del complemento indis-pensable. Sobre este principio el Tribunal hamanifestado lo siguiente:

“En abundante jurisprudencia, el Tribunal hatratado el tema de la relación entre ordena-miento comunitario andino y el derecho inter-no de los Países Miembros. Por un lado, haestablecido la preeminencia del primero y,por otro, ha desarrollado la figura del comple-mento indispensable. Esta última se puedesintetizar en lo siguiente: “no es posible laexpedición de normas nacionales sobre elmismo asunto, salvo que sean necesariaspara la correcta aplicación de aquéllas”. (Pro-ceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de17 de marzo de 1995, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de20 de abril de 1995).

Lo anterior quiere decir que los Países Miem-bros no pueden expedir normas sobre asun-tos regulados por las normas comunitarias,salvo que sean necesarias para su correctaejecución y, en consecuencia, no pueden, sopretexto de reglamentar normas comunita-rias, establecer nuevos derechos u obliga-ciones o modificar los ya existentes y previs-tos en las normas comunitarias.

En consecuencia, el País Miembro sólo po-dría haber regulado dicho asunto cuando lapropia norma comunitaria explícitamente lohubiera previsto, o cuando sobre dicho asun-to hubiese guardado silencio (…)” (Acción deincumplimiento en el Proceso 05-AI-2008, de27 de enero de 2009).

5 Dentro de las múltiples sentencias de la Corte Inter-americana sobre el tema, conviene resaltar la recientesentencia “Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayakuvs. Ecuador”. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27de junio de 2012, Serie C, Nº 245.


Finalmente, sobre el principio del complementoindispensable, el artículo 276 de la misma Deci-sión 486 señala que: “Los asuntos sobre Pro-piedad Industrial no comprendidos en la presen-te Decisión, serán regulados por las normasinternas de los Países Miembros”.

El Juez Consultante deberá determinar si lossímbolos contenidos en las marcas COCA IN-DÍGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta)serían “caracteres o signos de las comunidadesindígenas utilizados para distinguir sus produc-tos”, o si constituyen la expresión de su culturao práctica y, en consecuencia, si fue otorgadoel consentimiento expreso mediante las consul-tas y los canales idóneos para ello, de confor-midad con el esquema propio de protecciónlocal, interamericano y universal de los dere-chos de las comunidades y pueblos indígenas.

6.1. La protección de la propiedad indus-trial y el respeto al patrimonio biológi-co y a los “conocimientos tradiciona-les” de las comunidades indígenas:

El Tribunal analizará el presente tema, ya que laparte demandante, Organización Nacional Indí-gena de Colombia (ONIC), alega en su escritode demanda la protección de la propiedad in-dustrial y el respeto al patrimonio biológico y alos conocimientos tradicionales de las comuni-dades indígenas. A continuación, se transcribi-rá normativa comunitaria relacionada con el tema.

El artículo 3 de la Decisión 486 establece que:”Los Países Miembros asegurarán que la pro-tección conferida a los elementos de la propie-dad industrial se concederá salvaguardando yrespetando su patrimonio biológico y genético,así como los conocimientos tradicionales desus comunidades indígenas, afroamericanas olocales. En tal virtud, la concesión de patentesque versen sobre invenciones desarrolladas apartir de material obtenido de dicho patrimonio odichos conocimientos estará supeditada a queese material haya sido adquirido de conformi-dad con el ordenamiento jurídico internacional,comunitario y nacional. Los Países Miembrosreconocen el derecho y la facultad para decidirde las comunidades indígenas, afroamericanaso locales, sobre sus conocimientos colectivos.Las disposiciones de la presente Decisión seaplicarán e interpretarán de manera que no con-travengan a las establecidas por la Decisión391, con sus modificaciones vigentes”.

Por su parte, el artículo 7 de la Decisión 391 es-tablece que: “Los Países Miembros, de confor-midad con esta Decisión y su legislación nacio-nal complementaria, reconocen y valoran losderechos y la facultad para decidir de las co-munidades indígenas, afroamericanas y loca-les, sobre sus conocimientos, innovaciones yprácticas tradicionales asociados a los recur-sos genéticos y sus productos derivados”.

Mediante la Decisión 674 del Consejo Andino deMinistros de Relaciones Exteriores, se estable-ció “el Consejo Consultivo de los Pueblos Indí-genas de la Comunidad Andina como instanciaconsultiva en el marco del Sistema Andino deIntegración, para promover la participación ac-tiva de los pueblos indígenas en los asuntosvinculados con la integración subregional, ensus ámbitos económico, social, cultural y polí-tico”.

La Carta Andina para la Promoción de los De-rechos Humanos, en la Parte VIII, reconoce losderechos de los Pueblos indígenas y comuni-dades de afrodescendientes. En efecto, en elartículo 36 se señala que: “Reiteran su com-promiso de cumplir y hacer cumplir los dere-chos y obligaciones consagrados en instrumen-tos internacionales que tienen como finalidadpromover y proteger los derechos humanos delos pueblos indígenas y los de las comunidadesde afrodescendientes, en particular el Conveniosobre pueblos indígenas y tribales en paísesindependientes (número 169) de la Organiza-ción Internacional del Trabajo”.

Asimismo, en el artículo 38 de la Carta Andinase señala que: “Reconocen, igualmente, quelos pueblos indígenas y comunidades de afro-descendientes, dentro del marco de las legisla-ciones nacionales y de la normativa sobre dere-chos humanos, tienen derecho a mantener ydesarrollar sus identidades y costumbres en locultural, espiritual, político, económico y jurídi-co; a la propiedad y posesión de las tierras oterritorios que tradicionalmente ocupan; a noser desplazados de ellos y a retornar en caso deserlo; a conservar sus propias formas de orga-nización social, ejercicio de la autoridad y ad-ministración de justicia; a desarrollar y mante-ner su patrimonio cultural tangible e intangible;y a la protección de sus conocimientos ances-trales colectivos y al ejercicio de sus prácticastradicionales”.


Los “conocimientos tradicionales”:

La Comunidad Andina (CAN), a través de laEstrategia Regional sobre Biodiversidad esta-blecida en julio del 2002 (Decisión 523) 6, incor-pora el tema de los conocimientos tradiciona-les, destacando elementos tales como: el dere-cho de propiedad colectiva de los conocimien-tos tradicionales, el consentimiento fundamen-tado previo y la distribución de beneficios.

Es importante mencionar que la estrategia plan-tea la necesidad de trabajar en la elaboracióndel “Régimen Común Andino para la Protec-ción de los Conocimientos Tradicionales”, aúninexistente, en consulta y participación con lospueblos indígenas.

Además, se tiene la creación de la Mesa Per-manente sobre Pueblos Indígenas (Decisión524), cuyo foro tratará todos los asuntos rela-cionados con los pueblos indígenas, que inclu-yen: biodiversidad, derechos humanos, salud,educación, entre otros. En cuanto a biodiversi-dad, los pueblos indígenas han participado prác-ticamente en todo el proceso de la elaboraciónde la Estrategia Regional 7.

En el caso específico de los países de la CAN,el tema se introduce a raíz de la Decisión 391,que reconoce el papel importante que cumplenlos conocimientos tradicionales relacionados enla conservación y el manejo de los recursosgenéticos y biológicos (Artículo 7).

Finalmente, es importante conocer la 8va. Dis-posición Transitoria, que señala que: La Junta(hoy CAN), elaborará, dentro de un plazo de tresmeses posteriores a la presentación de estu-dios nacionales por los Países Miembros, unapropuesta para establecer un régimen especialo una norma de armonización, según correspon-da, que esté orientado a fortalecer la protecciónde los conocimientos, innovaciones y prácti-cas tradicionales de las comunidades indíge-nas, afroamericanas y locales, de conformidad

con lo establecido en el artículo 7 de la presenteDecisión, el Convenio 169 de la OIT y el CDB.

El patrimonio cultural e intelectual de los pue-blos indígenas se encuentra conformado por lasprácticas, los conocimientos y los modos devida tradicionales que caracterizan a un puebloindígena y comprende 8:

- la lengua, el arte, la música, la danza, la can-ción y la ceremonia,

- las prácticas y los conocimientos agrícolas,técnicos y ecológicos,

- la espiritualidad, los sitios sagrados y losrestos humanos ancestrales,

- la documentación sobre los elementos pre-cedentes.

En el campo del arte indígena, se han dadocasos de usos no autorizados por el artista o lacomunidad indígena. Así, “cuando se extrae unconocimiento tradicional de una comunidad in-dígena, ésta pierde el control sobre la manerade utilizar dicho conocimiento. (…) Estos pue-blos tienen el derecho de proteger su propiedadintelectual, incluido el derecho de proteger estapropiedad contra su utilización o explotacióninadecuadas. Análogamente, los pueblos indí-genas procuran proteger sus conocimientos yprácticas tradicionales contra la explotación co-mercial” 9.

Por tanto, se encuentran protegidos los conoci-mientos tradicionales, así como las expresio-nes del folclore y la creatividad tradicionales.A manera complementaria, los conocimien-tos tradicionales están relacionados con los si-guientes saberes y prácticas10:

- Ciencias naturales (e.g. biología, botánica,zoología, taxonomía indígena).

- Lingüística, cantos, rituales, danzas y rit-mos.

6 Decisión 523 del Consejo Andino de Ministros de Rela-ciones Exteriores, “Estrategia Regional de Biodiversidadpara los Países del Trópico Andino”.intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC523.doc

7 “Conocimientos tradicionales y el derecho consuetudi-nario”, Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), p. 14.www.rimisp.org/getdoc.php?docid=6584

8 Folleto Nº 12: La OMPI y los pueblos indígenas, p. 1.www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideIPleaflet12sp.pdf

9 Ibídem.10 “Elementos para la protección sui generis de los cono-

cimientos tradicionales colectivos e integrales desde laperspectiva indígena”, Comunidad Andina, pp. 9-11.h t t p : / / w w w . c o m u n i d a d a n d i n a . o r g / U p l o a d /201164175851libro_perspectiva_indigena.pdf


- Curaciones, medicina y farmacología.

- Artesanía, cerámica, tejidos y diseños.

- Manejo de la biodiversidad, desarrollo soste-nible, cultivos asociados, manejo de ecosis-temas, manejo forestal y manejo de cuen-cas hidrográficas.

- Conocimiento de uso actual, previo o poten-cial de especies de plantas y de animales,así como de suelos y minerales, conocidopor un grupo cultural.

- Conocimiento de preparación, proceso y al-macenamiento de especies.

- Conocimientos sobre conservación de eco-sistemas.

- Ceremonias y curaciones realizadas dentroy fuera de su ·ámbito cultural.

- Sistemas de derecho consuetudinario y va-lores morales.

En el presente caso, mediante la Resolución Nº28752, de 30 de mayo de 2011, se concedió alseñor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZel registro de la marca COCA INDÍGENA (mix-ta), para distinguir servicios de “comercializa-ción, publicidad, distribución y venta a terce-ros de productos artesanales y legales a basede hoja de coca y con aplicaciones en los cam-pos homeopático y alimenticio, entre otros” dela Clase 35 de la Clasificación Internacional deNiza.

Adicionalmente, mediante la Resolución Nº29447, de 31 de mayo de 2011, se concedió alseñor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZel registro de la marca COCA ZAGRADHA (mix-ta) para distinguir “aromáticas e infusiones,productos de pastelería y repostería a base decoca indígena legalmente cultivada, mambe(hoja selecta de coca tostada)” de la Clase 30de la Clasificación Internacional de Niza.

El Tribunal considera que los productos artesa-nales y el procesamiento de especies para ha-cer alimentos entran dentro del concepto de“conocimientos tradicionales”, ya que dicho pro-cesamiento y elaboración de productos cuen-tan con una determinada carga cultural y arraigohistórico.

Por tanto, el Juez Consultante deberá determi-nar si la marca COCA INDÍGENA (mixta), paradistinguir servicios de “comercialización, publi-cidad, distribución y venta a terceros de produc-tos artesanales y legales a base de hoja decoca y con aplicaciones en los campos homeo-pático y alimenticio, entre otros” de la Clase 35,y la marca COCA ZAGRADHA (mixta) paradistinguir “aromáticas e infusiones, productosde pastelería y repostería a base de coca in-dígena legalmente cultivada, mambe (hoja se-lecta de coca tostada)” de la Clase 30, irían encontra de los “conocimientos tradicionales” delas comunidades indígenas.

7. La causal de irregistrabilidad del artículo137 de la Decisión 486: Cuando existanindicios razonables de competencia des-leal.

En el presente caso, se ha discutido sobre laaplicación del artículo 137 de la Decisión 486,por lo que este Tribunal procederá a desarrollarel tema.

Con relación a la irregistrabilidad por la exis-tencia de indicios razonables de competenciadesleal, este Tribunal se ha pronunciado en losProcesos 126-IP-2009 y 129-IP-2009, habien-do vertido los siguientes criterios: El artículo137 de la Decisión 486 dispone que: “Cuando laoficina nacional competente tenga indicios ra-zonables que le permitan inferir que un registrose hubiese solicitado para perpetrar, facilitar oconsolidar un acto de competencia desleal, po-drá denegar dicho registro”.

De conformidad con lo establecido en el artículo258 de la Decisión 486, se considera deslealtodo acto vinculado a la propiedad industrialrealizado en el ámbito empresarial que sea con-trario a los usos y prácticas honestos. Según loestablecido en el artículo 259 literal a) de lanorma comunitaria, constituyen actos de com-petencia desleal vinculados a la propiedad in-dustrial, entre otros, “cualquier acto capaz decrear una confusión, por cualquier medio quesea, respecto del establecimiento, los produc-tos o la actividad industrial o comercial de uncompetidor”.

Es de la propia realidad del tráfico comercial dedonde surgen esas normas de comportamientoleal y honesto que plasman de manera concretael principio general de la buena fe en el


campo del derecho mercantil. En ese sentido,el sujeto que en su actuación en el tráfico mer-cantil no se ajuste a este modelo de comporta-miento ideal ha de soportar el rechazo de suconducta por no acomodarse al principio de labuena fe.

Dentro de este esquema, los signos distintivosde la empresa constituyen un mecanismo re-gulador del mercado, al asegurar la necesariatransparencia de éste, circunstancia que, sinduda, redunda en beneficio no sólo de los em-presarios que compiten entre sí, sino tambiénde los consumidores en general.

El empresario que solicite el registro de unanueva marca ha de someterse a un conjunto denormas y reglas jurídicas, entre las que desta-can aquéllas cuya finalidad esencial no sólo esla de evitar el riesgo de confusión con otrasmarcas que ya gozan de protección registralsino, además, propiciar una conducta leal yhonesta de quien solicita el registro de un nuevosigno en relación al sector económico al quepertenece.

De esta manera, para que una marca registradallegue a consolidarse, es necesario que su titu-lar haya obrado de buena fe al momento deproceder a solicitar su registro.

En tal sentido, quien alega la causal de irregis-trabilidad del artículo 137, deberá probar que elregistro se hubiese solicitado para perpetrar,facilitar o consolidar un acto de competenciadesleal a través del uso no autorizado de “ca-racteres o signos de las comunidades indíge-nas utilizados para distinguir sus productos”que constituyan la expresión de su cultura opráctica.

En efecto, el Juez Consultante deberá analizarsi es que existen indicios razonables que lepermitan inferir que los registros de las marcasCOCA INDÍGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA(mixta) fueron solicitados por el señor HéctorAlfonso Bernal Sánchez para perpetrar, facilitaro consolidar un acto de competencia desleal endesmedro de las comunidades indígenas.

Concepto de Acto Desleal.

La importancia del comercio internacional hadado lugar a prácticas calificadas como de com-petencia desleal. En virtud del artículo 10bis de

la Unión de París, los países de la Unión deParís están obligados a garantizar una protec-ción eficaz contra la competencia desleal.

El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina dispone que: “Seconsidera desleal todo acto vinculado a la pro-piedad industrial realizado en el ámbito empre-sarial que sea contrario a los usos y prácticashonestos”. De donde se desprende que no hayuna lista taxativa que indique cuáles actos seconsideran desleales; y, que es desleal todoacto vinculado a la propiedad industrial, querealizado en el ámbito empresarial sea contrarioa los usos y prácticas honestos.

En cuanto al concepto de acto contrario a losusos y prácticas honestos, el Tribunal ha con-siderado que “son actos que se producen, pre-cisamente, cuando se actúa con la intención decausar daño o de aprovecharse de situacionesque puedan perjudicar al competidor”. (Proce-so 38-IP-98, publicado en la Gaceta Oficial N°419, de 17 de marzo de 1999).

El concepto de usos honestos parte de lo quese denomina buena fe comercial. Y en armo-nía a lo mencionado se toma en consideraciónlo que la doctrina señala sobre el tema: “Tal ycomo se emplea en la ley, la buena fe constitu-tiva de competencia desleal es calificada conel adjetivo “comercial”, por lo cual no se trata deuna buena fe común, sino que está referida a labuena fe que impera entre los comerciantes. Enconsecuencia, el criterio corporativo toma im-portancia, pues el juicio de valor debe revelarcon certeza que la conducta es contraria a estaparticular especie de buena fe. Teniendo encuenta la precisión anterior y uniendo la nociónde buena fe al calificativo comercial, se debeentender que esta noción se refiere a la prácti-ca que se ajusta a los mandatos de honestidad,confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridadque rige a los comerciantes en sus actuacio-nes”. (Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes SobreCompetencia Desleal, Seminarios 8. Centro deEstudios de Derecho de la Competencia, Uni-versidad Javeriana, Pág. 45).

“La buena fe era la conciencia de no perjudicara otra persona ni defraudar la ley, y por esosolía definirse la buena fe comercial como laconvicción de honestidad, honradez y lealtaden la concertación y cumplimiento de los nego-cios”. (Narváez García, José Ignacio. Derecho


Mercantil Colombiano, parte general. Ed. Legis,Colombia, Pág. 316).

Los actos, además de poder causar daños a uncompetidor determinado, lo pueden hacer almercado mismo y, por lo tanto, al interés delpúblico consumidor.

Bajo este concepto se sostiene que la finalidadde la figura de la competencia desleal se da endos aspectos: “de un lado se trata de ampararlos intereses de los demás empresarios, en lamedida en que ellos podrían resultar vulnera-dos por el comportamiento indebido del compe-tidor desleal; pero además, y esta faceta de larestricción a la competencia desleal es frecuen-temente olvidada, se busca establecer una pro-tección efectiva para los intereses de los parti-culares, en cuanto son consumidores y destina-tarios exclusivos de muchas de las prácticasindebidas. (publicidad engañosa, por ejemplo)”.(Gacharná, María Consuelo. La CompetenciaDesleal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1992,Pág. 47).

Para que un acto sea calificado como de com-petencia desleal, la doctrina indica que se debecumplir con lo siguiente:

1. Que el acto o actividad sean de efectiva com-petencia, es decir, que el infractor y la víc-tima estén en una verdadera situación derivalidad competitiva, ejerciendo la actividadcomercial en la misma o análoga forma.

2. Que el acto o la actividad sean indebidos.

3. Que el acto sea susceptible de producir undaño, un acto será desleal “cuando sea idó-neo para perjudicar a un empresario compe-tidor, bastando, por lo tanto la probabilidaddel daño (y no el daño efectivo) para justificarla calificación y la sanción”.

Sobre lo cual, el Tribunal ha manifestado: “Enefecto, será considerada desleal toda actividad(que tenga como objeto o por efecto) encami-nada a producir daño ya sea que lo produzcaefectivamente, o simplemente sean suscepti-bles de producirlos. La legislación andina tratade prevenir conductas que atenten contra losusos mercantiles honestos, por tanto, se des-prende de la propia normativa andina la protec-ción a los competidores, al público consumidory al interés general, en relación con una compe-

tencia deshonesta o desleal. Es preciso señalarque con el ejercicio de la acción por competen-cia desleal se pretende: la calificación de laconducta como tal, la orden del juez para quesuspenda o impida la conducta y la indemniza-ción de daños y perjuicios. Todas las regulacio-nes tendientes a evitar la competencia deslealtienen como objetivo primordial prevenir los ac-tos abusivos y deshonestos capaces de cau-sar perjuicio a los demás competidores y alinterés del público consumidor y, por lo tanto,que impidan un correcto funcionamiento del sis-tema competitivo”. (Proceso 143-IP-2006, mar-ca: COATEL, publicado en la Gaceta Oficial Nº1436, de 1 de diciembre de 2006).

Sobre la base de lo anterior, si el signo ha sidosolicitado para perpetrar, facilitar o consolidarun acto de competencia desleal, en aplicacióndel artículo 137 de la Decisión 486, debe dene-garse su registro.

Conforme a lo expuesto, el Juez Consultantedebe determinar si el señor HÉCTOR ALFONSOBERNAL SÁNCHEZ pretendió perpetrar o con-solidar un perjuicio en contra de las comunida-des indígenas, y si las solicitudes de registro delas marcas COCA INDÍGENA (mixta) y COCAZAGRADHA (mixta) se realizaron de maneradesleal o maliciosa, con el fin de obtener unbeneficio propio en desmedro de los interesesde las comunidades indígenas.

Actos de competencia desleal.

El artículo 259 de la Decisión 486 se refiere alos actos de competencia desleal vinculados ala propiedad intelectual aunque, como ya semencionó, no configuran una lista taxativa. Es-tos son:

1. Cualquier acto capaz de crear confusión, porcualquier medio que sea, respecto del esta-blecimiento, los productos o la actividad in-dustrial o comercial de un competidor.

2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio delcomercio, capaces de desacreditar el esta-blecimiento, los productos o la actividad in-dustrial o comercial de un competidor.

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo em-pleo, en el ejercicio del comercio, pudiereninducir al público a error sobre la naturaleza,el modo de fabricación, las características, la


aptitud en el empleo o la cantidad de los pro-ductos.

Actos de competencia desleal por confu-sión.

El primer grupo, “actos de competencia deslealpor confusión”, goza de las siguientes caracte-rísticas, de acuerdo a lo sostenido por esteTribunal:

“1. No se refiere propiamente al análisis deconfundibilidad de los signos distintivos, aun-que pueden presentarse situaciones en quela imitación de un signo distintivo genereriesgo de confusión o asociación en el públi-co consumidor. No se trata de establecer unanálisis en materia de confundibilidad de sig-nos distintivos, ya que esto es un tema regu-lado en otra normativa. Se trata, entonces,de determinar si dichos actos, en relacióncon un competidor determinado, generan con-fusión en el público consumidor respecto delestablecimiento, los productos o la actividadindustrial o comercial de un competidor.

2. La norma se refiere a cualquier acto capazde crear confusión por cualquier medio. Loanterior quiere decir que se pueden presen-tar diversas maneras de crear confusiónrespecto de los productos o la actividad in-dustrial o comercial de un competidor. Pue-den, en efecto, darse en forma de artificios,engaños, aseveraciones, envío de informa-ción, imitación, productos, envases, envol-turas, etc.

En este sentido, la utilización de un signodistintivo ajeno para hacer pasar como pro-pios productos ajenos, es considerada comouna práctica desleal.

3. Para catalogar un acto como desleal, escondición necesaria que los competidoresconcurran en un mismo mercado, puestoque si no hay competencia no se podríahablar de competencia desleal. En relacióncon este punto, el Tribunal ha manifestado:“En todo caso, procede tener en cuenta que,a los fines de juzgar sobre la deslealtad delos actos capaces de crear confusión, esnecesario que los establecimientos, los pro-ductos o la actividad industrial o comercialde los competidores concurran en un mismomercado. En la doctrina se ha dicho sobre el

particular que ‘para que un acto sea consi-derado desleal, es necesario que la actua-ción se haya producido en el mercado, estaactuación sea incorrecta y pueda perjudi-car a cualquiera de los participantes en elmercado, consumidores o empresarios, opueda distorsionar el funcionamiento del pro-pio sistema competitivo. (…) para que elsistema competitivo funcione hay que obli-gar a competir a los empresarios e impedirque al competir utilicen medios que desvir-túen el sistema competitivo en sí (…). (FLINTBLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de lalibre competencia”; Pontificia UniversidadCatólica del Perú, Lima, 2002, p. 115). (Pro-ceso 116-IP-2004, marca: “CALCIORAL”, pu-blicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 demarzo de 2005).

El Tribunal, sobre los actos de competenciadesleal regulados por la Decisión 486, y en es-pecial sobre dichos actos vinculados a la pro-piedad industrial, ha manifestado: “En un régi-men de libre competencia, se justifica que, en elencuentro en el mercado entre la oferta de pro-ductores y comerciantes y la demanda de clien-tes intermedios y consumidores, un competi-dor alcance, en la venta de sus productos o enla prestación de sus servicios, una posición deventaja frente a otro u otros, si ha obtenidodicha posición a través de medios lícitos. Lalicitud de medios, en el ámbito vinculado con lapropiedad industrial, significa que la conductacompetitiva del agente económico debe sercompatible con los usos y prácticas considera-das honestas por quienes participan en el mer-cado, toda vez que la realización de actos cons-titutivos de una conducta contraria al citadodeber de corrección provocaría desequilibriosen las condiciones del mercado y afectaría ne-gativamente los intereses de competidores yconsumidores. La disciplina de estos actos en-cuentra así justificación en la necesidad de tu-telar el interés general de los participantes en elmercado, por la vía de ordenar la competenciaentre los ofe-rentes y prevenir los perjuicios quepudieran derivar de su ejercicio abusivo.” (Pro-ceso 116-IP-2004, ya citado).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

CONCLUYE:


PRIMERO: Los jueces nacionales que conoz-can de un proceso en el que deba aplicarse o secontrovierta alguna de las normas que confor-man el ordenamiento jurídico de la ComunidadAndina, pueden o no requerir del Tribunal Comu-nitario la interpretación de las mismas, siempreque exista la posibilidad de un recurso ulterioren derecho interno.

Únicamente la existencia de un recurso en elderecho interno que permita revisar la interpre-tación de la norma aplicable convierte en facul-tativa la solicitud de interpretación prejudicial laque, en principio, resulta obligatoria.

SEGUNDO: En el presente caso, se deberátomar en cuenta, si las marcas COCA INDÍ-GENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta),cumplen con los requisitos del artículo 134 dela Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina, y si no se encuentran dentro de lascausales de irregistrabilidad previstas en losartículos 135 y 136 de la referida Decisión.

TERCERO: Con base en los criterios desarro-llados en la presente ponencia, se deberá iden-tificar qué elemento prevalece y cuál tiene ma-yor influencia en la mente del consumidor en lasmarcas COCA INDÍGENA (mixta) y COCAZAGRADHA (mixta), si el denominativo o elgráfico.

CUARTO: Los signos descriptivos no son re-gistrables cuando refieren a los consumidoresexclusivamente en lo concerniente a las pro-piedades o características de los productos ode los servicios que pretenden amparar, salvoque estén acompañados de uno o varios ele-mentos que le proporcionen la suficiente dis-tintividad. Por otro lado, los signos genéricos alno ser suficientemente distintivos no son re-gistrables como marcas a menos que esténconformados por palabras o figuras que pro-porcionen una fuerza expresiva suficiente paradotarlos de capacidad distintiva en relación conel producto o servicio de que se trate.

QUINTO: Los signos engañosos son aquellosque hacen referencia a la posibilidad de queéstos induzcan a engaño al público consumidoro a los medios comerciales, sobre la proceden-cia, la naturaleza, el modo de fabricación, lascaracterísticas o cualidades o la aptitud para elempleo de los productos o servicios, desnatura-lizando la función distintiva de la marca.

Basta que exista la posibilidad de riesgo deengaño para no registrar las marcas.

Por lo tanto, en el presente caso se deberá de-terminar si las marcas COCA INDÍGENA (mix-ta) y COCA ZAGRADHA (mixta), serían signosengañosos al incluir símbolos que harían creererróneamente al público consumidor, que di-chos productos o servicios proceden de dichascomunidades indígenas, cuando en realidad,procederían de una persona ajena a dichas co-munidades.

SEXTO: De conformidad con lo anterior, losPaíses Miembros, en el marco del artículo 136literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, deberán procurar que elconsentimiento expreso al que alude la mencio-nada disposición sea obtenido en el marco delrespeto a los derechos fundamentales de lospueblos indígenas y, en consecuencia, median-te “la vía idónea para ello”, consultando, claroestá, el escenario local, interamericano y uni-versal de protección de los derechos de lospueblos indígenas. De esta manera, los PaísesMiembros deberán utilizar el mecanismo perti-nente para lograr el consentimiento expreso, deforma tal, que se consulte de manera adecuadaa los pueblos indígenas para lograr la protecciónefectiva de sus derechos. Dicho mecanismodebe atender al desarrollo que sobre la materiase ha dado tanto a nivel de las tradicionesconstitucionales comunes de los Países Miem-bros, como al desarrollo internacional de la de-fensa de los derechos humanos.

De todas maneras, se advierte que en lo no re-gulado por la Norma Comunitaria es de aplica-ción el principio del complemento indispen-sable, de conformidad con el artículo 276 de laDecisión 486: “Los asuntos sobre PropiedadIndustrial no comprendidos en la presente Deci-sión, serán regulados por las normas internasde los Países Miembros”.

El Juez Consultante deberá determinar si lossímbolos contenidos en las marcas COCA IN-DÍGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta)serían “caracteres o signos de las comunida-des indígenas utilizados para distinguir sus pro-ductos”, o si constituyen la expresión de sucultura o práctica y, en consecuencia, si fueotorgado el consentimiento expreso mediantelas consultas y los canales idóneos para ello,de conformidad con el esquema propio de pro-


tección local, interamericano y universal de losderechos de las comunidades y pueblos indíge-nas.

SÉPTIMO: En el presente caso, el Juez Con-sultante deberá determinar si la marca COCAINDÍGENA (mixta), para distinguir servicios de“comercialización, publicidad, distribución y ven-ta a terceros de productos artesanales y legalesa base de hoja de coca y con aplicaciones enlos campos homeopático y alimenticio, entreotros” de la Clase 35, y la marca COCA ZAGRA-DHA (mixta) para distinguir “aromáticas e infu-siones, productos de pastelería y repostería abase de coca indígena legalmente cultivada,mambe (hoja selecta de coca tostada)” de laClase 30, irían en contra de los “conocimientostradicionales” de las comunidades indígenas.

OCTAVO: La buena fe es un principio generalde derecho que debe gobernar todas las actua-ciones. Para determinar si una persona obrócon mala fe es necesario que su actuación seaconsecuencia de la intención o de la concienciade violar una disposición legal o contractual, ocausar un perjuicio injusto o ilegal. Para queuna marca registrada llegue a consolidarse, esnecesario que su titular haya obrado de buenafe al momento de proceder a solicitar su regis-tro. Los actos de competencia desleal se carac-terizan por ser actos de competencia que pue-den causar perjuicio a otro u otros competido-res, que se encuentran destinados a crear con-fusión, error o descrédito con el objeto de provo-car la desviación de la clientela ajena, y cuyailicitud deriva de la deslealtad de los mediosempleados.

En tal sentido, quien alega la causal de irre-gistrabilidad del artículo 137, deberá probar queel registro se hubiese solicitado para perpe-trar, facilitar o consolidar un acto de competen-cia desleal a través del uso no autorizado de“caracteres o signos de las comunidades indí-genas utilizados para distinguir sus productos”que constituyan la expresión de su cultura opráctica.

En consecuencia, se deberá analizar si es queexisten indicios razonables que le permitaninferir que los registros de las marcas COCAINDÍGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mix-ta) fueron solicitadas por el señor Héctor Alfon-so Bernal Sánchez para perpetrar, facilitar oconsolidar un acto de competencia desleal endesmedro de las comunidades indígenas.

La Corte Constitucional de la República de Co-lombia deberá adoptar la presente interpreta-ción prejudicial cuando dicte sentencia dentrodel proceso interno, de conformidad con lo dis-puesto por el artículo 35 del Tratado de Creacióndel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como, dar cumplimiento a lo previsto en elartículo 128, párrafo tercero, del Estatuto delTribunal.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.


Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO


Carlo Jaime Villarroel FerrerMAGISTRADO





PROCESO 97-IP-2012

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 y,de oficio, se interpretará el artículo 150 de la mencionada normativa, expedida

por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consultasolicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de

Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00036. Actor: LABORATORIOSALGUVER S.A. Marca: MASS HUEVOS (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito a los treinta y un díasdel mes de octubre del año dos mil doce, pro-cede a resolver la solicitud de InterpretaciónPrejudicial formulada por la Sección Primera delConsejo de Estado de la República de Colom-bia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 17 de octubre de 2012.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: LABORATORIO ALGUVER S.A.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SU-PERINTENDENCIA DE INDUS-TRIA Y COMERCIO.

Tercero Interesado: SOLLA S.A.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS

Entre los principales hechos, algunos reco-gidos de los narrados en la demanda y otros dela solicitud de interpretación prejudicial y de los

antecedentes administrativos de los actos acu-sados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad SOLLA S.A., solicitó el 28 deabril de 2004 el registro como marca delsigno mixto MASS HUEVOS, para ampararproductos de la clase 31 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

2. Una vez publicado el extracto en la Gacetade Propiedad Industrial Nº 542 de 30 de juliode 2004, no se presentaron oposiciones.

3. La Jefe de la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comercio,mediante Resolución N° 17343 de 25 de juliode 2005, resolvió otorgar el registro solici-tado.

4. La sociedad LABORATORIO ALGUVER S.A.,presentó demanda de nulidad ante el Conse-jo de Estado de la República de Colombia.

5. La Sección Primera del Consejo de Estadosolicitó interpretación prejudicial al Tribunalde Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA.

La demandante LABORATORIO ALGUVERS.A., soporta la acción en los siguientes argu-mentos:

1. Manifiesta, que es titular de la marca deno-minativa MAXHUEVOS, registrada en Colom-bia bajo el Certificado No. 234208, para am-parar productos de la clase 5 de la Clasifica-ción Internacional de Niza.

2. Sostiene, que los signos en conflicto sonconfundibles en los aspectos ortográficos,gramaticales y fonéticos.


3. Indica, que el elemento denominativo es elque predomina en los signos en conflicto.

4. Argumenta, que los productos amparadoscon los signos en conflicto tienen conexióncompetitiva. Son productos veterinarios. Po-seen los mismos canales de comercializa-ción, similares medios de publicidad, y exis-te vinculación entre los productos.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte de la Superintendencia de In-dustria y Comercio.

• Sostiene, que los signos en conflicto noson confundibles.

• Afirma, que los signos en conflicto ampa-ran productos de clases diferentes.

• Indica, que los productos en conflicto notienen conexión competitiva.

2. Por parte de la tercera interesada en lasresultas del proceso.

De conformidad con el Oficio No. 2099 de 14de septiembre de 2011, expedido por el Se-cretario de la Sección Primera del Consejode Estado, y una vez analizados los docu-mentos allegados, se desprende que la con-testación por parte de la sociedad SOLLAS.A. no fue remitida.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La corte consultante solicitó la interpretaciónde las siguientes normas: artículos 134 y 136literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina.

El Tribunal interpretará las normas solicitadaspero restringirá la interpretación prejudicial a losliterales a) y b) del artículo 134 de la menciona-da normativa.

De oficio, se interpretará el artículo 150 de laDecisión 486.

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscep-tibles de representación gráfica. La naturale-za del producto o servicio al cual se ha deaplicar una marca en ningún caso será obs-táculo para su registro.



b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellossignos cuyo uso en el comercio afectara in-debidamente un derecho de tercero, en parti-cular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;

(…)

Artículo 150

“Vencido el plazo establecido en el artículo148, o si no se hubiesen presentado oposi-ciones, la oficina nacional competente proce-derá a realizar el examen de registrabilidad.En caso se hubiesen presentado oposicio-nes, la oficina nacional competente se pro-nunciará sobre éstas y sobre la concesión odenegatoria del registro de la marca median-te resolución.”

(…)”.


VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

A. Concepto de marca. Requisitos para el re-gistro de las marcas.

B. La irregistrabilidad de signos por identidad osimilitud. Riesgo de confusión y/o de aso-ciación. Las reglas para el cotejo de los sig-nos distintivos.

C. Comparación entre signos denominativossimples y mixtos con parte denominativa com-puesta.

D. Análisis de registrabilidad cuando se vinculansignos que amparan productos veterinariosde la clase 5.

E. La conexión competitiva.

F. El análisis de registrabilidad que realizan lasoficinas de registro marcario.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARAEL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno seresolvió conceder el registro del signo mixtoMASS HUEVOS. Por tal motivo, es pertinentereferirse al concepto de marca y los requisitospara su registro.

1. Concepto de marca.

Antes de establecer los requisitos para el regis-tro de las marcas, es pertinente referirse alconcepto de marca y sus funciones.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, ofrece una defini-ción general de marca: “(...) cualquier signo quesea apto para distinguir productos o serviciosen el mercado”.

De conformidad con la anterior definición norma-tiva, se podría decir que la marca es un bieninmaterial que permite identificar o distinguir losdiversos productos y servicios que se ofertanen el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mer-cado, a saber:

• Diferencia los productos o servicios que seofertan.

• Es indicadora de la procedencia empresarial.

• Indica la calidad del producto o servicio queidentifica.

• Concentra el goodwill del titular de la marca.

• Sirve de medio para publicitar los productos oservicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,ha tratado el tema de las funciones de la marcade la siguiente manera:

“Las marcas como medio de protección alconsumidor, cumplen varias funciones (dis-tintiva, de identificación de origen de los bie-nes y servicios, de garantía de calidad, fun-ción publicitaria, competitiva, etc.). De ellasy, para el tema a que se refiere este punto, ladestacable es la función distintiva, que per-mite al consumidor identificar los productos oservicios de una empresa de los de otras.Las restantes funciones, se ha dicho, se en-cuentran subordinadas a la capacidad distin-tiva del signo, pues sin ésta no existiría elsigno marcario”. (Proceso 04-IP-94. Interpre-tación Prejudicial de 07 de agosto de 1995,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 189, de 18 de septiembre de1995. Caso: “EDEN FOR MAN”).

Respecto de la función publicitaria ha dicho losiguiente:

“Estas precisiones permiten determinar quela marca cumple un papel esencial como esel de ser informativa, respecto a la proceden-cia del producto o del servicio al que repre-senta, función publicitaria que es percibidapor el público y los medios comerciales, pu-diéndose no obstante causar engaño o con-fusión por falsas apreciaciones respecto delos productos o servicios protegidos”. (Pro-ceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicialde 28 de julio de 2004, publicada en la Ga-ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca:


“GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUI-LA DENTRO DE UN ESCUDO”). 1

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, en siete literalesconsagra una enumeración no taxativa de lossignos que son aptos para obtener el registromarcario; establece que pueden constituir mar-cas, entre otros: las palabras o combinación depalabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráfi-cos, logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos; los sonidos y olores;las letras y números; un color que se encuentredelimitado por una forma, o una combinación devarios colores; la forma de productos, envases oenvolturas; o cualquier combinación de los sig-nos o medios indicados anteriormente.

2. Requisitos para el registro de marcas.

Según el Régimen Común de Propiedad Indus-trial contenido en la citada Decisión, los requisi-tos para el registro de marcas son: distintividady susceptibilidad de representación gráfica.

A pesar de no mencionarse de manera expresael requisito de la perceptibilidad, es importantedestacar que éste es un elemento que formaparte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifes-tado lo siguiente:

“La perceptibilidad, precisamente, hace re-ferencia a todo elemento, signo o indicaciónque pueda ser captado por los sentidos paraque, por medio de éstos, la marca penetre enla mente del público, el cual la asimila confacilidad. Por cuanto para la percepción sen-sorial o externa de los signos se utiliza enforma más general el sentido de la vista, hanvenido caracterizándose preferentementeaquellos elementos que hagan referencia auna denominación, a un conjunto de pala-bras, a una figura, a un dibujo, o a un conjun-to de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Inter-

pretación Prejudicial de 26 de octubre del2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembrede 2004. Marca: “DIADICON”).

En relación con los dos requisitos previstos enla norma, se tiene:

• La distintividad.

La distintividad es la capacidad intrínsecaque debe tener el signo para distinguir unosproductos o servicios de otros. El carácterdistintivo de la marca le permite al consumi-dor realizar la elección de los bienes y servi-cios que desea adquirir; también permite altitular de la marca diferenciar sus productosy servicios de otros similares que se ofertanen el mercado.

• La susceptibilidad de representacióngráfica.

Es la posibilidad de que el signo a registrarcomo marca sea descrito mediante palabras,gráficos, signos, colores, figuras etc., de talmanera que sus componentes puedan serapreciados por quien lo observe. Esta carac-terística es importante para la publicaciónde las solicitudes de registro en los mediosoficiales.

En conclusión, para que un signo sea regis-trado como marca debe ser distintivo y sus-ceptible de representación gráfica, de confor-midad con el artículo 134 de la Decisión 486;asimismo, debe ser perceptible, ya que, co-mo se mencionó, dicho requisito se encuen-tra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artícu-lo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso-luta de irregistrabilidad la falta de alguno de losrequisitos que se desprenden del artículo 134de la misma normativa, es decir, que un signoes absolutamente irregistrable si carece dedistintividad, de susceptibilidad de representa-ción gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la faltade distintividad está consagrada de manera in-dependiente como causal de nulidad absolutaen el artículo 135, literal b). La distintividad tie-ne un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca,

1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado envarias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidaspor el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emiti-da en el proceso 15-IP-2003. MARCA: TMOBIL. Inter-pretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publica-da en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°916, de 2 de abril de 2003.


mediante la cual se determina la capacidad quedebe tener el signo para distinguir productos oservicios en el mercado. Y 2) distintividad ex-trínseca, por la cual se determina la capacidaddel signo para diferenciarse de otros signos enel mercado.

El Tribunal al respecto de este tema ha expre-sado:

“El registro de un signo como marca se en-cuentra expresamente condicionado al he-cho de que éste sea distintivo y susceptiblede representación gráfica. De conformidadcon el artículo 135 literal b) de la Decisión486, la aptitud distintiva es uno de sus ele-mentos constitutivos, como requisito esen-cial para su registro, según el cual no podránser registrados como marcas los signos que‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, setranscriben criterios del Tribunal de JusticiaEuropeo: ‘En la jurisprudencia europea sedestaca que el carácter distintivo de una mar-ca ha de apreciarse, por una parte, en rela-ción con los productos o servicios para losque se ha solicitado el registro y, por otra, enrelación con la percepción del público al queva dirigida, y que está formado por el consu-midor de dichos productos o servicios’; que‘no es necesario que la marca permita que elpúblico al que va dirigida identifique al fabri-cante del producto o al prestador del servicio,transmitiéndole una indicación concreta desu identidad’, pues ‘la función esencial de lamarca consiste en garantizar al consumidoro al usuario último el origen del producto odel servicio designado por la marca’ (Senten-cia del Tribunal de Justicia de las Comunida-des Europeas del 7 de febrero de 2002, asun-to T-88/00); y que cuando los productos de-signados en la solicitud de registro van desti-nados a los consumidores en general, “sesupone que el público correspondiente es unconsumidor medio normalmente informado yrazonablemente atento y perspicaz. No obs-tante, ha de tenerse en cuenta la circunstan-cia de que el consumidor medio debe confiaren la imagen imperfecta que conserva en lamemoria. Procede, igualmente, tomar en con-sideración el hecho de que el nivel de aten-ción del consumidor medio puede variar enfunción de la categoría de productos contem-plada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia

de las Comunidades Europeas del 25 de sep-tiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembredel 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribu-nal de Justicia de la Comunidad Andina”.(Proceso 14-IP-2009. Interpretación Preju-dicial de 01 de abril de 2009, publicada en laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV CO-LOMBIA + GRÁFICO”.).

El Juez Consultante debe proceder a analizar,en primer lugar, si la marca a registrar cumplecon los requisitos mencionados, para luego,determinar si el signo no está inmerso en algu-na de las causales de irregistrabilidad señala-das en los artículos 135 y 136 de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS PORIDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CON-FUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS RE-GLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DIS-TINTIVOS.

En el proceso interno se argumentó que el signomixto MASS HUEVOS es confundible con lamarca denominativa MAXHUEVOS. Por tal mo-tivo, es pertinente referirse a la irregistrabili-dad de signos por identidad o similitud y a lasreglas para el cotejo de signos distintivos.

1. Irregistrabilidad de signos por identidado similitud. Riesgo de confusión y/o deasociación.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, consa-gra una causal de irregistrabilidad relacionadaespecíficamente con el requisito de distintivi-dad. Establece que no son registrables signosque sean idénticos o se asemejen a una marcaanteriormente solicitada para registro o regis-trada por un tercero, en relación con los mismosproductos o servicios, o para productos o ser-vicios respecto de los cuales el uso de la marcapueda causar un riesgo de confusión y/o deasociación.

Los signos distintivos en el mercado se ex-ponen a diversos factores de riesgo; la doctri-na tradicionalmente se ha referido a dos cla-ses: al de confusión y/o de asociación. Actual-mente, la lista se ha extendido y se han clasifi-cado otros tipos de riesgos, con el objetivo de


proteger los signos distintivos según su gradode notoriedad.2

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación,el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencielas marcas en conflicto y el origen empresa-rial del producto, al adquirirlo piense que elproductor de dicho producto y otra empresatienen una relación o vinculación econó-mica”. (Proceso 70-IP-2008. InterpretaciónPrejudicial de 2 de julio de 2008, publicadaen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-

gena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.Marca: “SHERATON”).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no esregistrable un signo confundible, ya que no po-see fuerza distintiva; de permitirse su registrose estaría atentando contra el interés del titularde la marca anteriormente registrada, así comoel de los consumidores. Dicha prohibición, con-tribuye a que el mercado de productos y servi-cios se desarrolle con transparencia y, tienecomo efecto, que el consumidor no incurra enerror al realizar la elección de los productos oservicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Com-petente debe observar y establecer si entre lossignos en conflicto existe identidad o semejan-za, para determinar luego, si esto es capaz degenerar confusión y/o asociación entre los con-sumidores. De la conclusión a que se arribe,dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse des-de diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la seme-janza de las letras entre los signos a comparar-se. La sucesión de vocales, la longitud de lapalabra o palabras, el número de sílabas, lasraíces o las terminaciones iguales, pueden in-crementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, y cuando lasílaba tónica en las denominaciones compara-das es idéntica o muy difícil de distinguir. Sinembargo, se debe tener en cuenta las particula-ridades de cada caso, para determinar una posi-ble confusión.

La similitud ideológica. Se configura entresignos que evocan una idea idéntica o seme-jante.

2. Reglas para el cotejo entre signos distin-tivos.

La Autoridad Nacional competente, deberá pro-ceder al cotejo de los signos en conflicto, apli-cando para ello los siguientes parámetros:

• La comparación, debe efectuarse sin des-componer los elementos que conforman elconjunto marcario, es decir, cada signo debe

2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOSSIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNAECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchasmarcas poseen una imagen atractiva que puedeser empleada en la promoción de productos oservicios distintos. La creación de esta imagen noes casual, sino que obedece a una estrategia demarketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.Los riesgos a los que se ven expuestos estossignos son: dilución del valor atractivo de la mar-ca, uso parasitario de las representaciones positi-vas que condensa el signo, utilización de la marcapara productos o servicios distintos de forma quepueda dañarse las asociaciones positivas que lamarca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidostradicionalmente por el sistema de marcas, sólo elprimero (dilución del valor atractivo de la marca)era merecedor de una protección ampliada. Paraello la marca debía revestir determinadas caracte-rísticas, entre las cuales, era relevante la implan-tación del signo en prácticamente la totalidad delpúblico de los consumidores. Se cuestionó enton-ces si sólo este tipo de marcas debían mereceruna protección contra los otros riesgos señala-dos. La conclusión a la que se llegó fue que elfundamento común a estos riesgos, no era tanto lagran implantación que goza el signo en el tráficoeconómico, sino la reputación que condensa lamarca, de la cual se hace un uso parasitario o setrata de dañar negativamente. Surgen entonces lostérminos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta repu-tación’ para definir a este nuevo tipo de signo quecondensa una elevada reputación y prestigio quelo hace merecedor de una protección más allá dela regla de la especialidad”.


analizarse con una visión de conjunto, tenien-do en cuenta su unidad ortográfica, auditiva eideológica.

• En la comparación, se debe emplear el méto-do del cotejo sucesivo, es decir, se debeanalizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo,ya que el consumidor no observa al mismotiempo las marcas, sino que lo hace en dife-rentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no enlas diferencias, ya que en estas últimas esdonde se percibe el riesgo de confusión y/ode asociación.

• Al realizar la comparación, es importante tra-tar de colocarse en el lugar del presunto com-prador, pues un elemento importante para elexaminador, es determinar cómo el productoo servicio es captado por el público consumi-dor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptadospor el Tribunal en numerosas InterpretacionesPrejudiciales, entre los cuales, podemos desta-car: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Preju-dicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDU-POP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Pre-judicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMI-NATIVOS SIMPLES Y MIXTOS CON PAR-TE DENOMINATIVA COMPUESTA.

En el proceso interno se debe proceder a lacomparación entre el signo mixto MASS HUE-VOS con la marca denominativa MAXHUE-VOS. Por tal motivo, es necesario abordar eltema de la comparación entre signos denomi-nativos simples y mixtos con parte denomina-tiva compuesta.

Los signos denominativos se conforman por unao más letras, números, palabras que forman untodo pronunciable, dotado o no de significadoconceptual; las palabras pueden provenir delidioma español o de uno extranjero, como de lainventiva de su creador, es decir, de la fantasía;cabe indicar que la denominación permite al

consumidor solicitar el producto o servicio através de la palabra, que impacta y permaneceen la mente del consumidor.

El signo mixto se conforma por un elementodenominativo y uno gráfico; el primero se com-pone de una o más palabras que forman un todopronunciable, dotado o no de un significado con-ceptual y, el segundo, contiene trazos defini-dos o dibujos que son percibidos a través de lavista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidadde variantes y llamarse de diferentes formas:emblemas 3, logotipos 4, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo delsigno mixto suele ser el preponderante, ya quelas palabras causan gran impacto en la mentedel consumidor, quien habitualmente solicita elproducto o servicio a través de la palabra o de-nominación contenida en el conjunto marcario.Sin embargo, de conformidad con las particula-ridades de cada caso, puede suceder que elelemento predominante sea el elemento grá-fico, que por su tamaño, color, diseño y otrascaracterísticas, pueda causar mayor impactoen el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes considera-ciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual seha solicitado el registro del elemento nomina-tivo como el gráfico, como uno solo. Cuandose otorga el registro de la marca mixta se laprotege en su integridad y no a sus elemen-tos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, pu-blicado en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002,diseño industrial: BURBUJA videos 2000).Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doc-trina se ha inclinado a considerar que, engeneral, el elemento denominativo de la mar-ca mixta suele ser el más característico o

3 “El emblema es una variante, una especie de dibujo.El emblema representa gráficamente cualquier ser uobjeto, y desde luego puede ser registrado comomarca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”,Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos AiresArgentina, 2010, pág. 33.

4 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los nego-cios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivoformado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de unaempresa, conmemoración, marca o producto. (…)”.DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LEN-GUA, 22ª. edición. 2001.


determinante, teniendo en cuenta la fuerzaexpresiva propia de las palabras, las que pordefinición son pronunciables, lo que no obstapara que en algunos casos se le reconozcaprioridad al elemento gráfico, teniendo en cuen-ta su tamaño, color y colocación, que en unmomento dado pueden ser definitivos. El ele-mento gráfico suele ser de mayor importan-cia cuando es figurativo o evocador de con-ceptos, que cuando consiste simplemente enun dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, In-terpretación prejudicial publicado en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de no-viembre de 2004, publicada en la Gaceta Ofi-cial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17de enero de 2005. Marca: “GALLO (mixta)”).

El Juez Consultante, deberá determinar el ele-mento característico del signo mixto y, poste-riormente, proceder al cotejo de los signos enconflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixtoes el gráfico, en principio, no habría riesgo deconfusión. Si por el contrario es el elementodenominativo, el cotejo deberá realizarse de con-formidad con las siguientes reglas para la com-paración entre signos denominativos:

Al momento de realizar la comparación entredos signos denominativos, el examinador debetomar en cuenta los siguientes criterios:

• Se debe analizar, cada signo en su conjunto,es decir, sin descomponer su unidad foné-tica. Sin embargo, es importante tener encuenta las sílabas o letras que poseen unafunción diferenciadora en el conjunto, ya queesto ayudaría a entender cómo el signo espercibido en el mercado.

• Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica delos signos a comparar, ya que si ocupa lamisma posición, es idéntica o muy difícil dedistinguir, la semejanza entre los signos po-dría ser evidente.

• Se debe observar, el orden de las vocales, yaque esto indica la sonoridad de la denomina-ción.

• Se debe determinar, el elemento que impactade una manera más fuerte en la mente del

consumidor, ya que esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

En atención a que en el caso bajo estudio unode los signos en conflicto se encuentra com-puesto por dos o más palabras, se hace nece-sario tratar el tema de los signos con partedenominativa compuesta.

Sobre la viabilidad de que los signos a regis-trarse adopten palabras compuestas, el Tribu-nal ha manifestado lo siguiente:

“No existe prohibición alguna para que lossignos a registrarse adopten, entre otros,cualquiera de estas formas: se compongande una palabra compuesta, o de dos o máspalabras, con o sin significación conceptual,con o sin el acompañamiento de un gráfico(...) La otra posibilidad, es que de las pala-bras contenidas en la solicitud posterior, launa forme parte de una marca ya registrada(...)”. (Proceso N° 13-IP-2001. InterpretaciónPrejudicial de 2 de mayo de 2001, publicadaen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena N° 677 de 13 de junio de 2001).

Al examinar un signo compuesto, la autoridadnacional deberá analizar el grado de distintivi-dad de los elementos que lo componen, y asíproceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro co-mo marca de un signo compuesto, caso quehaya de juzgarse sobre su registrabilidad,habrá de examinarse especialmente la rele-vancia y distintividad de los vocablos que loconforman. Existen vocablos que dotan alsigno de ‘(…) la suficiente carga semánticaque permita una eficacia particularizadora queconduzca a identificar el origen empresarial(…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001,ya citada). Por tanto, si existe un nuevo voca-blo que pueda claramente dar suficientedistintividad al signo, podrá ser objeto deregistro.” (Proceso 50-IP-2005. InterpretaciónPrejudicial de 11 de mayo de 2005, publicadaen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena N° 1217, de 11 de julio de 2005).

En este orden de ideas, la corte consultante,aplicando los anteriores criterios, debe estable-cer el riesgo de confusión que pudiera existir


entre el signo mixto MASS HUEVOS y el deno-minativo MAXHUEVOS.

D. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD CUANDOSE VINCULAN SIGNOS QUE AMPARAN PRO-DUCTOS VETERINARIOS.

El signo MASS HUEVOS (mixto) ampara lossiguientes productos de la clase 31 de la Clasi-ficación Internacional de Niza: “concentradospara animales”. La marca MAXHUEVOS (deno-minativa), ampara productos veterinarios de laclase 5. De conformidad con lo anterior, espertinente tratar el tema del análisis de regis-trabilidad cuando se vinculan signos que ampa-ran productos veterinarios de la clase 5.

El examen de signos sobre los cuales se argu-mente confusión o asociación con otros signosque amparen productos veterinarios de la case5, merece mayor atención en procura de evitarla posibilidad de confusión entre los consumido-res. En estos casos, es necesario que el exa-minador aplique un criterio más riguroso, evitan-do con esto que exista, por conectividad, confu-sión con los productos veterinarios.

Este razonamiento se soporta en el criterio delconsumidor medio, que en estos casos es devital importancia, ya que las personas que con-sumen productos veterinarios suelen no ser es-pecializados en temas químicos ni farmacéuti-cos y, por lo tanto, es más susceptible de con-fusión al adquirir dichos productos. El criteriocomentado insta al examinador a ponerse en ellugar de un consumidor medio, que en el casoen cuestión es la población consumidora deproductos veterinarios y, que además, va a utili-zar el producto dentro del ámbito de su hogarsin asistencia técnica permanente.

El examen, por consiguiente, debe ser extrema-damente riguroso a fin de evitar cualquier ries-go de confusión en el público consumidor, yaque de encontrarse similitud podría causar ries-go en la salud de todos los seres vivos (hom-bre, animales y plantas); por lo tanto, la Autori-dad Competente debe apreciar de una maneramuy concienzuda tal riesgo para la salud hu-mana, animal y vegetal, y así evitar cualquiererror sobre el producto a consumirse.

Se debe tener en cuenta que la confusión sepodría dar en el ámbito privado, teniendo encuenta el almacenamiento y el posterior consu-

mo de dichos productos en el hogar o en alma-cenajes privados de cualquier clase. Lo anterior,porque estos están al acceso del consumidorordinario, que bien puede confundirse y aplicarun producto pensando que es farmacéutico ve-terinario; es muy posible, que el consumidorque por alguna razón tiene a su alcance dichosproductos pueda caer en un error, lo que podríaconvertirse en fatal para la salud los animales alos que se aplica y, como efecto, llegar a afec-tar la salud del ser humano consumidor de lacarne de dichos animales.

En este aspecto, el sólo riesgo para la saludpuede resultar suficiente en la adopción de lasconclusiones del examen de registrabilidad.

Si bien es cierto, que el Tribunal ha adoptadoalgunos criterios para establecer si entre dostipos de productos puede presentarse conexióno conexidad competitiva, tratándose de produc-tos de la clase 5 estos parámetros deben com-plementarse haciendo un análisis mucho másminucioso y atendiendo a criterios como loscomentados.

E. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

El signo solicitado para registro ampara ‘con-centrados para animales’ de la clase 31 de laClasificación Internacional de Niza, mientras queel contradictor ampara productos veterinarios dela clase 5. Por tal motivo, es pertinente tratar eltema de la conexión competitiva.

En este escenario es preciso que la corte con-sultante matice la regla de la especialidad 5 y,en consecuencia, analice el grado de vincu-lación o relación competitiva de los productosque amparan los signos en conflicto, para quede esta forma se pueda establecer la posibilidadde error en el público consumidor.

5 Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente enrelación con el principio de especialidad:

“Del principio de especialidad se desprende quebajo una misma o similar denominación puedenrecaer derechos autónomos de marcas pertene-cientes a distintos titulares, siempre que distinganproductos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos y servicioscorrespondientes, el consultante deberá tomar encuenta su identificación en las solicitudes de re-gistro y su ubicación en el nomenclátor; además,podrá acudir a los criterios elaborados por la doc-


Para lo anterior, el consultante deberá analizarla naturaleza o uso de los productos identifica-dos por las marcas, ya que la sola pertenenciade varios productos a una misma clase de no-menclátor no demuestra su semejanza, así comola ubicación de estos en clases distintas, tam-poco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal haestablecido los siguientes criterios y factoresde análisis para definir la conexión competitivaentre los productos:

“a) La inclusión de los productos en una mis-ma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuan-do se limita el registro a uno o varios de losproductos de una clase del nomenclátor, per-diendo su valor al producirse el registro paratoda la clase. En el caso de la limitación, laprueba para demostrar que entre los produc-tos que constan en dicha clase no son simi-lares o no guardan similitud para impedir elregistro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugaresde comercialización o expendio de productosque influyen escasamente para que puedaproducirse su conexión competitiva, como se-ría el caso de las grandes cadenas o tiendaso supermercados en los cuales se distribuyetoda clase de bienes y pasa desapercibidopara el consumidor la similitud de un produc-to con otro. En cambio, se daría tal conexióncompetitiva, en tiendas o almacenes espe-cializados en la venta de determinados bie-nes. Igual confusión se daría en pequeñossitios de expendio donde marcas similarespueden ser confundidas cuando los produc-tos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los me-dios de comercialización o distribución tie-

nen relación con los medios de difusión delos productos. Si los mismos productos sedifunden por la publicidad general- radio te-levisión y prensa-, presumiblemente se pre-sentaría una conexión competitiva, o los pro-ductos serían competitivamente conexos. Porotro lado, si la difusión es restringida pormedio de revistas especializadas, comunica-ción directa, boletines, mensajes telefóni-cos, etc., la conexión competitiva sería me-nor.

d) Relación o vinculación entre productos:Cierta relación entre los productos puedecrear una conexión competitiva. En efecto,no es lo mismo vender en una misma tiendacocinas y refrigeradoras, que vender en otrahelados y muebles; en consecuencia, esarelación entre los productos comercializadostambién influye en la asociación que el con-sumidor haga del origen empresarial de losproductos relacionados, lo que eventualmen-te puede llevarlo a confusión en caso de queesa similitud sea tal que el consumidor me-dio de dichos productos asuma que provie-nen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de pro-ductos: Los productos que comúnmente sepuedan utilizar conjuntamente (por ejemplo:puerta y chapa) pueden dar lugar a confusiónrespecto al origen empresarial, ya que el pú-blico consumidor supondría que los dos pro-ductos son del mismo empresario. La com-plementariedad entre los productos debe en-tenderse en forma directa, es decir, que eluso de un producto puede suponer el usonecesario del otro, o que sin un producto nopuede utilizarse el otro o su utilización nosería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese aque puedan encontrarse en diferentes clasesy cumplir distintas funciones o finalidades, sitienen similares características, existe la po-sibilidad de que se origine el riesgo de confu-sión al estar identificados por marcas tam-bién similares o idénticas (por ejemplo: me-dias de deporte y medias de vestir”. (Proceso114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIO-NAL. Interpretación Prejudicial de 19 de no-viembre de 2003, publicada en la Gaceta Ofi-cial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14de enero de 2004).

trina para establecer si existe o no conexión com-petitiva entre ellos. A objeto de precisar si se tratade productos o servicios semejantes, respecto delos cuales el uso del signo pueda inducir al públi-co a error, será necesario que los criterios deconexión, de ser aplicables, concurran en formaclara y en grado suficiente, toda vez que ningunode ellos bastará, por sí solo, para la consecucióndel citado propósito.“. (Proceso 148-IP-2005. In-terpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de CartagenaN° 1271, de 2 de diciembre de 2005).


F. El ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD QUEREALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTROMARCARIO.

Como quiera que en el procedimiento adminis-trativo interno no se presentaron oposiciones,es necesario referirse al análisis de registrabilidadque realizan las oficinas de registro marcario.

El Tribunal ha determinado los requisitos dedicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Pre-judiciales 6 ha abordado el tema del examende registrabilidad, pero en uno de sus últimospronunciamientos, determinó con toda clari-dad cuáles son las características de esteexamen:

1. El examen de registrabilidad se realiza deoficio. La Oficina Nacional Competente de-be realizar el examen de registrabilidad asíno se hubieren presentado oposiciones, ono hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral.La Oficina Nacional Competente al anali-zar si un signo puede ser registrado comomarca debe revisar si cumple con todoslos requisitos de artículo 134 de la Deci-sión 486, y luego determinar si el signosolicitado encaja o no dentro de alguna delas causales de irregistrabilidad consagra-das en los artículos 135 y 136 de la mismanorma.

3. En consecuencia con lo anterior y en rela-ción con marcas de terceros, la OficinaNacional Competente, así hubiera o nooposiciones, deberá revisar si el signo so-licitado no encuadra dentro del supuestode irregistrabilidad contemplado en el ar-tículo 136, literal a); es decir, debe deter-minar si es o no idéntico o se asemeja ono a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero,para los mismos productos o servicios, opara productos o servicios respecto de los

cuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación”. (Pro-ceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudi-cial de 4 de diciembre de 2006, publicadaen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena N° 1476, de 16 de marzo de 2007).

Además de lo anterior, es necesario precisarque el examen de registrabilidad debe ser plas-mado en la Resolución que concede o deniegael registro marcario. Esto quiere decir, que laOficina Nacional no puede mantener en secretodicho examen y, en consecuencia, la resoluciónrespectiva, que en últimas es la que se notificaal solicitante, debe dar razón del análisis efec-tuado. Con lo mencionado, se estaría cumplien-do con el principio básico de la motivación delos actos.

Por demás, se debe agregar otro requisito: queeste examen de oficio, integral y motivado, de-be ser autónomo, tanto en relación con las de-cisiones proferidas por otras oficinas de registromarcario, como con las decisiones emitidas porla propia Oficina; esto significa, que se deberealizar el examen de registrabilidad analizandocada caso concreto, es decir, estudiando elsigno solicitado para registro, las oposicionespresentadas y la información recaudada para elprocedimiento en cuestión, independiente delanálisis ya efectuado sobre signos idénticos osimilares.

No se está afirmando que la Oficina de RegistroMarcario no tenga límites a su actuación, o queno puede utilizar como precedentes sus propiasactuaciones, sino que ésta tiene la obligación,en cada caso, de hacer un análisis de registrabili-dad con las características mencionadas, te-niendo en cuenta los aspectos y pruebas queobran en cada trámite. Además, los límites a laactuación de dichas oficinas se encuentran mar-cados por la propia norma comunitaria, y por lasrespectivas acciones judiciales para defender lalegalidad de los actos administrativos emitidos.


C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad y susceptibilidad de re-presentación gráfica y, además, siel signo no está incurso en ningunade las causales de irregistrabilidad

6 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudicia-les sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 dejulio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, pro-ferida dentro del proceso 03-IP-2005; e InterpretaciónPrejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida den-tro del proceso 167-IP-2005.


señaladas en los artículos 135 y136 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina. Ladistintividad del signo presupone superceptibilidad por cualquiera de lossentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entredos signos distintivos, la autoridadnacional que corresponda deberáproceder al cotejo de los signos enconflicto, para luego determinar siexiste o no riesgo de confusión y/ode asociación, acorde con las re-glas establecidas en la presenteprovidencia.

Se debe tener en cuenta, que bas-ta con la posibilidad de riesgo deconfusión y/o de asociación paraque opere la prohibición de regis-tro.

La similitud ortográfica se da por lasemejanza de las letras entre lossignos a compararse. La sucesiónde vocales, la longitud de la pala-bra o palabras, el número de síla-bas, las raíces o las terminacionesiguales, pueden incrementar la con-fusión.

TERCERO: La corte consultante debe estable-cer el riesgo de confusión y/o deasociación que pudiera existir en-tre el signo mixto MASS HUEVOSy el denominativo MAXHUEVOS,aplicando los criterios adoptadospor este Tribunal para la compara-ción entre esta clase de signos.

CUARTO: El análisis de registrabilidad de sig-nos sobre los cuales se argumenteconfusión o asociación con otrossignos que amparen productos ve-terinarios de la case 5, debe serextremadamente riguroso a fin deevitar cualquier riesgo de confusiónen el público consumidor, ya quede encontrarse similitud podría cau-sar riesgo en la salud de todos losseres vivos (hombre, animales y plan-tas); por lo tanto, la Autoridad Com-petente debe apreciar de una ma-nera muy concienzuda tal riesgopara la salud humana, animal y ve-

getal, y así evitar cualquier errorsobre el producto a consumirse.

QUINTO: Como los signos en conflicto am-paran productos de clases diferen-tes, es preciso que la corte con-sultante matice la regla de la espe-cialidad y, en consecuencia, anali-ce el grado de vinculación o rela-ción competitiva de los productosque amparan los signos en conflic-to, para que de esta forma se pue-da establecer la posibilidad de erroren el público consumidor, de con-formidad con los criterios plasma-dos en la presente providencia.

SEXTO: El examen de registrabilidad querealizan las Oficinas de RegistroMarcario debe ser de oficio, inte-gral, motivado y autónomo, de acuer-do con lo expuesto.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2009-00036, debe adoptar la presente interpretación.Asimismo, debe dar cumplimiento a las pres-cripciones contenidas en el párrafo tercero delartículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.








PROCESO 102-IP-2012

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad

Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de laSala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de

Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00288. Actor: BAYERAKTIENGESELLSCHAFT. Patente: “MODIFICACIÓN CRISTALINA DE UN

DIPSIPÉPTIDO CÍCLICO CON ACTIVIDAD MEJORADA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los treinta y un díasdel mes de octubre del año dos mil doce, proce-de a resolver la solicitud de Interpretación Pre-judicial formulada por la Sección Primera de laSala de lo Contencioso Administrativo, Consejode Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que los elemen-tos exigidos por el artículo 33 del Tratado deCreación del Tribunal y 125 de su Estatuto fue-ron cumplidos, por lo que su admisión a trámitefue considerada procedente en el auto emitidoel 10 de octubre de 2012.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estimó procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTEN-DENCIA DE INDUSTRIA Y CO-MERCIO DE LA REPÚBLICA DECOLOMBIA.

III. DATOS RELEVANTES.

A. Hechos.

1. La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,solicitó el 31 de julio de 2003 ante la Divisiónde Nuevas Creaciones de la Superintenden-cia de Industria y Comercio de la Repúblicade Colombia, el otorgamiento de la patente

de invención titulada “MODIFICACIÓN CRIS-TALINA DE UN DEPSIPÉPTIDO CÍCLICOCON ACTIVIDAD MEJORADA”.

2. El Superintendente de Industria y Comerciode la República de Colombia, mediante Reso-lución Nº 34867 de 18 de septiembre de 2008,decidió negar la patente de invención solicita-da.

3. La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,presentó recurso de reposición contra el an-terior acto administrativo.

4. El Superintendente de Industria y Comerciode la República de Colombia, mediante Re-solución Nº 55779 de 26 de diciembre de2008, resolvió el recurso de reposición en elsentido de confirmar el acto impugnado.

5. La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,presentó demanda de nulidad y restableci-miento del derecho.

6. La Sección Primera del Consejo de Estadode la República de Colombia solicitó inter-pretación prejudicial al Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina.

B. Fundamentos de derecho contenidos enla demanda.

La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,basó su demanda en los siguientes argumen-tos:

1. Señala, que el objeto de la solicitud de paten-te sí tiene nivel inventivo. No se deriva demanera obvia o evidente del estado de latécnica.

2. Sostiene, que el sólo hecho de que los me-dios usados para la producción de dicho re-


sultado sean conocidos, no permite que elexaminador concluya que la invención carecede nivel inventivo.

3. Argumenta, que la Superintendencia de In-dustria y Comercio no valoró objetivamentelos argumentos presentados para demostrarel nivel inventivo de la solicitud de patente.

4. Expresa, que los documentos citados en lasResoluciones demandadas no contienen nin-guna enseñanza sobre el tema central de lainvención.

5. Agrega, que las Resoluciones demandadasse apartaron del parámetro establecido en elartículo 16 de la Decisión 486.

C. La contestación a la demanda.

La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA YCOMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOM-BIA contestó la demanda con los siguientesargumentos:

1. Sostiene, que la Superintendencia de Indus-tria y Comercio encontró que el objeto de lasolicitud, de manera evidente, se puede de-ducir del estado de la técnica; esto por cuan-to cualquier persona medianamente versadaen la materia, con base en los documentosEP 1031565 y EP 0634408, hubiera obtenidola información necesaria para establecer di-cho objeto.

2. Manifiesta, que de las composiciones pre-sentadas en la solicitud no se demuestranpropiedades o efectos inesperados en com-paración con las anterioridades encontradas.Estas últimas enseñan de manera evidente elprincipio y la materia necesaria para llegar demanera obvia a las composiciones que sereivindican.

3. Argumenta, que no es pertinente referirse alartículo 16 de la Decisión 486, ya que lasolicitud se negó por falta de nivel inventivo ydicho artículo se relaciona con el requisito denovedad.


El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaes competente para interpretar por la vía pre-judicial las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con el

fin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

La corte consultante no determinó las normasobjeto de interpretación, pero afirmó que lasnormas invocadas como infringidas son: artícu-los 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina.

El Tribunal, de oficio, interpretará las siguientesnormas: artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación, se inserta el texto de la norma ainterpretar:

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 14

“Los Países Miembros otorgarán patentes pa-ra las invenciones, sean de producto o deprocedimiento, en todos los campos de latecnología, siempre que sean nuevas, tengannivel inventivo y sean susceptibles de aplica-ción industrial”.

(…)

Artículo 16

“Una invención se considerará nueva cuan-do no está comprendida en el estado de latécnica.

El estado de la técnica comprenderá todo loque haya sido accesible al público por unadescripción escrita u oral, utilización, comer-cialización o cualquier otro medio antes de lafecha de presentación de la solicitud de pa-tente o, en su caso, de la prioridad reconoci-da.

Sólo para el efecto de la determinación de lanovedad, también se considerará dentro delestado de la técnica, el contenido de unasolicitud de patente en trámite ante la oficinanacional competente, cuya fecha de presen-tación o de prioridad fuese anterior a la fechade presentación o de prioridad de la solicitudde patente que se estuviese examinando,siempre que dicho contenido esté incluido en


la solicitud de fecha anterior cuando ella sepublique o hubiese transcurrido el plazo pre-visto en el artículo 40".

(…)

Artículo 18

“Se considerará que una invención tiene nivelinventivo, si para una persona del oficio nor-malmente versada en la materia técnica co-rrespondiente, esa invención no hubiese re-sultado obvia ni se hubiese derivado de ma-nera evidente del estado de la técnica.”

Artículo 19

“Se considerará que una invención es sus-ceptible de aplicación industrial, cuando suobjeto pueda ser producido o utilizado encualquier tipo de industria, entendiéndose porindustria la referida a cualquier actividad pro-ductiva, incluidos los servicios”.

(…)”.

VI. CONSIDERACIONES:


A. Requisitos de patentabilidad.

B. Nivel inventivo en relación con la mezcla ocombinación de elementos conocidos.

A. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD.

Los requisitos que deben ser cumplidos para laobtención de una patente de invención se en-cuentran determinados en el artículo 14 de laDecisión 486, y desarrollados en los artículos15 a 19 de la misma normativa.

Según lo dispuesto en el artículo14 de esa De-cisión, son tres los requisitos para que un inven-to sea considerado patentable: ser novedoso,tener nivel inventivo y ser susceptible de apli-cación industrial.

1. De la novedad de la invención:

El artículo 16 de la Decisión 486 dice: “Una in-vención se considerará nueva cuando no estácomprendida en el estado de la técnica”. En el

ordenamiento jurídico comunitario andino, la no-vedad que se predica de los inventos debe serabsoluta o universal, esto es, en relación con elestado de la técnica a nivel mundial.

A la pregunta ¿qué se entiende por invención?,el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaha sostenido lo siguiente:

“(…) el concepto de invención, a efectos deser objeto de una concesión de patentes,comprende todos aquellos nuevos productoso procedimientos que, como consecuenciade la actividad creativa del hombre, impli-quen un avance tecnológico –y por tanto nose deriven de manera evidente del ‘estado dela técnica’- y, además, sean susceptibles deser producidos o utilizados en cualquier tipode industria. (Proceso N° 21-IP-2000. Inter-pretación prejudicial de 21 de octubre de2000., publicada en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enerode 2001).

Ahora bien, para que una invención sea novedosase requiere que no esté comprendida en el esta-do de la técnica; es decir, que antes de la fechade presentación de la solicitud de patente o dela prioridad reconocida, tanto la innovación comolos conocimientos técnicos que de ella se des-prenden no hayan sido accesibles al público,por cualquier medio, entendiendo que la difusióndebe contener información suficiente sobre lainvención para que una persona versada en lamateria pueda utilizarla para diseñar el invento.

Este Tribunal, recogiendo criterios expuestospor la doctrina para delimitar el concepto denovedad, ha concluido:

“Guillermo Cabanellas indica que las carac-terísticas del concepto de novedad son lassiguientes:

a) Objetividad. La novedad de la tecnología aser patentada no se determina en relacióncon personas determinadas ni con el pre-tendido inventor, sino en relación con elestado objetivo de la técnica en un mo-mento determinado.

b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad.(...) una vez que una tecnología pierde sucarácter novedoso, por haber pasado aintegrar el estado de la técnica, esa pérdi-da de novedad se hace irreversible.


c) Carácter Universal de la Novedad (...) lanovedad de la invención se determina enrelación con los conocimientos existentesen el país o en el extranjero.

(...) no puede pretenderse una patente res-pecto de una tecnología ya conocida en elextranjero, aunque fuera novedosa en elpaís.

d) Carácter público de la novedad. (...) lainvención patentada pasará a ser cono-cida a partir de su publicación implícita ensu patentamiento, y posteriormente entra-rá en el dominio público al expirar la paten-te”. 1 (Proceso N° 07-IP-2004. Interpreta-ción prejudicial de 17 de marzo de 2004,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena N° 1057, de 21 de abril de2004).

Concretando aún más el concepto de novedad,el Tribunal ha precisado el concepto de novedadabsoluta como requisito esencial para la conce-sión de una patente. Si bien el análisis se reali-za bajo el amparo de la Decisión 344, el con-cepto es aplicable en el marco de la Decisión486:

“El concepto de novedad absoluta respectode una invención implica que para que un in-vento sea nuevo y no se encuentre en el es-tado de la técnica, no puede haber sido cono-cido ni dentro del territorio en el que se solici-ta la patente, ni en ningún otro país. Es loque se conoce como el alcance universal dela novedad, pues no basta que un inventosea nuevo y no esté en el estado de la técni-ca de un territorio dado, sino que tampoco loesté en el resto del mundo, salvo el año deprioridad a que se refiere el artículo 12 de laDecisión 344. La novedad absoluta, comocriterio para determinar la patentabilidad deuna invención, se ha venido abriendo caminoen el ámbito internacional. Así en el ReinoUnido a partir de 1977 (Patents Act inglesa).En la República Federal Alemana se empezóa exigir la novedad absoluta a partir de la Leyde 16 de diciembre de 1980. En la actuali-dad, en los Estados Miembros de las Comuni-dades Europeas se ha impuesto la exigencia

de la novedad absoluta como una de las con-secuencias de las patentes europeas, segúnTratado de Munich de 5 de Octubre de 1963.(Bercovitz, Alberto, ‘PROTECCIÓN DE LATECNOLOGÍA’, en Revista del Derecho In-dustrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321).”(Proceso 1-AI-1996. Sentencia de 30 de oc-tubre de 1996, publicada en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena Nº 234, de 21 deabril de 1997).

El Tribunal ha tomado como referencia crite-rios de las Cámaras de Recursos de la OficinaEuropea de Patentes (OEP), mediante los cua-les “la falta de novedad de una invención seconfigurará si su objeto deriva clara, precisa ydirectamente del estado de la técnica, y si enéste son conocidas todas las características deaquélla. En lo que concierne a la interpretacióndel estado de la técnica, las Cámaras han desa-rrollado algunos principios: ‘(i) Reglas genera-les de interpretación; (ii) Combinaciones en undocumento anterior; (iii) Apreciación de caracte-rísticas implícitas; (iv) Apreciación de caracte-rísticas intrínsecas; (v) Apreciación de lo equi-valente; (vi) Apreciación de dibujos; (vii) Apre-ciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usosanteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Di-vulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita;(xii) Posibilidad de puesta en práctica’. En cuan-to al principio relativo a las ‘combinaciones enun documento anterior’, las Cámaras han preci-sado que ‘cuando un documento comprendidoen el estado de la técnica hace referencia a una‘manera habitual’ de preparar un producto, esta-rá permitido consultar documentos de referen-cia tales como manuales, enciclopedias o dic-cionarios, a fin de determinar lo que el exper-to en la materia hubiese comprendido a la fechade presentación de la solicitud de patente, o dela prioridad reconocida’ (Office européen desbrevets, La Jurisprudence des chambres de re-cours, CD interactivo “Special Edition - EspaceLegal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001)”. (Pro-ceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATODE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRI-HIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO). 2

1 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATEN-TES DE INVENCIÓN”. Tomo 1. Editorial Heliasta. BuenosAires 2001. Págs. 702 a 704.

2 Esto ha sido considerado recientemente en la Interpre-tación Prejudicial de 2 de diciembre de 2009, expedidaen el proceso 85-IP-2009.


Una vez delimitado el concepto de novedad, espertinente destacar que el Tribunal ha definidoalgunas reglas con el objetivo de determinar lanovedad del invento:

“a) Concretar cuál es la regla técnica aplica-ble a la solicitud de la patente, para lo cualel examinador técnico deberá valerse delas reivindicaciones, que en últimas deter-minarán este aspecto.

b) Precisar la fecha con base en la cual debaefectuarse la comparación entre la inven-ción y el estado de la técnica, la cualpuede consistir en la fecha de la solicitudo la de la prioridad reconocida.

c) Determinar cuál es el contenido del estadode la técnica (anterioridades) en la fechade prioridad.

d) Finalmente deberá compararse la inven-ción con la regla técnica.” (Proceso 12-IP-1998. Interpretación prejudicial de 20 demayo de 1998, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena Nº 428,de 16 de abril de 1999).

El Manual para el Examen de Solicitudes dePatentes de Invención en las Oficinas de Pro-piedad Industrial de los Países de la Comuni-dad Andina, determinó ciertos criterios que con-viene transcribir:

“Una invención tal como se encuentra reivin-dicada se considera nueva si no forma partedel estado de la técnica. El examinador debemostrar que la invención no es nueva. En talsentido, cuando un inventor deposita una so-licitud de patente para una invención y noexisten datos que prueben que no es nueva,la invención reivindicada será consideradanueva.

Para el análisis de la novedad no se puedencombinar diferentes documentos del estadode la técnica. Sin embargo, si un documentose refiere explícitamente a otro documentopara proporcionar más detalle sobre algunacaracterística, se puede considerar que elcontenido del segundo documento relativo aesa característica está incorporado en el pri-mero.

Un documento del estado de la técnica puedecontener información implícitamente, es de-cir, todo aquello que la persona versada en lamateria puede derivar directamente y sin am-bigüedad del documento. Por ejemplo, si undocumento habla de una bicicleta, implícita-mente se refiere a las ruedas de la bicicletaaunque no las mencione.

Con fines ilustrativos se consignan a conti-nuación algunos conceptos tomados de lanormativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC):

Novedad: todo lo que no forma parte del es-tado de la técnica.

Falta de novedad: se afecta la novedad de lamateria reivindicada si ésta se deriva de unaque forma parte del estado de la técnica demanera directa, sea de manera explícita oimplícita por un técnico en la materia.

El examinador podrá sustentar falta de nove-dad en divulgaciones realizadas en documen-tos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o conbase en su propio conocimiento siempre queesté debidamente acreditado. La impugna-ción de la novedad deberá hacerse a partir deuna misma divulgación, teniendo en cuentaque no se podrá combinar distintas fuentesde referencia.

Si un elemento equivale a otro, la objeción nopodría ser por falta de novedad sino por faltade mérito inventivo. Así un hilo de cobre yuno de plata son equivalentes por tener lamisma función pero no son lo mismo.

Si a un mismo elemento se le asigna nom-bres distintos pero sus características técni-cas son las mismas, la novedad se afecta.Este sería el caso de “manta” o “toalla” queno presentan características técnicas distin-tas.

Una descripción específica afecta la nove-dad de una general, pero no a la inversa.

En el caso de rangos, la novedad se des-truye si en el estado de la técnica existenejemplos contenidos en dicho rango. Así porejemplo, si la solicitud reivindica un procesoentre 120 y 150 grados y el estado de la téc-


nica describe el mismo proceso a 130 gra-dos, no habría novedad” 3.

La corte consultante deberá determinar si losdocumentos EP 1031565 y EP 0634408, cita-dos como anterioridad por la Superintenden-cia de Industria y Comercio, afectan el requisitode novedad en relación con la solicitud de pa-tente, de conformidad con lo expresado en lapresente providencia.

2. Del nivel inventivo:

De conformidad con el artículo 18 de la Deci-sión 486, una invención goza de nivel inventivoal no derivar de manera evidente del estado dela técnica, ni resultar obvia para una personaentendida o versada en la materia. Este requi-sito, ofrece al examinador la posibilidad de de-terminar si con los conocimientos técnicos queexistían al momento de la invención, se hubie-se podido llegar de manera evidente a la misma,o si el resultado hubiese sido obvio para un ex-perto medio en la materia de que se trate, esdecir, para una persona del oficio normalmenteversada en el asunto técnico correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justi-cia de la Comunidad Andina ha manifestado losiguiente:

“Con el requisito del nivel inventivo, lo que sepretende es dotar al examinador técnico deun elemento que le permita afirmar o no si ala invención objeto de estudio no se habríapodido llegar a partir de los conocimientostécnicos que existían en ese momento dentrodel estado de la técnica (...). En este puntoconviene advertir que uno es el examen querealiza el técnico medio respecto de la nove-dad y otro el que se efectúa con respecto alnivel inventivo; si bien en uno y otro se utilizacomo parámetro de referencia el ‘estado dela técnica’, en el primero, se coteja la inven-ción con las ‘anterioridades’ existentes den-tro de aquella, cada uno (sic) por separado,mientras que en el segundo (nivel inventivo)

se exige que el técnico medio que realiza elexamen debe partir del conocimiento generalque él tiene sobre el estado de la técnica yrealizar el cotejo comparativo con su aprecia-ción de conjunto, determinando si con talesconocimientos técnicos existentes ha podidoo no producirse tal invención”. (Proceso N°12-IP-98. Interpretación prejudicial de 20 demayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena N° 428, de 16 deabril de 1999).

Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de laDecisión 486 resulta pertinente definir qué seentiende por “obvio” y por “evidente” y, en con-secuencia, determinar qué se debe entender pornivel inventivo.

Lo obvio es “que se encuentra o pone delantede los ojos; muy claro o que no tiene dificultad.Mientras que lo evidente “certeza clara y mani-fiesta de la que no se puede dudar” 4. Como sededuce, algo que resulte obvio no es necesaria-mente evidente; empero lo que es evidente, estambién obvio.

En este orden de ideas, se puede concluir queuna invención goza de nivel inventivo cuandoa los ojos de un experto medio en el asunto deque se trate, se necesita algo más que la sim-ple aplicación de los conocimientos técnicos enla materia para llegar a ella, es decir, que deconformidad con el estado de la técnica el in-vento no sea consecuencia clara y directa dedicho estado, sino que signifique un avance osalto cualitativo en la elaboración de la reglatécnica.

El Manual para el Examen de Solicitudes dePatentes de Invención en las Oficinas de Pro-piedad Industrial de los Países de la Comuni-dad Andina, señala ciertos criterios para de-terminar el nivel inventivo que es importantetranscribir:

“Se considera el nivel inventivo como un pro-ceso creativo cuyos resultados no se dedu-cen del estado de la técnica en forma eviden-te para un técnico con conocimientos medios

3 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes deInvención en las Oficinas de Propiedad Industrial de losPaíses de la Comunidad Andina. Secretaría General dela Comunidad Andina, Organización Mundial de la Pro-piedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año2004. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf.

4 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. VigésimaSegunda Edición. Madrid – España. 2001. “DEFINICIO-NES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y1089.


en la materia, en la fecha de presentación dela solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la inven-ción reivindicada es o no evidente para untécnico en la materia. La existencia o la faltade cualquier ventaja técnica no es un crite-rio absoluto para reconocer o no un nivelinventivo. El examinador no debe determinarqué “cantidad” de nivel inventivo existe. Elnivel inventivo existe o no, no hay respuestasintermedias.

El examinador no debe basarse en aprecia-ciones personales; toda objeción respecto ala falta de nivel inventivo de una invencióndebe probarse a partir del estado de la téc-nica.

Para juzgar si la invención definida por lasreivindicaciones realmente se deriva de ma-nera evidente del estado de la técnica, hayque determinar si carece de nivel inventivocuando se consideran las diferencias entreésta y el estado de la técnica más cercano.El examinador tiene la carga de probar que lainvención carece de nivel inventivo y no sólolimitarse a establecer las diferencias entre lasolicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de nove-dad de la invención, no es necesario evaluarel nivel inventivo, dado que no existen dife-rencias entre la invención y el estado de latécnica.

Normalmente el estado de la técnica máscercano se encuentra en el mismo campo dela invención o trata de solucionar el mismoproblema o uno semejante. Por ejemplo, enel área química el estado de la técnica máscercano puede ser aquél que describa unproducto estructuralmente semejante al pro-ducto de la invención o un uso o actividadsemejante al de la invención.

10.2 Método para la evaluación del nivelinventivo

10.2.1 Análisis problema-solución

Para determinar si el objeto de la reivindica-ción resulta obvio o se deriva de maneraevidente del estado de la técnica se recurre,siempre que sea posible, al método proble-ma-solución.

Para ello deben cumplirse las siguientes eta-pas:

- identificación del estado de la técnica máscercano;

- identificación de las características técni-cas de la invención que son diferentes conrespecto a la anterioridad; y

- definición del problema técnico a solucionarsobre la base del estado de la técnica máscercano.

La pregunta es ¿qué problema resuelven lasdiferencias técnicas entre la invención y elestado de la técnica más cercano?

Dichas diferencias, en términos de caracte-rísticas técnicas, entre la invención y el esta-do de la técnica más cercano representan lasolución al problema técnico en cuestión.

Se debe definir el problema sin incluir ele-mentos de la solución, porque entonces lasolución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indi-cado en la solicitud y a veces tiene que serreplanteado en función de los resultados dela búsqueda. El estado de la técnica máscercano puede ser diferente del conocido porel solicitante y del cual él partió.

Evaluar, partiendo del estado de la técnicamás cercano Y del problema técnico, si lainvención reivindicada resulta obvia para lapersona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo encuenta el estado de la técnica en su conjuntoexiste alguna indicación que lleve a la perso-na versada en la materia a modificar o adap-tar el estado de la técnica más cercano pararesolver el problema técnico, de tal formaque llegue a un resultado que estuviera in-cluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre queser considerada en su contexto, no debeextraerse ni interpretarse fuera de éste. Esdecir, que la característica técnica que seestá analizando debe buscarse en el mismocampo técnico o en uno que la persona ver-sada en el oficio consideraría de todos mo-dos.


Se debe tener en cuenta que la búsqueda deanterioridades se efectúa a posteriori, toman-do como punto de partida la misma inven-ción. Por lo tanto el examinador debe realizarel esfuerzo intelectual de colocarse en lasituación que ha tenido que afrontar el técni-co con conocimientos medios en la materiaen un momento en que la invención no eraconocida, es decir antes de la invención.

La invención reivindicada tiene que conside-rarse en su conjunto. Si consiste en unacombinación de elementos no es válido ar-gumentar que cada uno por separado es ob-vio, pues la invención puede estar en la rela-ción (carácter técnico) entre ellos. La excep-ción a esta regla es el caso de yuxtaposiciónen el que los elementos se combinan sin quehaya relación técnica entre las distintas ca-racterísticas.

Una composición novedosa de AB donde A yB son conocidos de manera independiente,será inventiva si existe un efecto inesperado.Si el efecto se reduce a la suma de los efec-tos de A y B, no habrá nivel inventivo.

En resumen, el examinador debe plantearselas siguientes preguntas:

- ¿estaba un técnico con conocimientos me-dios en la materia en condiciones de plan-tearse el problema?;

- ¿de resolverlo en la forma en que se reivin-dica: y

- ¿de prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres ca-sos, no hay nivel inventivo.

(…)” 5.

El Juez Consultante deberá determinar si losdocumentos EP 1031565 y EP 0634408, cita-dos como anterioridad por la Superintendenciade Industria y Comercio, afectan el requisito de

nivel inventivo en relación con la solicitud depatente, de conformidad con lo expresado en lapresente providencia.

3. De la susceptibilidad de aplicación in-dustrial.

Igualmente, para que un invento pueda ser pro-tegido a través de una patente debe ser suscep-tible de aplicación industrial, es decir, que pue-da ser producido o utilizado en cualquier activi-dad productiva o de servicios, como lo manifies-ta el artículo 19 de la norma comunitaria que seinterpreta.

Este requisito de la invención encuentra su jus-tificación en el hecho de que la concesión deuna patente estimula el desarrollo y crecimientoindustrial, procurando beneficios económicos aquienes la exploten; por esto, sólo son suscep-tibles de patentabilidad las invenciones que pue-dan ser llevadas a la práctica.

B. NIVEL INVENTIVO EN RELACIÓN CON LAMEZCLA O COMBINACIÓN DE ELEMENTOSCONOCIDOS.

La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFTargumentó que el sólo hecho de que los me-dios usados para la producción de dicho resul-tado sean conocidos, no permite que el exami-nador concluya que la invención carece de nivelinventivo. En consecuencia, es necesario refe-rirse al nivel inventivo en relación con la mezclao combinación de elementos conocidos.

En cuanto a los requisitos atinentes al nivelinventivo y a la novedad de la invención, sepresentan algunos casos dudosos que merecenun análisis especial, ya que al aplicar las reglascitadas no es tan fácil determinar su novedad ysu altura inventiva.

La combinación o mezcla de medios o elemen-tos conocidos implica que el examinador, enprimer lugar, debe establecer si lo que se tratade patentar es una combinación o una simpleagregación de elementos. Al efecto, vale la penacitar que:

“Se podría diferenciar la combinación de ele-mentos de la simple agregación. La primeraes la sinergia de los elementos de forma talque se genera uno nuevo con propiedadesdistintas, de tal manera que el nuevo elemen-

5 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes deInvención en las Oficinas de Propiedad Industrial de losPaíses de la Comunidad Andina. Secretaría General dela Comunidad Andina, Organización Mundial de la Pro-piedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf.


to sólo es resultado de dicha combinaciónsin que puedan determinarse los elementospor separado; la segunda se da cuando loselementos se mantienen intactos en cuanto asu efecto fundamental y, por lo tanto, sonclaramente distinguibles unos de otros, esdecir, no hay una sinergia o combinaciónintrínseca de los elementos”.6

De existir combinación o mezcla de elementosconocidos, la oficina de patentes no puede con-cluir instantáneamente en la falta de nivel inven-tivo, ya que siempre se debe analizar el casoconcreto.

Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTESDE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce lacomplejidad en determinar un nuevo resultado:

“Se reconoce que hay invento cuando se uti-lizan medios ya conocidos, pero combinadospor primera vez en forma tal, que de su com-binación deriva un resultado distinto del dadopor cada uno de los medios, o por otras com-binaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a vecesdifícil determinar si existe un ‘nuevo resulta-do’, porque éste puede consistir incluso enun resultado mejor que el conocido (por ejem-plo, la calidad sonora de un disco compactocon un disco de vinilo). Si el aporte implicaun adelanto y se ha hecho alguna contribu-ción novedosa y útil, se considera que hayinvento” 7.

De manera que la oficina de patentes respecti-va, al realizar un análisis del nivel inventivo deagregaciones, de combinaciones o de mezclasde elementos conocidos, debe establecer sicon el estado de la técnica al momento de lasolicitud, el objeto a patentarse no era obvio nievidente para un técnico medio en la materia.No resulta acorde con el espíritu de la normativasobre patentes, que de un simple análisis con-sistente en que si el producto se genera deelementos conocidos, se concluya per sé queno tiene nivel inventivo.

Una combinación de elementos conocidos, de-pendiendo del caso particular, debe ser nove-dosa, con altura inventiva y susceptible de apli-cación industrial; es decir, debe cumplir los tresrequisitos que establece la norma comunitaria,sin que quepa necesariamente hacer dicho aná-lisis en relación con cada componente, cuandose trata de patentar este tipo de mezclas ocombinaciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinasobre el tema, ha sostenido lo siguiente:

“La novedad no es un requisito que debancumplir todos y cada uno de los componen-tes que conforman la invención, pudiendoincluso ser conocidos individualmente la to-talidad de tales elementos, si combinadosentre ellos dan lugar a un objeto o a un pro-cedimiento desconocido anteriormente. Enefecto, ninguna invención aparece de la na-da; por el contrario, toda innovación requiereaplicar conocimientos y objetos previamentecreados o descubiertos por la humanidad,los cuales constituirán la «materia prima»para desarrollar un nuevo producto o procedi-miento.

En este sentido, el invento constituye una de-rivación del estado de la técnica, pero, paracalificar su carácter de patentable, es preci-so determinar si dicha derivación no resultaevidente para una persona normalmente ver-sada en la materia técnica. Surge, por consi-guiente, un requisito adicional al de la nove-dad: el nivel inventivo, del cual se desprendeque la invención, además de no ser obviapara un experto medio, debe ser siempre elresultado de una actividad creativa del hom-bre, sin que ello signifique que para alcanzarla regla técnica propuesta, no se puedan utili-zar procedimientos o métodos comunes o yaconocidos en el área técnica correspondien-te. Específicamente en el área de los inven-tos químicos y biotecnológicos sucede confrecuencia que aplicando procedimientos co-nocidos pueden obtenerse resultados ines-perados para una persona normalmente ver-sada en la materia. Por ello, el juicio del nivelinventivo no puede ser elaborado con crite-rios generales, sino que dependerá de lasespeciales circunstancias de cada caso.”(Proceso N° 21–IP–2000. Interpretación pre-judicial de 27 de octubre de 2000, publicada

6 Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobrepatentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora,profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publica-do en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm.

7 ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN”,Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág. 72.


en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena N° 631, de 10 de enero de 2001).

Es conveniente señalar, que la normativa an-dina sobre patentes no consagra de maneraexpresa lo referente al tema, como sí lo hacenotras legislaciones como la Ley de patentesargentina, artículo 6, inciso f). 8 Pero de ello nosurge, como ya se anotó, que con base en lasnormas que regulan la materia, “las oficinas depatentes no puedan hacer un análisis a la ligerade la altura inventiva en casos como el decombinación de elementos conocidos para de-negar la patente de invención”. (Proceso 182-IP-2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubrede 2005, publicada en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de di-ciembre de 2005).


C O N C L U Y E:

PRIMERO: La novedad, el nivel inventivo y laaplicación industrial, constituyenrequisitos absolutamente nece-sarios, insoslayables y de obliga-toria observancia para el otorga-miento de una patente de inven-ción, sea de producto o de procedi-miento, en todos los campos de latecnología.

El requisito de nivel inventivo ofre-ce al examinador la posibilidad dedeterminar si con los conocimien-tos técnicos que existían al mo-mento de la invención, se hubiesepodido llegar de manera evidente ala misma, o si el resultado hubiesesido obvio para un experto medioen la materia de que se trate, es

decir, para una persona del oficionormalmente versada en el asuntotécnico correspondiente.

El Juez Consultante deberá deter-minar si los documentos EP 1031565y EP 0634408, citados como ante-rioridad por la Superintendencia deIndustria y Comercio, afectan losrequisitos de novedad y nivel inven-tivo en relación con la solicitud depatente, de conformidad con lo ex-presado en la presente providencia.

SEGUNDO: Dentro del Ordenamiento JurídicoAndino no hay norma especial, pararesolver sobre el nivel inventivo demezclas y/o combinaciones de ele-mentos conocidos. Sin embargo, loanterior no implica que el examende patentabilidad en los casos decombinación de elementos conoci-dos para generar uno nuevo, puedahacerse a la ligera; por el contra-rio, se debe partir de que sí puedenllegar a constituir una invenciónpatentable las combinaciones sison novedosas, tienen altura inven-tiva y aplicación industrial.

No resulta acorde con el espíritude la normativa sobre patentes,que de un simple análisis consis-tente en que si el producto se ge-nera de elementos conocidos, seconcluya per se que no tiene nivelinventivo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2009-00288, deberá adoptar la presente interpreta-ción. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lasprescripciones contenidas en el párrafo tercerodel artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Ge-neral de la Comunidad Andina, para su publica-ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena.


8 “ARTICULO 6 - No se considerarán invenciones paralos efectos de esta ley:

(…)

f) La yuxtaposición de invenciones conocidas omezclas de productos conocidos, su variación deforma, de dimensiones o de materiales, salvo quese trate de su combinación o fusión de tal maneraque no puedan funcionar separadamente o que lascualidades o funciones características de las mis-mas sean modificadas para obtener un resultadoindustrial no obvio para un técnico en la materia”;


PROCESO 103-IP-2012

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 46 de laDecisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la

Comunidad Andina y , de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de

los artículos 44, 45, 47 y 48, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión486, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal

Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República delEcuador. Expediente Interno Nº 2011-0280 DP. Actor: NOVARTIS AG.

Patente: “COMPUESTOS ORGÁNICOS”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los treinta y un díasdel mes de octubre del año dos mil doce, proce-de a resolver la solicitud de Interpretación Pre-judicial formulada por la Segunda Sala del Tribu-nal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administra-tivo, Quito, República del Ecuador

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que los elemen-tos exigidos por el artículo 33 del Tratado deCreación del Tribunal y 125 de su Estatuto fue-ron cumplidos, por lo que su admisión a trámitefue considerada procedente en el auto emitidoel 17 de octubre de 2012.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estimó procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: NOVARTIS AG.

Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTOECUATORIANO DE PROPIE-DAD INTELECTUAL (IEPI).DIRECTOR NACIONAL DE PRO-PIEDAD INDUSTRIAL.PROCURADOR GENERAL DELESTADO DE LA REPÚBLICADEL ECUADOR.

III. DATOS RELEVANTES.

A. Hechos.

1. La sociedad NOVARTIS AG, solicitó el 29 demayo de 2000, el otorgamiento de la patentede invención titulada “COMPUESTOS OR-GÁNICOS”.

2. La solicitud fue publicada en la Gaceta dePropiedad Intelectual No. 425 de julio de2000.

3. La Dirección Nacional de Propiedad Indus-trial del Instituto Ecuatoriano de PropiedadIntelectual, mediante Resolución Nº 06-117IEPI.DNPI.DP de 9 de febrero de 2006, de-cidió negar la patente de invención solicita-da.







4. La sociedad NOVARTIS AG, presentó recur-so de reposición contra el anterior acto admi-nistrativo.

5. La Dirección Nacional de Propiedad Industrialdel Instituto Ecuatoriano de Propiedad Inte-lectual, mediante Resolución Nº 08-078 IEPI.DNPI.DP de 21 de febrero de 2008, resolvió elrecurso de reposición en el sentido de confir-mar el acto impugnado.

6. La sociedad NOVARTIS AG, presentó recur-so de apelación contra el anterior acto admi-nistrativo.

7. El Comité de Propiedad Intelectual, Industrialy Obtenciones Vegetales del Instituto Ecua-toriano de Propiedad Intelectual, medianteResolución de 13 de enero de 2011, expedidaen el marco del trámite No. 08-1838-RA, re-solvió el recurso de apelación en el sentidode confirmar la resolución impugnada.

8. La sociedad NOVARTIS AG, interpuso ac-ción subjetiva o de plena jurisdicción en rela-ción con el último acto impugnado.

9. La Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecua-dor, solicitó interpretación prejudicial al Tri-bunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. Fundamentos de derecho contenidos enla demanda.

La sociedad NOVARTIS AG, basó su demandaen los siguientes argumentos:

1. Argumenta, que el objeto de la solicitud depatente es novedosa y goza de nivel inven-tivo.

2. Sostiene, que la sociedad NOVARTIS AGsolicitó un nuevo análisis de patentabilidadque nunca se llevó a cabo, ya que la Direc-ción Nacional de Propiedad Intelectual resol-vió negar la solicitud de patente.

3. Argumenta, que el IEPI no valoró objetiva-mente los argumentos presentados para de-mostrar el nivel inventivo de la solicitud depatente.

4. Expresa, que una persona con conocimientomedio no encontraría obvio el objeto de soli-

citud de patente de invención. Por lo tanto,dicho objeto sí tendría nivel inventivo.

5. Agrega, que el compuesto de la invenciónrepresenta ventajas técnicas con respecto alos documentos citados como anteriorida-des, ya que dichas ventajas no se anticipanni se sugieren en ninguno de los compuestosconocidos.

6. Indica, que patentes análogas se concedie-ron en Colombia, México Europa, Australia,China y Japón, entre otras. Esto muestra elcumplimiento de todos los requisitos depatentabilidad.

C. La contestación a la demanda.

1. Por parte de la Procuraduría General delEstado

Contesta la demanda de la siguiente manera:

“Que, notificaciones que me correspon-dan, las recibiré en la casilla judicial No.1.200.”

2. Por parte del Presidente del Instituto Ecua-toriano de la Propiedad Intelectual.

Contestó la demanda de la siguiente manera:

“(…)

3. LEGALIDAD Y VALIDEZ DEL ACTOADMINISTRATIVO.- El acto administra-tivo impugnado se ha dictado en cumpli-miento y observancia de las normas querigen la materia y ha seguido el procedi-miento correspondiente determinado en laDecisión Andina 486 y en la ley de Propie-dad Intelectual.

(…)”.

3. Por parte del Presidente del Comité dePropiedad Intelectual, Industrial yObtenciones Vegetales del IEPI.

Contesta la demanda transcribiendo el infor-me que contiene la opinión técnica sobre elcumplimiento de los requisitos de patentabi-lidad. En las conclusiones de dicho informese dice:


“(…) se concluye por tanto que, no presen-ta resultados que permitan demostrar elefecto mejorado que se reclama, por tantono presentan resultados diferentes, o unefecto inesperado al de las anterioridades,tampoco se demuestra la ventaja técnicaque se pretende proteger con este invento,o de qué manera se soluciona un problemaexistente, que no están ya establecidas en(sic) estado de la técnica o en las anterio-ridades, por lo tanto de (sic) concluye enconformidad con lo que dispone la Deci-sión Andina 486, el Artículo 18 “Una inven-ción tiene nivel inventivo si para una perso-na del oficio normalmente versada en lamateria técnica correspondiente esa in-vención no hubiese resultado obvia, ni sehubiese derivado de manera evidente delestado de la técnica, se concluye que lasreivindicaciones 1 a 14 NO cumplen conlos requisitos de NIVEL INVENTIVO.

(…)”.


El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaes competente para interpretar por la vía pre-judicial las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con elfin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

El Tribunal consultante solicita la interpretaciónde las siguientes normas: artículos 14, 16, 18 y46 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina.

El Tribunal no interpretará las normas de laDecisión 486 solicitadas por el consultante, sal-vo el artículo 46, ya que al momento de solici-tarse la patente se encontraba vigente la Deci-sión 344.

El Tribunal Interpretará de oficio las siguientesnormas: artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, yartículos 44, 45, 47 y 48 de la Decisión 486, asícomo la Disposición Transitoria Primera de lamisma normativa. Lo anterior, por cuando elexamen de fondo y definitivo se realizó en vigen-cia de la Decisión 486.

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas interpretadas:

DECISIÓN 344

(…)

Artículo 1

“Los Países Miembros otorgarán patentespara las invensiones sean de productos o deprocedimientos en todos los campos de latecnología, siempre que sean nuevas, tengannivel inventivo y sean susceptibles de aplica-ción industrial”.

Artículo 2

“Una invención es nueva cuando no está com-prendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo loque haya sido accesible al público, por unadescripción escrita u oral, por una utilizacióno cualquier otro medio antes de la fecha depresentación de la solicitud de patente o, ensu caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de lanovedad, también se considerará, dentro delestado de la técnica, el contenido de unasolicitud de patente en trámite ante la oficinanacional competente, cuya fecha de presen-tación o de prioridad fuese anterior a la fechade prioridad de la solicitud de patente que seestuviese examinando, siempre que dichocontenido se publique”.

(…)

Artículo 4

“Se considerará que una invención tiene nivelinventivo, si para una persona del oficio nor-malmente versada en la materia técnica co-rrespondiente, esa invención no hubiese re-sultado obvia ni se hubiese derivado de ma-nera evidente del estado de la técnica”.

Artículo 5

“Se considerará que una invención es sus-ceptible de aplicación industrial cuando suobjeto puede ser producido o utilizado encualquier tipo de industria, entendiéndose por


industria la referida a cualquier actividad pro-ductiva, incluidos los servicios”.

(…)

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 44

“Dentro del plazo de seis meses contadosdesde la publicación de la solicitud, indepen-dientemente que se hubieren presentado opo-siciones, el solicitante deberá pedir que seexamine si la invención es patentable. LosPaíses Miembros podrán cobrar una tasa parala realización de este examen. Si transcurrie-ra dicho plazo sin que el solicitante hubierapedido que se realice el examen, la solicitudcaerá en abandono.”

Artículo 45

“Si la oficina nacional competente encontraraque la invención no es patentable o que nocumple con alguno de los requisitos estable-cidos en esta Decisión para la concesión dela patente, lo notificará al solicitante. Estedeberá responder a la notificación dentro delplazo de sesenta días contados a partir de lafecha de la notificación. Este plazo podrá serprorrogado por una sola vez por un período detreinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente esti-mara que ello es necesario para los fines delexamen de patentabilidad, podrá notificar alsolicitante dos o más veces conforme al pá-rrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notifica-ción dentro del plazo señalado, o si a pesarde la respuesta subsistieran los impedimen-tos para la concesión, la oficina nacionalcompetente denegará la patente.”

Artículo 46

“La oficina nacional competente podrá reque-rir el informe de expertos o de organismoscientíficos o tecnológicos que se considerenidóneos, para que emitan opinión sobre lapatentabilidad de la invención. Asimismo, cuan-do lo estime conveniente, podrá requerir in-

formes de otras oficinas de propiedad indus-trial.

De ser necesario, a efectos del examen depatentabilidad y a requerimiento de la oficinanacional competente, el solicitante propor-cionará, en un plazo que no excederá de 3meses, uno o más de los siguientes docu-mentos relativos a una o más de las solicitu-des extranjeras referidas total o parcialmentea la misma invención que se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;

b) copia de los resultados de exámenes denovedad o de patentabilidad efectuadosrespecto a esa solicitud extranjera;

c) copia de la patente u otro título de protec-ción que se hubiese concedido con baseen esa solicitud extranjera;

d) copia de cualquier resolución o fallo por elcual se hubiese rechazado o denegado lasolicitud extranjera; o,

e) copia de cualquier resolución o fallo por elcual se hubiese anulado o invalidado lapatente u otro título de protección concedi-do con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reco-nocer los resultados de los exámenes referi-dos en el literal b) como suficientes paraacreditar el cumplimiento de las condicionesde patentabilidad de la invención.

Si el solicitante no presentara los documen-tos requeridos dentro del plazo señalado enel presente artículo la oficina nacional com-petente denegará la patente.”

Artículo 47

“A pedido del solicitante, la oficina nacionalcompetente podrá suspender la tramitaciónde la solicitud de patente cuando algún docu-mento que deba presentarse conforme a losliterales b) y c) del artículo 46 aún no sehubiese obtenido o estuviese en trámite anteuna autoridad extranjera.”

Artículo 48

“Si el examen definitivo fuere favorable, seotorgará el título de la patente. Si fuere par-


cialmente favorable, se otorgará el título so-lamente para las reivindicaciones aceptadas.Si fuere desfavorable se denegará.”

(…)

Disposición Transitoria Primera.

“Todo derecho de propiedad industrial váli-damente concedido de conformidad con lalegislación comunitaria anterior a la presenteDecisión, se regirá por las disposiciones apli-cables en la fecha de su otorgamiento salvoen lo que se refiere a los plazos de vigencia,en cuyo caso los derechos de propiedad in-dustrial preexistentes se adecuarán a lo pre-visto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-cencias, renovaciones y prórrogas se aplica-rán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, lapresente Decisión regirá en las etapas queaún no se hubiesen cumplido a la fecha desu entrada en vigencia”.

(…)”.

VI. CONSIDERACIONES:


A. Aplicación de la norma comunitaria en eltiempo.

B. Requisitos de patentabilidad en el marco dela Decisión 344.

C. Nivel inventivo en relación con la utilizaciónde elementos conocidos.

D. El examen de patentabilidad. El examen defondo y definitivo en el marco de la Decisión486.

E. Principio de independencia en relación con elestudio de patentabilidad que realizan otrasoficinas de patentes.

A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITA-RIA EN EL TIEMPO

La corte consultante solicitó la interpretación denormas contenidas en la Decisión 486 de la Co-

misión de la Comunidad Andina, pero la solici-tud de otorgamiento de patente de la invencióntitulada “COMPUESTOS ORGÁNICOS”, se rea-lizó al amparo de la Decisión 344 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena y, por tal motivo,es necesario abordar el tema de la aplicación dela norma comunitaria en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición dela ley aplicable es pertinente señalar que, por logeneral, una nueva norma al ser expedida regu-lará los hechos que se produzcan a partir de suvigencia; es decir, que la ley rige para lo venide-ro según lo establece el principio de irretroacti-vidad. Pero es claro que no constituye aplica-ción retroactiva de la ley, el hecho de que unanorma posterior se utilice para regular los efec-tos futuros de una situación planteada bajo elimperio de la norma anterior.

El Tribunal en sus pronunciamientos ha garanti-zado la seguridad jurídica, y en los casos detránsito legislativo ha diferenciado los aspectosde carácter sustancial de aquellos de naturale-za procesal contenidos en las normas, señalan-do de manera reiterada que la norma comunita-ria de carácter sustancial no es retroactiva, porlo que no afectará derechos consolidados enépoca anterior a su entrada en vigor. Así pues,la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo,a menos que por excepción se le haya conferidotal calidad; este principio constituye una garan-tía de estabilidad de los derechos adquiridos.

El Tribunal ha manifestado al respecto:

“Un derecho de propiedad industrial válida-mente concedido es un derecho adquirido yen razón de la seguridad jurídica, una normaposterior no debe modificar una situaciónjurídica anterior”. (Proceso 114-IP 2003. In-terpretación Prejudicial de 19 de noviembrede 2003, publicada en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de ene-ro del 2004).

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial,de conformidad con la Disposición TransitoriaPrimera de la Decisión 486 y en razón de la ultraactividad de la ley, la norma anterior, aunquederogada, continúa regulando los hechos ocurri-dos cuando se encontraba en vigor; lo que quie-re decir que la eficacia de la ley derogada conti-núa hacia el futuro para regular situaciones jurí-dicas anteriores que tuvieron lugar bajo su impe-


rio, aunque los efectos de tales situacionescomo las relacionadas con el uso, renovación,licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijanpor la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adje-tivo o procesal se caracterizan por tener efectogeneral inmediato, es decir, que su aplicaciónprocede sobre los hechos ocurridos posterior-mente a su entrada en vigencia, rigiendo lasetapas de procedimiento que se inicien a partirde ese momento.

Así pues, el conjunto de criterios que se expo-nen respecto del tema conocido como “tránsitolegislativo” o también como “aplicación de la leycomunitaria en el tiempo” ha sido objeto de pro-fundo y copioso análisis por el Tribunal, espe-cialmente por razón de las frecuentes modifica-ciones y actualizaciones legislativas que hanoperado en el campo de la Propiedad Industrial.Tales criterios han sido reiterados en numero-sas sentencias, entre otras, la dictada dentrodel proceso 154-IP-2004, en donde se precisó:

“Con el fin de garantizar la seguridad jurídicay la confianza legítima, la norma comunitariasustantiva no surte efectos retroactivos. Enconsecuencia, las situaciones jurídicas con-cretas normadas en el ordenamiento jurídicoandino se encuentran sometidas a la normavigente en el tiempo de su constitución. Y sibien la norma comunitaria nueva no es apli-cable a las situaciones jurídicas originadascon anterioridad a su entrada en vigencia,procede su aplicación inmediata tanto en al-gunos de los efectos futuros de la situaciónjurídica nacida bajo el imperio de la normaanterior, como en materia procedimental.

(…) la norma sustancial que se encontrarevigente al momento de presentarse la solici-tud de patente de invención, será la aplica-ble para resolver sobre los requisitos exigi-dos para efectos de la concesión o denegato-ria de la misma; y, en caso de impugnación—tanto en sede administrativa como judi-cial— respecto de la resolución interna queexprese la determinación de la Oficina Nacio-nal Competente sobre la concesión o no dela patente, será aplicable para juzgar sobresu legalidad, la misma norma sustancial delordenamiento comunitario que se encontrabavigente al momento de haber sido solicitadala patente salvo las etapas procedimentales

aun no cumplidas en las que se aplicará lanueva norma”. (Proceso Nº 154-IP-2004. In-terpretación prejudicial de 9 de mayo de 2005,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1184, de 7 de abril de 2005).

A manera de conclusión, si la norma sustancialvigente para la fecha de la solicitud de patentede invención ha sido derogada y reemplazadapor otra en el curso del procedimiento corres-pondiente, aquella norma será la aplicable paradeterminar si se encuentran cumplidos o no losrequisitos que se exigen para el otorgamientode la patente.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidasy agotadas a la fecha de entrada en vigencia dela nueva norma no se afectarán por las nuevasregulaciones de tal carácter. A contrario sensu,las nuevas regulaciones de carácter procesaltendrán aplicación inmediata respecto de lasetapas del trámite administrativo pendientes derealizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la si-guiente manera:

“El régimen común en materia de propiedadindustrial se ha apoyado en la irretroactivi-dad de la norma sustancial, pues desde la vi-gencia de la Decisión 85 (artículo 85), y através de las Decisiones 311 (DisposiciónTransitoria Cuarta), 313 (Disposición Transi-toria Cuarta) y 344 (Disposición TransitoriaPrimera), ha establecido que todo derechode propiedad industrial, válidamente otorgadode conformidad con la normativa anterior,debe subsistir por el tiempo de su conce-sión. La Disposición Transitoria Primera de laDecisión 486 se apoya asimismo en el respe-to de los derechos válidamente concedidosconforme a ‘las disposiciones aplicables enla fecha de su otorgamiento’, cuales son lasvigentes para la fecha de presentación de lasolicitud de registro, pero añade, a título deexcepción, que los plazos de vigencia de losderechos preexistentes deberán adecuarse alo previsto en dicha Decisión.

Por otra parte, las disposiciones citadas hancontemplado la aplicabilidad inmediata de lanorma sustancial posterior a los efectos futu-ros del derecho nacido bajo la vigencia de lanorma anterior, pues han dispuesto que seaplicará la nueva Decisión al uso, goce, obli-


gaciones, licencias, renovaciones y prórro-gas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla cons-tituido por una norma de carácter procesal,ésta se aplicará, a partir de su entrada envigencia, a los procedimientos por iniciarse oen curso. De hallarse en curso el procedi-miento, la nueva norma se aplicará inmedia-tamente a la actividad procesal pendiente, yno, salvo previsión expresa, a la ya cumpli-da. Por tanto, en tutela del principio de segu-ridad jurídica, si la norma sustancial, vigentepara la fecha de la solicitud (…) ha sido de-rogada y reemplazada por otra en el curso delprocedimiento correspondiente a tal solici-tud, aquella norma será la aplicable a losefectos de determinar si se encuentran cum-plidos o no los requisitos que se exigen parael otorgamiento del derecho, mientras que lanorma procesal posterior será la aplicable alprocedimiento en curso, en aquellas de susetapas que aún no se hubiesen cumplido”.(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicialde 28 de abril de 2005, publicada en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210,de 24 de junio de 2005).

De la solicitud de interpretación prejudicial remi-tida por el consultante y de los documentosanexos, se desprende que la solicitud de paten-te de invención “COMPUESTOS ORGÁNICOS”,se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena y, por lotanto, es esa la norma sustancial que debeaplicar la corte consultante. El Tribunal advierteque los exámenes de fondo y definitivo se reali-zaron bajo la vigencia de la Decisión 486 y, enconsecuencia, las normas procesales allí con-tenidas eran las aplicables al efectuar dichosexámenes.

B. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD.

Los requisitos que deben ser cumplidos para laobtención de una patente de invención se en-cuentran fijados por el artículo 1 de la Decisión344, y desarrollados por los artículos 2 a 5 dedicho cuerpo legislativo.

Según lo dispuesto por el artículo 1 de esaDecisión, son tres los requisitos para que uninvento sea considerado patentable: ser nove-doso, tener nivel inventivo y ser susceptible deaplicación industrial.

1. De la novedad de la invención:

El artículo 2 de la Decisión 344 dice: “Una in-vención es nueva cuando no se encuentra com-prendida en el estado de la técnica”; en elordenamiento andino, la novedad que se predicade los inventos debe ser absoluta o universal,esto es, que comprende el estado de la técnicaa nivel mundial.

A la pregunta qué se entiende por invención, elTribunal de Justicia de la Comunidad Andina hasostenido lo siguiente:

“(…) el concepto de invención, a efectos deser objeto de una concesión de patentes,comprende todos aquellos nuevos productoso procedimientos que, como consecuenciade la actividad creativa del hombre, impli-quen un avance tecnológico –y por tanto nose deriven de manera evidente del ‘estado dela técnica’- y, además, sean susceptibles deser producidos o utilizados en cualquier tipode industria. (Proceso N° 21-IP-2000. Interpre-tación prejudicial de 21 de octubre de 2000.,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 631, de 10 de enero de 2001)’;lo mismo que se simplifica en la conceptuali-zación recogida por el artículo 1 de la Deci-sión 344, la que la define como aquellos pro-ductos o procedimientos en todos los cam-pos de la tecnología, que posean novedad,nivel inventivo, y sean susceptibles de apli-cación industrial.” (Proceso N° 07-IP-2005.Interpretación prejudicial de 14 de abril de2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena N° 1203, de 31 de mayo de2005).

Ahora, para que una invención sea novedosa serequiere que no esté comprendida en el estadode la técnica; es decir, que antes de la fecha depresentación de la solicitud de patente o de laprioridad reconocida, tanto la innovación comolos conocimientos técnicos que de ella se des-prenden no hayan sido accesibles al público,por cualquier medio, entendiendo que la difusióndebe contener información suficiente sobre lainvención para que una persona versada en lamateria pueda utilizarla para diseñar el invento,y “en aplicación de lo expresado, el Tribunal hasostenido que la invención, de producto o deprocedimiento, deja de ser nueva si la misma seha encontrado al acceso del público por cual-quier medio, con independencia del lugar en que


la posibilidad de acceso se haya producido, delnúmero de personas a que haya alcanzado y delconocimiento efectivo que éstas hayan obteni-do, salvo los supuestos de excepción previstosen el artículo 3 de la Decisión en referencia.”(Proceso 49-IP-2005. Interpretación prejudicialde 14 de abril de 2005, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203, de 31de mayo de 2005).

Sobre el requisito de la novedad señala la doc-trina:

“Un invento es novedoso cuando la relacióncausa efecto entre el medio empleado y elresultado obtenido no era conocido”. 1

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,recogiendo criterios expuestos por la doctrina,con la finalidad de delimitar el concepto denovedad ha concluido:

“Guillermo Cabanellas indica que las carac-terísticas del concepto de novedad son lassiguientes:

a) Objetividad. La novedad de la tecnología aser patentada no se determina en relacióncon personas determinadas ni con el pre-tendido inventor, sino en relación con elestado objetivo de la técnica en un mo-mento determinado.

(…)

b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad.(...) una vez que una tecnología pierde sucarácter novedoso, por haber pasado aintegrar el estado de la técnica, esa pérdi-da de novedad se hace irreversible.

(…)

c) Carácter Universal de la Novedad (...) lanovedad de la invención se determina enrelación con los conocimientos existentesen el país o en el extranjero.

(...) no puede pretenderse una patenterespecto de una tecnología ya conocidaen el extranjero, aunque fuera novedosa enel país.

d) Carácter público de la novedad. (...) la in-vención patentada pasará a ser conocida apartir de su publicación implícita en supatentamiento, y posteriormente entrará enel dominio público al expirar la patente”. 2

(Esta doctrina se recogió en el proceso N°07-IP-2004. Interpretación prejudicial de 17de marzo de 2004, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057,de 21 de abril de 2004).

Concretando aún más el concepto de novedadcomo requisito de las invenciones, este Tribunalha precisado el concepto de novedad absolutacomo requisito esencial para la concesión deuna patente, de la siguiente manera:

“El concepto de novedad absoluta respectode una invención implica que para que uninvento sea nuevo y no se encuentre en el es-tado de la técnica, no puede haber sido cono-cido ni dentro del territorio en el que se soli-cita la patente, ni en ningún otro país. Es loque se conoce como el alcance universal dela novedad, pues no basta que un inventosea nuevo y no esté en el estado de la técni-ca de un territorio dado, sino que tampoco loesté en el resto del mundo, salvo el año deprioridad a que se refiere el artículo 12 de laDecisión 344. La novedad absoluta, comocriterio para determinar la patentabilidad deuna invención, se ha venido abriendo caminoen el ámbito internacional. Así en el ReinoUnido a partir de 1977 (Patents Act inglesa).En la República Federal Alemana se empezóa exigir la novedad absoluta a partir de la Leyde 16 de diciembre de 1980. En la actuali-dad, en los Estados Miembros de las Comu-nidades Europeas se ha impuesto la exi-gencia de la novedad absoluta como una delas consecuencias de las patentes europeas,según Tratado de Munich de 5 de Octubre de1963. (Bercovitz, Alberto, ‘PROTECCIÓN DELA TECNOLOGÍA’, en Revista del DerechoIndustrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321".(Proceso 1-AI-1996. Sentencia de 30 de oc-tubre de 1996, publicada en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena Nº 234, de 21 deabril de 1997).

1 ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES ENEL GATT. REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot.1997. Pág. 150.

2 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PA-TENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta.Buenos Aires 2004. Págs. 701 a 703.


Una vez delimitado el concepto de novedad, espertinente destacar que el Tribunal ha definidoalgunas reglas con el objetivo de determinar lanovedad del invento:

“a) Concretar cuál es la regla técnica aplica-ble a la solicitud de la patente, para lo cualel examinador técnico deberá valerse delas reivindicaciones, que en últimas deter-minarán este aspecto.

b) Precisar la fecha con base en la cual debaefectuarse la comparación entre la inven-ción y el estado de la técnica, la cualpuede consistir en la fecha de la solicitudo la de la prioridad reconocida.

c) Determinar cuál es el contenido del estadode la técnica (anterioridades) en la fechade prioridad.

d) Finalmente deberá compararse la inven-ción con la regla técnica.” (Proceso 12-IP-1998. Interpretación prejudicial de 20 demayo de 1998, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena Nº 428,de 16 de abril de 1999).

2. Del nivel inventivo:

El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla elrequisito de nivel inventivo al establecer que lainvención goza de dicho nivel al no derivar demanera evidente del estado de la técnica, niresultar obvia para una persona entendida oversada en la materia. Este requisito ofrece alexaminador la posibilidad de determinar si conlos conocimientos técnicos que existían al mo-mento de la invención, se hubiese podido llegarde manera evidente a la misma, o si el resultadohubiese sido obvio para un experto medio en lamateria de que se trate, es decir, para unapersona del oficio normalmente versada en lamateria técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justi-cia de la Comunidad Andina ha manifestado losiguiente:

“Con el requisito del nivel inventivo, lo quese pretende es dotar al examinador técnicode un elemento que le permita afirmar o no sia la invención objeto de estudio no se habríapodido llegar a partir de los conocimientos

técnicos que existían en ese momento den-tro del estado de la técnica (...). En estepunto conviene advertir que uno es el examenque realiza el técnico medio respecto de lanovedad y otro el que se efectúa con respec-to al nivel inventivo; si bien en uno y otro seutiliza como parámetro de referencia el ‘esta-do de la técnica’, en el primero, se coteja lainvención con las ‘anterioridades’ existentesdentro de aquella, cada uno (sic) por separa-do, mientras que en el segundo (nivel inven-tivo) se exige que el técnico medio que reali-za el examen debe partir del conocimientogeneral que él tiene sobre el estado de latécnica y realizar el cotejo comparativo consu apreciación de conjunto, determinando sicon tales conocimientos técnicos existentesha podido o no producirse tal invención”.(Proceso N° 12-IP-98. Interpretación prejudi-cial de 20 de mayo de 1998, publicada en laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°428, de 16 de abril de 1999).

Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de laDecisión 344 resulta pertinente definir qué seentiende por “obvio” y por “evidente” a fin de,consecuencialmente, determinar qué se debeentender por nivel inventivo.

Lo obvio es “que se encuentra o pone delantede los ojos; muy claro o que no tiene dificultad.Mientras que lo evidente “certeza clara y mani-fiesta de la que no se puede dudar” 3. Como sededuce, algo que resulte obvio no es necesaria-mente evidente; empero lo que es evidente, estambién obvio.

En este orden de ideas, se puede concluir queuna invención goza de nivel inventivo cuando alos ojos de un experto medio en el asunto deque se trate, se necesita algo más que la sim-ple aplicación de los conocimientos técnicos enla materia para llegar a ella, es decir, que deconformidad con el estado de la técnica el in-vento no sea consecuencia clara y directa dedicho estado, sino que signifique un avance osalto cualitativo en la elaboración de la reglatécnica.

3 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. VigésimaSegunda Edición. Madrid – España. 2001. “DEFINICIO-NES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y1089.


3. De la susceptibilidad de aplicación in-dustrial.

Igualmente, para que un invento pueda ser pro-tegido a través de una patente debe ser suscep-tible de aplicación industrial, es decir, que pue-da ser producido o utilizado en cualquier activi-dad productiva o de servicios, como lo manifies-ta el artículo 5 de la norma comunitaria que seinterpreta.

Este requisito de la invención encuentra su jus-tificación en el hecho de que la concesión deuna patente estimula el desarrollo y crecimientoindustrial, procurando beneficios económicos aquienes la exploten, por esto, sólo son suscep-tibles de patentabilidad las invenciones que pue-dan ser llevadas a la práctica.

C. NIVEL INVENTIVO EN RELACIÓN CON LAUTILIZACIÓN DE ELEMENTOS CONOCIDOS.

La demandante argumentó que el compuestode la invención representa ventajas técnicascon respecto a los documentos citados comoanterioridades, ya que dichas ventajas no seanticipan ni se sugiere en ningún de los com-puestos conocidos. Por tal motivo, se abordaráel tema del nivel inventivo en relación con lautilización de elementos conocidos.

Los requisitos atinentes al nivel inventivo y a lanovedad de la invención, se presentan en algu-nos casos dudosos y merecen por tal razón unanálisis especial, ya que al aplicar las reglasanteriormente citadas no es tan fácil determinarsu novedad y su altura inventiva.

La combinación o mezcla de medios o elemen-tos conocidos implica que el examinador, enprimer lugar, debe establecer si lo que se tratade patentar es una combinación o una simpleagregación de elementos. Al efecto, vale la penacitar que:

“Se podría diferenciar la combinación de ele-mentos de la simple agregación. La primeraes la sinergia de los elementos de forma talque se genera uno nuevo con propiedadesdistintas, de tal manera que el nuevo elemen-to sólo es resultado de dicha combinaciónsin que puedan determinarse los elementospor separado; la segunda se da cuando loselementos se mantienen intactos en cuanto asu efecto fundamental y, por lo tanto, son

claramente distinguibles unos de otros, esdecir, no hay una sinergia o combinaciónintrínseca de los elementos” 4.

De existir combinación o mezcla de elementosconocidos, la oficina de patentes no puedeconcluir instantáneamente en la falta de nivelinventivo, ya que siempre se debe analizar elcaso concreto.

Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTESDE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce lacomplejidad en determinar un nuevo resultado:

“Se reconoce que hay invento cuando se uti-lizan medios ya conocidos, pero combinadospor primera vez en forma tal, que de su com-binación deriva un resultado distinto del dadopor cada uno de los medios, o por otras com-binaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a vecesdifícil determinar si existe un ‘nuevo resulta-do’, porque éste puede consistir incluso enun resultado mejor que el conocido (por ejem-plo, la calidad sonora de un disco compactocon un disco de vinilo). Si el aporte implicaun adelanto y se ha hecho alguna contribu-ción novedosa y útil, se considera que hayinvento” 5.

De manera que la oficina de patentes respectivaal realizar un análisis del nivel inventivo deagregaciones, de combinaciones o de mezclasde elementos conocidos, debe establecer sicon el estado de la técnica al momento de lasolicitud, el objeto a patentarse no era obvio nievidente para un técnico medio en la materia.No resulta acorde con el espíritu de la normativasobre patentes, que de un simple análisis con-sistente en que si el producto se genera deelementos conocidos, se concluya per se queno tiene nivel inventivo.

Una combinación de elementos conocidos, de-pendiendo del caso particular, debe ser nove-dosa, con altura inventiva y susceptible de apli-cación industrial; es decir, debe cumplir los tresrequisitos que establece la norma comunitaria,

4 Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobrepatentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora,profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publica-do en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm.

5 ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN”,Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág. 72.


sin que quepa necesariamente hacer dicho aná-lisis en relación con cada componente cuandose trata de patentar este tipo de mezclas ocombinaciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinasobre el tema, ha sostenido lo siguiente:

“La novedad no es un requisito que debancumplir todos y cada uno de los componen-tes que conforman la invención, pudiendoincluso ser conocidos individualmente la to-talidad de tales elementos, si combinadosentre ellos dan lugar a un objeto o a un pro-cedimiento desconocido anteriormente. Enefecto, ninguna invención aparece de la na-da; por el contrario, toda innovación requiereaplicar conocimientos y objetos previamentecreados o descubiertos por la humanidad,los cuales constituirán la «materia prima»para desarrollar un nuevo producto o procedi-miento.

En este sentido, el invento constituye una de-rivación del estado de la técnica, pero, paracalificar su carácter de patentable, es preci-so determinar si dicha derivación no resultaevidente para una persona normalmente ver-sada en la materia técnica. Surge, por consi-guiente, un requisito adicional al de la nove-dad: el nivel inventivo, del cual se desprendeque la invención, además de no ser obviapara un experto medio, debe ser siempre elresultado de una actividad creativa del hom-bre, sin que ello signifique que para alcanzarla regla técnica propuesta, no se puedan utili-zar procedimientos o métodos comunes o yaconocidos en el área técnica correspondien-te. Específicamente en el área de los inven-tos químicos y biotecnológicos sucede confrecuencia que aplicando procedimientos co-nocidos pueden obtenerse resultados ines-perados para una persona normalmente ver-sada en la materia. Por ello, el juicio del nivelinventivo no puede ser elaborado con crite-rios generales, sino que dependerá de lasespeciales circunstancias de cada caso.”(Proceso N° 21–IP–2000. Interpretación pre-judicial de 27 de octubre de 2000, publicadaen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena N° 631, de 10 de enero de 2001).

Es conveniente señalar, que la normativa an-dina sobre patentes no consagra de maneraexpresa lo referente al tema, como sí lo hacenotras legislaciones como la Ley de patentes

argentina, artículo 6, inciso f). 6 Pero de ello nosurge, como ya se anotó, que con base en lasnormas que regulan la materia, “las oficinas depatentes no puedan hacer un análisis a la ligerade la altura inventiva en casos como el decombinación de elementos conocidos para de-negar la patente de invención”. (Proceso 182-IP-2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubrede 2005, publicada en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de di-ciembre de 2005).

D. EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD. EXA-MEN DE FONDO Y DEFINITIVO EN EL MAR-CO DE LA DECISIÓN 486. EL RÉGIMENPROBATORIO.

La demandante argumentó que solicitó un nuevoanálisis de patentabilidad que nunca se llevó acabo, ya que la Dirección Nacional de Propie-dad Intelectual resolvió negar la solicitud depatente. Por lo tanto, se tratará el tema delexamen de patentabilidad y su régimen proba-torio, teniendo en cuenta que en el caso particu-lar los exámenes de fondo y definitivo se reali-zaron en vigencia de la Decisión 486.

A título ilustrativo es conveniente hacer unabreve introducción sobre el trámite de la solici-tud de patente y los diferentes exámenes reali-zados a la misma, mostrando los cambios nor-mativos adoptados en la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.

La Decisión 344, conforme al criterio del Tribu-nal, distinguía entre el “examen de fondo” y el“examen definitivo”, así:

“7. Una vez culminadas las anteriores etapasdel trámite, se entrará al examen definitivo depatentabilidad, del cual dependerá la acepta-ción o no de la patente de invención para lasolicitud que se analice. En este sentidoconviene advertir que el legislador andino al

6 “ARTÍCULO 6 - No se considerarán invenciones paralos efectos de esta ley:

(…)

f) La yuxtaposición de invenciones conocidas omezclas de productos conocidos, su variación deforma, de dimensiones o de materiales, salvo quese trate de su combinación o fusión de tal maneraque no puedan funcionar separadamente o que lascualidades o funciones características de las mis-mas sean modificadas para obtener un resultadoindustrial no obvio para un técnico en la materia”;


referirse en el artículo 27 al “examen de fon-do” y en el artículo 29 al “examen definitivo”cabalmente quiso que durante el trámite quese suscite en las Oficinas Nacionales Com-petentes se distinga entre uno y otro para elcaso de presentarse los supuestos previstosen el artículo 27 (vulneración de derechos odocumentación complementaria) toda vez quepara llegar a una final y acertada decisión yaplicación de la norma comunitaria de paten-tes, el examinador debe allegar todos loselementos de juicio posibles, pues en la me-dida en que sean más los instrumentos deanálisis, más objetivo y mejor será el pronun-ciamiento final; de no requerirse informaciónadicional o de no existir vulneración de dere-chos adquiridos de terceros, el examen defondo deviene en definitivo.

De esta forma, hecho el examen definitivo, siéste es favorable, deberá concederse la pa-tente de invención; si fuere parcialmente des-favorable, se otorgará el título de patentepara las reivindicaciones que hayan pasado

favorablemente dicho examen y si por el con-trario, luego de revisar todos esos elementosde juicio, el examen definitivo fuere desfavo-rable en su totalidad se negará la patente deinvención para la solicitud que se estudie; enel caso de que no se alleguen los elementosnecesarios para un mejor análisis, dentro delplazo de tres meses, se declarará abandona-da la solicitud, precisamente sin que existael examen definitivo, el cual no puede darsepor la carencia de los requisitos establecidospor el artículo 27". (Proceso 12-IP-98. Inter-pretación Prejudicial del 20 de mayo de 1998).

La Decisión 486 en sus artículos 45 y 48, tam-bién distingue los tipos de exámenes que reali-zan las oficinas nacionales dentro del trámite deuna solicitud de patente de invención.

Es conveniente tener en cuenta los cambiosnormativos que se presentan en este tema.Mediante el siguiente cuadro comparativo semuestran los cambios adoptados por la Deci-sión 486 7:

7 Cuadro tomado de la interpretación prejudicial de 12 de enero de 2006, expedida dentro del proceso 208-IP-2005.

RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344

RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486

Examen de forma Artículos 21 – 22 (aspectos formales indicados en la Decisión) Plazo para responder las observaciones que formule la Oficina Nacional: 30 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de las observaciones. (prorrogable por una sola vez y por un período igual) Consecuencia: Si el peticionario no presenta respuesta a las observaciones o no com-plementa los antecedentes la solicitud se considera abandonada.

Artículos 38 – 39 (requisitos de forma de que tratan los artícu-los 26 y 27) Plazo para completar los requisitos: dos meses siguientes a la fecha de la notifica-ción. (prorrogable por una sola vez y por un período igual). Consecuencia: Si el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se consi-derará abandonada y se perderá la prela-ción.

Publicación e inter-vención de terceros

Artículos 23 – 26 La Oficina Nacional publicará la solicitud , de conformidad con las disposiciones nacio-nales, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado, y una vez terminado el examen de forma, publicará el aviso de conformidad con la reglamentación que al efecto esta-blezca cada País Miembro. El expediente no podrá ser consultado por terceros mientras no se efectúe la referida publicación… Una vez efectuada la publica-ción, el expediente tendrá carácter de públi-co.

Artículos 40 – 43 Transcurridos dieciocho (18) meses con-tados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la Oficina Nacional ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las dis-posiciones nacionales.


Dentro del plazo de treinta días hábiles si-guientes a la publicación, quien tenga legíti-mo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentales que pue-dan desvirtuar la patentabilidad.

El solicitante puede pedir que se realice la publicación en cualquier momento, siempre que se hay concluido el examen de forma. Dentro del plazo de sesenta días, siguientes a la publicación, quien tenga Interés legítimo podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la pa-tentabilidad.

Examen de Fondo Art. 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable. Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o pre-sente la información o documentación reque-rida. Si el solicitante no cumple con el reque-rimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada. Art. 28.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organis-mos científicos o tecnológicos que se conside-ren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cual-quiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países.

Art. 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren pre-sentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. Art. 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisi-tos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al soli-citante. Este deberá responder a la notifica-ción dentro del plazo de sesenta días conta-dos a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adi-cionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notifica-ción dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimen-tos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Art. 46.- La oficina nacional competente po-drá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asi-mismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de pro-piedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante propor-cionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes docu-mentos relativos a una o más de las solicitu-des extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera;


Como se observa de las normas transcritas, laDecisión 486 introduce algunos cambios funda-mentales en relación con el “Examen de Fon-do”, pero se mantiene la misma finalidad res-pecto de dicho examen: “(…) dotar al examina-dor de patentes de un elemento adicional paraque pueda emitir un juicio objetivo que permitagarantizar la eficacia del trámite de patentes ypor ende resguardar los intereses generales delRégimen Común de Propiedad Industrial y delAcuerdo Subregional de Integración Andina.”(Interpretación Prejudicial dentro del proceso 12-IP-98, anteriormente citado); es decir, en elartículo 45 de la Decisión mencionada se prevéel examen de fondo con el fin de establecer si lainvención es o no patentable, y/o si cumple o nocon los requisitos establecidos en la normacomunitaria para la concesión de la patente; es

el examen que constituye una herramienta quedota al examinador de todos los elementos dejuicio para poder realizar el examen definitivo ydecidir si se otorga o no el título de patente.

Es conveniente resaltar que el examen definitivode patentabilidad, tanto en la Decisión 344 comoen la 486, puede realizarse a propósito del exa-men de fondo, cuando no haya necesidad derequerir al interesado para el cumplimiento derequisitos o de aportación de documentos ycuando tampoco sea menester requerir infor-mes de expertos o de organismos científicos otecnológicos. Si el examen definitivo fuere favo-rable se otorgará el título de la patente; si fuereparcialmente favorable, se otorgará el título so-lamente para las reivindicaciones aceptadas, ysi fuere desfavorable se denegará la solicitud.

b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados res-pecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protec-ción que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la pa-tente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. La oficina nacional competente podrá reco-nocer los resultados de los exámenes referi-dos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documen-tos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional com-petente denegará la patente. Art. 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse con-forme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera.

Consecuencia del Examen Definitivo

Art. 29.- Si el examen definitivo fuere favora-ble se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se dene-gará.

Art. 48.- Si el examen definitivo fuere favora-ble, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se dene-gará.


Si a propósito del examen de fondo se realizanrequerimientos al solicitante, se crea una cargapara el interesado en el sentido de que deberesolverlos en un plazo de sesenta días desdela notificación, prorrogable por treinta días adi-cionales, so pena de que la solicitud sea dene-gada (artículo 45 de la Decisión 486), sin que sellegue, por lo tanto, al examen definitivo.

Bajo la vigencia de la Decisión 344, la conse-cuencia de la desatención a los requerimientosefectuada por la Oficina Nacional, a propósitodel examen de fondo, era la declaración deabandono de la solicitud; entretanto, en la Deci-sión 486 se determina que cuando el solicitanteno responde a la notificación en relación conque la solicitud no cumple con alguno de losrequisitos establecidos, procede la denegaciónde la patente.

Advierte el Tribunal, que el plazo mencionadogenera seguridad jurídica en cuanto al procedi-miento de concesión de patentes y, en estesentido, permite que los particulares puedandisponer de unas reglas claras y efectivas paragarantizar sus derechos. De conformidad con lanaturaleza no fundamental y económica de losderechos que se reconocen con la patente, noes coherente desatender la importancia de lanorma procesal en este aspecto, ya que dehacerlo se caería en una inseguridad jurídica nojustificada.

El artículo 48 de la Decisión 486 condiciona elacto por medio del cual se concede o se denie-ga la patente, al resultado del examen definitivode patentabilidad. Es decir, el acto administrati-vo de concesión o denegación de patente debedar cuenta del examen definitivo de patentabi-lidad, concediendo la patente si dicho examenfue favorable, negando la patente si fue desfa-vorable, y concediendo la patente en relacióncon algunas de las reivindicaciones 8 si el exa-men fue parcialmente favorable.

Si bien el mencionado artículo no estableceexpresamente que el acto que concede o denie-ga la patente de invención deba ser suficiente-mente motivado, al hacer depender dicho actodel examen definitivo de patentabilidad, igual-mente genera el efecto de que no puede expe-dirse sin ningún sustento o motivación; por lotanto, es la consecuencia del resultado del exa-men definitivo de patentabilidad. En efecto, elacto administrativo que conceda o deniegue unapatente deberá dar cuenta del examen defini-tivo anotado, el cual puede estar sustentado enopiniones de expertos u organismos tecnológi-cos idóneos de conformidad con el artículo 46de la misma Decisión 486.

Esta posición fue establecida por el Tribunal enla Interpretación prejudicial de 4 de octubre de2006, expedida dentro del proceso 139-IP-2006y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena No. 1433, de 24 de noviembre de2006.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,se ha referido de la siguiente manera a las reivin-dicaciones:

‘Entre los requisitos señalados por el artículo 13para las solicitudes está el de “una o más reivin-dicaciones que precisen la materia para la cualse solicita la protección mediante la patente.

Es necesario precisar que las reivindicacionesson totalmente determinantes en este tipo desolicitudes, pues permiten delimitar la invencióny así establecer si la misma es o no patentable.

(…)

Por ello, las reivindicaciones ‘por lo general,incluyen las características técnicas necesariaspara definir la invención y exponen las particula-ridades técnicas que desean proteger’. (ManuelPachón y Zoraida Sánchez, ‘Régimen Andino dela Propiedad Industrial’, Ediciones Jurídicas GustavoIbañes, Santa fe de Bogotá, 1955, nota en pág.94).” (Proceso 31-IP-97. Interpretación prejudicialde 8 de junio de 1998, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 363, de 11de agosto de 1998).

Cuando el solicitante presenta más de una reivindica-ción, el examinador debe analizar la novedad y el nivelinventivo de cada una de aquéllas, pudiendo determi-nar que una o algunas no cumplen con dichas caracte-rísticas, y así, conceder parcialmente una patente deinvención’. (Interpretación prejudicial de 4 de octubrede 2006, expedida dentro del proceso 139-IP-2006 ypublicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de CartagenaNo. 1433, de 24 de noviembre de 2006).

8 Las reivindicaciones son las características técnicasde la invención para las cuales se reclama la protec-ción jurídica mediante el otorgamiento de la patente.

“La solicitud de patente puede contener una o másreivindicaciones, las cuales son una parte esen-cial y fundamental de la misma, ya que éstas infor-man sobre las características que la invenciónañade al estado de la técnica y, por lo tanto, sonlas que diferencian la invención de lo ya existente.


Acorde con la Decisión 486, las oportunidadesprobatorias en el trámite de la solicitud de pa-tente de invención son las siguientes:

1. Al momento de presentarse la solicitud depatente de invención. El solicitante presenta-rá su solicitud con los documentos de sopor-te de conformidad con los artículos 26 a 31de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina.

2. Cuando se hubieren presentado oposicionesa la solicitud de patente. La oficina nacionalcompetente le dará traslado de las oposicio-nes al solicitante, para que en un plazo de 60días (prorrogable una vez por el mismo lap-so), presente sus argumentos, aclaracionesy documentos de soporte (artículo 43 de laDecisión 486).

3. Cuando la oficina nacional competente notifi-que al solicitante que no ha cumplido conalgunos de los requisitos de patentabilidad oque su solicitud no es patentable. El solici-tante tendrá un plazo de 60 días a partir de lafecha de la notificación para que responda ysustente la patentabilidad. En este plazo po-drá anexar la documentación de soporte queconsidere necesaria. (artículo 45 de la Deci-sión 486).

4. A requerimiento de la oficina nacional com-petente, el solicitante podrá presentar losdocumentos determinados en el artículo 46de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina. Para esto se le dará unplazo máximo de tres meses, so pena dedenegar la patente.

5. Es muy importante tener en cuenta que laoficina nacional competente tiene la facultadde requerir el informe de expertos o de orga-nismos científicos o tecnológicos que seanidóneos para evaluar los requisitos de paten-tabilidad (artículo 46 de la Decisión 486).

6. El Tribunal advierte que dentro del examende fondo la oficina nacional puede realizarvarias acciones al evaluar los requisitos depatentabilidad. Estas acciones pueden con-sistir en informes de funcionarios especiali-zados, visitas técnicas, pruebas químicas,de laboratorio, etc. Estas tareas no son re-guladas en la normativa comunitaria y, enconsecuencia, la normativa nacional perti-

nente es la que debe prever estos mecanis-mos de conformidad con el principio de com-plemento indispensable.

El principio de complemento indispensablepermite que normas internas regulen asuntosno regulados en la normativa comunitaria.Dicho principio se encuentra consagrado enel artículo 276 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, de la siguientemanera:

“Artículo 276: Los asuntos sobre Propie-dad Industrial no comprendidos en la pre-sente Decisión, serán regulados por lasnormas internas de los Países Miembros”.

El Tribunal deja en claro que en el trámite de lasolicitud de patente no se prevé una etapa pro-batoria como tal, con un régimen de presenta-ción, solicitud, decreto, práctica y contradic-ción de pruebas. El espíritu de la norma no esgenerar un debate probatorio dentro del examende patentabilidad; se pretende que la oficinanacional competente analice, con todos los ele-mentos técnicos, científicos y humanos queposee, si el objeto de la solicitud es patentable.La norma comunitaria establece ciertas oportu-nidades probatorias con ocasión del análisis depatentabilidad, de conformidad con lo anterior-mente anotado, pero su intención claramente noes generar un régimen abierto de solicitud, de-creto, práctica y contradicción de pruebas.

No obstante lo anterior, después de que la ofici-na nacional competente haya concedido o ne-gado patente de invención, los administrados,de conformidad con la normativa interna y conbase en el principio de complemento indispen-sable, podrían utilizar los mecanismos internospara recurrir este tipo de actos. Sobre lo men-cionado el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“Ahora bien, la normativa comunitaria no con-tiene ninguna regulación sobre la manera derecurrir en sede administrativa el acto queconcede o deniega una patente de invención.En este sentido, el tipo de recursos, requisi-tos, posibilidad de presentar pruebas, entreotras cuestiones, deberán ser regulados, deconformidad con el principio de complementoindispensable, por la normativa nacional per-tinente.” (Interpretación prejudicial de 20 dejunio de 2012, expedida en el proceso 46-IP-2012).


E. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN RELA-CIÓN CON EL ESTUDIO DE PATENTABILI-DAD QUE REALIZAN OTRAS OFICINAS DEPATENTES.

La demandante manifestó que patentes análo-gas se concedieron en Colombia, México, Euro-pa, Australia, China y Japón. Por lo tanto, esadecuado referirse al principio de independen-cia en relación con el estudio de patentabilidadque realizan otras oficinas de patentes.

El sistema de otorgamiento de patentes que seadoptó en la Comunidad Andina, se encuentrasoportado en la actividad autónoma e indepen-diente de las oficinas competentes en cadaPaís Miembro. El Capítulo I de la Decisión 344,denominado “De las Patentes de Invención”, re-gula el procedimiento para la obtención de unapatente e instaura en cabeza de las oficinasnacionales competentes el trámite del procedi-miento y del respectivo examen de patenta-bilidad.

Dicha autonomía se manifiesta, tanto en rela-ción con decisiones emanadas de otras oficinasde patentes (principio de independencia), comoen relación con sus propias decisiones.

Que se haya obtenido una patente de inven-ción en un País Miembro, no significa que inde-fectiblemente se deba conceder dicha patentede invención en otro País Miembro, así como sise ha negado la solicitud de patente de inven-ción en un País Miembro se tiene que negarigualmente en otro.

Asimismo, que se haya obtenido una patentede invención en un país externo a la ComunidadAndina, no significa que las oficinas competen-tes de los Países Miembros deban otorgaraxiomáticamente dicha patente. Siempre, sedebe adelantar el trámite respectivo ante laoficina de patentes respectiva, para que decidalo pertinente después del correspondiente análi-sis de patentabilidad.

Si bien en muchos casos, se pueden utilizarantecedentes similares como soportes argu-mentativos a la solicitud de patente, lo cierto esque cada examen de patentabilidad es comple-tamente independiente.

No se está afirmando que la oficina de patentesno tenga límites a su actuación, o que no pueda

utilizar como precedentes sus propias actuacio-nes. Lo que se está diciendo, es que la oficinade patentes tiene la obligación, en cada caso,de hacer un análisis de patentabilidad de confor-midad con la normativa vigente y teniendo encuenta los aspectos y pruebas que obran encada trámite. Además, los límites a la actua-ción administrativa de dichas oficinas se en-cuentran dados por la propia norma comunita-ria y las acciones judiciales para defender lalegalidad de los actos administrativos proferi-dos.

Si bien, existen figuras jurídicas como el dere-cho de prioridad, donde se establecen ciertasconexiones entre la labor de las oficinas depatentes, el examen de patentabilidad que reali-za cada una de ellas es autónomo e indepen-diente.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,al referirse al derecho de prioridad, trató de unamanera muy clara el tema estudiado. Manifestólo siguiente:

“El derecho de prioridad tampoco quiere de-cir que la concesión de la segunda solicitudde patente se encuentre supeditada o condi-cionada a que la primera solicitud sea conce-dida. Lo anterior por el principio de la inde-pendencia en la concesión de patentes querige nuestro sistema comunitario andino deconcesión de patentes y, por el cual, es per-fectamente posible que una solicitud de pa-tente negada en un País Miembro o en unPaís sujeto a reciprocidad, sea concedida enotro país.

Sobre este principio y su relación con elderecho de prioridad, aunque refiriéndose alConvenio de París, el Doctor GuillermoCabanellas manifiesta acertadamente lo si-guiente:

El sentido del principio de independencia esque cada país miembro juzgara la validez delas patentes que otorgue conforme a susreglas generalmente aplicables a tales pa-tentes, sin alterar sus efectos en función delas reglas o estado jurídico que correspondana la misma invención patentada en otros paí-ses de la Unión o fuera de ésta. De estaforma, si se ha obtenido una patente en unPaís A, la misma no puede ser declaradanula, o caduca o finalizada por el hecho de


que haya sido declarada nula o caduca ofinalizada una patente similar en otro país,aun cuando éste sea el país en que se hayabasado la prioridad que haya permitido obte-ner la patente en el país A. El país A deberáaplicar sus propias reglas generales para de-terminar si la patente en cuestión es nula ocaduca o si se ha extinguido su plazo devigencia”. 9 (Proceso 33-IP-2007. Interpreta-ción Prejudicial del 18 de abril de 2007, publi-cada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 1527, de 31 de julio de 2007).


C O N C L U Y E:

PRIMERO: De la petición de interpretación pre-judicial remitida por el consultantey de los documentos anexos, sedesprende que la solicitud de pa-tente de invención “COMPUESTOSORGÁNICOS”, se efectuó en vi-gencia de la Decisión 344 de la Co-misión del Acuerdo de Cartagenay, por lo tanto, es esa la normasustancial que debe aplicar la corteconsultante. El Tribunal advierteque los exámenes de fondo y defi-nitivo se realizaron bajo la vigenciade la Decisión 486 y, en conse-cuencia, las normas procesales allícontenidas son las aplicables al rea-lizar dicho examen.

SEGUNDO: La novedad, el nivel inventivo y laaplicación industrial, constituyenrequisitos absolutamente necesa-rios, insoslayables y de obligato-ria observancia para el otorgamien-to de una patente de invención, seade producto o de procedimiento, entodos los campos de la tecnología.

Con el requisito del nivel inventi-vo, se pretende dotar al examina-dor técnico de un elemento que lepermita determinar si la invenciónobjeto de estudio no se habría podi-

do alcanzar a partir de los conoci-mientos técnicos que existían enese momento dentro del estado dela técnica.

TERCERO: Dentro del Ordenamiento JurídicoAndino no hay norma especial, pa-ra resolver sobre el nivel inventivode mezclas y/o combinaciones deelementos conocidos. Sin embar-go, lo anterior no implica que el exa-men de patentabilidad en los casosde combinación de elementos co-nocidos para generar uno nuevo,pueda hacerse a la ligera; por elcontrario, se debe partir de que sípueden llegar a constituir una in-vención patentable las combinacio-nes si son novedosas, tienen altu-ra inventiva y aplicación industrial.

No resulta acorde con el espíritu dela normativa sobre patentes, quede un simple análisis consistenteen que si el producto se genera deelementos conocidos, se concluyaper se que no tiene nivel inventivo.

CUARTO: En el trámite de la solicitud de pa-tente no se prevé una etapa pro-batoria como tal, con un régimende presentación, solicitud, decreto,práctica y contradicción de prue-bas. El espíritu de la norma no esgenerar un debate probatorio den-tro del examen de patentabilidad;se pretende que la oficina nacionalcompetente analice, con todos loselementos técnicos, científicos yhumanos que posee, si el objeto dela solicitud es patentable. La nor-ma comunitaria establece ciertasoportunidades probatorias con oca-sión del análisis de patentabilidad,de conformidad con lo anteriormen-te anotado, pero su intención clara-mente no es generar un régimenabierto de solicitud, decreto, prác-tica y contradicción de pruebas.

No obstante lo anterior, despuésde que la oficina nacional compe-tente haya concedido o negado lapatente de invención, los adminis-trados, de conformidad con la nor-

9 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PA-TENTES DE INVENCIÓN”. Tomo I, Buenos Aires Argen-tina, Ed. Heliasta, 2004, pág. 207.


mativa interna y con base al princi-pio de complemento indispensable,podrían utilizar los mecanismos in-ternos para recurrir este tipo de ac-tos.

QUINTO: El examen de patentabilidad querealizan las Oficinas de Patenteses autónomo e independiente, deconformidad con lo expresado enla presente providencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, la corte consultante, al emitir elfallo en el proceso interno Nº 2011-0280 DP,deberá adoptar la presente interpretación. Asi-mismo, deberá dar cumplimiento a las prescrip-ciones contenidas en el párrafo tercero del ar-tículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Ge-

neral de la Comunidad Andina, para su publica-ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena.








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