sumario tribunal de justicia de la comunidad...

Año XXX - Número 2257

Lima, 26 de noviembre de 2013

SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Proceso 139-IP-2013.-




Pág.Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 147 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de ofi cio de los artículos 134 literal a) y 135 literal g) de la misma Decisión 486. Marca: DAY FRESH 2000 (denominativa). Actor: sociedad VALBRON & CIA., C.A. Proceso interno Nº. 2011-00230..........................................................................................................

Interpretación prejudicial de los artículos 58, 59, 69 y 71 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador. nterpretación, de ofi cio, de los artículos 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247 y 249 de la Decisión 486. Actor: JUAN FERNANDO ÁLVAREZ ASTUDILLO. Diseño Industrial: “DUCHA MODELO CD-450”. Expediente Interno Nº 05-001.......................................................................................................................

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b), 194 literales b) y c) y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Interpretación, de ofi cio, de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a), 150 y 193 de la misma Decisión. Actor: RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA. Marca: “INTER RAPIDÍSIMO” (mixta). Nombre comercial: “INTER RAPIDÍSIMO” (mixto). Expediente Interno Nº 2009-00184.....................................................................

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de ofi cio de los artículos 190 y 191 de la misma Decisión. Marca: SAN CARLOS (mixta). Actor: sociedad CARLOS SARMIENTO L. & CÍA. INGENIO SANCARLOS S.A. Proceso interno Nº. 2011-00121..................................................................................................................

Para nosotros la Patria es América

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PROCESO 139-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 147 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación

prejudicial de ofi cio de los artículos 134 literal a) y 135 literal g) de la misma Decisión 486. Marca: DAY FRESH 2000 (denominativa). Actor: sociedad VALBRON & CIA., C.A.

Proceso interno Nº. 2011-00230.

GACETA OFICIAL 26/11/2013 2.60

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de septiembre del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec-ción Primera, relativa a los artículos 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad An-dina dentro del proceso interno Nº. 2011-00230;

El auto de 16 de julio de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complemen-tados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad VALEBRON & CIA., C.A.Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad LA FORET (SUISSE) LTD.

a) Hechos.

1. El 16 de diciembre de 2003, la sociedad VALE-BRON & CIA., C.A. solicitó, ante la División de Sig-nos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo DAY FRESH 2000 (denominativo), para distinguir pro-ductos comprendidos en la Clase 3 de la Clasifi ca-ción Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gace-ta de Propiedad Industrial Nº. 537 de 27 de febrero de 2004. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad LA FORET (SUISSE) LTD. sobre la base de su solicitud anterior del signo FRESH DAY (denominativo) para distinguir productos de las Cla-ses 3 y 5 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

3. Por Resolución Nº. 47342 de 24 de noviembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Super-intendencia de Industria y Comercio, declaró infun-dada la oposición presentada por la actora y negó el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolu-ción la sociedad VALEBRON & CIA., C.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 1791 de 26 de enero de 2009, confi rmó la Re-

solución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superin-tendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº. 73258 de 28 de diciembre de 2010, confi rmó también la Resolución Nº. 47342 de 24 de noviembre de 2008.

6. La sociedad VALEBRON & CIA., C.A. interpuso ac-ción de nulidad y restablecimiento del derecho con-tra las mencionadas resoluciones. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

b) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad VALEBRON & CIA., C.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

1. En los hechos manifi esta que es titular en Venezuela del registro de las marcas DAY FRESH 2000 para distinguir productos de las Clases 3 y 5. Que la so-ciedad LA FORET (SUISSE) LTD. “solicitó registro de la marca FRESH DAY para la Clase 3”, la actora presentó oposición al mencionado registro sobre la base de sus marcas venezolanas. “Para efectos de la oposición y para acreditar el interés real de VALEBRON & CIA. C.A. en el mercado colombiano presentó el 16 de diciembre de 2003 solicitudes de marca en Colombia para DAY FRESH 2000 (pro-ductos de la clase 3) y DAY FRESH (productos de la clase 5)”. Indica que la oposición presentada fue declarada fundada.

2. Al hacer referencia a las Resoluciones impugnadas dice no estar de acuerdo con la afi rmación de que el signo solicitado está compuesto por las expresio-nes DAY y FRESH que resultan inapropiables por ser débiles y de uso común y que combinadas con el número 2000 constituyen un término evocativo.

3. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que los signos en confl icto distinguen diferentes tipos de productos, pues el signo DAY FRESH 2000 distingue productos de la clase 3 mientras que el signo FRESH DAY distingue productos de la Cla-se 5, agrega “las marcas además de distinguir pro-ductos de clases diferentes son distintas gráfi ca y conceptualmente: DAY-FRESH (sic) y DAY FRESH 2000, circunstancia que es muy importante cuando se distinguen productos de clases diferentes, pues hace que el riesgo de confusión o de asociación sea inexistente”.

4. Violación del artículo 150 de la Decisión 486 ya que la Jefe de Signos Distintivos “no realizó el examen de registrabilidad exigido (…) pues decidió que el signo DAY FRESH 2000 corresponde exclusiva-mente a tres menciones descriptivas que no son


apropiables (…)”.

5. Se violó el artículo 147 de la Decisión 486. No se puede aceptar que la Superintendencia en un pro-ceso acepte las oposiciones de la demandante y en otro le niegue el registro del signo.

c) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas la Superintendencia “no ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

2. Los signos en confl icto “presentan similitudes sus-ceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, pues si bien estos coinciden la expresión DAY FRESH/FRESHDAY, se puede ob-servar que el signo solicitado está acompañado de dos palabras que cambian de orden que para este caso cuentan con similar pronunciación por lo cual, NO le otorga sufi ciente distintividad a los productos que pretende amparar. Por otra parte el aspecto fonético no es muy diferenciador, ocasionando un alto riesgo de confusión para el consumidor”.

3. Que el número 2000 “no constituye un elemento dife-renciador entre las marcas que se comparan (…)”.

4. Entre los productos que distinguen los signos en con-fl icto hay conexión competitiva.

d) Tercero interesado.

No se encuentra en el expediente copia de la contesta-ción a la demanda por parte de la sociedad LA FORET (SUISSE) LTD. tercero interesado en el proceso.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Co-munidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comuni-dad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordena-miento jurídico comunitario, con el fi n de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miem-bros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribu-nal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la

resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codifi cado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codifi cado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo DAY FRESH 2000 (denominativo), fue el 16 de diciembre de 2003, en vigencia de la Deci-sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán 136 literal a), 147 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, confor-me a lo facultado por la norma comunitaria de ofi cio se interpretarán los artículos 134 literal a) y 135 literal g) de la Decisión 486; y,

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimen constitui-rá marca cualquier signo que sea apto para distin-guir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfi ca. La naturaleza del pro-ducto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguien-tes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…)

Artículo 135.- No podrán registrarse como mar-cas los signos que:

(…)

g) consistan exclusivamente o se hubieran con-vertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trata en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse como mar-cas aquellos signos cuyo uso en el comercio afec-tara indebidamente un derecho de tercero, en par-ticular cuando:


a) sean idénticos o se asemejen, a una marca an-teriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servi-cios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el ar-tículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servi-cios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien prime-ro solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opo-sitor deberá acreditar su interés real en el merca-do del País Miembro donde interponga la oposi-ción, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la ofi cina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dis-puesto en el párrafo precedente.

(…)

“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado opo-siciones, la ofi cina nacional competente procede-rá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la ofi cina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(…)”.

1. La marca y los requisitos para su registro.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el merca-do. Podrán registrarse como marcas los signos sus-

ceptibles de representación gráfi ca. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumera-ción ejemplifi cativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se defi ne la marca como un bien inmaterial cons-tituido por un signo conformado por palabras o com-binación de palabras, imágenes, fi guras, símbolos, gráfi cos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colo-res, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación grá-fi ca, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fi n de que el consumidor o usuario medio los identifi que, valore, diferencie, seleccione y adquie-ra sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráfi cos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIR-TUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamen-te establecido en la Decisión 344, se encuentra implí-citamente contenido en esta defi nición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material iden-tifi cable a fi n de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la per-ceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distin-tiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Re-vista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

La susceptibilidad de representación gráfi ca juntamen-te con la distintividad, constituyen los requisitos expre-samente exigidos por la norma comunitaria.

La susceptibilidad de representación gráfi ca, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el públi-co consumidor.


La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identifi car y diferenciar en el mer-cado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considera-da como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identifi car e indicar el origen em-presarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este ar-tículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “sufi ciente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identifi car y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el obje-to de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Pro-ceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refi ere a la aptitud individualizadora del signo, mien-tras que la segunda se refi ere a su no confundibilidad con otros signos.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usua-rios, garantizándoles el origen y la calidad de los pro-ductos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregis-trabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los re-quisitos de distintividad, susceptibilidad de representa-ción gráfi ca o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de dis-tintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 lite-ral b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capa-cidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distin-tiva “extrínseca”, como ya se indicó.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo DAY FRESH 2000 (de-nominativo), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o asociación. Similitud gráfi ca, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos.

En virtud a que en el proceso interno se debate si el sig-no solicitado DAY FRESH 2000 (denominativo) es con-fundible con las solicitudes anteriores del signo FRESH DAY (denominativo), el Tribunal considera oportuno re-ferirse al tema.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son regis-trables como marcas los signos que, en el uso comer-cial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o re-gistrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a di-versos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasifi cado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribu-nal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empre-sarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en confl icto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho pro-ducto y otra empresa tienen una relación o vincu-lación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publica-do en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no es ne-


cesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es sufi ciente la exis-tencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se confi gure la irre-gistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contempla-dos en diferentes clases puede darse conexión compe-titiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refi ere a la falta de claridad para poder ele-gir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad sufi ciente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, pu-blicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usua-rio medio no distingue en el mercado el origen empre-sarial del producto o servicio identifi cado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamen-te solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verifi car si existe identidad o semejan-za entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la cla-se a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o seme-janza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente

diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibi-lidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin dife-rencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzga-dor, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor aso-cie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empre-sarios se benefi ciarían sobre la base de la actividad ajena.

Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, tam-bién, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifi esto los aspectos ortográfi cos, los meramente gráfi cos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfi ca sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o signifi cado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al signifi cado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfi -ca”. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los si-guientes tipos de similitud:

La similitud ortográfi ca se presenta por la coinciden-cia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pro-nunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse


en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que inte-gran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfi ca y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tan-to, cuando los signos representan o evocan una mis-ma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en confl icto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de ma-nera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto des-pertada por los signos, es decir que debe exami-narse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfi ca, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos ele-mentos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Monte-corvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultá-nea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el con-sumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposi-ción de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identifi ca-dos por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pe-dro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es nece-sario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identifi car la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos

en confl icto. Además, se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica.

3. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos.

El Tribunal interpretará el tema de la referencia en ra-zón a que los signos en confl icto son denominativos. Se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta de dichos signos.

Signos denominativos.

Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener signifi cado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identifi cado por el signo; y ar-bitrarios que no manifi estan conexión alguna entre su signifi cado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identifi car.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tri-bunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una pa-labra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin signifi cación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfi co (...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Comparación entre signos denominativos.

En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descom-poner su unidad fonética y gráfi ca, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los voca-blos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial efi cacia dife-renciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener pre-sente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas compara-das cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distin-guir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden ha-


bla a favor de la semejanza de las marcas compa-radas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fi jar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a susci-tar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusiva del ad-ministrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogi-dos por la jurisprudencia comunitaria para la compara-ción de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está com-puesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminacio-nes, número de vocales, sufi jos, prefi jos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrir-se sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominati-vas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

4. Palabras de uso común en la conformación de signos marcarios. Marca débil.

El Tribunal interpretará el tema en razón a la posibili-dad de que el signo solicitado DAY FRESH 2000 (de-nominativo) esté elaborado con palabras de uso común como son DAY, FRESH y 2000.

El Tribunal manifi esta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefi jos, sufi jos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está ampara-do por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de sig-nos marcarios.

Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común, a efectos de de-terminar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus compo-nentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento dife-rente que integra el signo y en la condición de signo de

fantasía del conjunto marcario.

La exclusividad del uso, que confi ere el derecho ob-tenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefi jos o sufi jos, comunes, ne-cesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marca-rio, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en benefi cio de unos pocos.

También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reitera-do que una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstan-cia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan de-ben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA).

Marca débil.

El signo registrado como marca es susceptible de con-vertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o evoca una cualidad del pro-ducto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropia-ción exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo sig-no registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”. (Proceso 99-IP-2004, de 22 de septiembre de 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING).

5. Signos descriptivos.

Se interpretará el tema, en razón a que el demandante manifi esta no estar de acuerdo con la afi rmación de la Superintendencia de que el signo solicitado sea des-criptivo.


Al respecto, la norma comunitaria y califi cada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas, que son aque-llos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identifi car. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo des-criptivo o el conformado por palabras descriptivas no tiene poder identifi catorio, toda vez que se confunde con lo que va a identifi car, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclu-sivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfi ca, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser regis-trado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principal-mente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identifi car. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente su-ministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lu-gar a establecer la naturaleza descriptiva de la deno-minación”. (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº. 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JU-GOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189 de 15 de septiembre de 1995).

Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por pala-bras descriptivas es registrable si el conjunto marcario es distintivo. De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo solicitado es descriptivo o en su conjunto es distintivo para el tipo de servicios que se desea registrar.

6. Signos evocativos.

El demandante manifi esta que el signo solicitado no

constituye un signo evocativo, por lo tanto se interpre-tará el tema.

Un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos contiene las características de los signos evocativos. Es decir, si un signo está compuesto por palabras, prefi jos, sufi jos, raíces o terminaciones evo-cativas, dicho signo adquiere tal carácter.

El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualida-des, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo ima-ginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

El Tribunal ha manifestado al respecto que, “Las mar-cas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumi-dor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL).

Como se tiene dicho, el signo evocativo es registrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfatizado que “entre ma-yor sea la proximidad del signo evocativo con el pro-ducto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente dé-bil, ya que su titular no puede impedir que terceros utili-cen dichos elementos (…). Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que pretende dis-tinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. (Proceso 133-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1830 de 4 de mayo de 2010, marca: SUM EMERMÉDICA (deno-minativa))”.

En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos, el Juez Consultante deberá analizar si los sig-nos en confl icto son evocativos.


7. Marcas en idioma extranjero.

El Tribunal interpreta el tema en virtud a que el signo solicitado DAY FRESH 2000 (denominativo) es un sig-no en idioma extranjero o está conformado por pala-bras en idioma extranjero.

Se presume que las palabras en idioma extranjero y su signifi cado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener signifi cado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará gene-ralmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connota-ción conceptual o signifi cado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admi-tido su registro aumenta”. (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).

Existen palabras extranjeras en que tanto su conoci-miento como su signifi cado conceptual se han gene-ralizado y se han hecho del conocimiento y compren-sión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o signifi cado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son compren-sibles para el consumidor medio de esta subregión de-bido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano ofi cial de la len-gua en cualquiera de los Países Miembros”. (Proceso 16-IP-98, ya citado).

Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán regis-trables dichos signos, si el signifi cado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conoci-miento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descrip-tivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identifi car”. (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012).

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados ofi cialmente en el idioma local con acep-ción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohija-

dos por los organismos rectores del idioma en un país dado”. (Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCEN-TRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI).

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integra-do, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintivi-dad sufi ciente.

8. Análisis de registrabilidad de un signo posible-mente confundible con una marca farmacéuti-ca.

Se interpretará el presente tema, en virtud a que el sig-no solicitado para registro pertenece a la Clase 3 de la Clasifi cación Internacional de Niza y uno de los sig-nos solicitados con anterioridad y sobre la base de los cuales se presentó la oposición pretende distinguir pro-ductos comprendidos en la Clase 5 de la Clasifi cación Internacional de Niza, por lo tanto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios emitidos por este Tribunal al respecto.

La Clase 3 de la Clasifi cación Internacional de Niza, Clase a la que pertenece el signo solicitado para re-gistro DAY FRESH 2000 (denominativo) abarca los siguientes productos: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfu-mería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”. Mientras que la Clase 5 de la Clasifi cación Internacional de Niza, Clase a la que per-tenece el signo sobre el que se presenta la oposición, abarca “Productos farmacéuticos, veterinarios e higié-nicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; des-infectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.

Sobre el registro de signos pertenecientes a una Clase diferente a la Clase 5 pero que tengan cierta conexión, el Tribunal, con base a criterios ya sentados sostiene que el análisis de registrabilidad debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fi n de evitar cualquier riesgo de confusión en el público con-sumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la Clase 3 o de Clases con las cuales se pueda dar riesgo de confusión o conexión competitiva, podría causar riesgo en la salud. Por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud hu-mana y evitar cualquier error sobre el producto a con-sumirse.

Si bien, en principio, los productos comprendidos en la


Clase 5 y los productos comprendidos en la Clase 3 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores califi cados, en el uso y la manipulación de tales productos, sin embargo, a pesar de lo anterior, el público consumidor puede incurrir en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de otras Clases conexas en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase. Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara un plaguicida con una que ampara un producto de belleza, el consumidor que, por alguna razón tiene a su alcance los productos, pueda caer en un error, que podría convertirse en fatal para su salud.

En este aspecto, el solo riesgo para la salud puede resultar sufi ciente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. En el caso concreto se deberá identifi car si efectivamente podría producirse riesgo de confusión en el público consumidor al adquirir productos comprendidos en la Clase 3 con productos comprendidos en la Clase 5.

9. Conexión competitiva.

Además de los criterios referidos a la comparación en-tre signos, es necesario tener en cuenta los productos que distinguen dichos signos a efectos de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, el signo solicitado para registro distingue produc-tos comprendidos en la Clase 3 mientras que uno de los signos, solicitado con anterioridad, y sobre la base del cual se basa la oposición pretende distinguir pro-ductos comprendidos en la Clase 5, por lo que el juez consultante, deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

Con relación a las consideraciones relativas a la co-nexión competitiva entre productos, la orientación ju-risprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fi jar la similitud o la conexión competitiva entre los productos, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los produc-tos; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los pro-ductos; (viii) Misma fi nalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos.

La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el regis-tro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los pro-ductos identifi cados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasifi cación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia

a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También se debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos son sustituibles entre sí para las mismas fi -nalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos pre-supone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo se debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercia-lización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos pro-ductos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especiali-zadas, comunicación directa, boletines o mensajes te-lefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de iden-tifi car, diferenciar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuen-ta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)”. (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº. 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejan-te a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto a un origen empresarial común.

10. De la oposición andina. Examen de registrabili-dad.

El Tribunal interpretará el tema en razón a que el de-mandante manifi esta que es titular en Venezuela del registro de las marcas DAY FRESH 2000 para distin-guir productos de las Clases 3 y 5. Que la sociedad LA FORET (SUISSE) LTD. “solicitó registro de la marca FRESH DAY para la Clase 3”, la actora presentó oposi-ción al mencionado registro sobre la base de sus mar-cas venezolanas. “Para efectos de la oposición y para acreditar el interés real de VALEBRON & CIA. C.A. en


el signo solicitado a registro y la marca registrada con fundamento en la cual se presentaron las oposiciones, y, tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o de aso-ciación concederá o negará el registro solicitado.

2.2. En el caso de que la oposición se base en una soli-citud de registro, previamente solicitada en cualquie-ra de los Países Miembros, lo que conlleva la obli-gación de solicitar el registro en el País en el que presenta la oposición, se suspenderá el registro del signo solicitado con posterioridad por la otra parte hasta que se resuelva el registro del signo opositor. Igual que en el caso anterior, es una facultad discrecional regla-da de la ofi cina nacional competente, conceder o negar el registro de los signos, basándose en un examen de registrabilidad.

El Tribunal considera que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147). En todo caso, agrega la norma, el opo-sitor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”. (Proceso 153-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. de 1172 de 7 de marzo de 2005, marca: HERBAMIEL mixta).

Examen de registrabilidad y debida motivación de las resoluciones.

El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que venci-dos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Ofi cina Nacional Competente procederá a realizar el examen de regis-trabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hu-biesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Ofi cina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las nor-mas que corresponde tomar en cuenta son las que con-tienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

El Tribunal ha determinado las características del exa-men de registrabilidad de la siguiente manera:

1. “El examen de registrabilidad se realiza de ofi cio. La Ofi cina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren pre-

el mercado colombiano presentó el 16 de diciembre de 2003 solicitudes de marca en Colombia para DAY FRESH 2000 (productos de la clase 3) y DAY FRESH (productos de la clase 5)”.

Legitimación oportunidad y procedimiento para la presentación de la oposición andina.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andi-na disciplina un procedimiento que atribuye al interesa-do legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de presen-tar oposición fundamentada contra dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos. En el caso de existir oposición, la ofi cina na-cional competente notifi cará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta (30) días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pe-dir también un plazo adicional para la presentación de pruebas, de acuerdo al artículo 148 de la mencionada Decisión.

En la Decisión 486 se distinguen dos situaciones para las oposiciones que son:

1. De acuerdo al artículo 146, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar oposición. En este caso, el Tribunal ha considerado que estarán pro-vistas de interés legítimo para presentar oposición, el titular de una marca ya registrada o de un signo solici-tado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el confl icto marcario.

2. De acuerdo al artículo 147, también tendrá legítimo interés para presentar oposiciones en cualquiera de los Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En este último caso para que prospere esta oposición es necesario que el opositor demuestre su interés real y efectivo en el mercado del País Miembro donde está interponiendo la oposición. La forma de demostrar este interés es solicitando el registro de la marca al momento de interponer la oposición. Lógicamente esta oposición se presentará dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación.

2.1. Si la oposición, se basa en una marca ya registrada en cualquiera de los Países Miembros, la ofi cina na-cional competente podrá denegar el registro del signo solicitado. Esta facultad, constituye una discrecionali-dad reglada de la ofi cina nacional competente, quien después de hacer el examen de registrabilidad entre


sentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral. La Ofi cina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Deci-sión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Ofi cina Nacional Competen-te, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idén-tico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para pro-ductos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1476 de 16 de marzo de 2007).

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Ofi cina Nacional Competente, existan o no observaciones, deberá analizar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregis-trabilidad contemplado en el artículo 136 litera a) de la Decisión 486.

La resolución con la que se notifi ca al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que expre-se las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la ofi cina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

Además, es importante aclarar que el examen de regis-trabilidad debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras ofi cinas de registro mar-cario, como con las decisiones emitidas por la propia Ofi cina, esto signifi ca, que se debe realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, inde-pendiente del análisis ya efectuado sobre signos idén-ticos o similares.

Debe quedar claro, que no se está afi rmando que la Ofi cina de Registro Marcario no tenga límites a su ac-tuación, o que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuen-

ta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas ofi cinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo DAY FRESH 2000 (denominativo), cumple con los requisitos de registrabili-dad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los sig-nos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda regis-trar, sea idéntico o se asemeje a una mar-ca ya registrada o a un signo anteriormen-te solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es sufi ciente la existencia del riesgo de con-fusión y/o de asociación para que se confi -gure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doc-trina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refi eren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

CUARTO: Al cotejar marcas denominativas, el exa-minador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria descritas en la presente interpretación prejudicial, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin frac-


cionar sus elementos.

El signo denominativo que además sea compuesto será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad sufi ciente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad sufi ciente frente a signos de terceros.

QUINTO: Una marca que contenga una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibili-dad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

El Juez consultante deberá determinar si el signo DAY FRESH 2000 (denominativo) es de uso común en los productos de la Clase 3 de la Clasifi cación Internacional de Niza, o si está conformado por palabras de uso común como DAY, FRESH o 2000 para así proceder al cotejo de signos dis-tintivos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SEXTO: El signo registrado como marca es suscepti-ble de convertirse en débil cuando algu-no de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o evoca una cua-lidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cuali-dades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

SÉPTIMO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refi eren a los consumidores exclu-sivamente en lo concerniente a las propie-dades o características de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la sufi ciente distintivi-dad.

Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por palabras descriptivas es registrable si el conjunto marcario es distintivo. De esta manera el juez consultante debe estable-cer si el signo solicitado es descriptivo o está dotado de otros elementos que lo ha-

gan distintivo.

OCTAVO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que bus-can distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo ima-ginativo y de inteligencia, los hace diferen-ciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

NOVENO: Se presume que los signos que contienen palabras en idioma extranjero y su signifi -cado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicita-do para registro como marca, se las con-sidera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

En el presente caso, el juez consultante deberá determinar si el signo DAY FRESH 2000 (denominativo) tendría un signifi cado conocido por el público consumidor, aun-que se trate de palabras en idioma inglés.

DÉCIMO: El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la Clase 3 que impliquen un posible riesgo de confusión con los productos compren-didos en la Clase 5, debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farma-céutica, a fi n de evitar cualquier riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

En el caso concreto se deberá identifi car si efectivamente podría producirse riesgo de confusión en el público consumidor al adquirir productos de la Clase 3 con pro-ductos comprendidos en la Clase 5.

DÉCIMO PRIMERO: Además de los criterios referidos

a la comparación entre signos, es necesa-rio tener en cuenta los criterios relaciona-dos con la conexión competitiva entre los productos. En el presente caso, al referir-se los signos en cuestión a productos que pertenecen a diferentes clases, el consul-tante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la pre-sente interpretación prejudicial.

DÉCIMO SEGUNDO: En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor será legítimo si se funda en una


solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a ampa-rar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda in-ducir al público a error (artículo 147). En todo caso, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición, que se traduce en la solicitud de registro en éste, del signo que se viene tramitando en el País Miembro y que es el fundamento de la oposición.

Quien se considere con legítimo interés presentará oposición fundamentada a di-cha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta (30) días siguientes a su publi-cación. Asimismo podrá pedir un plazo adi-cional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten su interés legí-timo en la presentación de su oposición.

Por otra parte, una vez presentada la opo-sición se corre traslado al solicitante para que en el término de treinta (30) días, si lo estima conveniente, presente sus ar-gumentaciones y pruebas. Este término puede ser ampliado por una sola vez, por treinta (30) días más.

Vencido este plazo, o sin que se hubiesen presentado oposiciones, la ofi cina nacional

competente realizará el correspondiente examen de registrabilidad y concederá o negará el registro.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Prime-ra, deberá adoptar la presente interpretación prejudi-cial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 2011-00230, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumpli-miento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente inter-pretación a la Secretaría General de la Comunidad An-dina para su publicación en la Gaceta Ofi cial del Acuer-do de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel FerrerPRESIDENTE

José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO

Gustavo García BritoSECRETARIO

PROCESO 140-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 58, 59, 69 y 71 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo

Nº 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador. Interpretación, de ofi cio, de los artículos 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247 y 249 de la Decisión 486. Actor: JUAN

FERNANDO ÁLVAREZ ASTUDILLO. Diseño Industrial: “DUCHA MODELO CD-450”. Expediente Interno Nº 05-2001.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatu-to fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 16 de julio de 2013.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 21 días del mes de agosto del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador.


1. LAS PARTES:

Demandante: JUAN FERNANDO ÁLVAREZ ASTUDILLO.

Demandado: ROMÁN FERNANDO CABRERA GU-TIÉRREZ.

2. Determinación de los hechos relevantes:

• El señor JUAN FERNANDO ÁLVAREZ ASTUDILLO es el legítimo titular del registro de diseño industrial de la DUCHA MODELO CD-450, reconocido por el título Nº DI 2000-328 emitido por el Instituto Ecua-toriano de Propiedad Intelectual (“IEPI”), a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en atención a la solicitud Nº SDI 97-456 presentada el 18 de diciembre de 1997.

• El 24 de enero de 2001, el señor JUAN FERNANDO ÁLVAREZ ASTUDILLO presentó demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 3 Sede en Cuenca, de la República del Ecua-dor, alegando que el señor ROMÁN FERNANDO CABRERA GUTIÉRREZ, a través de su empresa denominada “Inelsa del Ecuador”, vendió al público una ducha idéntica a la que el demandante regis-tró. El demandante solicita: 1) la cesación de los actos violatorios, 2) el comiso defi nitivo de los pro-ductos u otros objetos resultantes de la infracción, 3) el retiro defi nitivo de los canales comerciales de las mercancías que constituyan infracción, así como su destrucción, 4) el comiso defi nitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimien-to de la infracción, 5) la indemnización de daños y perjuicios, cuya cantidad será determinada al fi n del presente proceso, y 6) el valor total de costas procesales, en las que se incluirán los honorarios profesionales de sus patrocinadores.

• Al día siguiente de presentarse la demanda, el 25 de enero de 2001, el Tribunal Distrital la admitió a trámite.

• El 15 de marzo de 2001, el Tribunal Distrital dio lu-gar a la audiencia de conciliación en el juicio verbal sumario del caso.

• El demandado contestó la demanda alegando que 1) el diseño industrial fue originalmente concebido, desarrollado y fabricado por el demandado, 2) el producto ya se encontraba en el mercado con la denominación INELSA antes de que el demandan-te solicitara su registro y 3) no existe competencia desleal con el modelo de ducha del demandante, puesto que no produce duchas con el diseño pro-tegido. Además, dejó constancia de que en la vía administrativa se plantean las acciones pertinentes dirigidas a obtener la anulación del registro conce-dido al actor, por haber imitado el diseño concebido por el demandado.

• El Ministro de Sustanciación sugirió que las partes

procuren llegar a una conciliación y el Tribunal Dis-trital señaló el día jueves 22 de marzo de 2001 para que se reanudara la diligencia.

• El 4 de febrero de 2003, el Tribunal Distrital dio lu-gar a la audiencia de conciliación, sin que las par-tes hayan podido llegar a un acuerdo, y dispuso que se abriera la causa a prueba por el término de 6 días.

• Por su parte, el demandado presentó una RECON-VENCIÓN de la demanda en contra del demandan-te, pidiendo que se declare que existe competencia desleal del actor en esta causa, y que se le conde-ne al pago de la indemnización por daños y perjui-cios, a las reparaciones que fueran pertinentes de los efectos generados por la violación del derecho y al pago de las costas procesales incluyendo los honorarios de su defensa, así como a la imposición de la multa establecida en la ley, fi jando la cuantía en la suma de US$15.000.

• El 18 de febrero de 2003, el Tribunal Distrital ad-mitió las pruebas de las partes y dispuso que se despachara las del Sr. Álvarez el 26 de febrero de 2003, y las del Sr. Cabrera el día siguiente.

• El 21 de agosto de 2012, el Tribunal Distrital resol-vió solicitar la interpretación prejudicial a fi nes de resolver: 1) la novedad del diseño industrial, 2) la competencia desleal del demandante, y 3) el dere-cho del actor para demandar.

3. Fundamentos de la demanda:

La demandante JUAN FERNANDO ÁLVAREZ ASTU-DILLO manifestó lo siguiente:

• El demandado vendió al público, bajo la denomina-ción “Inelsa del Ecuador”, una ducha idéntica a la que el demandante registró en el IEPI, reconocida por el título Nº DI 2000-328.

• El demandado no sólo vendió sino que sustituyó el nombre de la ducha por la denominación “RCG-2000”, indicando que como si el cambio de nom-bre de “Inelsa del Ecuador”, por “RCG-2000”, fuera sufi ciente argumento para evitar no agredir su de-recho legítimamente adquirido, y lo que más bien logró fue duplicar su acción ilegal.

• En consecuencia, el demandante solicita: “La ce-sación de los actos violatorios; el comiso defi nitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infracción, el retiro defi nitivo de los canales comer-ciales de las mercancías que constituyan infrac-ción, así como su destrucción; el comiso defi nitivo de los aparatos y medios empleados para el come-timiento de la infracción; la indemnización de daños y perjuicios, cuya cantidad será determinada al fi n del presente proceso; y, el valor de las costas pro-cesales”.


4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

El señor ROMÁN FERNANDO CABRERA GUTIÉRREZ contestó la demanda alegando que:

• La marca “INELSA” aplicada a duchas eléctricas ha estado presente en el mercado desde hace por lo menos 20 años, cuando las duchas eran fabricadas por el titular de la marca el Sr. Jorge Parra Vás-quez, para quien el demandado trabajaba como operario, y que tras el fallecimiento del Sr. Sarro ocurrido en el año 1987, la producción de duchas eléctricas con esa marca, continuó con el deman-dado, pero que posteriormente fue apropiado por el demandante quien ha pedido y obtenido que se le registrara como suyo.

• El diseño industrial fue originalmente concebido, desarrollado y fabricado por el demandado, y ya se encontraba comercializado en el mercado con la denominación INELSA antes de que el demandan-te solicitara su registro, ya que la comercialización se la hizo con un préstamo del Banco Nacional del Fomento.

• Si el IEPI concedió el registro al Sr. Álvarez, lo hizo desconociendo que el diseño, bajo forma de pro-ducto comerciable, no era nuevo, porque se encon-traba en acceso, conocimiento y uso público.

• El demandante no es el inventor y diseñador del modelo de la ducha plástica, situación que no le da derecho para demandar.

• El diseño industrial solicitado por el Sr. Álvarez no ha tenido por objeto cumplir una función distintiva en el mercado, sino que se ha obtenido en con-travención de la ley y con prácticas de comercio asimismo apartadas de la ley, lo que resulta en un acto de piratería de diseño y confi guran actos de competencia desleal.

• El diseño que ahora se reclama en exclusiva fue fa-bricado y puesto en el mercado por el demandado y no obedece a ningún acto de creación intelectual del actor que, por otra parte, nunca fabricó ni sacó al mercado el diseño industrial, ni antes ni después de la obtención del registro por parte del IEPI; nun-ca utilizó este diseño en el mercado.

• La marca RCG-2000 no pertenece al demandante, que su titular es una tercera persona (la familia del Sr. Parra), y que estas duchas no se están produ-ciendo con el mismo diseño registrado a nombre del demandante, por lo que no hay competencia desleal con dicho modelo, porque el demandante no produce duchas con el diseño protegido.

• Las duchas plásticas de la marca RCG las produce y comercializa con otro diseño industrial nuevo y debidamente registrado.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribu-nal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andi-na;

Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspon-dencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordena-miento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admiti-da a trámite por auto de 16 de julio de 2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO CO-MUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 36, 58, 59, 69, 71 y 82 literales a), d) y g) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de los artículos 114, 115, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal limitará la interpretación solicitada a los artí-culos 58, 59, 69 y 71 de la Decisión 344, ya que la solici-tud de registro de diseño industrial fue presentada el 18 de diciembre de 1997, en vigencia de la Decisión 344.Por otro lado, el Tribunal interpretará los artículos 258 y 259 de la Decisión 486, ya que la demanda se presentó el día 24 de enero de 2001, es decir, en vigencia de la Decisión 486 (competencia desleal).

Adicionalmente, de ofi cio, se interpretarán los artículos 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247 y 249 de la Decisión 486 (acción por infracción de derechos).

En consecuencia, los textos de las normas a ser inter-pretadas son los siguientes:

DECISIÓN 344

“(…)

DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

Artículo 58.- Serán registrables los nuevos dise-ños industriales.

Se considerará como diseño industrial, cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimen-sional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o fi nalidad de dicho pro-ducto y sirva de tipo o patrón para su fabricación.


No serán registrables los diseños industriales refe-rentes a indumentaria, ni aquellos que sean con-trarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

No podrán ser registrables los diseños industriales comprendidos en las prohibiciones previstas en los artículos 82 y 83 de la presente Decisión.

Artículo 59.- Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público, en cualquier lugar o en cual-quier momento, mediante una descripción, una uti-lización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero he-cho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refi era a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

(…)

Artículo 69. El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terce-ros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su con-sentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que reproduzcan el diseño industrial.

“El registro también confi ere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a éste.

“El titular podrá transferir el diseño o conceder li-cencias. Toda licencia o cambio de titular deberá registrarse ante la ofi cina nacional competente.

(…)

Artículo 71.- Son aplicables, en lo pertinente, las disposiciones de la presente Decisión sobre pa-tentes de invención relativas a los titulares del re-gistro.(…)

DECISIÓN 486

(…)

DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DE-RECHOS

De los Derechos del Titular

Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. Tam-bién podrá actuar contra quien ejecute actos que manifi esten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permi-te, la autoridad nacional competente podrá iniciar de ofi cio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consenti-miento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

(…)

Artículo 241.- El demandante o denunciante po-drá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las si-guientes medidas:

a) el cese de los actos que constituyen la infrac-ción;

b) la indemnización de daños y perjuicios;

c) el retiro de los circuitos comerciales de los pro-ductos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominante-mente para cometer la infracción;

d) la prohibición de la importación o de la exporta-ción de los productos, materiales o medios referi-dos en el literal anterior;

e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;

f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infrac-ción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o defi nitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notifi cación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir


yendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predo-minantemente para cometer la infracción;

c) la suspensión de la importación o de la expor-tación de los productos, materiales o medios refe-ridos en el literal anterior;

d) la constitución por el presunto infractor de una garantía sufi ciente; y,

e) el cierre temporal del establecimiento del de-mandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la pre-sunta infracción.

Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de ofi cio, la aplicación de medidas cautelares.

Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su le-gitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presu-mir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía sufi cientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de pro-ductos determinados deberá suministrar las infor-maciones necesarias y una descripción sufi ciente-mente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identifi ca-dos.

(…)

Artículo 249.- Las medidas cautelares se aplica-rán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvie-ran principalmente para cometerla.

(…)

Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del estable-cimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

que se introduzcan esos productos en el comer-cio. Asimismo, no se permitirá que esos produc-tos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero di-ferente.

Quedarán exceptuados los casos debidamente califi cados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

(…)

Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemni-zación de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

b) el monto de los benefi cios obtenidos por el in-fractor como resultado de los actos de infracción; o,

c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se co-metió la infracción por última vez.

De las Medidas Cautelares

Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una ac-ción por infracción podrá pedir a la autoridad na-cional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con pos-terioridad a su inicio.

Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;

b) el retiro de los circuitos comerciales de los pro-ductos resultantes de la presunta infracción, inclu-


b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del co-mercio, capaces de desacreditar el establecimien-to, los productos o la actividad industrial o comer-cial de un competidor; o,

c) las indicaciones o aseveraciones cuyo em-pleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el em-pleo o la cantidad de los productos.

(…)”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpre-tadas, este Tribunal considera que corresponde desa-rrollar lo referente a los siguientes temas:

1. REGISTRABILIDAD DE LOS DISEÑOS INDUS-TRIALES. REQUISITOS Y EFECTOS DE SU RE-GISTRO.

En el presente caso, el demandante JUAN FERNAN-DO ÁLVAREZ ASTUDILLO es titular del registro de diseño industrial de la DUCHA MODELO CD-450, re-conocido por el título Nº DI 2000-328 emitido por el Ins-tituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (“IEPI”), a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en atención a la solicitud Nº SDI 97-456 presentada el 18 de diciembre de 1997.

Por su parte, el demandado contestó la demanda ale-gando que: 1) el diseño industrial fue originalmente concebido, desarrollado y fabricado por el demandado, 2) el producto ya se encontraba en el mercado con la denominación INELSA antes de que el demandante so-licitara su registro y 3) no existe competencia desleal con el modelo de ducha del demandante, puesto que no produce duchas con el diseño protegido. Además, dejó constancia de que en la vía administrativa se plan-tean las acciones pertinentes dirigidas a obtener la anu-lación del registro concedido al actor, por haber imitado el diseño concebido por el demandado.

Al respecto este Tribunal procede a citar el Proceso 71-IP-2005. Diseño Industrial: “BLOQUE DE CONEXIÓN”, publicado en la Gaceta Ofi cial Nº 1235, de 23 de agosto de 2005.

“(…)

Tal y como lo defi ne el artículo 58 de la Decisión 344, el diseño industrial es “cualquier reunión de líneas o com-binación de colores o cualquier forma externa bidimen-sional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia es-pecial, sin que cambie el destino o fi nalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación”.

La fi nalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquéllos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determi-nante en el consumidor para la elección de los produc-tos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño industrial consiste en la inno-vación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos.

El tratamiento que se le daba a dicha fi gura en la De-cisión 85, se encontraba dividido, dado que la fi gura del “dibujo industrial” y la del “modelo industrial” eran conceptos diferenciados por el tema de la bidimensio-nalidad; sin embargo, según la norma aplicable al caso concreto, la Decisión 344, ambas fi guras se encuentran unifi cadas en el concepto del “diseño industrial”, con-cepto que ya había sido modifi cado en las Decisiones 311 y 313.

Así, tomando el concepto del artículo 58 de la Decisión 344, encontramos que la reunión de líneas, combina-ción de colores y demás opciones, sólo deberán po-seer una fi nalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “fi nalidad” del producto, no se estaría confi gurando la fi gura del diseño industrial. En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría.

Otero Lastres señala que “el modelo industrial es un bien inmaterial consistente en una creación de forma que se distingue de los objetos en los que se materia-liza. Estos objetos materiales se dividen, asimismo, en la obra originaria o primera plasmación de la creación de forma en un objeto material y en las sucesivas re-producciones que se reproducen a partir de la primera obra originaria” (Otero Lastres, José Manuel. El modelo industrial, Montecorvo, Madrid, 1977)”.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual defi ne a los diseños industriales como “el derecho ga-rantizado (…) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño” (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD IN-TELECTUAL, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Pu-blication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229).

De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la fi gura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la


protección adecuada sería por medio de la fi gura del modelo de utilidad. Sin embargo, es importante consi-derar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico.

Las características elementales de los diseños indus-triales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fi sonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y dis-tinto al producto al que se aplique, otorgándole una fi -sonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, fi nalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial.

Requisitos y Efectos del registro.

La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepcio-nes que el régimen comunitario establece en or-den a salvaguardar la función económica y comer-cial de esa fi gura de la Propiedad Industrial. En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo. (Proceso 55-IP-2002, Diseño Industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”, publicado en la Gaceta Ofi cial Nº 821, de 1 de agosto de 2002).

El artículo 58 señala que serán registrables los “nue-vos” diseños industriales, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia marcaria, y serán aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales.

El literal a) se refi ere a las características de distinti-vidad, susceptibilidad de representación gráfi ca y per-ceptibilidad que deberá poseer el diseño industrial a registrar.

La distintividad, es considerada como la función primi-genia que debe reunir todo diseño para ser susceptible de registro, es la razón de ser del diseño industrial. Es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

La susceptibilidad de representación gráfi ca, permi-

te constituir una imagen o una idea del diseño indus-trial, en sus características y formas, a fi n de posibi-litar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráfi cos, signos mixtos, colores, fi guras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El requisito de perceptibilidad, toda vez que un diseño industrial para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que de lo abstracto pase a ser una impresión material identifi cable, a fi n de que al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

De otro lado, el artículo 83 establece las prohibiciones de carácter relativo para el registro de las marcas, y en el caso concreto, las del diseño industrial, las mismas que deberán ser entendidas en función no sólo de de-rechos concedidos o solicitudes previamente presen-tadas en favor de terceros respecto de otros signos distintivos, sino respecto de diseños industriales debi-damente registrados o previamente solicitados, donde el factor principal a tomar en consideración es la “induc-ción a error” basado en la semejanza o identidad con el signo distintivo o diseño industrial de mejor derecho.

(…)

Asimismo, el artículo 58, tercer párrafo, contiene la pro-hibición absoluta que se refi ere a que el diseño indus-trial no pueda estar referido a indumentaria o vestimen-ta, de cualquier tipo.

(…)”.

2. EL REQUISITO DE NOVEDAD DEL DISEÑO IN-DUSTRIAL.

En el presente caso, el demandado interpone una re-convención a la demanda, alegando la nulidad del re-gistro de la DUCHA MODELO CD-450 por no haber cumplido el requisito de novedad.

El artículo 58 de la Decisión 344 señala que serán re-gistrables los nuevos diseños industriales. Se conside-rará como diseño industrial, cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apa-riencia especial, sin que cambie el destino o fi nalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fa-bricación.

No serán registrables los diseños industriales referen-tes a indumentaria, ni aquellos que sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

No podrán ser registrables los diseños industriales comprendidos en las prohibiciones previstas en los ar-


tículos 82 y 83 de la presente Decisión.

El artículo 59 de la Decisión 344 señala que un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solici-tud o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público, en cualquier lugar o en cualquier momento, mediante una descripción, una utilización o por cualquier otro medio. Un diseño in-dustrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refi era a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

Dentro del Proceso 87-IP-2010. Marca: “EXHIBIDOR DE CHUPETAS (TRIDIMENSIONAL), publicado en la Gaceta Ofi cial N º 1920, DE 27 DE ENERO DE 2011, este Tribunal ha señalado que:

“(…)

De lo anterior se desprende que un diseño industrial es nuevo si no hubiese sido conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada.

Cuando la norma se refi ere a cualquier lugar, está cir-cunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no sólo al país miembro en el que se solicitó el registro del diseño.

(…)

A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último pá-rrafo), la Decisión 486 no extiende las causales de irre-gistrabilidad de las marcas a los diseños industriales. La intención del legislador comunitario era separar las dos fi guras. No obstante lo anterior, el legislador comu-nitario pasó por alto la distintividad que debe tener el di-seño industrial para ser registrado. Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confun-dible con otros signos distintivos previamente registra-dos. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un di-seño industrial semejante y confundible con dicha mar-ca no podría ser registrado. Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios. De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estaría generando un defecto irre-parable en el comercio subregional.

Por lo anterior, el diseño industrial además de ser no-vedoso debe ser distintivo. En este caso la distintivi-dad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mer-

cado.

El registro de un diseño industrial confi ere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado.

Sobre las diferencias secundarias, el Tribunal ha es-tablecido lo siguiente:

“Las diferencias secundarias sólo podrán ser de-terminadas cuando la impresión general que pro-duzca el diseño industrial en los círculos interesa-dos del público consumidor, difi era de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al pro-ducto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industria-les comparados son sustanciales o no, en su elec-ción de los productos en el mercado.

Dado que la fi nalidad del diseño industrial es brin-dar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor me-dio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefi ere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamen-te, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales”. (Interpretación prejudi-cial 71-IP-2010), ya citado. (…)”.

El artículo 59, señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán con-sistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos o cualquier otro me-dio.

3. DERECHO A EXCLUIR A TERCEROS DE LA EXPLOTACIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL. LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS. DISTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS CON UNA ACCIÓN DE COMPE-TENCIA DESLEAL.

En el presente caso, se alega la infracción de derechos por cuanto el demandado vendió al público una du-cha idéntica a la que el demandante registró, por este motivo se analiza el caso. El demandado en cambio alega que el demandante obtuvo el registro del diseño


industrial en contravención de la ley y con prácticas de comercio apartadas de ella, en cuanto que el diseño industrial que registró no era nuevo, porque se encon-traba en acceso, conocimiento y uso público antes de que lo registrara. Por ello reconviene al demandante por una acción de competencia desleal, por lo que el Tribunal abordará el tema de la distinción de la acción por infracción de derechos con una acción de compe-tencia desleal.

Derecho a excluir a terceros de la explotación del diseño industrial.

Dentro del Proceso 55-IP-2002. Diseño Industrial: “BURBUJAS BIDEO 2000, publicado en la Gaceta Ofi -cial Nº821, de 1 de agosto de 2002, este Tribunal ha señalado lo siguiente:

“(…)

Una vez reconocido por la Ley, el Titular podrá hacer uso de los derechos que el registro le otorga como lo expresa el artículo 69 de la Decisión 344:

El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explo-tación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabri-que, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que reproduz-can el diseño industrial.

Este artículo determina que no es susceptible de usur-pación un diseño que es creación de otro, quedando además prohibida su explotación por parte de terceros en los casos que no exista autorización expresa de su titular.

El derecho de explotación, según concepciones doctri-narias plasmadas en esta materia

[E]s el derecho exclusivo que pertenece al autor de determinar las condiciones de toda clase, in-cluidas las económicas, conforme a las cuales habrá de tener lugar la comunicación pública, di-fusión y publicación de su creación. En la Práctica –puesto que normalmente el autor no es explotan-te– se traduce en un negocio jurídico en el que el autor presta su consentimiento a la publicación o difusión de su obra por parte de un empresario; autorización vinculada al cumplimiento de las con-diciones convenidas (contrato de explotación, en sus diversas modalidades de edición, representa-ción, ejecución, exposición, etc.)1 .

Sobre los mismos derechos del titular, el artículo 69 pre-cisa además que, “El registro también confi ere el dere-cho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a éste”.

El titular está en consecuencia facultado para actuar contra terceras personas que intenten o efectúen cam-bios sobre su diseño industrial, cuando no se ha produ-cido ninguna transferencia o cesión de derechos res-pecto del diseño.

Al respecto algunos autores sostienen que entre las facultades que comprende este derecho, fi gura la de poder exigir de cualquier explotante el respeto a la in-tegridad del diseño original, tal y como su titular lo ha concebido y realizado y desea que se mantenga; de modo que sin el expreso consentimiento del autor, no pueden introducirse por ningún concepto alteraciones, al difundir, publicar o reproducir su diseño.

El tercer párrafo del referido artículo 69 de la Decisión 344 expresa que, “El titular podrá transferir el diseño o conceder licencias. Toda licencia o cambio de titular deberá registrarse ante la ofi cina nacional competente”.

Esta regla permite al titular del diseño transferirlo a otra persona o cederlo. Estos sucesores, en todo caso, no pueden invocar sus derechos emergentes mientras no se anote la transferencia; hasta tanto, no pueden des-conocer los derechos del cedente.

Aunque el autor sea, en principio, el titular legítimo del derecho de registro, éste lo puede ceder en favor de un tercero, sea éste persona natural o jurídica; sin em-bargo, no por ello pierde su autoría, conserva además el derecho de la concepción, la cual es inajenable, por lo que el cesionario del derecho deberá reconocer y exteriorizar, de ser el caso, de quién ha provenido la creación y, quién ha sido el cedente de los derechos en su favor.

La cesión de derechos debe necesariamente ser pos-terior al otorgamiento del registro; transferencia que en todo caso requiere para su validez, estar inscrita en la Ofi cina Nacional Competente. Los derechos respec-to del diseño pertenecen al autor y son susceptibles, como ha sido dicho, de ser transferidos por todos los medios que el Derecho establece y reconoce.

(…)”.

Para completar el tema de las acciones de competen-cia desleal e infracción de derechos, pasamos a citar el Proceso 49-IP-2009. Competencia Desleal: Datos de Prueba y otra información no divulgada, publicado en la Gaceta Ofi cial Nº 1780, de 25 de noviembre de 2009, donde se desarrolla el tema de manera analítica 1. BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Tratado de Derecho Indus-

trial: Propiedad Industrial, Propiedad


y completa:

“(…)

Las acciones de competencia desleal tienen las si-guientes características:

1. Sujeto activo.

El artículo 267 de la Decisión 486, se limita a afi rmar que quien tenga legítimo interés podrá ejercer la acción de competencia desleal. En el marco de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, quien tiene legítimo interés es el afectado por el acto de competen-cia desleal vinculado a la propiedad industrial, es de-cir, quien alegue dicho acto debe ser el afectado en el mercado, siempre y cuando dicha afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido.

En este sentido, si no hay relación entre el acto de com-petencia desleal y la protección de un derecho de pro-piedad industrial, simplemente no cabría accionar in-vocando la normativa comunitaria que se analiza. Esto signifi ca, además, que el ordenamiento interno de los Países Miembros puede restringir la competencia des-leal en casos no vinculados con la propiedad industrial.

2. Pretensiones. Indemnización de daños y perjui-cios.

La normativa comunitaria andina, no se refi ere espe-cífi camente a las pretensiones que pudiera solicitar el demandante en un proceso iniciado en el ejercicio de la acción de competencia desleal. El artículo 267, se limita a afi rmar que “quien tenga legítimo interés po-drá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica co-mercial conforme a lo previsto en el presente Título”, pero de ello no puede desprenderse que se elimina la posibilidad de que el demandante pueda solicitar la in-demnización de daños y perjuicios, ya que, en térmi-nos generales, lo que se pretende con el ejercicio de la acción por competencia desleal es: 1) la califi cación de la conducta como tal. 2) la orden del Juez para que suspenda o impida la conducta, y 3) la indemnización de daños y perjuicios.

En relación con esto último, se deberá determinar si el ordenamiento jurídico del País Miembro permite dicha pretensión en el marco de la acción de competencia desleal, o si prevé que la indemnización de daños y perjuicios deba ser solicitada mediante un proceso di-ferente, o como un incidente o un procedimiento espe-cífi co ante el mismo Juez que conoce del proceso de competencia desleal.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante, deberá atender lo que disponga la legislación interna

en relación con la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de un acto de competencia des-leal.

3. La acción de competencia desleal relacionada con la propiedad industrial.

El artículo 267 de la Decisión 486, consagra que el ejer-cicio de la acción de competencia desleal relacionada con la propiedad industrial, se puede intentar sin perjui-cio de otras acciones ante la autoridad judicial respecti-va para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial.

En consecuencia, el ejercicio de la acción de compe-tencia desleal no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el or-den interno del País Miembro.

4. Prescripción e iniciación ofi ciosa.

Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletoria o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad ofi ciosa de iniciar un proceso por competencia desleal.

En efecto, el artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal.

Y el artículo 269, establece que si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá ini-ciar de ofi cio las acciones de competencia desleal.

A. LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERE-CHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SUS RE-QUISITOS BÁSICOS. LAS MEDIDAS CAUTELA-RES.

Uno de los supuestos actos de competencia desleal esgrimidos por el demandante, tiene que ver con la información a la que supuestamente accedieron las demandadas en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Por tal motivo, es conveniente que el Tribunal entre a determinar las ca-racterísticas generales de esta acción.

La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486. Dicha acción cuenta con las siguientes características:

1. Sujetos activos. Pueden entablar la acción los siguientes sujetos:


a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará a cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titu-lares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238).

b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miem-bros pueden iniciar de ofi cio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238).

2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la ac-ción:

a. Cualquier persona que infrinja el derecho de propiedad industrial.

b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesa-ria que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial.

Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tri-bunal se ha manifestado en varias de sus interpretacio-nes, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudi-cial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP-2004. Publicada en Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005.

3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infrac-ción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el mo-mento, o después de iniciar la acción, medidas cautela-res. Dichas medidas tienen como objeto lo siguiente:

• Impedir la comisión de la infracción.

• Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar.

• Obtener y conservar las pruebas, para adelan-tar el trámite por infracción de derechos de propie-dad industrial.

• Asegurar que la acción sea efectiva para prote-ger los derechos de propiedad industrial.

• Asegurar el resarcimiento de daños y perjui-cios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van

desde el cese inmediato de los actos que constitu-yen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción.

La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas. (Artículo 247) También, si la norma in-terna lo permite, puede, de ofi cio, decretar las me-didas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artí-culo 246).

4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimien-do motivos justifi cados y dando la información nece-saria y sufi ciente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la res-pectiva acción.

5. Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, como efecto, obtener de la autoridad nacional compe-tente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; dichas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y per-juicios, el retiro de los elementos que confi guraron la infracción, entre otras.

6. Indemnización de daños y perjuicios. Ade-más del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y prejuicios sufridos. El artículo 243, es-tableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemniza-ción. Dichos criterios no excluyen otros que pueden uti-lizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguien-te:

“El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igual-mente, la cuantía de los daños y perjuicios en re-ferencia o, al menos, las bases para fi jarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que,


sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pér-dida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comerciali-zación de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resul-tantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predomi-nantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca pro-tegida habría obtenido mediante la comercializa-ción normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los benefi cios obtenidos por el infrac-tor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la con-cesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007).

7. Prescripción. La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente:

• Si el término de prescripción depende del co-nocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se pude debatir o demostrar tal circuns-tancia para acreditar la prescripción de la acción.

• El término de prescripción no puede sobrepa-sar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hu-

biere tenido conocimiento un año o seis meses an-tes de que se venciera dicho término.

(…)”.

La acción por infracción de derechos. Distinción de la acción por infracción de derechos con una acción de competencia desleal.

Debido a que la demanda es de infracción de derechos de propiedad industrial por utilización de un diseño in-dustrial idéntico al registrado, el Tribunal estima conve-niente abordar el presente tema.

Dentro del Proceso 60-IP-2010. Asunto “Violación a los derechos marcarios de Propiedad Industrial, de nombre comercial y competencia desleal”, publicado en la Ga-ceta Ofi cial Nº 1889, de 13 de octubre de 2010, este Tribunal ha señalado que:

“(…)

El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier perso-na que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.

El texto recoge el principio de la correlación normal en-tre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la juris-dicción. Se entiende que el titular podrá ser una perso-na natural o jurídica y que el derecho podrá ser trans-mitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes. La norma también legitima para obrar al cotitular del de-recho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la au-toridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la amenaza. La autoridad competente deberá verifi car la legitimación de las partes en forma preliminar al exa-men de las cuestiones de mérito.

El Tribunal ha declarado que, a diferencia de la Ofi cina Nacional competente a que se refi ere el artículo 273 eiusdem, cual es el órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, la autoridad na-cional competente es la entidad administrativa o judi-cial que, establecida por la legislación interna del País Miembro de que se trate, se encuentre provista de com-petencia para conocer de las acciones por infracción de


los derechos de propiedad industrial.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 eiusdem, el ejercicio de la acción puede estar dirigido a la obtención de una o varias de las siguientes for-mas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los pro-ductos, medios y materiales o el cierre de los estableci-mientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notifi cación, a costa del infractor.

(…)”.

En el caso de autos, el demandante tiene como preten-sión: 1) la cesación de los actos violatorios, 2) el comiso defi nitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infracción, 3) el retiro defi nitivo de los canales comerciales de las mercancías que constituyan infrac-ción, así como su destrucción, 4) el comiso defi nitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento de la infracción, 5) la indemnización de daños y perjui-cios, cuya cantidad será determinada al fi n del presen-te proceso, y 6) el valor total de costas procesales, en las que se incluirán los honorarios profesionales de sus patrocinadores, como consecuencia del uso no con-sentido de un diseño industrial, por lo que deberá estar dirigida contra el presunto responsable de la infracción, cuando ésta se haya materializado en la causación de tales daños y perjuicios.

Cabe destacar, además, la competencia de los Países Miembros para disciplinar los asuntos que, relativos a la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial, no se encuentren comprendidos en la Deci-sión 486 (artículo 276). A la vez, cabe reiterar, por vir-tud del principio de primacía de la norma comunitaria, que “las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en confl icto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifi quen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Pro-ceso 60-IP-2010,ya mencionado, citando al Proceso 10-IP-94, publicado en la Gaceta Ofi cial N° 177, de 20 de abril de 1994).

La acción de infracción de derechos y la acción de com-petencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes,

con fi nalidades y objetivos bien diferenciados. Mien-tras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de un diseño industrial, la segunda persigue la represión de los actos de competencia des-leal.

Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos de un di-seño industrial, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.

En el caso de autos, el Juez Consultante debe deter-minar, en primer lugar, si el diseño industrial DUCHA MODELO CD-450 cumplió el requisito de novedad al momento de haberse solicitado su registro; para poder determinar, en segundo lugar, si procede o no la acción por infracción de derechos interpuesta por el deman-dante o, por otra parte, la acción por competencia des-leal interpuesta por el demandado en su reconvención de la demanda.

4. LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL EN LA DECISIÓN 486.

En el caso de autos, el demandado interpuso recon-vención a la demanda, alegando la nulidad del diseño industrial DUCHA MODELO CD-450 por carecer del requisito de novedad, acusando así al demandante de cometer actos de competencia desleal por piratería de diseño, por lo que el Tribunal abordará el presente tema.

La demanda que dio inicio al proceso en controversia y dentro del cual se ha solicitado la interpretación preju-dicial por parte de este Organismo, fue presentada en vigencia de la Decisión 486. Por lo tanto, este Tribunal seguirá los criterios jurisprudenciales emitidos dentro de los Procesos 126-IP-2009 y 129-IP-2009.

Al respecto, a excepción de la Decisión 486, que en sus artículos 258 y 259, regula el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad In-dustrial, las demás Decisiones Andinas no regulan de manera expresa el tema de la competencia desleal. Sin embargo, es en el Acuerdo de Cartagena de donde se desprende la protección de la sana o leal competencia. En efecto, el artículo 93 del Acuerdo de Cartagena dis-pone:

Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o co-rregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como “dumping”, manipulaciones indebidas de los pre-cios, maniobras destinadas a perturbar el abas-tecimiento normal de materias primas y otras de


efecto equivalente. En este orden de ideas, la Co-misión contemplará los problemas que puedan de-rivarse de la aplicación de los gravámenes y otras restricciones a las exportaciones. Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas en los casos particulares que se denuncien.

Concepto de Acto Desleal.

La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prácticas califi cadas como de competencia desleal. En virtud del artículo 10bis de la Unión de París, los paí-ses de la Unión de París están obligados a garantizar una protección efi caz contra la competencia desleal.

El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. De donde se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se con-sideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito em-presarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Dentro del Proceso 14-IP-2007. Grupo de trabajo de competencia desleal, publicado en la Gaceta Ofi cial Nº 1513, de 27 de junio de 2007, este Tribunal ha señala-do que:

“(…)

En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor” (Pro-ceso 49-IP-2012, marca: “BIC CRISTAL”, publicado en la Gaceta Ofi cial Nº 2147, de 4 de febrero de 2013, citando al Proceso 38-IP-98, publicado en la Gaceta Ofi cial N° 419, de 17 de marzo de 1999).

El concepto de usos honestos parte de lo que se deno-mina buena fe comercial. Y en armonía a lo menciona-do se toma en consideración lo que la doctrina señala sobre el tema:

Tal y como se emplea en la ley, la buena fe consti-tutiva de competencia desleal es califi cada con el adjetivo “comercial”, por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En conse-cuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular es-pecie de buena fe. Teniendo en cuenta la preci-sión anterior y uniendo la noción de buena fe al califi cativo comercial, se debe entender que esta

noción se refi ere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confi anza, honorabili-dad, lealtad y sinceridad que rige a los comercian-tes en sus actuaciones. (Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Compe-tencia, Universidad Javeriana, Pág. 45).

“La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía defi nirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios”. (Narváez García, José Ignacio. De-recho Mercantil Colombiano, parte general. Ed. Legis, Colombia, Pág. 316).

(…)”.

Los actos, además de poder causar daños a un compe-tidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.

Bajo este concepto se sostiene que la fi nalidad de la fi -gura de la competencia desleal se da en dos aspectos:

[D]e un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamien-to indebido del competidor desleal; pero, además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca es-tablecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prác-ticas indebidas. (publicidad engañosa, por ejem-plo). (Gacharná, María Consuelo. La Competen-cia Desleal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1982, Pág. 47).

Para que un acto sea califi cado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:

1. Que el acto o actividad sean de efectiva compe-tencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competiti-va, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.

2. Que el acto o la actividad sean indebidos.3. Que el acto sea susceptible de producir un daño,

un acto será desleal “cuando sea idóneo para per-judicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efec-tivo) para justifi car la califi cación y la sanción”.

Sobre lo cual, el Tribunal ha manifestado:

En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada


a producir daño ya sea que lo produzca efectiva-mente, o simplemente sean susceptibles de pro-ducirlos.

La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al pú-blico consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina.

Es preciso señalar que con el ejercicio de la ac-ción por competencia desleal se pretende: la cali-fi cación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la in-demnización de daños y perjuicios.

Todas las regulaciones tendientes a evitar la com-petencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capa-ces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sis-tema competitivo. (Proceso 49-IP-2012, marca: “BIC CRISTAL”, publicado en la Gaceta Ofi cial Nº 2147, de 4 de febrero de 2013, citando al Proce-so 143-IP-2006, marca: “COATEL”, publicado en la Gaceta Ofi cial Nº 1436, de 1 de diciembre de 2006).

Actos de competencia desleal.

El artículo 259 de la Decisión 486 se refi ere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad in-telectual aunque, como ya se mencionó, no confi guran una lista taxativa.

Estos son, según el Proceso 14-IP-200, ya citado.

“(…)

1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cual-quier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comer-cio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la can-tidad de los productos.

(…)”.

Conforme a lo expuesto, la instancia nacional consul-tante debe determinar si cualquiera de los actores qui-so perpetrar o consolidar un perjuicio en contra del otro, y si la comercialización de la ducha eléctrica objeto del proceso se ha presentado de manera desleal o malicio-samente con el fi n de obtener un benefi cio propio en desmedro de los intereses del otro.

5. LAS MEDIDAS CAUTELARES.

Se abordará el tema de las medidas cautelares y los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indem-nización por daños y perjuicios en virtud a que el de-mandante solicitó medidas cautelares y ambos actores solicitaron el pago de una indemnización por daños y perjuicios.

El Tribunal, con relación a las medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial y la facultad de la autoridad jurisdiccional interna, ha señalado que “La doctrina enseña que existe el riesgo de que el intervalo entre el ejercicio de la acción y el pronunciamiento de la sentencia de mérito sea de tal extensión que com-prometa, hasta en forma irreparable, la efectividad de la tutela jurisdiccional” (COMOGLIO, Luigi Paolo: “Lezioni sul Processo Civile”, seconda edizione, Il Mulino, 1998, Bologna-Italia, pp. 365 ss.). La prevención de este ries-go impone la necesidad de una forma de tutela jurisdic-cional, la tutela cautelar, que permita al juez conservar el status quo y asegurar a priori la efectividad de la sen-tencia de mérito.

En el caso de las acciones por infracción de los dere-chos de propiedad industrial, la norma comunitaria dis-pone que la tutela cautelar puede tener por objeto im-pedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito (artículo 245). En consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, las medidas arriba expuestas. Se trata de medidas cuya solicitud corres-ponde a quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción (artículo 245), lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de ofi cio su aplicación (artículo 246).

Ahora bien, la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles prima facie, permita al juez considerar como verosímil y pro-bable la existencia del derecho que se invoca (fumus boni iuris), y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (periculum in mora). El examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce, pues, a un juicio de probabili-dad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito.


La norma comunitaria prescribe que la medida sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para obrar, la existencia del derecho cuya infracción se denuncia y pruebas que conduzcan a presumir razona-blemente la comisión real o inminente de tal infracción (artículo 247). Por tanto, el solicitante tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autori-dad nacional competente, a título de presunción iuris tantum, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su in-fracción. Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho. En todo caso, es de la potestad discrecional de dicha autoridad condicionar la obtención de la medida al otor-gamiento, por parte del solicitante, de garantía sufi cien-te, así como valorar la idoneidad y sufi ciencia de dicha garantía, la cual, de ser el caso, servirá para responder por los daños y perjuicios que, eventualmente, pudieran causarse.

“Los efectos de la medida que se acuerde serán provi-sorios, ya que se extinguirán en el curso del proceso o serán absorbidos por la sentencia de mérito”. (Proceso 49-IP-2012, marca: “BIC CRISTAL”, publicado en la Ga-ceta Ofi cial Nº 2147, de 4 de febrero de 2013, citando al Proceso 96-IP-2004, publicado en la Gaceta Ofi cial Nº 1134, de 3 de noviembre de 2004).

Con relación a lo previsto en el Art. 249 de la Decisión 486, es necesario tomar en cuenta lo mencionado pre-cedentemente en relación al objeto de la aplicación de medidas cautelares, el cual es, precisamente, impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obte-ner o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en este sentido, la norma en análi-sis dispone la procedencia de medidas cautelares, sólo sobre los productos resultantes de la presunta infrac-ción y de los materiales o medios que sirvieran prin-cipalmente para cometerla, limitando de esta forma el alcance de esta medida accesoria a los bienes que son materia del litigio, siendo lógica esta disposición puesto que el propio proceso cautelar presenta limitaciones por estar condicionado, por una parte, al proceso principal del cual es accesorio y por ser una medida instrumental que carece de pretensión propia y cuyos efectos serán netamente procesales.

6. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

En el proceso interno que dio origen a la presente inter-pretación los dos actores solicitaron la indemnización por daños y perjuicios, la misma que se calculará in-terpretando el artículo 243 de la Decisión 486. Dicho artículo enuncia, de manera no exhaustiva, algunos cri-terios para calcular la indemnización de daños y perjui-cios probados por las partes.

El mencionado artículo 243 establece los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indem-nización de los daños y perjuicios sufridos, cuya exis-tencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por las partes. Éste deberá aportar igual-mente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fi jarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufri-da efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho. La pérdida en referencia de-berá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos ampa-rados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. En todo caso, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominante-mente para cometerla, deberá imputarse el valor de ta-les bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es de-cir, las ganancias que el actor habría obtenido median-te la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indem-nización.

La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los benefi cios obtenidos por el infractor como consecuen-cia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido. “En estos eventos, el juez con-sultante tendrá que tomar en cuenta el período de vi-gencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias con-cedidas”. (Proceso 49-IP-2012, marca: “BIC CRISTAL”, publicado en la Gaceta Ofi cial Nº 2147, de 4 de febrero de 2013, citando al Proceso 116-IP-2004).

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: Según la legislación comunitaria se con-sidera como diseño industrial a “cualquier reunión de líneas o combinación de colores


o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un pro-ducto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o fi nalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación”.

Para que un diseño industrial sea regis-trable, además de ser novedoso, no debe encontrarse incurso en los impedimentos al registro determinados en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: El artículo 59 de la Decisión 344 señala que un diseño industrial no es nuevo si an-tes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público, en cualquier lugar o en cualquier momento, mediante una descripción, una utilización o por cual-quier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presen-te diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se re-fi era a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

TERCERO: Luego de haber sido obtenido el registro de un diseño industrial, ante la Ofi cina Na-cional Competente, su titular puede ejercer todos los derechos señalados en el artícu-lo 69 de la Decisión 344. El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explo-tación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrez-ca, introduzca en el comercio o utilice co-mercialmente productos que reproduzcan el diseño industrial.

CUARTO: En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compati-ble con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mer-cado.

Los actos de competencia desleal se ca-racterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destina-dos a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.

Son actos de competencia desleal, entre

otros, aquéllos capaces de crear confu-sión en el consumidor acerca del esta-blecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente se-gún sus necesidades y deseos.

A los fi nes de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los produc-tos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

En el caso de autos, el Juez Consultante debe determinar, en primer lugar, si el di-seño industrial DUCHA MODELO CD-450 cumplió el requisito de novedad al momen-to de haberse solicitado su registro; para poder determinar, en segundo lugar, si procede o no la acción por infracción de derechos interpuesta por el demandante o, por otra parte, la acción por competencia desleal interpuesta por el demandado en su reconvención de la demanda.

QUINTO: La tutela cautelar tiene por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en consecuencia, el juez podrá or-denar, entre otras, el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla.

Las medidas cautelares podrán ser soli-citadas por quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción, lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad na-cional competente pueda ordenar de ofi cio su aplicación.

SEXTO: El artículo 243 de la Decisión 486, enume-ra de manera no taxativa, algunos criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios.

Determinándose que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuen-tre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indem-nizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el gra-


do de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respe-tado la exclusividad de la marca. En todo caso, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los produc-tos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde.

Será igualmente indemnizable el lucro ce-sante, es decir, las ganancias que el titu-lar de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el pro-ceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Es-tatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certi-fi cada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena.




Leonor Perdomo PerdomoMAGISTRADA


PROCESO 142-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b), 194 literales b) y c) y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por la Sección Primera,

Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Interpretación, de ofi cio, de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a), 150

y 193 de la misma Decisión. Actor: RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA. Marca: “INTER RAPIDÍSIMO” (mixta). Nombre comercial: “INTER RAPIDÍSIMO” (mixto). Expediente

Interno Nº 2009-00184.

1. LAS PARTES:

Demandante: RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA.

Demandados: LA SUPERINTENDENCIA DE INDUS-TRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOM-BIA (“SIC”).

Tercera Interesada: INTER RAPIDÍSIMO S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes:

• La sociedad INTER RAPIDÍSIMO S.A. solicitó el re-gistro de la marca y nombre comercial INTER RA-PIDÍSIMO para distinguir servicios de la Clase 39, solicitudes que fueron debidamente publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la SIC.

• Mediante la Resolución Nº 46769, de 21 de noviem-

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de agosto del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Admi-nistrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatu-to fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 16 de julio de 2013.


bre de 2008, con Certifi cado Nº 46769, la SIC con-cedió el registro de la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) en la Clase 39.

• Mediante la Resolución Nº 55305, de 24 de diciem-bre de 2008, la SIC concedió el registro del nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) en las Cla-ses 35, 38 y 39.

• El 22 de enero de 2010, RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA. presentó demanda de nuli-dad y restablecimiento de derecho ante la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, solicitando que se cancele el certifi cado de registro de la marca INTER RAPIDÍ-SIMO (mixta) y el nombre comercial INTER RAPI-DÍSIMO (mixto) por similitud gramática, fonética y gráfi ca con la marca registrada previamente RAPI-DÍSIMO (mixta).

• La demandante RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTO-RIZADOS LTDA. solicita la nulidad de la Resolu-ción Nº 46769 de la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) de la Clase 39 y la Resolución Nº 55305 del nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) de las Clases 35, 38 y 39; en base a su marca previa-mente registrada RAPIDÍSIMO (mixta) de la Clase 39, otorgada mediante la Resolución Nº 27442, de 21 de octubre de 2005, inscrita con Certifi cado Nº 310578.

3. Fundamentos de la demanda:

La demandante RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORI-ZADOS LTDA. manifestó lo siguiente:

• La SIC violó el literal a) del artículo 136 de la De-cisión 486, toda vez que a juicio del demandante, ésta no fue cuidadosa ni diligente en proteger el de-recho que existe sobre la marca RAPIDÍSIMO (mix-ta), pues se permitió el registro de la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) en la misma clase 39.

• Entre los signos en pugna existe una gran similitud en su imagen, expresión y servicios que amparan. En cuanto a la similitud en su aspecto gramatical indicó el demandante que la única diferencia que existe entre ambos signos (RAPIDÍSIMO – INTER RAPIDÍSIMO) es la expresión “INTER” careciendo de esa forma de la distintividad necesaria para ha-ber sido registrada.

• En cuanto al aspecto fonético manifestó que como consecuencia de la similitud gramatical existe simi-litud en el aspecto fonético al reproducir el vocablo RAPIDÍSIMO.

• En cuanto al aspecto visual la demandante compa-ró las dos imágenes y manifestó que existen tres aspectos gráfi cos idénticos: La fi gura humana, el movimiento y la velocidad y fi nalmente manifi esta que en ambas marcas se utilizan los colores azul y blanco.

• No existe distintivo alguno entre las dos marcas, lo cual a su juicio, hace evidente la amenaza en el

detrimento de su patrimonio ya que se genera una confusión entre los consumidores.

• También se violaron los literales b) y c) del artícu-lo 194 y el 195 de la Decisión 486 de 2000, en el sentido que la SIC no tuvo en cuenta que ya existía una marca similar registrada con anterioridad y que con el registro de la marca INTER RAPIDÍSIMO se podría generar confundabilidad con ésta.

4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

La SIC contestó la demanda alegando que:

• Las marcas que se confrontaron son de carácter mixtas.

• Dentro del trámite de solicitud de la marca INTER RAPIDÍSIMO para las clases 35 y 39 no hubo soli-citud de oposición alguna, lo que a su juicio signifi -ca que por omisión, la demandante manifestó estar de acuerdo con lo que la SIC decidiera.

• No se encontró riesgo de confusión en el mercado, por ende las marcas confrontadas podrían coexistir en el mercado, toda vez que gozan de sufi ciente distintividad y no presentan semejanzas; además el diseño gráfi co de las marcas enfrentadas es disí-mil y cada uno contiene características propias que permiten su diferenciación en el mercado.

• La expresión RAPIDÍSIMO como marca en la clase 39 es de carácter débil ya que es una expresión que resulta indicativa de los servicios que se pres-tan, lo cual signifi ca que la distintividad va a estar dada por las expresiones que lo acompañen o por los elementos gráfi cos que se le agreguen al signo, tal como ocurre con las marcas enfrentadas.

• La SIC señaló que el signo solicitado tiene la ca-pacidad distintiva para distinguir los servicios que pretende identifi car, sin que su concesión implique un derecho de exclusiva sobre el concepto del ele-mento denominativo RAPIDÍSIMO, puesto que es una expresión descriptiva para la clase de servicios que pretende identifi car.

La tercera interesada INTER RAPIDÍSIMO S.A. contes-tó la demanda alegando que:

• La marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) no se en-cuentra incursa dentro de las causales de irregis-trabilidad, y, por consiguiente, la SIC cumplió con las formalidades establecidas en la normativa an-dina.

• La demandante solicita la nulidad de dos decisio-nes contenidas en dos expedientes diferentes y que tienen distintas causas, por lo cual la demanda no podría ser admitida a trámite.

• La marca RAPIDÍSIMO (mixta) no pueda llegar a verse en alguna medida desfavorecida patrimonial-mente frente a la marca INTER RAPIDÍSIMO (mix-ta) y pretender dañar el equilibrio y la coexistencia pacífi ca que ambas sociedades habían llevado en


el mercado.

El agente del Ministerio Público no allegó escrito de contestación dentro del término oportuno para ello.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribu-nal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andi-na;

Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspon-dencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordena-miento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admiti-da a trámite por auto de 16 de julio de 2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO CO-MUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b), 156 literal a), 194 literales b) y c) y 195 de la Decisión 486. No se interpretará el artículo 156 literal a), por no ser pertinente. De ofi cio, se interpretarán adicionalmente los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a), 150 y 193 de la misma normativa.

En consecuencia, los textos de las normas a ser inter-pretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486

“(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS



a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, fi guras, símbolos, gráfi cos, logo-

tipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 135.- No podrán registrarse como mar-cas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad;

(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse como mar-cas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca an-teriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servi-cios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado opo-siciones, la ofi cina nacional competente procede-rá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la ofi cina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(…)

Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la ofi cina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.

(…)

Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en algu-no de los casos siguientes:

(…)

b) cuando su uso sea susceptible de causar con-fusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la


empresa o establecimiento designado con ese nombre;

c) cuando su uso sea susceptible de causar confu-sión en los medios comerciales o en el público so-bre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,

(…)

Artículo 195.- Para efectos del registro, la ofi cina nacional competente examinará si el nombre co-mercial contraviene lo dispuesto en el artículo an-terior. Los Países Miembros podrán exigir la prue-ba de uso, conforme a sus normas nacionales.

Podrá ser aplicable al registro del nombre comer-cial la clasifi cación de productos y servicios utiliza-das para las marcas.

(…)”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpre-tadas, este Tribunal considera que corresponde desa-rrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA DISTINTIVIDAD.

En el presente caso, la demandante RAPIDÍSIMO SER-VICIOS MOTORIZADOS LTDA. solicita la nulidad de la Resolución Nº 46769 de la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) de la Clase 39, en base a su marca previamente registrada RAPIDÍSIMO (mixta) de la Clase 39.

La Decisión 486, en su artículo 134, defi ne a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir pro-ductos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representa-ción gráfi ca”.

La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha soste-nido en anteriores fallos que una marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros. De igual manera, la mar-ca es un bien inmaterial constituido por un signo confor-mado por palabras o combinación de palabras, imáge-nes, fi guras, símbolos, gráfi cos, etc., que, susceptibles de representación gráfi ca, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fi n de que el consu-midor o usuario medio los identifi que, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. (Proceso 03-IP-2010, marca: “EVERYVAN”, publicado en la Ga-ceta Ofi cial No. 1838, de 31 de mayo de 2010, citando

al Proceso 010-IP-2008, marca: “TEC”, publicado en la Gaceta Ofi cial Nº 1619, de 16 de mayo de 2008).

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructu-ra del signo, algunas clases de marcas, como las de-nominativas, las gráfi cas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca:

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamen-te establecido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está implícitamente contenido en la defi nición del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identifi cable, a fi n de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfi ca y la distintividad son los re-quisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.

La susceptibilidad de representación gráfi ca consiste en descripciones realizadas a través de palabras, grá-fi cos, signos mixtos, colores, fi guras, etc., de tal mane-ra que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, voca-blos o denominaciones, gráfi cos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identifi car unos productos o unos servicios de otros, haciendo via-ble de esa manera la diferenciación por parte del con-sumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esen-ciales o primordiales.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, per-ceptible y susceptible de representación gráfi ca.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar


en el presente caso, si la marca “INTER RAPIDÍSIMO” (mixta) de la Clase 39 de la Clasifi cación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistra-bilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

La causal de irregistrabilidad absoluta. La falta de distintividad.

La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.

A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tri-bunal de Justicia Europeo:

“En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciar-se, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del pú-blico al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifi que al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmi-tiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el ori-gen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos de-signados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confi ar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consi-deración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Eu-ropeas asunto T-136/00, de 25 de septiembre de 2002).

El Juez Consultante deberá analizar si la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) es distintiva respecto de los ser-vicios de la Clase 39 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

2. EL REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL.

En el presente caso, la demandante RAPIDÍSIMO SER-

VICIOS MOTORIZADOS LTDA. solicita la nulidad de la Resolución Nº 55305, que otorgó el registro del nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) en las Clases 35, 38 y 39; en base a su marca previamente registrada RAPIDÍSIMO (mixta) de la Clase 39.

El artículo 190 de la Decisión 486 defi ne el nombre co-mercial y delimita su concepto, de manera que se pue-den extraer las siguientes conclusiones:

• El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determi-nado.2

Si bien la norma hace referencia a los estableci-mientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifi ca los es-tablecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486.

• Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identifi car sus diferentes activi-dades empresariales con diversos nombres comer-ciales.

• El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una ra-zón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.

• El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es de-cir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial.

Dentro del reciente Proceso 75-IP-2013, de fecha 24 de julio de 2013, este Tribunal ha indicado lo siguiente:

“(…)

Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes característi-cas:

a. El derecho sobre el nombre comercial se genera

2. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comer-cio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifi ca los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486


con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de dere-chos sobre el mismo. El registro de un nombre co-mercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.

b. De conformidad con lo anterior, quien alegue dere-chos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha deter-minado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:

El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de funda-mentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los compe-tidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre co-mercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identifi ca-ción efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro. (Proceso 23-IP-2011, marca “CONCHITA”, publica-do en la Gaceta Ofi cial N° 1964, de 13 de julio de 2011, citando al Proceso 45-IP-98, marca: “IMPRE-COL”, publicado en la Gaceta Ofi cial N° 581, de 12 de julio de 2000).

c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y cons-tante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un sig-no idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asocia-ción.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del regis-tro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el dere-cho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además,

para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante.

Un nombre comercial registrado de una manera y usa-do de otra, no generaría ninguna clase de derechos. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nombres co-merciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Ofi cina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de ofi cio e integral. Lo anterior quiere de-cir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Ofi cina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados.

(…)”.

En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el nom-bre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) fue solicita-do para registro, determinar si era real, efectiva y cons-tantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

Además, el Juez Consultante deberá cuidar que el signo no incurra en las causales de irregistrabilidad del artículo 194 de la Decisión 486 cuando su uso sea susceptible de causar confusión en el público consu-midor. Esto se aplica a la identidad y semejanza de un nombre comercial solicitado a registro con una marca registrada.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá de-mostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certifi caciones de auditoría que demues-tren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identifi cados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comer-cio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemen-te del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Es importante advertir, que es de competencia del exa-minador observar y establecer de acuerdo a criterios


doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontra-das por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la cali-fi cación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o inep-titud para el registro.

A efectos de analizar la eventual nulidad del registro del nombre comercial, se deberá tomar en cuenta que no pueden registrarse como nombre comercial un signo, cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identi-dad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre y cuando su uso sea sus-ceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el ori-gen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice (artículo 194).

Las causales de irregistrabilidad del artículo 194 aplican “cuando su uso sea susceptible de causar confusión”, por lo que dicho aspecto guarda una relación directa con el riesgo de confusión con otros signos distintivos entre el público consumidor, tales como las marcas o las denominaciones de origen.

En el presente caso, el demandante está solicitando la nulidad de la Resolución que concedió el registro de un nombre comercial por ser confundible con la mar-ca RAPIDÍSIMO. En ese sentido, cabe indicar que las causales de irregistrabilidad del artículo 194 permiten aplicar las causales absolutas y relativas de irregistra-bilidad marcaria normadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, así como los requisitos de registra-bilidad del artículo 134, en todo lo que sea aplicable al nombre comercial.

Por tanto, serán aplicables al nombre comercial lo dis-puesto en los artículos 134, 135 y 136 en lo que corres-ponda, por lo que la Ofi cina Nacional deberá, ante el depósito de un nombre comercial, analizar si el signo incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad de las marcas, tal y como sería el caso de que sea confun-dible con otro signo distintivo, como se desarrollará en el siguiente punto de la presente ponencia.

Además, el Juez Consultante deberá analizar para efectos del registro, si el nombre comercial contravie-ne lo dispuesto en el artículo 194 de la Decisión 486, tomando en consideración que los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.

3. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTI-DAD O SIMILITUD CON UNA MARCA PREVIA-

MENTE REGISTRADA. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALI-ZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS.

En el presente caso, la demandante RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA. solicitó a la SIC la nulidad de la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) de la Clase 39 y del nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) de las Clases 35, 38 y 39 inscritos a favor de INTER RAPIDÍSIMO S.A., en base a su marca regis-trada anterior RAPIDÍSIMO (mixta) de la Clase 39 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precaute-lar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca protegida, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error. No es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es sufi ciente la exis-tencia del riesgo de confusión para que se confi gure la irregistrabilidad.

El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una activi-dad empresarial de un comerciante en el mercado por cuya razón, se debe tener presente que un signo –sea nombre comercial o marca- que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a una marca regis-trada, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será registrable.

En consecuencia se puede asumir que una causal de prohibición para otorgar el registro a un nombre comer-cial sería la existencia de semejanza o identidad al pun-to de producir confusión con una marca anteriormente registrada o solicitada para registro.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre una marca registrada y un nombre comercial so-licitado será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o acti-vidad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual va-riará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejan-za de los signos puede dar lugar a dos tipos de con-fusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la


indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 06-IP-2008, marca: “MEGACAUCHO”, publicado en la Gaceta Ofi cial Nº 1623, de 27 de mayo de 2008, citan-do al Proceso 109-IP-2002, marca: “CHILIS” y diseño, publicado en la Gaceta Ofi cial Nº 914, de 1 de abril de 2003).

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o seme-janza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comer-cial en relación con una marca:

[P]ara ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada (…), debe haber sido usa-do con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que riguro-samente debe regir. Si la utilización personal, con-tinua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que signifi -caría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nom-bre ampara (Proceso 06-IP-2008, marca: “ME-GACAUCHO”, publicado en la Gaceta Ofi cial. Nº 1623, de 27 de mayo de 2008, citando al Proceso 03-IP-98, marca: “BELLA MUJER”, publicado en la Gaceta Ofi cial Nº 338, de 11 de mayo de 1998).

La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponien-do la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal:

La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión ge-neral que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumi-dor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada

las diferencias entre un signo y otro (…). (Proceso 48-IP-2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL”, publicado en la Gaceta Ofi cial. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, citando al Proceso 18-IP-98, marca: “US TOP”, publicado en la Gaceta Ofi cial Nº 340, de 13 de mayo de 1998).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que cada uno dis-tingue y la actividad económica que el nombre comer-cial ampara. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión. Cuando se trata de simple simili-tud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador quién la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tri-bunal ha sentado los siguientes criterios:

El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifi esto los aspectos ortográfi cos, los meramente gráfi cos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel de-terminante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aun-que en algunos casos vistas desde una perspec-tiva gráfi ca sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o de-nominación con el contenido o signifi cado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuen-ta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al signifi cado que con-tiene la expresión, ya sea denominativa o gráfi ca. (Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, marca: “DERMALEX”, publica-do en la Gaceta Ofi cial Nº 329, de 9 de marzo de 1998).

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comu-nitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud:


La similitud ortográfi ca emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la con-fusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pro-nunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mis-mo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una mis-ma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo entre signos distin-tivos.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en confl icto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de ma-nera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto des-pertada por los signos, es decir que debe exami-narse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfi ca, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos ele-mentos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Monte-corvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cote-jo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumi-dor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposi-ción de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta

la naturaleza de los productos o servicios identifi ca-dos por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pe-dro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el presente caso, el Juez Consultante deberá deter-minar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca INTER RAPIDÍSI-MO (mixta) de la Clase 39 y el nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) de las Clases 35, 38 y 39 inscritos a favor de INTER RAPIDÍSIMO S.A., son o no son simi-lares a la marca previamente registrada RAPIDÍSIMO (mixta) de la Clase 39 al grado de causar riesgo de con-fusión en el público consumidor.

4. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS.

En el presente caso, se deben cotejar la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) y el nombre comercial INTER RA-PIDÍSIMO (mixto), con la marca previamente registrada RAPIDÍSIMO (mixta).

Los signos mixtos se componen de un elemento de-nominativo (una o varias palabras) y un elemento grá-fi co (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permi-te diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identifi car cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor infl uencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfi co.

El elemento denominativo es, como norma general, en los signos mixtos, el más relevante, aunque sin descar-tar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfi co.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una uni-dad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfi co, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”3.

Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, pue-de darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha es-tablecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra com-puesta, o de dos o más palabras, con o sin signifi cación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfi co (...)4”.

3. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de ago-sto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elemen-tos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en confl icto.Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de exami-narse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen voca-blos que dotan al signo de ‘(…) la sufi ciente carga semántica que permita una efi cacia particulariza-dora que conduzca a identifi car el origen empre-sarial (…)’. ( Pproceso 13-IP-2011. Marca: “JFB” (denominativa), publicado en la Gaceta Ofi cial Nº 1959, de 28 de junio de 2011. Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar sufi -ciente distintividad al signo, podrá ser objeto de re-gistro”. (Proceso 50-IP-2005. Caso: denominación “CANALETA 90”, publicado en la Gaceta Ofi cial No. 1217, de 11 de julio de 2005).

Comparación entre signos mixtos.

En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denomi-nativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfi co; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfi co como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifi que la marca y distinga el producto.

Si al realizar la comparación se determina que en el signo mixto predomina el elemento denominativo com-puesto, debe procederse al cotejo de los signos apli-cando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomi-na el elemento gráfi co frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacífi camente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, ela-borados en torno a la comparación de signos denomi-nativos, que han sido recogidos en varios pronuncia-mientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005. Marca “LOREX”, publicado en la Gaceta Ofi cial Nº 1185, de 12 de abril de 2005.

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elemen-tos integrantes, sin descomponer su unidad fonéti-ca y gráfi ca en fonemas o voces parciales, tenien-

do en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial efi cacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mis-mas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”

“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas com-paradas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fi jar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más ca-racterística de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denomi-nación va a suscitar en los consumidores.5”

Con base a los criterios expuestos, el Juez Consultante deberá identifi car cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor infl uencia en la mente del consumidor, si el denominativo compuesto o el gráfi co, y proceder a su cotejo con el elemento correspondiente del otro signo a fi n de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

5. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS. LA MARCA DÉ-BIL.

En el presente caso, la SIC señaló que “el signo so-licitado tiene la capacidad distintiva para distinguir los servicios que pretende identifi car, sin que su concesión implique un derecho de exclusiva sobre el concepto del elemento denominativo RAPIDÍSIMO, puesto que es una expresión descriptiva para la clase de servicios que pretende identifi car”.

Al respecto, la norma comunitaria y califi cada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas, que son aque-llos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identifi car. Al respecto, el trata-dista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las característi-cas (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

4. Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

5. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.


Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo des-criptivo o el conformado por palabras descriptivas no tiene poder identifi catorio, toda vez que se confunde con lo que va a identifi car, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclu-sivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfi ca, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser regis-trado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principal-mente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identifi car. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es des-criptivo, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el pro-ducto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suminis-trada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a es-tablecer la naturaleza descriptiva de la denominación”. (Proceso 27-IP-2001, marca: “MIGALLETITA”, publica-do en la Gaceta Ofi cial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Ofi cial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995).

Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por partícu-las descriptivas es registrable si el conjunto marcario es distintivo. De esta manera el Juez Consultante debe establecer si el signo solicitado es descriptivo o en su conjunto es distintivo para el tipo de servicios que se desea registrar.

Marca débil.

La marca débil es aquella que no posee la sufi ciente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas ar-bitrarias o de fantasía. Ahora bien, todo signo registra-do como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que:

Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos

que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del produc-to o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. (Proceso 72-IP-2012, marca: “SOFT DERM”, publicado en la Gaceta Ofi cial Nº 2147, de 04 de febrero de 2013 citando al Proceso 99-IP-2004, marca: “DIGITAL SMOKING”, publicado en la Gaceta Ofi cial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004).

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter descriptivo o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

La presencia de una locución descriptiva no monopoli-zable resta fuerza al conjunto en que aparece, debien-do tolerar que otros signos la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.

El titular de una marca débil, al contener ésta una pala-bra descriptiva, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la exis-tencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el co-tejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre signos que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si la palabra “RAPIDÍSIMO” es descriptiva en relación con los servicios que distingue en la Clase 39.

6. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

Además de los criterios referidos a la comparación en-tre signos, es necesario tener en cuenta los servicios que distinguen dichos signos a efectos de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

En el presente caso, la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) distingue “transporte, embalaje y almacenaje de mercancías; organización e viajes” de la Clase 39 y el nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) distin-gue actividades de las Clases 35, 38 y 396 : “Publici-

6. Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; adminis-tración comercial; trabajos de ofi cina. Clase 38: Telecomunicaciones. Clase 39: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.


dad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de ofi cina”, “mensajería y teleco-municaciones”, “transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes”, respectivamente.

Por su parte, la marca previamente registrada RAPIDÍ-SIMO (mixta) distingue “transporte, embalaje y almace-naje de mercancías; organización e viajes” de la Clase 39.

Con relación a las consideraciones relativas a la co-nexión competitiva entre servicios, la orientación juris-prudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fi jar la similitud o la conexión competitiva entre ellos, que se sintetizan: (i) La inclusión de los ser-vicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los servicios; (v) Uso conjunto o complementario de servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los servicios; (viii) Misma fi nalidad; (ix) Intercambiabilidad de los servicios.

El Tribunal ha sostenido, en relación a la conexión competitiva de productos aplicable a los servicios, lo siguiente:

[E]n este supuesto, y a fi n de verifi car la semejan-za entre los productos en comparación, el consul-tante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identifi cación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva en-tre el producto identifi cado en la solicitud de re-gistro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos seme-jantes, respecto de los cuales el uso del signo pue-da inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado sufi ciente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. (Proceso 03-IP-2011, marca: “MAC ALPIN”, publicado en la Gaceta Ofi cial N° 1946, de 23 de mayo de 2011, citando al Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNI-TES”, publicado en la Gaceta Ofi cial N° 871, de 11 de diciembre de 2002).

La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la es-pecialidad, en principio cubre únicamente los servicios identifi cados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasifi cación Internacional de Niza, la per-tenencia de dos servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distin-

tas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Entre las pautas o criterios, se debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumido-res estimen que los servicios son sustituibles entre sí para las mismas fi nalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo, debe analizar si la conexión competitiva po-dría surgir en el ámbito de los canales de prestación de los servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, bo-letines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

También, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identi-fi car, diferenciar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuen-ta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)”. (Proceso 03-IP-2011, marca: “MAC ALPIN”, publicado en la Ga-ceta Ofi cial N° 1946, de 23 de mayo de 2011, citando al Proceso 09-IP-94, Marca: DIDA, publicado en la Gaceta Ofi cial Nº 180, de 10 de mayo de 1995).

En consecuencia, el consultante deberá tener en cuen-ta en el presente caso que también se encuentra pro-hibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el servicio a un origen empresarial común.

El Juez consultante deberá tomar en cuenta que el nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) solicita-do a registro distingue actividades comerciales de las Clases 35, 38 y 397 : “Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de ofi -



cina”, “mensajería y telecomunicaciones”, “transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes”, respectivamente.

7. LA COEXISTENCIA DE SIGNOS.

En el presente caso, la tercera interesada INTER RAPI-DÍSIMO S.A. alegó la coexistencia pacífi ca de los sig-nos confrontados en el mercado.

Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénti-cos o de la misma naturaleza o fi nalidad, se genera el aludido “riesgo de confusión” al colocar a los consumi-dores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Sin embargo, existe un fenó-meno denominado “LA COEXISTENCIA DE SIGNOS”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifi can productos similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal es-tima que tal “coexistencia de hecho” no genera dere-chos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riego de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuen-cia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tie-ne relevancia jurídica en la dirección de inhibir el es-tudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso10-IP-2007, marca: “KIDLAT”, publicado en la Gaceta Ofi cial Nº 1497, de 15 de mayo de 2007, ci-tando al Proceso 15-IP-2003. Marca: “T MOBIL (DEUT SCHE TELEKOM AG”.Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003).

Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, el determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y sobre todo el deter-minar si no ha existido durante el tiempo de coexisten-cia en el mercado el riesgo de confusión.

8. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REA-LIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCA-RIO.

El demandante argumentó que la SIC violó el literal a) del artículo 136, toda vez que a su juicio ésta no fue cuidadosa ni diligente en proteger el derecho que existe sobre la marca previamente registrada “RAPIDÍSIMO” (mixta). En consecuencia, se estudiará el examen de registrabilidad que deben realizar las Ofi cinas de Re-gistro Marcario.El Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Ofi ci-nas Nacionales Competentes el procedimiento y el res-pectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha deter-

minado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:

El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudi-ciales8 ha abordado el tema del examen de regis-trabilidad, pero en uno de sus últimos pronuncia-mientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

1. El examen de registrabilidad se realiza de ofi -cio. La Ofi cina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud ex-presa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral. La Ofi -cina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el sig-no solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Ofi cina Nacional Com-petente, así hubiera o no oposiciones, deberá re-visar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servi-cios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la G.O.A.C. N° 1476, de 16 de marzo de 2007).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marca-rio. Esto, quiere decir que la Ofi cina Nacional no puede mantenerlo en secreto, y, en consecuencia, la resolu-ción respectiva, que en últimas es la que se notifi ca al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos.

Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de ofi cio, integral y motivado, debe ser autó-

8. Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpre-tación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.


nomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras ofi cinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia ofi cina; esto signifi -ca que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presenta-das y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya, sobre signos idénticos o similares.

No se está afi rmando que la ofi cina de registro mar-cario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características men-cionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la ac-tuación de dichas ofi cinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas ac-ciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.

Con base en estos fundamentos,


CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca y como nombre comercial, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfi ca, de conformi-dad con lo establecido por el artículo 134 de la De-cisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confi rmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ningu-na de las causales de irregistrabilidad determina-das por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) fue solici-tado para registro, determinar si era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento ju-rídico comunitario andino.

Las causales de irregistrabilidad del artículo 194 aplican “cuando su uso sea susceptible de causar confusión”, por lo que dicho aspecto guarda una re-lación directa con el riesgo de confusión con otros signos distintivos entre el público consumidor, tales como las marcas o las denominaciones de origen.

En el presente caso, el demandante está solicitan-

do la nulidad de la Resolución que concedió el re-gistro de un nombre comercial por ser confundible con la marca RAPIDÍSIMO. En ese sentido, cabe indicar que las causales de irregistrabilidad del artí-culo 194 permiten aplicar las causales absolutas y relativas de irregistrabilidad marcaria normadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, así como los requisitos de registrabilidad del artículo 134, en todo lo que sea aplicable al nombre comercial.

Por tanto, serán aplicables al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 134, 135 y 136 en lo que corresponda, por lo que la Ofi cina Nacional deberá, ante el depósito de un nombre comercial, analizar si el signo incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad de las marcas, tal y como sería el caso de que sea confundible con otro signo distinti-vo, como se desarrollará en el siguiente punto de la presente ponencia.

Además, el Juez Consultante deberá analizar para efectos del registro, si el nombre comercial contra-viene lo dispuesto en el artículo 194 de la Decisión 486, tomando en consideración que los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.

A efectos de analizar la eventual nulidad del registro del nombre comercial, se deberá tomar en cuenta que no pueden registrarse como nombre comercial un signo, cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empre-sa o establecimiento designado con ese nombre y cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras caracte-rísticas de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice (artículo 194).

3. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elabora-dos por la doctrina y la jurisprudencia indicados en la presente interpretación prejudicial y que se re-fi eren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfi ca, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos confrontados.

4. En el caso de los signos mixtos, el Juez Consultante deberá identifi car cuál de los elementos prevalece y tiene mayor infl uencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfi co. Se determina que si en el signo mixto predomina el elemento denomi-nativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el


signo mixto predomina el elemento gráfi co frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre los signos confrontados pudiendo éstos coexistir pacífi camente en el ámbito comer-cial.

5. Los signos descriptivos no son registrables cuan-do refi eren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la sufi ciente distintividad. Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por palabras descriptivas es registrable si el conjunto marcario es distintivo. De esta manera el Juez Consultante debe establecer si el signo solicitado es descriptivo o está dotado de otros elementos que lo hagan dis-tintivo.

La marca débil es aquella que no posee la sufi cien-te fuerza distintiva para impedir el registro de mar-cas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía.

6. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los crite-rios relacionados con la conexión competitiva entre los servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a servicios que pertenecen a distintas clases, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

El Juez consultante deberá tomar en cuenta que el nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) so-licitado a registro distingue actividades comerciales de las Clases 35, 38 y 399 : “Publicidad, gestión de

negocios comerciales, administración comercial, trabajos de ofi cina”, “mensajería y telecomunicacio-nes”, “transporte, embalaje y almacenaje de mer-cancías y organización de viajes”, respectivamente.

7. Le corresponde a la Autoridad Nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los sig-nos de una manera efectiva y, sobre todo, determi-nar si no ha existido durante el tiempo de coexisten-cia en el mercado riesgo de confusión.

8. El examen de registrabilidad que realizan las Ofi ci-nas de Registro Marcario debe ser de ofi cio, inte-gral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo ex-puesto.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el pro-ceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Es-tatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certi-fi cada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena.




Leonor Perdomo PerdomoMAGISTRADA



PROCESO 144-IP-2013Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal b) de la Decisión

486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de ofi cio de los artículos 190 y 191 de la misma Decisión.

Marca: SAN CARLOS (mixta). Actor: sociedad CARLOS SARMIENTO L. & CÍA. INGENIO SANCARLOS S.A. Proceso interno Nº. 2011-00121.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de septiembre del año dos mil trece.


remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec-ción Primera, relativa a los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2011-00121;

El auto de 16 de julio de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complemen-tados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad CARLOS SARMIENTO L. & CÍA. INGENIO SANCARLOS S.A.Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUS-TRIAL SAN CARLOS.

b) Hechos.

1. El 2 de septiembre de 2002, la SOCIEDAD AGRÍ-COLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo SAN CARLOS (mixto), para distinguir produc-tos comprendidos en la Clase 30 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gace-ta de Propiedad Industrial Nº. 526 de 31 de marzo de 2003. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. sobre la base de su nombre co-mercial INGENIO SAN CARLOS S.A.

3. Por Resolución Nº. 21133 de 30 de julio de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposi-ción presentada por la actora y concedió el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución la socie-dad CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SAN CARLOS S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 6651 de 30 de marzo de 2004, confi rmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Super-intendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien

mediante Resolución Nº. 58638 de 27 de octubre de 2010, confi rmó también la Resolución Nº. 21133 de 30 de julio de 2003.

6. La sociedad CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGE-NIO SANCARLOS S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

1. Violación del artículo 134 de la Decisión 486 ya que “el signo SAN CARLOS, no es DISTINTIVO, porque no tiene la capacidad para distinguir en el mercado los productos de la Clase No. 30, que pretendía re-gistrar, porque desde el punto de vista conceptual, visual y fonético, indudablemente existe semejanza con el Nombre Comercial de mi representada, nom-bre comercial que tiene y goza de un posicionamiento y prestigio desde hace más de sesenta (60) años”.

2. Existe identidad o semejanza en el signo solicitado y su nombre comercial.

3. Violación del artículo 136 literal b) de la Decisión 486, entre el signo solicitado y su nombre comercial son confundibles.

4. Ha demostrado el uso de su nombre comercial con anterioridad a la solicitud de la marca objeto de la de-manda.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violación de normas de la Decisión 486.

2. La marca derivada solicitada SAN CARLOS (mixta) “SI es apta para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la Clase 30 (…)” y que ha coexistido en el mercado con el nombre comercial opositor “sin generar riesgo de confusión o asociación”.

3. El signo solicitado no contiene una gran variación del signo SAN CARLOS registrado con anterioridad.

4. La sociedad AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CAR-LOS S.A. tienen un derecho adquirido sobre la marca


SAN CARLOS.

5. Cita partes de las Resoluciones impugnadas.

e) Tercero interesado.

La SOCIEDAD AGRÍCOLA INDUSTRIAL SAN CAR-LOS S.A., tercero interesado en el proceso contesta la demanda indicando que:

1. Cuenta con el registro de la marca SAN CARLOS desde 1992, por lo que el signo ahora solicitado constituye una marca derivada de la ya registrada.

2. Su marca SAN CARLOS y el nombre comercial IN-GENIO SANCARLOS han coexistido pacífi camente en el mercado.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Co-munidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comuni-dad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordena-miento jurídico comunitario, con el fi n de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miem-bros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribu-nal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codifi cado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codifi cado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo SAN CARLOS (mixta), fue el 2 de sep-tiembre de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos contro-vertidos y las normas aplicables al caso concreto se en-cuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpreta-rán los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria de ofi cio se interpretarán los artículos 190 y 191 de la De-cisión 486; y,

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“(…)



a) las palabras o combinación de palabras;b) las imágenes, fi guras, símbolos, gráfi cos, logo-tipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos

(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particu-lar cuando:

(…)

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre co-mercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

Artículo 190.- Se entenderá por nombre comer-cial cualquier signo que identifi que a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimien-to mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, en-tre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de perso-nas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las per-sonas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nom-bre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del esta-blecimiento que lo usa.


(…)”.

1. La marca y los requisitos para su registro.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el merca-do. Podrán registrarse como marcas los signos sus-ceptibles de representación gráfi ca. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumera-ción ejemplifi cativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se defi ne la marca como un bien inmaterial consti-tuido por un signo conformado por palabras o combina-ción de palabras, imágenes, fi guras, símbolos, gráfi cos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color deter-minado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros ele-mentos de soporte, individual o conjuntamente estruc-turados que, susceptibles de representación gráfi ca, sirvan para distinguir en el mercado productos o ser-vicios, a fi n de que el consumidor o usuario medio los identifi que, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enume-ración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumera-ción cubre los signos denominativos, gráfi cos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sono-ros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamen-te establecido en la Decisión 344, se encuentra implí-citamente contenido en esta defi nición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material iden-tifi cable a fi n de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la per-ceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

La susceptibilidad de representación gráfi ca junta-mente con la distintividad, constituyen los requisitos ex-

presamente exigidos por la norma comunitaria.

La susceptibilidad de representación gráfi ca, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el públi-co consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identifi car y diferenciar en el mer-cado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presu-puesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identifi car e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este ar-tículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “sufi ciente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identifi car y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Pro-ceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refi ere a la aptitud individualizadora del signo, mien-tras que la segunda se refi ere a su no confundibilidad con otros signos.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usua-rios, garantizándoles el origen y la calidad de los pro-ductos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo SAN CARLOS (mixto) cum-ple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se en-cuentra dentro de las causales de irregistrabilidad pre-vistas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.


2. Irregistrabilidad por identidad o similitud de sig-nos: irregistrabilidad por identidad o similitud de una marca con un nombre comercial Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfi -ca, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.

En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado SAN CARLOS (mixto) es confundible con el nombre comercial INGENIO SAN CARLOS S.A., es pertinente desarrollar el presente tema.

Las causales de irregistrabilidad taxativamente enu-meradas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 son impedimentos que derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad, por lo que el Tribunal, estima adecuado re-ferirse a la identidad y la semejanza de una marca con un nombre comercial.

La identidad y la semejanza entre signos distinti-vos.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, el literal b) de dicho artí-culo prohíbe que se registren como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comer-cial protegido. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es sufi ciente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se con-fi gure la irregistrabilidad.

La confusión en materia marcaria, se refi ere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad sufi ciente para ser distintivo.

El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, por la cual una sociedad o el esta-blecimiento que la posee se distingue de las otras so-ciedades o establecimientos comerciales, industriales y agrícolas, por cuya razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo sufi cientemente distintiva, constituyen-do una de las prohibiciones para otorgar el registro (…) la existencia de similitud o semejanza con un nombre comercial protegido, siempre que ésta pueda inducir al público a error. En consecuencia se puede asumir que una causal de prohibición para otorgar el registro a un signo como marca sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con un nombre comercial protegido.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión

y/o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tan-to entre sí como en relación con los productos, servi-cios o tipo de establecimiento distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribu-nal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empre-sarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en confl icto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho produc-to y otra empresa tienen una relación o vincula-ción económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejan-za de los signos puede dar lugar a dos tipos de con-fusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confu-sión y/o de asociación entre varios signos y los produc-tos o servicios que distinguen o la actividad económica que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios y la actividad empresarial distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios y la actividad empresarial; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios y la actividad empresarial; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que


entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibi-lidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin dife-rencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

Además, el Tribunal ha sostenido, respecto al nombre comercial en relación con una marca “para ser oponi-ble exitosamente ante una marca solicitada o registra-da (…) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los de-rechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que signifi caría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o seme-janza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara”. (Proceso 3-IP-98, pu-blicado en la G.O.A.C. Nº. 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER).

La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, don-de el todo prevalezca sobre las partes y no descom-poniendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en con-junto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para rete-nerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. (Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, pu-blicado en la G.O.A.C. Nº. 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP).

En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión y/o de asociación, toda vez que en-tre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que el signo distingue, la actividad económica que identifi que al nombre comercial. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión y/o de aso-ciación. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar

a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación correspon-de a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador quién la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de con-fundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tri-bunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifi esto los aspectos ortográfi cos, los meramente gráfi cos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfi ca sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o signifi cado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al signifi cado que contiene la expresión, ya sea denominativa o grá-fi ca”. (Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

En consecuencia, el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión y/o de asociación es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfi ca se presenta por la coinciden-cia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pro-nunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que inte-gran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfi ca y fonética. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tan-to, cuando los signos representan o evocan una mis-ma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.


tro del giro comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Características del nombre comercial.

En el Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1796 de 18 de enero de 2010, marca: TRANSPACK (mixta), el Tribunal se ha pronunciado sobre las carac-terísticas del nombre comercial y ha manifestado que éstas son:

• “El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determi-nado.

Si bien la norma hace referencia a los estableci-mientos de comercio, esto se debe a una cuestión conceptual. El signo distintivo que identifi ca los es-tablecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se encuentra plasmado en el Títu-lo XI de la Decisión 486.

• Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identifi car sus diferentes activi-dades empresariales con diversos nombres comer-ciales.

• El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una ra-zón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.

• El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es de-cir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social”.

• La razón social da cuenta de la naturaleza y la exis-tencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mien-tras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso.

Protección del nombre comercial.

Los artículos 191, 192 y 193 establecen el sistema de protección al nombre comercial. De donde se eviden-cia que dicha protección puede derivar de su registro o depósito o de su uso efectivo. El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a par-tir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte el artículo 193 precisa que el re-gistro o el depósito del nombre comercial ante la Ofi cina Nacional Competente tiene un carácter declarativo, sin

Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en confl icto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de ma-nera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto des-pertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfi ca, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones compara-das, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernán-dez-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confron-tados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los ele-mentos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparez-can en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identifi cados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden aseme-jarse los signos en disputa e identifi car la posible exis-tencia o no de similitud o identidad entre ellos.

3. El nombre comercial. Su ámbito de protección y su prueba en el marco de la Decisión 486.

En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud a que el signo sobre la base del cual se presentó la oposición es el nombre comercial INGENIO SAN CARLOS S.A.

El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “cualquier signo que identifi que a una actividad económica, a una empresa, o a un estableci-miento mercantil (…)”, por lo que se puede indicar que el nombre comercial identifi ca a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, den-


embargo, conforme se tiene dicho, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tan-to, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”. (Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL).

Este Tribunal también ha manifestado que “(...) la pro-tección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al es-tablecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comer-cial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigi-das a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identifi cación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…). Las pruebas dirigidas a de-mostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identifi cación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. (Proceso 45-IP-98, ya citado).

Conforme a las indicadas disposiciones, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva del registro o del depósito, sino que basta el uso del mismo. Quien alegue el uso anterior del nom-bre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un princi-pio de prueba en favor del usuario”. (Proceso 3-IP-98, ya citado).

La persona que alegue tener un nombre comercial de-berá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo a la legislación de cada País Miembro. Sin em-bargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para de-mostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certifi caciones de auditoría que demues-tren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identifi cados con el nombre comercial, entre otros.

El Tribunal de Justicia en anteriores Interpretaciones Prejudiciales ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:

“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: ‘Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de funda-mentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los com-petidores (…) de manera que la protección otorga-da al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al estable-cimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consoli-de como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acre-ditar la identifi cación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pre-tende el registro”. (Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 581, de 12 de julio de 2000).

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comer-cio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemen-te del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

4. Clases de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos, ambos con parte de-nominativa compuesta.

El Tribunal considera necesario examinar lo concernien-te a la comparación entre signos mixtos y denominati-vos en virtud de que el signo solicitado SAN CARLOS es mixto mientras que el nombre comercial INGENIO SAN CARLOS S.A. es denominativo. Además, se to-mará en cuenta la parte denominativa compuesta de los signos.

Signos denominativos.

Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener signifi cado conceptual. Este tipo de signos se


subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identifi cado por el signo; y ar-bitrarios que no manifi estan conexión alguna entre su signifi cado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identifi car.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tri-bunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una pa-labra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin signifi cación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfi co (...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Signos mixtos.

Los signos mixtos se componen de un elemento deno-minativo (una o varias palabras) y un elemento gráfi co (una o varias imágenes). La combinación de estos ele-mentos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identifi car cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor infl uencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfi co.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfi co, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por sepa-rado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos mixtos y denominativos.

Cuando el Juez Consultante realice el examen de re-gistrabilidad entre un signo mixto y uno denominativo, deberá identifi car cuál de los elementos, el denominati-vo o el gráfi co prevalece y tiene mayor infl uencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por defi nición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfi co, teniendo en cuenta su tamaño, color y coloca-ción, que en un momento dado pueden ser defi nitivos. El elemento gráfi co suele ser de mayor importancia cuando es fi gurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”.

(Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).

En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análi-sis de una marca mixta hay que fi jar cuál es la dimen-sión más característica que determina la impresión ge-neral que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Funda-mentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

En el caso concreto, cuando el Juez Consultante rea-lice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el sig-no solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la sufi ciente carga semántica que permita una efi cacia particularizadora que conduzca a identifi car el origen empresarial”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”).

Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad sufi ciente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad sufi ciente frente a signos de ter-ceros.

Con base a estos criterios el Juez Consultante debe-rá identifi car cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fi n de determinar el riesgo de confusión, conforme a los crite-rios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfi co y en el otro el denominativo o viceversa no ha-brá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contra-rio, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfi co, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, los cuales se describen a continuación:

En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descom-poner su unidad fonética y gráfi ca, teniendo en cuenta


la totalidad de las sílabas y letras que forman los voca-blos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial efi cacia dife-renciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener pre-sente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas compara-das cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distin-guir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden ha-bla a favor de la semejanza de las marcas com-paradas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fi jar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a susci-tar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusiva del ad-ministrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogi-dos por la jurisprudencia comunitaria para la compara-ción de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está com-puesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminacio-nes, número de vocales, sufi jos, prefi jos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

5. La marca derivada.

El Tribunal abordará el tema en virtud a que el tercero interesado manifi esta que el signo solicitado constituye una marca derivada de la ya registrada.

Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca an-teriormente registrada, en relación con los mismos pro-ductos o servicios, donde el distintivo principal sea di-cha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en rei-terada jurisprudencia, ha expresado lo siguiente en re-lación con las marcas derivadas:

“(…) en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho dis-minuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pre-tenderán reivindicar productos distintos a los am-parados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones ante-riores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no po-drá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido. En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisa-do también que: El propietario de la marca inscri-ta podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del dere-cho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variacio-nes no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”. (Proceso 84-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: KRYSTAL).

El fenómeno de la marca derivada se diferencia clara-mente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, por un elemento descriptivo o genérico, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identifi car cierta clase de produc-tos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distinti-vo identifi ca plenamente los productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el con-sumidor la impresión de que tienen un origen común.

Por otro lado, el Tribunal ha manifestado que: “(…) el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, no signifi ca que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya


que la Ofi cina de Registro Marcario o el Juez Compe-tente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad se-ñaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente al elemento distin-tivo, ya que el elemento distintivo proviene de la mar-ca anteriormente registrada. Por lo tanto, la oposición debe involucrar los elementos accesorios y no única-mente el elemento distintivo”. (Proceso 140-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1591 de 25 de febrero de 2008, marca: CHILI’S MARGARITA BAR).

En relación con lo anterior, el Tribunal de Justicia, adop-tando un criterio doctrinal, se ha manifestado en varias de sus providencias de la siguiente manera:

“Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: ‘Aquellas inscritas por el conce-sionario, que surgen de otra anteriormente regis-trada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios. Las marcas derivadas se inscri-ben siguiendo los trámites ordinarios, pero enten-diéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadi-dos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión’. (Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95-IP-2002)”. (Proceso 108-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1029, de 16 de enero de 2004; marca: COLT).

El juez consultante deberá determinar si el signo so-licitado SAN CARLOS (mixto) proviene de una marca derivada y realizar el correspondiente examen de re-gistrabilidad.

6. Coexistencia marcaria.

Tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como el tercero interesado afi rman que los signos en confl icto han coexistido pacífi camente en el mercado, por lo que el Tribunal interpretará el tema.

Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas simi-lares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o fi nalidad, se ge-nera el ya aludido “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen

empresarial de los bienes y servicios. Al respecto, el Tribunal estima que tal coexistencia de hecho se subor-dina necesariamente a que las marcas que coexistan en el mercado no produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, produc-tos o servicios, con lo que se reafi rma lo expresado en anteriores sentencias:

“Una coexistencia pacífi ca, extensa en número de años y sin reclamaciones por parte del primer titular, puede signifi car una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la cau-sal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear sólo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización -expresa o tácita- o con la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los dos signos. Si no ha existido confusión por muchos años, la nulidad por esa causal no tendría el objetivo y fi nes que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario. En ese caso, la causal de confu-sión más bien se ha revertido en favor del segundo titular. En efecto el uso permanente de dos sig-nos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos”. (Proceso 60-IP-2000, publicado en la G.O.A.C N° 642 de 25 de febrero de 2001).

Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, el determinar si se ha dado la coexistencia de las marcas de una manera efectiva y sobre todo el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión.


CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el sig-no SAN CARLOS (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los sig-nos que, en relación con derechos de terce-ros, sean idénticos o se asemejen un nom-bre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países


Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para regis-tro induzca a error o confusión a los consu-midores sino que es sufi ciente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se confi gure la prohibición de irre-gistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a prin-cipios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refi eren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos ampa-ran.

CUARTO: El nombre comercial identifi ca a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la ofi cina nacional compe-tente previa comprobación de su uso real y efectivo.

Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá de-terminar si, al momento en que el signo SAN CARLOS (mixto) fue solicitado para registro el nombre comercial INGENIO SAN CARLOS S.A. era real, efectiva y constante-mente usado en el mercado, para así deter-minar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

QUINTO: En el análisis de registrabilidad de un sig-no, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signo mixto comparado con uno deno-minativo es necesario conservar la unidad gráfi ca y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identifi car cuál de sus elementos pre-valece y tiene mayor infl uencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grá-fi co y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo mixto y uno denomi-nativo se determina que si en éste predo-mina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas

que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidos en esta interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfi co frente al denominativo, no habría, en principio, lu-gar a la confusión entre los signos, pudien-do éstos coexistir pacífi camente en el ámbi-to comercial.

El signo mixto solicitado a registro que cuente, además, con una denominación compuesta será re-gistrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo do-ten por sí mismo de distintividad sufi ciente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad sufi ciente frente a signos de terceros.

SEXTO: El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan la deri-vación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en refe-rencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su obje-to correspondan a los ya amparados por la marca registrada.

SÉPTIMO: La coexistencia de hecho se subordina ne-cesariamente a que las marcas que coexis-tan en el mercado no produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Prime-ra, deberá adoptar la presente interpretación prejudi-cial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 2011-00121, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumpli-miento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente inter-pretación a la Secretaría General de la Comunidad An-dina para su publicación en la Gaceta Ofi cial del Acuer-do de Cartagena.




Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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