sumario tribunal de justicia de la comunidad...

Proceso 51-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 71 y 73 literales a), d) ye) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de laDisposición Transitoria Primera de la Decisión 344, en base a lo solicitadopor la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distritode Quito, República del Ecuador. Proceso Interno Nº 5070-EG. Actor:PRODUCTOS DE MAIZ S.A. (PROMASA). Marca: PRIMORINA .............

Proceso 65-IP-2005.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Conse-jo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera dela República de Colombia; e interpretación de oficio de los artículos 81 y82 literal a) de la citada Decisión. Proceso Interno N° 0266. Actor: Socie-dad Bristol-Myers Squibb Company. Marca: CEFAXONA .........................

Proceso 67-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a la solicitudformulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social dela Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación deoficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina. Proceso Interno N° 3513-2002. Actor:Electra, S.A. de C.V. Marca: MEGA ELEKTRA Y DISEÑO .....................

Proceso 75-IP-2005.- Interpretación Prejudicial del artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo FiscalNº 3, Cuenca, República del Ecuador. Actor: COMPAÑÍA CURTIEMBRERENACIENTE S.A. Asunto: “DEVOLUCION DEL IMPUESTO AL VALORAGREGADO, IVA”. Proceso interno N° 35-04 ...........................................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXII - Número 1233

Lima, 18 de agosto de 2005

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PROCESO Nº 51-IP-2005

Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 71 y 73 literales a), d) y e) dela Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la DisposiciónTransitoria Primera de la Decisión 344, en base a lo solicitado por la Primera

Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Repúblicadel Ecuador. Proceso Interno Nº 5070-EG. Actor: PRODUCTOS DE MAIZ S.A.

(PROMASA) Marca: PRIMORINA.

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA, San Francisco de Quito, a los veinti-dós días del mes de junio del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de losartículos 81, 82, literales a) y h), y 83, literalesa), d), e) de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, acompañada en el oficiode fecha 19 de abril de 2005, remitida por la

GACETA OFICIAL 18/08/2005 2.36

Primera Sala del Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo de Quito, República del Ecuador,con motivo del proceso interno N° 5070-EG.

Que la mencionada solicitud cumple con todoslos requisitos de admisibilidad establecidos enlos artículos 32 y 33 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina ylos contemplados en el artículo 125 de su Esta-tuto, razón por la cual, fue admitida a trámitemediante auto dictado el 25 de mayo de 2005.

Como hechos relevantes para la interpretación,se deducen:

1. Las partes.

La actora es PRODUCTOS DE MAIZ S.A. (PRO-MASA)

Se demanda al Director Nacional de PropiedadIndustrial, al Ministro de Comercio Exterior, In-dustrialización y Pesca, y al Procurador Gene-ral del Estado.

2. Determinación de los hechos relevantes.

2.1. Hechos.

Con fecha 4 de marzo de 1993, FABRICA DEACEITES FINOS LA UNICA PHIDAYGESA S.A.presenta solicitud de registro para la marcaPRIMORINA en clase 29, de la Clasificación In-ternacional, contra la cual presentan observacio-nes PRODUCTOS DE MAIZ, S.A. (PROMASA),en base al registro de la marca PRIMOR enclase 30, y UNILEVER en base al registro de sumarca DORINA en clase 29.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrialde Ecuador rechaza las observaciones y enconsecuencia concede el registro de la marcaPRIMORINA en clase 29.

PRODUCTOS DE MAIZ S.A., con fecha 29 demayo de 1998, formula demanda contenciosoadministrativa impugnando la resolución de laDirección Nacional de Propiedad Industrial arri-ba indicada.

2.2. De la resolución de la Dirección Nacio-nal de Propiedad Industrial.

En las consideraciones sobre las que basa sudecisión, la Dirección Nacional de PropiedadIndustrial se refiere a la oposición presentada

por la accionante, señalando que, luego de rea-lizar el correspondiente cotejo marcario “(…)comparando los signos en controversia en for-ma conjunta no simultánea, desde el punto devista gráfico-visual, fonético-auditivo y del con-sumidor medio, se concluye que la marca solici-tada PRIMORINA y la marca registrada por elobservante PRIMOR, no son semejantes niconfundibles a simple vista y su coexistenciano inducirá al público consumidor a error o con-fusión sobre la procedencia de los productosque se comercializan (…)” con ambos signos.

2.3. De los argumentos de la demanda.

La accionante argumenta que la marca PRIMORde su propiedad, es una marca famosa y noto-riamente conocida, y que se encuentra registra-da en varios países de la Comunidad Andina,asimismo, que la coexistencia con la marcasolicitada ocasionaría confusión en el públicoconsumidor.

Asimismo, fundamenta que no existe argumen-to legal suficiente para rechazar la observaciónpresentada y aceptar el registro solicitado, dadoque del cotejo marcario “se puede determinar lasemejanza visual, fonética y auditiva existente”entre los signos sub materia, tanto así que lamarca registrada se encuentra incluida en lamarca solicitada.

De otro lado, considerando el hecho que lossignos en conflicto estarían destinados a distin-guir productos de amplio consumo popular, yque se prestan a confusión en el mercado, “esdeber de la Administración evitar a toda costa laposibilidad de confusión entre marcas”.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por la vía prejudicial las normas que confor-man el Ordenamiento Jurídico de la ComunidadAndina, siempre que la solicitud provenga de unJuez Nacional también con competencia paraactuar como Juez Comunitario, en tanto resul-ten pertinentes para la resolución del procesointerno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial seencuentra conforme con las prescripciones con-tenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina;


Que, el Juez consultante solicita la interpreta-ción de los artículos 81, 82, literales a) y h), y83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, los mis-mos que no se interpretarán por no ser pertinen-tes al caso concreto; sin embargo, se interpre-tarán de oficio los artículos 71 y 73 literales a),d) y e) de la Decisión 313 y la Disposición Tran-sitoria Primera de la Decisión 344.

El texto de las normas objeto de la interpreta-ción prejudicial se transcribe a continuación:

DECISION 313

“Artículo 71

Podrán registrarse como marcas los signosque sean perceptibles, suficientemente dis-tintivos y susceptibles de representación grá-fica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na.

(…)

Artículo 73

Asimismo, no podrán registrarse como mar-cas aquellos signos que en relación con de-rechos de terceros, presenten algunos de lossiguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación,la traducción o la transcripción, total oparcial, de un signo distintivo notoriamen-te conocido en el país en el que solicita elregistro o en el comercio subregional, ointernacional sujeto a reciprocidad; por lossectores interesados y que pertenezca a

un tercero. Dicha prohibición será aplica-ble, con independencia de la clase, tantoen los casos en los que el uso del signo sedestine a los mismos productos o servi-cios amparados por la marca notoriamenteconocida, como en aquellos en los que eluso se destine a productos o serviciosdistintos.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producirconfusión con una marca notoriamente co-nocida, independientemente de la clase delos productos o servicios para los cualesse solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida;

(…)”

DECISIÓN 344

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA

Todo derecho de propiedad industrial válida-mente concedido de conformidad con la le-gislación existente con anterioridad a la fe-cha de entrada en vigencia de la presenteDecisión, subsistirá por el tiempo en que fueconcedido. En lo relativo a su uso, goce, obli-gaciones, licencias, renovaciones y prórro-gas, se aplicarán las normas contenidas enla presente Decisión.”

En atención a los puntos controvertidos en elproceso interno así como de las normas que vana ser interpretadas, este Tribunal considera quecorresponde desarrollar lo referente a los si-guientes temas:

1. De la aplicación de la ley comunitaria enel tiempo. Irretroactividad normativa.

En principio, y con el fin de garantizar el respetoa las exigencias de seguridad jurídica y de con-fianza legítima, la norma comunitaria de carác-ter sustancial no surte efectos retroactivos; portanto, las situaciones jurídicas disciplinadas enella se encuentran sometidas a la norma vigenteal tiempo de su constitución. Y si bien la nuevanorma comunitaria no es aplicable, salvo previ-


sión expresa, a las situaciones jurídicas naci-das con anterioridad a su entrada en vigencia,procede su aplicación inmediata a los efectosfuturos de la situación nacida bajo el imperio dela norma anterior.

Este Tribunal en una de sus interpretacionesprejudiciales ha señalado que: “Resulta oportu-no para dilucidar los aspectos relativos a la apli-cación de la ley comunitaria en el tiempo, preci-sar la terminología relacionada con este tipo desituaciones, así el profesor Marcial Rubio Co-rrea señala que: ‘Aplicación inmediata de unanorma, es aquella que se hace a los hechos,relaciones y situaciones que ocurren mientrastiene vigencia, es decir, entre el momento enque entra en vigor y aquel en que es derogada omodificada; aplicación ultra activa de una nor-ma, es aquella que se hace a los hechos, rela-ciones y situaciones que ocurren luego que hasido derogada o modificada de manera expresao tácita, es decir, luego que termina su aplica-ción inmediata; aplicación retroactiva de unanorma, es aquella que se hace para regir he-chos, situaciones o relaciones que tuvieron lu-gar antes del momento en que entra en vigen-cia, es decir, antes de su aplicación inmediata;y aplicación diferida de una norma es aquellaque se hace cuando la norma expresamente haseñalado que deberá aplicarse en un momentofuturo, que empieza a contarse después delmomento en que entre en vigencia’ (RUBIO,Marcial. Título Preliminar. Para Leer el CódigoCivil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica delPerú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p.57 y ss).

El problema de aplicación de las normas en eltiempo supone una disyuntiva entre la seguridadjurídica y la innovación legislativa. Por tal moti-vo, para solucionar esta contrariedad, la teoríajurídica brinda diversas posibilidades, entre lasque destacan dos:

- La teoría de los derechos adquiridos que seapoya en la seguridad jurídica que debe otor-gar todo sistema jurídico. Se entiende porderechos adquiridos aquellos que han entra-do en el dominio de su titular y que no puedenser modificados por normas posteriores, por-que se estaría haciendo aplicación retroacti-va de ellas.

- La teoría de los hechos cumplidos que sebasa en el carácter innovador de las normas.Se prefiere aquí la aplicación inmediata delas normas antes que la ultra actividad de las

normas derogadas. Para ello se parte del he-cho que las leyes posteriores deben suponer-se mejores que las anteriores.

En este sentido, la Primera Disposición Transi-toria de la Decisión 344, al establecer el princi-pio de irretroactividad normativa, dispone la ex-cepción relativa al goce, uso, obligaciones, licen-cias, renovaciones y prórrogas (excepción noaplicable al caso concreto); señalando que suregulación será aplicada en función a la normati-va vigente. En este sentido, queda sentada laregla de irretroactividad (con su respectiva ex-cepción) en beneficio del principio de seguridadjurídica, y por lo tanto, clara la aplicación de laDecisión 313 a los actos nacidos dentro de suvigencia.

2. Requisitos esenciales para el registro deuna marca.

La norma comunitaria establece que podrán re-gistrarse como marcas, los signos que (1) seanperceptibles, (2) suficientemente distintivos y(3) susceptibles de representación gráfica, asi-mismo, capaces de distinguir en el mercado,los productos o servicios producidos o comer-cializados por una persona, de los productos oservicios idénticos o similares de otra persona.

Respecto a los tres primeros requisitos, el Tri-bunal en reiterada jurisprudencia ha descritocomo los requisitos esenciales de registro deuna marca:

La perceptibilidad, es la capacidad del signopara ser aprehendido o captado por alguno delos sentidos. La marca, al ser un bien inmate-rial, debe necesariamente materializarse paraser apreciada por el consumidor; sólo si estangible para el consumidor, podrá éste compa-rarla y diferenciarla, de lo contrario, si es imper-ceptible para los sentidos, no podrá ser suscep-tible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrinay por la jurisprudencia de este Tribunal como lafunción primigenia que debe reunir todo signopara ser susceptible de registro como marca,es la razón de ser de la marca, es la caracterís-tica que permite diferenciar o distinguir en elmercado los productos o servicios comerciali-zados por una persona de los idénticos o simila-res de otra, para así impedir que se origine unaconfusión en las transacciones comerciales.


A objeto de verificar la existencia de la capaci-dad o idoneidad distintiva del signo, el examina-dor deberá tomar en cuenta los criterios que,elaborados por la doctrina (FERNÁNDEZ-NÓVOA,Tratado de Derecho de marcas, Madrid, MarcialPons, 2001, ps.128-129), han sido acogidos poreste Tribunal, y que son del siguiente tenor:

1) La impresión general ofrecida por el signo,sin aislar, separar o enfatizar determinadoselementos de su composición;

2) La naturaleza de los productos o servicios acuya distinción el signo haya de aplicarse;

3) El grado de cumplimiento por el signo de sufunción indicadora de origen del producto,servicio o actividad (función esta que difícil-mente podrá cumplir un signo que resulteexcesivamente simple o bien sea excesiva-mente complejo o de carácter ornamental).

La susceptibilidad de representación gráfica,permite constituir una imagen o una idea delsigno, en sus características y formas, a fin deposibilitar su registro. Consiste en descripcio-nes realizadas a través de palabras, gráficos,signos mixtos, colores, figuras, etc. de maneraque sus componentes puedan ser apreciadosen el mercado de productos.

Marco Arcalá señala que “el signo a registrardebe poder ser descrito o identificado según laspropiedades del plano o la escritura” (Arcalá,Marco, en “Las causas de denegación de la mar-ca comunitaria”, Valencia 2001, ps.119 y ss.),concepto, que puede ser perfectamente comple-mentado con una referencia de Robles Morchón(en “Las marcas en el Derecho español”, Madrid1995, ps.21 y ss.) según la cual “(…) dicho re-quisito implica la representación del signo en elpapel o en otro material equivalente”.

La finalidad del requisito de representación gráfi-ca es la seguridad jurídica, dado que es necesa-ria la determinación del derecho a proteger y lalimitación del ius prohibendi del titular de dichoderecho; sin embargo, como bien señala MarcoArcalá en la obra arriba citada, “el hecho de quetoda representación gráfica haya de ser percibi-da visualmente no supone que lo así represen-tado haya de percibirse de la misma manera(…)”, ejemplo claro de aquello es la figura de unpentagrama p.e., el mismo que permite repre-sentar gráficamente todo tipo de melodías que,al ser reproducidas, se perciben auditivamente.

3. Irregistrabilidad de signos idénticos o se-mejantes y riesgo de confusión. Reglasde comparación entre signos denomina-tivos. Conexión competitiva.

El literal a) del artículo 73 establece como prohi-bición para ser registrados, aquellos signos quesean idénticos, o se asemejen de forma quepuedan inducir al público a error, a una marcaanteriormente solicitada para registro o registra-da por un tercero, para los mismos o similaresproductos o servicios, respecto de los cuales eluso de la marca pudiera inducir al público a error.

Como se ha manifestado en reiterada jurispru-dencia de este Tribunal “... la función principalde la marca es la de identificar los productos oservicios de un fabricante o comerciante de losde igual o semejante naturaleza, que pertenez-can al competidor; por ello es fundamental queel signo en proceso de registro, no genere con-fusión respecto de los bienes o servicios distin-guidos por otro solicitado previamente o por unamarca que se encuentre inscrita, puesto queéstos gozan de la protección legal que les otor-ga el derecho de prioridad o el registro, respecti-vamente”. (Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C.No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca:COLA REAL+ GRÁFICA).

En este sentido, la confusión en materia marcaria,se refiere a la falta de claridad para poder elegirun bien o un servicio en lugar de otro, a la quepueden ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo. A fin de evitar esta situación deconfusión, la prohibición contenida en el literala) del artículo 73 de la Decisión 313, no exigeque el signo pendiente de registro induzca aerror a los consumidores o usuarios, sino quebasta la existencia de este riesgo para que seconfigure aquella prohibición.

Con respecto al riesgo de confusión, este Tribu-nal ha señalado los supuestos que pueden darlugar a ésta entre varias denominaciones y en-tre los productos o servicios que cada una deellas ampara, identificando los siguientes: “...que exista identidad entre los signos en disputay también entre los productos o servicios distin-guidos por ellos; o identidad entre los signos ysemejanza entre los productos o servicios; osemejanza entre los signos e identidad entrelos productos y servicios; o semejanza entreaquellos y también semejanza entre éstos”. (Pro-


ceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 dediciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA).

Este Tribunal ha determinado que puede existirsimilitud visual por el parecido de las letrasentre los signos a compararse, en los que lasucesión de vocales, la longitud de la palabra opalabras, el número de sílabas, las raíces o lasterminaciones iguales, pueden incrementar elgrado de confusión. Y habrá lugar a presumir lasemejanza entre los signos si las vocales idén-ticas se hallan situadas en el mismo orden,vista la impresión general que, tanto desde elpunto de vista ortográfico como fonético, produ-ce el citado orden de distribución.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal haseñalado que la misma depende, entre otrosfactores, de la identidad de la sílaba tónica y dela coincidencia en las raíces o terminaciones,pero que, a fin de determinar la existencia realde una posible confusión, deben tomarse encuenta las particularidades de cada caso, pues-to que las marcas denominativas se forman porun conjunto de letras que, al ser pronunciadas,emiten sonidos que se perciben por los consu-midores de modo distinto, según su estructuragráfica y fonética.

Por último se habla de la similitud conceptual,sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indi-cado que se configura entre signos que evocanuna idea idéntica o semejante.

En definitiva, el Tribunal estima que la confusiónpuede manifestarse cuando, al percibir la mar-ca, el consumidor supone que se trata de la mis-ma a que está habituado, o cuando, si bien en-cuentra cierta diferencia entre las marcas enconflicto, cree, por su similitud, que provienendel mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existenciadel riesgo de confusión, el examinador deberátomar en cuenta los criterios que, elaboradospor la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tra-tado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Bue-nos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), hansido acogidos por la jurisprudencia de este Tri-bunal, y que son del siguiente tenor:

1. La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en formasucesiva y no simultánea.

3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y nolas diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-se en el lugar del comprador presunto, to-mando en cuenta la naturaleza de los produc-tos o servicios identificados por los signos endisputa.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal enanterior oportunidad, el consultante, en la com-paración que efectúe de los signos “... deberáconsiderar que, si bien el derecho que se cons-tituye con el registro de un signo como marcacubre únicamente, por virtud de la regla de laespecialidad, los productos identificados en lasolicitud y ubicados en una de las clases delnomenclátor, la pertenencia de dos productos auna misma clase no prueba que sean semejan-tes, así como su pertenencia a distintas clasestampoco prueba que sean diferentes”. (ProcesoNº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de di-ciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA).

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuen-ta, de conformidad con el literal a) del artículo73 de la Decisión 313, “... que también se en-cuentra prohibido el registro del signo cuyo usopueda inducir al público a error si, además deser idéntico o semejante a una marca anterior-mente solicitada para registro o registrada porun tercero, tiene por objeto un producto seme-jante al amparado por la marca en referencia,sea que dichos productos pertenezcan a la mis-ma clase del nomenclátor o a clases distintas”.(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.).

Es preciso concluir respecto del riesgo de con-fusión que la denegatoria de un registro no se daen virtud de una confusión fáctica, sino en laposibilidad de generarse dicha confusión en elconsumidor.

En cuanto a la conexión competitiva, la doctrinade los autores Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Caba-nellas de las Cuevas, recoge algunos criteriosque podrían conducir a establecer la similitud ola conexión competitiva entre los productos oservicios, tales como:

a) La inclusión de los productos o serviciosen una misma clase del nomenclator.

Esta regla tiene especial interés cuando se limi-ta el registro a uno o varios de los productos o


servicios de una clase del nomenclátor, perdien-do su valor al producirse el registro para toda laclase. En el caso de la limitación, la pruebapara demostrar que entre los productos o servi-cios que constan en dicha clase no son simila-res o no guardan similitud para impedir el regis-tro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización.

Hay lugares de comercialización o expendio deproductos o servicios que influyen escasamentepara que pueda producirse su conexión compe-titiva, como sería el caso de las grandes cade-nas o tiendas o supermercados en los cuales sedistribuye toda clase de bienes y pasa desaper-cibido para el consumidor la similitud de un pro-ducto o servicio con otro. En cambio, se daríatal conexión competitiva, en tiendas o almace-nes especializados en la venta de determinadosbienes o en ciertos servicios que se ofrecen.Igual confusión se daría en pequeños sitios deexpendio donde marcas similares pueden serconfundidas cuando los productos o serviciosguardan también una aparente similitud.

c) Mismos medios de publicidad.

Los medios de comercialización o distribucióntienen relación con los medios de difusión delos productos y los servicios. Si los mismosproductos o servicios se difunden por la publi-cidad general (radio, televisión o prensa) presu-miblemente se presentaría una conexión com-petitiva o dichos productos y/o servicios seríancompetitivamente conexos. Por otro lado, si ladifusión es restringida por medio de revistasespecializadas, comunicación directa, boletines,mensajes telefónicos, etc., la conexión compe-titiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre los produc-tos o servicios.

Una relación entre los productos o serviciosofrecidos puede crear una conexión competi-tiva.

La vinculación puede estar originada por variostipos de relaciones: por tratarse de productosvinculados por complementariedad, por finali-dad, por uso conjunto, por pertenecer al mismogénero, o por cualquier otra relación de asocia-ción propicia a inducir a error al público consu-midor.

Así, productos o servicios pertenecientes a dife-rentes clases pero que tienen similar naturale-za, uso o idénticas finalidades, pueden inducir aerror o confusión.

4. Marca notoria y su prueba. Requisitos yefectos de la notoriedad.

Para determinar la notoriedad de una marca esnecesario saber que la misma radica en que seaconocida, difundida y aceptada por una comuni-dad que pertenece a un mismo grupo de usua-rios sobre los bienes o servicios que común-mente suelen utilizar. La característica que tie-ne una marca notoria es que está protegida demanera especial y mejor apreciada con relacióna las demás marcas, pues es de su misma cua-lidad de notoriedad que se reafirma su presen-cia ante el público consumidor.

La norma comunitaria dispone que la protecciónespecial que se otorga a la marca notoriamenteconocida flexibiliza el principio de especialidadde clases, y en este sentido, extiende su pro-tección a los signos que distingan productos oservicios, con independencia de la clase a lacual pertenezcan, yendo más allá de las pautasgenerales para el establecimiento de conexióncompetitiva entre los productos/servicios de lossignos sub litis. Así, el interés de la norma es elde prevenir el aprovechamiento indebido de lareputación de la marca notoria, así como impe-dir el perjuicio que el registro del signo similarpudiera causar a la fuerza distintiva o a la repu-tación de aquélla.

Así, si bien la normativa andina señala que laprohibición relativa de registro se establecerácon independencia de la clase, “tanto en los ca-sos en los que el uso del signo se destine a losmismos productos o servicios amparados por lamarca notoriamente conocida, como en aque-llos en los que el uso se destine a productos oservicios distintos”.

Dadas las pautas que establece la Decisión 313en materia de notoriedad, la flexibilización delprincipio de especialidad deberá ser considera-da de manera absoluta, es decir, una excep-ción a la regla de especialidad, en este senti-do, el análisis de confundibilidad estará basadoúnicamente en la similitud de los signos, inde-pendientemente de los productos o serviciosque éstos distingan, o a la clase a la que perte-nezcan.


De otro lado, cabe precisar que la notoriedad dela marca es un hecho que debe ser probado;corresponde entonces, a la Autoridad NacionalCompetente o al Juez, en su caso, establecer,con base en las probanzas aportadas por quienplantea el reconocimiento de la notoriedad y porende la protección especial que de ella se deri-va, si una marca tiene o no esos atributos. En lavaloración, deberán tomarse en cuenta las si-guientes características antes señaladas: volu-men de ventas, duración, intensidad o alcancegeográfico de su uso, valoración o prestigio al-canzado en el mercado.

En este sentido, el reconocimiento de la marcanotoria, como signo distintivo de productos, ser-vicios o actividad determinados, presupone suconocimiento en el país en que se haya solicita-do su registro o en el comercio subregional, ointernacional sujeto a reciprocidad, ya sea porlos sectores interesados, o por el consumidor,independientemente de su nexo al producto,servicio o actividad específica que se distinga elsigno.

Asimismo, la carga de la prueba de notoriedadcorresponderá a quien la alegue, a quien lecorresponderá servirse de los medios procesa-les que estén previstos en el derecho nacionalpara este efecto.

En el presente caso, el Tribunal solicitante de-berá determinar si la marca PRIMOR poseenotoriedad. De dicho examen se podrá deducirque puede romper el principio de especialidad,por el riesgo de confusión que pudiera existir enlos consumidores.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

Primero: En principio, y con el fin de asegurarel respeto a las exigencias de segu-ridad jurídica, la norma comunitariade carácter sustancial no surte efec-tos retroactivos; por tanto, las situa-ciones jurídicas concretas se encuen-tran sometidas, a la norma vigente altiempo de su constitución. Y si bienla nueva norma comunitaria no esaplicable a las situaciones jurídicasnacidas con anterioridad a su entra-da en vigencia, procede su aplica-ción inmediata a los efectos futuros

de la situación jurídica nacida bajo elimperio de la norma anterior.

Segundo: Un signo para ser registrado comomarca debe reunir los requisitos dedistintividad, perceptibilidad y sus-ceptibilidad de representación gráfi-ca establecidos por el artículo 71 dela Decisión 313 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena. Además esnecesario que la marca no esté com-prendida en ninguna de las causalesde irregistrabilidad establecidas enlos artículos 72 y 73 de la Decisión313.

Tercero: No son registrables los signos queen relación con derechos de terce-ros sean idénticos o se asemejen auna marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un terce-ro, y que estén destinadas a ampa-rar productos o servicios idénticos osemejantes, de modo que puedaninducir a los consumidores a error.

Cuarto: El riesgo de confusión entre los sig-nos confrontados en el presente caso,se deducirá posteriormente a la rea-lización del examen comparativo, enel que se deberán considerar los cri-terios aportados por la doctrina y lajurisprudencia, y los que han sidodesarrollados en esta interpretaciónprejudicial.

Quinto: La protección especial que se otorgaa la marca notoriamente conocida,en relación con el producto o servicioque constituya su objeto, se extien-de —caso de haber riesgo de confu-sión por similitud con un signo queconstituya su reproducción, imitación,traducción o trascripción, total o par-cial— con independencia de la clasea que pertenezca el producto o servi-cio de que se trate y del territorio enque haya sido registrada, pues sebusca prevenir su aprovechamientoindebido, así como impedir el perjui-cio que el registro del signo similarpudiera causar a la fuerza distintivao a la reputación de aquélla.

Asimismo, la notoriedad de la marcano se halla implícita en la circuns-


tancia de ser ampliamente conoci-da, sino que, por tratarse de unacuestión de hecho, es necesaria lademostración suficiente de su cali-dad.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal, el Juez Nacional Consul-tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop-tar la presente interpretación dictada con funda-mento en las señaladas normas del ordena-miento jurídico comunitario. Deberá así mismo,dar cumplimiento a las prescripciones conteni-das en el párrafo tercero del artículo 128 delvigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certi-ficada y sellada de la presente interpretación, laque también deberá remitirse a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina a efectos desu publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena.


Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Consejo de

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la Repúblicade Colombia; e interpretación de oficio de los artículos 81 y 82 literal a) de la

citada Decisión. Proceso Interno N° 0266. Actor: Sociedad Bristol-MyersSquibb Company. Marca: CEFAXONA.

Moisés Troconis VillarrealPRESIDENTE

Rubén Herdoíza MeraMAGISTRADO

Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO

Olga Inés Navarrete BarreroMAGISTRADA

Mónica Rosell MedinaSECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fielcopia del original que reposa en el expedientede esta Secretaría. CERTIFICO.-

Mónica RosellSECRETARIA


VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial del ar-tículo 83 literal a) de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, acompa-ñada en el Oficio Nº 0462, de 18 de marzo de2005, re-mitida por el Consejo de Estado, Salade lo Contencioso Administrativo, Sección Pri-mera de la República de Colombia, con motivodel proceso interno N° 0266.

Que la mencionada solicitud cumple con todoslos requisitos de admisibilidad establecidos en

los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina ylos contemplados en el artículo 125 de su Esta-tuto, razón por la cual, fue admitida a trámitemediante auto dictado el 25 de mayo de 2005.


1. Las partes.

La actora es SOCIEDAD BRISTOL-MYERSSQUIBB COMPANY

Se demanda a la Nación a través de la Super-intendencia de Industria y Comercio.



2.1. Hechos.

Señala el consultante que, el 18 de abril de1995, la sociedad LABORATORIOS ECAR LIMI-TADA, solicitó ante la División de Signos Distin-tivos de la Superintendencia de Industria y Co-mercio el registro del signo CEFAXONA paradistinguir productos de la clase 5 (Clase 5: Pro-ductos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos;sustancias dietéticas para uso médico, alimen-tos para bebés; emplastos, material para apósitos;material para empastar los dientes y para mol-des dentales; desinfectantes; productos para ladestrucción de animales dañinos; fungicidad,herbicidas).

Publicado el extracto de la solicitud la sociedadBRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, formulóobservaciones al registro de la marca solicitadaCEFAXONA, en base a sus marcas CEFAX yCEFAMOX. La División de Signos Distintivosmediante Resolución Nº 28466, de fecha 30 dediciembre de 1996 declara fundada la observa-ción presentada por BRISTOL-MYERS SQUIBBCOMPANY y niega el registro de la marca CE-FAXONA para distinguir productos de la clase 5de la Clasificación Internacional de Niza.

Laboratorios ECAR LIMITADA interpuso el re-curso de reposición al que la División de SignosDistintivos mediante Resolución Nº 01103 defecha 29 de enero de 1998 resolvió confirmandola negativa del registro y concediendo el recursode apelación. Mediante Resolución Nº 35002 defecha 28 de diciembre de 2000, se resuelve elrecurso de apelación y se revoca la decisióncontenida en la Resolución Nº 28466 declarán-dose infundada la observación presentada por lasociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYy se concede el registro de la marca CEFAXONApara distinguir productos comprendidos en laclase 5 a favor de LABORATORIOS ECAR LIMI-TADA, quien posteriormente cede sus derechosa favor de Laboratorios Pisa S.A. de C.V.

2.2. Fundamentos de la demanda

El demandante alega que hubo violación delartículo 83 literal a) de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena.

Señala que si se realiza una apreciación deconjunto de las denominaciones CEFAX y

CEFAXONA se puede concluir que entre las dosexiste riesgo de confusión y que la segundareproduce en su totalidad a la marca de derechopreferente, que a su vez es el elemento carac-terizante de la marca solicitada y que le otorgaa ésta la distintividad que posee.

Hace mención además a jurisprudencia de esteTribunal en el Proceso 20-IP-97 en que se sostu-vo que “En caso de dudas respecto a la con-fundibilidad entre dos marcas, se ha de resolveren contra de la marca solicitada, en aplicacióndel principio ’in dubio pro signo priori’”

2.3. Contestación a la demanda. Laborato-rios Pisa. S.A. de C.V.

En su escrito de contestación a la demanda,Laboratorios Pisa S.A. de C. V. hace referenciaa varias interpretaciones prejudiciales emitidaspor este Tribunal referentes a marcas farmacéu-ticas en las que se destaca el trato especial quese les debe dar a esta clase de marcas.

Manifiesta además que “no estamos de acuerdocon las apreciaciones del demandante, si bienes cierto, las marcas no se deben eximir niseparar, mas cierto es, que en las marcas farma-céuticas que comparten elementos o palabrasde uso común esta regla constituye una excep-ción, entre las marcas en estudio la expresiónCEFA (que es el principio activo) no puede serde apropiación exclusiva de ningún empresarioen particular”.

Por todo esto solicita, se rechacen todas laspretensiones de la parte actora por carecer ellasde fundamento jurídico y probatorio.

2.3.1. De la Superintendencia de Industria yComercio de Colombia.

La Superintendencia alega que: “al efectuar elanálisis de confundibilidad en conjunto desde elpunto de vista de las reglas que se deben teneren cuenta para las marcas farmacéuticas, esdecir operando de forma fraccionada y sin teneren cuenta el prefijo ‘CEFA’ que como ya se dijoes de uso común, tenemos que la marca solici-tada esta estructurada por 8 letras y las marcasregistradas en 5 y 7 letras respectivamente,diferenciándose en la terminación ‘XONA’, porlo que la estructura de la marca ‘CEFAXONA’se hace visualmente diferente a las enfrenta-das”


Manifiesta además que: “La conexidad entre losproductos no puede fundamentarse en la finali-dad de restablecer el estado de salud de formagenérica. Por el contrario, debe entenderse quelos productos farmacéuticos se pueden relacio-nar en la medida en que curen una condiciónfísica similar, de lo contrario absolutamente to-dos los productos farmacéuticos estarían rela-cionados entre si”.

Arguye que “El consumidor que toma la deci-sión de qué, se va a consumir en este caso esel médico, quien no va incurrir (sic) en la confu-sión de efectuar la asociación de un origenempresarial, en tanto ‘el mercado objetivo’ alque se dirigen los productos identificados conlas marcas en cuestión, contrario a lo que afir-ma el accionante es reducido y especializado”

Alega que debe tenerse en cuenta que “el cotejoconjuntual y no fraccionado del cual habla elTribunal, encuentra su excepción en las marcasfarmacéuticas... así pues, muchas de estasmarcas están formadas por un prefijo o sufijoque se refiere por ejemplo al químico básicopara su elaboración o a la condición terapéuticaa tratar, los cuales guían al consumidor a identi-fican (sic) la naturaleza del producto comerciali-zado”.

Por la falta de conexión entre los productos enconflicto, el mercado especializado al que sedirigen los mismos, y la falta de confundibilidadde los signos en conflicto, la administraciónconcluye que no se ha vulnerado las normassupranacionales y que por tanto los actos admi-nistrativos obrados no son nulos y se ajustan apleno derecho.

CONSIDERANDO:



Que en la presente solicitud se interpretará elartículo 83 literal a) de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, en base alo solicitado por el Consejo de Estado, Sala delo Contencioso Administrativo, Sección Primerade la República de Colombia, y de oficio losartículos 81 y 82 literal a) de la citada Decisión.


DECISIÓN 344

Artículo 81

“Podrán registrarse como marcas los signosque sean perceptibles, suficientemente dis-tintivos y susceptibles de representación grá-fica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, los pro-ductos o servicios producidos o comercializa-dos por una persona de los productos o servi-cios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82

“No podrán registrarse como marcas los sig-nos que:

a) No puedan constituir marca conforme alartículo anterior;

(...);

Artículo 83

“Asimismo, no podrán registrarse como mar-cas aquellos signos que, en relación conderechos de terceros, presenten algunos delos siguientes impedimentos:


(...)”.

En atención a los puntos controvertidos en elproceso interno así como de las normas que van


a ser interpretadas, este Tribunal considera quecorresponde desarrollar lo referente a los si-guientes temas:

I. DEFINICIÓN DE MARCA Y SUS REQUISI-TOS ESENCIALES.

La marca es definida como todo signo percepti-ble, capaz de distinguir los bienes o los servi-cios producidos o comercializados en el merca-do por una persona, de los bienes o serviciosidénticos o similares de otra.

El artículo 81, determina los requisitos que debereunir una marca (signo distintivo registrado),éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y lasusceptibilidad de representación gráfica.

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal enreiterada jurisprudencia ha señalado:

La perceptibilidad, es la capacidad del signopara ser aprehendido o captado por alguno delos sentidos. La marca, al ser un bien inmate-rial, debe necesariamente materializarse paraser apreciada por el consumidor; sólo si es tan-gible para el consumidor, podrá éste compararlay diferenciarla, de lo contrario, si es impercepti-ble para los sentidos, no podrá ser susceptiblede registro.


Jorge Otamendi sostiene respecto al carácterdistintivo de la marca: “El poder o carácter dis-tintivo es la capacidad intrínseca que tiene parapoder ser marca. La marca, tiene que poderidentificar un producto de otro. Por lo tanto, notiene este poder identificatorio un signo que seconfunde con lo que se va a identificar, sea unproducto, un servicio o cualesquiera de suspropiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho deMarcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: BuenosAires, 2002. p. 27).

La susceptibilidad de representación gráfica,permite constituir una imagen o una idea del

signo, en sus características y formas, a fin deposibilitar su registro. Consiste en descripcio-nes realizadas a través de palabras, gráficos,signos mixtos, colores, figuras, etc. de maneraque sus componentes puedan ser apreciadosen el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representa-ción gráfica del signo es una descripción queper-mite formarse la idea del signo objeto de lamarca, valiéndose para ello de palabras, figuraso signos, o cualquier otro mecanismo idóneo,siempre que tenga la facultad expresiva de losanteriormente señalados” (Alemán, Marco Ma-tías. Normatividad Subregional sobre Marcas deProductos y Servicios. Top Management: Bogo-tá. p. 77).

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTI-COS O SEMEJANTES, RIESGO DE CONFU-SIÓN. REGLAS DE COMPARACIÓN.

El literal a) del artículo 83 establece como prohi-bición para ser registrados, aquellos signos quesean idénticos, o se asemejen de forma quepuedan inducir al público a error, a una marcaanteriormente solicitada para registro o registra-da por un tercero, para los mismos o similaresproductos o servicios, respecto de los cuales eluso de la marca pudiera inducir al público aerror.


En este sentido, la confusión en materia marcaria,se refiere a la falta de claridad para poder elegirun bien o un servicio en lugar de otro, a la quepueden ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo. A fin de evitar esta situación deconfusión, la prohibición contenida en el literala) del artículo 83 de la mencionada Decisión, no


exige que el signo pendiente de registro induzcaa error a los consumidores o usuarios, sino quebasta la existencia de este riesgo para que seconfigure aquella prohibición.

Con respecto al riesgo de confusión, este Tribu-nal ha señalado los supuestos que pueden darlugar a ésta entre varias denominaciones y en-tre los productos o servicios que cada una deellas ampara, identificando los siguientes: “...que exista identidad entre los signos en disputay también entre los productos o servicios distin-guidos por ellos; o identidad entre los signos ysemejanza entre los productos o servicios; osemejanza entre los signos e identidad entrelos productos y servicios; o semejanza entreaquellos y también semejanza entre éstos”. (Pro-ceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 dediciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA).




En definitiva, el Tribunal estima que la confusiónpuede manifestarse cuando, al percibir la mar-ca, el consumidor supone que se trata de lamisma a que está habituado, o cuando, si bienencuentra cierta diferencia entre las marcas en

conflicto, cree, por su similitud, que provienendel mismo productor o fabricante.







Por lo tanto, el consultante deberá tener encuenta, de conformidad con el literal a) del ar-tículo 83 de la Decisión 344, “... que también seencuentra prohibido el registro del signo cuyouso pueda inducir al público a error si, ademásde ser idéntico o semejante a una marca ante-riormente solicitada para registro o registradapor un tercero, tiene por objeto un productosemejante al amparado por la marca en referen-cia, sea que dichos productos pertenezcan a lamisma clase del nomenclátor o a clases distin-tas”. (Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.).

Al realizar el análisis de los signos en conflictohabrá que tener presente además el principio“in dubio pro signo priori”, el cual consiste


en otorgar protección a la marca previamenteregistrada y a su titular, frente a un signo que seencuentra en proceso de registro, cuyos dere-chos constituyen meras expectativas, y quesea confundible con la marca previamente regis-trada..

III. MARCAS FARMACEUTICAS Y PARTICU-LAS DE USO COMUN.

Cuando las marcas en conflicto amparan pro-ductos farmacéuticos pertenecientes a la clase5, deberá realizarse un examen más prolijo paraevitar el riesgo de confusión que el realizado aotras marcas que protegen productos o servi-cios que se encuentran en clases diferentescon el fin de proteger la salud de los consumido-res. Este Tribunal ha insistido en: “las peligro-sas consecuencias que puede acarrear para lasalud una eventual confusión que llegare a pro-ducirse en el momento de adquirir un determina-do producto farmacéutico, dado que la ingestiónerrónea de éste puede producir efectos nocivosy hasta fatales”. (Proceso Nº 48-IP-2000, publi-cado en la G.O.A.C. Nº 594 de 21 de agosto de2000, marca: BROMTUSSIN).

A menudo, las marcas farmacéuticas incluyenen su elaboración partículas de uso común cuyoobjetivo es dar a ésta una característica evocativade su composición y propiedades esenciales.Es por esta razón, y realizando una excepción ala regla, que al realizar el cotejo de este tipo demarcas, no se debe tomar en consideración lasmencionadas partículas, sino que, la distintividadse busca en los elementos diferentes que con-forman el signo y en la fantasía que en conjuntocompone la marca.

Al respecto, se ha manifestado en este Tribunalque, “En las marcas farmacéuticas especial-mente, se utilizan elementos o palabras de usocomún o generalizado que no deben entrar en lacomparación, lo que supone una excepción alprincipio señalado [del análisis en conjunto],que el examen comparativo ha de realizarseatendiendo a una simple visión de los signosenfrentados, donde la estructura prevalezca so-bre los componentes parciales. Si las denomi-naciones enfrentadas tienen algún elemento ge-nérico común a las mismas ‘este elemento nodebe ser tenido en cuenta en el momento derealizarse la comparación’ “ (Proceso Nº 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 demarzo de 1998 marca: DERMALEX).

En consecuencia, “al confrontar las marcas quedistinguen productos farmacéuticos hay queatender al consumidor medio que solicita el co-rrespondiente producto. De poco sirve que el ex-pendedor de los productos sea personal espe-cializado, si el consumidor incurre en error al so-licitar el producto” (Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET).El examinador deberá actuar con la debida dili-gencia al examinar estos signos, antes de otor-gar los registros, teniendo en cuenta que se tra-ta de productos sensibles a la salud del consu-midor.


CONCLUYE:

Primero: Para que un signo sea registradocomo marca debe reunir los requisi-tos de distintividad, perceptibilidad ysusceptibilidad de representación grá-fica establecidos por el artículo 81de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena.

Segundo: No son registrables los signos queen relación con derechos de terce-ros sean idénticos o se asemejen auna marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un ter-cero, y que estén destinadas a am-parar productos o servicios idénticoso semejantes, de modo que puedaninducir a los consumidores a error.

El riesgo de confusión entre los sig-nos confrontados en el presente caso,se deducirá con posterioridad a larealización del examen comparativo,en el que se deberán considerar loscriterios aportados por la doctrina yla jurisprudencia, y los que han sidodesarrollados en esta interpretaciónprejudicial.

Tercero: En lo que respecta a productos far-macéuticos, dado que correspondena productos de delicada aplicación,y que pueden causar daños irrepara-bles en la salud del consumidor; esrecomendable el aplicar, al momen-to del análisis de las marcas con-frontadas, un criterio riguroso, bus-


cando el prevenir eventuales confu-siones en el público consumidor dadala naturaleza de los productos conellas identificados.

Si las denominaciones enfrentadastienen algún elemento genérico co-mún a las mismas este elemento nodebe ser tenido en cuenta en el mo-mento de realizarse la comparación.


Notifíquese al Consultante mediante copia certi-ficada y sellada de la presente interpretación, laque también deberá remitirse a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina a efectos de

su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena.









Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a la solicitud formulada por laSala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema deJusticia de la República del Perú; e interpretación de oficio de la Disposición

Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina. Proceso Interno N° 3513-2002. Actor: Electra, S.A. de C.V.

Marca: MEGA ELEKTRA Y DISEÑO.


VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de losartículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, recibida porel Tribunal con fecha 29 de abril de 2005, remiti-da por la Sala Permanente de Derecho Constitu-cional y Social de la Corte Suprema de Justiciade la República del Perú, con motivo del proce-so interno Nº 3513-2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todoslos requisitos de admisibilidad establecidos enlos artículos 32 y 33 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina ylos contemplados en el artículo 125 de su Esta-tuto, razón por la cual, fue admitida a trámitemediante auto dictado el 25 de mayo de 2005.


1. Las partes.

La actora es ELEKTRA S.A. DE C.V.


Se demanda al INSTITUTO DE DEFENSA DELA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DELA PROPIEDAD INTELECTUAL, MINISTERIODE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN YNEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNA-CIONALES, y a WARNER COMMUNICATIONSINC.


2.1. Hechos.

Con fecha 30 de enero de 1998, Elektra, S.A. deC.V. (México) solicitó el registro de la marca deproducto constituida por la denominación MEGAELEKTRA, en diseño característico, para distin-guir aparatos e instrumentos eléctricos, electró-nicos, ópticos, aparatos reproductores de soni-do y/o imágenes, máquinas calculadoras, orde-nadores, softwares, planchas eléctricas, apara-tos fotográficos, aparatos de esparcimiento con-cebidos para ser usados con un receptor detelevisión y demás de la clase 9 de la Clasifica-ción Internacional.

Con fecha 2 de abril de 1998, Warner Communi-cations, Inc. (Estados Unidos de América) for-muló observación en base al registro de las mar-cas ELEKTRA y ELEKTRA y diseño, registra-das ambas en clase 9 de la Clasificación Inter-nacional. Argumentó que “los signos en conflic-to son parecidos gráfica y fonéticamente, por loque su coexistencia originaría confusión”, asi-mismo, que el signo carece de originalidad, ra-zones por las que no debe acceder a registro.

Con fecha 21 de mayo de 1998, Elektra, S.A. deC.V. absolvió traslado de la observación limi-tando la descripción de los productos que distin-guía, excluyendo “discos fonográficos, cintas,casetes y grabaciones de sonido y/o imagen engeneral”. Además, presentó como argumento dedefensa, el hecho que coexistían las marcas enel mercado peruano ELEKTRA POWER y LEC-TRA, registradas a favor de distintos titulares enclase 9.

Mediante Resolución Nº 3185-1999/OSD-INDECOPI de fecha 24 de marzo de 1999, laOficina de Signos Distintivos del Instituto de De-fensa de la Competencia y de la Protección dela Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI),declaró fundada la observación formulada y dene-gó el registro solicitado.

En virtud al recurso de apelación interpuesto porElektra S.A. de C.V., la Sala de PropiedadIntelectual del INDECOPI decide confirmar laresolución de primera instancia administrativa ydenegar el registro de la marca solicitada, todoello mediante Resolución Nº 348-2000/TPI-INDECOPI de fecha 13 de marzo de 2000.

Con fecha 18 de junio de 2000, ELEKTRA S.A.de C.V. formula demanda contenciosa-adminis-trativa, solicitando se declare la invalidez y/oineficacia de la resolución de segunda instanciaadministrativa, que confirma la denegatoria delregistro de marca MEGA ELEKTRA, la mismaque fue declarada infundada por la Sala CivilPermanente de la Corte Suprema de Justiciamediante sentencia del 17 de abril de 2002, bajoel argumento que no existe confundibilidad en-tre los signos.

Con fecha 3 de julio del 2002, la actora formulaapelación, la misma que es elevada a la SalaConstitucional y Social de la Corte Suprema.

2.2. De la Resolución materia de impugna-ción.

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal deINDECOPI, señala en su resolución, que “aúncuando el público logre recordar y distinguir quelos signos en cuestión son diferentes, la utiliza-ción en todos del término ELEKTRA para distin-guir productos iguales, podría inducir al públicoconsumidor a creer que el signo solicitado cons-tituye una variación de la marca registrada yproducir un riesgo de confusión indirecto en lamedida que el público podría pensar que losproductos tienen el mismo origen empresarial oque existen vinculaciones de carácter comercialentre las empresas”. En este sentido, consideraque el signo solicitado se encuentra incurso enla prohibición prevista en el artículo 83, inciso a)de la Decisión 344, por la que no procede suregistro.

2.3. De la demanda.

El actor argumenta en su demanda que, a suconsideración, la marca de producto solicitadatiene suficientes elementos adicionales que lahacen registrable y por ende, “no induce a con-fusión sobre el origen empresarial con respectode las marcas de Warner Communications Inc.,tal como ha quedado demostrado con la coexis-


tencia pacífica de marcas en México, a nombrede diferentes titulares”.

Asimismo, señala que los signos sub materia,distinguen diferentes productos de la clase 9, ypor lo tanto, dada la flexibilización del principiode especialidad, la norma permitiría la coexis-tencia registral de ambos.

De otro lado, argumenta, que el término ELEKTRAes un signo débil en la clase 9, por los registrosque coexisten en la misma, asimismo, que esun signo evocativo, dadas las características delos productos de dicha clase.

En este sentido, concluye que no existiríaconfundibilidad entre los signos sub litis.

CONSIDERANDO:



Que, el Juez consultante solicita la interpreta-ción de los artículos 165, 166 y 167 de la Deci-sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,los mismos que no se interpretarán por no serpertinentes al caso concreto, sin embargo seinterpretarán de oficio los artículos 81 y 83 lite-ral a) de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena y la Disposición Transi-toria Primera de la Decisión 486 de la comisiónde la Comunidad Andina.


DECISION 344

“Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signosque sean perceptibles, suficientemente dis-

tintivos y susceptibles de representación grá-fica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, los pro-ductos o servicios producidos o comercializa-dos por una persona de los productos o servi-cios idénticos o similares de otra persona.

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como mar-cas aquellos signos que en relación con de-rechos de terceros, presenten algunos de lossiguientes impedimentos:


(…)”

DECISIÓN 486“(…)

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Todo derecho de propiedad industrial válida-mente concedido de conformidad con la le-gislación comunitaria anterior a la presenteDecisión, se regirá por las disposiciones apli-cables en la fecha de su otorgamiento salvoen lo que se refiere a los plazos de vigencia,en cuyo caso los derechos de propiedad in-dustrial preexistentes se adecuarán a lo pre-visto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-cencias, renovaciones y prórrogas se aplica-rán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, lapresente Decisión regirá en las etapas queaún no se hubiesen cumplido a la fecha desu entrada en vigencia..”

En atención a los puntos controvertidos en elproceso interno así como de las normas que van


a ser interpretadas, este Tribunal considera quecorresponde desarrollar lo referente a los si-guientes temas:

1. De la aplicación de la ley comunitaria enel tiempo. Irretroactividad normativa.

En principio, y con el fin de garantizar el respetoa las exigencias de seguridad jurídica y de con-fianza legítima, la norma comunitaria de carác-ter sustancial no surte efectos retroactivos; portanto, las situaciones jurídicas disciplinadas enella se encuentran sometidas, en sí y en susefectos, a la norma vigente al tiempo de suconstitución. Y si bien la nueva norma comunita-ria no es aplicable, salvo previsión expresa, alas situaciones jurídicas nacidas con anteriori-dad a su entrada en vigencia, procede su aplica-ción inmediata a los efectos futuros de la situa-ción nacida bajo el imperio de la norma anterior.

Este Tribunal en una de sus interpretacionesprejudiciales ha señalado que: “Resulta oportu-no para dilucidar los aspectos relativos a laaplicación de la ley comunitaria en el tiempo,precisar la terminología relacionada con estetipo de situaciones, así el profesor Marcial Ru-bio Correa señala que: ‘Aplicación inmediata deuna norma, es aquella que se hace a los he-chos, relaciones y situaciones que ocurren mien-tras tiene vigencia, es decir, entre el momentoen que entra en vigor y aquel en que es deroga-da o modificada; aplicación ultra activa de unanorma, es aquella que se hace a los hechos,relaciones y situaciones que ocurren luego queha sido derogada o modificada de manera ex-presa o tácita, es decir, luego que termina suaplicación inmediata; aplicación retroactiva deuna norma, es aquella que se hace para regirhechos, situaciones o relaciones que tuvieronlugar antes del momento en que entra en vigen-cia, es decir, antes de su aplicación inmediata;y aplicación diferida de una norma es aquellaque se hace cuando la norma expresamente haseñalado que deberá aplicarse en un momentofuturo, que empieza a contarse después del mo-mento en que entre en vigencia’ (RUBIO, Mar-cial. Título Preliminar. Para Leer el Código Civil,Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú.Fondo Editorial. Lima: 1988. p.57 y ss).

El problema de aplicación de las normas en eltiempo supone una disyuntiva entre la seguridadjurídica y la innovación legislativa. Por tal moti-vo, para solucionar esta contrariedad, la teoría

jurídica brinda diversas posibilidades, entre lasque destacan dos:

- La teoría de los derechos adquiridos que seapoya en la seguridad jurídica que debe otor-gar todo sistema jurídico. Se entiende porderechos adquiridos aquellos que han entra-do en el dominio de su titular y que no puedenser modificados por normas posteriores, por-que se estaría haciendo aplicación retroacti-va de ellas.

- La teoría de los hechos cumplidos que sebasa en el carácter innovador de las normas.Se prefiere aquí la aplicación inmediata delas normas antes que la ultra actividad de lasnormas derogadas. Para ello se parte del he-cho que las leyes posteriores deben suponersemejores que las anteriores.

En este sentido, la Primera Disposición Transi-toria de la Decisión 486, al establecer el princi-pio de irretroactividad normativa, dispone la ex-cepción relativa al goce, uso, obligaciones, li-cencias, renovaciones y prórrogas; señalandoque su regulación será aplicada en función a lanormativa vigente. En este sentido, queda sen-tada la regla de irretroactividad (con su respecti-va excepción) en beneficio del principio de segu-ridad jurídica, y por lo tanto, clara la aplicaciónde la Decisión 344 a los actos nacidos dentrode su vigencia.

2. Requisitos esenciales para el registro deuna marca.

La norma comunitaria establece que podrán re-gistrarse como marcas, los signos que (1) seanperceptibles, (2) suficientemente distintivos y(3) susceptibles de representación gráfica, asi-mismo, capaces de distinguir en el mercado,los productos o servicios producidos o comer-cializados por una persona, de los productos oservicios idénticos o similares de otra persona.

Respecto a los tres primeros requisitos, el Tri-bunal en reiterada jurisprudencia ha descritocomo los requisitos esenciales de registro deuna marca:

La perceptibilidad, es la capacidad del signopara ser aprehendido o captado por alguno delos sentidos. La marca, al ser un bien inmate-rial, debe necesariamente materializarse paraser apreciada por el consumidor; sólo si es tan-gible para el consumidor, podrá éste compararlay diferenciarla, de lo contrario, si es impercepti-


ble para los sentidos, no podrá ser susceptiblede registro.


A objeto de verificar la existencia de la capaci-dad o idoneidad distintiva del signo, el examina-dor deberá tomar en cuenta los criterios que,elaborados por la doctrina (FERNÁNDEZ-NÓVOA,Tratado de Derecho de marcas, Madrid, MarcialPons, 2001, ps.128-129), han sido acogidos poreste Tribunal, y que son del siguiente tenor:

1) La impresión general ofrecida por el signo,sin aislar, separar o enfatizar determinadoselementos de su composición;

2) La naturaleza de los productos o servicios acuya distinción el signo haya de aplicarse;

3) El grado de cumplimiento por el signo de sufunción indicadora de origen del producto,servicio o actividad (función ésta que difícil-mente podrá cumplir un signo que resulteexcesivamente simple o bien sea excesiva-mente complejo o de carácter ornamental).

La susceptibilidad de representación gráfica,permite constituir una imagen o una idea delsigno, en sus características y formas, a fin deposibilitar su registro. Consiste en descripcio-nes realizadas a través de palabras, gráficos,signos mixtos, colores, figuras, etc. de maneraque sus componentes puedan ser apreciadosen el mercado de productos.

Marco Arcalá señala que “el signo a registrardebe poder ser descrito o identificado según laspropiedades del plano o la escritura” (Arcalá,Marco, en “Las causas de denegación de lamarca comunitaria”, Valencia 2001, ps.119 yss.), concepto, que puede ser perfectamentecomplementado con una referencia de RoblesMorchón (en “Las marcas en el Derecho espa-ñol”, Madrid 1995, ps.21 y ss.) la cual indicaque “(…) dicho requisito implica la representa-ción del signo en el papel o en otro materialequivalente”.

La finalidad del requisito de representación grá-fica es la seguridad jurídica, dado que es nece-saria la determinación del derecho a proteger yla limitación del ius prohibendi del titular dedicho derecho, sin embargo, como bien señalaMarco Arcalá en la obra arriba citada, “el hechode que toda representación gráfica haya de serpercibida visualmente no supone que lo así re-presentado haya de percibirse de la misma ma-nera (…)”, ejemplo claro de aquello es la figurade un pentagrama p.e., el mismo que permiterepresentar gráficamente todo tipo de melodíasque, al ser reproducidas, se perciben auditiva-mente.

3. Irregistrabilidad de signos idénticos o se-mejantes y riesgo de confusión. Reglasde comparación. Conexión competitiva.

El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344establece como prohibición para ser registra-dos, aquellos signos que sean idénticos, o seasemejen de forma que puedan inducir al públi-co a error, a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero, paralos mismos o similares productos o servicios,respecto de los cuales el uso de la marca pudie-ra inducir al público a error.


En este sentido, la confusión en materia marcaria,se refiere a la falta de claridad para poder elegirun bien o un servicio en lugar de otro, a la quepueden ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo. A fin de evitar esta situación deconfusión, la prohibición contenida en el literala) del artículo 83 de la Decisión 344, no exigeque el signo pendiente de registro induzca aerror a los consumidores o usuarios, sino que


basta la existencia de este riesgo para que seconfigure aquella prohibición.

Riesgo de confusión

Con respecto al riesgo de confusión, este Tribu-nal ha señalado los supuestos que pueden darlugar a ésta entre varias denominaciones y en-tre los productos o servicios que cada una deellas ampara, identificando los siguientes: “...que exista identidad entre los signos en disputay también entre los productos o servicios distin-guidos por ellos; o identidad entre los signos ysemejanza entre los productos o servicios; osemejanza entre los signos e identidad entrelos productos y servicios; o semejanza entreaquellos y también semejanza entre éstos”. (Pro-ceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 dediciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA).




En definitiva, el Tribunal estima que la confusiónpuede manifestarse cuando, al percibir la mar-ca, el consumidor supone que se trata de lamisma a que está habituado, o cuando, si bien

encuentra cierta diferencia entre las marcas enconflicto, cree, por su similitud, que provienendel mismo productor o fabricante.







Por lo tanto, el consultante deberá tener encuenta, de conformidad con el literal a) del artí-culo 83 de la Decisión 344, “... que también seencuentra prohibido el registro del signo cuyouso pueda inducir al público a error si, ademásde ser idéntico o semejante a una marca ante-riormente solicitada para registro o registradapor un tercero, tiene por objeto un productosemejante al amparado por la marca en referen-cia, sea que dichos productos pertenezcan a lamisma clase del nomenclátor o a clases distin-tas”. (Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.).


La identidad o la semejanza de los signos pue-de dar lugar a dos tipos de confusión: la directa,caracterizada porque el vínculo de identidad osemejanza induce al comprador a adquirir unproducto determinado en la creencia de queestá comprando otro, lo que implica la existen-cia de un cierto nexo también entre los produc-tos; y la indirecta, caracterizada porque el cita-do vínculo hace que el consumidor atribuya, encontra de la realidad de los hechos, a dos pro-ductos que se le ofrecen, un origen empresarialcomún.

Es preciso concluir respecto del riesgo de con-fusión, que la denegatoria de un registro no seda en virtud de una confusión fáctica, sino en laposibilidad de generarse dicha confusión en elconsumidor.

Signos mixtos y las Reglas de comparación

En consideración a la composición de los sig-nos en conflicto, este Tribunal estima necesariohacer referencia a las marcas bidimensionales,esto es, denominativas, figurativas (o gráficas) ymixtas.

Las denominativas son aquellas que utilizan unsigno fonético y están formadas por una o variasletras, palabras o números que, integradas enun todo pronunciable, pueden hallarse provistaso no de significado conceptual.

Las marcas mixtas se encuentran constituidaspor dos elementos que forman parte del conjun-to del signo: una denominación, semejante a laclase de marcas arriba descrita, y un gráfico,definido como un signo visual que se expresa enla forma externa de una imagen, figura o dibujo.

En relación con la comparación entre dos mar-cas, caso que una de ellas o ambas pertenez-can a la clase de marcas mixtas, la jurispruden-cia de este Tribunal ha puesto de relieve losiguiente:

“el elemento denominativo de la marca mixtasuele ser el más característico o determinan-te, teniendo en cuenta la fuerza expresivapropia de las palabras, las que por definiciónson pronunciables, lo que no obsta para queen algunos casos se le reconozca prioridadal elemento gráfico, teniendo en cuenta sutamaño, color y colocación de la gráfica, que

en un momento dado pueden ser definitivos”(Proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C.N° 39, del 29 de enero de 1989, caso“DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento enreferencia, la doctrina ha señalado que procededeterminar la “situación y el relieve del compo-nente gráfico en el conjunto de la marca mixta; ysobre todo, la notoriedad del componente gráfi-co común a las marcas comparadas. En cam-bio, si el elemento gráfico no evoca conceptoalguno, el denominativo desplazaría en principioal gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva,aquel elemento el predominante, y en el cualdebe centrarse el análisis comparativo” (FER-NÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., p. 240).

Conexión competitiva

En cuanto a la conexión competitiva a tener encuenta en el análisis de confundibilidad entrelos signos sub litis, la doctrina de los autoresJorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa, LuisEduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de lasCuevas, recoge algunos criterios que conducena establecer la similitud o la conexión competi-tiva entre los productos o servicios, tales como:

a) La inclusión de los productos o serviciosen una misma clase del nomenclator.

Esta regla tiene especial interés cuando se limi-ta el registro a uno o varios de los productos oservicios de una clase del nomenclator, perdien-do su valor al producirse el registro para toda laclase. En el caso de la limitación, la pruebapara demostrar que entre los productos o servi-cios que constan en dicha clase no son simila-res o no guardan similitud para impedir el regis-tro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización.

Hay lugares de comercialización o expendio deproductos o servicios que influyen escasamentepara que pueda producirse su conexión compe-titiva, como sería el caso de las grandes cade-nas o tiendas o supermercados en los cuales sedistribuye toda clase de bienes y pasa desaper-cibido para el consumidor la similitud de unproducto o servicio con otro. En cambio, sedaría tal conexión competitiva, en tiendas oalmacenes especializados en la venta de deter-


minados bienes o en ciertos servicios que seofrecen. Igual confusión se daría en pequeñossitios de expendio donde marcas similares pue-den ser confundidas cuando los productos o ser-vicios guardan también una aparente similitud.

c) Mismos medios de publicidad.

Los medios de comercialización o distribucióntienen relación con los medios de difusión delos productos y los servicios. Si los mismosproductos o servicios se difunden por la publici-dad general (radio, televisión o prensa) presu-miblemente se presentaría una conexión com-petitiva o dichos productos y/o servicios seríancompetitivamente conexos. Por otro lado, si ladifusión es restringida por medio de revistasespecializadas, comunicación directa, boletines,mensajes telefónicos, etc., la conexión compe-titiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre los produc-tos o servicios.

Una relación entre los productos o serviciosofrecidos puede crear una conexión competitiva.

La vinculación puede estar originada por variostipos de relaciones: por tratarse de productosvinculados por complementariedad, por finali-dad, por uso conjunto, por pertenecer al mismogénero, o por cualquier otra relación de asocia-ción propicia a inducir a error al público consu-midor.

Así, productos o servicios pertenecientes a dife-rentes clases pero que tienen similar naturale-za, uso o idénticas finalidades, pueden inducir aerror o confusión.

4. Signos débiles.

La doctrina ha señalado que podrá calificarsecomo débil al signo o marca que se conforme enparte por palabras de uso común, y en base alcual no puede impedirse que otros escojan sig-nos con las mismas partículas.

Sobre el particular, Luis Eduardo Bertone yGuillermo Cabanellas de las Cuevas, señalanque:

“Es también la jurisprudencia alemana la quemás ha elaborado este concepto, de contornos

poco nítidos por cuanto se vincula tanto con elcarácter fuerte o débilmente distintivo del signomarcario como con su disponibilidad.

En efecto, se trata de dos cosas distintas: enun caso, un vocablo o elemento marcario cual-quiera es “débil” por cuanto es fuertementeevocativo del producto; se trata de una cualidadintrínseca del signo marcario que lo debilitapara oponerse a otros signos que también seaproximan bastante al signo genérico, de utili-zación libre (Freizeichen). En el otro, el signopuede ser distintivo en sí, es decir no guardarrelación alguna con el producto a designar, porhaberse tornado banal por el crecido número deregistros marcarios que lo contienen; no se tra-ta de una cualidad intrínseca del signo, sino desu posición relativa en ese universo de signosque constituye el Registro (...)” (Bertone, LuisEduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo.Derecho de Marcas, Editorial Heliasta S.R.L.,Tomo II, Argentina, 1989, págs. 78 y 79).

Sobre el mismo tema, Jorge Otamendi señalaque:

“El titular de una marca que contenga unapartícula de uso común, no puede impedir suinclusión en marcas de terceros, y fundar enesa sola circunstancia la existencia deconfundibilidad, ya que entonces se estaríaotorgando al oponente, un privilegio inusitadosobre una raíz de uso general o necesario(...)

(...) se ha dicho que esos elementos de usocomún son marcariamente débiles y que loscotejos entre marcas que los contengan de-ben ser efectuados con criterio benevolente.”(Otamendi, Jorge. Ob. Cit., Págs. 190 y 191).

Este Órgano Jurisdiccional ha señalado en ca-sos anteriores, que el titular de la marca débilno puede obtener el monopolio de una expresiónde uso común, por lo que ésta podrá ser usadatambién por otros empresarios, siempre que seintroduzcan elementos que le otorguen distintividadal conjunto marcario, obteniendo el registro alcumplir con los requisitos legales sin incurrir enprohibición alguna.


CONCLUYE:


Primero: En principio, y con el fin de asegurarel respeto a las exigencias de segu-ridad jurídica, la norma comunitariade carácter sustancial no surte efec-tos retroactivos; por tanto, las situa-ciones jurídicas concretas se encuen-tran sometidas, a la norma vigente altiempo de su constitución. Y si bienla nueva norma comunitaria no esaplicable a las situaciones jurídicasnacidas con anterioridad a su entra-da en vigencia, procede su aplica-ción inmediata a los efectos futurosde la situación jurídica nacida bajo elimperio de la norma anterior.

Segundo: Un signo para ser registrado comomarca debe reunir los requisitos dedistintividad, perceptibilidad y sus-ceptibilidad de representación gráfi-ca establecidos por el artículo 81 dela Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena. Además esnecesario que la marca no esté com-prendida en ninguna de las causalesde irregistrabilidad establecidas enlos artículos 82 y 83 de la Decisión344.

Tercero: No son registrables los signos queen relación con derechos de terce-ros sean idénticos o se asemejen auna marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un ter-cero, y que estén destinados a am-parar productos o servicios idénticoso semejantes, de modo que puedaninducir a los consumidores a error.

Cuarto: El riesgo de confusión entre los sig-nos confrontados en el presente caso,se deducirá posteriormente a la rea-lización del examen comparativo, enel que se deberán considerar los cri-terios aportados por la doctrina y lajurisprudencia, que han sido desa-rrollados en esta interpretación pre-judicial.

Asimismo, en la confrontación de sig-nos mixtos, procede determinar lasituación y el relieve del componen-te gráfico en el conjunto de la marcamixta; y sobre todo, la preponderan-cia del componente gráfico común alas marcas comparadas. En cambio,

si el elemento gráfico no evoca con-cepto alguno, el denominativo des-plazaría en principio al gráfico, sien-do en ese caso, y en definitiva, aquelelemento el predominante, y en elcual debe centrarse el análisis com-parativo.

Quinto: Puede calificarse como signo o mar-ca débil, el que se conforma por pa-labras de uso común. El titular deuna marca que contenga una partí-cula de uso común, no puede impe-dir su inclusión en marcas de terce-ros, y fundar en esa sola circunstan-cia la existencia de confundibilidad.


Notifíquese al Consultante mediante copia certi-ficada y sellada de la presente interpretación, laque también deberá remitirse a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina a efectos desu publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena.









PROCESO 75-IP-2005

Interpretación prejudicial del artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3,

Cuenca, República del Ecuador. Actor: COMPAÑÍA CURTIEMBRE RENACIENTES.A. Asunto: “DEVOLUCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IVA”.

Proceso interno N° 35-04.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, Quito, a los veintidós días delmes de junio del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº3, Cuenca, República del Ecuador, por interme-dio de su Secretario Relator, Doctor José Cór-dova C.

VISTOS:

El expediente recibido por este Tribunal el 12 demayo del 2005, del que forma parte el Oficio Nº104-05-TDFC-S, de 9 de los mismos mes y año,por medio del cual el mencionado señor Secre-tario manifiesta que en cumplimiento de la provi-dencia de 18 de febrero del 2005, dictada dentrode la causa Nº 35-04 de impugnación deducidapor la Compañía CURTIEMBRE RENACIENTES.A., en contra del Director Regional del Servi-cio de Rentas Internas del Austro, para los fineslegales consiguientes, transcribe el contenidode la aludida providencia, cuyo texto es el si-guiente:

“TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL Nº 3,Cuenca, 18 de Febrero de 2005.- Las 10h10.-VISTOS: Agréguese al proceso el escrito queantecede, y proveyendo el mismo se disponeoficiarse al Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, pidiendo su pronunciamiento conose solicita.- En la comunicación a dirigirse,acompáñese copias certificadas: 1) de la pe-tición de fojas 144; y, 2) de la demanda ycontestación.- Hágase Saber.”

Este Tribunal observa al respecto, que el pedidohecho por la Instancia Nacional compareciente,no se ha ajustado a los requisitos establecidospor el artículo 125 del Estatuto del Organismo,aprobado mediante Decisión 500 del ConsejoAndino de Ministros de Relaciones Exteriores,toda vez que dicha Instancia se ha limitado,además del envío del oficio en referencia, a unasimple remisión de copias certificadas de las

piezas consideradas principales del referido pro-ceso, existiendo, consecuentemente, omisio-nes de carácter formal que, no obstante, elOrgano Comunitario las ha estimado subsana-bles, luego de haber procedido a una minuciosarevisión de las piezas procesales remitidas y,razón por la cual la consulta formulada ha sidoadmitida a trámite, por medio de auto de 25 demayo del 2005.

1. ANTECEDENTES:

1.1. Partes

Actúa como demandante en la controversia in-terna, la Compañía CURTIEMBRE RENACIENTES.A., siendo demandado el Director Regionaldel Austro del Servicio de Rentas Internas, SRI,de la ciudad de Cuenca, República del Ecuador.

1.2. Acto demandado

La interpretación se plantea, en razón de que laCompañía CURTIEMBRE RENACIENTE S.A.,por intermedio de su Gerente General y Repre-sentante Legal, solicita que se declare la nuli-dad de la siguiente Resolución Administrativaexpedida por el Director Regional del Austro, delServicio de Rentas Internas de Cuenca, Repú-blica del Ecuador:

Nº 101012004RDEV000349, de 28 de enerodel 2004, emitida por la aludida Dependencia,la cual resolvió devolver a la actora, el Im-puesto al Valor Agregado por el valor d USD2.785,93 dólares de los Estados Unidos deAmérica; sin embargo, negó la devolución deUSD 1.835,89 dólares, todo, a su decir: “…deconformidad con lo expresado en los consi-derándos de esta Resolución”.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el mencionado Tri-bunal Distrital, han podido ser destacados lossiguientes aspectos:


a) Los hechos

- El 30 de diciembre del 2003, la CompañíaCURTIEMBRE RENACIENTE S.A., presentóal Servicio de Rentas Internas, SRI, Regionaldel Austro, una solicitud de devolución delImpuesto al Valor Agregado, IVA, pagado enel mes de octubre del 2003, por asistirles esederecho, según así se manifiesta.

- El 28 de enero del 2004, el Director Regionaldel Austro del Servicio de Rentas Internasemitió la resolución Nº 101012004RDEV000349,por medio de la cual decidió devolver el Im-puesto al Valor Agregado, por el valor única-mente de USD 2.785,93 de los Estados Uni-dos de América.

- La actora aceptó parcialmente la mencionadaresolución, respecto de la suma devuelta,pero objetó la parte en que la Institución enreferencia, negó la devolución del monto res-tante y, como consecuencia, impugnó la re-solución aludida.

b) Escrito de demanda

La Compañía CURTIEMBRE RENACIENTE S.A.,domiciliada en la ciudad de Cuenca, Repúblicadel Ecuador, por intermedio de su Gerente Ge-neral, como ha sido ya dicho, manifiesta, en losustancial, que “…la devolución del IVA para losexportadores se establece con el fin de que losproductos ecuatorianos sean competitivos enlos mercados internacionales, y sobre todo paraque la normativa tributaria interna guarde cohe-rencia con la Decisión Nº 388, de la ComunidadAndina, que fue ratificada por el Ecuador y pu-blicada en el Registro Oficial Nº 10 del 23 deJulio de 1996…”.

Sostiene, adicionalmente, que “…La legislacióninterna, en este caso la Ley de Régimen Tribu-tario Interno y su Reglamento de Aplicación, nopuede ni debe contradecir las normas de Conve-nios Internacionales suscritos por el EstadoEcuatoriano, como el antes citado, que en suArtículo 4 dispone textualmente: ‘El monto totalde los impuestos indirectos vigentes, que figu-ran en el Anexo 1 de la presente Decisión,efectivamente pagados en la adquisición de lasmaterias primas, insumos intermedios, servi-cios y bienes de capital, nacionales o importa-dos, consumidos o utilizados en el proceso de

producción, fabricación, transporte o comercia-lización de bienes de exportación, será devueltoal exportador’.”

Expresa, además, que “En el presente caso,nuestras normar internas, son restrictivas frentea la norma internacional…”.

c) Contestación a la demanda

El Director Regional del Austro, del Serviciode Rentas Internas, SRI, de la ciudad deCuenca, República del Ecuador contesta lademanda sosteniendo, también en lo principal,que “El derecho a la Devolución del Impuesto alValor Agregado IVA, consagrado en el artículo69A de la Ley de Régimen Tributario Interno,debe ejercerse sobre la base de la normativavigente, con el contexto de las normas legales,reglamentarias y disposiciones generales apli-cables y que permiten su pleno y efectivo ejerci-cio. No puede, a conveniencia, olvidarse que loscomprobantes de venta en los que se sustentela devolución deben cumplir estrictamente contodos y cada uno de los requisitos establecidosen la norma vigente a la fecha en que se realizóla solicitud de devolución…”.

Afirma, además, que “El artículo 69ª de la Leyde Régimen Tributario Interno, manifiesta clara-mente que el Servicio de Rentas Internas, debe-rá devolver el IVA pagado contra la presentaciónformal de la declaración del Representante Le-gal, el mismo que deberá acompañar la copiacertificada de las facturas en las que se desglo-se el IVA. La omisión de este requisito formal,motiva de manera suficiente la negativa de devo-lución, por lo que, la Resolución hoy impugna-da, constituye un acto administrativo que gozade total legitimidad…”.

Manifiesta así mismo que, por lo sumariamenteexpuesto, ratificándose en el contenido de laResolución impugnada, formula las siguientesexcepciones:

- Improcedencia de la demanda presentada; y,

- Negativa pura y simple de los fundamentosde hecho y derecho presentados por la Actora.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO:


1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La interpretación prejudicial ha sido estructurada,según así se manifiesta, con base en lo dis-puesto por el artículo 33, inciso segundo, de laDecisión 472 aprobatoria de la Codificación delTratado de Creación de este Tribunal, observán-dose, no obstante, que la solicitud presentadano se ha ajustado a los requisitos establecidospor el artículo 125 del Estatuto, aprobado me-diante Decisión 500 del Consejo Andino de Mi-nistros de Relaciones Exteriores, por el hechode que la Instancia compareciente se ha limita-do, como ya se dijo, a una simple remisión decopias certificadas de las piezas consideradasprincipales del proceso, existiendo, consecuen-temente, omisiones de carácter formal que, noobstante, son susceptibles de ser subsanadas,luego de una minuciosa revisión de las piezasprocesales remitidas.

Este Tribunal, por otra parte, es competentepara interpretar, en vía prejudicial, las normasque conforman el ordenamiento jurídico de esaComunidad, siempre que la solicitud provengade un juez nacional competente, como lo es eneste caso la jurisdicción nacional consultante,conforme lo establecen los artículos 32 y 33 delTratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3, ha solici-tado por medio de Oficio Nº 104-05-TDFC-S, de9 de mayo del 2002, acogiendo el pedido hechopor la parte actora, la interpretación prejudicialdel artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena, relativa a la “Armoni-zación de los impuestos indirectos como incen-tivos a las exportaciones de bienes”; instrumen-to aprobado el 2 de julio de 1996 y, publicado enla Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº211, de 17 de los mismos mes y año.

En consecuencia, este Tribunal procede a aten-der el pedido en los términos planteados, todavez que dicha norma resulta aplicable al casocontrovertido; determinación ésta amparada enla facultad establecida por el artículo 34 delTratado de Creación del Organo Jurisdiccional.

3. NORMA A SER INTERPRETADA

El texto de la norma a ser interpretada es elsiguiente:

DECISION 388

“Armonización de los impuestos indirec-tos como incentivos a las exportacionesde bienes.

(…)

“Artículo 4.- El monto total de los impuestosindirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1de la presente Decisión, efectivamente paga-dos en la adquisición de las materias primas,insumos intermedios, servicios y bienes decapital, nacionales o importados, consumi-dos o utilizados en el proceso de producción,fabricación, transporte o comercialización debienes de exportación, será devuelto alexportador.

“La devolución de los impuestos indirectos abienes de capital, procederá en la medidaque ella no se confiera exclusivamente porrazones de exportación.

“Los impuestos indirectos no incluidos en elAnexo 1 se regirán por lo dispuesto en las le-gislaciones internas de los Países Miembros.”

(…)

“ANEXO 1

RELACION DE LOS IMPUESTOS INDIREC-TOS PARA LOS CUALES SE APLICA ELARTICULO 4 DE LA DECISION

(…)

“3. ECUADOR

“A. Impuesto al Valor Agregado.

“B. Impuesto a los Consumos Específicos.”

(…)

4. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA SOLI-CITUD SOBRE INTERPRETACION PREJU-DICIAL

Con carácter simplemente ilustrativo, este Or-gano Comunitario se permite precisar con estaoportunidad, que la solicitud del juez nacionaldebe motivarse de manera sucinta pero comple-ta, a objeto de que el Tribunal alcance una


comprensión de conjunto del tema sometido aconsulta. En particular, la solicitud debe incluirun informe sucinto de los hechos que el consultanteconsidere relevantes, la relación de las normasdel ordenamiento jurídico de la Comunidad Andinacuya interpretación se requiere, así como lasalegaciones formuladas en torno a su aplica-ción. Además, la solicitud deberá ir acompaña-da de una copia de los documentos necesariosque sustenten el informe sucinto de los hechosy de las disposiciones nacionales aplicables,todo ello con el objeto de hacer útil al jueznacional la interpretación prejudicial que emanede este Tribunal. De otro modo, la citada inter-pretación podría alcanzar tal grado de generali-dad y abstracción que resultaría inútil, en con-secuencia, tanto para decidir el caso concretocomo para asegurar la aplicación uniforme delderecho comunitario.

Para asegurar el propósito señalado, el Tribunalha concebido un informativo para el planteamien-to de la solicitud sobre interpretación prejudicialpor los Organos Judiciales de los Países Miem-bros, cuyo texto se transcribe a continuación, alos fines de que la Instancia Nacional Compare-ciente lo utilice en las consultas que considerenecesario formular en el futuro, documento quese encuentra publicado en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena N° 694, de 3 de agostodel 2001:

“1. La interpretación prejudicial es el meca-nismo de cooperación entre el juez nacionaly el comunitario, en la que este último, repre-sentado por el Tribunal de Justicia, interpretaen forma objetiva la norma comunitaria y alprimero le corresponde aplicar el derecho alcaso concreto que se ventila en el orden in-terno. Su finalidad no es otra que resguardarla aplicación uniforme por todos los jueces enel territorio de los Países Miembros.

“2. En efecto, la función del Tribunal comuni-tario en estos casos, es la de interpretar lanorma comunitaria desde el punto de vistajurídico, es decir buscar el significado paraprecisar su alcance; función que difiere de lade aplicar la norma a los hechos, tarea quees exclusiva del juez nacional dentro de lasesferas de su competencia. No obstante, elTribunal de Justicia se encuentra facultadopara referirse a los hechos cuando ello seaindispensable a los efectos de la interpreta-ción solicitada.

“3. Cualquier juez de un País Miembro pue-de, de oficio o a petición de parte, solicitardel Tribunal de Justicia Andino la interpreta-ción de las normas que conforman el orde-namiento jurídico de la Comunidad Andina—contenidas en el Acuerdo de Cartagena,sus Protocolos e Instrumentos adicionales;en el Tratado de Creación del Tribunal y susProtocolos Modificatorios; en las Decisionesdel Consejo Andino de Ministros de Relacio-nes Exteriores y de la Comisión; en las Re-soluciones de la Secretaria General; y, en losConvenios de Complementación Industrial yotros que adopten los Países Miembros en elmarco del proceso de integración andina—,en todos aquellos casos en que éstas debanser aplicadas o sean controvertidas por laspartes en un proceso interno.

Los órganos judiciales nacionales cuyas de-cisiones no sean susceptibles de ulterior recur-so en derecho interno -o si sólo fueran proce-dentes recursos que no permitan revisar lanorma sustantiva comunitaria-, están obliga-dos, en todos los procesos en los que debaaplicarse o se controvierta una norma comu-nitaria, a solicitar la interpretación prejudicial,incluso cuando ya exista un pronunciamientoanterior del Tribunal sobre la misma materiadebatida o sobre casos similares o análogos.

“4. En los casos en los que la consulta deinterpretación prejudicial es obligatoria -jue-ces nacionales de única o de última instan-cia-, el planteamiento de la solicitud llevaconsigo la suspensión del proceso internohasta que el Tribunal comunitario se pronun-cie, constituyéndose en un presupuesto pro-cesal de la sentencia y en una solemnidadinexcusable e indispensable que debe tenerpresente el juez nacional antes de emitir sufallo, cuya inobservancia puede derivar enacciones de incumplimiento y vicios procesa-les de consecuencias impredecibles.

“5. La interpretación prejudicial no es ni pue-de asimilarse a una prueba, tampoco es lasimple absolución de un cuestionario, ni estállamada a constituirse en un informe de ex-pertos o en una opinión jurídica de tipo doctri-nal. Su naturaleza es la de un incidente pro-cesal, de carácter no contencioso.

“6. La solicitud del juez nacional por la cualrequiere la interpretación prejudicial debe moti-


varse de manera sucinta, pero suficientemen-te completa, de modo que permita al Tribunallograr una comprensión global del caso con-sultado. En efecto:

Debe, en particular, incluir un informe sucintode los hechos que el solicitante considererelevantes para que el Tribunal Andino puedacumplir su cometido, la relación de las nor-mas del ordenamiento jurídico de la Comuni-dad Andina cuya interpretación se requiere ylas alegaciones que se hubieren hecho res-pecto de la aplicación de tales normas; debe-rá asimismo ir acompañada de una copia delos documentos necesarios que sustenten elinforme sucinto de los hechos y de las dispo-siciones nacionales aplicables; todo ello conel objeto de permitir al Tribunal de Justiciaenfocar u orientar la interpretación al casoconcreto, de suerte que ésta resulte efectiva-mente útil para el juez que debe fallar. Deotro modo, la interpretación que adopte elTribunal podría resultar demasiado general yabstracta en el inagotable universo de la teo-ría jurídica e inútil, en consecuencia, tantopara decidir el caso como para asegurar laaplicación uniforme del derecho comunitario.

“7. La consulta prejudicial puede presentar-se en cualquier tiempo antes de dictar sen-tencia, aunque, a los efectos de lograr unacomprensión global del asunto debatido yque la respuesta del Tribunal de Justicia resul-te útil, es deseable que la decisión de plan-tear una solicitud de interpretación prejudicialse adopte después de haber oído a las par-tes, de modo que el juez nacional tenga loselementos de juicio necesarios para resumir,en la correspondiente solicitud, el marco fác-tico y jurídico del litigio.

“8. Requerida la interpretación prejudicial, pa-sa a ser de la exclusiva competencia delTribunal de Justicia el determinar cuáles son,en definitiva, las normas pertinentes a inter-pretar, adicionando o restringiendo, según elasunto de que se trate, el acervo de lasnormas sugeridas o no por el requeriente; lecorresponde también absolver la consulta enel orden de prelación que él mismo estimeconducente.

“9. Una vez notificada la interpretación preju-dicial al juez nacional, éste continuará la

tramitación del proceso interno y en su sen-tencia deberá adoptar el pronunciamiento delTribunal Andino. Además, el juez nacional re-mitirá al Tribunal de Justicia la sentencia dic-tada en los casos objeto de interpretaciónprejudicial.

“10. La solicitud de interpretación prejudicialy los documentos pertinentes deben ser en-viados por correo a la sede del Tribunal, en laciudad de Quito, Roca 450 y Av. 6 de Diciem-bre.” 1

5. EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

De conformidad con lo establecido por el ar-tículo 3 de la Decisión 388 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, correspondiente comose ha dicho, a la Armonización de los impues-tos indirectos como incentivos a las exportacio-nes de bienes, aprobada el 2 de julio de 1996 ypublicada en la Gaceta Oficial del mencionadoAcuerdo, edición N 211, de 17 de los mismos yaño, se considerarán impuestos indirectos losdefinidos como tales en el artículo 13 de laDecisión 330.

Esta última Decisión, por medio de la cual seresuelve la “Eliminación de Subsidios y Armoni-zación de Incentivos a las Exportaciones Intra-subregionales”, aprobada por la Comisión tam-bién del entonces Acuerdo de Cartagena, el 22de octubre de 1992 y, publicada en la GacetaOficial del mismo Nº 120, de 30 de los indicadosmes y año, en su artículo 13 establece, que seentenderán como impuestos indirectos, “…losimpuestos sobre la renta o sobre el patrimonio,tales como los salarios, beneficios, intereses,cánones o regalías y todas las formas de ingre-sos, y los impuestos sobre la propiedad debienes inmuebles”.

Determina, adicionalmente, que se entenderánasí mismo como impuestos indirectos, “…losimpuestos sobre las ventas o sobre el consumo,tales como a las ventas, al consumo, al valoragregado y los demás impuestos distintos delos impuestos directos.”

La Decisión 388 de la Comisión, por su parte,en su artículo 4 textualmente dispone:

1 Nota Informativa sobre Planteamiento de la Soli-citud de Interpretación Prejudicial, publicada en laGaceta Oficial N° 694, de 3 de agosto del 2001.


“Artículo 4.- El monto total de los impuestosindirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1de la presente Decisión, efectivamente pa-gados en la adquisición de las materias pri-mas, insumos intermedios, servicios y bie-nes de capital, nacionales o importados, con-sumidos o utilizados en el proceso de produc-ción, fabricación, transporte o comercializa-ción de bienes de exportación, será devueltoal exportador.

“La devolución de los impuestos indirectos abienes de capital, procederá en la medidaque ella no se confiera exclusivamente porrazones de exportación.

“Los impuestos indirectos no incluidos en elAnexo 1 se regirán por lo dispuesto en laslegislaciones internas de los Países Miem-bros.”

Según el anexo 1 referido en el inciso primerodel artículo citado, en el cual se determina la“Relación de los impuestos indirectos para loscuales se aplica el artículo 4 de la Decisión”, enlo relacionado con la República del Ecuador de-termina, que constituyen impuestos indirectospara la aplicación de la norma comunitaria se-ñalada: a) el impuesto al Valor Agregado, IVAy, b) los impuestos a los Consumos Especia-les.

De lo precisado por las disposiciones comunita-rias antes referidas puede concluirse, por unaparte, que se encuentra reconocido como im-puesto indirecto en los Países Miembros de laactual Comunidad Andina, entre otros especifi-cados por el artículo 13 de la Decisión 330, el“impuesto al valor agregado”; y, por otra, que enlo relativo a la República del Ecuador, a dichoimpuesto le es aplicable la norma contenida porel artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión.

Establecido así este ámbito normativo de laactual Comunidad Andina, este Tribunal proce-de a interpretar lo correspondiente al ámbitoregulado por el artículo 4 de la Decisión 388 dela Comisión.

Artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena

Esta disposición como ha sido ya anunciado,determina que el monto total de los impuestosindirectos vigentes que figuran en el anexo 1 de

la Decisión, efectivamente pagados en la adqui-sición de las materias primas, insumos interme-dios, servicios y bienes de capital, nacionales oimportados, consumidos o utilizados en el pro-ceso de producción, fabricación, transporte ocomercialización de bienes de exportación, serádevuelto al exportador.

En lo que a la República del Ecuador correspon-de, entre esos impuestos indirectos se incluyeel “Impuesto al Valor Agregado”, también cono-cido con las siglas de IVA. En consecuencia,en el caso del mencionado País Miembro, pro-cede la devolución al exportador del monto totaldel IVA, efectivamente pagado, por los concep-tos que el citado inciso del artículo taxativamentedetermina.

No obstante lo manifestado, lo cual constituyeel principio general que la norma consagra, espreciso reconocer, que la devolución del Im-puesto al Valor Agregado, en el caso del Ecua-dor, corresponderá, exclusivamente, al montodel impuesto que haya sido efectivamente paga-do, respecto de las adquisiciones de materiasprimas, insumos intermedios, servicios, bienesde capital y, de los demás rubros o conceptosconsiderados en el inciso primero del artículo encomento.

La figura jurídica de la devolución de los impues-tos indirectos, los cuales, en el caso de la Re-pública del Ecuador, incluyen al Impuesto alValor Agregado, IVA, se encuentra consecuen-temente supeditada, por la propia norma comu-nitaria, a la demostración que haya sido realiza-da por el exportador, de los montos correspon-dientes a los pagos por él efectuados en con-cepto de IVA, respecto de cualquiera de losrubros considerados por el artículo 4 de la Deci-sión 388.

Debe entonces concluirse, que si bien ese ar-tículo consagra la posibilidad de la devolucióndel monto total de ese impuesto, para la obten-ción de ese beneficio, deberán ser justificadospor parte de quien solicita la devolución, losdesembolsos realizados por tal concepto.

Debe tenerse presente, en este ámbito, que ladevolución de los impuestos indirectos respectode bienes de capital, procederá, únicamente, enla medida que “ella no se confiera exclusiva-mente por razones de exportación”; y, además,


que dichos impuestos deben necesariamenteencontrarse en vigencia al momento de su re-clamación.

La norma comunitaria analizada no establece,por cierto, los mecanismos específicos o losprocedimientos que deberán ser utilizados parala acreditación o demostración de los pagosefectivamente realizados; sin embargo, en elartículo 5 de la misma Decisión, al referirse a lamodalidad aplicable a la devolución de los im-puestos indirectos, deja a juicio de los PaísesMiembros de la actual Comunidad Andina, ladeterminación, por ejemplo, de los plazos paraesa devolución.

De similar manera, de forma muy ligada con laobtención del beneficio, el artículo 6 de la propiaDecisión establece, que los Países Miembrosdispondrán de sistemas de control posteriores yde comprobación de la documentación susten-tatoria, que les permita asegurar que la exen-ción, devolución, compensación, reembolso osuspensión de los impuestos indirectos, inclui-do el IVA en el caso del Ecuador, se realiceconforme a lo dispuesto en la Decisión 388;previsiones, determinaciones o acciones de na-turaleza interna a ser adoptadas para el cumpli-miento del régimen consagrado en aquélla que,en apego a lo dispuesto por el artículo 7 delmismo, debieron necesariamente y en su opor-tunidad, ser informadas a la Junta del Acuerdode Cartagena, a la fecha substituida por la Se-cretaría General de la Comunidad Andina, antela cual se deberá, de ser el caso, presentar losinformes que puedan corresponder.

Concluye consecuentemente el Organo Juris-diccional a este respecto, que la Decisión 388de la Comisión, en aplicación del principio decomplementación indispensable de la normati-va comunitaria, reconoce a los Países Miem-bros de la Comunidad Andina, la facultad paraconcebir los desarrollos que consideren nece-sarios para la aplicación efectiva y cabal en susrespectivos territorios, del régimen común sobre“Armonización de los impuestos indirectos comoincentivos a las exportaciones de bienes”.

Principio de complementación indispensa-ble

El principio de complementación indispensablede la normativa comunitaria, consagra lo quealgunos tratadistas denominan “norma de clau-

sura”, según la cual se deja a la legislación delos Países Miembros la solución legislativa desituaciones no contempladas en la ley comuni-taria, ya que es posible que aquélla no preveatodos los casos susceptibles de regulación jurí-dica. Debe advertirse que en la aplicación deesta figura, las legislaciones internas de cadapaís no podrán establecer exigencias, requisi-tos adicionales o dictar reglamentaciones quede una u otra manera entren en conflicto con elderecho comunitario andino o restrinjan aspec-tos esenciales regulados por él, de manera quesignifiquen, por ejemplo, una menor proteccióna los derechos consagrados por la norma eneste caso andina.

Es un principio constitucional generalizado, aquelque reconoce al Jefe del Estado, como supremaautoridad administrativa, la facultad para regla-mentar las leyes con el objeto de proveer a sudebida ejecución. La potestad reglamentaria debeejercerse, desde luego y necesariamente, sinviolar la ley a la que se refiere y, sin tampocodesnaturalizarla. De todas maneras éste es unasunto de derecho interno respecto del cual alTribunal no le corresponde emitir pronunciamien-to, pues al tenor de lo establecido por el artículo34 del Tratado Constitutivo, el Organismo debelimitarse a precisar el alcance de las normascomunitarias y “no podrá interpretar el conteni-do y alcances del derecho nacional ni calificarlos hechos materia del proceso”.

6. LA PRIMACIA DEL ORDENAMIENTO JURI-DICO DE LA COMUNIDAD ANDINA FRENTEAL ORDENAMIENTO INTERNO DE LOS PAÍ-SES MIEMBROS

En la Comunidad Andina, el principio de aplica-ción directa y preferente del derecho comunita-rio deriva tanto del derecho positivo como de lacreación Jurisprudencial que ha venido realizan-do este Tribunal desde años atrás. Tales ele-mentos, la ley y la jurisprudencia, son a su vez,base fundamental para entender el principio depreeminencia de la ley comunitaria sobre la na-cional.

En efecto, determina el artículo 3 del Tratado deCreación del Tribunal, que “Las Decisiones de laComisión serán directamente aplicables en losPaíses Miembros a partir de la fecha de supublicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, amenos que las mismas señalen una fecha pos-terior”.


A su turno, la jurisprudencia del Organismo hadesarrollado el principio de la aplicación directaal expresar que:

“Ha de tenerse en cuenta además, que el Or-denamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagenaes imperativo, de aplicación obligatoria entodos los Países Miembros y que debe serrespetado y cumplido por todos ellos y porsupuesto por los Organos del Acuerdo, lomismo que por todos los Organismos y fun-cionarios que ejercen atribuciones conformea dicho Ordenamiento, el cual regula el pro-ceso de la integración que se cumple en unacomunidad de Derecho, cual es la constitui-da en el Pacto Andino”. 2

Con base en los principios de aplicación directay preferente, el Tribunal ha prevenido sobre lainaplicabilidad del derecho interno que sea con-trario al ordenamiento jurídico comunitario, de-biendo quedar substraídos de la competencialegislativa interna, los asuntos regulados por lalegislación comunitaria. De esta manera, la nor-ma de derecho interno que sea contraria a la leycomunitaria, o que de algún modo resulte irre-conciliable con élla, si bien no queda propia-mente derogada, dejará de aplicarse automáti-camente cuando sea anterior a la norma inte-gracionista y no podrá expedirse y si se expidiere,no podrá entrar a regir, cuando sea posterior aaquélla.

Este Tribunal reconoció, desde la interpretaciónprejudicial llevada a cabo en los procesos 1-IP-87 y 2-IP-88, el principio de la preeminencia dela norma comunitaria sobre el derecho internode los Países Miembros, señalando que “…encaso de conflicto, la regla interna queda despla-zada por la comunitaria, la cual se aplica prefe-rentemente ya que ... la norma interna resultainaplicable”.

Resaltó además el Tribunal en esa oportunidad,la claridad del principio de preeminencia cuandola ley comunitaria es precisamente norma pos-terior que debe primar sobre la anterior, de acuer-do con principios universales de derecho; advir-tiendo sin embargo, que ello no implica la dero-gatoria de la una sobre la otra, sino que lleva a

la inaplicabilidad de la primera en la medida enque resulte incompatible con las previsiones delderecho comunitario.

Sobre el mismo tema, este Tribunal ha manifes-tado:

“En definitiva, frente a la norma comunitaria,los Estados Miembros... no pueden formularreservas ni desistir unilateralmente de apli-carla, ni pueden tampoco escudarse en dis-posiciones vigentes o en prácticas usualesde su orden interno para justificar el incumpli-miento o la alteración de obligaciones resul-tantes del derecho comunitario. No debe olvi-darse que en la integración regida por lasnormas del ordenamiento jurídico andino, losPaíses Miembros están comprendidos (sic)‘a no adoptar ni emplear medida alguna quesea contraria a dichas normas o que de algúnmodo obstaculicen su aplicación, como demodo expreso preceptúa el artículo 5, segun-da parte, del Tratado de 26 de mayo de 1979,constitutivo de este Tribunal’.”.

(…) “El derecho de la integración, como tal,no puede existir si no se acepta el principiode su primacía o prevalencia sobre los dere-chos nacionales o internos de los PaísesMiembros… En los asuntos cuya regulacióncorresponde al derecho comunitario, segúnlas normas fundamentales o básicas del or-denamiento integracionista, se produce auto-máticamente un desplazamiento de la com-petencia, la que pasa del legislador nacionalal comunitario. La Comunidad organizada in-vade u ocupa, por así decirlo, el terreno legis-lativo nacional, por razón de la materia, des-plazando de este modo el derecho interno. Ellegislador nacional queda así inhabilitado pa-ra modificar, sustituir o derogar el derechocomún vigente en su territorio, así sea con elpretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, yel juez nacional, a cuyo cargo está la aplica-ción de las leyes comunitarias, tiene la obli-gación de garantizar la plena eficacia de lanorma común ... El derecho de la integraciónno deroga leyes nacionales, las que estánsometidas al ordenamiento interno: tan sólohace que sean inaplicables las que le resul-ten contrarias. Ello no obsta, por supuesto,para que dentro del ordenamiento interno seconsidere inconstitucional o inexequible todanorma que sea incompatible con el derechocomún ...” (Sentencia dictada en el expe-

2 Proceso 02-AN-86, Gaceta Oficial N° 21, de 15 dejulio de 1987. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA.


diente N° 2-IP-90. Gaceta Oficial N° 69, del11 de octubre de 1990).” 3

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

C O N C L U Y E:

1. De las disposiciones previstas en los artícu-los 32 y 34 del Tratado de Creación del Tri-bunal de Justicia de la Comunidad Andina,se desprende que es de competencia deeste Organo Jurisdiccional Supranacional,la interpretación, por vía prejudicial, de nor-mas conformantes del ordenamiento jurídi-co de la mencionada Comunidad.

2. La referida competencia del Organismo, sefundamenta en la necesidad de garantizar launiformidad en la interpretación y aplicaciónde la norma comunitaria en el ámbito decada uno de los Estados Miembros; consul-ta que debe ser formulada en los términosestablecidos por el artículo 125 del Estatutodel Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina, aprobado mediante Decisión 500del Consejo Andino de Ministros de Relacio-nes Exteriores.

3. De conformidad con lo establecido por elartículo 4 de la Decisión 388 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena, debe ser devuel-to el monto total de los impuestos indirec-tos vigentes, pagados por el exportador porlos conceptos y rubros taxativamente deter-minados por dicha norma comunitaria. Parael caso de la República del Ecuador, entreesos impuestos se incluye, el correspon-diente al Valor Agregado o IVA.

4. La devolución del monto referido en el puntoanterior procede, en todo caso, respecto delos impuestos sobre el IVA efectivamentepagados por el solicitante, correspondiéndo-le al respectivo País Miembro, establecer lossistemas de control y de comprobación dela documentación sustentatoria del pedido.

5. La devolución procede, respecto de los Im-puestos indirectos únicamente vigentes, en-

tre ellos el IVA para el caso de la Repúblicadel Ecuador, debiéndose aclarar, que aqué-lla relativa a bienes de capital, procederá enla medida en que no se confiera exclusiva-mente por razones de exportación. En todocaso, la devolución se hará por medio decompensación o reembolso.

6. El ordenamiento jurídico andino no deriva deaquel de los Países Miembros, sea éste deorigen interno o internacional, sino de lo quedisponen sus Tratados Constitutivos u Ori-ginarios así como del derecho secundarioque de ellos deviene y, por virtud de su auto-nomía –tanto el primario como el derivado–no depende ni se halla subordinado al orde-namiento de dichos Países.

7. Los principios fundamentales de aplicacióndirecta y preferente de la ley comunitaria,suponen que el ordenamiento comunitarioopera sin necesidad de complemento legis-lativo interno y con preeminencia sobre laley nacional, siendo inaplicables las dispo-siciones de derecho interno que contradigano sean irreconciliables con la norma andina.

8. No obstante lo anterior, cuando la normacomunitaria deja a la responsabilidad de losPaíses Miembros la implementación o de-sarrollo de aspectos no regulados por aqué-lla, en aplicación del principio de comple-mentación indispensable, les corresponde aesos países llevar a cabo tales implemen-taciones, sin que éstas puedan establecer,desde luego, exigencias, requisitos adicio-nales o constituir reglamentaciones que deuna u otra manera afecten el derecho comu-nitario o, restrinjan aspectos esenciales porél regulados.

El Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3, de laciudad de Cuenca, República del Ecuador, de-berá adoptar la presente interpretación prejudicialal dictar sentencia dentro del expediente internoNº 35-04, de conformidad con lo dispuesto porel artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justi-cia de la Comunidad Andina, codificado por me-dio de Decisión 500 del Consejo Andino deMinistros de Relaciones Exteriores. Deberá to-mar en cuenta, también, lo previsto en el últimoinciso del artículo 128 del mencionado Instru-mento.

Notifíquese esta interpretación prejudicial almencionado Tribunal Distrital, mediante copia

3 Proceso 34-AI-2001, sentencia de 22 se septiembredel 2004. En G. O. Nº 1156, de 10 de enero del 2005.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


sellada y certificada de la misma. Remítaseademás copia a la Secretaría General de la Co-munidad Andina, para su publicación en la Ga-ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.









Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

sumario tribunal de justicia de la comunidad...

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