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Año XXXII – Número 2602 Lima, 12 de octubre de 2015

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 9-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: HAMBURG LABORATORIES INC. LLC. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú. Marca: “FUROXIMA” (denominativa). Expediente Interno: 00451-2011-0-1801-JR-CA-03..................... .................................................. 2

PROCESO 12-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte

consultante del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 137 de la misma normativa andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: MONTELUNA S.A.C. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Nulidad del registro de la marca: “HOTEL ANTARA” y logotipo (mixta). Expediente Interno: 05744-2010-0-1801-JR-CA-14...................... ............ 11

PROCESO 16-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte

consultante de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: ABBOTT BIOTECHNOLOGY LTD. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Patente: “MÉTODOS PARA ADMINISTRAR ANTICUERPOS ANTI-

GACETA OFICIAL 12/10/2015 2 de 31

INFALFA”.Expediente Interno: 01820-2010-0-1801-JR-CA-03....................... .......................................................... 22

PROCESO 9-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: HAMBURG LABORATORIES INC. LLC. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú. Marca: “FUROXIMA” (denominativa). Expediente Interno: 00451-2011-0-1801-JR-CA-03. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 451-2011-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 15 de enero del 2015, recibido por este Tribunal el 16 de enero del mismo año vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 00451-2011-0-1801-JR-CA-03. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A. ANTECEDENTES. Partes Apelante: HAMBURG LABORATORIES INC. LLC. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú.

2. ANTECEDENTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 26 de marzo del 2009, la empresa Impexyl S.A, solicitó el registro de la marca de

producto FUROXIMA (denominativa) para distinguir: productos farmacéuticos y veterinarios; productos naturales para la medicina, productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes para galpones de pollos; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas.


2. El 17 de abril del 2009 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el extracto de la solicitud del registro de la marca denominativa FUROXIMA.

3. El 6 de julio del 2009, HAMBURG LABORATORIES INC. LLC. presentó oposición en contra de la solicitud de registro de la marca antes mencionada, manifestando que la marca FUROXIMA (denominativa), era confundible con la marca FUROXONA (denominativa) de su propiedad, resultando ser signos prácticamente iguales tanto en el plano fonético como en el gráfico, en consecuencia no podía acceder al registro.

4. Mediante Resolución 036-2010/CSD-INDECOPI, de 8 de enero del 2010, la Comisión

de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado, por considerar que la coexistencia de los signos en cuestión no es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor.

5. El 28 de enero del 2010, HAMBURG LABORATORIES INC. LLC., interpuso recurso

de apelación, en contra de la Resolución antes citada. 6. Por Resolución 2469-2010/TPI-INDECOPI, de 29 de octubre del 2010, el Tribunal de

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 036-2010/CSD-INDECOPI, de 8 de enero del 2010, que otorgó el registro de la marca de producto FUROXIMA (denominativa), solicitada por IMPEXYL S.A.

7. El 27 de enero del 2011, HAMBURG LABORATORIES INC. LLC., presentó ante la

Sala Contenciosa Administrativa, demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 2469-2010/TPI-INDECOPI, de 29 de octubre del 2010.

8. El 21 de noviembre del 2013, mediante Sentencia – Resolución Número Nueve –la

Vigésima Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la pretensión principal referida a la declaración de nulidad de la Resolución 2469-2010/TPI-INDECOPI, de fecha 29 de octubre del 2010.

9. El 12 de diciembre del 2013, HAMBURG LABORATORIES INC LLC., presentó

recurso de apelación en contra de la sentencia de 21 de noviembre del 2013.

10. Mediante auto de 22 de julio del 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima (ahora Quinta Sala), decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Judicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 11. HAMBURG LABORATORIES INC. LLC. en su escrito de demanda expresó, en lo

principal, los siguientes argumentos:

- Sostiene que el signo solicitado y la marca registrada son confundibles, por lo que se podría inducir a error al consumidor tanto en la identidad del producto como en la procedencia empresarial del mismo.

- Que ambos signos comparten la misma extensión de letras, presentan el mismo

número de sílabas, comparten el prefijo FURO, y presentan similar pronunciación de las sílabas finales (MA/ NA).


- Que dichos signos son similares desde el punto de vista fonético y gráfico, y que las únicas diferencias entre ellos, la constituyen las vocales y letras intermedias “I” y “M” en el signo solicitado, y las vocales y letras intermedias “O” y “N” en la marca registrada.

- Que se pueden presentar las siguientes situaciones con relación al riesgo de

confusión directo: 1. El público consumidor podría pensar que el signo solicitado FUROXIMA es una variación de su marca. 2. El público consumidor podría ser inducido a pensar que los productos para los cuales se ha solicitado el registro del signo FUROXIMA forman parte de una nueva línea de productos de la marca registrada. 3. El público consumidor podría ser inducido a error al presumir que entre su empresa y la firma solicitante existan relaciones económicas u organizativas.

b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 12. El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- Que de manera errónea la demandante considera que la marca

“FUROXIMA”(denominativa) resulta confundible con la marca registrada “FUROXONA”(denominativa), por cuanto ambos signos incluyen en su composición un elemento denominador común, como lo es la palabra FURO, la cual se configuraría como un obstáculo a la registrabilidad del signo que se pretende.

- Que la parte actora sólo ha tomado los criterios establecidos en el artículo 45 del

Decreto Legislativo 1075, sin considerar los criterios legales que se deben tomar para analizar las marcas denominativas como lo son las marcas “FUROXIMA” Y “FUROXONA”. Así, refiere que el artículo 46 de la misma norma señalada advierte que se tendrá en cuenta la semejanza gráfico fonética, la semejanza conceptual, entre otros criterios, y que la Ley prohíbe la existencia de identidades y semejanzas entre signos, sólo cuando éstas sean capaces de causar confusión en el público consumidor.

- Que resulta fundamenta tomar en cuenta que la partícula FURO es

frecuentemente utilizada en la conformación de diversas marcas. c. Sentencia de primera instancia.

- La Vigésima Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda, en cuanto a la pretensión principal ya que la estructura gráfica de las marcas denominativas “FUROXIMA” y “FUROXONA”, si bien comparten el mismo término FURO, éste constituye un término que ha sido usado por la industria farmacéutica en varias marcas que operan en el mercado. Además advierte que ambos signos presentan un diferente orden, tanto en la secuencia de sus letras y en la secuencia de sus sílabas, lo que hace su pronunciación distinta. Asimismo la sala manifiesta que las diferencias fonéticas y gráficas que existen entre los signos confrontados se determina una impresión en su conjunto distinta en la mente del consumidor, lo cual no le genera riesgo de confusión.


d. Argumentos del Recurso de Apelación.

13. HAMBURG LABORATORIES INC LLC en su recurso de apelación expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que el análisis de confundibilidad debió hacerse teniendo en cuenta todas

las letras de los signos, es decir, entre F-U-R-O-X-I-M-A y F-U-R-O-X-O-N-A, tal como lo manda la norma comunitaria.

- Que no se consideró el grado de percepción medio del público consumidor, ahondando en el tema de que ambos son productos farmacéuticos, cuyo riesgo en la salud es mayor que el de un signo para cualquier otro producto.

- Que las únicas diferencias entre los signos las constituyen las vocales y las letras intermedias “I” y “M” en el signo solicitado y las vocales y letras intermedias “O” y “N” en la marca registrada.

e. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación.

14. De la revisión del expediente no se desprende contestación al recurso de apelación. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

- El Juez Consultante solicita1 la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a)

de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente al caso.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Reglas del cotejo de signos.

B. Comparación entre marcas denominativas. C. Marcas farmacéuticas. Las partículas de uso común.

A. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE

CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS DEL COTEJO DE SIGNOS.

15. En el procedimiento administrativo interno HAMBURG LABORATORIES INC. LLC. presentó oposición en contra de la solicitud de registro del signo FUROXIMA (denominativo) argumentando que era confundible con su marca FUROXONA (denominativa). Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

16. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013:

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)


“Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. 17. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.

18. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.2

19. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

20. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

21. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si

2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA

ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la

promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.


esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

22. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

23. La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

24. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

25. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos. 26. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en

conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el

conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

- En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe

analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas

es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.

- Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar. Ha expresado lo siguiente:

27. En el presente caso, la Corte consultante deberá efectuar la comparación entre los

signos denominativos FUROXIMA y FUROXONA y verificar si en efecto el signo solicitado, puede crear riesgo de confusión en el público consumidor.

B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS.

28. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos FUROXIMA y FUROXONA. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples.

29. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras


pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

30. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad

fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

31. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto.

C. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. LAS PARTÍCULAS DE USO COMÚN.

32. Los signos en conflicto amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación

Internacional de Niza y comparar la partícula FUROX. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos.

33. El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

34. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos.


El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002).

35. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.

36. En vista de que la opositora argumentara que ambos signos comparten la misma extensión de letras, presentan el mismo número de sílabas, comparten la partícula FUROX, es preciso que el Juez Consultante determine si dicha partícula es usual en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto.

37. Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común.

38. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general3. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados débiles.

3 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que


39. Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe riesgo de confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

40. De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá determinar si la partícula FUROX es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor.

Sobre la base de estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad

nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de

confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el

lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de

asociación que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.

TERCERO: El examen de los signos destinados a distinguir productos

farmacéuticos, merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población

se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191.


consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.

El Juez Consultante deberá determinar si la partícula FUROX es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor.

El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados débiles.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e). Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 12-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 137 de la misma normativa andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la


Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: MONTELUNA S.A.C. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Nulidad del registro de la marca: “HOTEL ANTARA” y logotipo (mixta). Expediente Interno: 05744-2010-0-1801-JR-CA-14. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 5744-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 16 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 05744-2010-0-1801-JR-CA-14. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A. ANTECEDENTES. Partes Apelante: MONTELUNA S.A.C. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero Interesado: BERTHA MARÍA DEL CARMEN DUCOS CASAS 2. ANTECEDENTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 8 de enero de 2008, Inversiones Tu Pahue S.A.C. (Perú), solicitó la nulidad de la

marca de servicio HOTEL ANTARA y logotipo (mixta), registrada bajo Certificado 40591 a favor de Bertha María del Carmen Ducos Casas en la Clase 43 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).

2. El 17 de abril de 2008, la Oficina de Signos Distintivos dejó constancia que la

emplazada no absolvió el traslado de la acción. 3. El 21 de abril de 2008, Bertha María del Carmen Ducos Casas señaló que el 11 de

diciembre de 2007 interpuso una denuncia por infracción a los derechos de Propiedad


Industrial contra Inversiones Tu Pahue S.A.C., con el fin de que dejara de utilizar la marca HOTEL ANTARA y logotipo (mixta) registrada a su nombre; afirma que no es cierto que haya registrado la marca HOTEL ANTARA y logotipo (mixta) de mala fe; nunca dio cesión ni en licencia la marca mencionada.

4. El 29 de mayo de 2008, Inversiones Tu Pahue S.A.C., señaló que adjuntó documentos

que demostraron que la emplazada nunca fue la propietaria del hotel Antara, el cual, en sus inicios, fue de propiedad de Julia Isabel Castañeda Galindo de Alvarado y su esposo hasta el año 1995 cuando pasa a manos de Turismo Antara.

5. El 16 de junio de 2009, mediante Resolución 1470-2009/CSD-INDECOPI la Comisión

de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad interpuesta. 6. El 10 de julio de 2009, Inversiones Tu Pahue S.A.C., interpuso recurso de apelación. 7. A pesar de haber sido notificada Bertha María del Carmen Ducos Casas no absolvió el

traslado de apelación. 8. El 18 de mayo de 2010, mediante Resolución 1096-2010-TPI-INDECOPI, el Tribunal

de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 1470-2009/CSD-INDECOPI de 16 de junio de 2009 y declaró infundada la Acción de Nulidad.

9. El 27 de agosto de 2010, Monteluna S.A.C., (ex Inversiones Tu Pahue S.A.C.) planteó

demanda contencioso administrativa. 10. El 9 de febrero de 2011, el INDECOPI contestó la demanda contencioso

administrativa. 11. El 21 de enero de 2014, el 26 Juzgado Contencioso Administrativo con

Subespecialidad en Temas de Mercado, mediante Resolución 15 declaró infundada la demanda planteada por Monteluna S.A.C.

12. El 11 de febrero de 2014, Monteluna S.A.C. ex Inversiones Tu Pahue S.A.C., apeló la

Sentencia singada como Resolución Número Quince.

13. Mediante providencia de 7 de agosto de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a:

- La mala fe del solicitante ¿debe juzgarse en el momento en que solicita su acceso

al registro o puede juzgarse por su comportamiento posterior, por el cual supuestamente incumple con el compromiso que le permitió contar con la autorización para solicitar la inscripción del signo?

a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

14. La sociedad MONTELUNA S.A.C. (ex Inversiones Tu Pahue S.A.C.), en su escrito de

demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- Alega que: “existió mala fe por parte de la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas al tener perfecto conocimiento de quien era el titular de la marca ANTARA y Logotipo (mixta)”.


- Afirma que: “ha venido haciendo uso de la marca desde 1995 cuando empezaron como Turismo Antara, luego como Inversiones sin Fronteras S.A.; Inversiones Tu Pahue S.A.C. y finalmente como MONTELUNA S.A.C., todas estas empresas tienen como única dueña a la señora Juana Carrasco”.

- Argumenta que: “la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas nunca ha utilizado la marca ANTARA y logotipo (mixta) ella solo fue una empleada del hotel”.

- Alega que: “El INDECOPI ha caído en un gran error al aceptar todas las facturas de la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas con las cuales quiere demostrar supuestamente que no está haciendo el uso de la marca. Cabe recalcar que en todas las facturas presentadas se mantiene la dirección de la propietaria Juana Carrasco”.

- Precisa que: “Ante esto todas las empresas nos sentimos atropellados por el INDECOPI ya que cualquier persona puede argumentar el uso de una marca de servicio y colocar la dirección de otra empresa como es el presente caso, ya que en todos los documentos presentados por la señora Bertha María del Carmen Ducos se observa la dirección del Hotel Antara propiedad de Juana Carrasco”.

- Concluye que: “la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas no usa la marca ni nunca la usado, no es dueña de ningún hotel solo fue una trabajadora. Sin embargo Turismo Antara, Inversiones sin Fronteras S.A., Inversiones Tu Pahue S.A.C. y MONTELUNA S.A.C. sí han usado el nombre ANTARA y logotipo (mixta) y estas empresas han sido dueñas del inmueble por más de 20 años”.

b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

15. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la

Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- Afirma que la propia dueña de la empresa demandante (antes Inversiones Tu Pahue, antes Inversiones Frontera, antes Turismo Antara), la señora Juana Carrasco Jiménez, fue la que pidió a la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas que registrara a su nombre la marca HOTEL ANTARA y logotipo (mixta), hecho que ha sido aceptado por la demandante en sede administrativa y que por ende, desvirtúa la posibilidad de imputarle mala fe a la solicitud de registro de la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas.

- Afirma que la propia accionante ha señalado que fue Juana Carrasco Jiménez quien le propuso a Bertha María del Carmen Ducos Casas que solicite el registro de la marca HOTEL ANTARA y logotipo (mixta) a su favor, al ser un activo embargable y teniendo en cuenta que Inversiones Frontera S.A., -titular de la marca HOTEL ANTARA y logotipo (mixta) inscrita con Certificado 3629 que estaba por vencer- había sido declarada insolvente.

- Manifiesta que la accionante conocía y estaba de acuerdo con la solicitud de inscripción de la marca HOTEL ANTARA y logotipo (mixta) por parte de la emplazada, que, según aquélla, dicha situación se dio con la condición de que la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas le transfiriese luego la marca, por lo que con fecha 6 de mayo de 2006 le hizo firmar un contrato de concesión de derechos de dicha marca, el cual no prosperó por distintos motivos. Lo anterior demuestra que en todo momento, la accionante estuvo de acuerdo con la solicitud de la marca representada por parte de la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas.


- Sostiene que: “al respecto cabe precisar que aun en el supuesto de que, efectivamente, hubiera existido un compromiso verbal previo entre las partes para la devolución de la marca, que la emplazada no cumplió, al negarse a suscribir el contrato de cesión de derechos a favor de la accionante –situación que ha sido negada por la emplazada- dicha materia no puede ser objeto de controversia en un procedimiento administrativo, sino uno judicial. Y es que ante el INDECOPI lo único que se puede debatir sobre este tópico de nulidades por mala fe, es si al momento de solicitarse la marca se transgredió el principio de buena fe”.

- Indica que: “conforme se ha señalado, de lo actuado en el presente procedimiento se desprende que la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas contaba con la expresa autorización de Juana Carrasco para el registro de la marca HOTEL ANTARA y logotipo (mixta) lo que hace presumir razonablemente a la Autoridad que dicha marca se solicitó de buena fe y en cumplimiento de lo solicitado por su propia titular”.

c. Argumentos de la contestación del tercero interesado. 16. La señora Bertha María del Carmen Ducos Casas no dio contestación a la demanda

contencioso administrativa. d. Sentencia de Primera Instancia. - El Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo,

declaró infundada la demanda, al concluir que: de los documentos citados, no se desprende que la empresa demandante INVERSIONES TU PAHUE S.A.C., sea la titular de la marca HOTEL ANTARA, y logotipo (mixta) toda vez que, en su primer orden, no ha podido acreditar fehacientemente el vínculo empresarial existente con las empresas TURISMO ANTARA S.A., ni con la empresa INVERSIONES FRONTERA S.A., (que fue el nombre que adoptó después de la fusión de la empresa TURISMO ANTARA S.A.). Aunado a ello, del documento “Declaración de Verdadera de Cesionaria”, se advierte que la administración del hotel Antara S.A., se otorgó a favor de doña Bertha María del Carmen Ducos Casas, quien en virtud de las facultades delegadas, con fecha 31 de enero de 2006 obtuvo el registro de la marca de servicios HOTEL ANTARA y logotipo (mixta), vigente hasta el 31 de enero de 2016, según consta del Certificado 0040591(folios 40 del expediente principal). Siendo ello así, y advirtiéndose del documento anteriormente citado, que fue la propia accionante la que propuso a la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas como administradora del Hotel Antara (según consta de folios 331 a 333), se colige que la demandante conocía del registro de la marca y estuvo de acuerdo con dicha inscripción, por lo que, al haberse demostrado que la denunciada actuó con autorización expresa de la señora Juana Carrasco (socia fundadora de la empresa TURISMO ANTARA S.A.C.), no se puede colegir que la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas haya actuado con mala fe al obtener el registro de la marca cuestionada.

e. Argumentos del Recurso de Apelación:

17. MONTELUNA S.A.C. (ex Inversiones Tu Pahue S.A.C.), dentro de su recurso de

apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: - Afirma que: “desde el inicio de las operaciones, la familia Montoya inscribió en el

INDECOPI la denominación Antara a fin de usarlo como nombre comercial”.

- Alega que: “posteriormente debido a que TURISMO ANTARA E INVERSIONES FRONTERA se fusionaron se renovó el registro ante el INDECOPI a favor de la empresa Inversiones Frontera”.


- Señala que: “más adelante por unos problemas legales, Inversiones Frontera se metió

en un proceso de reestructuración. Ahí es donde nombramos a una Administrador judicial que administre el hotel y elegimos a la contadora Bertha María del Carmen Ducos Casas”.

- Alega que: “como nuestro registro estaba por vencerse le pedimos a esta señora María del Carmen Ducos Casas que registrara la marca hasta que el proceso de reestructuración concluya, haciéndole firmar en resguardo de nuestros intereses, un contradocumento que fue el contrato de Cesión de Derechos que obra en autos”.

- Sostiene que: “es por ello que el 31 de mayo del 2006 se registró la marca Antara a

favor de la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas y el 6 de mayo del 2006 presentamos al INDECOPI el Contrato de Cesión de Derechos que la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas nos cedía la marca el cual tiene la firma legalizada. Dicha cesión de derechos en el INDECOPI sale observada por cuanto no había intervenido el esposo de la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas”.

- Indica que: “posteriormente la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas se presenta en nuestra oficina a solicitar fuertes cantidades de dinero a cambio de devolvernos la marca. Es por tal motivo que procedimos a entablar una Acción de Nulidad en el INDECOPI a efectos de recuperar la marca”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

Se considera que procede la interpretación del artículo solicitado y, de oficio, se interpretará el artículo 137 de la Decisión 4862. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. De la nulidad de un registro bajo el marco de la Decisión 486. B. Mala fe en la obtención de un registro de marca. Aplicación del artículo 137 de la

Decisión 486.

1 Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. 2 Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.


A. DE LA NULIDAD DE UN REGISTRO BAJO EL MARCO DE LA DECISIÓN 486.

18. Inversiones Tu Pahue S.A.C. (Perú) solicitó la nulidad de la marca de servicio HOTEL ANTARA y logotipo (mixta), registrada bajo Certificado 40591 a favor de Bertha María del Carmen Ducos Casas, para servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es preciso hacer referencia a la nulidad de un registro de marca.

19. Uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca.

20. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del

ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.

21. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero

determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

22. De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que

conceden registros de marcas, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria.

23. Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la

acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado.

24. Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden el registro de una marca; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa. Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria.

25. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”,

por los siguientes motivos:

1. El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna.

2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación

activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable.

3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. 4. De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa

competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto


administrativo que concede el registro de marca, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.

5. La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la

rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del artículo 273 de la Decisión 486, que establece: “(…) Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”.

26. La nulidad absoluta de un registro de marca se aplica cuando se hubiese concedido en

contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 (prohibiciones absolutas), mientras que la nulidad relativa cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 (derechos de terceros) o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe de acuerdo con el artículo 137 de la Decisión 486.

27. La Corte Consultante deberá analizar si en efecto el acto administrativo que concedió el

registro del signo “HOTEL ANTARA” y logotipo (mixto), incurre en la causal del artículo 137 de la Decisión 486.

B. MALA FE EN LA OBTENCIÓN DE UN REGISTRO DE MARCA. APLICACIÓN DEL

ARTÍCULO 137 DE LA DECISIÓN 486.

28. En vista de que en el proceso interno se debate el hecho de si el registro fue solicitado con presunta mala fe, este Tribunal considera oportuno referirse al tema, sobre la base de lo ya manifestado en la jurisprudencia dentro de los Procesos 126-IP-2009 y 129-IP-2009.

29. La buena fe es un principio general de derecho y sustento de todo ordenamiento jurídico. Este Órgano Comunitario ha manifestado, sobre la buena fe, que: “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”. (Proceso 65-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1102 de 6 de agosto de 2004, marca: TAPA ROJA).

30. En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”. (Proceso 3-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 461 de 2 de julio de 1999, marca: LELLI).


31. Asimismo, ha manifestado que “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”. (Proceso 3-IP-99, ya citado).

32. En el régimen andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad. El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro de marca que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°)3. De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro de marca la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro de marca.” (Proceso 109-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1581, de 4 de febrero de 2008, marca: LOMA’S (mixta).

33. Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de

nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios.

34. En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro de marca haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias:

1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro;

2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o,

3. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe. Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

35. El presente tema será abordado por el Tribunal, en virtud a que la sociedad demandante

manifiesta que se violó el artículo 137 de la Decisión 486.

3 “Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la

registra en cualquier otro País Miembro subrepticiamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.


36. Estos criterios han sido vertidos por este Tribunal dentro de los, ya citados, Procesos 126-IP-2009 y 129-IP-2009. El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro".

37. De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor".

38. Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.

39. Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores en general.

40. El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.

41. En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro.

42. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida4.

43. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar que la demandada actuó de mala fe al momento de presentarse la solicitud de registro.

44. Afirma el INDECOPI que la propia dueña de la empresa demandante, fue la que pidió a la

señora Bertha María del Carmen Ducos Casas que registrara a su nombre la marca HOTEL ANTARA y logotipo (mixta), hecho que ha sido aceptado por la demandante en sede administrativa y que por ende, desvirtúa la posibilidad de imputar la mala fe al momento de la presentación de la solicitud de registro.

45. Por su parte la compañía actora enuncia que el 31 de mayo del 2006 se registró la marca Antara a favor de la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas y el 6 de mayo del 2006 presentó ante el INDECOPI el Contrato de Cesión de Derechos por el cual la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas le cedía la marca. Sin embargo, dicha

4 La imitación o “copia servil” de una marca previamente conocida.


cesión de derechos salió observada por cuanto no había intervenido el esposo de la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas.

46. Indica que posteriormente la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas se presentó en sus oficinas a solicitar fuertes cantidades de dinero a cambio de devolverles la marca y que por tal motivo procedieron a entablar una Acción de Nulidad ante el INDECOPI a efectos de recuperar la marca.

47. Como ya se mencionó anteriormente, el artículo 172 de la Decisión 486 enuncia que: “la

autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe”.

48. De los hechos relatados en el proceso, al momento en que se solicitó el registro del signo

“HOTEL ANTARA” y logotipo (mixto) la solicitante señora Bertha María del Carmen Ducos Casas, contaba con autorización de la demandante, por lo que no se perfecciona la figura encausada en la norma previamente citada.

49. La mala fe sobreviniente no está como tal contemplada en la Decisión 486, y por tanto, la

causal para declarar la mala fe debe existir al momento de solicitar el registro del signo.


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: El juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una

acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede el registro de marca, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.

La Corte Consultante deberá analizar si en efecto el acto administrativo

que concedió el registro del signo HOTEL ANTARA y LOGOTIPO (mixto), incurre en la causal del artículo 172 de la Decisión 486.

SEGUNDO: La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas

las actuaciones. Si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad

del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta.

Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su

actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

La mala fe debe ser probada por quien alega que ésta existió.

De los hechos relatados en el proceso, al momento en que se solicitó el registro del signo “HOTEL ANTARA” y logotipo (mixto) la solicitante señora Bertha María del Carmen Ducos Casas, contaba con autorización


de la demandante, por lo que no se perfecciona la figura encausada en el artículo 172 de la Decisión 486.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e)

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 16-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: ABBOTT BIOTECHNOLOGY LTD. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Patente: “MÉTODOS PARA ADMINISTRAR ANTICUERPOS ANTI-INFALFA”.Expediente Interno: 01820-2010-0-1801-JR-CA-03. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 1820-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 16 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala


Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 01820-2010-0-1801-JR-CA-03. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A. ANTECEDENTES. Partes Apelante: ABBOTT BIOTECHNOLOGY LTD.

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

2. ANTECEDENTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 7 de junio de 2002, la sociedad ABBOTT LABORATORIES (BERMUDA) LTD. reivindicando prioridad extranjera de la solicitud 60/296,961 de 8 de junio de 2001, presentada en Estados Unidos de América, solicitó patente de invención para “MÉTODOS PARA ADMINISTRAR ANTICUERPOS ANTI-INFALFA”, cuyos inventores son Joachim Kempeni, Roberta Weiss y Steven Fischkoff.

2. El 12 de febrero de 2003 se publicó el extracto de la solicitud de la patente en el Diario Oficial “El Peruano”, sin que terceros hayan presentado oposición.

3. El 5 de abril de 2006, Abbot Laboratories (Bermuda) Ltd. adjuntó un nuevo juego de secuencias 1 a 37, alegando que éstas no se encuentran claras en las páginas 73 a 77 inicialmente presentadas, incluyendo las secuencias 4 a 9 que fueron omitidas involuntariamente, las cuales son conocidas en el arte previo y fueron reveladas en la solicitud PCT WO 97/29131.

4. El 23 de octubre de 2006, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico KVM 11-2006, en el que se analizó el pliego de 69 reivindicaciones presentadas concluyendo en que las reivindicaciones 1 a 23, 26 a 50 y 53 a 67 se encuentran afectadas por el artículo 14 de la Decisión 486, por lo que no son susceptibles de patentarse; y que, las reivindicaciones 24, 25, 51, 68 y 69 no cumplen con lo establecido en el artículo 15 literal f) de la Decisión 486.

5. El 26 de febrero de 2007, Abbott Laboratories (Bermuda) Ltd. dio respuesta al Informe Técnico KVM 11-2006, presentando un nuevo pliego de 49 reivindicaciones.

6. El 16 de abril de 2008, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico KVM 11-2006/A, concluyendo en que las reivindicaciones 1 y 2 no son patentables al definir un uso según lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486; y que, las reivindicaciones 3 a 49 no cumplen con el requisito de suficiencia y claridad del artículo 30 de la Decisión 486.


7. El 8 de agosto de 2008, Abbott Laboratories (Bermuda) Ltd. dio respuesta al Informe Técnico KVM 11-2006/A, presentando un nuevo pliego de 51 reividncaciones.

8. El 3 de septiembre de 2008, la examinadora de patentes emitió el informe técnico KVM 11-2006B, en el cual concluyo que las reivindicaciones 1 y 2 no son patentables al definir un uso según lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486; y que, las reivindicaciones 3 a 51 no cumplen con el requisito de la claridad del artículo 30 de la Decisión 486.

9. Mediante Resolución 00179-2008/DIN-INDECOPI de 19 de septiembre de 2008, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente de invención solicitada por Abbott Laboratories (Bermuda) Ltd.

10. El 16 de octubre de 2008, Abbott Laboratories (Bermuda) Ltd. interpuso recurso de apelación presentando un nuevo pliego de 20 reivindicaciones.

11. El 23 de noviembre de 2009, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico PR 31-09 concluyendo que las reivindicaciones 1 y 2 no cumplen con el requisito de nivel inventivo del artículo 18 de la Decisión 486; y que, las reivindicaciones 3 a 51 no cumplen con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486.

12. El 11 de diciembre de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 3351-2009/TPI-INDECOPI procedió a confirmar la Resolución 1079-2008/DIN-INDECOPI de 19 de septiembre de 2008, que denegó la solicitud de patente de invención para “MÉTODOS PARA ADMINISTRAR ANTICUERPOS ANTI-INFALFA”, solicitada por Abbott Laboratories (Bermuda) Ltd.

13. El 15 de marzo de 2010 la sociedad ABBOTT BIOTECHNOLOGY LTD. presentó demanda contenciosa administrativa.

14. El 26 de junio de 2013, el Quinto Juzgado Transitorio Especializado en lo

Contencioso Administrativo emitió Sentencia signada como Resolución Número Siete, mediante la cual declaró fundada en parte la demanda interpuesta por ABBOTT BIOTECHNOLOGY LTD.

15. El 8 de agosto de 2013, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI, presentó recurso de apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Siete.

16. Mediante providencia de 3 de junio de 2014, la Octava Sala Especializada en lo

Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitó la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a:

a. ¿Cómo deben analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486? b. ¿Si se debe notificar al denunciante con todos los informes técnicos que se hayan

actuado en sede administrativa?

a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

17. La sociedad ABBOTT BIOTECHNOLOGY LTD., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:


- Alega que la invención sí cumple con el requisito de nivel inventivo y con el requisito de claridad, puesto que las reivindicaciones 1 y 2 no están referidas a usos, sino a un kit o equipo tal como se desprende del texto “un equipo caracterizado porque comprende una jeringa precargada que comprende 10-100 mg. de un anticuerpo anti TNFa y un vehículo farmacéuticamente aceptable y el equipo de la reivindicación 1 que además comprende metotrexato.

- Menciona que las reivindicaciones 3 a 51 son claras, toda vez que la frase “porción de unión a antígeno” es conocida para los expertos en el arte y además está claramente definida en la memoria descriptiva.

- Manifiesta que existe nulidad procesal en la Resolución 3351-2009/TPI- INDECOPI puesto que con fecha 23 de noviembre de 2009, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico PR 31-09. Ese informe no fue notificado a Abbott Laboratories (Bermuda) Ltd. con anterioridad a la emisión de la resolución de segunda instancia.

- Alega que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI dictaminó que la examinadora de patentes se había equivocado totalmente al analizar la supuesta falta de novedad de las reivindicaciones 1 y 2 de la patente solicitada por Abbott Laboratories (Bermuda) Ltd.

- Manifiesta que la falta de notificación del Informe Técnico PR 31-09 configuró un obrar arbitrario que violentó el debido proceso en sede administrativa y ocasionó a Abbott Laboratories (Bermuda) Ltd. un perjuicio moral y patrimonial negándole la protección a la patente de invención solicitada con lo cual la desprotege en el territorio peruano y la expone a la copia por parte de terceros.

b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa


Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- Alega que se trata de una actividad reglada, el hecho que el INDECOPI en primera notificación, requiera por una sola vez a los solicitantes para que subsanen omisiones de fondo; sin embargo, una vez que se ha notificado al solicitante para que subsane y éste no logre su objetivo, la norma le faculta la adopción de dos alternativas, correspondiendo al criterio razonable del INDECOPI, tratarse de una facultad discrecional, no encontrándose obligado a notificar por segunda, tercera o cuarta vez.

- Menciona que de no ser así, un procedimiento complejo como es el de registro de patentes (especialmente en materia farmacéutica) que por su naturaleza requiere la opinión de expertos para analizar específicamente la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial del invento solicitad para registro de patente), se estaría prolongando indefinidamente con las sucesivas absoluciones por parte del solicitante si es que para resolver el INDECOPI requiere de un informe técnico previo que deba ser notificado y que pueda originar la rectificación de la solicitud de la patente originando una nueva situación procesal, que a su vez requiera un informe técnico para ser analizada y así sucesivamente.

- Manifiesta que el informe técnico que sirvió al Tribunal para resolver, no podría ser notificado pues ello no era obligatorio y porque si así se hubiera hecho el procedimiento hubiera durado indefinidamente no solo en primera instancia sino también en segunda instancia.


c. Sentencia de Primera Instancia.

19. El Quinto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, declaró fundada en parte la demanda al concluir que:

- Tanto el informe KVM 11-2006B como el informe PR 31-09 sirvieron de sustento para la Resolución 1079-2008/DIN-INDECOPI y para la Resolución 3351-2009/TPI-INDECOPI respectivamente y son justamente estos informes técnicos los que no han cumplido con ser notificados al demandante, no podría la entidad demandada amparar su decisión en ellos, puesto que de haber sido notificados la demandante pudo haberlos contradicho, por lo cual una vez que se realice la diligencia de notificación de los referidos informes, deberá permitirse que la demandante realice los descargos respectivos, para luego de ello poder resolver al respecto.

- La Resolución 1079-2008/DIN-INDECOPI y la Resolución 3351-2009/TPI-INDECOP han incurrido en vicio de nulidad. Por lo cual debe retrotraerse el acto al momento en que se emitió el Informe Técnico KVM 11-2006B, a efectos que pueda ser objeto de subsanación y/o descargos por parte de la solicitante de la patente y pudiere efectuar la interposición de los recursos administrativos correspondientes que la Ley franquea.

d. Argumentos del Recurso de Apelación:


Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos:

- Alega que existe una vulneración al principio de congruencia, el A-quo se ha pronunciado sobre un aspecto que no fue alegado por la demandante en sede administrativa. En el ámbito administrativo gobierna el denominado principio de congruencia, en virtud del cual los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben referirse a los pedidos que los administrados formulen en sus escritos y recursos impugnatorios.

- Manifiesta que la alegación formulada en sede judicial por la demandante respecto a que no se le habría notificado oportunamente con el Informe Técnico KVM 11-2006B es absolutamente impertinente toda vez que no fue planteada oportunamente por esta parte en sede administrativa, al impugnar la resolución de primera instancia, que fue la que hizo suyas las conclusiones del informe técnico precitado.

- Afirma que al admitir los argumentos referidos a una supuesta falta de notificación del informe técnico en cuestión así como de una imaginaria violación al derecho de defensa y al debido procedimiento de la demandante, el A-quo ha atentado contra el debido proceso en perjuicio del INDECOPI pues ha evaluado un aspecto que su tribunal no evaluó ni en relación con el cual estuvo dirigido su pronunciamiento a través de la resolución que emitió.

- Alega que el Informe Técnico KVM 11-2006B, si fue notificado a Aboot en forma oportuna, con antelación suficiente a la fecha en que el Tribunal del INDECOPI decidió denegar la patente solicitada, brindándole la posibilidad de contradecirlo y descartarlo al momento de acudir a la segunda instancia en sede administrativa. Con dicho recurso la demandante contradijo precisamente los argumentos en los que se sustentó la resolución emitida en primera instancia administrativa.


- Afirma que los informes técnicos recabados en el procedimiento administrativo materia de autos, constituyen informes de patentabilidad realizados al amparo de lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486. Es decir no se trata de informes requeridos en virtud de lo prescrito por el artículo 46 del mismo cuerpo normativo.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

21. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior

de Justicia de Lima de la República de Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1, los cuales se procederán a interpretar.

C. CUESTIÓN A SER INTERPRETADA: En armonía con lo expuesto, el tema que debe ser objeto de la presente interpretación prejudicial es el siguiente:

A. De la notificación de los informes técnicos.

A. DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS. 22. La Corte consultante solicita a este Tribunal se pronuncie respecto a: a. ¿Cómo deben analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486? b. ¿Si se debe notificar al denunciante con todos los informes técnicos que se hayan

actuado en sede administrativa?

23. El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales.

24. Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro.

1 Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.


25. Este Tribunal ha manifestado que: “La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente. (subrayado fuera de texto)

26. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente”2. (subrayado fuera de texto)

27. Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”. (subrayado fuera de texto)

28. La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

29. La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos,

constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

30. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe

contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

31. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe

2 Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013.


trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

32. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con

el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa”. (Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013).

33. En la misma interpretación prejudicial, 236-IP-2013, el Tribunal ha manifestado “De

todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva. A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”.

34. Finalmente y, por estar relacionado con el caso concreto, se cita la jurisprudencia

que el Tribunal ha emitido al pronunciarse sobre la idoneidad de los expertos u organismos que emiten los informes técnicos:

“Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud. La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo. Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente”. (Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2013).

35. Por lo antes expuesto, la Oficina Nacional Competente puede solicitar la asistencia

de expertos y en contrapartida las partes involucradas tienen la facultad de ser informadas respecto de la experiencia e idoneidad de los técnicos que emiten sus informes, pudiendo tener acceso a sus hojas de vida y confirmar a través de las mismas que sean personas competentes para poder dar un informe apegado a la materia y con suficientes conocimientos y experiencia en el área.

36. La Oficina Nacional Competente además de los informes técnicos de expertos, pueden solicitar la opinión de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial, lo cual abre un abanico de opciones para que la


autoridad pueda tener los suficientes argumentos para poder determinar que el diseño es admisible como tal o no.


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales. Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro. La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último. La Oficina Nacional Competente puede solicitar la asistencia de expertos y en contrapartida las partes involucradas tienen la facultad de ser informadas respecto de la experiencia e idoneidad de los técnicos que emiten sus informes, pudiendo tener acceso a sus hojas de vida y confirmar a través de las mismas que sean personas competentes para poder dar un informe apegado a la materia y con suficientes conocimientos y experiencia en el área. La Oficina Nacional Competente además de los informes técnicos de expertos, pueden solicitar la opinión de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de


propiedad industrial, lo cual abre un abanico de opciones para que la autoridad pueda tener los suficientes argumentos para poder determinar que el diseño es admisible como tal o no. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e)

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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