sumario tribunal de justicia de la comunidad...

Proceso 79-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 71, 72 literales a) y d),107, 108, 109 y 111 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo deCartagena; y, del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento enla consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Per-manente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor:AFP INTEGRA S.A. Lema Comercial: “SEGURIDAD Y CONFIANZA”. Expe-diente Interno: Nº 602-2008 ..........................................................................

Proceso 54-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 95 de la Deci-sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Pri-mera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo deQuito, República del Ecuador. Actor: BIOPROJET PHARMA S.A.R.L. Asun-to: Marca “INDASEC” (denominativa) en la Clase Internacional 5. Expedien-te interno: N° 7072-LR. .................................................................................

Proceso 82-IP-2008.- Interpretación Prejudicial del artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, la interpretación delos artículos 134 literal f), 135 literal a) y su último párrafo, así como delartículo 150 del mismo cuerpo legal, con base a lo solicitado por la Sala deDerecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema deJusticia de la República del Perú. Proceso Interno: Nº 501-2008. Actor:Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú). Marca:“BACKUS” (marca tridimensional) ................................................................

Proceso 200-AI-2005.- Sumario por incumplimiento de sentencia ...................................................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXV - Número 1666

Lima, 28 de octubre de 2008

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PROCESO 079-IP-2008

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 71, 72 literales a) y d), 107,108, 109 y 111 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y,

del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada porla Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de

Justicia de la República del Perú. Actor: AFP INTEGRA S.A. Lema Comercial:“SEGURIDAD Y CONFIANZA”. Expediente Interno: Nº 602-2008.

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a losveintisiete (27) días del mes de agosto del añodos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por la Sala de Derecho Constitucionaly Social Permanente de la Corte Suprema deJusticia de la República del Perú.

GACETA OFICIAL 28/10/2008 2.40

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial,recibida por este Tribunal el 16 de junio de 2008,se ajustó a los requisitos establecidos por elartículo 125 del Estatuto de este Tribunal, apro-bado por medio de Decisión 500 del ConsejoAndino de Ministros de Relaciones Exteriores yque, en consecuencia, fue admitida a trámitepor auto de 14 de agosto de 2008.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

La parte demandante es: AFP INTEGRA S.A.

La parte demanda la constituyen: Instituto Na-cional de Defensa de la Competencia y de laProtección de la Propiedad Intelectual – INDE-COPI, y el Procurador de la República encarga-do de los asuntos judiciales del Ministerio de laProducción.

El tercero interesado es: AFP UNIÓN VIDA S.A.

1.2. Actos demandados

La sociedad AFP INTEGRA S.A. impugnó la Reso-lución Administrativa N° 609-2004/TPI-INDECOPIde 28 de junio de 2004, expedida por la Sala dePropiedad Intelectual del Tribunal de Defensa dela Competencia y de la Propiedad Intelectual delINDECOPI, a través de la cual se confirmó la Re-solución No. 14869-2003/OSD-INDECOPI expe-dida el 12 de diciembre de 2003 por la Oficina deSignos Distintivos del INDECOPI que resolviódeclarar fundada la acción de nulidad interpues-ta por AFP UNIÓN VIDA S.A. y, en consecuen-cia, nulo el certificado No. 2059 correspondienteal lema comercial “SEGURIDAD Y CONFIAN-ZA” registrado a nombre de AFP INTEGRA S.A.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por la Sala de DerechoConstitucional y Social Permanente de la CorteSuprema de Justicia de la República del Perú,han podido ser destacados los siguientes as-pectos:

a) Los hechos

Entre los principales hechos considerados re-levantes en esta causa se encuentran los si-guientes:

1. El 13 de mayo de 1993, AFP INTEGRA S.A.solicitó ante la Oficina de Signos Distintivosdel INDECOPI, el registro del lema comercial“SEGURIDAD Y CONFIANZA” para ser usadocomo complemento de la marca de servicioAFP INTEGRA, que distingue “servicios deadministración de fondos de pensiones, ad-ministración de dinero, inversiones de capita-les, colocación de fondos de inversión, otor-gamiento de pensiones de jubilación, invali-dez, sobrevivencia y gastos de sepelio y se-guros”, incluidos en la Clase 36 de la Clasifi-cación Internacional de Niza.

2. Mediante Resolución No. 10815-96-INDECO-PI/OSD de fecha 28 de agosto de 1996, laOficina de Signos Distintivos, otorgó el regis-tro del lema comercial “SEGURIDAD Y CON-FIANZA”.

3. El 6 de febrero del 2003, AFP UNIÓN VIDAS.A. interpuso una acción de nulidad contrael registro del lema comercial “SEGURIDADY CONFIANZA”.

4. Mediante Resolución No. 14869-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2003,la Oficina de Signos Distintivos declaró fun-dada la acción de nulidad interpuesta porAFP UNIÓN VIDA S.A. y, en consecuencia,nulo el certificado No. 2059, correspondienteal lema comercial “SEGURIDAD Y CONFIAN-ZA”.

5. El 30 de enero de 2004, AFP INTEGRA S.A.,apeló la Resolución 14869-2003/OSD-INDE-COPI.

6. Mediante Resolución No. 609-2004/TPI-INDE-COPI de fecha 28 de junio de 2004, la Sala dePropiedad Intelectual del Tribunal de Defensade la Competencia y de la Propiedad Intelec-tual del INDECOPI confirmó la resolución deprimera instancia.

7. El 29 de octubre de 2004, AFP INTEGRAS.A. interpuso demanda contencioso admi-nistrativa para que se declare la invalidez eineficacia de la Resolución No. 609-2004/TPI-INDECOPI.

8. Mediante Resolución No. 10 de 20 de sep-tiembre de 2006, expedida por la PrimeraSala Transitoria Especializada en lo Conten-cioso Administrativo, se declaró infundada lademanda interpuesta por AFP INTEGRA S.A.


a) Fundamentos de derecho contenidos enla demanda

La sociedad AFP INTEGRA S.A., a través deapoderado, presenta demanda en contra del ac-to administrativo mencionado anteriormente, ma-nifestando, en lo principal, los siguientes argu-mentos:

- “(…) Queda claro que al 28 de agosto de1996, la Oficina estimó que nuestro lema SE-GURIDAD Y CONFIANZA cumplía con losrequisitos de ley para ser registrado, consti-tuyendo un signo con el grado necesario dedistintividad y diferenciación para acceder alRegistro”.

- “(…) Aún cuando los criterios de interpreta-ción utilizados al conceder el registro de le-mas comerciales entre los años 1993 y 1997no se hubieran formalizado mediante la apro-bación de un Precedente de ObservanciaObligatoria en estricto sentido, se entiendeque, en virtud del principio “A igual razón,igual derecho”, ante casos similares, la Auto-ridad Administrativa estará en la obligaciónde emitir resoluciones similares, mantenien-do una línea jurisprudencial estable y unifor-me (…)”

- “La exclusividad de nuestro derecho consis-te, por tanto, en el impedimento a nuestroscompetidores de usar ambos términos enforma conjunta”.

- “(…) resulta absurdo que el Tribunal del In-decopi afirme que el permitirnos contar conun derecho de exclusividad sobre nuestro le-ma comercial SEGURIDAD Y CONFIANZA(…) perjudica a nuestros competidores en elmercado”.

- “Evidentemente, el perjuicio lo sufre nuestraempresa. Tras 11 años de uso exclusivo denuestro lema SEGURIDAD Y CONFIANZA,se nos pretende ahora arrebatar un derecholegítima y legalmente obtenido, en aplicaciónretroactiva de normas que no se encontrabanvigentes al concedérsenos el registro”.

- “(…) el nivel de distintividad exigido para unlema comercial no puede ser el mismo que elexigido para el registro de marcas, al tratarsede signos distintivos de diversa naturaleza”.

c) Contestación a la demanda

El Instituto Nacional de Defensa de la Com-petencia y de Protección de la PropiedadIntelectual - INDECOPI, al contestar la deman-da, manifiesta lo siguiente:

Niega la demanda y afirma que el precedenteestablecido en la resolución 422-1998-TPI-INDE-COPI, que prohíbe el registro de lemas queconsistan exclusivamente en frases promocio-nales de las características de los productos oservicios, si bien es de abril de 1998, tambiénes cierto que recoge la opinión mayoritaria de ladoctrina y legislación extranjera y pronuncia-miento del propio tribunal andino que datan defechas anteriores a la fecha en que fue concedi-do el registro del lema comercial “SEGURIDADy CONFIANZA”.

d) Tercero interesado

La sociedad AFP UNIÓN VIDA S.A., considera-da como tercero interesado en esta causa, con-testa a la demanda y manifiesta principalmente:

- Niega la demanda y afirma que la demandan-te no ha acreditado que usó ininterrumpida-mente el lema durante 12 años ni ha presen-tado ningún estudio de mercado que tengapor objeto determinar si el consumidor asociao no a AFP INTEGRA con la frase “SEGURI-DAD Y CONFIANZA”, y que la resolución ad-ministrativa que es materia de la demandaestá suficientemente motivada y se pronun-ció sobre los argumentos de las partes.

- Agrega que el lema “SEGURIDAD y CON-FIANZA” no se otorgó cumpliendo los requisi-tos legales establecidos a la fecha de con-cesión del registro y sin tener en cuenta loscriterios jurisprudenciales vigentes, y que elsimple hecho de que en el registro aparezcanregistros de lemas comerciales nulos por notener capacidad distintiva, ello no sirve debase para sostener la validez de un lemacomercial nulo como “SEGURIDAD Y CON-FIANZA”, que no es distintivo.

- Afirma que la existencia de lemas comercia-les constituidos por la palabra CONFIANZA opor la palabra SEGURIDAD a la que se leagrega un término distinto demuestra que ellema comercial SEGURIDAD Y CONFIANZAno es distintivo.


CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición previstaen el artículo 1, literal c), del Tratado de Crea-ción del Tribunal, las normas cuya interpreta-ción se solicita, forman parte del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo establecido en losartículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía prejudiciallas normas que integran el ordenamiento jurídi-co de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 14 de agosto de2008.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

La Sala de Derecho Constitucional y SocialPermanente de la Corte Suprema de Justicia dela República de Perú, ha solicitado la interpreta-ción prejudicial de los artículos 81, 82 literal d),83, 113 literal a), 118 y 122 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal estima que procede la interpretaciónde los artículos correspondientes a la Decisión313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,por haber constatado, en los documentos apa-rejados al expediente, que la solicitud relativa alregistro del lema comercial “SEGURIDAD YCONFIANZA” fue presentada el 13 de mayo de1993, en vigencia de la Decisión 313 menciona-da.

Con fundamento en la potestad que deriva delartículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal,se considera pertinente interpretar, de oficio, elordenamiento jurídico sustancial aplicable a lasolicitud en referencia, a saber, los artículos 71,72 literales a) y d), 107, 108, 109 y 111 de la De-cisión 313 de la Comisión del Acuerdo deCartagena; y, el artículo 172 y la DisposiciónTransitoria Primera de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, los textos de las normas aser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 313

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MAR-CAS

(…)

“Artículo 71.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na.

Artículo 72.- No podrán registrarse como mar-cas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme alartículo anterior;

(…)

d) Consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comerciopara designar o para describir la especie,la calidad, la cantidad, el destino, el valor,el lugar de origen, la época de producciónu otros datos, características o informa-ciones de los productos o de los serviciospara los cuales ha de usarse;

(…)

LEMAS COMERCIALES

Artículo 107.- Los Países Miembros podránregistrar como marca los lemas comerciales,de conformidad con sus respectivas legisla-ciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra,frase o leyenda utilizada como complementode una marca.

Artículo 108.- La solicitud de registro de unlema comercial deberá especificar la marcasolicitada o registrada con la cual se usará.

Artículo 109.- No podrán registrarse lemascomerciales que contengan alusiones a pro-


ductos o marcas similares o expresiones quepuedan perjudicar a dichos productos o mar-cas.

(…)

Artículo 111.- Serán aplicables a la presenteDecisión, en lo pertinente, las disposicionesrelativas al Capítulo de Marcas de la presenteDecisión”.

(…)

DECISIÓN 486

(…)

DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

“Artículo 172.- La autoridad nacional com-petente decretará de oficio o a solicitud decualquier persona y en cualquier momento, lanulidad absoluta de un registro de marca cuan-do se hubiese concedido en contravencióncon lo dispuesto en los artículos 134 primerpárrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretaráde oficio o a solicitud de cualquier persona, lanulidad relativa de un registro de marca cuan-do se hubiese concedido en contravención delo dispuesto en el artículo 136 o cuando éstese hubiera efectuado de mala fe. Esta acciónprescribirá a los cinco años contados desdela fecha de concesión del registro impugna-do.

Las acciones precedentes no afectarán lasque pudieran corresponder por daños y per-juicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro deuna marca por causales que hubiesen dejadode ser aplicables al tiempo de resolverse lanulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplica-ra a uno o a algunos de los productos oservicios para los cuales la marca fue regis-trada, se declarará la nulidad únicamente paraesos productos o servicios, y se eliminarándel registro de la marca.

(…)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad in-dustrial válidamente concedido de conformi-dad con la legislación comunitaria anterior ala presente Decisión, se regirá por las dispo-siciones aplicables en la fecha de su otorga-miento salvo en lo que se refiere a los plazosde vigencia, en cuyo caso los derechos depropiedad industrial preexistentes se adecua-rán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-cencias, renovaciones y prórrogas se aplica-rán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, lapresente Decisión regirá en las etapas queaún no se hubiesen cumplido a la fecha de suentrada en vigencia”.

(…)

3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual analizará as-pectos relacionados con:

- La norma comunitaria en el tiempo;- La nulidad de un registro marcario aplicado a

lemas comerciales;- Concepto de marca y elementos constituti-

vos;

- Aplicación de las normas sobre marcas alregistro de lemas comerciales;

- Concepto de lema comercial;- Requisitos sustanciales del signo para ser

registrado como lema comercial;

- Impedimentos para el registro marcario usa-do en lemas comerciales: la carencia dedistintividad; la distintividad sobrevenida o ad-quirida;

- Irregistrabilidad de los signos descriptivos;- Ámbito de protección del lema comercial.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEM-PO

En principio, y con el fin de garantizar el respetoa las exigencias de seguridad jurídica y confian-za legítima, la norma comunitaria de carácter


sustancial no surte efectos retroactivos; por tan-to, las situaciones jurídicas disciplinadas enella se encuentran sometidas, en sí y en susefectos, a la norma vigente al tiempo de suconstitución. Y si bien la nueva norma comuni-taria no es aplicable, salvo previsión expresa, alas situaciones jurídicas nacidas con anteriori-dad a su entrada en vigencia, procede su aplica-ción inmediata a los efectos futuros de la situa-ción nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad in-dustrial se ha apoyado en la irretroactividad dela norma sustancial, por cuanto, desde la vigen-cia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través delas Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuar-ta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344(Disposición Transitoria Primera), estableció quetodo derecho de propiedad industrial, válidamen-te otorgado de conformidad con la normativaanterior, subsistiría por el tiempo en que fueconcedido. La Disposición Transitoria Primerade la Decisión 486 se apoya, asimismo, en elrespeto de los derechos válidamente concedi-dos conforme a “las disposiciones aplicables enla fecha de su otorgamiento”, cuales son lasvigentes para la fecha de presentación de lasolicitud de registro, pero, añade, a título deexcepción, que los plazos de vigencia de losderechos preexistentes deberán adecuarse a loprevisto en dicha Decisión.

Por otra parte, las disposiciones citadas hancontemplado la aplicabilidad inmediata de lanorma sustancial posterior a los efectos futurosdel derecho nacido bajo la vigencia de la normaanterior, pues han dispuesto que se aplicará lanueva Decisión al uso, goce, obligaciones, li-cencias, renovaciones y prórrogas de los dere-chos válidamente concedidos.

La nueva normativa, en el ámbito procesal, seaplicará a partir de su entrada en vigencia, tan-to a los procedimientos por iniciarse como a losque se encuentran en curso. En este últimocaso, la nueva norma se aplicará inmediatamen-te a la actividad procesal pendiente, y no, salvoprevisión expresa, a la ya cumplida, por tanto,las normas de carácter adjetivo o procedimentalse caracterizan por tener efecto general inme-diato, es decir, que su aplicación procede ex-clusivamente sobre los hechos producidos pos-teriormente a su entrada en vigencia, rigiendolas etapas de procedimiento que se inicien apartir de ese momento.

Finalmente, se advierte que la Decisión 311sustituyó íntegramente la Decisión 85, al regu-lar en su totalidad el régimen común sobre pro-piedad industrial; lo propio sucedió al expedirsela Decisión 313 sustituida a su vez por la 344 yésta por la Decisión 486, actualmente en vigor.

3.2. LA NULIDAD DE UN REGISTRO MARCA-RIO APLICADO A LEMAS COMERCIA-LES.

Dentro del Régimen Común de Propiedad Indus-trial, contenido en la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, se prevé la ac-ción de nulidad del acto administrativo que con-cede la titularidad de una marca, o del lemacomercial, desde que le son aplicables las nor-mas relativas al registro de marcas; la referidaacción tiene como finalidad privar de la validez aun acto administrativo que de manera ilegal re-gistró un signo causando perjuicios al titular deuna marca y del lema comercial y a los consu-midores.

Este Órgano Jurisdiccional ha manifestado que“Si, concedido el registro de la marca (o dellema comercial), se produce su impugnación, lanorma sustancial destinada a juzgar sobre lavalidez o nulidad de dicho registro será la quefuere aplicable para la fecha de su concesión”, yque, en tutela del principio de seguridad jurídi-ca, la norma sustancial aplicable para entoncesserá la vigente para la fecha de la solicitud deregistro del signo”. 1

En efecto, la concesión del registro del lemacomercial depende, en lo principal, de que lasolicitud cumpla con los requisitos de validezprevistos por la norma comunitaria y no incurraen las prohibiciones contempladas en la misma.Por tanto, de demandarse la nulidad del regis-tro concedido, a causa del incumplimiento delos requisitos de validez, la norma aplicable alos supuestos de nulidad, salvo previsión expre-sa en contrario, será la vigente para la fecha dela solicitud de registro del signo.

Por tanto, en principio, el orden sustancial co-mún, aplicable a los supuestos de nulidad de-

1 Proceso 38-IP-2002. Sentencia del 11 de septiembrede 2002, publicada en la G.O.A.C. No. 845 del 1 deoctubre del mismo año, caso PREPAC OIL, SISTEMAPREPAC Y PREPAC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


nunciados, será el vigente para la fecha de lasolicitud correspondiente.

Cabe advertir, que la nulidad de un registromarcario acarrea la nulidad del lema comercial,desde que lo accesorio –el lema comercial-sigue la suerte de lo principal –la marca-; entanto que la nulidad del lema comercial no aca-rrea la nulidad de la marca, ya que ésta tiene suexistencia independiente.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina, en su artículo 172, primer y segun-do párrafos, prevé que la autoridad nacionalcompetente decretará de oficio o a solicitud decualquier persona y en cualquier momento, lanulidad absoluta de un registro de marca (o dellema comercial) cuando se hubiese concedidoen contravención con lo dispuesto en los artícu-los 134 primer párrafo y 135; y, decretará la nu-lidad relativa de un registro de marca cuando sehubiese concedido en contravención de lo dis-puesto en el artículo 136 o cuando éste sehubiera efectuado de mala fe. Por lo tanto, lanulidad procederá, en lo principal, si el signo haincurrido en las prohibiciones contempladas enlos artículos 72 y 73 de la Decisión 313 de laComisión del Acuerdo de Cartagena. El ordenprocesal aplicable al trámite de la demanda denulidad será el vigente para la fecha en la cualésta se interpuso, en este caso, la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal ha indicado que la autoridad nacio-nal competente para declarar la nulidad de unsigno es el órgano administrativo encargado delregistro de la Propiedad Industrial o el juezestablecido por la legislación interna, dotado decompetencia para pronunciarse sobre la nulidaden cuestión.

Sobre la legitimación para la solicitud de lanulidad del registro de un signo, el artículo 172de la Decisión 486 prevé que La autoridad nacio-nal competente decretará de oficio o a solicitudde cualquier persona la nulidad de un registromarcario. Al respecto, este Tribunal ha manifes-tado:

“En el primer supuesto, la propia autoridad na-cional competente -administrativa o judicial- pue-de decretar la nulidad del registro, observandoel procedimiento establecido por la legislacióninterna. La participación de dicha autoridad en

esta clase de acciones permite la proteccióndel interés público” 2.

En el segundo supuesto, a diferencia de la nor-mativa anterior a la Decisión 486, no se exigelegitimación alguna para que terceros deman-den la nulidad del registro de un signo.

El artículo 172 de la Decisión 486 establece lapotestad de la autoridad nacional competentepara declarar la nulidad, absoluta o relativa, delregistro de un signo como marca. El cuartopárrafo del artículo mencionado prohíbe a laautoridad competente la declaratoria de nulidaddel registro del signo por causales que hubiesendejado de ser aplicables al tiempo de resolversela solicitud.

Este Tribunal ha observado que “de demandarsela nulidad del registro concedido, a causa delincumplimiento de los requisitos de validez, lanorma aplicable a los supuestos de nulidad,salvo previsión expresa en contrario, será lavigente para la fecha de la solicitud de registrodel signo. Por tanto, la disposición prevista enel artículo 172, cuarto párrafo, constituye unaexcepción a la regla citada, pues no forma partedel régimen común previsto sobre la materia enla Decisión 344 (en este caso la Decisión 313),norma vigente para la fecha de la solicitud deregistro del signo (…). En efecto, en ella seprohíbe la nulidad del registro en mención en elsupuesto de que la causal invocada hubiesecesado en su aplicabilidad, es decir, en el casode que se hubiese probado que el signo no seencuentra incurso ya, por razones de hecho ode derecho, en las prohibiciones de registrabilidadseñaladas en la Decisión 344 (313), o que hacesado el incumplimiento, por las razones cita-das, de sus requisitos de validez” 3.

Asimismo, este Órgano Comunitario ha señala-do, al respecto, que “La excepción implica, porotra parte, que la nulidad del registro no podráser declarada si se ha producido la derogación,o ha cesado la vigencia, de la disposición que

2 Sentencia dictada en el Proceso 59-IP-2005, aprobadael 25 de mayo de 2005, marca: ANDERCOL S.A. yfigura, citando al Proceso 10-IP-97, publicado en laG.O.A.C. Nº 308 de 28 de noviembre de 1997, marca:COLSUBSIDIO.

3 Sentencia dictada en el expediente No. 012-IP-2006 del19 de abril de 2006, marca: HOTEL CARRERA.


consagre la causal invocada como fundamentode la demanda” 4.

3.3. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOSCONSTITUTIVOS

Del artículo 71 de la Decisión 313, inciso segun-do, se desprende el concepto de marca, enten-dida como todo signo perceptible, capaz dedistinguir los bienes o los servicios producidoso comercializados en el mercado por una perso-na, de los bienes o servicios idénticos o simila-res de otra.

Los requisitos que intrínsecamente debe reunirun signo para ser registrable se encuentran de-terminados en dicho artículo, los que, por cier-to, son similares a los consagrados en los artí-culos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión486, éstos son: perceptibilidad, distintividad ysusceptibilidad de representación gráfica, con-ceptos que han tenido amplio desarrollo en lajurisprudencia de este Tribunal.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un bien inmaterial, para quepueda ser captado por uno de los sentidos (vis-ta, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensablesu materialización o exteriorización por mediode elementos que transformen lo inmaterial oabstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referen-cia a todo elemento, signo o indicación quepueda ser captado por los sentidos, para que,por medio de éstos, la marca penetre en lamente del público, el cual la asimila con facili-dad. Por cuanto para la percepción sensorial oexterna de los signos se utiliza en forma másgeneral el sentido de la vista, han venido carac-terizándose preferentemente aquellos elemen-tos que hagan referencia a una denominación, aun conjunto de palabras, a una figura, a undibujo, o a un conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El artículo 71 de la Decisión 313 se refieretambién a la distintividad, considerada caracte-rística y función primigenia que debe reunir todosigno para ser susceptible de registro como

marca; lleva implícita la necesaria posibilidadde identificar unos productos o unos serviciosde otros, haciendo viable de esa manera ladiferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sísolo sirva para diferenciar un producto o unservicio, sin que se confunda con él o con suscaracterísticas esenciales o primordiales.

c) Susceptibilidad de representación gráfica

Otro de los elementos constitutivos de la marcaes la susceptibilidad de representación gráfica.Consiste en expresiones manifestadas a travésde palabras, gráficos, signos mixtos, colores,figuras, etc., de tal manera que sus componen-tes puedan ser apreciados en el mercado deproductos.

Es decir, el signo tiene que ser expresado enforma material para que el consumidor, a travésde los sentidos, lo perciba, lo reconozca y losolicite. La traslación del signo del campo ima-ginativo de su creador hacia la realidad comer-cial puede darse, como ha sido expresado, pormedio de la utilización de los elementos referi-dos en el párrafo anterior.

En consecuencia, la susceptibilidad de repre-sentación gráfica que debe tener un signo paraser registrado como marca se relaciona con elhecho de que el mismo sea susceptible deplasmarse en algo material y objetivo, indistin-tamente de la expresión que utilice, es decir,palabras, números, gráficos, etc.

Cabe advertir que, en cuanto al lema comercial,la susceptibilidad de representación gráfica pue-de darse únicamente a través de palabras, fra-ses o leyendas, es decir, no se admite la posibi-lidad de que éste se manifieste a través degráficos, colores aisladamente considerados ofiguras, por la naturaleza misma del lema co-mercial. Sin embargo, el lema comercial puedeutilizar un tipo especial de letra y ciertos colo-res, que resalten su capacidad distintiva.

3.4. APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBREMARCAS AL REGISTRO DE LEMAS CO-MERCIALES

Tanto el lema comercial como la marca sirvencomo medios que permiten a los industriales ocomerciantes a identificar de manera efectiva

4 Sentencia dictada en el Proceso 012-IP-2006, ya cita-da.


sus productos y servicios dentro del tráfico mer-cantil.

Concepto de lema comercial

La sección VIII de la Decisión 313 regula lo con-cerniente al lema comercial. La Decisión 344 nohizo modificaciones a dicha sección y la incor-poró al texto normativo sin cambios.

La Decisión 313 en su artículo 107 ha determi-nado que “Los Países Miembros podrán regis-trar como marca los lemas comerciales, deconformidad con sus respectivas legislacionesnacionales”.

Y, además, añade que “Se entiende por lemacomercial la palabra, frase o leyenda utilizadacomo complemento de una marca”.

El lema comercial es un signo distintivo y, aligual que las marcas, que las denominacionesde origen o que el nombre comercial, busca laprotección general del consumidor para evitarque pueda ser inducido a error o caer en confu-sión.

Este Tribunal ha acogido sobre el concepto delema comercial lo expresado por Víctor Bentataen los siguientes términos:

“los lemas (slogans) son tipos de marcas,extensiones prolongaciones de marcas desti-nadas a reforzar y realzar su publicidad. Sonesencialmente utilizadas para la venta de losbienes de consumo masivo. La función dellema es la de coadyuvar a la creación de un“clima” o “atmósfera” de valorización...”. 5

Es decir, se consagra la posibilidad de registrarlos lemas comerciales que refuercen la distintivi-dad de una marca, tomando en cuenta las res-pectivas legislaciones nacionales.

Al respecto, ha señalado el tratadista ManuelPachón:

“Resulta difícil desentrañar cuál es el alcancede la norma, pareciera indicar que de confor-midad con lo dispuesto en la legislación in-terna se pueden registrar como marcas las

palabras o frases, sin perjuicio [de] que con-forme a la Decisión 344 -313- los mismossignos puedan registrarse como lemas co-merciales y se les apliquen las disposicionesespeciales que sobre dicho tema consagra lalegislación comunitaria”.

“Adicionalmente, no parece que se trate deun mandato conforme al cual el registro delos lemas comerciales se hará como si setratara de marcas y en la forma que determi-ne la legislación interna, porque esta manerade entender la norma riñe con lo establecidoen el artículo 122 de la Decisión 344 –artículo111 de la Decisión 313- cuando señala quelas disposiciones sobre marcas establecidasen la norma comunitaria son aplicables alregistro de los lemas comerciales”. 6

3.5. REQUISITOS ESENCIALES PARA QUEUN SIGNO PUEDA SER REGISTRADOCOMO MARCA (APLICADO AL LEMACOMERCIAL)

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andinacontempla en el artículo 72 de la Decisión 313,los impedimentos para que un signo sea consi-derado marca.

El literal a) de esta norma establece que nopodrán ser registrados como tales, los signosque conforme al artículo anterior de esa Deci-sión no puedan constituir una marca.

Es necesario entonces sostener que un signosólo es registrable, cuando cumple a cabalidadlos requisitos determinados en el artículo encomento; condiciones que, en resumen, deter-minan que el signo puede estar constituido poruna descripción que permita formarse una ideaconcreta acerca de él, utilizando, en el caso delos lemas comerciales, una palabra, frase oleyenda como complemento de una marca.

En efecto, tomando en cuenta que la normativaestablecida para la marca es aplicable al lemacomercial, para obtener el registro de un lemacomercial es necesario que se dé efectivo cum-plimiento a los requisitos para el registro demarcas; estos son: distintividad, perceptibilidad

5 BENTATA, Víctor. “Reconstrucción del Derecho Marca-rio”. Editorial jurídica Venezolana. Pág. 230. Año 1994.

6 PACHON, MANUEL. “El Régimen Andino de la Propie-dad Industrial”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez1995. Pág. 301. (Resaltados del Tribunal).


y susceptibilidad de representación gráfica (esdecir la posibilidad de plasmarse materialmen-te). Cabe anotar que al igual que en el caso delas marcas, el lema comercial, a más de cum-plir con los requisitos señalados, no debe estarincurso en ninguna de las causales de irre-gistrabilidad señaladas por la norma comunita-ria.

El juez nacional consultante, al aplicar las nor-mas pertinentes del ordenamiento jurídico an-dino, deberá analizar si el signo cuyo registrose impugna, cumple o no los requisitos señala-dos en el citado artículo 71 y, verificar, si en esecaso específico no se incurre en las excepcio-nes a la registrabilidad contempladas en el lite-ral a) del artículo 72 de la Decisión 313, asícomo en las prohibiciones expresamente deter-minadas en el artículo 73 de la misma Decisión.

Requisitos sustanciales del signo para serregistrado como lema comercial. Impedi-mentos para el registro marcario usado enlemas comerciales: la carencia de distinti-vidad

La normativa comunitaria relacionada al lemacomercial establece en el artículo 111 de laDecisión 313 que “Serán aplicables a la presen-te Decisión, en lo pertinente, las disposicionesrelativas al Capítulo de Marcas de la presenteDecisión”; en consecuencia, también son apli-cados para los requisitos que debe reunir unlema comercial las disposiciones relativas alcapítulo de marcas.

Uno de los requisitos que el lema comercial de-be cumplir es el de distintividad, esto es, debeser capaz de reforzar la distintividad de la marcaque publicita, para lo cual debe gozar, por símismo, de la distintividad requerida para cumplirdicha función.

En consecuencia, el lema comercial debe po-seer la aptitud distintiva respecto del caráctercomplementario, lo cual implica que su distinti-vidad no puede basarse sólo en la presencia dela marca registrada. De ello deriva que si el le-ma comercial carece de aptitud distintiva res-pecto a los productos o servicios que se preten-de distinguir, estaría incurso en la causal referi-da y, por tanto, no se lo podrá registrar.

Sobre este tema, es pertinente referir jurispru-dencia de este Órgano Jurisdiccional, relaciona-

do a la distintividad como requisito para el regis-tro de un lema comercial 7:

La distintividad es la capacidad para distinguirproductos o servicios en el mercado. Este requi-sito debe siempre estar presente en el lema.Víctor Bentata comenta:

“El lema, en cuanto marca, y por más débilque ésta sea, debe ser suficientemente dis-tintivo a fin de calificar para su registro. Nopuede consistir en expresiones genéricas nidescriptivas, ya que ello privaría de la libertadde usarlas a los competidores. Aunque elmargen de tolerancia de su distintividad seagrande, mal pudieran funcionar como mar-cas, expresiones necesarias. Si así no fue-se, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, laposibilidad de acción por infracción de terce-ros” (Bentata V. ob cit, pág 231).

Sobre el elemento distintivo, este Tribunal Co-munitario en el proceso N° 20-IP-98 marca ”RIOCLARO”, de fecha 7 de agosto de 1998, asícomo en el N° 44-IP-99 marca “RON CASTILLOEL VERDADERO SABOR DEL RON” de 2 defebrero del 2000, ha señalado:

“La Decisión 344 consagra la protección co-munitaria andina de otros signos distintivoscomo el nombre, enseña y lema comerciala los que les es aplicable el requisito de dis-tintividad para efectos de proteger al públicoconsumidor de la posibilidad de confusión enla identificación y elección de productos yservicios” (Resaltado de la presente senten-cia).

La distintividad, como se indicó, es la caracte-rística esencial y función primigenia que debereunir todo signo en el mercado para ser sus-ceptible de registro. Asimismo, el lema debeposeer un mínimo de novedad, esto es, no habersido utilizado en el mercado.

Otro aspecto que debemos tomar en cuenta, esel de apoyar la distintividad en la presencia de lamarca registrada. Sobre este punto comentaBentata:

“Un malentendido generalizado consiste envarios países en vías de desarrollo, en acep-

7 Lema Comercial: “NADIE VENDE MAS BARATO QUEELEKTRA” Interpretación Prejudicial No. 74-IP-2001 de30 de enero de 2002.


tar al registro cualquier proposición de lema,por más pálido e insignificante que sea,atribuyendo el requerimiento de distintivi-dad a la marca registrada que acompaña porel simple hecho de repetir que es el acompa-ñamiento de una marca. Pero es un error:nada es registrable sin un mínimo de capaci-dad de diferenciación” (Bentata V. ob. cit,pág. 232).

De la misma forma, es pertinente el comentarioque al respecto formula este autor cuando ex-presa:

“El lema es una cuasi – marca, sin llegarjamás a ser propiamente marca. Por ello sutitularidad no es transferible sino con la mar-ca misma. Ello es obvio porque en la medidade la publicidad efectuada, el lema acaba, nosolo por sugerir, sino que puede llegar inclu-so a identificar en cierta forma al productomismo. Su publicidad acoplada a la marcacontrariamente a la creencia cómoda de querefuerza puramente la marca, acaba por dis-tinguirla de la marca misma, dándole unacierta autonomía. En la medida en que ellema es efectivo, podemos nosotros mismoshacer experimentos dejando flotar al lemasolo sin marca.

De tal manera que el lema se apoya tanto enla marca como la marca se apoya en el lema.

Por eso se requiere un mínimo de distintividady no son registrables simples trivialidades odescripciones del producto o de función”.(Bentata V. ob. cit, pág 234)

En tal sentido, y al aplicar las normas pertinen-tes del ordenamiento jurídico andino, la consul-tante deberá analizar en el presente caso si ellema comercial “SEGURIDAD Y CONFIANZA”cumple con el requisito de distintividad que debeposeer todo signo distintivo para ser registrado,no con la exigencia que le es aplicada a lasmarcas, pero sí determinando que posea unmínimo de distintividad. De esta manera paraque un lema llegue a gozar del amparo que leconfiere la propiedad industrial, debe ser capazde distinguir los bienes respectivos (distintividadintrínseca) e igualmente debe poder distinguirdichos bienes de los demás en el mercado(distintividad extrínseca), teniendo presente elcomentario supra formulado.

La distintividad adquirida o sobrevenida.

Tomando en cuenta que en el escrito de deman-da, la sociedad AFP INTEGRA S.A. hace refe-rencia al tema “SECONDARY MEANING”; y,que la sociedad AFP UNIÓN VIDA S.A., en suescrito de contestación a la demanda afirmaque la demandante no ha acreditado que usóininterrumpidamente el lema durante 12 años niha presentado ningún estudio de mercado quetenga por objeto determinar si el consumidorasocia o no a AFP INTEGRA con la frase “SE-GURIDAD Y CONFIANZA”, el Tribunal estimaadecuado referirse al tema de “la distintividadadquirida o sobrevenida”.

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andi-na contempla los impedimentos para que unsigno sea considerado como marca.

En efecto, el registro de un signo como marcase encuentra expresamente condicionado al he-cho de que éste sea distintivo, perceptible ysusceptible de representación gráfica, como seindicó anteriormente. La aptitud distintiva esuno de sus elementos constitutivos, como re-quisito esencial para su registro, según el cualno podrán ser registrados como marcas lossignos que carezcan de cualidad.

Como se advirtió anteriormente, uno de los re-quisitos para el registro de un signo como mar-ca es la distintividad. Sin embargo, si un signoque ab initio no era distintivo, tal como sucede-ría con un signo genérico o descriptivo, puederesultar que, por su uso constante, real y efecti-vo en el mercado, se hubiera convertido en unsigno con aptitud distintiva, sí así lo demuestrael titular del registro.

En este sentido, la distintividad que exige elartículo 71, puede ser una distintividad propiadel signo, o haber sido adquirida por el uso en elmercado.

El Tribunal de Justicia ha abordado el temateniendo en cuenta la operancia de dicha figuraantes de la solicitud de registro, ha ilustrado,asimismo, sobre las características básicas dela figura estudiada. En efecto, en la Interpreta-ción Prejudicial 92-IP-2004, reiterada en la Inter-pretación Prejudicial 195-IP-2005, el Tribunal haseñalado lo siguiente:


“Por otra parte, si bien la inscripción en elregistro, visto su efecto constitutivo, configu-ra el único modo de adquisición de la marca ydel derecho a su uso exclusivo, el signo pue-de alcanzar aptitud distintiva, en relación conel producto o servicio a que se refiera, comoconsecuencia de su uso constante y, en talcaso, hacerse registrable. Así se desprende(…) un signo podrá ser registrado como mar-ca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, ode ser descriptivo, o genérico, o común ousual, (…) quien solicita el registro, o sucausante, lo hubiese estado usando cons-tantemente en el País Miembro y, por efectode tal uso, el signo hubiese adquirido aptituddistintiva respecto de los productos o servi-cios a los cuales se aplica. En la doctrina seexplica que ‘un término originariamente gené-rico puede llegar a dejar de serlo y adquirir elcarácter distintivo típico de una marca. Es elsupuesto conocido en el Derecho norteameri-cano como de adquisición por el término ge-nérico de un ‘secondary meaning’ (significadosecundario) que confiere al signo el carácterdistintivo propio de la marca’. (BERCOVITZ,Alberto; ob.cit., p. 471)”. (Proceso 92-IP-2004.Caso: denominación “UNIVERSIDAD VIR-TUAL”, publicado en la Gaceta Oficial N°1121, de 28 de septiembre de 2004).

En el contexto anteriormente anotado, se des-prenden las siguientes características para queopere la figura de la distintividad adquirida 8:

1. Que el signo que se pretende solicitar pararegistro, que se solicitó para registro o quese registró, ab initio no reúna el requisito dedistintividad. Se limita la excepción a lossignos genéricos, descriptivos, comunes ousuales 9.

2. Que por efecto del uso constante en un PaísMiembro, el signo hubiere adquirido distintivi-dad respecto de los productos o serviciosque ampara.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional Com-petente, en su caso, al momento de decidir elregistro de un signo distintivo o al resolver lanulidad de un registro, deben prestar granatención a tal circunstancia, con base en elrecaudo de pruebas dirigido a determinar queaunque el signo no era distintivo se ha con-vertido en tal por su uso constante.

Uso constante es el uso ininterrumpido, y,además, en el derecho marcario, este usodebe ser real y efectivo.

El postulado del uso real y efectivo de lamarca ha sido consagrado en la normativacomunitaria: en la Decisión 311 en el artículo100, en la Decisión 313 en el artículo 99, enla Decisión 344 en el artículo 110, y en laDecisión 486 en el artículo 166.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional Com-petente, en su caso, se enfrentan al proble-ma de la prueba del uso real y efectivo. Losartículos comentados traen algunos paráme-tros en relación con las cantidades de losproductos y servicios comercializados los quese deben tener en cuenta para determinar siuna marca efectiva y realmente ha sido usa-da o no:

a. La cantidad del producto o servicio puestoen el mercado del modo en que normal-

8 A título ilustrativo, es pertinente citar la sentencia de 4de mayo de 1994, caso Chiemsee, del Tribunal deJusticia de las Comunidades Europeas. En este caso,el Tribunal al analizar el artículo 3, apartado 3, de laDirectiva 89/104/CCE, presentó algunas bases sobrela determinación del fenómeno de la “distintividad so-brevenida”, a saber:

(…)

“Para determinar si una marca ha adquirido carácterdistintivo debido al uso que se ha hecho de ella, laautoridad competente debe apreciar globalmente loselementos que pueden demostrar que la marca hapasado a ser apta para identificar el producto de quese trate atribuyéndole una precedencia empresarialdeterminada y para distinguir este producto de los deotras empresas.

Si la autoridad competente estima que, gracias a lamarca, una significativa fracción de los sectores inte-resados identifica el producto atribuyéndole una pro-cedencia empresarial determinada, dicha autoridaddebe extraer la conclusión, en todo caso, de que lacondición exigida para el registro de la marca secumple.

El Derecho comunitario no se opone a que, si tropiezacon dificultades especiales para evaluar el carácterdistintivo de la marca cuyo registro se solicita, laautoridad competente pueda ordenar, en las condicio-nes previstas por su Derecho nacional, un sondeo deopinión para recabar información en la que puedabasar su decisión.” (Sentencia del Tribunal de Justiciade las Comunidades Europeas, de 4 de mayo de 1999.Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97).

9 “o a un color aisladamente considerado sin que se en-cuentre delimitado por una forma específica, en elcaso de las marcas”.


mente corresponde con la naturaleza delos productos o servicios. Este punto esfundamental para determinar el uso real,ya que unas pocas cantidades de un pro-ducto que se comercializa masivamenteno es prueba del uso real y efectivo de lamarca. En este sentido, la Oficina Nacio-nal Competente o el Juez Competente, ensu caso, deberá determinar si las cantida-des vendidas de conformidad con la natu-raleza del producto son meramente simbó-licas y no demuestran el uso real de lamarca.

b. La cantidad del producto o servicio puestoen el mercado del modo en que normal-mente corresponde con las modalidadesbajo las cuales se efectúa su comerciali-zación. Para determinar el uso real y efec-tivo de la marca se debe tener en cuentacómo se comercializan los productos yservicios que amparan. No es lo mismo elproducto cuya modalidad de comercializa-ción son los supermercados en cadena,que el producto para sectores especializa-dos y que se comercializan en tiendasespecializadas, o bajo catálogo, etc.

En relación con estos parámetros cuantitativosel Tribunal ha manifestado:

“Los artículos de las Decisiones comunita-rias que se comentan no establecen condi-ciones mínimas en cuanto a la cantidad yvolumen de bienes comercializados a mane-ra de uso de la marca; coinciden la doctrina yla jurisprudencia más generalizadas en seña-lar como pautas en esta materia, las de queel uso debe ser serio, de buena fe, normal einequívoco. El elemento cuantitativo para de-terminar la existencia del uso de la marca esrelativo y no puede establecerse en términosabsolutos, sino que ha de relacionarse con elproducto o servicio de que se trate y con lascaracterísticas de la empresa que utiliza lamarca. Así, si se trata de una marca queversa sobre bienes de capital, podría sersuficiente para acreditar su uso la demostra-ción de que en un año se han efectuado doso tres ventas, pues su naturaleza, compleji-dad y elevado precio, hace que ese númerode operaciones tenga nivel comercial. En cam-bio no podría decirse que exista comerciali-zación real de un producto como el maíz, porel hecho de que en un año sólo se hayan

colocado en el mercado tres bultos del granocon la denominación de la marca que preten-de probar su uso. Así se desprende de losartículos 100 de la Decisión 311, 99 de laDecisión 313 y 110 de la Decisión 344. (Pro-ceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9de noviembre de 1995, publicada en la Gace-ta Oficial N° 199, de 26 de enero de 1996).

Una vez probado el uso constante, real y efecti-vo de la marca, el Juez Nacional o la OficinaNacional Competente se enfrenta a dilucidarotro problema: determinar si ese uso constante,real y efectivo del signo no distintivo lo ha con-vertido en un signo con aptitud distintiva.

El juzgador debe determinar si el uso constantedel signo no distintivo permite que el públicoconsumidor distinga los productos o serviciosdesignados con dicha marca, de otros produc-tos o servicios que tengan otro origen empresa-rial. Para esto debe analizar en conjunto laspruebas presentadas y analizar si un grupo im-portante de consumidores correspondientes alPaís Miembro reconoce el signo usado real,efectiva y constantemente en el mercado comodistintivo del producto o servicio respectivo y, enconsecuencia, como determinador de su origenempresarial.

En este sentido, al adquirir un signo distintividadpor su uso constante en el mercado, sólo sus-trae el requisito de distintividad que la ley propo-ne, pero no por dicho motivo supera las prohibi-ciones relativas de registro, es decir, en funcióna derechos válidos de terceros.

El Juez o la Oficina de Registro, en su caso, de-ben hacer un análisis complejo que involucre,por ejemplo, si pese al grado de descriptividad ygenericidad de una marca en relación con deter-minados productos, la marca que ha adquiridodistintividad es notoria, caso en el cual prevale-cería la protección de la marca notoria debido asu protección especial y al principio de amparoa la actividad empresarial.

La doctrina, al tratar temas como Descriptividadvs. Distintividad, deja esbozado lo complejo delasunto. Así lo entiende parte de la doctrina enEspaña al analizar estos problemas en su legis-lación:

“La limitación referida a indicaciones descrip-tivas supondría un mecanismo adicional del


sistema de marcas para prevenir la monopoli-zación de términos privados de distintividad.Por lo tanto, en el debate en torno a la limita-ción del art. 37.b) subyace la compleja deli-mitación entre descriptividad (y genericidad)y distintividad, no exenta de grados y mati-ces. En ocasiones será indubitable el carác-ter descriptivo de un determinado signo (p. ej.una denominación geográfica), sin embargootros casos serán más dudosos (signos su-gestivos, signos que combinan diversos ele-mentos descriptivos o genéricos, signos quehayan adquirido distintividad sobrevenida(…)”. 10

3.6. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS

Signos descriptivos

Tomando en cuenta que a los lemas comercia-les le son aplicables en lo pertinente el capítulode marcas, las elaboraciones jurisprudencialesen relación con signos genéricos, descriptivos yevocativos son plenamente aplicables en el aná-lisis de registrabilidad de los lemas comercia-les, haciendo, eso sí, una valoración en relacióncon la naturaleza del lema comercial.

En este sentido, la norma comunitaria y califica-da doctrina han manifestado respecto a los sig-nos descriptivos que son aquéllos que informana los consumidores exclusivamente lo concer-niente a las características de los productos ode los servicios que buscan identificar. Al res-pecto, el tratadista Fernández Novoa señala quela indicación debe tener la virtualidad de comu-nicar las características (calidad, cantidad, des-tino, etc.) a una persona que no conoce elproducto o servicio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, elsigno descriptivo no tiene poder identificatorio,toda vez que se confunde con lo que va a identi-ficar, sea un producto o servicio o cualesquierade sus propiedades o características. De ello secomprende por qué, el literal d) del artículo 72de la Decisión 313 establece la irregistrabilidadde los signos descriptivos, involucrando en esaexcepción al registro marcario, entre otros, los

que designen o describan la especie, la calidad,la cantidad, el destino, el valor, el lugar de ori-gen, la época de producción u otros datos,características o informaciones de los produc-tos o de los servicios; si tales característicasson comunes a otros productos o servicios, elsigno no será distintivo y, en consecuencia, nopodrá ser registrado. Se incluye en esta causalde irregistrabilidad las expresiones laudatoriasreferidas a esos productos o servicios. Ladescriptividad de un signo surge principalmentede la relación directa entre éste y los productoso servicios para los cuales está destinado aidentificar. Un signo será descriptivo en relacióndirecta con dichos productos o servicios, masno con todo el universo de productos o servi-cios.

En relación con los lemas comerciales que pu-dieran considerarse como genéricos o descripti-vos, el Tribunal ha señalado que “tampoco po-drán registrarse como lema comercial, las fra-ses simples, comúnmente utilizadas para pro-mocionar productos; las frases sin fantasía al-guna que se limiten a alabar los productos oservicios distinguidos con la marca que se publi-cita; así como las frases genéricas y descripti-vas en relación a los productos o servicios quela marca que publicite distinga”. 11

Asimismo, la doctrina enseña que el lema co-mercial “No puede consistir en expresiones ge-néricas ni descriptivas, ya que ello privaría de lalibertad de usarlas a los competidores. Aunqueel margen de tolerancia de su distintividad seagrande, mal pudieran funcionar como marcas,expresiones necesarias. Si así no fuese, tam-poco tendría el lema, en cuanto tal, la posibili-dad de acción por infracción de terceros” (BEN-TATA, Víctor; op.cit., p. 231); que “(…) Se tratade recursos publicitarios que están en el domi-nio público. Otorgar un derecho exclusivo sobrecualesquiera de estas expresiones a quien pri-mero lo solicite, sería perjudicar a terceros qui-tándoles lo que hoy les pertenece a todos porigual” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”;Editorial Lexis Nexis Abeledo-Perrot, BuenosAires, 2002, pp. 47, 48); y que la originalidad dela frase publicitaria no debe confundirse “con lasdistintas palabras que lo forman. Estas últimas,

10 MIRALLES MIRAVET, Sergio. “NOTAS EN TORNO ALAS LIMITACIONES DEL DERECHO DE MARCA”. Publi-cado en la Revista Comunicaciones en Propiedad In-dustrial y Derecho de la Competencia N° 41. Instituto deDerecho y Ética industrial, Madrid, España, Pág. 33.

11 Proceso 74-IP-2001. G.O. 765, de 27 de febrero del2002. Caso: Lema Comercial: “NADIE VENDE MASBARATO QUE ELEKTRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DELA COMUNIDAD ANDINA.


tomadas aisladamente, no importan un derechoexclusivo por el solo hecho de formar parte delconjunto, aunque en forma individual algunaspuedan ser marcas por sí mismas. Es muycomún, por otra parte, el incluir en los conjuntospalabras descriptivas, y por ello irregistrables.Esto no hace que el conjunto lo sea, y tampocoimpide que otros puedan incluir en sus frases opublicidad estas palabras de uso común, desdeluego de una forma que no provoque confusión”(OTAMENDI, Jorge; op.cit., p. 49).

3.7. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL LEMACOMERCIAL

El lema comercial es protegido dentro del Régi-men Común de Propiedad Industrial a través delregistro ante la oficina nacional competente,que le otorga a su titular un derecho de usoexclusivo o ius prohibendi, sobre el conjuntoverbal que lo forma.

El artículo 107 de la Decisión 313 dispone que“Los Países Miembros podrán registrar comomarca los lemas comerciales, de conformidadcon sus respectivas legislaciones nacionales”.

Al respecto y guardando armonía con la disposi-ción correspondiente de la Decisión 344, la ju-risprudencia del Tribunal ha manifestado lo si-guiente:

“La disposición prevista en el artículo 118,segundo párrafo, de la Decisión 344, estable-ce que el lema comercial es “la palabra, fraseo leyenda utilizada como complemento deuna marca”. Se trata por tanto de un signoque se añade a la marca para completar sufuerza distintiva y para procurar la publicidadcomercial del producto o servicio que consti-tuya su objeto.” (Sentencia dictada en el ex-pediente Nº 33-IP-2003, de 13 de mayo de2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 949, del18 de julio del mismo año, caso “ONE STEPUP mixta”).

La función complementaria del lema encuen-tra confirmación en las exigencias según lascuales la solicitud de su registro deberá es-pecificar el signo solicitado o registrado comomarca y con el cual se usará (artículo 119), ysu transferencia deberá llevarse a cabo con-juntamente con el signo al cual se encuentraasociado y de cuya vigencia depende (artícu-lo 121), así como en la prohibición de su

registro, caso que aluda a marcas o produc-tos idénticos o similares, o que los puedaperjudicar (artículo 120). Esta prohibición re-vela además que, para ser registrable, ellema debe ser distintivo.

La función complementaria en referencia seobserva por último en su disciplina normativa(Sección VIII), toda vez que la misma formaparte de la correspondiente a las marcas(Capítulo V). La citada disciplina prescribeque los Países Miembros se encuentranfacultados para registrar como marca los le-mas comerciales (artículo 118) y que, a losefectos de su registro, les serán aplicableslas disposiciones pertinentes del Capítulo sobreMarcas. (artículo 122)”. 12

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. En principio, la norma comunitaria de carác-ter sustancial no surte efectos retroactivos;por tanto, las situaciones jurídicas disciplina-das en ella se encuentran sometidas a lanorma vigente al tiempo de su constitución.La norma comunitaria de carácter procesalse aplicará, a partir de su entrada en vigen-cia, a los procedimientos por iniciarse o encurso, es decir, se caracterizan por tenerefecto general inmediato, por tanto, su apli-cación procede exclusivamente sobre los he-chos producidos posteriormente a su entradaen vigencia, rigiendo las etapas de procedi-miento que se inicien a partir de ese momen-to.

2. La acción de nulidad de un registro concedi-do, a efectos de privar la validez a un actoadministrativo que de manera ilegal registróun signo causando perjuicios al titular de unamarca y del lema comercial y a los consumi-dores se encuentra consagrada en el artículo172 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina.

12 Proceso 109-IP-2004, sentencia de 22 de septiembrede 2004. Lema comercial: “SISTEMA TARJETA IN-TELIGENTE CONAVI”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DELA COMUNIDAD ANDINA.


3. El artículo 107 de la Decisión 313 disponeque “Los Países Miembros podrán registrarcomo marca los lemas comerciales, de con-formidad con sus respectivas legislacionesnacionales”. Asimismo, las normas aplica-bles a las marcas, en lo pertinente, serán lasmismas aplicables a los lemas comerciales.

4. El lema comercial es la palabra, frase o le-yenda utilizada como complemento de unamarca a la cual acompaña; la función decomplementariedad encomendada al lemacomercial implica que éste debe ser capazde reforzar la distintividad de la marca quepublicita. Por tal razón, debe gozar en símismo de la distintividad requerida para cum-plir dicha función.

5. El lema comercial es complemento de lamarca que acompaña; carácter accesorio queadquiere en el desarrollo de las disposicionesque rigen la materia. Es así que la solicitudde registro de un lema comercial debe espe-cificar la marca solicitada o registrada con lacual se usará. Igualmente, el lema comercialsólo puede ser transferido conjuntamente conel signo marcario al cual se asocia y suvigencia estará sujeta a la de aquel signo. Lafunción de complementariedad encomendadaal lema comercial implica que éste debe sercapaz de reforzar la distintividad de la marcaque publicita. Por tal razón, debe gozar en símismo de la distintividad requerida para cum-plir dicha función.

6. Entre los requisitos que el lema comercialdebe reunir, se encuentra la aptitud distintiva;e igualmente su carácter complementario, elcual implica que la distintividad no puedefundamentarse en la sola presencia dentrodel lema de la marca registrada.

Tampoco podrán registrarse como lemas co-merciales, las frases simples, comúnmenteutilizadas para promocionar productos, ni lasque carezcan de fantasía, como todas aque-llas que se limiten a elogiar los productos oservicios distinguidos con la marca que sepublicita, ni las frases genéricas o descripti-vas en relación con los productos o serviciosque la marca y el lema distinguen.

El lema comercial, al igual que las marcas,las denominaciones de origen o el nombrecomercial, busca la protección general del

consumidor para evitar que pueda ser induci-do a error o caer en confusión.

7. Por excepción a la prohibición de registro delsigno no distintivo ab initio, o que sea des-criptivo, genérico, común o usual, o que con-sista en un color no delimitado por una formaespecífica, el signo en cuestión podrá serregistrado como marca si el solicitante, o sucausante, lo hubiese estado usando constan-temente en un País Miembro, y si, por efectode tal uso, el signo hubiese adquirido aptituddistintiva respecto de los productos o servi-cios a los cuales se aplica.

En este caso, el solicitante deberá acreditarel uso reiterado y real del signo en el merca-do, así como el hecho del reconocimiento delsigno, en tanto que distintivo del producto odel servicio que constituya su objeto, porparte del sector de los consumidores o usua-rios correspondientes, en el País Miembro deque se trate.

8. El lema comercial descriptivo no es distintivoy, por tanto, no será registrable como marca,si se limita exclusivamente a informar al con-sumidor o al usuario acerca de las caracte-rísticas u otros datos del producto o serviciode que se trate, comunes a otros productos oservicios del mismo género; sin embargo, siuna o varias indicaciones otorgan carácterdistintivo al conjunto, éste podrá ser registra-do, pero el titular no podrá reivindicar el usoexclusivo de las que fueren puramente des-criptivas.

9. El lema comercial es protegido dentro delRégimen Común de Propiedad Industrial pormedio de la obtención del registro ante laoficina nacional competente y éste le confie-re a su titular, un derecho de uso exclusivo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 602-2008,deberá adoptar la presente interpretación. Asímismo deberá dar cumplimiento a las prescrip-ciones contenidas en el párrafo tercero del ar-tículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Gene-ral de la Comunidad Andina, para su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.


PROCESO 054-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 95 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del

Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República delEcuador. Actor: BIOPROJET PHARMA S.A.R.L. Asunto: Marca “INDASEC”(denominativa) en la Clase Internacional 5. Expediente interno: N° 7072-LR.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a loscinco días del mes de septiembre del año dosmil ocho.

En la solicitud de interpretación prejudicial for-mulada por el Dr. Marco Hidrobo Arciniega, Pre-sidente de la Primera Sala del Tribunal DistritalNº 1 de lo Contencioso Administrativo, con sedeen la ciudad de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 232 TDCA-1S-LR, de 13 demarzo de 2008, recibido en este Tribunal el 07de abril de 2008, la Primera Sala del TribunalDistrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativodel Distrito de Quito, República del Ecuador,solicita la Interpretación Prejudicial de los ar-tículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95inciso segundo de la Decisión 344 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolverel proceso interno Nº 7072-LR.

Que, la mencionada solicitud cumple con losrequisitos de admisibilidad establecidos en losartículos 32 y 33 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina y

los contemplados en el artículo 125 de su Esta-tuto, razón por la cual, fue admitida a trámitemediante auto dictado el 09 de julio de 2008.

1. ANTECEDENTES:

1.1. Partes

La parte demandante es la compañía BIOPRO-JET PHARMA S.A.R.L. y la parte demandadaes el Presidente del Instituto Ecuatoriano de laPropiedad Intelectual (IEPI), el Director Nacio-nal de Propiedad Industrial, y cuenta con INDASS.A. como beneficiaria del acto administrativoimpugnado.

1.2. Acto demandado

La Resolución Nº 975133, emitida el 13 de ene-ro de 2000, por el Director Nacional de Propie-dad Industrial, notificada el 17 de enero del2000, dentro del trámite Nº 86404/98. Dichoacto administrativo resolvió rechazar la oposi-ción interpuesta por SMITHKLINE BEECHAMPLC., concediendo el registro del signo solicita-do ´´INDASEC´´ en la Clase 05 de la Clasifica-ción Internacional de Niza, a favor de la compa-ñía BIOPROJET PHARMA S.A.R.L.

Oswaldo Salgado EspinozaPRESIDENTE

Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO

Olga Inés Navarrete BarreroMAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel FerrerMAGISTRADO

Isabel Palacios LeguizamónSECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.SECRETARIA


1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Tribunal Distrital,han podido ser destacados los siguientes as-pectos:

a) Los hechos

El 26 de marzo de 1998, la compañía INDASS.A. solicitó el registro del signo denominativo“INDASEC” para distinguir productos de la Cla-se 05 de la Clasificación Internacional de Niza.Posteriormente, la firma SMITHKLINE BEECHAMPLC. se opone en base a la marca “HIDRASEC”,inscrita con el Certificado Nº 937, fundamentán-dose en la falta de distintividad que se presentaentre ambos signos confrontados.

El 17 de enero de 2000, se expidió la resoluciónadministrativa Nº 975133, del 13 de enero de2000, por medio de la cual el Director Nacionalde Propiedad Industrial rechazó la observaciónpresentada, concediendo el registro de la deno-minación solicitada “INDASEC” en la Clase 05de la Clasificación Internacional de Niza.

El 25 de mayo de 2000, la observante SMITHKLI-NE BEECHAM PLC. demanda en acción subje-tiva de plena jurisdicción al Presidente del Insti-tuto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI),al señor Director Nacional de Propiedad Indus-trial y, como beneficiario del acto impugnado, aINDAS S.A.

La pretensión del actor es que se declare ensentencia lo siguiente: 1) Que la denominaciónsolicitada ÏNDASEC¨ es similar en los camposgráfico-visual y fonético-auditivo a la marca pre-viamente solicitada ¨HIDRASEC¨; 2) Que losproductos identificados por los signos confron-tados ÏNDASEC¨ e ¨HIDRASEC¨ son competi-tivamente conexos, que el uso del signo poste-riormente requerido es susceptible de conduciral público consumidor a error; 3) Que la conce-sión del signo solicitado ÏNDASEC¨ infringe losartículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena; 4) Se declare la ilegalidad y nulidadde la resolución administrativa impugnada; 5)Se declare la nulidad del título de registro quese hubiere emitido, como consecuencia de laresolución impugnada. Posteriormente, la mar-ca registrada “HIDRASEC” fue transferida por laobservante SMITHKLINE BEECHAM PLC. a fa-vor de la sociedad francesa BIOPROJET PHAR-

MA S.A.R.L., quien es la nueva titular de lamarca.

b) Escrito de demanda

Entre los antecedentes de la demanda, se enun-cia que la distintividad es la razón de ser delsistema marcario, que la diferenciación certerade productos o servicios evita que el consumi-dor medio sea inducido a error. Que existe unamanifiesta semejanza entre los signos confron-tados ÏNDASEC¨ e ¨HIDRASEC¨, situación queimpedirá al público consumidor diferenciar o iden-tificar el verdadero origen de los productos, esdecir, se imposibilitará a los consumidores me-dios individualizar los productos identificadoscon la marca ¨HIDRASEC¨ de las mercaderíasque pretende distinguir el signo solicitadoÏNDASEC¨.

Que, el consumidor percibe las marcas en for-ma sucesiva y no simultánea y de manera con-junta, por lo que indudablemente el público aso-ciará la denominación ̈ INDASEC¨ con ̈ HI-DRA-SEC¨, al existir elementos comunes en uno yotro signo. Que los signos confrontados ÏNDA-SEC¨ e ¨HIDRASEC¨ son muy similares en elámbito ortográfico-visual, pues comparten el mis-mo número de sílabas, seis de las nueve letrasson coincidentes, tanto las vocales como lasconsonantes están ubicadas en el mismo or-den, consecuentemente la estructura gramati-cal es similar, lo que al ser apreciado en formasucesiva produciría riesgo de confusión en elpúblico consumidor.

Que, existe una gran similitud fonética-auditiva,ya que las vocales y consonantes se repiten ensu mayoría en el mismo orden en uno y otrosigno; además, la coincidencia de la sílaba tóni-ca incrementa la posibilidad de confusión eneste campo de cotejo, mientras que el conjuntomarcario de las denominaciones ÏNDASEC¨ e¨HIDRASEC¨ al ser pronunciado en forma suce-siva, es absolutamente confundible. Que se per-mitió el registro de un signo como ÏNDASEC¨que no debía ser considerado como marca, alcarecer de fuerza distintiva.

Que, existe una evidente violación del artículo83 literal a) de la Decisión 344, pues la marcaposteriormente solicitada violenta el derecho deterceros, al ser muy similar al signo previamen-te requerido ¨HIDRASEC¨, además que los pro-ductos se encasillan en la misma Clase 05 de la


Clasificación Internacional de Niza y son com-petitivamente conexos, configurándose la posi-bilidad de riesgo de confusión en el públicoconsumidor.

c) Contestación a la demanda

1. El Abogado Nelson Velasco Izquierdo, quecomparece en representación del Presidentedel Instituto Ecuatoriano de la Propiedad In-telectual (IEPI), se limitó a negar los funda-mentos de hecho y de derecho de la deman-da. Ratifica, de igual forma, la Resoluciónimpugnada Nº 975133. Concluye solicitandoque se acojan sus excepciones y que ensentencia se rechace la demanda.

2. El Doctor Mauricio Sánchez Ponce, DirectorNacional de Propiedad Intelectual, compare-ce y presenta las siguientes excepciones:

• De conformidad con el artículo 95 de laDecisión 344, así como, el artículo 210 dela Ley de Propiedad Intelectual, la Direc-ción Nacional de Propiedad Industrial deberesolver sobre la concesión o denegatoriade un registro marcario.

• Niega los fundamentos de hecho y de de-recho de la demanda.

• Que si bien los signos confrontados ¨IN-DASEC¨ e ¨HIDRASEC¨ se encasillan enla misma Clase 05 de la Clasificación In-ternacional de Niza, los productos que seidentifican con uno y otro signo son diver-sos e inconfundibles entre sí.

• El signo posteriormente requerido cumplecon los requisitos que dispone el artículo81 de la Decisión 344.

Finalmente, el tercero beneficiario no contestóla demanda.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por la vía prejudicial las normas que confor-man el Ordenamiento Jurídico de la ComunidadAndina, siempre que la solicitud provenga de unJuez Nacional también con esta competenciapara actuar como Juez Comunitario, en tanto

resulten pertinentes para la resolución del pro-ceso interno.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial seencuentra conforme con las prescripciones con-tenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina.

En el presente caso, se ha solicitado la inter-pretación prejudicial de los artículos 81, 82 lite-rales a) y h), 83 literal a) y 95 inciso segundo dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena. Sin embargo, este Tribunal no con-sidera pertinente la interpretación del artículo 82y sus literales a) y h). En tal sentido, esteTribunal interpretará los artículos 81, 83 literala) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena.

Las normas a interpretarse se transcriben acontinuación:

2. NORMAS A SER INTERPRETADAS:

DECISIÓN 344:

“(...)

Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na.

(…)

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error;

(…)


Artículo 95.- Una vez admitida a trámite laobservación y no incurriendo ésta en las cau-sales del artículo anterior, la oficina nacionalcompetente notificará al peticionario para que,dentro de treinta días hábiles contados apartir de la notificación, haga valer sus alega-tos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artícu-lo, la oficina nacional competente decidirásobre las observaciones y la concesión odenegación del registro de marca, lo cualnotificará al peticionario mediante resolucióndebidamente motivada.

(…)”.

En atención a los puntos controvertidos en elproceso interno, así como, de las normas quevan a ser interpretadas, este Tribunal consideraque corresponde desarrollar lo referente a lossiguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO.

Con base en el concepto de marca que contieneel artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, enreiterada jurisprudencia, ha definido la marcacomo un bien inmaterial constituido por un sig-no conformado por una o más letras, números,palabras, dibujos, colores u otros elementos desoporte, individual o conjuntamente estructura-dos que, perceptible a través de medios senso-riales y susceptible de representación gráfica,sirve para identificar y distinguir en el mercadolos productos o servicios producidos o comer-cializados por una persona de otros idénticos osimilares, a fin de que el consumidor o usuariomedio los identifique, valore, diferencie, selec-cione y adquiera sin riesgo de confusión o erroracerca del origen o la calidad del producto oservicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo de sus productos o servicios,como el interés general de los consumidores ousuarios de dichos productos o servicios, ga-rantizándoles el origen empresarial y la calidadde éstos, evitando el riesgo de confusión o error,tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los si-guientes requisitos para el registro de un signocomo marca:

a) La perceptibilidad, es la cualidad que tieneun signo de poder ser aprehendido por los con-sumidores o usuarios a través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para quepueda ser captada y apreciada, es necesarioque lo abstracto pase a ser una impresión mate-rial identificable, soportada en una o más letras,números, palabras, dibujos u otros elementosindividual o conjuntamente estructurados a finde que, al ser aprehendida por medios sensoria-les y asimilada por la inteligencia, penetre en lamente de los consumidores o usuarios del pro-ducto o servicio que pretende amparar y, deesta manera, pueda ser seleccionada con facili-dad.

En atención a que la percepción se realiza ge-neralmente por el sentido de la vista, se consi-deran signos perceptibles aquéllos referidos auna o varias palabras, o a uno o varios dibujos oimágenes, individual o conjuntamente estruc-turados.

b) La distintividad, es la capacidad que tieneun signo para individualizar, identificar y diferen-ciar en el mercado unos productos o serviciosde otros, haciendo posible que el consumidor ousuario los seleccione y los requiera. Es consi-derada como característica esencial que debereunir todo signo para ser registrado como mar-ca y constituye el presupuesto indispensablepara que cumpla su función principal de identifi-car e indicar el origen empresarial y la calidaddel producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el trata-dista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder ocarácter distintivo es la capacidad intrínsecaque tiene para poder ser marca. La marca, tieneque poder identificar un producto de otro. Por lotanto, no tiene ese poder identificatorio un signoque se confunde con lo que se va a identificar,sea un producto, un servicio o cualesquiera desus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derechode Marcas”. LexisNexis Abeledo Perrot, CuartaEdición, Buenos Aires, 2001, p.27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado,en reiteradas ocasiones, que: “El signo distinti-vo es aquel individual y singular frente a losdemás y que no es confundible con otros de lamisma especie en el mercado de servicios y deproductos. El signo que no tenga estas carac-


terísticas, carecería del objeto o función esen-cial de la marca, cual es el de distinguir unosproductos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, mar-ca: LOS ALPES, publicado en la Gaceta OficialNº 585, de 20 de julio de 2000).

c) La susceptibilidad de representación grá-fica, es la aptitud que tiene un signo de serdescrito en palabras, imágenes, fórmulas u otrossoportes, es decir, en algo perceptible para sercaptado por el público consumidor. Este requi-sito guarda correspondencia con lo dispuestoen el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, enel cual se exige que la solicitud de registro seaacompañada por la reproducción de la marcacuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostieneque: “La representación gráfica del signo es unadescripción que permite formarse la idea delsigno objeto de la marca, valiéndose para ellode palabras, figuras o signos, o cualquier otromecanismo idóneo, siempre que tenga la facul-tad expresiva de los anteriormente señalados”.(Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subre-gional sobre Marcas de Productos y Servicios”,Top Manangement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-lizar en el presente caso, si el signo solicitadocumple con los requisitos del artículo 81 y si nose encuentra incurso dentro de las causales deirregistrabilidad previstas en los artículos 82 y83 de la referida Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena.

2. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS PORIDENTIDAD O SIMILITUD. REGLAS PARAEL COTEJO MARCARIO.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena buscan, fundamentalmente,precautelar el interés de terceros. El literal a) dedicho artículo prohíbe que se registren comomarcas los signos que, en relación con dere-chos de terceros, sean idénticos o se asemejena una marca anteriormente solicitada para re-gistro o registrada por un tercero, para los mis-mos servicios o productos, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público a error. En con-secuencia, no es necesario que el signo solici-tado para registro induzca a error a los consumi-dores, sino que es suficiente la existencia del

riesgo de confusión para que se configure lairregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, marca:DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta OficialNº 1124, de 4 de octubre del 2004).

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión será necesario determinar si existe iden-tidad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como en relación con los produc-tos o servicios distinguidos por ellos y conside-rar la situación de los consumidores o usuarios,la cual variará en función de los productos oservicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizadaporque el vínculo de identidad o semejanza in-duce al comprador a adquirir un producto o ausar un servicio determinado en la creencia deque está comprando o usando otro, lo que impli-ca la existencia de un cierto nexo también entrelos productos o servicios; y la indirecta, carac-terizada porque el citado vínculo hace que elconsumidor atribuya, en contra de la realidad delos hechos, a dos productos o dos servicios quese le ofrecen, un origen empresarial común.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y entre losproductos o servicios que cada uno de ellosampara, serían los siguientes: (i) que existaidentidad entre los signos en disputa y tambiénentre los productos o servicios distinguidos porellos; (ii) o identidad entre los signos y seme-janza entre los productos o servicios; (iii) osemejanza entre los signos e identidad entrelos productos y servicios; (iv) o semejanza entreaquellos y también semejanza entre éstos. (Pro-ceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado enla Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enero del2003).

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanzapresupone que entre los objetos que se compa-ran existen elementos comunes pero coexis-tiendo con otros aparentemente diferenciadores,


produciéndose por tanto la confundibilidad. Encambio, entre marcas o signos idénticos, sesupone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los signos”. (Proce-so 82-IP-2002, ya citado).

La comparación entre los signos, deberá reali-zarse en base al conjunto de elementos que losintegran, donde el todo prevalezca sobre laspartes y no descomponiendo la unidad de cadauno. En esta labor, como dice el Tribunal: “Laregla esencial para determinar la confusión esel examen mediante una visión en conjunto delsigno, para desprender cual es la impresióngeneral que el mismo deja en el consumidor enbase a un análisis ligero y simple de éstos,pues ésta es la forma común a la que recurre elconsumidor para retenerlo y recordarlo, ya queen ningún caso se detiene a establecer en for-ma detallada las diferencias entre un signo yotro (…)”. (Proceso 48-IP-2004, marca: EAUDE SOLEIL DE EBEL, publicado en la GacetaOficial Nº 1089, de 5 de julio del 2004, citando alProceso 18-IP-98, marca: US TOP, publicadoen la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de1998).

En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acer-ca del cuidado que se debe tener al realizar elcotejo entre dos signos para determinar si entreellos se presenta riesgo de confusión, toda vezque entre los signos en proceso de compara-ción puede existir identidad o similitud, así comotambién entre los productos o servicios a losque cada uno de esos signos pretenda distin-guir. En los casos en los que las marcas nosólo sean idénticas sino que tengan por objetolos mismos productos o servicios, el riesgo deconfusión sería absoluto. Cuando se trata desimple similitud, el examen requiere de mayorprofundidad, con el objeto de llegar a las deter-minaciones en este contexto, con la mayor pre-cisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determina-ción del riesgo de confusión corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quien determinará con basea principios y reglas que la doctrina y la jurispru-dencia han sugerido a los efectos de precisar elgrado de confundibilidad, la que va del extremode identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión el Tribunal ha sentado los siguientes crite-

rios: “El primero, la confusión visual, la cualradica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de for-ma. El segundo, la confusión auditiva, en dondejuega un papel determinante, la percepción so-nora que pueda tener el consumidor respecto dela denominación aunque en algunos casos vis-tas desde una perspectiva gráfica sean diferen-tes, auditivamente la idea es de la misma deno-minación o marca. El tercer y último criterio, esla confusión ideológica, que conlleva a la perso-na a relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Pro-ceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando alProceso 13-IP-97, marca: DERMALEX, publi-cado en la Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzode 1998).

En consecuencia el Tribunal, con base en ladoctrina, ha señalado que para valorar la simili-tud marcaria y el riesgo de confusión es nece-sario considerar, los siguientes tipos de simili-tud:

a) La similitud ortográfica, emerge de la coin-cidencia de letras entre los segmentos a com-pararse, donde la secuencia de vocales, la lon-gitud de la o las palabras, el número de sílabas,las raíces, o las terminaciones comunes, pue-den inducir en mayor grado a que la confusiónsea más palpable u obvia.

b) La similitud fonética, se da entre signosque al ser pronunciados tienen un sonido simi-lar. La determinación de tal similitud depende,entre otros elementos, de la identidad en lasílaba tónica o de la coincidencia en las raíceso terminaciones. Sin embargo, deben tomarsetambién en cuenta las particularidades de cadacaso, con el fin de determinar si existe la posibi-lidad real de confusión entre los signos confron-tados.

c) La similitud ideológica, se produce entresignos que evocan la misma o similar idea, quederiva del mismo contenido o parecido concep-tual de los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.


3. CLASES DE MARCAS: MARCAS DENOMI-NATIVAS.

La doctrina, por lo general, clasifica a los signoscomo denominativos, gráficos y mixtos. En elpresente caso, resulta relevante estudiar el temade las marcas denominativas.

Atendiendo a lo anterior, a continuación se es-tablecerá la diferencia conceptual entre los di-versos tipos de marcas.

3.1 La marca denominativa.

Las marcas denominativas se conforman poruna o más letras, números, palabras que formanun todo pronunciable, dotado o no de significa-do conceptual; las palabras pueden provenir delidioma español o de uno extranjero, como de lainventiva de su creador, es decir, de la fantasía;cabe indicar que la denominación permite alconsumidor solicitar el producto o servicio através de la palabra, que impacta y permaneceen la mente del consumidor.

3.2. Comparación entre marcas denomina-tivas.

En el presente caso, se observa que los signosconfrontados “INDASEC” e “HIDRASEC” son detipo denominativo.

Al respecto, Fernández Novoa ofrece los si-guientes criterios, elaborados en torno a la com-paración de marcas denominativas, los que hansido recogidos en varios pronunciamientos delTribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, marca: “LOREX”, publicado en la Ga-ceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005).

“(...) ha de ser realizada una visión de conjun-to o sintética, operando con la totalidad delos elementos integrantes, sin descomponersu unidad fonética y gráfica en fonemas ovoces parciales, teniendo en cuenta, por lotanto, en el juicio comparativo la totalidad delas sílabas y letras que forman los vocablosde las marcas en pugna, sin perjuicio dedestacar aquellos elementos dotados de es-pecial eficacia caracterizante, atribuyendomenos valor a los que ofrezcan atenuadafunción diferenciadora.”

“(…) han de considerarse semejantes las mar-cas comparadas cuando la sílaba tónica de

las mismas ocupa la misma posición y esidéntica o muy difícil de distinguir”.

“(...) la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denomina-tivas hay que tratar de encontrar la dimensiónmás característica de las denominacionesconfrontadas: la dimensión que con mayorfuerza y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, laimpresión general que la denominación va asuscitar en los consumidores”.

Al cotejar dos marcas denominativas, el exami-nador deberá someterlas a las reglas para lacomparación marcaria, y prestará especial aten-ción al criterio que señala: que a los signos seles observará a través de una visión de conjun-to, sin fraccionar sus elementos.

4. PARTÍCULAS DE USO COMÚN.

Las marcas farmacéuticas suelen elaborarsecon palabras que le dan al signo cierto poderevocativo, que ofrece al consumidor una leveidea acerca de las propiedades del producto,sus principios activos, u otras características.Si se trata de partículas de uso general, comoya se anotó, éstas no deben tomarse en cuentaal efectuar el examen comparativo entre estaclase de marcas.

La exclusividad del uso que confiere el derechoobtenido a través del registro descarta que partí-culas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios ousuales que pertenecen al dominio público, puedanser utilizados únicamente por un titular marcario.

Es importante tener presente que en el caso demarcas que contienen partículas de uso común,al realizar el examen comparativo, éstas nodeben considerarse a efecto de determinar siexiste confusión, tal circunstancia constituyeuna excepción a la regla de que el cotejo de lasmarcas debe realizarse atendiendo a una sim-ple visión de los signos que se enfrentan, endonde el todo prevalece sobre sus partes ocomponentes. Como ya se ha dicho en la Juris-prudencia del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, en los casos en los que se trate de


denominaciones conformadas por partículas deuso común, la distintividad se debe buscar en elelemento diferente que integra el signo.

Además la Jurisprudencia de este Tribunal den-tro del tema ha recogido los criterios doctrinariosque se exponen a continuación:

“Una partícula de uso común no puede impe-dir su inclusión en marcas de terceros, yfundar en esa sola circunstancia la existen-cia de confundibilidad, ya que entonces seestaría otorgando al oponente un privilegioinusitado sobre una raíz de uso general onecesario. El titular de una marca con unelemento de uso común sabe que tendrá quecoexistir con las marcas anteriores, y con lasque se han de solicitar en el futuro... estonecesariamente tendrá efectos sobre el cri-terio que se aplique en el cotejo. Y, por ellose ha dicho que esos elementos de uso co-mún son marcariamente débiles y que loscotejos entre marcas que los contengan de-ben ser efectuados con criterio benevolente”.(OTAMENDI Jorge, ‘DERECHO DE MARCAS’Abeledo Perrot. Cuarta Edición. Buenos Ai-res 2002, Págs. 191 y 192).” (Proceso Nº161-IP-2004. Marca: ‘CINCO ESTRELLAS’,publicado en Gaceta Oficial Nº 1175, de 15de marzo de 2005).

5. MARCAS FARMACÉUTICAS.

Para establecer el riesgo de confusión, la com-paración y el análisis que debe realizar la Auto-ridad Nacional Competente, en el caso de regis-tro de un signo como marca que ampare produc-tos farmacéuticos, deberá ser mucho más rigu-roso, toda vez que estos productos están desti-nados a proteger la salud de los consumidores.Este riguroso examen, de acuerdo a lo señaladopor el Tribunal, tiene su razón de ser por “laspeligrosas consecuencias que puede acarrearpara la salud una eventual confusión que llegarea producirse en el momento de adquirir un deter-minado producto farmacéutico, dado que la in-gestión errónea de éste puede producir efectosnocivos y hasta fatales”. (Proceso 48-IP-2000,marca: BROMTUSSIN, publicado en la GacetaOficial Nº 594, de 21 de agosto del 2000).

Asimismo, el Tribunal ha manifestado que enlos casos de “marcas farmacéuticas el examende confundibilidad debe tener un estudio y aná-lisis más prolijo evitando el registro de marcas

cuya denominación tenga estrecha similitud, paraevitar precisamente, que el consumidor soliciteun producto confundiéndose con otro, lo que endeterminadas circunstancias pueden causar undaño irreparable a la salud humana, más aúnconsiderando que en muchos establecimientos,aún medicamentos de delicado uso, son expen-didos sin receta médica y con el solo consejodel farmacéutico de turno”. (Proceso 30-IP-2000,marca: AMOXIFARMA, publicado en la GacetaOficial Nº 578, de 27 de junio del 2000).

6. CONEXIÓN COMPETITIVA DENTRO DE LAMISMA CLASE 05 DE LA CLASIFICACIÓNINTERNACIONAL.

En vista de que dentro del proceso interno lossignos en conflicto amparan productos diferen-tes de la misma Clase 05 de la ClasificaciónInternacional de Niza, es preciso que el JuezConsultante tenga en cuenta la regla de la espe-cialidad y la conexión competitiva existente en-tre ellos, así como, el riesgo de confusión quepor la naturaleza o uso de dichos productosidentificados por las marcas pueda desprender-se, ya que la sola pertenencia de varios produc-tos a una misma clase del nomenclátor no de-muestra su semejanza, así como la ubicaciónde los productos o servicios en clases distintastampoco prueba que sean diferentes. A tal efec-to, el Tribunal ha recogido los siguientes crite-rios y factores de análisis que sirven como crite-rios para definir el tema:

“a) La inclusión de los productos en una mis-ma clase del nomenclátor: (…) Ocurrecuando se limita el registro a uno o variosde los productos de una clase del nomen-clátor, perdiendo su valor al producirse elregistro para toda la clase. En el caso dela limitación, la prueba para demostrarque entre los productos que constan endicha clase no son similares o no guardansimilitud para impedir el registro, corres-ponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugaresde comercialización o expendio de pro-ductos que influyen escasamente para quepueda producirse su conexión competiti-va, como sería el caso de las grandescadenas o tiendas o supermercados enlos cuales se distribuye toda clase debienes y pasa desapercibido para el con-sumidor la similitud de un producto con


otro. En cambio, se daría tal conexióncompetitiva, en tiendas o almacenes es-pecializados en la venta de determinadosbienes. Igual confusión se daría en pe-queños sitios de expendio donde marcassimilares pueden ser confundidas cuandolos productos guardan también una apa-rente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los me-dios de comercialización o distribucióntienen relación con los medios de difusiónde los productos. Si los mismos produc-tos se difunden por la publicidad general-radio televisión y prensa-, presumiblemen-te se presentaría una conexión competiti-va, o los productos serían competitiva-mente conexos. Por otro lado, si la difu-sión es restringida por medio de revistasespecializadas, comunicación directa, bo-letines, mensajes telefónicos, etc., la co-nexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos:Cierta relación entre los productos puedecrear una conexión competitiva. En efec-to, no es lo mismo vender en una mismatienda cocinas y refrigeradoras, que ven-der en otra helados y muebles; en conse-cuencia, esa relación entre los productoscomercializados también influye en la aso-ciación que el consumidor haga del origenempresarial de los productos relaciona-dos, lo que eventualmente puede llevarloa confusión en caso de que esa similitudsea tal que el consumidor medio de di-chos productos asuma que provienen deun mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de pro-ductos: Los productos que comúnmentese puedan utilizar conjuntamente (por ejem-plo: puerta y chapa) pueden dar lugar aconfusión respecto al origen empresarial,ya que el público consumidor supondríaque los dos productos son del mismoempresario. La complementariedad entrelos productos debe entenderse en formadirecta, es decir, que el uso de un produc-to puede suponer el uso necesario delotro, o que sin un producto no puede utili-zarse el otro o su utilización no sería la desu última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese aque puedan encontrarse en diferentes cla-

ses y cumplir distintas funciones o finali-dades, si tienen similares características,existe la posibilidad de que se origine elriesgo de confusión al estar identificadospor marcas también similares o idénticas(por ejemplo: medias de deporte y mediasde vestir”. (Proceso 114-IP-2003, marca:“EBEL INTERNACIONAL (mixta)”, publi-cado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14de enero de 2004).

7. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

El artículo 95 de la Decisión 344 señala que,pasados los 30 días hábiles que el peticionariotiene a partir de la notificación para hacer valersus alegatos, la Oficina Nacional Competentedecidirá sobre las observaciones y procederá arealizar el respectivo examen de registrabilidadpara conceder o denegar el registro de unamarca, lo cual se comunicará al peticionario pormedio de resolución debidamente motivada.

Según lo dispone el artículo 96 de la mismaDecisión, en el caso en que no se hubiesen pre-sentado observaciones al registro de una mar-ca, la Oficina Nacional Competente igualmenterealizará el correspondiente examen deregistrabilidad ya sea para conceder o denegarel registro de una marca y procederá de igualforma como lo indica el artículo 95, es decir,comunicará su decisión al peticionario por me-dio de resolución debidamente motivada, queexprese los fundamentos que la sustentan.

La Oficina Nacional Competente en ningún casose encuentra eximida de realizar el examen deregistrabilidad correspondiente, las causales deirregistrabilidad que deben tomarse en cuenta alrealizar el examen de fondo, son las señaladastaxativamente en los artículos 82 y 83 de laDecisión 344.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: La marca debe ser entendida comoun bien inmaterial constituido porun signo conformado por una o másletras, números, palabras, dibujos,colores u otros elementos de so-porte, individual o conjuntamenteestructurados que, perceptible a tra-


vés de medios sensoriales y sus-ceptible de representación gráfica,sirve para identificar y distinguir enel mercado los productos o servi-cios producidos o comercializadospor una persona de otros idénticoso similares, a fin de que el consu-midor o usuario medio los identifi-que, valore, diferencie, seleccioney adquiera sin riesgo de confusióno error acerca del origen o la cali-dad del producto o servicio, ade-más, para que el registro de unamarca pueda ser aprobado por laautoridad competente es indispen-sable que cumpla con los requisi-tos correspondientes, tales como:la perceptibilidad, la distintividad yla susceptibilidad de representacióngráfica.

SEGUNDO: Se prohíbe que se registren comomarcas los signos que, en relacióncon derechos de terceros, sean idén-ticos o se asemejen a una marcaanteriormente solicitada para regis-tro o registrada por un tercero, paralos mismos servicios o productos,o para productos o servicios res-pecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir a error al pú-blico consumidor. En consecuen-cia, no es necesario que el signosolicitado para registro induzca aerror a los consumidores, sino quees suficiente la existencia del ries-go de confusión para que se confi-gure la irregistrabilidad.

TERCERO: Al comparar marcas denominati-vas, debe realizarse una visión deconjunto o sintética, operando conla totalidad de los elementos inte-grantes, teniendo en cuenta en eljuicio comparativo, la totalidad delas sílabas y letras que forman losvocablos de los signos en conflicto.

La similitud generada entre los sig-nos puede ser ortográfica, fonéticao ideológica, la primera surge de lasemejanza de las letras en los sig-nos comparados, donde la suce-sión de vocales, la extensión de lapalabra o palabras, la cantidad desílabas, las raíces o las termina-

ciones iguales, pueden incremen-tar la confusión, además existe se-mejanza entre los signos si las vo-cales idénticas se hallan situadasen el mismo orden. Es fonética,cuando los signos al ser pronuncia-dos generan un sonido idéntico osimilar. La similitud ideológica sepresenta cuando los signos que secomparan expresan la misma ideao un concepto muy semejante.

CUARTO: Las partículas de uso común queforman parte de una marca no de-ben ser tenidas en cuenta al reali-zar el examen comparativo de lossignos, ésta es una excepción alprincipio doctrinario de que el cote-jo de las marcas se debe realizaratendiendo a una simple visión deconjunto. Es importante recalcar quela distintividad debe buscarse en elelemento diferente que integra elsigno.

QUINTO: El examen de marcas farmacéuti-cas debe ser riguroso, a fin de evi-tar que los consumidores incurranen confusión entre diferentes pro-ductos, por la similitud existenteentre las marcas que los designan,de generarse error, éste podría te-ner consecuencias graves y hastafatales en la salud de las personas,por esta razón se recomienda alexaminador, aplicar un criterio rigu-roso.

SEXTO: Además de los criterios sobre lacomparación entre signos, es ne-cesario tener en cuenta los crite-rios relacionados con la conexióncompetitiva entre los productos oservicios. En el presente caso, alreferirse los signos en cuestión a lamisma clase, pero que distingui-rían diferentes productos, el con-sultante deberá analizar si se trata,en efecto, de un caso de conexióncompetitiva, con base en los crite-rios señalados en la presente inter-pretación prejudicial.

SÉPTIMO: La Oficina Nacional Competente,se hayan o no presentado oposicio-nes, obligatoriamente realizará el


Proceso 082-IP-2008

Interpretación Prejudicial del artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, la interpretación de los artículos

134 literal f), 135 literal a) y su último párrafo, así como, del artículo 150 del mismocuerpo legal, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional ySocial Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Proceso Interno: Nº 501-2008. Actor: Unión de Cervecerías Peruanas Backus yJohnston S.A.A. (Perú). Marca: “BACKUS” (marca tridimensional).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a loscinco días del mes de septiembre del año dosmil ocho.

VISTOS:

El Oficio Nº 147-2008-SCS-CS, de 09 de mayode 2008, recibido en este Tribunal el 17 de juniode 2008, a través del cual la Sala de DerechoConstitucional y Social Permanente de la CorteSuprema de Justicia de la República del Perúsolicita la Interpretación Prejudicial del artículo135 literales b) y c) de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, a fin deresolver el Proceso Interno Nº 501-2008.

Que, la mencionada solicitud cumple con losrequisitos de admisibilidad establecidos en losartículos 32 y 33 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina ylos contemplados en el artículo 125 de su Esta-tuto, razón por la cual fue admitida a trámitemediante auto dictado el 16 de julio de 2008.

1. LAS PARTES.

Demandante: Unión de Cervecerías PeruanasBackus y Johnston S.A.A. (Perú).

Demandado: Instituto Nacional de Defensa dela Competencia y de la Protec-ción de la Propiedad Intelectual -INDECOPI.

correspondiente examen de re-gistrabilidad para conceder o dene-gar el registro de una marca, de-biendo comunicar su decisión alpeticionario por medio de resolu-ción debidamente motivada.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal, el Juez Nacional Consul-tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop-tar la presente interpretación dictada con funda-mento en las señaladas normas del ordena-miento jurídico comunitario. Asimismo, deberádar cumplimiento a las prescripciones conteni-das en el párrafo tercero del artículo 128 delvigente Estatuto.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copiacertificada y sellada de la presente interpreta-ción, la que también deberá remitirse a la Se-cretaría General de la Comunidad Andina a efec-tos de su publicación en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena.









Tercer Interesado: Compañía CerveceraAMBEV PERÚ S.A.C.

2. DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS RELE-VANTES

2.1. Hechos:

El 10 de junio de 2003, la demandante Unión deCervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.(Perú) solicitó el registro del signo de productoconstituido por la forma tridimensional de unabotella de cuerpo cilíndrico con boca redonda,pico ranurado, con cuello sobresalido, delgadoque se va ampliando hasta la parte comba y seancha en la base, usado la denominación BACKUSpara distinguir cervezas, aguas minerales y ga-seosas de la Clase 32 de la Clasificación Inter-nacional de Niza.

Posteriormente, no se presentaron oposiciones,por lo que mediante Resolución Nº 14290-2003/OSD-INDECOPI, de 03 de diciembre de 2003, laOSD otorgó el registro del signo solicitado sinreivindicar la forma tridimensional de labotella. La OSD consideró que, la forma debotella es irreivindicable; sin embargo, precisóque el signo solicitado es susceptible de repre-sentación gráfica y cumple con ser apto paradistinguir los productos en el mercado.

El 10 de febrero de 2004, Unión de CerveceríasPeruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) in-terpuso recurso de apelación ante el Tribunaldel INDECOPI manifestando que:

- Es una empresa que fabrica el 100% de lacerveza nacional y es propietaria del parquede envases, por lo que es el único grupoempresarial que hace uso de los envases de1 L en todo el territorio nacional.

- El grupo BACKUS es el único que emplea losenvases de vidrio de 1 L, cuyo registro sesolicita, por lo que no se puede aceptar quese diga que “otras empresas” están haciendouso de los mismos, porque ello no es cierto.Así, al no existir empresas competidoras quehagan uso de los envases en cuestión, noqueda duda que la presencia del referido di-seño (entiéndase, forma) en el mercado remi-te a los consumidores a un solo grupo empre-sarial: al grupo BACKUS.

- En aplicación del último párrafo del artículo135 de la Decisión 486 que recoge la figura

del “secondary meaning”, el signo solicitadoes susceptible de ser registrado como mar-ca.

- De confirmarse la resolución de la OSD, seconfiguraría un daño a la industria cerveceranacional, ya que si se permite el uso de suenvase característico a un futuro fabricante,éste se aprovechará del esfuerzo ajeno sinhaber realizado ninguna inversión en la cons-trucción y desarrollo de dicha presentación,dando origen a un claro acto de competenciadesleal.

Mediante Resolución Nº 581-2004/TPI-INDECO-PI, de 24 de junio de 2004, se confirmó la Re-solución Nº 14290-2003/OSD-INDECOPI y, enconsecuencia, se otorgó el registro del signosolicitado sin reivindicar la forma tridimensionalde botella. Los argumentos del Tribunal delINDECOPI son los siguientes:

- Para que las formas tridimensionales de losproductos sean objeto de registro deben sercapaces de ser identificadas por el públicoconsumidor en atención a su origen empresa-rial, esto es, que por sí mismas tengan ca-rácter distintivo y permitan que los productossean elegidos, sin necesidad de otro elemen-to denominativo o figurativo adicional y queno se encuentren dentro de alguno de los dossupuestos mencionados.

- Readvierte que existen una serie de marcasregistradas a favor de distintos titulares quetienen los mismos elementos básicos de laforma tridimensional de botella que se preten-de distinguir, incluyendo además otros ele-mentos que sí son caracterizantes, situaciónque no se advierte en el caso de la formasolicitada, en la que se pretende el registrode una botella simple, que no cuenta conningún elemento caracterizante. En tal senti-do, las formas de envases registradas yencontradas en el mercado resultansustancialmente similares a la forma delenvase solicitado.

- La forma tridimensional solicitada no difieresustancialmente de las formas de envases yaexistentes en el mercado, por el hecho deestablecer unas determinadas dimensionesen cuanto a la altura y al diámetro del mismo,ya que la simple variación de dimensiones noes susceptible de configurar una forma parti-


cular del envase y, por ende, de constituirderechos de exclusiva sobre el mismo. En talsentido, el envase solicitado constituyeuna forma usual, dentro de los alcances delo establecido en el artículo 135 literal c) dela Decisión 486.

- El envase solicitado no presenta detalles ca-racterísticos distintivos ni contiene alguna ca-racterística peculiar que altere la configura-ción ordinaria y común de los envases utiliza-dos para los productos que se pretende distin-guir y que pueda ser susceptible, en sí mis-ma, de despertar en el público consumidoruna asociación respecto de un origen empre-sarial determinado, por lo que pasa inadverti-da y no sirve para orientar las preferencias decompra del público consumidor. En tal senti-do, no posee la distintividad exigida por elartículo 135 literal b) de la Decisión 486.

- En el presente caso, se determina que noresulta de aplicación la figura del “secondarymeaning” o distintividad adquirida recogida enel último párrafo del artículo 135 de la Deci-sión 486, ya que dicha figura no está previstapara los signos constituidos por formas usua-les de los productos o del envase de losmismos.

La demandante Unión de Cervecerías PeruanasBackus y Johnston S.A.A. (Perú), el 24 de sep-tiembre de 2004, interpuso una acción conten-ciosa administrativa ante la Segunda Sala Es-pecializada en lo Contencioso Administrativo dela Corte Superior de Justicia de Lima, a fin deque se declare la invalidez e ineficacia de laResolución Nº 581-2004/TPI-INDECOPI, alegan-do lo siguiente:

- El INDECOPI ha dividido arbitrariamente elsigno solicitado, registrando sólo la denomi-nación BACKUS y denegando la forma delenvase ya que se tiene por usual y no distin-tiva. El signo solicitado debe ser analizadoen su conjunto, por lo que si la autoridadconsideraba que el signo era distintivo debíaconcederlo en su totalidad y no en partes.

- En caso que la forma no fuera distintiva, seríainnegable que había adquirido distintividad, loque obligaba a la Administración a aceptarprueba destinada a que el consumidor rela-cionaba el signo vinculándolo con un origenempresarial específico, sin embargo, la Sala

del INDECOPI no aceptó prueba de ello, conel argumento que nuestra legislación no reco-noce la figura de la distintividad adquirida,con lo cual se afecta el debido proceso y elderecho de defensa.

- El INDECOPI aplicó el artículo 135 literal c)de la Decisión 486, pero tal norma es inapli-cable pues se refiere a la forma del envase,más no a la combinación de la forma tri-dimensional y una denominación, no resul-tando lícito dividir al signo solicitado en dospartes.

- Que el envase sea único en el mercado nosignifica que sea usual pues para ello serequiere que existan pluralidad de empresa-rios que utilizan dicha forma.

- Mediante Resolución Nº 282-2004/TDC, la Sa-la de Defensa de la Competencia señaló queBACKUS tiene total y absoluto derecho deusar en exclusiva el envase de cerveza de620 ml.; y, que no existe en el mercadoningún acuerdo sobre intercambiabilidad deenvases, esto porque ello exige la presenciade dos o más competidores distintos.

El 01 de septiembre de 2006, la Segunda SalaEspecializada en lo Contencioso Administrativode la Corte Superior de Justicia de Lima, decla-ra infundada la acción contencioso administrati-va incoada por la demandante Unión de Cerve-cerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú),a razón de:

- Las pruebas de la demandante están referi-das a la botella de 620 ml., que tiene unaforma que difiere radicalmente del envase so-licitado que es una botella de 1 L, sin coloralguno y que no lleva la marca colectiva de lademandante sino la denominación BACKUS.

- Inicialmente varias empresas cerveceras usa-ron el envase que conforma el signo solicita-do, de modo que el consumidor estuvo acos-tumbrado a encontrar en el mercado cervezasde marcas diferentes y provenientes de dis-tintos orígenes empresariales comercializa-das todas en botellas iguales a la forma quese solicita, por lo que el uso generalizadoexcluye toda posibilidad de generar distintivi-dad al signo solicitado a favor de una solapersona y convertirse en propiedad de unasola empresa.


Posteriormente, la demandante Unión de Cerve-cerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú)apela el fallo, siendo el resultado de ello que,con fecha 22 de noviembre de 2007, la Sala CivilPermanente de la Corte Suprema de Justiciaadmite a AMBEV como tercero coadyuvante,confirmando la sentencia que declaró infundadala demanda.

Finalmente, la demandante Unión de Cervece-rías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú),el 21 de enero de 2008, interpone recurso ex-traordinario de casación ante la Sala de Dere-cho Constitucional y Social Permanente de laCorte Suprema, por la interpretación errónea deuna norma de derecho material y la contraven-ción de normas que garantizan el derecho a undebido proceso, por lo que dicho proceso judi-cial se encuentra actualmente suspendido.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por vía prejudicial las normas que conformanel Ordenamiento Jurídico de la Comunidad An-dina, siempre que la solicitud provenga de unJuez Nacional también con esta competenciapara actuar como Juez Comunitario, en tantoresulten pertinentes para la resolución del Pro-ceso Interno Nº 501-2008.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial seencuentra conforme con las prescripciones con-tenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por la Salade Derecho Constitucional y Social Permanentede la Corte Suprema de Justicia de la Repúblicadel Perú, procede la interpretación prejudicialdel artículo 135 literales b) y c) de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, este Tribunal procederá a inter-pretar, de oficio, los artículos 134 literal f), 135literal a) y su último párrafo, así como, el artícu-lo 150 del mismo cuerpo legal.

El texto de las normas de la interpretaciónprejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 486.

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto.

(…)

f) la forma de los productos, sus envases oenvolturas;

(…)

Artículo 135.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme alprimer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usua-les de los productos o de sus envases, oen formas o características impuestas porla naturaleza o la función de dicho produc-to o del servicio del que se trate;

(…)

No obstante lo previsto en los literales b), e),f), g) y h), un signo podrá ser registrado comomarca si quien solicita el registro o su cau-sante lo hubiese estado usando constante-mente en el País Miembro y, por efecto de taluso, el signo ha adquirido aptitud distintivarespecto de los productos o servicios a loscuales se aplica.

(…)

Artículo 150.- Vencido el plazo establecidoen el artículo 148, o si no se hubiesen pre-sentado oposiciones, la oficina nacional com-petente procederá a realizar el examen deregistrabilidad. En caso se hubiesen presen-tado oposiciones, la oficina nacional compe-tente se pronunciará sobre éstas y sobre laconcesión o denegatoria del registro de lamarca mediante resolución.

(…)”.

En atención a los puntos controvertidos en elProceso Interno Nº 501-2008, así como, de lasnormas que van a ser interpretadas, este Tribu-nal considera que corresponde desarrollar loreferente a los siguientes temas:


1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOSESENCIALES PARA SU REGISTRO.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a lamarca como “cualquier signo que sea apto paradistinguir productos o servicios en el mercado.Podrán registrarse como marcas los signos sus-ceptibles de representación gráfica”. ParaChavanne y Bursa, marca “es un signo sensiblecolocado sobre un producto o acompañado a unproducto o a un servicio y destinado a distinguir-lo de los productos similares de los competido-res o de los servicios prestados por otros”.(Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABA-NELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERE-CHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones yNombres Comerciales. Tomo I. Editorial HeliastaSRL. Argentina. 1989. pp. 15-16).

La marca es un bien inmaterial constituido porun signo conformado por palabras o combina-ción de palabras, imágenes, figuras, símbolos,gráficos, etc., que susceptibles de representa-ción gráfica, sirvan para distinguir en el mercadoproductos o servicios, a fin de que el consumi-dor o usuario medio los identifique, valore, dife-rencie y seleccione sin riesgo de confusión oerror acerca del origen o la calidad del productoo del servicio.

1.1. Requisitos para su registro.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina en su artículo 138, permite apreciarel procedimiento de registro de una marca, detal forma que, se debe presentar la solicitud deregistro de una marca ante la Oficina NacionalCompetente debiendo comprender una sola cla-se de productos o servicios y cumplir con lossiguientes requisitos: a) el petitorio; b) la repro-ducción de la marca cuando se trate de unamarca denominativa con grafía forma o color, ode una marca figurativa mixta o tridimensionalcon o sin color; c) los poderes que fueren nece-sarios; d) el comprobante de pago de las tasasestablecidas; e) las autorizaciones requeridasen los casos previstos en los artículos 135 y136 cuando fuese aplicable; f) de ser el caso elcertificado de registro en el país de origen expe-dido por la autoridad que lo otorgó y, de estarprevisto en la legislación interna, el comproban-te de pago de la tasa establecida, cuando elsolicitante deseare prevalecer el derecho previs-to en el artículo 6quinquies del Convenio deParís.

2. CLASES DE MARCAS: LA MARCA TRIDI-MENSIONAL.

En el presente caso, la demandante Unión deCervecerías Peruanas Backus Johnston S.A.A.ha solicitado el registro de una marca tridimen-sional, por lo que es menester de este Tribunalanalizar dicha materia.

A la clasificación tradicional de marcas -deno-minativas, gráficas o mixtas-, se une una cate-goría nueva, la de marcas tridimensionales que,como se explicará enseguida, cuentan con unrespaldo legal mientras cumplan los requisitosdispuestos para toda marca y siempre que nocaigan en las prohibiciones especialmente esta-blecidas por el legislador comunitario en rela-ción con los signos que presentan esa particu-lar dimensión, o en las demás causales previs-tas para cualquier tipo de signo.

En efecto, cuando se introduce la tercera di-mensión, generalmente la profundidad, estamosante un volumen que ocupa un lugar en el espa-cio y que puede ser percibido, además, por elsentido del tacto, en cuyo caso se trata de unsigno tridimensional, sin perjuicio de que seasusceptible de representación gráfica.

Conforme este Tribunal lo precisó en la interpre-tación prejudicial rendida en el Proceso 33-IP-2005, cabe resaltar que las Decisiones 85, 311,313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena no hacen referencia expresa al conceptode signo tridimensional al estudiar el tema mar-cario; sin embargo, en las Decisiones 311, 313y 344 tal concepto no se encuentra del todoausente. En efecto, las Decisiones menciona-das se refieren a “formas usuales de los produc-tos o de sus envases, en formas o característi-cas impuestas por la naturaleza de la funciónde dicho producto o del servicio de que setrate”, como una de las causales de irregistra-bilidad de un signo como marca.

De alguna forma también la Decisión 85 hacerelación a formas tridimensionales al consagraren el artículo 58 las causales de irregistrabilidad;y, la Decisión 311 al señalar estas causales ensu artículo 72, literal b). Igualmente, a la formaexterna tridimensional hacen mención los artí-culos 57 de la Decisión 313 en lo atinente alDISEÑO INDUSTRIAL y 58 de la Decisión 344(Capítulo III: DE LOS DISEÑOS INDUSTRIA-LES).


Es con la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina que el legislador comunitariohace referencia expresa al cuerpo tridimensionaltanto en el tema marcario como en el que serefiere al diseño industrial; así, en el artículo138 establece que:

“La solicitud de registro de una marca sepresentará ante la oficina nacional compe-tente y deberá comprender una sola clase deproductos o servicios y cumplir con los si-guientes requisitos:

(…)

b) La reproducción de la marca, cuando setrate de una marca denominativa con grafía,forma o color, o de una marca figurativa,mixta o tridimensional con o sin color”.

Asimismo, el literal f) del artículo 134 señalaque “La forma de los productos, sus envases oenvolturas” son signos que podrán constituirmarca.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina, al tratar sobre el signo tridimensionalen el capítulo referente a la solicitud del registrode marca, aunque la norma no realiza una clasi-ficación formal, sí hace una enumeración devarias clases de marcas: denominativa, figurati-va, mixta y tridimensional. Esta referencia ex-presa, ya no permite sostener el criterio de queel signo tridimensional podría considerarse unaespecie de la marca figurativa, como lo afirmó ladoctrina que se expone a continuación y que fueluego recogida en la interpretación prejudicialdictada en el Proceso 88-IP-2004, marca figura-tiva: “Figura de Botella”, publicado en la GacetaOficial Nº 1116, de 10 de septiembre de 2004.

“Entre las marcas figurativas corresponde co-locar las siguientes: dibujos, emblemas, dis-tintivos y símbolos no nominativos, monogra-mas, grabados, estampados y sellos, ban-das, combinaciones de colores aplicables enun lugar determinado de los productos o delos envases, envoltorios envases y relieves,combinaciones de letras y números por sudibujo especial”. 1

Por lo tanto, considera el Tribunal que si bien escon la Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina, que por primera vez el legisladorcomunitario incluye en el régimen marcario lamención expresa del signo tridimensional comouna clase de marca diferente a las denomina-tivas, gráficas y mixtas, esto no significa que envigencia de las anteriores Decisiones no se hayaprevisto “las formas externas tridimensionales”como objeto de registro marcario en la medidaen que cumplan con los requisitos exigidos porla norma aplicable y no incurran en las prohibi-ciones en ellas señaladas.

En efecto, será registrable como marca la formadel producto, o su envase, “si en su diseñoexiste distintividad por la inclusión de elemen-tos arbitrarios o especiales que permitan queéste provoque en quienes lo perciban una im-presión diferente a la que se obtiene al observarotros envases destinados a identificar la mismaclase de productos en el mercado (…). Parallegar a constituir marca, una forma usual (o unenvase) debe acompañarse de suficientes ele-mentos novedosos que contribuyan a acrecen-tar la fuerza distintiva del signo, dejando de seruna forma típica o característica, tornándose enno común u ordinaria por sus característicasespeciales que la hacen diferente y apta paraindividualizar productos o servicios en el merca-do”. (Proceso 66-IP-2006, marca: DISEÑO TRI-DIMENSIONAL DE UNA PÍLDORA DE COLORAZUL ACERO EN VISTAS SUPERIOR, INFE-RIOR, LATERAL Y EN PERSPECTIVA, publica-do en la Gaceta Oficial N° 1391, de 1 de sep-tiembre de 2006).

Por su parte, en la doctrina, Breuer Moreno haprecisado que “Es indispensable que el envase,para ser registrable como marca, presente real-mente forma nueva, ya sea mediante la altera-ción de configuraciones ordinarias o comunes,por disposiciones geométricas que lo convier-tan en típico y característico, o bien, si fuerauna forma común de envase, figuren en él ele-mentos tales como grabados, estampados, viñe-tas y relieves, que imprima y dé el rasgo distinti-vo que la ley exige, colocándose, de acuerdo alprocedimiento administrativo, en la posibilidadde obtener el registro condicionado exclusiva-mente a los dibujos, sin que la forma en síimporte privilegio alguno” (Breuer Moreno, Pe-dro. “Tratado de Marcas”. Editorial Robis, Bue-nos Aires, 1946, p. 129).

1 BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS”Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág.240.


Resta advertir que no cabe derivar la distintividaddel signo tridimensional de la etiqueta o de ladenominación impresa en la forma o envase quelo constituya, puesto que “el etiquetado quelleva impreso el envase (…) no hace parte de laforma externa a registrar como marca (…)”. (Pro-ceso 33-IP-2005, ya citado). Importa pues quela forma o el envase del producto pueda distin-guirse “de entre otros envases de productosidénticos o similares existentes en el comercio”(Proceso 82-IP-2000, caso: DISEÑO DE BO-TELLA DE LISTERINE publicado en la GacetaOficial N° 651, de 20 de marzo de 2001).

3. IRREGISTRABILIDAD POR CONSTITUIREL SIGNO FORMA USUAL DE ENVASES OUNA FORMA O CARACTERÍSTICAS IMPUES-TA POR LA NATURALEZA O LA FUNCIÓNDEL PRODUCTO O SERVICIO.

El Tribunal estima pertinente referirse al temade irregistrabilidad por constituir el signo unaforma usual de los productos.

La Normativa Comunitaria Andina establece dosclases de prohibiciones al registro de marcas,estas son: absolutas o relativas. En el presen-te caso, por la naturaleza del asunto que esobjeto de esta interpretación, se hará referenciaa la primera clase mencionada.

Las prohibiciones intrínsecas o absolutas serefieren al signo que por sus características notiene la capacidad de funcionar como marcasegún lo determinado en los artículos 134 y 135de la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina. El artículo 135 enumera las prohibi-ciones absolutas al registro de marcas, de modoque al producirse alguno de los supuestos con-tenidos en la norma mencionada, el signo noserá apto para obtener su registro, estas causa-les de irregistrabilidad se destinan a proteger elinterés público. Al respecto, el autor españolBaylos Corroza señala que las prohibicionesabsolutas “son las que excluyen del registrosignos no aptos a acceder a él, por su propianaturaleza o cualidades o por carecer de virtuddistintiva”. 2

Como causal absoluta, de conformidad con elliteral c) del artículo 135 de la mencionada Deci-

sión, se encuentra que el signo a registrar con-sista exclusivamente en formas usuales de losproductos o de sus envases, o en formas ocaracterísticas impuestas por la naturaleza o lafunción de dicho producto o del servicio de quese trate.

Del análisis de dicha causal de irregistrabilidadse desprende que esta prohibición contiene tresclases de supuestos:

a) Una forma usual de los productos, b) unaforma usual de sus envases, c) una forma ocaracterísticas impuestas por la naturaleza o lafunción del producto o servicio. La conjuncióndisyuntiva “o”, presente en la redacción del artí-culo estudiado, sirve para expresar que la prohi-bición de registro existe al presentarse cual-quiera de los supuestos descritos anteriormen-te.

En la sentencia proferida en el Proceso 113-IP-2003, recogiendo el criterio expresado en elProceso 23-IP-1998, el Tribunal expresó lo si-guiente dentro del tema: “Formas usuales delos productos o de sus envases e impuestas porla naturaleza de la función del propio producto”.

Si el solicitante se ingenia en crear una for-ma de fantasía, sugestiva, arbitraria o capri-chosa del producto o del envase, guardandolas características de distintividad, esa for-ma puede ser registrada, siempre que noinfrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín).

(…)

Como envase se califica todo aquél recipien-te que se destina a contener productos líqui-dos, gaseosos o los que por carecer en suestado natural de forma fija o estable adquie-re la forma del que los contiene, o inclusoaquellos otros productos que por su tamaño,forma o naturaleza no pueden ser ofrecidosdirectamente al público (Areán Lalín. La pro-tección de las marcas tridimensionales. Se-minario Nacional de la OMPI sobre PropiedadIndustrial y Competitividad empresarial, Qui-to, abril 1994, Pág. 6). No importa el materialo materia prima con la que esté elaborado elenvase para que se le considere o no apto alos fines de constituirse en marca registrable.

En el concepto de envase puede agruparseuna amplia gama que comprenda entre otras,botellas, recipientes, cajas, estuches, figu-

2 BAYLOS CORROZA Hermenegildo. “TRATADO DEDERECHO INDUSTRIAL” Segunda Edición. Editorial Civi-tas S.A., Madrid 1993. Pág. 827.


ras, latas, embalajes, y en fin todo aquelloque tenga características de volumen o pro-porcionen una configuración que no sea lasimple y llana de las marcas bidimensionales.

Forma de un producto será la propia formao configuración de la que está dotada la sus-tancia o materia que lo compone o integra:por ejemplo una forma determinada de sal-chichón a la que se reconoció aptitud paraser marca en la sentencia de Gran Instanciade París de 6 de mayo de 1980‘ (Areán Lalín,Pág. 6).

Finalmente por “forma de presentación” deun producto hay que entender el aspecto ex-terno o apariencia exterior del producto quees captada por los consumidores. (Prof. JoséManuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos deMarca en la Decisión 344”, Memorias delSeminario Internacional “La Integración y De-recho y los Tribunales Comunitarios”, Quito,Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236)”..3

Al igual que la prohibición de registro de signosdenominativos calificados como genéricos, co-munes o usuales, la causal que impide registraruna forma con características usuales se enca-mina a evitar que un empresario pueda a travésdel registro llegar a monopolizar una forma ne-cesaria para contener y comercializar cierta cla-se de productos.

En este sentido, el profesor Carlos FernándezNovoa comenta que: “La prohibición analizadapersigue una finalidad paralela a la que es pro-pia de la prohibición relativa a las denominacio-nes genéricas. En uno y otro supuesto se pre-tende evitar que a través del registro de unamarca un empresario erija una barrera de acce-so que impida a los competidores entrar en elmercado o submercado correspondiente”. 4

4. EL “SECONDARY MEANING” O LA DISTIN-TIVIDAD ADQUIRIDA.

En el asunto analizado, la demandante Unión deCervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

(Perú) argumentó que, en caso que la forma nofuera distintiva, sería innegable que habría ad-quirido distintividad, lo que obligaba a la Admi-nistración a aceptar prueba destinada a com-probar que el consumidor medio relacionaba elsigno solicitado vinculándolo con un origen em-presarial específico; sin embargo, la Sala delINDECOPI no aceptó prueba de ello. Por loanterior, se hace necesario tratar el tema de ladistintividad adquirida o sobrevenida en el Régi-men de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina.

En virtud de dicha figura, un signo que ab initiono era distintivo ha ganado tal requisito por suuso constante, real y efectivo en el mercado. LaDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina consagra la figura en el último párrafodel artículo 135, de la siguiente manera:

“No obstante lo previsto en los literales b),e), f), g) y h), un signo podrá ser registradocomo marca si quien solicita el registro o sucausante lo hubiese estado usando constan-temente en el País Miembro y, por efecto detal uso, el signo ha adquirido aptitud distinti-va respecto de los productos o servicios a loscuales se aplica”.

La norma comunitaria contempla los siguientespresupuestos para que opere la figura estudia-da, los cuales deben ser tomados en cuenta porel Juez o la Oficina Nacional Competente:

Uno de los requisitos fundamentales para queopere la distintividad adquirida es que el signoque se pretende solicitar para registro o que seregistró, ab initio, no reúna el requisito de dis-tintividad. Se advierte que, este Tribunal de Jus-ticia, en anteriores interpretaciones, ha aborda-do el tema teniendo en cuenta la aplicación dedicha figura antes de la solicitud de registro,pero en ellas ha ilustrado sobre sus característi-cas básicas que son de aplicación en el presen-te caso.

En efecto, en el Proceso 92-IP-2004, este Tri-bunal ha señalado lo siguiente:

“Por otra parte, si bien la inscripción en elregistro, visto su efecto constitutivo, configu-ra el único modo de adquisición de la marca ydel derecho a su uso exclusivo, el signo pue-de alcanzar aptitud distintiva, en relación con

3 Proceso 23-IP-98, sentencia de 25 de septiembre de1998, G.O. Nº 379 de 27 de octubre de 1998. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

4 ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL. Instituto de Dere-cho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela.España 1990. Tomo 13-Año 1989-90. Pág. 46.


el producto o servicio a que se refiera, comoconsecuencia de su uso constante y, en talcaso, hacerse registrable. Así, se desprendedel tenor del artículo 135, último párrafo, se-gún el cual un signo podrá ser registradocomo marca si, a pesar de no ser distintivoab initio, o de ser descriptivo, o genérico, ocomún o usual, o de consistir en un color nodelimitado por una forma específica, quiensolicita el registro, o su causante, lo hubieseestado usando constantemente en el PaísMiembro y, por efecto de tal uso, el signohubiese adquirido aptitud distintiva respectode los productos o servicios a los cuales seaplica. En la doctrina se explica que ‘un tér-mino originariamente genérico puede llegar adejar de serlo y adquirir el carácter distintivotípico de una marca. Es el supuesto conoci-do en el Derecho norteamericano como deadquisición por el término genérico de un“secondary meaning” (significado secunda-rio) que confiere al signo el carácter distintivopropio de la marca”. (BERCOVITZ, Alberto;ob.cit., p. 471).

Finalmente, se advierte que la figura de la dis-tintividad adquirida se da sobre cualquier signoque, en un principio, no reunía los requisitos deregistrabilidad establecidos en los literales b),e), f), g) y h) del artículo 135 de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina.

Si bien la figura de la distintividad adquirida sirvepara que una marca acceda a registro, de haberobtenido una marca no distintiva el registro co-rrespondiente, no será nulo éste por la omisiónde los requisitos citados en el párrafo anterior,si la marca adquiere -de forma sobrevenida- ladistintividad requerida.

5. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE DEBEREALIZAR LA OFICINA NACIONAL COM-PETENTE PARA EL REGISTRO MARCARIO.

La demandante Unión de Cervecerías PeruanasBackus y Johnston S.A.A. (Perú) argumentó enel proceso interno que, no se presentaron oposi-ciones a su solicitud, lo que conllevaría al regis-tro del signo solicitado.

De conformidad con lo anterior, se determinanlas características del examen de registrabilidadque debe realizar la Oficina Nacional Compe-tente. El Tribunal en múltiples Interpretaciones

Prejudiciales 5 ha abordado el tema del examende registrabilidad, pero en uno de sus últimospronunciamientos determinó con toda claridadcuáles son las características de dicho exa-men:

“El examen de registrabilidad se realiza deoficio. La Oficina Nacional Competente deberealizar el examen de registrabilidad así nose hubieren presentado oposiciones, o nohubiere solicitud expresa de un tercero.

El examen de registrabilidad es integral. LaOficina Nacional Competente al analizar siun signo puede ser registrado como marcadebe revisar si cumple con todos los requisi-tos de artículo 134 de la Decisión 486, yluego determinar si el signo solicitado encajao no dentro de alguna de las causales deirregistrabilidad consagradas en los artículos135 y 136 de la misma norma.

En consecuencia con lo anterior y en relacióncon marcas de terceros, la Oficina NacionalCompetente, así hubiera o no oposiciones,deberá revisar si el signo solicitado no en-cuadra dentro del supuesto de irregistrabili-dad contemplado en el artículo 136, literal a);es decir, debe determinar si es o no idénticoo se asemeja o no a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por untercero, para los mismos productos o servi-cios, o para productos o servicios respectode los cuales el uso de la marca pueda cau-sar un riesgo de confusión o de asociación”(Proceso 180-IP-2006. Marca mixta: “BRO-CHA MONA”, publicado en la Gaceta OficialNº 1476, de 16 de marzo de 2007).

Además de lo anterior, es necesario precisarque el examen de registrabilidad debe ser plas-mado en la Resolución que concede o deniegael registro marcario, es decir, la Oficina Nacio-nal no puede mantener en secreto el mismo y,en consecuencia, la resolución que concede elregistro marcario, debe dar razón de dicho exa-men y, por lo tanto, cumplir con un principio bá-

5 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudicia-les sobre la materia: Proceso 40-IP-2004. Marca: “BSCHINFOCASH”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1111, de2 de septiembre de 2004; Proceso 03-IP-2005. Marca:“GATES” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº1185, de 12 de abril de 2005; y, Proceso 167-IP-2005.Marca: “BBVA Bancomer + gráfica a color”, publicadoen la Gaceta Oficial Nº 1285, de 17 de enero de 2006


sico de la actuación pública como es el de lamotivación de los actos.

Si bien la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, a diferencia de la 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, no disponeexplícitamente que la resolución que concede odeniega el registro marcario debe ser debida-mente motivada, el principio de la motivación delos actos se encuentra plasmado en dicha nor-mativa cuando dispone que: “En caso se hubie-sen presentado oposiciones, la oficina nacionalcompetente se pronunciará sobre éstas y sobrela concesión o denegatoria del registro de lamarca mediante resolución”.

A lo anterior se debe agregar otro requisito: queeste examen de oficio, integral y motivado debeser autónomo tanto en relación con las decisio-nes proferidas por otras oficinas de registromarcario, como en relación con anteriores deci-siones proferidas por la propia oficina, en elsentido de que ésta debe realizar el examen deregistrabilidad analizando cada caso concreto,es decir, estudiando el signo solicitado pararegistro, las oposiciones presentadas y la infor-mación recaudada para dicho procedimiento,independiente de anteriores análisis sobre sig-nos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registromarcario no tenga límites a su actuación y queno puede utilizar como precedentes sus propiasactuaciones, sino que la oficina de registro mar-cario tiene la obligación en cada caso de hacerun análisis de registrabilidad con las caracterís-ticas mencionadas, teniendo en cuenta los as-pectos y pruebas que obran en cada trámite.Además, los límites a la actuación administrati-va de dichas oficinas se encuentran dados porla propia norma comunitaria y las acciones judi-ciales para defender la legalidad de los actosadministrativos proferidos.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado comomarca, cuando distingue productoso servicios en el mercado y reúneel requisito de ser susceptible derepresentación gráfica, de confor-midad con lo establecido por el ar-

tículo 134 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina,esa aptitud se confirmará si el sig-no, cuyo registro se solicita, no seencuentra comprendido en ningunade las causales de irregistrabilidaddeterminadas por los artículos 135y 136 de la mencionada Decisión.La distintividad del signo presupo-ne su perceptibilidad por cualquierade los sentidos.

SEGUNDO: Si bien la forma tridimensional deun producto puede constituir un sig-no distintivo, la misma debe pre-sentar características que la dife-rencien suficientemente de la usualo necesaria, de modo que el con-sumidor la perciba como indicadoradel origen del producto, y no comola simple representación de éste.Es así que, no se debe tener encuenta el etiquetado impreso comoelemento de distintividad del signotridimensional.

TERCERO: Este Tribunal comunitario ha preci-sado que el signo tridimensional serefiere a un cuerpo que ocupa lastres dimensiones del espacio y quees perceptible no solo por el senti-do de la vista sino por el del tacto.En efecto, será registrable comomarca la forma del producto, o suenvase, si en su diseño existe dis-tintividad por la inclusión de ele-mentos arbitrarios o especiales quepermitan que éste provoque en quie-nes lo perciban una impresión dife-rente a la que se obtiene al obser-var otros envases destinados a iden-tificar la misma clase de productosen el mercado.

CUARTO: Si un determinado signo está com-puesto por formas usuales, no obs-tante encontrarse aparentementecomprendido en una causal deirregistrabilidad, si incorporara ensu estructura elementos o compo-nentes adicionales, que le otorguensuficiente distintividad y que, ade-más, no concurra respecto de élninguna causal de irregistrabilidad,su registro podrá ser declarado pro-


PROCESO 200-Al-2005

SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA.- En San Francisco de Quito, alos 07 días del mes de octubre del año dos milocho.

VISTOS:

El 25 de enero de 2007, el Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina dictó sentencia en elProceso N° 200-Al.-2005, mediante la cual de-claró el incumplimiento por parte de la Repúbli-ca del Ecuador, por haber incurrido ésta en “elincumplimiento de la normativa comunitaria al

cedente, caso contrario el signo esirregistrable por no ser apto parafuncionar como marca según lo de-terminado por el artículo 134 de laDecisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina.

QUINTO: La figura de la distintividad adquiri-da debe entenderse en el sentidode que un signo que ab initio notiene carácter distintivo, o bien por-que es genérico, descriptivo, co-mún o usual, o un color aislada-mente considerado; por su uso cons-tante, real y efectivo en el mercadopuede adquirir dicha distintividad.Para que opere la figura de ladistintividad adquirida, el Juez Na-cional o la Oficina de Registro Mar-cario deben determinar, en primerlugar, el uso constante, real y efec-tivo del signo y, en segundo lugar,si ese uso constante, real y efecti-vo genera la distintividad del signo,de conformidad con lo expresadoen la parte considerativa de estainterpretación.

SEXTO: El examen de registrabilidad quedebe realizar la Oficina NacionalCompetente es de oficio, integral,motivado y autónomo, de conformi-dad con lo expresado en la presen-te providencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal, el Juez Nacional Consul-

tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop-tar la presente interpretación dictada con funda-mento en las señaladas normas del ordena-miento jurídico comunitario. Deberá, asimismo,dar cumplimiento a las prescripciones conteni-das en el párrafo tercero del artículo 128 delvigente Estatuto.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copiacertificada y sellada de la presente interpreta-ción, la que también deberá remitirse a la Se-cretaría General de la Comunidad Andina a efec-tos de su publicación en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena.









modificar unilateralmente el Arancel Externo Co-mún, contenido en sus anexos I y II de las De-cisiones 370 y 465, correspondiente a los pro-ductos de papel y cartón clasificados conformela Decisión 507, en las subpartidas 4802.54.00,4802.55.00, 4802.56.00, 4802.57.00 y 4802.58.00,al emitir el Decreto Ejecutivo N° 2429, de 06 demarzo de 2002, vulnerando lo dispuesto en losartículos 81 y 86 del Acuerdo de Cartagena; elartículo 4 del Tratado de Creación del Tribunalde Justicia de la Comunidad Andina; y, el artícu-lo 1 de la Decisión 370 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena”. Asimismo, se declaróque dicho incumplimiento se mantiene respectode los productos de papel y cartón, ahora clasi-ficados según la Decisión 570 en las subpartidas4802.54.00, 4802.55.90, 4802.56.00 y 4802.57.90,desde la vigencia de ésta, es decir, desde el 01de enero de 2005.

El 08 de febrero de 2007, el Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina notificó debidamentedicha sentencia a las partes.

El 27 de junio de 2007, este Tribunal inicia elprocedimiento sumario para determinar si la Re-pública del Ecuador ha incurrido en el incumpli-miento de la sentencia dictada en el Proceso N°200-AI-2005, toda vez que no consta en autoselemento alguno demostrativo que señale que laRepública del Ecuador haya adoptado las medi-das necesarias para el cumplimiento de la sen-tencia.

El 24 de octubre de 2007, este Tribunal decideformular a la República del Ecuador el cargo deincumplimiento de sentencia, concediéndole ellapso de cuarenta (40) días contado a partir dela notificación del auto, a fin de que presente losdescargos y explicaciones que tenga a bien, yaporte las pruebas que pretenda hacer valer.Asimismo, se concede igual lapso a los demásPaíses Miembros, a la Comisión y a la Secreta-ría General de la Comunidad Andina, a los efec-tos de que formulen sus opiniones acerca de lainvestigación sumaria en curso.

Mediante escrito de 05 de septiembre de 2007,la República del Ecuador señala que la presenteAcción de Incumplimiento es improcedente, todavez que el artículo 1 de la Decisión 669 suspen-dió hasta el 31 de enero de 2008, la aplicaciónde las Decisiones 370, 371 y 465, siendo asíque, la República del Ecuador no se encuentra

obligada a observar dichas normas, cuyo incum-plimiento le fuera imputado.

El 13 de febrero de 2008, este Tribunal concedióun plazo de diez (10) días contado a partir de lanotificación del auto a la Secretaría General dela Comunidad Andina, para que emita opinióncalificada respecto del cumplimiento de la Re-pública del Ecuador de la sentencia del presen-te proceso, dictada el 25 de enero de 2007.

El 14 de marzo de 2008, la Secretaría Generalde la Comunidad Andina emite opinión califica-da respecto del cumplimiento de la Repúblicadel Ecuador de la sentencia emitida el 25 deenero de 2007, de conformidad con el artículo27 del Tratado de Creación del Tribunal, Así, laSecretaría General señala que el artículo 1 de laDecisión 679 modificó la Decisión 669 con elsiguiente texto: “Artículo 1.- A partir de la entra-da en vigencia de la presente Decisión y hastael 20 de julio de 2008, los Países Miembros noestarán obligados a aplicar las Decisiones 370,371 y 465.”

El auto de 02 de abril de 2008, a través del cualeste Tribunal decide suspender el presente pro-cedimiento sumario iniciado en contra de laRepública del Ecuador hasta el 20 de julio de2008, en tanto se restituya el carácter imperati-vo de las Decisión 370 y 465, es decir, el día 21de julio de 2008.

El auto de 27 de agosto de 2008, a través delcual este Tribunal decide levantar la suspensiónordenada mediante auto de 02 de abril de 2008y solicitar opinión calificada a la Secretaría Ge-neral respecto del incumplimiento de la Repúbli-ca del Ecuador de la sentencia del presenteproceso.

El auto de 09 de septiembre de 2008, medianteel cual este Tribunal decide dejar sin efecto elauto de 27 de agosto de 2008 y continuar con lasuspensión del procedimiento sumario iniciadoen contra de la República del Ecuador hasta el20 de septiembre de 2008.

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 27 del Tratado de Creacióndel Tribunal y 111 de su Estatuto establecenque, si la sentencia fuere de incumplimiento, elPaís Miembro infractor quedará obligado a adop-tar las medidas necesarias para su ejecución


en un plazo no mayor de noventa (90) díassiguientes a la notificación de la providencia.

Que, contado el plazo de noventa (90) díasdesde el 08 de febrero de 2007, a la fecha, elmismo se encuentra vencido, sin que conste enautos que la República del Ecuador haya adop-tado las medidas necesarias para la ejecuciónde la sentencia.

Que, la República del Ecuador ha presentadouna comunicación en la cual señala que la pre-sente Acción de Incumplimiento es improceden-te, toda vez que el artículo 1 de la Decisión 669suspendió hasta el 31 de enero de 2008, laaplicación de las Decisiones 370, 371 y 465,siendo así que, no se encuentra obligada aobservar dichas normas, cuyo incumplimiento lefuera imputado.

Que, consta en autos que la Secretaría Generalde la Comunidad Andina ha emitido opinión cali-ficada sobre el cumplimiento de la sentencia del25 de enero de 2007 por parte de la Repúblicadel Ecuador, señalando que el artículo 1 de laDecisión 679 dice que los Países Miembros noestarán obligados a aplicar las Decisiones 370,371 y 465 hasta el 20 de julio de 2008.

Que, al respecto, en el artículo 2 del mismocuerpo legal se estableció una condición paraque los Países Miembros no estén obligados aaplicar las Decisiones 370, 371 y 465 en lossiguientes términos: “Sin embargo, los PaísesMiembros que deseen efectuar reduccionesarancelarias en las partidas y subpartidas quefiguran en el Anexo I para el caso de Colombia yen el Anexo II para el caso del Ecuador, antesdel 20 de julio de 2008, sólo podrán hacerlo decomún acuerdo con Bolivia”.

Que, en este orden de ideas, los productospapel y cartón objeto del incumplimiento decla-rado por este Tribunal, no se encuentran en laslistas a las que se refiere el citado artículo 2.

Que, la Decisión 688 de la Comisión de la Co-munidad Andina modificó el artículo primero dela Decisión 669 de la siguiente manera: “A partirde la entrada en vigencia de la presente Deci-sión y hasta el 20 de setiembre de 2008, losPaíses Miembros no estarán obligados a aplicarlas Decisiones 370, 371 y 465”.

Que, esta misma Decisión, en su artículo se-gundo modifica el artículo segundo de la Deci-sión 679: “Sin embargo, los Países Miembrosque deseen efectuar reducciones arancelariasen las partidas y subpartidas que figuran en elAnexo I para el caso de Colombia y en el AnexoII para el caso del Ecuador, antes del 20 desetiembre de 2008, sólo podrán hacerlo de co-mún acuerdo con Bolivia”.

Que, la mencionada Decisión 688 establececlaramente que la normativa contenida en lasDecisiones 370, 371 y 465 se encuentra sus-pendida, por lo que la República del Ecuador noestaría obligada a aplicar dicha normativa hastael 20 de septiembre de 2008.

Que, el artículo 1 de la Decisión 693 (PolíticaArancelaria de la Comunidad Andina), publicadaen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagenael 19 de septiembre de 2008, señala que hastael 20 de octubre de 2008, los Países Miembrosno estarán obligados a aplicar las Decisiones370, 371 y 465.

DECIDE:

PRIMERO: Continuar con la suspensión del pro-cedimiento sumario iniciado en con-tra de la República del Ecuador has-ta el 20 de octubre de 2008.

NOTIFÍQUESE este auto a la Secretaría Gene-ral de la Comunidad Andina y COMUNÍQUESEtambién al Gobierno de la República del Ecua-dor y a la Comisión y, por intermedio de éstaúltima, a los demás Países Miembros de lamencionada Comunidad.



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- El auto que antecede es fiel copia deloriginal que reposa en el expediente de estaSecretaría. CERTIFICO.-



Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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