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Para nosotros la Patria es América

Año XXXIII – Número 2854

Lima, 9 de noviembre de 2016

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 94-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2014-00133. Referencia: Patente de invención titulada “COMPOSICIÓN ORAL QUE CONTIENE AMINO ÁCIDOS, FLUORURO Y UN TAMPÓN Y MÉTODO DE PREPARACIÓN DE LA MISMA”...... ................................ 2

PROCESO 96-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00643. Referencia: Patente de invención para “FORMA CRISTALINA DE 2-CLORO-5-[3,6-DIHIDRO-3-METIL-2,6-DIOXO-4-(TRIFLUOROMETIL)-1-(2H)-PIRIMIDINIL]-4-FLUORO-N-[[METIL(1-METILETIL) AMINO]SULFONIL]BENZAMIDA” ........................................... 14

PROCESO 128-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00370. Referencia: Marcas involucradas AMERICAN GENERICS (denominativa) y AMÉRICA (denominativa) ........................................................................... 27

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 15 de septiembre de 2016

Proceso 94-IP-2016

Asunto Interpretación Prejudicial

Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante 2014-00133

Referencia Patente de invención titulada "COMPOSICIÓN ORAL QUE CONTIENE AMINO ÁCIDOS, FLUORURO Y UN TAMPÓN Y MÉTODO DE PREPARACIÓN DE LA MISMA"

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio 0586 del 18 de febrero de 2016, recibido vía correo electrónico el 19 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00133; y,

El Auto del 1 O de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante : Colgate Palmolive Company

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GACETA OFICIAL 9/11/2016 2 de 44

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t-,.

Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

2. Hechos relevantes:

2.1. Mediante escrito presentado el 20 de abril de 201 O ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), Colgate Palmolive Company (en adelante, Colgate) ingresó a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada UPRODUCTO DE CUIDADO ORAL Y MÉTODOS PARA USAR Y FABRICAR EL MISMO", que corresponde a la Solicitud Internacional PCT/US2008/058696 del 28 de marzo de 2008.1

2.2. Mediante Oficio 12547 del 23 de setiembre de 201 O, la División de Nuevas Creaciones de la SIC requirió a Colgate que modifique el título de la invención para que permita identificar la materia de la solicitud.

2.3. El 22 de noviembre de 201 O, Colgate modificó el título de la invención a "COMPOSICIÓN ORAL QUE CONTIENE AMINO ÁCIDOS, FLUORURO Y UN TAMPÓN Y MÉTODO DE PREPARACIÓN DE LA MISMA".

2.4. El 20 de junio de 2011, se publicó un extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial sin que se hayan presentado oposiciones por parte de terceros.

2.5. El 2 de agosto de 2011, Colgate solicitó que se realice el examen de patentabilidad de la solicitud.

2.6. Mediante Oficio 17405 del 26 de setiembre de 2012 la SIC informó a la solicitante que la solicitud de patente de invención no cumpliría con los requisitos de novedad y nivel inventivo, encontrándose afectada por los documentos técnicos D1, D22 y D33 considerados como antecedentes.

2.7. El 28 de diciembre de 2012, Colgate presentó un nuevo capítulo reivindicatorio, atendiendo a las observaciones formuladas por la SIC.

2.8. Por Resolución 14664 del 1 de abril de 2013, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC denegó la patente de invención titulada uCOMPOSICIÓN ORAL QUE CONTIENE AMINO ÁCIDOS, FLUORURO Y UN TAMPÓN, Y MÉTODO DE PREPARACIÓN DE LA MISMA", por no cumplir con el requisito de nivel inventivo.

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Radicación PCT/10-099336.

02: "DENTAL ANTI-HYPERSENSIT1V11Y COMPOSITION ANO METHOD", publicado el 30 de mayo de 2002.

D3: "ANTIPLAQUE ANTIBACTERIAL ORAL COMPOSITION", publicado el 16 de julio de 1991.

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�-

2.9. El 14 de mayo de 2013, Colgate interpuso recurso de reposición contra la Resolución 14664.

2.1 O. Por Resolución 56859 del 27 de setiembre de 2013, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 14664.

2.11. Colgate presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. 4

2.12. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió la demanda.

2.13.Mediante Auto del 9 de setiembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial a este Tribunal.

3. Argumentos de la demanda de Colgate:

3.1. La SIC violó la norma comunitaria toda vez que la invención presentada si cumple con el requisito de nivel inventivo exigido para que se le conceda el privilegio de patente.

3.2. La SIC incurrió en una falencia en la ejecución del análisis de patentabilidad debido a que determinó la obviedad de la invención a partir de un enfoque subjetivo.

3.3. La SIC tuvo en cuenta de manera selectiva algunas de las enseñanzas contenidas en los documentos técnicos 01, 02 y 03 pero ignoró por completo las divulgaciones que hacen dichos documentos.

3.4. La SIC omitió el análisis de características esenciales de la invención tal como el pH de la composición las cuales en conjunto son las que dan identidad inventiva a la invención.

3.5. Limitar la materia reivindicada a sólo un componente irf a en contra de las enseñanzas de la descripción y, por tanto, correspondería a una limitación injusta de la invención.

3.6. La única forma de determinar la obviedad de la invención es mediante la aplicación de un análisis en retrospectiva, en donde a partir del conocimiento técnico de la composición reivindicada en la solicitud de

4 De la documentac16n que obra en el expediente, no consta la fecha de presentación de la demanda.

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I

patente, se buscaron de manera independiente dichas características en los documentos 02 y 03.

4. Argumentos de la contestación de la SIC:

4.1. La solicitud denegada no contiene evidencia que la composición dental reivindicada proporcione efectos técnicos superiores o mejorados inesperados para la persona versada en la materia.

4.2. La solicitud denegada solo afirma la presencia de resultados inesperados o sorprendentes pero no aporta las evidencias técnicas que soporten lasmismas.

4.3. La invención solicitada carece de nivel inventivo.

4.4. Durante el procedimiento administrativo se estableció que las composiciones dentales reclamadas se derivan de las reivindicaciones específicas de los antecedentes 02 y 03 de tal forma que una persona versada en la materia y conocedora de las enseñanzas de los antecedentes obtendría las composiciones propuestas en la solicitud en cuestión.

4.5. La SIC relacionó la invención con un problema técnico que tiene solución con las enseñanzas específicas de los documentos técnicos 02 y 03 considerados como antecedentes con el fin de evitar subjetividad y eliminar la posibilidad de realizar un análisis en retrospectiva.

4.6. No hubo violación de la normativa comunitaria toda vez que durante el examen de fondo se consideró el objeto de las reivindicaciones, el estado de la técnica contenida en los documentos 02 y 03 y el resultado de los ejemplos de la descripción.

4. 7. El pH no es una característica técnica esencial de la composiciónreivindicada dado que no se menciona en una reivindicación independiente.

4.8. Las composiciones del estado de la técnica también contienen un aminoácido básico, flúor, particular minerales (documento 02) y

copollmeros (documento D3). El documento D2 deja claro que el mineral del cual están formados los dientes es poco soluble a pH neutro y alcalino y progresivamente más soluble cuando el pH llega a ser más ácido.

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B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos14, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinas.No procede la interpretación 1e1 Articulo 45 de la norma citada, toda vezla notificación del examen téc1ico no ha sido materia controvertida.

2. Por lo tanto, solo procede la interpretación de los Artículos 14 y 18 de laDecisión 486, debido a que la solicitud de patente de invención fuedenegada por no cumplir con el requisito de nivel inventivo.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivelinventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

2. Nivel inventivo y estado de la técnica.3. Proscripción del análisis tipo "hindsight" o "ex post facto".

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad,nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial

1.1. El Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son:novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichosrequisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir

5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.-

"Art/cu/o 14.- Los Palses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto ode procedimiento, en todos los campos de la tecnofogla, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial�

"Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica·.

"Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentab/e o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta dlas contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dlas adicionales.

Cuando fa of,cina nacional competente estimara que afio es necesario para fos fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo seflalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente•.

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{)

toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención.

1.2. A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente:

"( ... ) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico -y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'- y, además, sean susceptibles de ser producidos outilizados en cualquier tipo de industria. '15

1.3. Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica7; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendíendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.

1.4. Respecto del nivel inventivo, la invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, que permita alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.

1.5. Respecto del requisito de susceptibilidad de aplicación industrial, es necesario que para que un invento pueda ser protegido a través de una

6 Proceso 21-IP-2000. lnterprelacíón pre]udícial del 21 de octubre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 631, del 10 de enero de 2001.

7 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.•

"Articulo 16 .• Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo fo que haya sido accesible af público por una descripción escrita u oraf, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, ef contenido de una solicitud de patente en trámite ante fa oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese e1<aminando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando e/fa se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40. w

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patente pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios. a

2. Nivel inventivo y estado de la técnica

2.1. En relación al requisito de nivel inventivo, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

"Artículo 18.· Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

2.2. Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que exístlan al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 9

2.3. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 1

º

2.4. Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios11 :

e

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11

El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 182-1 P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p. 17.

lbldem, p.12.

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, p. 11.

Cfr. Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secrelarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-76. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. (Consulta: 18 de agosto de 2016).

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técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias. La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo.

El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano.

Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.

En la mayorf a de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.

2.5. Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas:

(i) Identificación del estado de la técnica más cercano:

En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta:¿ qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invencióny el estado de la técnica más cercano?

(ii) Identificación de las caracterf sticas técnicas de la invención que sondiferentes con respecto a la anterioridad:

Las diferencias, en términos de características técnicas, que adviertael examinador entre la invención reivindicada y el estado de latécnica más cercano constituye la solución al problema técnico queplantea la invención.

(iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base delestado de la técnica más cercano:

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- Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de lasolución, porque ello determinarf a que la solución sea evidente.

- En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá serreplanteado en función de los resultados de la búsqueda deanterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partióel solicitante puede ser diferente al estado de la técnica máscercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

·(. .. )La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la

técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a lapersona versada en la materia a modificar o adaptar el estado dela técnica más cercano para resolver el problema técnico, de talforma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenorde la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la caracterlstica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio considerarla de tocios modos( ... r. 12

- La búsqueda de información y/o documentos técnicosconsiderados como antecedentes que se efectúa debe ser aposteriori, tomando como referencia la misma invención. Elloimplica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual deponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientostécnicos en la materia en un momento en que la invención no eraconocida; es decir, antes del desarrollo de la invención.

- La invención debe ser considerada en su conjunto. Tratándose deuna combinación de elementos, no se puede alegar que cada unoes obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puedeestar en la relación ( carácter técnico} entre ellos. "... La excepcióna esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementosse combinan sin que haya relación técnica entre las distintascaracterlsticas ... ". 13

- " ... Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidosde manera independiente, será inventiva si existe un efectoinesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A yB, no habrá nivel inventivo ... ". 14

lbfdem.

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, p. 11.

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- En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientespreguntas:

a) ¿estaba un técnico con conocimientos medios en lamateria en condiciones de plantearse el problema?;

b) ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; yc) ¿de prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

2.6. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada- puedaderivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitantede la patente.

3. Proscripción del análisis tipo 11hindsight" o "ex post facto"

3.1. En el proceso interno la demandante ha sostenido que la única forma de determinar la obviedad de la invención es mediante la aplicación de un análisis en retrospectiva, en donde a partir del conocimiento técnico de la composición reivindicada en la solicitud de patente, se buscaron de manera independiente dichas caracterf sticas en los documentos 02 y 03. En razón a ello, se procederá a desarrollar el tema de la proscripción del análisis tipo hindsight o ex post facto.

3.2. El Tribunal, en el Proceso 141-IP-2015 del 20 de julio de 2015, acogiendo el pronunciamiento adoptado en el Proceso 258-IP-2014 de 22 de abril de 2015, ha considerado que es importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo:

El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista ·obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de

u Ibídem.

10


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(t.

ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre; es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en dfa· pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraido del nivel inventivo.

3.3. En tal sentido, et análisis de tipo hindsight o ex post facto es uno de los inconvenientes que se plantea durante la evaluación de una solicitud de patentes, para determinar si esta cumple con el requisito de nivel inventivo; debido a que el análisis que efectúa el técnico medio en la materia es particularmente subjetivo15, siendo necesario que los conocimientos en el estado del arte que este posee sea determinado al momento de la solicitud de patente de la invención o de la fecha prioridad y no cuando se efectúa el análisis del nivel inventivo.

3.4. En relación con lo antes expuesto, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos. Es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se use la figura del técnico medio en la materia y un análisis retrotraido del nivel inventivo, que no resulte a posteriori; esto es, hindsight o ex post facto.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por ta Corte consultante al resolver el proceso interno 2014-00133, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artf culo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

15 Cfr. Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO, por Zacary Quinlan, publicado en Fordham lnternational Law Journal (2014) Volume 37, lssue 6, Article 3. New York, pp. 1794-1795. Disponible en http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2360&context-ilj. (Consulta: 18 de agosto de 2016).

11


Ceciliat&z: MAGISTRADA

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario .

.,

Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

12


o


Quito, 26 de agosto de 2016

Proceso 96-IP-2016



Expediente Interno del Consultante 2013-00643

Referencia Patente de invención para "FORMA CRISTALINA DE 2-CLOR0-5-[3,6-DIHIDR0-3-METIL-2,6-DIOX0-4-(TRIFLUOROMETIL)-1-(2H)-PIRIM1DINIL]-4-FLUORO-N-[[METIL(1-METILETIL)AMINO]SULFONIL]BENZAM1DA"


VISTOS

El Oficio 0581 del 18 de febrero de 2016, recibido vía correo electrónico el 19 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00643; y,

El Auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

1


A. ANTECEDENTES


Demandante

Demandado

Basf SE.

Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia


2.1. El 13 de abril de 2009, Basf SE. (en adelante, Basf) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia el otorgamiento de una patente de invención, entrada fase nacional, para "FORMA CRISTALINA DE 2-CLOR0-5-[3,6-DIHIDR0-3-METIL-2,6-D10X0-4-(TRIFLUOROMETIL)-1-(2H) PIRIMIDINIL]-4-FLUORO-N-[[METIL(1-METILETIL)AMINO] SULFONIL] BENZAMIDA" (Expediente PCT 09-036970).

2.2. El 21 de octubre de 2009, Basf solicitó a la División de Nuevas Creaciones de la SIC la realización del examen de patentabilidad.

2.3. Por Oficio 17637 del 9 de octubre de 2012, la División de Nuevas Creaciones de la SIC realizó objeciones a la patente de invención solicitada señalando que no cumplfa con el requisito de claridad.

2.4. El 14 de febrero de 2013, Basf formuló argumentos a favor de la claridad del capítulo descriptivo y presentó un nuevo capitulo reivindicatorio atendiendo las observaciones realizadas.

2.5. Por Resolución 14691 del 1 de abril de 2013, el Superintendente de Industria y Comercio denegó el privilegio de patente a la invención, al considerar que no cumple con el requisito de nivel inventivo, en virtud de los documentos D11 . D22

, D33 y D44.

2.6. El 17 de mayo de 2013, Basf interpuso recurso de reposición contra la Resolución 14691.

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3

W00183459 "Uractil Substilud phenyl Sulíamoyl". Publicado el 6 de noviembre de 2001.

Advanced Drug Delivery Reviews 56 (2004), pp. 275 - 300. "High-Troughput Crystallization: Polymorphs, Salls. co-crystals and Solvates of pharmaceutical Solids". Publicado el 6 de octubre de 2003.

Advanced Drug Delivery Reviews 46 (2001), pp. 3 - 26. "Crystalline Solids". Publicado el 21 de diciembre de 2000.

Farmacia Práctica Remington. Vol. 2. 191 Edición Editorial Médica Panamericana. Capitulo 63 Preformulacíón, pp.226 - 2231. "Prefonnulacíón, Polimoñ1Smo, Formación de sales·. Publicado en el ano 1995.

2


2.7. Por Resolución 38457 del 27 de junio de 2013, el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 14691.

2.8. El 2 de diciembre de 2013, Basf presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado.

2.9. El 20 de marzo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda.

2.1 O. Mediante Auto del 11 de febrero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Repúblíca de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial a este Tribunal.

3. Argumentos de la demanda de Basf:

3.1. La SIC interpretó incorrectamente la normativa comunitaria. La invención reivindicada da a conocer una forma cristalina del feniluracilo que tiene propiedades físico químicas diferentes a otras formas del mismo componente activo que existen en el estado de la técnica.

3.2. Las formas polimorfas de los compuestos conocidos son patentables.

3.3. La forma cristalina reivindicada tiene una mejor acción herbicida y una mayor compatibilidad con plantas útiles.

3.4. El documento 01 permite demostrar la existencia del feniluracilo amorfo, mas no en su forma cristalina, como si lo hace la invención reivindicada.

3.5. Encontrar la forma de sólido cristalino o semicristalino de un compuesto requiere de exhaustiva experimentación, toda vez que la forma de sólido cristalino o semicristalino depende de factores intrinsecos, como el arreglo espacial de moléculas ambientales, la temperatura y el cambio de condiciones de agitación.

3.6. El hallazgo de una forma cristalina y las propiedades de un polimorfo no son predecibles.

3.7. El documento 02 admite que el alto rendimiento de la cristalización no es común en el campo del desarrollo farmacéutico y que las propiedades de los polimorfos no pueden ser predichas.

3.8. El estado previo de la técnica no proporciona suficiente orientación de cómo preparar la forma "anhidrato 11".

3


q 1

3.9. Los documentos D3 y D4 no proporcionan ninguna información útil sobre cómo predecir o preparar ciertas formas cristalinas de compuestos especificas. En efecto, el documento D3 solo menciona que es deseable escoger el polimoño más adecuado en las etapas iniciales del desarrollo del fármaco. Por su parte, el documento D4 solo muestra conocimientos generales del polimorfismo en el desarrollo de fármacos.


4.1. La solicitud denegada no contiene evidencia de un efecto técnico o ventaja que confiera nivel inventivo.

4.2. El documento D1 divulga el mismo compuesto objeto de la solicitud en cuestión.

4.3. La solicitud denegada solo afirma la presencia de resultados inesperados o sorprendentes, pero no aporta las evidencias técnicas que soportendichos resultados.

4.4. La SIC no violó la normativa comunitaria puesto que la solicitud en cuestión no cumplió con los requisitos de patentabilidad exigidos por la misma normativa.

4.5. La SIC denegó la solicitud porque no constituye un salto cualitativo en la regla técnica, tal como se evidencia a partir de las revelaciones de los documentos D1, D2, D3 y D4.

4.6. Para un experto medio en la materia, la invención reivindicada se deriva de manera evidente del estado de la técnica.

4.7. La obtención de polimoños no deja de ser una práctica rutinaria basada en la aplicación de técnicas conocidas que permiten finalmente la obtención y caracterización de los polimoños.

4.8. El nivel inventivo no está dado por la dificultad, sino por el aporte inesperado o el salto cualitativo a la regla técnica.

4.9. Los documentos D3 y D4 solucionan el problema técnico objeto de la invención, consistente en el suministro de formas de ufeniluracilo" para mejorar la estabilidad en formulaciones que contienen la sustancia como un sólido, especialmente, en formulaciones polifásicas.

4.1 O. El documento D3 enseña que los compuestos orgánicos pueden existir en una o más formas cristalinas y que la ocurrencia de polimoños es muy común entre las moléculas orgánicas.

4.11. En ninguna parte de la solicitud se encuentra prueba de que el problema técnico se haya solucionado, pues no se acredita cómo se mejora la

4


estabilidad de las formulaciones que comprenden "feniluracilo I" como compuesto.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

c.

1.

2.

D.

1.

1.1.

1.2.

5

El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina5

•

Procede la interpretación de dichos artículos por ser materia de la controversia.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

Requisitos de patentabilidad. Análisis del nivel inventivo. Patentabilidad de polimorfos.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

Requisitos de patentabilidad. Análisis del nivel inventivo

El Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son:novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichosrequisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunirtoda invención para que sea patentada, siempre que además no seencuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria enmención.

Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.-

"Art/culo 14.- Los Palses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto ode procedimiento, en todos /os campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. ( . . . )"

"Attlculo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. ( ... )"

5


sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. 6

1.3. En relación al requisito de nivel inventivo, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

"Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio nonnalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

1.4. Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 7

1.5. En virtud a lo expuesto, resulta pertinente, definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

1.6. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "(. . . ) que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultadn. Lo evidente consiste en la "(. . .) certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda. ,,8

Esta circunstancia deberá ser analizada por el experto en la materia técnica quien es la "figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados. ,I}

1. 7. Para negar o conceder una patente que se encuentra definida por lasreivindicaciones se procederá a verificar si realmente existen diferencias

6

7

8

9

De modo rererencial, ver Proceso 157-IP-2014 de fecha 13 de mayo de 2015. p. 8.

Ibídem, p.12.

Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición, editorial Espasa. Madrid, 2001. "Tomos 5 y 7",pp. 686 y 1089.

Zuccheñno Daniel. Marcas y Patentes en el Gatt. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires. pág. 153.

6


entre estas y el estado de la técnica más cercano (documentos patentes y no patentes). La existencia o falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo, sin que puedan existir respuestas intermedias ya que el nivel inventivo existe o no.

1.8. Por su parte, el "Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina" señala los siguientes criterios para determinar el nivel inventivo 10:

"Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reMndicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no son un criterio absoluto para reconocer ono un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué cantidad de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica.

Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es

necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.

Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema ouno semejante."

1.9. Asimismo, el citado Manual en el punto anterior establece al "análisis problema-solución" como un método para la evaluación del nivel inventivo, el cual indica que para determinar si el objeto de la

10 Secretarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. "Manual para el Examen de Soficitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de /os Palses de la Comunidad Andina·. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-76. En: http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf (Consulta: 19 de julio de 2016).

7


11

reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problemasolución, debiendo cumplir las siguientes etapas: 11

" - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las caracterlsticas técnicas de la invención que son

diferentes con respecto a la anterioridad; y- definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado

de la técnica más cercano.

La pregunta es ¿ qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?

Dichas diferencias, en términos de caracterlsticas técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión.

Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a

veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió.

Evaluar, partiendo del estada de la técnica más cercano y del problema técnica, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estada de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la caracterlstica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio considerarla de todas modos.

Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto, el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medíos en la materia en un momento en que la invención no era

conocida, es decir antes de la invención.

Secretarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. • Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de /os Palses de la Comunidad Andina". Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 77-78. En: http:l/www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf (Consulta: 19 de julio de 2016).

8


La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Sí consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas caracterlsticas.

Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia encondiciones de plantearse el problema?;- ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y- ¿de prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo".

1.1 O. En relación a la susceptibilidad de aplicación industrial, es necesario que para que un invento pueda ser protegido a través de una patente pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 19 de la Decisión 486. 12

1.11. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

1.12. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada- puedaderivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitantede la patente.

2. Patentabilidad de Polimorfos

2.1. En el proceso interno, se ha señalado que la obtención de polimorfos no deja de ser una práctica rutinaria basada en la aplicación de técnicas conocidas que permiten finalmente la obtención y caracterización de los polimorfos, por lo que se abordará dicho tema.

12 De modo referencial, ver Proceso 182-lP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p. 17.

9


2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

13

14

15

16

17

18

Al respecto, este Tribunal ha manifestado que un compuesto polimóñico es aquél que por sus propiedades puede sufrir transformaciones y revestir formas alternativas a pesar de estar constituido por el mismo tipo de moléculas 13

. La acepción en bioquímica quiere decir "propiedad de los ácidos nucleicos y las proteinas que pueden presentarse bajo varias formas moleculares. Es un fenómeno importante en genética y en la patología molecular", mientras que en el ámbito de la química se la considera como una "propiedad de los elementos y sus compuestos, que pueden cambiar de forma sin variar su naturaleza". El polimoñismo puede ser definido como la capacidad de una sustancia para existir en dos o más fases cristalinas que presentan diferentes arreglos y/o conformación de las moléculas en el cristal. 14

Dentro de este contexto, existe un debate de dos posiciones doctrinarias, aquella que afirma que los polimorfos son un descubrimiento, y la otra que señala que los polimorfos no son descubrimientos, por lo que son patentables.15

El debate sobre la patentabilidad de estos compuestos gira en torno a la demostración de las condiciones de "novedad" y de "nivel inventivo", contempladas en los Artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La dificultad para reunir estos requisitos reside en que la obtención de un polimorfo se da a partir de un compuesto ya conocido pero que ha sufrido transformaciones.16

Por un lado, la patentabilidad de un polimorfo ha sido aceptada por distintas oficinas nacionales, regionales o internacionales. Así, en el ámbito de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el ejemplo más marcado se encuentra en las diversas generaciones del polimorfo Ritonavir (compuesto que combate el VIH) que han sido patentadas por Abott Laboratories en los tres primeros casos 17

y por Transform Pharm y Ranbaxy Laboratoires posteriormente18

. Esta posición indica que el proceso por el cual se encuentra un polimorfo no es siempre

Según el diccionario de la Real Academia Espai'iola el polimorfismo es definido como la "cualidad de lo que tiene o puede tener distintas formas·. Ver diccionario en linea en el siguiente enlace: http:/llema.rae.es/drael?val=polimorfismo

Ver de modo referencial los Procesos 92-IP-2013 de fecha 16 de julio de 2013, 066-IP-2013 de fecha 21 de agosto de 2013 y 96-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015.

lbldem.

lbidem.

La primera generación ha sido patentada con la aplicación W01994014436, la segunda mediante los documentos W01996039398 y WO 1995009614 y la tercera mediante W0200004016, todas atribuidas a Abbot Laboratories.

Ver el informe "Patent Landscape Report on Ritonavir" preparado en octubre del 2011 por la OMPI. Ver en: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/palents/946/wipo_pub_946.pdf

10


predecible ni evidente. Es imprescindible pues que el solicitante revele claramente los pasos procedimentales por los que se obtuvo el polimoño asi como la especificación del lugar y la orientación de las moléculas del polimoño19

•

2.6. Por otro lado, según el jurista Carlos Correa, el polimorfismo es una propiedad natural, por lo que los polimoños no se "crean" o "inventan"; se descubren normalmente como parte de la experimentación de rutina en la formulación de drogas. Son el resultado de las condiciones bajo las cuales se obtiene un compuesto20

. Cualquier compuesto que presenta polimorfismo tenderá naturalmente a su forma más estable21

, aun sin ningún tipo de intervención humana22

.

19

20

21

22

23

24

Las solicitudes de patentes independientes sobre polimoños se han tornado cada vez más frecuentes y controvertidas, dado que sus patentes se pueden utilizar para obstruir o demorar la entrada de la competencia genérica. Se puede considerar que los polimorfos pertenecen al arte previo -y, por lo tanto, no son patentables- si se obtienen inevitablemente siguiendo el proceso descrito en la patente original del principio activo. Además, cuando se descubre polimorfismo, la posibilidad de descubrir nuevas formas cristalinas diferentes es obvia23

•

En consecuencia, según esta posición, el polimorfismo es una propiedad inherente a la materia en su estado sólido. Los polimorfos no se crean, sino que se descubren. Las oficinas de patentes deben tomar conciencia de la posible ampliación injustificada del periodo de protección, que surge del patentamiento sucesivo del principio activo y sus polimoños, incluyendo hidratos/solvatos. Los procedimientos para obtener polimorfos pueden ser patentables en algunos casos, si demuestran ser novedosos y cumplen con el requisito de altura inventiva24

•

De modo referencial, ver los Procesos 92-IP-2013 de fecha 16 de julio de 2013, 066-IP-2013 de fecha 21 de agosto de 2013 y 096-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015.

El procedimiento habitual para descubrir nuevos polimorfos es recristalizar el príncípio activo de diferentes solventes, o bajo diferentes condiciones de recrístalización como temperatura o velocidad de agitación.

Muchos polimorfos son metaestables, es decir, que eventualmente pueden evolucionar hacia formas más estables, de manera espontánea o intencional (por recrístalización)-, lo cual reduce su utilidad desde el punto de vista de la producción y el almacenamiento. Un químico de conocimientos medios que desarrolla una nueva sustancia para uso farmacéutico procurará, -habitualmente, identificar el polimorfo más estable. Sobre algunos aspectos técnicos vinculados con el polimorfismo, ver Dunitz (1995), p. 193-200: Bemstein (1999), p. 3440-3461.

Ver el Documento de trabajo de 1a Organización Mundial de la Salud, "Pautas para el examen de patentes farmacéuticas·, elaborado por Carlos Correa, marzo 2008, p. 1 O.

lbldem, pp. 10-11.

Ver el Documento de trabajo de la Organización Mundial de la Salud, "Pautas para el examen de patentes farmacéuticas·, elaborado por Carlos Correa, marzo 2008, p. 11.

11


Entre las excepciones de patentamiento se encuentran los descubrimientos. La historia de Ritonavir Forma 11 es un ejemplo sumamente interesante, que pone de manifiesto la aparición espontánea de las formas polimórficas, sin que medie la presencia de la mano del hombre25

•

2.7. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no establece ningún impedimento para la patentabilidad de los polimorfos, por lo que las autoridades administrativas tienen libertad para resolver esta cuestión26

•

2.8. En ese sentido, en el presente caso la oficina nacional de patentes deberá realizar un análisis muy especifico a fin de determinar si un polimorfo tiene nivel inventivo o no, ya que no puede validar que los derechos de patentes de invención se extiendan más allá del tiempo determinado en la normativa andina. Por tanto, en aras de cautelar el derecho a la salud y al acceso a los medicamentos, es responsabilidad de las oficinas nacionales la tarea de determinar técnica y científicamente cada uno de los requisitos de patentabilidad de los polimorfos27

.

2.9. Por lo expuesto, los polimorfos pueden entonces ser objeto de protección, pero solo en la medida en que se cumplan los requisitos exigidos por los Artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para ello, el interesado deberá exponer de manera clara y exhaustiva en las reivindicaciones por qué la solicitud en juego constituye una novedad y presenta nivel inventivo, por lo que corresponderá a la oficina nacional de Patentes analizar cada caso.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00643, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

25

26

27

Patentes y Salud Pública. La dimensión técnica de las pollticas de patentabilidad: El caso de las patentes farmacéuticas en Argentina. Este documento fue una tesis de la Maestría en propiedad intelectual en la Universidad FLACSO, sede Argentina. Autora: Susana Elida Piatti. Director: Carlos Correa, p. 110.

Ver de modo referencial los Procesos 92-IP-2013 de fecha 16 de julio de 2013, 066-IP-2013 de fecha 21 de agosto de 2013 y 096-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015.

lbldem.

12


Cecilia L�/LJreros MAGISTRADA

Hugo Ramiro pac MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

13



Quito, 26 de agosto de 2016

Proceso 128-1 P-2016



Expediente interno del Consultante 2010-00370

Referencia Marcas involucradas AMERICAN GENERICS (denominativa) y AMÉRICA (denominativa)


VISTOS

El Oficio 0696 del 1 de marzo de 2016, recibido vía correo electrónico el 11 de marzo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00370; y,

El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES


Demandante : American Generic S.A.

1


Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

Tercero interesado: Laboratorios América S.A.


2.1. El 9 de agosto de 2002, American Generics S.A. (en adelante, American) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia, el registro de la marca AMERICAN GENERICS (denominativa) para distinguir servicios de comercialización, distribución, exportación, importación, mercadeo y toda otra actividad relacionada en cuanto a productos farmacéuticos, medicamentos y alimentos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza (Expediente 02-69449).

2.2. El 7 de mayo de 2003, Laboratorios América S.A. (en adelante, Laboratorios) formuló oposición contra la solicitud de registro de la marca AMERICAN GENERICS (denominativa), aleijando riesgo de confusión con su marca previamente registrada AMERlCA (denominativa) que distingue productos de la Clase 51 y servicios de la Clase 402 de Clasificación Internacional de Niza.

2.3. Por Resolución 23732 del 24 de septiembre de 20043, la Dirección de

Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la SIC declaró infundada la oposición, y concedió el registro de la marca AMERICAN GENERICS (denominativa) a favor de American.

2.4. Laboratorios interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la Resolución 237324

•

2.5. Por Resolución 5035 del 28 de febrero de 20065, la Dirección de Signos

Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 23732. Tuvo en cuenta que la solicitante American ya era titular de marca denominativa AMERICA GENERICS que

2

3

4

5

De la revisión de documentación que obra en el expediente, así como de la revisión en linea de la página de consulla de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia no se ha podido verificar qué productos distingue dicha marca. En: http:l/serviciospub.sic.gov.co/SicJConsultaEnlinea/2013/RegistroSignos.php?zaqwscersderwerrtey r=pol%F1 mkjuiutdrsesdfrcdfds&qwx=ltjSOsLc2L2gbWRjnZ6ZmQ

Transformación mecánica o qulmica de sustancias inorgánicas u orgánicas.

Se ha verificado que la referida resolución no obra en el expediente.

No se ha podido verificar la fecha de presentación de dicho recurso.

Cabe precisar que en el Considerando Primero de dicha resolución se sei'laló que en la Resolución 23732 del 24 de septiembre de 2004, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC consideró que el signo solicitado no se encontraba incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los Literales a), b) y h) del Articulo 136 de la Decisión 486.

2


distinguen productos de la Clase 5 y que guardan relación con los servicios de la Clase 35 que pretende distinguir en el presente caso.

2.6. Por Resolución 12522 del 4 de marzo de 201 O, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto revocando la Resolución 5035. Tuvo en consideración la decisión adoptada por el Consejo de Estado mediante Sentencia del 21 de febrero de 2008, en el Expediente 99/16364, en la cual declaró la nulidad del registro de la marca AMERICAN GENERICS que distinguía productos de la Clase 5 por considerarla confundible con la marca AMÉRICA registrada también en la referida clase. Indicó que los servicios de la Clase 35 que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran referidos a productos de la Clase 5 que distingue la marca base de la oposición.

2. 7. American presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derechoante el Consejo de Estado a fin de que se declare nula la Resolución 12522.

2.8. Mediante Auto del 15 de diciembre de 2010, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda.

2.9. Mediante Auto del 30 de septiembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del Articulo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda de American:

3.1. La SIC fundamentó su decisión en un proceso distinto al presente caso, relacionado a la marca AMERICAN GENERICS para la Clase 5, mientras que el presente caso está referido a servicios de la Clase 35.

3.2. La marca AMÉRICA, base de la oposición, ha coexistido con su marca AMERICAN GENERICS {denominativa) por más de 5 años, lo que demuestra que al momento de emitir la resolución que denegó el registro de AMERICAN GENERICS {denominativa), no existía riesgo de confusión del público consumidor con la marca registrada AMERICA (denominativa).

3.3. La explotación de la marca AMERICAN GENERICS (denominativa) se ha hecho de manera pública y habitual al amparo del nombre comercial reconocido por la SIC mediante Resolución 18001 del 30 de mayo de 2001.

3


3.4. La marca solicitada pretende distinguir servicios de la Clase 35 y la marca objeto de oposición se encuentra inscrita en la Clase 5, por lo que resulta evidente que un producto jamás se va a confundir con un servicio.

3.5. Si bien mediante Sentencia del 21 de febrero de 2008, el Consejo de Estado anuló la resolución que concedía el registro de la marca AMERICAN GENERICS para productos de la Clase 5, por considerar que dicha marca era confundible con la marca AMÉRICA inscrita en la misma clase a favor de Laboratorios, se debe tener en cuenta que las decisiones judiciales recaen sobre hechos particulares y concretos, y no pueden extenderse a casos distíntos. En el presente caso, se encuentran circunstancias de hecho completamente diferentes a las analizadas en el proceso de nulidad antes mencionado, por lo tanto, lo decidido en otro proceso no puede ser vinculante para denegar el registro de la marca AMERICAN GENERICS (denominativa) en la Clase 35.

3.6. La marca registrada AMÉRICA (denominativa) debe considerarse como una marca débil, en tanto que ya existen re�istradas un gran número de marcas que contienen las expresiones AMERICA, AMERICAN o AMER en distintas clases de la Clasificación Internacional de Niza.


4.1. Los signos confrontados son similares, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

4.2. Los signos en conflicto AMÉRICA (denominativo) y AMERICAN GENERICS (denominativo) presentan semejanzas fonéticas y ortográficas, en atención a que ambos signos están compuestos por un solo vocablo u AMÉRICA".

4.3. A pesar de que los signos en controversia protegen productos y servicios en distintas clases, estos pertenecen a un mismo grupo de productos y servicios, es decir, medicamentos farmacéuticos, situación que genera confusión entre los consumidores.

4.4. Existe conexión competitiva entre los productos farmacéuticos de la Clase 5 y los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que amparan los signos en conflicto.

5. Argumentos de la contestación del tercero interesado, Laboratorios:

En el expediente no obra contestación del tercero interesado.

4


B.

1.

2.

c.

1.

2.

3.

6

7

NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Juez consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina6

• Sin embargo, no procede la interpretación solicitada por no ser materia de controversia aquello que puede constituir una marca.

Este Tribunal considera pertinente interpretar de oficio el Literal a) del Artículo 136 y el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina7

, por ser materia de controversia el riesgo de confusión con una marca previamente registrada, asi como si la marca constituye un signo débil.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca denominativa simple. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.•

·Articulo 134.· A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea aptopara distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas lossignos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o seNicio al cual seha de aplicar una marca en ningún caso será obstécufo para su registro.Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:a) las palabras o combinación de palabras;b) las imágenes, figuras, simbo/os, gráficos, logotipos, monogramas. retratos,etiquetas, emblemas y escudos;c} los sonidos y los olores;d) las letras y los números;e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.•

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.·

"Articulo 136.· No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o

servicios respecto de los cuales el uso de fa marca pueda causar un riesgo de confusión ode asociación;

(. . .)"

"Articulo 135.· No podrán registrarse como marcas los signos que: (.. .) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del

producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en fa usanza del pals;( ... r

5


4. Conexión competitiva entre las Clases 5 y 35 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

5. Análisis de registrabilidad de signos posiblemente confundibles conmarcas farmacéuticas.

6. Solicitud de marca previamente registrada como nombre comercial.7. Coexistencia de hecho de marcas.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo deconfusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar elcotejo de marcas

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca AMERICAN GENERICS (denominativa) y la marca AMÉRICA (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:

"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero, para los mismos productoso servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o deasociación;

(. . . )"

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 8

8

a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero,riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que elconsumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea queestá adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, sepresenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contrade la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al querealmente posee.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.

6


b) El riesgo de asoc1ac1on, consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

1.3 En tal sentido, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:9

a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos enconflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia enlas raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también encuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar siexiste la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos enconflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o laspalabras, el número de sílabas, las ralees, o las terminacionescomunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir enmayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos deldibujo o el concepto que evocan.

1.4 Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 10

9

10

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual oideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en Proceso 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.

lbldem.

7


1.5

2.

2.1.

2.2.

11

12

procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibirel riesgo de confusión o asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar delconsumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo elproducto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio delconsumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya queestamos frente a productos que se diñgen a la población en general.

En consecuencia, teniendo en cuenta las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca denominativa simple

Como la controversia radica en la confusión entre las marcas denominativas AMERICAN GENERICS y AMÉRICA, es necesario que se proceda a compararlas teniendo en cuenta que están conformadas únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 11

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.12

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en Proceso 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.

lbidem.

8


2.3. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico. 13

2.4. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, se debe identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 14

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante teneren cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen unafunción diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría aentender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar,pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil dedistinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si seencuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisivapara fijar la sonoridad de la denominación.

d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera másfuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

2.5. Como el elemento denominativo en tos signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 15

13

15

a) Ubicación de tas palabras en el signo denominativo compuesto. Laprimera palabra genera más poder de recordación en el públicoconsumidor.

Ibídem.

lbldem.

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.

9


b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con laextensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo generaltienen mayor impacto en la mente del consumidor.

c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con lasonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de lapalabra, esta podría tener mayor impacto en la mente delconsumidor.

d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con losproductos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea laproximidad del signo evocativo con los productos o servicios queampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, lapalabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Laspalabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluirdel cotejo de marcas.

f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuentaotros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo esuna marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si lapalabra que compone un signo es el elemento estable de una marcaderivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas,tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situaciónque le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinarla relevancia en el conjunto.

2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre las marcas denominativas AMERICAN GENERICS y AMÉRICA. Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

3. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil

3.1. En el presente caso se alegó que la marca denominativa AMÉRICA debe considerarse como una marca débil, en tanto que ya existen registradas un gran número de marcas que contienen las expresiones AMÉRICA, AMERICAN o AMER en distintas clases de la Clasificación Internacional de Niza.

3.2. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

10


"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (. . . ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una

designación común o usual del producto o servicio de que se trate enel lenguaje corriente o en la usanza del pais;

(.. . )"

3.3. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 16

3.4. No obstante, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto. 17

3.5. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente.

4. Conexión competitiva entre las Clase 5 y 35 de la ClasificaciónInternacional de Niza

4.1. En el presente proceso se discute si existe o no conexión competitiva entre los servicios de la Clase 35 que pretende distinguir el signo solicitado AMERICAN GENERICS y los productos de la Clase 5 que

18

17

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recafda en el Proceso 93-IP-2015 de fecha 27 de mayo de 2015, p. 6.

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12.

11


distingue la marca registrada AMÉRICA. En ese sentido, resulta necesario analizar dicho tema.

4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486. 18

4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.19

4.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

18

19

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productoso servicios

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.-

"Artfculo 151.- Para clasificar los productos y /os servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones

vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no detenninarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente."

(Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

12


La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si.

b) La complementariedad de los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La pertenencia a una misma clase de complementariedad de losproductos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o decomercialización; los medios de publicidad empleados; latecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; ola misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, si habrá conexión competitiva.

13


Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se diñgen a destinataños diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

4.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requeñrá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

5. Análisis de registrabilidad de signos posiblemente confundibles conmarcas farmacéuticas

5.1. La marca AMERICAN GENERICS (denominativa) ha sido solicitada a registro para distinguir servicios de comercialización, distñbución, exportación, importación, mercadeo y toda otra actividad relacionada en cuanto a productos farmacéuticos, medicamentos y alimentos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca AMERICA (denominativa), registrada a favor de la opositora, distingue productos de la Clase 5 y servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, es pertinente abordar el análisis de registrabilidad de signos posiblemente confundibles con marcas farmacéuticas.

5.2. Una vez establecida la conexión competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, el estudio merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

5.3. El Tribunal ha abordado el tema del análisis de registrabilidad de las marcas que amparan productos farmacéuticos, lo que es perfectamente aplicable en el presente asunto:20

20

"Lo que se trata de proteger evitando la confusión es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas.

Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 25-IP-2015 del 13 de mayo de 2015.

14


5.4.

5.5.

Paf ses sobre la cultura 'curativa personal: según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos.

El criterio jurisprudencia/ concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Asl, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente:Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcasfarmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio yanálisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominacióntenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidorsolicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadascircunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más

aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aunmedicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con elsolo consejo del farmacéutico de tumo.

Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta linea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó:

Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos

corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas".

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de riesgo de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.

De conformidad con lo anterior y de resultar cierta la conex1on competitiva, la corte consultante debe determinar la registrabilidad del signo AMERICAN GENERICS (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que

15


podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

6. Solicitud de marca previamente registrada como nombre comercial

6.1. En el presente caso se alegó que la explotación de la marca solicitada AMERICAN GENERICS (denominativa) se ha hecho de manera pública y habitual al amparo del nombre comercial reconocido por la SIC mediante Resolución 18001 del 30 de mayo de 2001.

6.2. Al respecto, este Tribunal ha señalado que si bien la normativa comunitaria otorga protección al nombre comercial en relación con el registro de marcas idénticas o similares, esto no le da el derecho inexorable a su titular para registrarlo como marca. El titular de un nombre comercial debe someterse al análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario, en el cual intervienen muchos factores y lo convierten en un análisis complejo y autónomo; en este proceso se deben analizar factores como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrínseca del si�no, el uso en el mercado del nombrecomercial, entre muchos otros. 1

7. Coexistencia de hecho de marcas

7.1. En el presente caso se ha señalado que la marca AMÉRICA, base de la oposición, ha coexistido con la marca AMERICAN GENERICS (denominativa) por más de 5 años, lo que demuestra que al momento de emitir la resolución que denegó el registro de la AMERICAN GENERICS (denominativa), no existía riesgo de confusión del público consumidor con la marca denominativa AMÉRICA

7 .2. El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.

7 .3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.

21 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 156-IP-2012 de fecha 6 de febrero de 2013, p. 17.

16


7.4. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.

7 .5. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por si misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado).

7 .6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) sin que hubiera riesgo de confusión.

7.7. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:

7. 7 .1. Debe ser pacifica. No deben existir reclamos privados, ni procesosadministrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación.

7.7.2. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podrla hablarse de coexistencia pacífica.

7.7.3. Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios.

7.7.4. La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.

17


7.7.5. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2010-00370, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Hugo Ramiro Gom-ez MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

--(_

Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

18


lima, 9 de noviembre de 2016 -...

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