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Año XXXIV – Número 2902

Lima, 26 de enero de 2017

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 355-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00094. Referencia: Diseño industrial: “CUERPO PARA CEPILLO DE DIENTES”....... ................................................... 2

PROCESO 409-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00380. Referencia: Signos EMILIA ROMAGNA (mixto) y LA ROMANA (denominativo).. ....................................................... 13

PROCESO 432-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2015-046943. Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial. Signo mixto BOGOTA BEER COMPANY ......................................... 27

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 13 de octubre de 2016

Proceso: 355-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2012-00094

Referencia: Diseño industrial: "CUERPO PARA CEPILLO DE DIENTES".

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán

VISTOS

El Oficio 2292, recibido el 17 de julio de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 115, 124 y 126 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno Nº 2012-00094; y,

El auto de 7 de diciembre de 2015 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante:

Demandada:

COLGATE PALMOLIVE COMPANY.

LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA

DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

1

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2. Hechos Relevantes:

2.1. El 23 de julio de 2009, COLGATE PALMOLIVE COMPANY (en adelante COLGATE), solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del diseño industrial "CEPILLO DE DIENTES". (Expediente administrativo 09 076855).

2.2. El 30 de julio de 2009, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones mediante Oficio 8617, solicitó a COLGATE cambiar el titulo del diseño industrial solicitado por el de "CUERPO PARA CEPILLO DE DIENTES". El título fue modificado.

2.3. Una vez publicada no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2.4. El 30 de abril de 201 O, la División de Nuevas Creaciones mediante Resolución 024150, negó el registro del diseño industrial solicitado. Consideró que carece manifiestamente de novedad afirmando que: "(. . .) hechos los análisis de la anterioridad (D 1) y comparados estos con la solicitud, se determina que: i) se trata de diseños que comparten formas similares. ii) se presentan diferencias secundarias entre el diseño solicitado y el antecedente presentado en cuanto (1) a los arcos en alto relieve ubicados en el arco posterior de la cabeza del cepillo en el diseño solicitado, (2) en cuanto a la presencia de pequeñas formas cuadradas en la parle inferior del mango del cepillo en el diseño solicitado y (3) en cuanto a la presencia de pequeños círculos alrededor del cuerpo del cepillo en D1."

2.5. COLGATE presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

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2.6. El 17 de mayo de 2011, la División de Nuevas Creaciones mediante la Resolución 25907, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo recurrido y concedió el recurso de apelación.

2. 7. El 1 O de octubre de 2011, el Superintendente Delegado para laPropiedad Industrial, mediante Resolución 55681, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.

2.8. COLGATE presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio, cuya pretensión principal es que se declare la nulidad de los anteriores actos administrativos.

2.9. El 17 de julio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante Oficio 2292, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la Demanda presentados por COLGATE:

3.1. Manifestó que la solicitud presentada no fue objeto de oposición de terceros, por lo cual no era viable el examen de novedad realizado por la SIC. Al realizarlo la Entidad violó el derecho del solicitante al debido proceso, en tanto actuó en contravención del procedimiento establecido en el inciso 2 del artículo 124 de la Decisión 486.

3.2. Agregó que las únicas diferencias evaluadas por la Superintendencia fueron "los arcos de alto relieve ubicados en el costado posterior de la cabeza del cepillo y la presencia de formas cuadradas en la parte inferior del mango en el diseño de la solicitud", olvidando considerar las demás diferencias visibles entre el diseño solicitado a registro y el referido en el documento 011

.

3.3. Sostuvo que el diseño solicitado tiene una única superficie (sin delimitación de sus secciones de cabeza, empuñadura y base), en cuya parte central se aprecia una serie de figuras en forma de rombos y diamantes; mientras que en el diseño D1 el cuerpo del cepillo esta visualmente dividido en tres secciones demarcadas por dos lineas curvas, estando las secciones inferiores libres de ornamentos, mientras que la sección central se encuentra adornada por figuras circulares abiertamente distribuidas

3.4. Indicó que el diseño solicitado genera una impresión diferente a la que tiene el diseño 01, de modo que a los ojos del consumidor el nuevo modelo resultará más atractivo, lo que hará que se decida por elegirlo.

D476, 156 S USPTO, 24 de junio de 2003.

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3.5. Manifestó que las similitudes entre los diseños comparados basadas en la función ergonómica no deben ser tenidas en cuenta, ya que para determinar la novedad y singularidad solamente son relevantes las diferencias puramente estéticas.

4. Argumentos de la Contestación presentadosSUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

por la

4.1. En resumen, señaló que según el artículo 124 de la Decisión 486, se encuentra facultada para realizar de oficio el examen de novedad cuando el diseño industrial "carezca manifiestamente de novedad" y que por las evidentes semejanzas encontradas no se podía considerar novedoso el diseño solicitado.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos115, 124 y 126 de la Decisión 486, los cuales se interpretarán por serprocedentes. De oficio, se interpretará el artículo 113 de la mimanormativa2

, por ser pertinente en el presente asunto precisar losrequisitos para la protección del diseño industrial.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Ámbito de protección del Diseño Industrial. Requisitos para el registro.

2. Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y lasdiferencias secundarias.

2 Articulo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de lineas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. Articulo 115.- Serán registrables disel\os industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo sí antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra ciase de productos distintos a dichas realizaciones. Articulo 124.- Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de ta solicitud se ajusta a lo establecido en los articulas 113 y 116. La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentará una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industñal. Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manífiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud. Articulo 126.- Cumplidos tos requisitos establecidos, la oficina nacional competente concederá el registro del disei\o industrial y expedirá a su titular el certificado correspondiente_ Si tales requisitos no se cumplieran, la oficina nacional competente denegará el registro.

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3. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya aparienciaexterna se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico.

4. El análisis de oficio cuando el diseño solicitado carezca"manifiestamente" de novedad.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Ámbito de protección del Diseño Industrial. Requisitos para elregistro.

1.1. Como en el procedimiento interno se solicitó el registro del diseño industrial "CUERPO PARA CEPILLO DE DIENTES", y como quiera que la Superintendencia negó la solicitud, el Tribunal abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudencia les pertinentes. 3

1.2. El Título V de la Decisión 486 (arts. 113 a 133}, regula la figura del diseño industrial. El artículo 113 define el diseño industrial de la siguiente manera:

"Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto".

1 .3. De la anterior definición normativa, se podrían establecer las siguientes características de la figura del diseño industrial4:

3

4

1.3.1. Finalidad estética (apariencia especial). La finalidad del diseño industrial es claramente estética, es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material, que le den la diseño unos rasgos propios y singulares. 5

Se puede ver las Interpretaciones Prejudiciales 87-IP-2010 de 11 de noviembre de 201 O Y 248· IP-2015 de 4 de febrero de 2016. Sobre las caracterlsticas de los Diseños Industriales se puede ver: Novena Sesión de la OMPI, titulada ·comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos lndustnales e indicaciones geográficas

w

Ginebra, octubre, 2002,

Se pude ver la Interpretación Prejudicial 71-IP-2005 de 6 de julio de 2005.

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1.3.2. Visibilidad. Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación.

1.3.3. Recae sobre aspectos no técnicos. Las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos, constituyen el objeto protegible por el diseño industrial.

1.3.4. Incorporación en un articulo utilitario. Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función, es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos. Esto quiere decir que el Diseño industrial debe tener aplicación industrial; en esto se diferencia de las obras de arte.

Requisitos y efectos del registro

1.4. El derecho sobre un diseño industrial se adquiere con el registro ante la autoridad nacional competente. Esto quiere decir que el acto de registro es constitutivo del derecho, cuya duración será de diez (10) años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro (artículo 128 de la Decisión 486).

1.5. El requisito esencial para adquirir el registro de un diseño industrial es la novedad. De conformidad con el artículo 115 de la Decisión 486 un diseño industrial es nuevo si no hubiese sido conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada.

1.6. Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no sólo al país miembro en el que se solicitó el registro del diseño (criterio de novedad absoluta).

1.7. Si bien la Decisión 486 no extiende expresamente las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales, ya que la intención del legislador comunitario era separar las dos figuras, el Tribunal encuentra que las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, en lo que corresponda de conformidad con su naturaleza, serán aplicables a la figura del diseño industrial6.

1.8. Lo mencionado es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios.

6 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 195-IP-2013 de 20 de marzo de 2014.

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a

1.9. En consecuencia con lo anterior, no es registrable un diseño industrial que consista exclusivamente en formas usuales de los productos, ni tampoco si es confundible con otros signos distintivos previamente registrados o solicitados. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado.

1.1 O. Además de analizar la novedad del diseño industrial solicitado a registro, se debe verificar que no se encuentre incurso, en lo que corresponda con su naturaleza, en las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común ylas diferencias secundarias

2.1. Como en el proceso interno se discute si el diseño solicitado es novedoso en relación con el diseño antecedente: D476, 156 S (D1 ), se tratará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales pertinentes 7.

2.2. El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado.

2.3. Se considerarán secundarias las diferencias entre dos diseños industriales, si para el consumidor no son un parámetro de elección al adquirir un producto en el mercado. Si las diferencias, por el contrario, se constituyen como un elemento fundamental en la elección, podríamos afirmar que las diferencias son sustancialesª .

2.4. Una vez que la oficina de registro se ubique en la posición del consumidor y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas:

7

8

2.4.1. Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios del objeto a registrarse, de conformidad con lo anotado anteriormente.

2.4.2. La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan la apariencia especial en

Sobre esto se puede ver las Interpretaciones Prejudiciales 248-IP-2015 del 4 de febrero de 2016 y 155-IP-2015 de 19 del febrero de 2016.

Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 71-IP-2005 del 23 de agosto de 2005.

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cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor.

2.4.3. Si los diseños comparados contienen elementos de uso común, éstos no deben ser tomados en cuenta al momento de realizar el análisis respectivo.

2.5. Si después de hacer un análisis integral y colocándose en la posición de un consumidor, el juez consultante encuentra que el diseño solicitado sólo presenta diferencias secundarias, la conclusión sería que no posee novedad. Por el contrario, si considera que las diferencias son sustanciales, la conclusión sería que el diseño solicitado si cumple con el requisito de novedad.

3. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuyaapariencia externa se encuentre dictada por consideraciones deorden técnico o funcional

3.1. Como la demandante sostuvo que las similitudes en relación con la función ergonómica de los diseños no deben ser tenidas en cuenta, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia9 .

3.2. El literal b) del articulo 116 de la Decisión 486 prohibe el registro de los diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador.

3.3. De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de un diseño industrial: una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden técnico; y la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una función.técnica.

3.4. Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre sí, pues una consideración de orden técnico es aquella que concede a un producto las características propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica significa que sin estas características el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podría conceder las necesidades que persigue.

9 Sobre esto se puede ver las Interpretaciones Prejudiciales 248-IP-2015 del 4 de febrero de 2016 y 155-IP-2015 del 19 de febrero de 2016.

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3.5. De esta manera, y como se tiene dicho a lo largo de la presente interpretación prejudicial, la característica principal del diseño industrial es conceder a un producto una característica externa especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del producto. Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño.

3.6. En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple objeto cuya apariencia externa responda únicamente a cuestiones técnicas del diseño y, en consecuencia, cualquier empresario lo podría utilizar en el mercado.

3. 7. Por lo tanto, se deberá determinar si la cabeza y el mango del cepillo dedientes solicitado a registro tienen distintas formas y tamaños en relación con el diseño existente, para de esta forma establecer si goza de una apariencia diferente y con la novedad suficiente para acceder al registro.

4. El análisis de oficio cuando el diseño solicitado carezca

"manifiestamente" de novedad

4.1. Como en el proceso interno se discute si la Superintendencia estaba facultada para hacer un examen de oficio en el marco del artículo 124 de la Decisión 486, se abordará el tema propuesto.

4.2. El párrafo segundo del artículo 124 de la Decisión 486 consagra una expresa prohibición para la oficina nacional competente en el campo de los diseños industriales: no podrá realizar de oficio la solicitud de un diseño industrial argumentando la falta de novedad. Esto implica que si no se presentan oposiciones, la oficina únicamente analizará si el objeto de la solicitud es protegible mediante la figura del diseño industrial, es decir, si cumple con las características básicas contenidas en la definición plasmada en el artículo 113 de la Decisión 486, y si no está incurso en las causales de irregistrabilidad del artículo 116 de la misma normativa, pero no hará un examen de novedad de oficio, es decir, no realizará una búsqueda de anterioridades en sus bases de datos.

4.3. No obstante lo anterior, en el párrafo tercero del propio artículo 124 se establece una excepción: que el diseño solicitado carezca manifiestamente de novedad.

4.4. Ahora bien, un diseño industrial carece manifiestamente de novedad cuando de su simple revisión salta a la vista de manera ostensible, clara y evidente, que no tiene novedad. Por lo tanto, la oficina nacional en estos casos no tendría necesidad de hacer búsquedas especiales de diseños

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similares en cabeza de terceros, ni ahondar en exámenes comparativoscomplicados y técnicos, ya que es tan evidente la falta de una aparienciaespecial y propia en el diseño solicitado, que simplemente deberíaargumentar la notoria ausencia de un aporte arbitrario y singular, para conesto cumplir con la exigencia de la debida motivación de los actosadministrativos. Un ejemplo de diseños con ausencia manifiesta denovedad se encuentra en las formas o configuraciones que seanhabituales y normalmente conocidas por el consumidor pertinente.

4.5. En consecuencia, se deberá analizar si el diseño industrial CUERPOPARA CEPILLO DE DIENTES carecía de novedad manifiesta, deconformidad con los parámetros expresados en la presente interpretaciónprejudicial y, de esta manera, determinar si la oficina nacional competentecumplió con los requisitos de la normativa comunitaria al denegar elregistro (articulo 126 de la Decisión 486).

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinadeja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por laCorte Consultante al resolver el proceso interno 2012-00094, la que deberáadoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto enel articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados queparticiparon de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafodel artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

!�!Cecilia Luisa y�eros

MAGISTRADA

Hugo Ramiro z ApacMAGISTRADO

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De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 14 de octubre de 2016

Proceso: 409-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante: 2010-00380

Referencia: Signos EMILIA ROMAGNA (mixto) y LA ROMANA (denominativo)

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán

VISTOS

El Oficio 2650, recibido el 19 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno Nº 2010-00380; y,

El auto de 25 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: JORGE E. VERA VARGAS (AGENTE OFICIOSO DE CÉSAR IANNINI SALAS

1

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REPRESENTANTE LEGAL DE IANINI & SURACE L TOA.)

Demandado: LA NACIÓN SUPERINTENDENCIA COMERCIO.

Tercero interesado: SICADIA L TOA.

2. Hechos Relevantes:

COLOMBIANA DE INDUSTRIA y

2.1. El 27 de junio de 2008, SICADA S.A. solicitó el registro del signo EMILIA ROMAGNA (mixto), para amparar los siguientes servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: "servicios para proveer alimentos y bebidas" (Expediente administrativo 08 066522).

OCMAGNA 2.2. CÉSAR IANNINI SALAS presentó oposición argumentando la existencia

de riesgo de confusión con el signo denominativo LA ROMANA, previamente solicitado como marca y presuntamente utilizado como enseña comercial, para amparar los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza (Expediente administrativo 0656211).

2.3. El 26 de mayo de 2009 mediante Resolución 25760 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, declaró infundada la oposíción presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca EMILIA ROMAGNA (mixta). Contra dicho acto administrativo CÉSAR IANNINI SALAS interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

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2.4. El 30 de junio de 2009 mediante Resolución 32914, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado, y

concedió el recurso de apelación.

2.5. El 28 de agosto de 2009 mediante Resolución 43160, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo impugnado.

2.6. JORGE E. VERA VARGAS, actuando como agente oficioso de CÉSAR IANNINI SALAS, presentó demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando la nulidad de los actos administrativos referenciados anteriormente.

2.7. El 14 de agosto de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante Oficio 2650 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la Demanda presentados por CESAR IANNINISALAS:

3.1. Indicó que el signo solicitado no cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica consagrados en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y que los signos en conflicto son confundibles entre sí.

3.2. Además, que la enseña comercial LA ROMANA ha sido utilizada por la sociedad IANNINI & SURACE L TOA., desde hace aproximadamente cuarenta (40) años. Por lo tanto, al haberse otorgado el registro del signo mixto EMILIA ROMAGNA, se está desconociendo el derecho de uso exclusivo que radica sobre la precitada enseña comercial, la cual se ha venido empleando para distinguir servicios de: "Restaurante, cafetería, loncheria y similares. Compra, transformación y venta al público de artículos alimenticios y bebidas", de igual manera que aporta suficiente material probatorio que acredita el uso continuo e ininterrumpido de la enseña comercial LA ROMANA.

4. Argumentos de la Contestación presentados por laSUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

4.1. En resumen informó que los signos en conflicto no son confundibles yque por lo tanto pueden coexistir en el mercado, que la composición ortográfica de los signos en conflicto difiere notablemente porque el signo solicitado cuenta con dos (2) expresiones, mientras que la enseña comercial de la demandante está conformada por una sola.

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4.2. Señaló que los conceptos a los que aluden los signos en conflicto son bastante diferentes entre sí: i) El signo solicitado corresponde a un nombre y apellido femenino; ii) La enseña comercial se refiere a un gentilicio de una persona oriunda de Roma y el elemento gráfico del signo solicitado contribuye a incrementar o potencializar su distintividad.

5. Participación del Tercero Interesado SICADA L TOA.:

5.1. Manifestó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético, ideológico y gráfico.

5.2. Adujo que el objeto social del RESTAURANTE EMILIA ROMAGNA es: "La instalación y explotación de restaurantes y similares, e importación de productos y bienes para su funcionamiento". Por lo tanto, debe considerarse que los servicios que ofrece son totalmente diferentes a los de "cafetería y lonchería, entre otros", que presta la parte demandante.

5.3. Indicó que los productos que ofrecen ambos establecimientos comerciales difieren sustancialmente entre si, y están destinados a un público consumidor específico. De igual manera los medios de comunicación al momento de publicitar los establecimientos comerciales de las partes en conflicto, lo hacen esclareciendo las particularidades de los servicios y productos que ofertan.

5.4. Adicionó que los orígenes geográficos de los signos en conflicto difieren entre sí: i) EMILIA ROMAGNA: región de Italia; ii) LA ROMANA: evoca a la ciudad de Roma y que aun cuando el consumidor medio no conociera dicha diferencia geográfica, la denominación EMILIA ROMAGNA aludiría a un nombre femenino además de prevalecer el elemento gráfico.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará por ser procedente el artículo 136 literal b) y no así el artículo 134, ya que como contiene el concepto de marca no es necesariamente aplicable para resolver el caso bajo estudio. De oficio, se interpretarán los artículos 191, 192, 193 y 200 de la misma normativa1 en consideración a los temas de los cuales informa

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­

(... ) Articulo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(.. .) 4

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c.

1.

2.

3.

D.

1.

1.1.

la controversia, entre ellos, sobre el presunto conflicto entre marcas con una enseña comercial.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

Ámbito de protección de la enseña comercial. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. La confusión ideológica. El consumidor medio. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

Ámbito de protección de la enseña comercial

Teniendo en cuenta que la sociedad demandante argumentó que el signo solicitado para registro es confundible con su enseña comercial LA ROMANA, la cual ha sido usada desde hace aproximadamente 40 años según lo aduce, corresponde abordar el tema anunciado en este punto, a lo cual procederá el Tribunal con sujeción a la jurisprudencia que ha desarrollado en la materia a partir de lo establecido en las disposiciones respectivas del Régimen Común de Propiedad Industrial

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a unrótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un n·esgode confusión o de asociación;

(.. . )

Articulo 191

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio ytermina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192

El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los arliculos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Articulo 193

Conforme a la legislación interna de cada Pals Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el articulo 191.

( . . . ) Articulo 200

La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro�.

c ... r. 5

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3

contenido en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina2

.

1.2. Aunque esta normativa no trae una definición explícita de enseña comercial, ésta es entendida como el signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento de comercio, a diferencia del nombre comercial cuyo esencial atributo consiste en identificar la actividad mercantil o empresarial desarrollada por una persona física o juridica3

.

1.3. De conformidad con la remisión normativa que hace el artículo 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma incluida en su Título XI denominado "De los Rótulos o Enseñas", la enseña comercial se rige por las disposiciones aplicables al nombre comercial, como así lo ordena esta disposición:

"La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro".

1.4. Por lo tanto, como la protección y el depósito de las enseñas comerciales debe sujetarse a la regulación establecida en esta misma normatividad para la protección del nombre comercial, resultan aplicables a la enseña comercial los artículos 191 a 193, cuyas normas respectivamente establecen:

"Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa" -(negrillas fuera de texto)-.

"Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comercialesnotoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dañoeconómico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto delprestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial Jo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda".

El Tribunal ha trazado abundante linea jurisprudencia! sobre la materia, dentro de la cual se destaca la Interpretación Prejudicial del 13 de noviembre de 2012 en el marco del proceso 109-IP-2012. Aunque el concepto de enseña comercial se encuentre cobijado dentro de lo establecido en el articulo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, las dos figuras son diferentes: el nombre comercial identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que la enseña identifica un establecimiento mercantil. Si bien el legislador comunitario en el mencionado articulo incurrió en una imprecisión, su intención fue diferenciar las dos figuras. Por tal motivo introdujo los litulos X y XI para tratar las figuras de manera independiente.

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"Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191" -(negrillas fuera de texto)-.

1.5. Aplicadas entonces estas disposiciones a la enseña comercial, el derecho exclusivo sobre la misma únicamente se adquiere por el uso, y por consiguiente su protección jurídica en este Ordenamiento está inescindiblemente vinculada a la materialidad real de este presupuesto. Es decir, el derecho sobre la enseña comercial solamente se adquiere a partir de su primer uso en el comercio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 191 arriba citado.

1. 5.1. Acorde con lo expuesto, el depósito de la enseña comercial no esconstitutivo de derechos, pues aplicado por su parte el artículo 193 que también se citó, le es optativo al titular de la enseña comercial proceder al registro o al depósito, de donde el registro de una enseña comercial puede ser un indicio del uso, pero no es el medio a través del cual se consolida el derecho sobre la enseña comercial, ni constituye plena prueba sobre la exigencia efectiva del uso.

En conclusión, lo importante es demostrar su uso, ya que esto es lo que genera el derecho, pues una enseña comercial registrada y no usada pierde absolutamente el sustento jurídico de su protección, como tampoco la tiene si una enseña comercial es registrada de una manera y usada sustancialmente de otra, pues en esas condiciones no generaría ninguna clase de derecho.

La función de un sistema de registro de enseñas comerciales es por un lado informativo en relación con el público consumidor y,

por otro, una herramienta para que la oficina de registro de marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.

1.5.2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre una enseña comercial deberá probar su uso real y constante en el mercado. Se debe demostrar que la enseña comercial efectivamente ampara un establecimiento mercantil. En tal sentido, el uso de la enseña comercial podrá demostrarse mediante fotografías, videos, imágenes del establecimiento captadas en publicidad, documentos comerciales que acrediten dicho uso, y todo tipo de material probatorio admitido por normativa nacional.

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El uso debe ser constante, es decir, se debe demostrar que de manera permanente la enseña comercial identifica un establecimiento mercantil.

1.5.3. De otra parte cabe observar que quien alegue y pruebe el uso real y constante de una enseña comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse al registro si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

1.5.4. Así mismo quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de una enseña comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá denunciar dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación.

1.6. En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de una enseña comercial, se deberá al momento en que el signo mixto EMILIA ROMAGNA fue solicitado para registro, determinar si la enseña comercial denominativa LA ROMANA, era real y

constantemente usada en el mercado, para así determinar si era protegible por el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino.

2. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo deconfusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejode signos distintivos. La confusión ideológica. El consumidormedio

2.1. Como en el proceso interno se discute si los signos EMILIA ROMAGNA" (mixto) y 11LA ROMANA" (denominativo), son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4

,

del siguiente tenor literal:

4

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

( ... )

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o,de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas lascircunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o deasociación;

( ... )".

Sobre esta causal se pueden consullar las siguienles tnterpretación Prejudicial 55,IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013.

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2.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

2.3. De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico5

o semejante6 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso deregistro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación enel mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado,no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder accedera su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidadde inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidadde generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de losproductos o servicios identificados con la marca.

2.4. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

2.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

2.6. Por Jo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

2.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal,

Los signos idénticos son aquellos que son absolulamente iguales. Conlienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

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consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

2.6.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

2.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

2.7. Entre estas similitudes o semejanzas que pueden presentarse al cotejarse los signos en conflicto, para el caso concreto de los signos EMILIA ROMAGNA (mixto) y LA ROMANA (denominativo), asume relevancia la comparación que se haga del aspecto conceptual o ideológico (las ideas que evocan los signos) y del aspecto fonético.

2.8. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.

2.9. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 7:

7

2.9.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.

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2.9.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

2.9.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

2.9.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativacompuesta y signos denominativos compuestos

3.1. De otra parte como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto EMILIA ROMAGNA con el signo denominativo LA ROMANA, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significadoconceptual, mientras que los mixtos se componen de este elementodenominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos odibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar variasformas como emblemas, logotipos, iconos, etc.

3.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

3.3. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglasª para el cotejo entre los mismos:

e Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007

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3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión.

3.3.2. Si el elemento denominativo es el preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

3.3.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

3.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

3.3.2.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

3.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

3.3.2.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.

3.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo en los signos confrontados es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcaría, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros9

:

9

3.4.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.

en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014.Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: lnterprelación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-JP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015.

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3.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

3.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

3.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

3.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

3.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

3.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.

3.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

3.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

3.5. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre el signo mixto EMILIA ROMAGNA con el signo denominativo LA ROMANA, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto.

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En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada ta presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00380, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 90 del Esta

r

el Tribunal.

Cecilia LM.l�teros MAGISTRADA

Hugo Ramiro Gomez Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

e

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia .de la �resenteInterpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en ta Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 409-IP-2015

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 14 de octubre de 2016

Proceso: 432-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2015-046943

Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial. Signo mixto BOGOTA BEER COMPANY

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán

VISTOS

El Oficio 1003-228, recibido el 27 de agosto de 2015, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 151, 155 literal d}, 157 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2015-046943; y

El auto de 1 O de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: BOGOTA BEER COMPANY S.A.S.

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I

Demandado:

2. Hechos Relevantes:

PERILLAPARDO S.A.S.

2.1. BOGOTA BEER COMPANY S.A.S. (en adelante BOGOTA BEER), fue constituida el 20 de noviembre de 2001. Su objeto social corresponde a: "La prestación de servicios de restaurante, cafetería, bar, hostería, panadería, heladería, confitería, y demás similares, complementarios o conexos".

2.2. BOGOTA BEER es titular en Colombia de la marca denominativa BOGOTA BEER COMPANY (Certificado 270612), para distinguir los siguientes servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: "Servicios de bar y restaurante".

2.3. En desarrollo de su objeto social, y a través de la marca denominativa BOGOTA SEER COMPANY, la mencionada sociedad presta los "servicios de bar y restaurante" en veintitrés (23) establecimientos comerciales en Bogotá o.e. y otras ciudades de la República de Colombia.

2.4. PERILLAPARDO S.A.S. (en adelante PERILLAPARDO), es propietaria del establecimiento comercial BLACK DOG (ubicado en la ciudad de Tunja de la República de Colombia), cuyo objeto social se circunscribe a: "expendio de comidas preparadas en cafeterfas" y "expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento". Dicho establecimiento fue matriculado sólo hasta el 30 de julio de 2014.

2.5. PERILLAPARDO viene ofertando sus establecimientos comerciales, entre ellos BLACK DOG, a través del nombre y enseña comercial BOGOTA BEER COMPANY; también promociona a través de su página de Facebook, la marca denominativa BOGOTA BEER COMPANY sin autorización o licencia alguna de BOGOT A BEER.

2.6. El 3 de febrero de 2015, BOGOTA BEER interpuso demanda por infracción a los derechos de propiedad industrial contra PERILLAPARDO, solicitando que se ordene el decreto y práctica de medidas cautelares previas.

2.7. El 27 de agosto de 2015, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia mediante Oficio 1003-228, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

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I

3. Argumentos de la demanda interpuesta por BOGOTA BEER:

3.1. Sostuvo que la sociedad demandada estaría infringiendo sus derechos exclusivos sobre la marca denominativa BOGOTA SEER COMPANY mediante las siguientes acciones:

3.1.1. Ofertando sus servicios a través del nombre y enseña comercial BOGOTA BEER COMPANY.

3.1.2. Promocionando a través de su página de Facebook, la marca denominativa BOGOTA SEER COMPANY sin autorización o licencia alguna de BOGOTA BEER.

3.2. Indicó que la sociedad demandada, al constituir el establecimiento comercial BLACK DOG en el año 2014, está lejos de ostentar un mejor derecho sobre la marca denominativa BOGOTA BEER COMPANY.

3.3. Manifestó que el derecho de exclusiva sobre la marca denominativa BOGOTA BEER COMPANY, le permite explotarla comercialmente en cualquier tipo de letra, tamaño, color, etc. Por Jo tanto, no es de recibo que el signo usado por la sociedad demandada empleara una fuente de letra distinta, ya que eventualmente ésta podría ser utilizada por la sociedad demandante.

3.4. Expresó que tampoco tendría cabida el hecho de que el signo infractor pudiera ser mixto por la particularidad de su grafía, en tanto que como bien lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a la hora de comparar signos mixtos con denominativos prevalece el elemento denominativo, debiéndose desconocer los elementos gráficos y además que los signos en conflicto identifican los mismos servicios.

4. Argumentos de la Contestación presentada por PERILLAPARDO:

4.1. Manifestó que no es cierto que haya utilizado el nombre y la enseña comercial BOGOTA BEER COMPANY en forma permanente o temporal. Por lo tanto, si bien el establecimiento comercial BLACK DOG fue constituido legalmente en el año 2014, éste opera desde el año 2008, siempre ofertando sus servicios y productos con la denominación BLACK DOG.

4.2. Argumentó que si bien en algún momento utilizó un afiche que empleaba la marca denominativa BOGOTA BEER COMPANY, al lado de este instaló un aviso de metal suministrado por la sociedad demandante, luego de que se le realizara el pedido de autorización a esta última para ser "establecimiento autorizado".

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I

4.3. Sostuvo que aún en el caso de que no se reconociera expresamente que sus establecimientos comerciales, entre ellos BLACK DOG, no estaban autorizados, la actuación de la demandante indujo a pensar todo lo contrario. Por lo tanto, no se le puede imputar la realización de actos contrarios a la mala fe.

4.4. Indicó que lamentablemente el afiche se cayó tiempo después, y por eso no se observa en las fotos que aporta la sociedad demandante.

4.5. Observó que dentro del objeto social de sus establecimientos de comercio está "la venta de bebidas alcohólicas, nacionales e importadas y artesanales". La sociedad demandante era consciente de dicha situación.

4.6. Arguyó que, de igual manera, su perfil de Facebook es indicativo de que es un distribuidor autorizado de la sociedad demandante. En consecuencia, al ser un distribuidor autorizado recibe material publicitario de la cerveza.

4.7. Agregó que si bien se ofrecen productos de la sociedad demandante en su establecimiento comercial, la publicidad con la que está decorado su interior es lo suficientemente explicita de la denominación BLACK DOG. Por lo tanto, no se configura el riesgo de confusión.

4.8. Expresó que tan pronto se le comunicó la solicitud de medidas cautelares por parte de la demandante, ésta procedió al retiro de cualquier publicidad que promocione la denominación BOGOTA BEER COMPANY; también se dejó de distribuir la cerveza que se identifica con dicha marca.

4.9. Advirtió que no se infringieron derechos de propiedad industrial de la demandante y, mucho menos, se demostró que la marca BOGOTA SEER COMPANY era notoria.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 151, 155 literal d), 157 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes, salvo el artículo 151, ya que no es directamente aplicable para resolver el caso particular1 .

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

( ... ) "Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier

tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

( ... ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera

productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación

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I

De oficio, se interpretará el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual regula los requisitos para presentar las solicitudes de Interpretación Prejudicial, debido a que en el presente asunto no se advirtieron.

El Órgano Consultante delimitó su solicitud de la siguiente manera:

"Sobre los artfculos 151, literal d) 155 y 238 de la Decisión 486 de 2000 afin de determinar si: a) ¿ Dentro de los derechos que se generan a partir del registro de la marca, se encuentran el de oponerse respecto a cualquier nombre o enseña comercial que pueda resultar idéntica o similarmente confundible a su marca?; b) ¿Cómo se realiza el estudio respecto de una posible infracción de derechos de marcas como consecuencia de la utilización de una enseña y/o nombre comercial que resulte confundible ogenere un riesgo de asociación?; e) ¿Qué elementos se requieren para determinar que un nombre comercial y/o enseña comercial está

(... )

con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

Articulo 157.• Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier aira indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con ros productos de la marcaregistrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información ar públicoy no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el orígen empresarial de tos productos oservicios respectivos.

( ... )

Articulo 238.• El titular de un derecho protegido en vlrtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares·.

( ... )". Decisión 500 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.· ( . . .)"Articulo 125.· Condiciones y requisitos para la formulación de la consulta La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener: a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante:b) La relación de las normas del ordenamiento jurldico de la Comunidad Andina cuya

interpretación se requiere;c) d)

e)

(. . . )".

La identificación de la causa que origine la solicitud;El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para lainterpretación; y,El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta".

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infringiendo derechos de marcas?; d) ¿El licenciatario de una marca, está legitimado para iniciar una acción por infracción de marca?

Sobre el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000 para que se pronuncie sobre: a) ¿ Qué limites se le imponen a los terceros que utilicen en el mercado una marca registrada para considerar que se trata de un uso no infractor?; b) ¿ Le es permitido al vendedor de unos productos identificados con la marca de un tercero, ubicar en la parte exterior de su establecimiento de comercio una enseña comercial que reproduzca la marca?".

C. CUESTION PREVIA

1. La interpretación prejudicial. Requisitos formales para su solicitud

1.1. En el ámbito de la cooperación armónica que debe existir entre las distintas autoridades judiciales para el cabal desempeño de sus funciones, previamente el Tribunal relacionará las pautas formales que deben observarse en la solicitud de interpretaciones prejudiciales para las futuras consultas que formule el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

1.2. De conformidad con el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los órganos Judiciales Nacionales, publicada en la Gaceta Oficial 694 de 3 de agosto de 2001, y que será anexada a la presente interpretación prejudicial, la consulta de interpretación prejudicial debe tener los siguientes requisitos:

1.2.1. Se puede presentar en cualquier momento antes de dictar sentencia. Es recomendable que se plantee cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio.

1.2.2. Debe contener:

1.2.1.1. El nombre o instancia del juez o tribunal nacional consultante.

1.2.1.2. Relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere. El juez consultante puede realizar preguntas en relación con los puntos dudosos u oscuros de las normas que se requiere interpretar. Esto con el fin de que la interpretación resulte efectivamente útil para el juez consultante.

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1.2.1.3. La identificación de la causa que origine la solicitud.

1.2.1.4. El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación. Es muy importante que sea lo más completo posible para que el Tribunal cuente con todos los elementos de juicio para emitir su pronunciamiento y orientarlo al caso concreto. En este sentido, es de suma importancia que se relaten los argumentos jurídicos esgrimidos por las partes y que tengan que ver con la aplicación de la normativa comunitaria.

1.2.1.5. El Jugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El derecho al uso exclusivo de la marca.2. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar un

signo idéntico o similar a una marca registrada. Comparación entresignos mixtos y denominativos, ambos con parte denominativacompuesta.

3. El uso de la marca a título informativo.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El derecho al uso exclusivo de la marca

1.1. El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:

"El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente".

1.2. Consagra esta disposición el principio "registra!", de acuerdo con el cual "el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro".

1.3. Se habla de derecho exclusivo, porque el registro de la marca le confiere a su titular la potestad de utilizarla o de explotarla comercialmente en relación con los productos o servicios que identifica, así como la facultad de impedir por regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De ahí que al titular de la marca se le reconozcan dos tipos de facultades:

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1.3.1. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

1.3.2. Negativa (ius prohibendi): esta facultad envuelve dos aspectos de acuerdo a si se está en el campo registra! o en el campo del mercado.

1.3.2.1. En el campo registral: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible o asociable a la suya.

1.3.2.2. En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento realicen determinados actos con su marca.

2. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usarun signo idéntico o similar a una marca registrada. Comparaciónentre signos mixtos y denominativos, ambos con partedenominativa compuesta

2.1. Como en el proceso interno se discute si PERILLAPARDO se encuentra usando sin autorización la marca denominativa BOGOTÁ BEER COMPANY bajo la figura del nombre y enseña comercial, se abordará este tema siguiendo los precedentes jurisprudenciales sobre la materia2

.

2.2. El Régimen Comunitario consagra la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, la cual se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a través de cuyo medio procesal se hace efectivo el ius prohibendi en el ámbito marcario y por lo tanto se investigan las conductas infractoras de estos derechos, que a su vez se encuentran contempladas en el articulo 155 ibídem.

2.3. En efecto, éste último determina las conductas infractoras en el ámbito del derecho de marcas, las cuales precisamente corresponden a aquellos actos que no pueden realizar los terceros sin el consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo interno, el Tribunal habrá de referirse a la misma prevista en el literal d) en los siguientes términos:

2

"Artículo 155

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: del 25 de febrero de 2016 dentro del Proceso 263-IP-2015; y la del 19 de mayo de 2016 en el Proceso 367-IP-2015.

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d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto decualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causarconfusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o serviciosidénticos se presumirá que existe riesgo de confusión".

( ... )".

2.4. Como puede apreciarse, la norma estructura como conducta infractora el que un tercero utilice en el comercio sin el consentimiento del titular de la respectiva marca, un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio identificado con la marca, bajo la condición de que tal uso pudiere generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

3

Elementos para calificar la conducta contenida en la norma que se analiza (Lit d) Art. 155 Decisión 486):

2.4.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. Se debe tener en cuenta lo siguiente:

2.4.1.1. La conducta se califica mediante el verbo u usar". Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

2.4.1.2. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

2.4.1.3. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marcavulnerada.

2.4.2. Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado3

.

Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado Jo siguiente:

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2.4.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto es necesario que los signos sean exactamente iguales, lo que implica, además, que amparen los mismos productos o servicios.

2.5. En relación con este tema el Órgano Consultante realizó las siguientes preguntas:

"Sobre los artículos 151, literal d), 155 y 238 de la Decisión 486 de 2000 a fin de determinar si:

¿Dentro de los derechos que se generan a partir del registro de la marca, se encuentran el de oponerse respecto a cualquier nombre o enseña comercial que pueda resultar idéntica o similarmenteconfundible a su marca?"

2.6. El artículo 238 de la Decisión 486 prevé que el titular de un derecho de propiedad industrial protegido en el régimen comunitario andino, puede entablar una acción contra cualquier persona que infrinja su derecho. Por otra parte, tal y como se estableció anteriormente, el articulo 155 de la mencionada Decisión permite que el titular de una marca impida el uso en el comercio de un signo idéntico o similar, cuando pudiese causar riesgo de confusión. Esto quiere decir, que la prerrogativa del artículo 155 se hace efectiva, procesalmente hablando, mediante la acción por infracción plasmada en el artículo 238.

2.7. Ahora bien, la infracción de una marca puede presentarse mediante el uso de un nombre comercial idéntico o similar si se cumplen los parámetros indicados precedentemente en el punto 3.4.

2.8.

"¿El licenciatario de una marca, está legitimado para iniciar una acción por infracción de marca?"

Mediante un contrato de licencia el titular de una marca le otorga a uno o más terceros la explotación de la misma (artículo 162 de la Decisión 486). Si bien el artículo 238 no incluye como sujeto activo al licenciatario, de conformidad con la naturaleza de la licencia se debe entender que como éste tiene un interés claro y evidente en combatir la infracción, también sería legitimado para iniciar la acción, siempre y cuando el contrato respectivo no lo prohiba expresamente.

"El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto liene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibllidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008).

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"¿ Cómo se realiza el estudio respecto de una posible infracción de derechos de marcas como consecuencia de la utilización de una enseña y/o nombre comercial que resulte confundible o genere riesgo de asociación?"

Teniendo en cuenta que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere con su primer uso en el mercado (sistema declarativo), se debe establecer el momento en que el nombre supuestamente infractor fue usado por primera vez. Este dato proporcionaría el primer paso para evaluar una posible infracción, ya que si se usó antes de la solicitud de registro de la marca no habría ningún tipo de infracción, pero si se usó posteriormente podrf a presentarse una infracción si existe riesgo de confusión y/o asociación en el marco de lo planteado en la presente providencia.

"¿Qué elementos se requieren para determinar que un nombre comercial y/o enseña comercial está infringiendo derechos de marcas?"

2.9. Además de lo ya mencionado, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o asociación, se deberá realizar la comparación entre los signos registrados como marcas y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los siguientes parámetros para la comparación de los signos mixtos y denominativos:

2.1 O. Deberá establecerse cuál es el elemento predominante del signo mixto, aplicando posteriormente las siguientes reglas4 de comparación:

4

2.10.1. Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.

2.10.2. Si el elemento denominativo es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber:

2.10.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014.

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2.10.2.2. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.5 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo

deport-e, deport-ivo, deport-istas

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición6

•

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

2.10.2.2.1. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

2.10.2.2.2. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

2.10.2.2.3. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

2.10.2.3. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej .. sol, o que poseuéndolos prescinde de ellos por un proces ode segmentación, p. ej.: terr. En enterráis. RAE:

1.

2.

3.

m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujerescontiene dos morfemas: mujer y - es m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s. -ero.m Gram. Unidad mlnima de significado. La terminación verbal mos contiene dosmorfemas: persona, primera y número, p lural

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2.10.2.4. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

2.10.2.5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.10.2.6. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.

2.10.3. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos confrontados es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 7:

2.10.3.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.

2.10.3.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

2.10.3.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

2.10.3.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

2.10.3.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En

Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015.

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consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

2.10.3.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

2.10.3.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.

2.10.3.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

2.10.3.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

3. El uso de la marca a título informativo

3.1. El Órgano Consultante realizó la siguiente pregunta:

"Sobre el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000 para que se pronuncie sobre

¿Qué limites se le imponen a los terceros que utilicen en el mercado una marca registrada para considerar que se trata de un uso no infractor?"

3.2. De conformidad con lo anterior, se abordará el asunto planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales pertinentesª.

3.3. La normativa comunitaria prevé una conducta de excepción para el uso de la marca, regulada en el articulo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como sigue:

3.4. El titular de una marca no puede oponerse al uso informativo de la misma, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones de manera concurrente9

:

6

9

Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 339-1 P-2015 de 18 de agosto de 2016. Sobre esto se puede se puede consultar la Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2005 dentro del proceso 200-IP-2014.

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3.4.1. Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.

3.4.2. Que no sea utilizada a título de marca. Las marcas ajenas no pueden ser utilizadas a título de marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría incurriendo en una infracción de derechos de propiedad industrial.

En relación con este tema el Órgano Consultante solicitó que el Tribunal aborde el siguiente asunto:

11 ¿Le es permitido al vendedor de unos productos identificados con la marca de un tercero, ubicar en la parte exterior de su establecimiento de comercio una enseña comercial que reproduzca la marca?"

Para lograr coherencia del sistema de protección de propiedad industrial regulado por la Decisión 486, debe extenderse fa mencionada condición a todos los signos distintivos. Esto quiere decir que para considerar que el uso de una marca encaje dentro de las previsiones del artículo 157 no debe ser usada a título de signo distintivo, esto es, nombre comercial, enseña comercial, lema comercial, entre otros10

.

Se deberá evaluar si el signo BOGOTA BEER COMPANY se utilizó a título de enseña comercial, es decir, para identificar un establecimiento mercantil, o si se hizo con el ánimo de identificación o información, tal como pasará a explicarse.

3.4.3. Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar un signo distintivo ajeno es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección.

3.4.4. Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de

Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 415-IP-2015 de 23 de junio de 2016.

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marcas quiere que el comercio de bienes y serv1c1os sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente.

3.5. Es importante resaltar que los elementos constitutivos (condiciones) previstos en la excepción regulada en el articulo 157, deben presentarse de forma concurrente, es decir, de manera simultánea 11•

3.6. De conformidad con lo expuesto en la presente providencia y con el fin de resolver el asunto concreto, se deberá establecer si PERILLAPARDO infringió los derechos sobre la marca denominativa BOGOTA BEER COMPANY, cuyo titular es BOGOTA BEER COMPANY S.A.S., o si se cumplieron los supuestos previsto en la excepción planteada en el artículo 157 de la Decisión 486, de conformidad con lo plasmado en la presente providencia.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2015-046943, la que deberá adoptarse al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

MAGISTRADA

.... -· rrn�"'"'...--, am6 raño ISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

11 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 415-IP-2015 de 23 de junio de 2016.

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De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 432-IP-2015

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