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Año XXXIII – Número 2835

Lima, 26 de octubre de 2016

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 284-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente interno del Consultante: 03722-2010-0-1801-JR-CA-07. Referencia: Patente de invención: PROCESO DE BIO-LIXIVIACIÓN EN ESTANQUES.... ........................................................................ 2

PROCESO 308-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 00005-2013-0-1801-JR-CA-02. Referencia: Signos MERKAT / MERCK ................................................................... 12

PROCESO 340-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 00580-2013-0-1801-JR-CA-01. Referencia: Recurso de apelación interpuesto en proceso seguido por Infracción de Derechos de Propiedad Intelectual sobre personajes de Disney Princess, ToyStory y WinnieThePooh.. ....................................................................... 40

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 26 de agosto de 2016

Proceso: 284-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

Expediente interno del Consultante: 03722-2010-0-1801-JR-CA-07

Referencia: Patente de invención: PROCESO DE BIO-LIXIVIACIÓN EN ESTANQUES

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 3722-2010-0/5taSECA-CSJU-PJ recibido el 11 de junio de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 03722-2010-0-1801-JR-CA-07; y,

El Auto de 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: BHP BILUTON S.A. LIMITED

Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LACOMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA

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PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DE PERÚ.

2. Hechos Relevantes

2.1. El 18 de julio de 2005, BHP BILLITON S.A. LIMITED (en adelante, BHP) presentó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) la solicitud de registro de la patente de invención1

, titulada "PROCESO DE 810 - LIXIVIACIÓN EN ESTANQUES".

2.2. El 6 de junio de 2006, se publicó en el Diario Oficial "El Peruano", el aviso correspondiente a la patente de invención solicitada, sin que se hayan presentado oposiciones.

2.3. El 10 de septiembre de 2008 se emitió el Informe Técnico VBZ 32-2008, en el cual señaló que las reivindicaciones 1 a 7 no cumplían con el requisito de claridad según lo establecido en el Articulo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2.4. El 18 de noviembre de 2008 BHP contestó el informe adjuntando un nuevo pliego de 5 reivindicaciones.

2.5. El 7 de abril de 2009, se emitió un nuevo Informe Técnico ACC 11-2009/A, concluyendo que las reivindicaciones 1 a 5 no cumplen con el requisito de claridad.

2.6. El 22 de abril de 2009, mediante Resolución 568-2009/DIN-INDECOPI, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente por considerar que las reivindicaciones de 1 al 5 no cumplían con el requisito de claridad establecido en el Artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2.7. El 22 de mayo de 2009 BHP presentó recurso de apelación en contra de la Resolución 000568-2009/DIN-INDECOPI de 22 de abril de 2009.

2.8. El 5 de marzo de 2010, mediante Resolución 548-2010/TPI-INDECOPI el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, confirmo la Resolución 568-2009/DIN- INDECOPI, por lo tanto denegó la solicitud de patente de invención denominada "PROCESO DE 810-LIXIVIACIÓN EN ESTANQUES".

2.9. El 31 de mayo de 2010, BHP presentó demanda contencioso administrativa solicitando la nulidad de la Resolución 548-2010/TPI­INDECOPI y Resolución 000568-2009/DIN-INDECOPI.

b ' Expediente 828-2005/0IN

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2.10. El 13 de julio del 2010, el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa.

2.11. El 14 de octubre de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado, mediante Resolución signada como Sentencia Catorce, declaró infundada la demanda presentada por BHP.

2.12.EI 27 de octubre de 2014, BHP presentó recurso de apelación en contra de la Sentencia Catorce.

2.13. Mediante Auto de 1 O de junio de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió suspender el proceso y remitir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la respectiva Interpretación Prejudicial.

3. Argumentos contenidos en la Demanda Contenciosa Administrativa

BHP en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

3.1. La Resolución 568-2009/DIN-INDECOPI que denegó la patente solicitada, se basó en el Informe Técnico ACC 11-2009/A, el mismo que nunca fue notificado. La autoridad sabiendo que el Informe Técnico 11-2009/A opinaba por la denegatoria de la patente solicitada, no permitió a BHP, ejercer su derecho de defensa con relación a dicho Informe y más bien emitió la Resolución 568-2009/DIN-INDECOPI que denegó la protección de la solicitud de patente.

3.2. La claridad no constituye un requisito de patentabilidad sino un deber o condición. La patente por si misma debe divulgar su invención de manera suficientemente clara así como lo menciona la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su Artículo 30.

3.3. De acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia, las reivindicaciones 1 a 5 son claras porque a partir de su divulgación una persona capacitada en la materia técnica puede ejecutar la invención sin mayor experimentación.

4. Argumentos de la contestación a la Demanda ContenciosaAdministrativa

El INDECOPI, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

4.1. En tal sentido, si bien el Artículo 45 de la Decisión 486 prevé la posibilidad de notificar al solicitante de la patente los informes técnicos, ello no constituye una exigencia sino una facultad discrecional conferida a la Autoridad en el caso que ésta lo estime necesario para los fines del

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examen de patentabilidad. De la propia norma se advierte que si de la respuesta a las observaciones del informe subsisten los impedimentos para la concesión, se denegará la solicitud de patente.

4.2. En el presente caso, el Informe Técnico ACC 11-2009/A al analizar la respuesta de la solicitante al Informe Técnico VBZ 32-2008 verificó que se mantenian las circunstancias que determinaron que se objeten las reivindicaciones por no cumplir con el requisito de claridad, concluyendo que se reiteraba la opinión vertida en el Informe Técnico VBZ 32-2008, respecto a las reivindicaciones 1 a 5 no cumplian con el requisito de claridad, razón por la cual la Primera Instancia no se encontraba obligada a notificar el Informe Técnico ACC 11-2009/A, no habiendo vulnerado ninguna norma del debido procedimiento ni recortado el derecho de defensa de la solicitante.

5. Sentencia de Primera Instancia

El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, declaró infundada la demanda interpuesta por BHP contra del lndecopi, al considerar que en aplicación de la regla contenida en la Interpretación Prejudicial 238-IP-2013, no correspondía la notificación del Informe Técnico ACC 11-2009/A a la parte recurrente pues dicho informe guardaría una similitud técnica con la conclusión arribada en el Informe Técnico VBZ 32-2008, sin que incluya nuevos o diversos elementos; determinando que con las pruebas actuadas al emitirse las Resolución 548-2010/TPI-INDECOPI que confirmó la Resolución 568-2009/DIN­INDECOPI no se afectó el debido procedimiento administrativo.

6. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación

BHP en su recurso de apelación manifiesta, en lo principal, lo siguiente:

6.1. El Tribunal del INDECOPI por Resolución 548-2009/TPI-INDECOPI, confirmó la Resolución 568-2009/DIN-INDECOPI, que se basó en el informe del examinador externo de patentes, Informe ACC 11-2009/A, que no fue notificado en forma oportuna.

6.2. El Tribunal del INDECOPI, violó las normas procedimentales y recortó el derecho de defensa de BHP, al no notificar en forma oportuna el Informe Técnico ACC 11-2009/A, impidiendo así que BHP, pueda pronunciarse sobre el mismo de ser necesario subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo.

6.3. El trámite de la solicitud de patente de invención se encuentra regulado por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esta norma establece claramente que cuando la Oficina Nacional competente encuentre que, de acuerdo al examen previo de patentabilidad, la

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invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para que su concesión, notificará tal hecho al solicitante para que en un plazo de 60 dias ejerza su derecho de defensa absolviendo los cuestionamientos o subsanando los impedimentos a que hubiera lugar.

7. Argumentos contenidos en el traslado del Recurso de Apelación

Después de la revisión del expediente no se ha encontrado la contestación al recurso de apelación

B. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2

.

De oficio se interpreta Articulo 30 y el primer párrafo del Artículo 46 de la Decisión 4863 por ser aplicables al caso concreto.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridady concisión.

2. Notificación de informes técnicos dentro del trámite de solicitud de patentede invención.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Las reivindicaciones y el análisis de patentabilldad. El requisito declaridad y concisión

2 "Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple conalguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta dlas contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dlas adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces confonne al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a fa notificación dentro del plazo senalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará fa patente·.

J "Articulo 30. - Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicactón será independiente cuando defina ta materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior Una re,vmdicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior Una reivindicaci(,n que se refiera a dos o más reívindicaciones anteriores se considerará una reiv1ndicaci6n dependiente múltip/eff.

"Articulo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de o,r,anismos cientfficos otecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir mfonnes de otras oficinas de propiedad industriar.

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1.1. El INDECOPI en sus Informes Técnicos VBZ 32-2008 y ACC 11-2009/A, estableció que las reivindicaciones no cumplen con el requisito de claridad conforme al Artículo 30 de la Decisión 486. Las reivindicaciones 1 y 3 son muy amplias, pues abarcan un número ilimitado de compuestos químicos que pueden ser utilizados, las reivindicaciones 6 y 7 son definidas mediante el resultado a alcanzar, sin embargo, esto dificulta el análisis debido a que dichos resultados pueden ser los problemas subyacentes y no la solución a dichos problemas.

1.2. lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de patentabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción puede estar compuesta por dibujos, ejemplos, estructuras quimicas, etc. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de realizar un examen de patentabilidad de manera integral y sistemática.

Debemos entender a las reivindicaciones como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente.

De esta manera las reivindicaciones contienen la tecnología a ser protegida por lo tanto '( .. .)deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ( ... ) Pero ( ... ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la especificamente reivindicada'. 4

Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que 'Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad flsica confieren una protección 'absoluta', es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización (. .. ) ', en cambio, '( ... ) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección 'relativa', ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto

4 ALVAREz. Alicia. "DERECHO DE PATENTES". Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. Pág. 99.

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obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de 'protección absoluta', sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente'. 5

1.3. La claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para poder entender e interpretar una reivindicación.

Se ha dicho que 'definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término'. 6

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.

En el caso de que no se observen nítidamente las características

técnicas o sean demasiado generales que no permita determinar su

alcance a través de la descripción y sus complementos (dibujos) no

estarian cumpliendo con el requisito de claridad.

En relación al tema el Manual para el Examen de Solicitudes de

Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los

Países de la Comunidad Andina, establece:

"Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51). Es fundamental que sean claras y concisas (Arl. 30), para que:

1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica conel fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y

2. Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan losderechos del titular de la patente.

El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individua/mente consideradas, asf como al conjunto de todas".

5 SALVADOR, Jovanl, Carmen. ºEL AMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE". Editorial Tiran! lo B/anch.Valencia, 2002. Págs. 133 y 134.

• Gula de Procedimientos y estrategias para la sollcitucl de patentes en biotecnologfa. Genoma, Espalla Patentes.Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L, 2004. Pág. 48.

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Como las reivindicaciones delimitan el alcance de la tecnología y definen la invención a proteger, estas deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. La oficina de patentes debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

2. Notificación de informes técnicos dentro del trámite de solicitud depatente de invención.

2.1. La demandante argumentó que "El trámite de la solicitud de patente de invención se encuentra regulado por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esta norma establece claramente que cuando la Oficina Nacional competente encuentra que, de acuerdo al examen previo de patentabilidad, la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión, notificará tal hecho al solicitante para que en un plazo de 60 días ejerza su derecho de defensa absolviendo los cuestionamientos o subsanando los impedimentos a que hubiera lugar".

2.2. Por lo tanto es necesario interpretar el Articulo 45 haciendo una referencia al Articulo 46 de la Decisión 486, en torno a la notificación de los Informes Técnicos que sirven de sustento de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento o denegación de las patentes de invención.

2.3. De conformidad con el Articulo 46 de la Decisión 486, la Oficina Nacional Competente puede -término de carácter facultativo- requerir informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención, de la misma manera podrán requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos cientificos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El Artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se soliciten informes en el marco del Artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es

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2.4.

2.5.

2.6.

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fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que solicite dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa".7

La notificación que se prevé en el Articulo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del articulo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí si es potestativo notificar al solicitante dos o más veces "si esto es necesario para el examen de patentabilidad" (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico en virtud del Articulo 45 de la Decisión Andina 486 para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva. A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o si se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. 8

Procesos 33-IP-2013, patente de invención: "COMPOSICIONES DE ACIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES" y 104-IP-2013, patente de invención: "COMPOSICIONES FARMACl:UTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA"..

Proceso 236-IP-2013, emitida de 21 de marzo de 2014. Patente: "FORMA CRISTALINA GAMMA DE CLORHIRA TO DE IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACl:UTICAS QUE LA CONTIENE".

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2.7. Tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la Autoridad Nacional Competente advierta que han sido solicitados con propósitos eminentemente dilatorios.

2.8. En consecuencia, la Corte consultante deberá analizar si en base a las reglas expuestas, la Oficina Nacional Competente actuó de forma adecuada, respecto a la notificación de los informes técnicos teniendo claro si se trata de la notificación a la que hace referencia le Artículo 45 o 46 de la Decisión 486.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 03722-2010-0-1801-JR-CA-07, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estb___ del Tribunal.

Cecilia Lu�lll�os MAGISTRADA

De acuerd� el Estatuto del Tribuna present nterpretación Prejudici el Presidente y el

Dr. -.

Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 26 de agosto de 2016

Proceso: 308-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú.

Expediente interno del Consultante: 00005-2013-0-1801-JR-CA-02

Referencia: Signos MERKAT / MERCK

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán

VISTOS

El Oficio 5-2013-0/StaSECA-CSJLI-PJ recibido el 24 de junio de 2015 mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a} y h}, 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 00005-2013-0-1801-JR-CA-02; y,

El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante:

Demandado:

MERCK KGaA.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

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Litisconsorte: INVERSIONES PACUCHA S.A.

2. Hechos Relevantes:

2.1. El 8 de septiembre de 2010, INVERSIONES PACUCHA S.A. solicitó el registro del signo mixto MERKA T con reivindicación de colores, para amparar los siguientes productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: ''productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelerla o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos);( ... )". (Expediente administrativo 431783-2010).

Merkat

2.2. El 19 de noviembre de 2010, la empresa MERCK KGaA, formuló

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1

J

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oposición sobre la base de los siguientes signos distintivos:

Marcas MERCK (Mixta)1 y MERCK SERONO (denominativas y mixtas)2 , registradas en Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú, para amparar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: "papel, cartón y artículos de estas materias, (incluidos en la clase 16); productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (incluidos en la clase 16); naipes; caracteres de imprenta; clichés".

,Merck Serono 1

,MerckSerono t

11

',MERCK 11

- Marcas denominativa3 y mixta4 MERCK para amparar productosde la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza:"Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; productos higiénicospara propósitos médicos; sustancias dietéticas adaptadas parauso médico, emplastos; materiales para vendaje; desinfectantes;productos medicinales (pertenecientes a esta clase)".

11 1 1MERCK 11

Bolivia: Certificado 88363-C; Colombia 285026; Ecuador 17548; y Perú: 77637. Colombia: 336172; Ecuador6416-07; Perú 124909, 13120 y 168018 Perú: 15644 Perú: 109585.

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2.3. El 14 de enero de 2011, INVERSIONES PACUCHA S.A. absolvió traslado a la oposición.

2.4. El 1 O de agosto de 2011, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 1911-2011/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro solicitado.

2.5. El 7 de septiembre de 2011, MERCK KGaA interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

2.6. El 26 de septiembre de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución 1781-2012/TPI-INDECOPI, resolvió recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.

2.7. El 3 de enero de 2013, MERCK KGaA presentó demanda de impugnación de resolución administrativa contra el anterior acto administrativo.

2.8. El 18 de julio de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número TRECE declaró infundada la demanda.

2.9. El 1 de agosto de 2014, MERCK KGaA presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

2.1 O. El 24 de junio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de Lima de la República del Perú, mediante Oficio 52013-0/StaSECA-CSJLI solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la Demanda presentados por MERCK KGaA:

3.1. Indicó que la marca MERCK es notoriamente conocida a nivel mundial y que en procesos judiciales de otros países se reconoció la notoriedad de la marca MERCK. Además, existen otras pruebas que respaldan dicha notoriedad. Por lo que los signos en conflicto son confundibles.

3.2. Manifestó que el signo solicitado causa dilución de la fuerza distintiva de la marca MERCK. Se presenta como una transcripción parcial de ésta.

4. Argumentos de la Contestación presentados por el INDECOPI:

4.1. Señaló que la parte demandante no demostró que su marca MERCK sea notoriamente conocida. Si bien presentó algunos documentos con dicha finalidad, resultaron insuficientes para tal efecto.

3

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4.2. Expresó que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista visual y fonético.

5. Del Litisconsorte INVERSIONES PACHUCA S.A.

5.1. Señaló que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos visual y fonético.

5.2. Indicó que la particula MERC es de uso común en las Clases 5 y 16.

5.3. Sostuvo que la demandante no acreditó la notoriedad de la marca MERCK.

6. Sentencia de primera instancia

6.1. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número trece de 18 de julio de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando que:

"( ... ) Que, considerando la interrelación de los productos que distinguen las marcas en cotejo, la comparación de los signos y el grado de atención del consumidor de productos de la Clase 16 de la nomenclatura oficial, se desprende inequfvocamente que a pesar de la relación de identidad existente entre los productos distinguidos por las marcas en cotejo, la presencia de diferencias gráficas, figurativas y fonéticas entre los signos confrontados hacen posible la coexistencia de las marcas en cuestión sin generar ningún riesgo de confusión; por lo tanto; la marca MERKA T otorgada a inversiones Pachucha S.A. C. para distinguir productos de Clase 16 no se encuentra inmersa en la causal de prohibición de registro establecida en el inciso a) del artículo 136 de la desicion486. Que en relación al argumento de la demanda consistente en que MERKA T constituye una transcripción parcial de la marca MERCK, ya que reproduce la mayor parte de sus estructura; cabe señalar que si bien las denominaciones que conforman las marcas en cotejo presentan cierta semejanza por cuanto comparten las 3 primeras letras (MER), ello no determina la impresión de conjunto, conforme se ha desarrollado en los considerandos precedentes; por consiguiente, se desestima el argumento en comentario ( .. .) la resolución cumple con los requisitos de validez de los actos administrativos, al observar la competencia, dado que fue emitida por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, cuantia,, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado: habiendo expresado su respectivo objeto y contenido dentro del ordenamiento jurídico, en atención a la finalidad del interés público y además se encuentra motivada en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico; en tal sentido, la demanda es infundada en todos sus extremos ( ... ) este Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado,

4

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6

administrando justicia en nombre de la nación FALLA: declarando INFUNDADA la demanda".

7. Recurso de apelación interpuesto por MERCK KGaA:

7 .1. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

5

La Corte Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a) y h), 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes y se contestarán las preguntas planteadas5

:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. •

Artículo 136

·No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectaraindebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios. o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión ode asociación;( ... )

h) constítuyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total oparcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando suuso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero ocon sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o ladilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

( . . . )Articulo 224

"Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. ( .. . ) Articulo 228 ·Para determinar la noton'edad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros,los siguientes factores:a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de

cualquier Pals Miembro;b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de

cualquier Pals Miembro;c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de

cualquier Pals Miembro. incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de laactividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover elestablecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signocuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembroen el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;g) el valor contable del signo como activo empresarial;h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia

del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamientopor el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo

distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.Articulo 229

"No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero;

s

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1 , 1

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'1Conforme a los agravios expuestos en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la misma deberá pronunciarse sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo debe interpretarse el artículo 136 literal a), en lo referidoa:

1.1. ¿Qué criterio emplear para el análisis del riesgo de confusión cuando los signos distintivos materia de cotejo comparten un lexema o base (raíz) léxica?

1.2. ¿Se puede hablar de lexema o raíz en un signo distintivo cuyo aspecto denominativo constituye una palabra arbitraria o de fantasía?

1.3. ¿Qué criterios debe analizarse para determinar si se configura la transcripción parcial de la marca solicitada respecto de una marca previamente registrada?

2. ¿Cómo debe interpretarse el artículo 136 literal h) de la Decisión486? En lo relativo a:

2.1. Si se puede dar el fenómeno de dilución de marcas en un signo distintivo que goza de reconocimiento a nivel internacional pero que no cuenta con el reconocimiento de la marca notoriamente conocida en los paises miembros de la Comunidad Andina.

3. ¿Cómo debe interpretarse el artículo 224 de la Decisión 486, enlo relativo a:

3.1. Como valorar el prestigio y/o reconocimiento internacional que pudiera ostentar la marca registrada en países no miembros de la Comunidad Andina a efectos de la acreditación de la condición de la marca notoria.

3.2. Criterio aplicable en el caso en el que una resolución se reconoce la condición de notoriedad de una marca dentro de un país miembro de la Comunidad Andina es comunicada a la autoridad judicial durante la tramitación de la segunda instancia jurisdiccional.

4. ¿Cómo debe interpretarse los artículos 228 y 229 de la Decisión486, en lo relativo a:

4.1. Si una marca registrada que tiene inscrito en los países de la Comunidad Andina y en países no miembros de la Comunidad, certificados de registro de marca y/o renovaciones de marcas de los productos de la clase que desea proteger puede invocar dichos registros como signo de notoriedad.

4.2. Si el hecho que una marca registrada sea incluida en un Vademécum de un país miembro de la Comunidad Andina, puede ser interpretado como que la referida marca es ampliamente difundida en el ámbito del ramo de su competencia, y en consecuencia puede ser calificado como marca notoriamente conocida".

b)

c) (... )".

no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pafs Miembro; o,

no sea notoriamente conocido en el extranjero."

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L

I

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo deconfusión. Riesgo de asociación. Las reglas para el cotejo de lossignos distintivos.

2. Comparación entre signos mixtos. La reivindicación de colores.3. Comparación entre signos denominativos y mixtos.4. La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su

notoriedad. La marca notoria extracomunitaria.5. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partí cu las de uso

común.6. La conexión competitiva (Clases 16/5).

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo deconfusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejode signos distintivos.

1.1. Como en el proceso interno se discute si signo mixto MERKA T es confundible con marcas denominativas y mixtas MERCK y MERCK SENORO, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina6, del siguiente tenor literal:

"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación; ( ... )".

1.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcaría, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

6 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013; y 114-IP-2013 del 29 de agosto de 2013.

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1.3. De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico7 o semejante8 a una marca anteriormente registrada o ya enproceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejar! a la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

1.4. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.6. Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

7

8

1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.6.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

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b

t

1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

1.7. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos MERKAT (mixto) y MERCK y MERCK SERONO (denominativos y mixtos) y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.

1.8. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas generales para el cotejo entre signos distintivos9

:

9

1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

Como quiera que el caso particular se refiere tanto a la comparación entre signos mixtos y denominativos, como al cotejo entre signos mixtos, se deben aplicar las reglas específicas determinadas en los acápites 2 y 3 de la presente providencia.

1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.

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consumidor medio se le presume normalmente informado y

razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

2. Comparación entre signos mixtos. La reivindicación de colores

2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre signos mixtos, es necesario compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.

2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.3. En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas10 para el cotejo entre los mismos:

10

2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión.

2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

- El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita enla mente de quien la observa.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014.

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I

Además de lo anterior y de conformidad con las particularidades del presente caso, se deberá además considerar que el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico. Por tal razón, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, lo que podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 11•

2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber:

2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Además, se debe tener en cuenta la existencia de palabras o particulas de uso común, genéricas o descriptivas, ya que estas deben ser excluidas del cotejo. Para el caso concreto se debe tener establecer si la particula MERC es de uso común, de conformidad con lo expresado en el acápite 5 de la presente providencia.

2.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.

2.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.3.3.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.

2.4. La Corte Consultante realizó las siguientes preguntas en relación con la parte denominativa de los signos en conflicto:

11 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 de 27 de octubre de 2015.

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b

Cómo debe interpretarse el artículo 136 literal a), en lo referido a:

2.4.1. ¿Qué criterio emplear para el análisis del riesgo de confusión cuando los signos distintivos materia de cotejo comparten un lexema o base (raíz) léxica?

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 12 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport­ólogo

deport-e, deport-ivo, deport-istas

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición13

.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente en el marco de las reglas citadas en el punto 2.3.3. de la presente providencia:

2.4.1.1. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

2.4.1.2. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

2.4.1.3. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podrla generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

2.4.2. ¿Se puede hablar de lexema o raíz en un signo distintivo cuyo aspecto denominativo constituye una palabra arbitraria o de fantasía?

RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales: p.ej .. sol, o que poseuéndolos prescinde de ellos por un proces ode segmentación, p. ej.: terr. En enterráis. RAE: 1.

2.

3.

m. Gram. Unidad mlnima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s. -ero.m Gram. Unidad mlnima de significado. La terminación verbal mos contiene dosmorfemas: persona, primera y número, plural

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Sí se puede hablar de un lexema en los signos de fantasía, por cuanto son expresiones que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

En este orden de ideas, un signo de fantasía puede estar compuesto por un lexema.

2.4.3. ¿Qué criterios debe analizarse para determinar si se configura la transcripción parcial de la marca solicitada respecto de una marca previamente registrada?

Sólo se puede hablar de transcripción de una marca cuando se reproduce su elemento relevante. Para determinar el elemento relevante, se debe tener en cuenta lo siguiente:

2.4.3.1. Signos simples: se debe analizar si comparten un lexema, ya que como se dijo, por lo general este elemento es el que más impacta en la mente de un consumidor.

2.4.3.2. Signos compuestos: Se deben aplicar las reglas que a continuación se determinarán al analizar la parte compuesta de los signos mixtos en conflicto.

2.5. En el presente asunto, como el elemento denominativo de algunos de los opositores es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 14

:

14

2.5.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.

2.5.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

2.5.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015.

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¡

2.5.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en elconjunto.

2.5.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

2.5.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

2.5.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.

2.5.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

2.5.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

2.6. De acuerdo cona las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto MERKAT / MERCK y MERCK SERONO para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, además de tener en cuentas las pautas de interpretación sobre los elementos especificas que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desperenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia.

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

3.1. Como la controversia también informa sobre la supuesta confusión de un signo mixto con otros denominativos, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos.

3.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color,

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diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor. de acuerdo con las particularidades de cada caso.

3.3. En consecuencia, cuando se haya determinado cuál es el elemento caracterlstico y predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas15 para el cotejo entre los mismos:

3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión.

3.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo

deberá realizarse de conformidad con las reglas establecidas

en el acápite precedente.

3.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, al resolver el recurso de apelación, deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos MERKAT (mixto)/ MERCK (denominativo) y MERCK SENORO (denominativo).

4. La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de sunotoriedad. La marca notoria extracomunitaria

4.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca MERCK es notoriamente conocida a nivel mundial, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia 18•

Definición

4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.

4.3.

15

18

En efecto, el artículo 224 determina el entendimiento que debe dársela al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:

"Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido".

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-lP-2014. Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-IP-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-IP­io11. Sobre la marca notoria en palses extracomunitarios se puede ver la Interpretación Prejudicial 29-IP-2013 de 25 de abril de 2013.

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4.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características:

4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.

El artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber:

4.4.1.1. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique.

4.4.1.2. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique.

4.4.1.3. Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

4.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.

4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo.

4.5. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo, de la siguiente manera:

4.5.1. En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido.

4.5.2. En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (artículo 224 de la Decisión 486).

4.5.3. En relación con el principio registral: La protección del signo notorio rompe el principio registra!. Ello implica que no se

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negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (articulo 229, literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

4.5.4. En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro (artículo 229, literal b) de la Decisión 486). Esto quiere decir que un nombre comercial notorio en cualquiera de los paises miembros debe protegerse en los demás, aunque no se encuentre en uso.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar cumplimiento a lo indicado en el articulo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado.

4.6. La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 48617

• Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente:

17

4.6.1. En relación con el riesgo de confusión; el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos determinadas en el acápite 4 de la presente providencia.

Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marceto. "LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Revista Foro No. 6, ti semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bollvar, Quito, Ecuador.

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I

4.6.2. En relación con el riesgo de asociac1on: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signonotoriamente conocido, tienen una relación o vinculacióneconómica.

4.6.3. En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 18

4.6.4. En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido. Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido 19.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

4.7. Resulta pertinente mencionar que hasta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistabilidad contenida en el literal h) del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

4.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

18

19

Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA". Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. lbldem. Pág. 247.

18

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4.9. El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber:

"a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización,dentro o fuera de cualquier Pais Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción,dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo lapublicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otroseventos de las productos o servicios, del establecimiento o de laactividad a /os que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o parapromover el establecimiento, actividad, productos o servicios a

los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en loque respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el planointernacional como en el del Pais Miembro en el que se pretendela protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obteneruna franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación,compras o almacenamiento por el titular del signo en el PalsMiembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud deregistro del signo distintivo en el Pais Miembro o en elextranjero'."

4.1 O. En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna.

6 4.11. Sobre este asunto, la Corte Consultante realizó las siguientes preguntas:

¿Cómo deben interpretarse los artículos 228 y 229 de la Decisión 486, en lo relativo a:

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I

Si una marca registrada que tiene inscritos en los Países de la Comunidad Andina y en países no Miembros de la Comunidad, certificados de registro de marca y/o renovaciones marcarlas de los productos de la clase que desea proteger puede invocar dichos registros como signo de notoriedad.

La notoriedad es un hecho que debe ser probado. Los registros de una marca no prueban el conocimiento que tiene el sector pertinente sobre dicha marca.

Si el hecho que una marca registrada sea incluida en un Vademécum de un país miembro de la Comunidad Andina, puede ser interpretado como que la referida marca es ampliamente difundida en el ámbito del ramo de su competencia, y en consecuencia puede ser calificado como marca notoriamente conocida.

El valor probatorio que se le otorgue a las pruebas presentadas dentro del proceso con la finalidad de demostrar la notoriedad de un signo distintivo, no le corresponde establecerlo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tanto los medios de prueba permitidos, como la valoración de los mismos (sana critica, tarifa legal etc.), le corresponde deteminarlos a la Autoridad competente de conformidad con su derecho interno.

Reconocimiento de la notoriedad. Certificado o resolución de reconocimiento

4.12. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que sedeben esgrimir todos los medios de prueba pertinentes para demostrarel carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir, que la notoriedadreconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida paradicho caso particular. 2º

4.13. La Corte Consultante realizó una pregunta en relación con el presente asunto:

20

¿Cómo debe interpretarse el articulo 224 de la Decisión 486, en lo relativo a:

Criterio aplicable en el caso en el que una resolución que reconoce la condición de notoriedad de una marca dentro de un país miembro de la Comunidad Andina es comunicada a la

Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016.

20

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f

autoridad judicial durante la tramitación de la segunda instancia jurisdiccional.

4.14. La resoludón de una autoridad de otro país miembro mediante la cual se reconoce la notoriedad, de conformidad con lo manifestado líneas arriba, podría tomarse como un elemento más y no determinante para probar dicho estatus, lo que quiere decir que necesariamente deberá acompañarse con otros medios de prueba pertinentes y admitidos por la normativa procesal nacional.

4.15. Ahora bien, la incorporación de pruebas en la segunda instancia judicial es una cuestión que debe ser regulada por la normativa procesal nacional, de conformidad con el principio de complemento indispensable. En consecuencia, depende de dicho marco normativo si es factible tomar como pruebas un reconocimiento de notoriedad como el planteado en la pregunta.

4.16. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, con el fin de resolver el recurso de apelación se deberá determinar si las marcas MERCK y MERCK SERONO eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo mixto MERKAT, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configure alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.

La marca notoria en países extracomunitarios

4.17. De una lectura armónica de los artículos 224 y 136 literal h), se desprenden las siguientes consecuencias:

4.17 .1. En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de marca también en cualquiera de los Paf ses Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario.

4.17.2. No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.

4.18. No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial:

4.18.1. La competencia desleal de conformidad con lo previsto en el articulo 225 de la Decisión 486, que establece:

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"Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del Pals Miembro."

El articulo 137 de la Decisión 486 prevé la nulidad del registro de marca cuando fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. En relación con las marcas notorias extracomunitarias, los actos de competencia desleal podrían darse, entre otras, bajo las siguientes modalidadades: (i) de competencia desleal por confusión; y (ii) competencia desleal por aprovechamiento injusto de la reputación ajena.

Para calificar lo anterior, se debe partir de Indicios razonables21

que hagan pensar que la solicitud de registro se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el acto de confusión o aprovechamiento injusto de la reputación ajena.

4.18.2. La nulidad de un registro de marca de mala fe, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del articulo 172.

4.19. La Corte Consultante sobre este asunto realizó las siguientes preguntas:

¿Cómo debe interpretarse el artículo 136 literal h) de la Decisión 486?, en lo referido a:

Se puede dar el fenómeno de la dilución marcaria en un signo distintivo que goza de reconocimiento a nivel internacional pero que no cuenta con el reconocimiento de marca notoriamente conocida en los Países Miembros de la Comunidad Andina.

4.20. Como se manifestó línea arriba, mediante el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 no se puede proteger la marca notoriamente conocida en países extracomunitarios. Esto quiere decir que el análisis de los riesgos (confusión, asociación, dilución y uso parasitario), sólo puede realizarse para la salvaguarda de marcas que se reputen notorias en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina. Esto sin perjuicio, como se dijo anteriormente, de que la marca notoriamente conocida en países extracomunitarios pudiera protegerse mediente las causales contempladas en los artículos 137 y segundo párrafo del 172 de la mencionada Decisión.

21

¿Cómo debe interpretarse el artículo 224 de la Decisión 486, en lo relativo a:

Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual. por vla de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

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¡

Cómo valorar el prestigio y/o reconocimiento internacional que pudiera ostentar la marca registrada en países no miembros de la Comunidad Andina a efectos de la acreditación de la condición de marca notoria.

4.21. Una marca notoria en cualquier de los Países Miembros de la Comunidad Andina, aunque no esté registrada en ninguno de dichos países, es protegible de conformidad con lo que se manifestó en el punto 4.5.3. de la presente providencia.

4.22. Ahora bien, en concordancia con lo ya manifestado, una marca que no sea notoria en cualquiera de los países miembros no es protegible bajo el esquema del articulo 136 literal h); únicamente se podrla salvaguadar si encaja en las previsiones de los artículos 137 y segundo párrafo del articulo 172.

4.23. En este orden ideas, el prestigio y el reconocimiento internacional de un signo se puede probar de conformidad con cualquiera de los medios de prueba regulados por la normativa nacional sobre la materia, y sobre la base del sistema de valoración probatoria que adopte el sistema procesal inerno (sana crítica, tarifa legal, etc).

5. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículasde uso común

5.1. Como se argumentó en el proceso interno que la partícula MERC es de uso común en las Clases 5 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal abordará este tema siguiendo su linea jurisprudencia! al respecto22 y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.

5.2. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

5.3. De ahí que el literal g) del articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohiba el registro de signos de uso común en los siguientes términos:

22

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

(. . .)

Entre otras, en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-IP-2006; Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-lp-2010, Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-IP-2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015.

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g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en unadesignación común o usual del producto o servicio de que setrate en el lenguaje corriente o en la usanza del país".

5.4. La nonna trascrita prohibe el registro de signos confonnados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, esta prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los elementos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a representar una designación común.

5.5. Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca. En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partlculas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.

5.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.

5. 7. Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos deuso común en una clase determinada pueden no ser asf en otra. Por vfa de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es de tener en cuenta que hay productos y servicios con estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podrla establecer si el estatus de uso común en una clase, afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con Intima conexión competitiva la infonnación comercial se cruza, lo cual hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.

5.8. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación y con el fin de resolver el recurso de apelación, se deberá detenninar si la partícula MERC es de uso común en las Clases 5 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y seguidamente realizar la comparación excluyendo los elementos de uso común que hubiere llegado a detenninar, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado

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de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 5.19.

6. La conexión competitiva (Clases 5 / 16)

6.1. Como el signo solicitado ampara productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y algunos de los opositores amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema propuesto.

6.2. De no probarse la notoriedad de las marcas MERCK, se deberá proceder a analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales ha tratado el tema23

, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican.

6.3. En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos24

•

6.4. Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

6.5. Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del artículo 151 de la Decisión 48625).

23

24

25

Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003; Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-IP-2014. El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza. El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el articulo 139 literal f), se lepide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios.Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 deoctubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-IP-2005.Articulo 151"( ... )

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6.6. Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes:

6.6.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -( que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción.

6.6.2. Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios. En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación.

6.6.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva seria mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva seria menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto.

6.6.4. Mismo género de los productos. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayorincidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las mediasde deporte y medias de vestir.

6.6.5. El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni fa disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente:

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6.7.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que losconsumidores juzguen que los productos deben utilizarse enconjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, oque uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podrla decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro26

•

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva27

•

En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA. MICROECONOMIA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en ténninos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en ténninos relativos". Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.qoogle.com.ec/books?id=ld8168bW3eoC&pq=PA247&dq=microeconomia +efecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXc06AEIJTAC#v=onepage&q=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de2016).

Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

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En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 00005-2013-0-1801-JR­CA-02, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

,t;J Cecilia L.: sa Ayllón Quinteros

MAGIST!...::R�.,.,..._

Hernán M

'

Hugo R iro Gómez Ap c M ISTRADO

De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente lnterpretac· · Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 18 de agosto de 2016

Proceso: 340-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

Expediente interno del Consultante: 00580-2013-0-1801-JR-CA-01

Referencia: Recurso de apelación interpuesto en proceso seguido por Infracción de Derechos de Propiedad Intelectual sobre personajes de Disney Princess, Toy Story y Winnie The Pooh.

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 580-2013-0/StaSECA-CSJLI-PJ, recibido el 9 de julio de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 3 y 13 literal d) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 00580-2013-0-1801-JR-CA-01; y,

El Auto del 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante:

Demandados:

Maria Mamani Nina

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y

Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante,

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INDECOPI) de la República del Perú y DISNEY ENTERPRISES INC.

2. Hechos Relevantes

2.1. El 29 de abril de 2011, DISNEY ENTERPRISES INC. (en adelante, DISNEY) presentó ante la Comisión de Derecho de Autor de la Dirección de Derecho de Autor del JNDECOPI una denuncia contra Maria Mamani Nina por infracción de derechos de propiedad intelectual en relación a los personajes de Disney Princess, Toy Story y Winnie The Pooh, que son propiedad de la denunciante, alegando que la denunciada importó al Perú productos infractores de tales personajes.

2.2. El 12 de agosto de 2011, Maria Mamani Nina formuló sus descargos contra la denuncia presentada por DISNEY ENTERPRISES INC.

2.3. El 17 de noviembre de 2011, mediante Resolución 552-2011/CDA­INDECOPI, la Comisión de Derecho de Autor de la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI, en lo principal, resolvió:

2.3.1. Declarar infundada en parte la denuncia interpuesta en relación con los personajes WINNIE THE POOH y DISNEY PRINCESS.

2.3.2. Declarar fundada en parte la denuncia interpuesta en relación con los personajes de TOY STORY, en consecuencia, aplicar la multa correspondiente.

2.4. El 7 de diciembre de 2011, María Mamani Nina interpuso recurso de apelación contra la Resolución 552-2011/CDA-INDECOPI.

2.5. El 11 de octubre de 2012, mediante Resolución 1873-2012/TPI­INDECOPI la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, declaró fundada la denuncia interpuesta por DISNEY ENTERPRJSES INC. por infracción al derecho de importación y le impuso una multa, modificando el monto inicialmente impuesto a 10 UIT's.

2.6. El 22 de enero del 2013, María Mamani Nina demandó en vía contenciosa administrativa la nulidad de las Resoluciones 552-2011/CDA-INDECOPI y 1873-2012/TPI-INDECOPI.

2.7. El 24 de junio de 2013, el INDECOPI contestó la demanda argumentando la validez del acto impugnado.

2.8. El 1 O de noviembre de 2014, mediante Sentencia signada como Resolución Nueve, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró infundada la demanda de nulidad interpuesta.

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2.9. El 19 de noviembre de 2014, María Mamani Nina interpuso recurso de apelación de la antes aludida sentencia.

2.1 O. El 8 de junio de 2015, mediante auto dictado por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la presente interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demandante María Mamani Nina

María Mamani Nina, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, losiguiente:

3.1. Los juguetes o personajes, no tienen la categoria de obra, por cuanto obra es toda creación intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. Los muñecos o juguetes de "Toy Story", "Disney Princess" y "Winnie The Pooh" vienen a ser copia materializada de personajes de una obra cinematográfica, y su protección no está literalmente tipificada. Tampoco son obras audiovisuales, ya que no son imágenes en movimiento, ni películas de celuloide, ni videogramas, ni representaciones digitales, ni extracto de una obra cinematográfica. Tampoco son obras plásticas, por cuanto no apela al sentido estético de la persona que las contempla; no son ni pintura, ni bocetos, ni dibujos, ni grabados, ni litografias.

3.2. Los personajes de "Disney Princess", "Toy Story" y "Winnie The Pooh" no contienen la impronta de personalidad del autor, por haberse copiado integramente no solo el argumento de las historias de la serie Digimon, y Princess Lover, personajes de propiedad de PLAY STATION, sino además la forma, características esenciales y colores de sus figuras y personajes.

3.3. El Tribunal del INDECOPI y la Comisión de Derechos de Autor no se han pronunciado respecto a que en el Perú no existe norma legal alguna que mencione claramente que incurre en infracción quien realiza algún acto sin la autorización previa y escrita del autor o titular de los derechos, o de sus representantes o apoderados, precisamente no se ha redactado así, por cuanto la norma no permite que las licencias o autorizaciones puedan ser otorgados por los apoderados o representantes legales del verdadero autor.

3.4. La Comisión de Derechos de Autor incurrió en la causal de Nulidad al haber inaplicado el precedente de Observancia Obligatoria establecida en la Resolución 286-1998-TPI-INDECOPI del 23 de marzo de 1998 emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, que zanjó todo lo relacionado al concepto de "requisitos de originalidad" a lo que se refiere el articulo 3 de la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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3.5. El Artículo 13 de la Decisión 351 de la Comunidad Andina manifiesta que solo el autor o, en su defecto, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos las imágenes; e) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler, etc. La referida norma no autoriza a los representantes locales a autorizar tales reproducciones. Siendo ello, asi, se llega a la conclusión que las resoluciones del INDECOPI impugnadas carecen de una correcta motivación ya que se limitan a decir "que la denuncia debió contar con la autorización de los autores", sin analizar lo imposible que eso resulta en la República del Perú.

4. Argumentos del demandado, INDECOPI

El INDECOPI en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, lo siguiente:

4.1. Se debe precisar que los personajes de dibujos animados y cómics constituyen obras, y por ello gozan de la protección que confiere el derecho de autor a las mismas.

4.2. No se puede efectuar la importación de copias sin la autorización del titular del derecho, ello independientemente del soporte en el que se plasmen las copias, por lo que incluye juguetes, muñecos u objetos de recreación, que contengan una obra sin autorización de su titular. Por ello, el hecho que la obra se encuentra materializada en juguetes de ninguna forma vulnera el principio de legalidad, toda vez que la norma contempla infracción estableciéndose que la obra se puede materializar por cualquier medio.

4.3. La demandante reconoce que ella no es autor, ni titular de algún derecho de autor sobre las obras reproducidas, ni licenciataria de los legítimos titulares, por lo que tácitamente reconoce que se efectuó la infracción a los derechos de autor.

4.4. Disney es el titular de los derechos patrimoniales sobre la obra "TOY STORY", y la demandante no ha acreditado contar con una autorización de esa empresa para la importación de productos con los personajes "TOY STORY". Por lo que correspondería sancionar a la demandante por una importación ilícita.

5. Sentencia de Primera Instancia

El Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró infundada la demanda al concluir que DISNEY ENTERPRISES INC. es la persona jurídica que tiene la atribución de los derechos patrimoniales sobre la obra, por lo que dicha empresa es quien debía autorizar la

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importación de los productos. Sin embargo, ello no ha sucedido, pues la demandante no pudo acreditar ser la autora de los personajes reproducidos, mucho menos acreditó ser licenciataria de la titular o tener algún derecho patrimonial sobre la obra TOY STORY. En este sentido, encontrando una suficiente motivación en las resoluciones administrativas cuestionadas, no se advierte la infracción a la debida motivación alegada por la demandante.

6. Argumentos del Recursos de Apelación

Maria Mamani Nina, dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifestó:

6.1. Los juguetes o personajes materia del proceso, no tienen la categoría de obra, por cuanto obra es toda creación intelectual, personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. Los muñecos o juguetes de "TOY STORY", "DISNEY PRINCESS" y "WINNIE THE POOH", son copias materializadas de personajes de una obra cinematográfica, y su protección no está literalmente tipificada en la mencionada norma. Está característica no ha sido considerada por el juez al momento de sentenciar, por lo que la Sala Superior deberá pronunciarse al respecto.

6.2. El juez incurrió en una interpretación errónea sobre los derechos de autor al pretender que los juguetes son dibujos (incluso señaló la palabra dibujos). Los juguetes no son dibujos y cualquier pretensión de similitud entre ambos conceptos debe ser descartada de plano.

6.3. El juez mantiene que la obra de "TOY STORY" ostenta rasgos (sólo rasgos) originales diferentes a los personajes de Princess Lover y Digimon y que ellos no son burda copia de los mismos.

6.4. No se ha considerado que el Perú no existe norma legal alguna que mencione claramente que incurre en infracción quien realiza algún acto sin la autorización previa y escrita del autor o titular de los derechos, o de sus representantes o apoderados; precisamente no se ha redactado así, por cuanto la norma no permite que las licencias o autorizaciones puedan ser otorgados por los apoderados o representantes legales del verdadero autor.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 3 y 13 literal d) de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal realizará la interpretación prejudicial del Artf culo 3 (únicamente en relación con aquellos conceptos que se consideren pertinentes en particular el de obra) y el 13 Literal d) de la Decisión 351 del Acuerdo de

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Cartagena 1, porque su análisis contribuirá a la resolución del recurso interpuesto en el proceso interno.

Adicionalmente, de manera expresa la Sala consultante ha pedido que este Tribunal se pronuncie respecto de:

El análisis del requisito de originalidad que deben cumplir las obras, según lo dispuesto en el Artículo 3º de la Decisión 351.

Los alcances del derecho de importación del autor, previsto en el Articulo 13º de la Decisión 351.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Las obras artísticas tridimensionales. El requisito de originalidad.

2. El derecho patrimonial de importación.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Las obras artísticas tridimensionales. El requisito de originalidad.

1.1. En el proceso interno DISNEY ENTERPRISES INC. denunció a Maria Mamani Nina por la supuesta infracción a sus derechos de propiedad intelectual en relación con los personajes de Disney Princess, Toy Story y Winnie The Pooh, alegando que la denunciada habría importado al Perú productos infractores de tales personajes, denuncia que fue declarada

"Articulo 3 (Decisión 351 de ta Comisión del Acuerdo de Cartagena).-A los efectos de esta Decisión se entiende

por.

• Autor. Persona fisica que realiza ta creación intelectual.( . .. )

• Autoridad Nacional Competente: Órgano designado al efecto, por ta legislación nacional sobre ta materia.• Copia o ejemplar: Soporle material que contiene la obra, como resultada de un acto de reproducción.• Derechohabiente: Persona natural o jurldica a quien por cualquier lftulo se transmiten derechas reconocidos en la

presente Decisión. • Distribución et público: Puesta a disposición del público del original o copias de ta obra mediante su venta,

alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.( ... )

• Obra: Toda creación intelectual original de naturaleza artística, cientffica o literaria, susceptible de ser divulgada oreproducida en cualquier forma.( ... )

• Obra Plástica o de belfas artes: Creación artfstics cuya finalidad apela al sentido estético de ta persona que tacontempla, como las pinturas, dibujos, grabados y Jitografias. No quedan comprendidas en la definición, a tos efectos de Is presente Decisión, las fotograflas, las obras arquitectónicas y las audiovisuales.

• Oficina Nacional Competente: Órgano administrativo encargado de la protección y aplicación del Derecho deAutor y Derechos Conexos. ( ... )

• Titularidad: Calidad del titular de derechos reconocidos por la presente Decisión.

(... )

Articulo 13 (Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Csrtagena).- Et autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

( ... )

d) La importación al territorio de cualquier Pals Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho".

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fundada por el INDECOPI bajo la consideración de "( .. .) que los personajes de dibujos animados y cómics constituyen obras, y por ello gozan de la protección que confiere el derecho de autor a las mismas", en su defensa María Mamani Nina argumentó que los juguetes o personajes, no tienen la categoría de obra, por cuanto obra es toda creación intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse.

Sobre la base de tales argumentos consideramos pertinente analizar, en primer lugar, el tema de las obras artísticas tridimensionales y el requisito de originalidad en el marco de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, particularmente en relación con varias de las definiciones consagradas en su Artículo 3, a saber:

"Articulo 3 (Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Carlagena).- A /os efectos de esta Decisión se entiende por:

(. . . )

• Obra: Toda creación intelectual original de naturaleza arllstica,científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida encualquier forma.

(. .. )

• Obra Plástica o de bellas arles: Creación arlistica cuya finalidad apelaal sentido estético de la persona que la contempla, como /as pinturas,dibujos, grabados y litografías. No quedan comprendidas en ladefinición, a /os efectos de la presente Decisión, las fotografías, lasobras arquitectónicas y las audiovisuales".

1.2. Previamente nos vamos a referir a lo que significa una representación bidimensional o tridimensional de una figura de personaje de ficción realizada mediante cualquier procedimiento de reproducción artistica en la que dicho personaje resulte visible y reconocible Ouguete).

1.3. En relación con el tema, el tratadista Ricardo Antequera Parilli2 considera que el arte aplicado a la industria se encuentra en una "zona fronteriza" entre el derecho de autor y los derechos de propiedad industrial, al respecto el prenombrado tratadista ha manifestado:

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"( ... ) Nada obsta para que obras de arte figurativo, tanto bidimensionales (dibujos, pinturas), como tridimensionales (esculturas), puedan servir al mismo tiempo como signos distintivos de productos o servicios, o que imágenes, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas o escudos diseñados inicialmente como medios de identificadores invoquen la protección por el derecho de autor si, además de la 'eficacia distintiva', tienen características de 'originalidad' en su forma de expresión.

ANTEOUERA PARILLI, Ricardo: Estudios de Derecho de Autor y Derechos Afines, Colección Pñvada de Propiedad Intelectual, Talleres Editoriales Cometa S. A., Págs. 466 - 468.

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Recordemos acá la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando afirmó que «una obra puede ser protegida asimismo como marca o un signo distintivo marcario puede constituir también una obra»3

En la Doctrina, Sciarra lo explica en estos términos:

Pensemos por un momento que el popular Pato Donald hubiese surgido como un envase para contener golosinas y que esa figura tridimensional fue registrada en la Clase lnt. 30. Indudablemente que esta genial creación de Disney gozaría, como efectivamente goza, de la protección del Derecho de Autor.

De modo que debemos aceptar que tanto una obra intelectual puede ser marca de productos o servicios, como la inversa, siempre que se cumpla con las exigencias que cada normativa exige14

E igualmente, como marco teórico, el Tribunal de Justicia de Rfo de Janeiro (13-1-1993), cuando sostuvo que:

{. .. ] una «logomarca», logotipo o 'símbolo-marca', por ser una creación del espíritu humano en busca de un resultado externo, sobre todo estético o comercialmente reconocido como de valor, constituye una obra intelectual y, como tal, disciplinada por la ley que tutela los derechos autorales6

En el mismo sentido la justicia venezolana, cuando por sentencia definitivamente firme dictaminó que:

{. .. ] si el dibujo o modelo, además de eficacia distintiva, requisito para la tutela en el campo del derecho marcarlo, tiene características de originalidad, desde el punto de vista artístico, puede gozar de la protección acumulada de ambas disciplinas,8

1.4. De lo recogido por la doctrina especializada, se infiere que los dibujos y figuras de historias infantiles que ilustran la literatura infantil, sin perjuicio de que hayan sido parte de obras cinematográficas, gozan de la protección de los derechos de autor y su uso no autorizado, incluyendo su reproducción por cualquier medio, constituiría una violación punible.

1.5. Al revisar la jurisprudencia pertinente se encuentra que "(. .. ) los dibuios y figuras de historias infantiles están protegidos por el derecho de autor. como son los diseños de animales que ilustran la literatura infanti/"7,

criterio ratificado en la afirmación de que "( ... ) si el dibujo o modelo,

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Interpretación Prejudicial 32-IP-97, en http://www.comunidadandina.org.

SCIARRA QUADRI, Armando; Las obras figurativas y los signos marcarios. OB. Cil Tomo 1, pp. 390-381.

Texto del fallo en Direito Autoral (Serie Jurisprudencia). Ed. Explanada. Rlo de Janeiro, 1993, pp. 128-131.

Sentencia dictada por el Juzgado 8º de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito del Area Metropolitana de Caracas en fecha 4-5-1998. Extracto del fallo en CERLAC: Derecho de Autor Regional. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: Base de datos de jurisprudencia, en www.certac.org/dar.

El subrayado es nuestro.

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además de eficacia distintiva, requisito para la tutela en el campo del derecho marcarlo, tiene características de originalidad, desde el punto de vista arlístico, puede gozar de la protección acumulada de ambas disciplinas'ª.

1.6. De conformidad con lo establecido en el Articulo 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se debe entender por obra toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, precepto que debe guardar concordancia con lo dispuesto en el siguiente articulo9

que claramente determina que la "(. . .) protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, arlf sticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma omedio conocido o por conocer'.

1.7. En tal sentido, el Tribunal repetidamente ha manifestado que el derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad. Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o cientifica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino donde este derecho se regula por la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.10

1.8. En palabras del tratadista Charria García el derecho de autor se ejerce "( ... ) con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido atodo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor'. 11

1.9. Al referirse al objeto de la protección que brinda el derecho de autor es importante mencionar que se entiende por "autor', por "obra" y por"distribución" en la legislación andina, conforme a lo dispuesto en el Artículo 3 de la Decisión 351: "Autor: Persona física que realiza la creación intelectual"; "Obra: toda creación intelectual original de naturaleza arlística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada oreproducida en cualquier forma"; y, "Distribución al público: Puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma".

e El subrayado es nuestro.

9 Articulo 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

10 Revisar a modo de referencia fa interpretación prejudicial dictada dentro del Proceso 110-IP-2007, relativa a la "Infracción a Derechos de Autor", publicado en la Gaceta Oficial Nº 15BB, de 20 de febrero de 2008.

11 Charria Garcla, Femando. Derechos de Autor en Colombia. Ediciones lnstitulo Departamental de Belfas Artes. Cali. 2001. Pág. 2.

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1.1 O. Sin perjuicio de las definiciones dadas por la jurisprudencia andina "( ... ) doctrinariamente se han elaborado algunas nociones de lo que es obra intelectual, entre otras, las que consideran que es: 'una creación de la inteligencia, con notas de originalidad y significación( ... ). Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicas y reproducidos ( ... ) expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integra/". 12

1.11. Asimismo la doctrina menciona algunas caracteristicas de la "abra" como objeto del derecho de autor, entre las que se destaca:

"1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario artístico o científico.

2. Que esa protección es reconocida con independencia del género de laobra, su forma de expresión mérito o destino.

3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exigecaracterísticas de originalidad".

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1.12. En similar sentido, el tratadista Baylos Carroza sobre el elemento o característica de originalidad, como supuesto necesario para que pueda hablarse de obra y de derecho de autor, ha enfatizado que: "( .. .) la originalidad no quiere decir otra cosa sino que la obra pertenezca efectivamente al autor; que sea abra suya y no copia de la abra de otro. Parque en la propiedad intelectual la creación no se contempla como aportación del autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, de modo que venga a incrementarlo mejorándola, lo que explicaría el valor que en la obra habrla de representar ser nueva". 14

1.13. Por otra parte, en el Artículo 4 de la Decisión 351 se establece que la protección recae sobre la obra que pueda reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Se entiende por reproducción la fijación de la obra, es decir, la incorporación de sus signos, sonidos o imágenes en una base material que permita su percepción, comunicación u obtención de copias de la totalidad o de parte de ella, y por divulgación el acto de acceso de la obra al público, por cualquier medio o procedimiento (Artículos 3 y 14 de la citada Decisión).

12 Referencia doctrinal del tratadista Miguel Angel Emery, tomada de la obra "PROPIEDAD INTELECTUAL", editorial ASTREA - ARGENTINA, 2003, pág. 11, recogida en la Interpretación Prejudicial Proceso 139-IP-2006. Patente: "RECIPIENTES DE SEPARACIÓN PARA DIRIGIR EL ANÁLISIS DE AGLUTINACIÓN DE LAS CÉLULAS SANGUINEAS Y FORRO O REVESTIMIENTO TUBULAR PARA PREVENIR CONTAMINACIONES", publicado en la Gaceta Oficial Nº 1433, de 24 de noviembre de 2006.

13 Antequera Parilli, Ricardo. "El Nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela" Autoralex. Venezuela. 1994. Pág. 32.

1• Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. 2ª edición. 1993.

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La norma comunitaria protege los derechos de autor independientemente de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra. Además, la Decisión 351 reconoce que el objeto especifico y exclusivo de protección no son directamente las ideas del autor, sino la forma a través de la cual tales ideas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra literaria, artística o científica.

1.14. La obra protegida debe ser original con características propias que la hagan diferente; cabe mencionar, que las ideas son universales y pueden divulgarse sin restricción alguna; sin embargo, la doctrina ha señalado 15

que una "( ... ) simple idea, cualquiera sea su valor, no está protegida, lo cual permite decir que la ley tiene en consideración la forma del derecho de autor y no el fondo': esto significa que únicamente se protege la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas.

1.15. Sobre el tema se agrega que al "(. . .) reconocer al autor el derecho de propiedad, no se le declara propietario de las ideas en sf mismas, sino de la forma enteramente original e individual que les ha dado, cosa suya y de que debe disponer, en atención a la propiedad que sobre ella tiene y al servicio que, poniéndola en circulación presta". 16

1.16. Del derecho de autor se desprende un conjunto de facultades que posee el autor de la obra. Dichas facultades se suelen dividir en dos grupos o clases: los derechos morales y los derechos patrimoniales.

1.16.1. Los derechos morales protegen la correlación autor obra con base en los intereses intelectuales y espirituales del autor en relación con su obra.

1.16.2. Los derechos patrimoniales, por su parte, agrupan todas aquellas facultades que posee el autor de la obra en relación con las diferentes utilizaciones económicas de la misma.

1.17. En definitiva, al resolver el recurso se deberá analizar si, conforme a nuestra jurisprudencia y a la doctrina especializada, los dibujos y figuras de historias infantiles que ilustran la literatura infantil, sin perjuicio de que hayan sido parte de obras cinematográficas, gozan de la protección de los derechos de autor y, su uso no autorizado, incluyendo su reproducción por cualquier medio, constituiría una violación punible, considerando que en nuestro ordenamiento jurídico comunitario, más específicamente en el Articulo 13 de la Decisión 351 existe una lista de posibles acciones que el autor de la obra puede realizar, autorizar o prohibir, entre ellas, la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; la

15 Pachón Mulloz, Manuel. Manual de Derechos de Aulor. Editorial Temis. Colombia. 1998. Pág. 12.

16 Mascarei'ias, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurfdica. Tomo 111. Editado por Francisco Seix. Barcelona. 1951. Pág. 137.

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comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes: la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; la importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

2. El derecho patrimonial de importación

2.1. El Juez Consultante en su solicitud de interpretación prejudicial solicita que este Tribunal se pronuncie expresamente sobre:

"( ... ) los alcances del derecho de importación del autor, previsto en

el artículo 13 de la Decisión 351 11

•

2.2. Para dar respuesta a su requerimiento, este Tribunal hace mención a que el Capitulo V de la Decisión 351 hace referencia a los derechos patrimoniales y el Artículo 13 establece el derecho al uso exclusivo que confiere el mismo.

2.3. Esta exclusividad en favor del autor, también está consagrada en el Artículo 11 bis numeral 1) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, es así que los derechos patrimoniales, como se indicó, se refieren al beneficio o utilidad económica que se obtendrá por la publicación y difusión de la obra; tienen la particularidad de ser transferibles, renunciables y temporales.

2.4. De conformidad con el Artículo 13 de la Decisión 351, el autor o sus causahabientes tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir, la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento, alquiler o cualquier otro contrato; la importación al territorio de cualquier País Miembro de la Comunidad Andina de copias hechas y la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

2.5. Para aclarar, se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.

2.6. Ratificando lo antes manifestado por este órgano jurisdiccional comunitario17 en relación con el tema de los derechos patrimoniales, derivados de los derechos de propiedad intelectual correspondientes al autor de una obra, los podemos definir como aquellos derechos exclusivos de explotación económica de la obra que reúnen las siguientes características: ser transmisibles, renunciables y temporales.

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1 nlerpretación Prejudicial 102-P-2010.

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Entre los derechos patrimoniales se encuentran, entre otros, el derecho de realizar, autorizar o prohibir la reproducción de la obra, es decir, su fijación en un medio que permita su comunicación o su copia, total o parcial; el derecho de comunicación pública de la obra, a través de un medio que permita el acceso, también a distancia, de las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes, por separado o en conjunto, incluidas las bases de datos de ordenador por medio de la telecomunicación; el derecho de distribución pública de la obra, de su original o de sus copias o ejemplares, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otraforma; el derecho a la traducción, adaptación, arreglo u otratransformación de la obra original; y el derecho a prohibir la importación,al territorio de cualquier Pais Miembro, de copias de la obra noautorizadas por su titular (Articulo 13 de la Decisión 351 ). Estos derechosse caracterizan por su independencia reciproca, de modo que el ejerciciode uno no perjudica el de los demás.

"Articulo 13 (Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

( .. .)

d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechassin autorización del titular del derechon.

2.7. El Artículo 13 Literal d) de la Decisión 351, enuncia entre los derechos exclusivos del autor o sus causahabientes el de autorizar o prohibir la importación al territorio de cualquier País Miembro de la Comunidad Andina de copias hechas sin autorización del titular del derecho.

2.8. Tratándose de la importación de productos que incorporan un derecho de autor, hay que entender qué es una importación, la cual ha sido concebida como: "( ... ) la acción comercial que implica y desemboca en la introducción -legal- de productos foráneos en un determinado país ( ... ). Básicamente, en la importación, un país le adquiere bienes y productos a otro. ( ... ) Entonces, la importación lo que hace es trasladar de manera formal y legal productos que se producen en otro país y que son demandados para el consumo y el uso del país al que se llevan. Las importaciones, es decir, los productos que se importan, ingresan al país de recepción a través de las fronteras y normalmente están sujetos al pago de cánones que establece el país en cuestión. Asimismo, existen otras tantas condiciones que se imponen para regular esta actividad comercia/". 18

2.9. La norma, Articulo 13 Literal d) de la Decisión 351, hace alusión a la posibilidad de prohibir la importación al territorio de cualquier País Miembro de "copias" hechas sin autorización del titular del derecho, por lo que debemos tener presente que conforme a lo dispuesto en el Artículo 3

18 Definición ABC: htlp:l/www.delinicionabc.com/economia/importncion.php#jxzz3Xn:b7ceg

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de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena copia19 o ejemplar es aquel "( .. .) Soporte material que contiene la obra, como resultado de un acto de reproducción'', a su vez, en el Artículo 14 de la misma Decisión se establece que reproducción es "( ... ) la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parle de ella, por cualquier medio o procedimiento".

2.1 O. En consecuencia, se consideraría como infracción a los derechos de autor la importación de obras o copias sin el consentimiento previo del titular, acción que acarrearía como consecuencia el pago por la utilización no autorizada de las mismas.

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Al respecto, como dijimos en líneas precedentes, el autor de una determinada obra tiene el derecho exclusivo de explotación sobre la misma, sin embargo, este derecho se encuentra sometido a limitaciones legales que, a decir del tratadista Ricardo Antequera Parilli20

, permiten "(. .. ) satisfacer ciertas necesidades sociales, pero guardando un adecuado equilibrio con el fin de resguardar su legitimo interés a seguir la suerte de su creación, estimular así su labor creativa e incentivar la producción de nuevos bienes culturales, así como para alentar las inversiones industriales y comerciales en los distintos sectores involucrados".

Según el citado autor, las características del derecho patrimonial más vinculadas con el tema de las limitaciones o excepciones al derecho del autor a explotar su obra, serían:

2.10.1. Que el derecho de exclusividad permite al autor realizar, autorizar o prohibir el uso de su obra "(. .. ) a menos que una norma expresao una cláusula contractual disponga lo contrario". 21

2.10.2. Se trata de un derecho no sometido a numerus clausus o de contenido limitado, sin embargo, si bien las enumeraciones de las modalidades que lo conforman establecidas en diferentes cuerpos normativos solo tienen carácter enunciativo "(. . .) ello no es óbice

"( ... ) copia

Del lat. copia 'abundancia'. 1. f. Acción de copiar. La copia de obras de arte está legislada. 2. f. Muchedumbre o abundancia de algo. 3. f. Reproducción literal de un escrito o de una partitura.4. f. En los tratados de sintaxis, lista de nombres y verbos, con los casos que rigen.5. f. Obra de arle que reproduce fielmente un original.6. f. Reproducción exacta de un objeto por medios mecánicos. La copie de una llave.7. f. Imitación de una obra ajena, con la pretensión de que parezca original.8. f. Persona que se parece mucho a otra. Pedro es una copia de su padre.9. f. Cada uno de los ejemplares que resultan de reproducir una fotografla, una pellcula, unacinta magnética,un programa informático, etc.10. f. desus. Pintura o efigie que representa a alguien·.

{DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPA,;_iOLA, versión en linea, hltp://dle.rae.es/?id=AknZilz).

20 Tomado de la obra ESTUDIOS DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS AFINES, Ricardo Antequera Parilli, Editorial REUS, páginas 173 y 174.

21 Ibídem.

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para que el autor disponga igualmente de todos ellos, porque los derechos patrimoniales son reconocidos con carácter genérico". 22

2.10.3. Las excepciones al derecho exclusivo de explotación tienen que ser de interpretación restrictiva, sin perjuicio de analizar cada caso siguiendo la "regla de /os tres pasos" 23

, respetando ciertas limitaciones producidas como consecuencia de determinados usos honrados, fair use o ius usus innocui.

2.10.4. Las modalidades de explotación que conforman el derecho patrimonial exclusivo son independientes entre sí, por lo que "( ... ) la autorización concedida para una modalidad de uso no implica consentimiento para ninguna otra forma y los efectos de toda cesión del derecho pecuniario o de una licencia de uso, se limitan a los modos expresamente previstos en el contrato". 24

2.11. En el caso en análisis el INDECOPI de la República del Perú, en su contestación a la demanda contencioso administrativa incoada por María Mamani Nina, manifestó que no se puede efectuar la importación de copias sin la autorización del titular del derecho, ello independientemente del soporte en el que se plasmen las copias, por lo que incluye juguetes, muñecos u objetos de recreación, que contengan una obra sin autorización de su titular, por lo que se deberá confirmar si en el caso concreto se efectuó o no la importación de productos que contenían una obra no autorizada y aplicar las disposiciones por infracción e imposición del pago de la correspondiente multa.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala Consultante al resolver el proceso interno 00580-2013-0-1801-JR-CA-01, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

22 lbfdem.

23 O de los tres niveles "( ... ) a saber: a. Se trate de supuestos partic res, que por excepciones a un derecho enprincipio exclusivo e ilimitado, deber ser interpretados en fo,ma restrictiva; b. No atenten contra la explotación no,mal de la obra; y, c. No causen un perjuicio injustificado a los legllimos intereses del autor". (Tomado de la obra ESTUDIOS DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS AFINES, Ricardo Anlequera Parilli, Editorial REUS, página 178).

i4 Tomado de la obra ESTUDIOS DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS AFINES, Ricardo Anlequera Parilli.Editorial REUS, página 175.

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I

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el Artfculo 90 del Estatuto del Tribunal,

�llííerpretac1ólrPrej dicial el Presidente y el Seer

Notifíquese a la Sala Consultante y remftase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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