TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 227-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio los artículos 134 literales a), b), e), f) y g) y 135 literal i) de la Decisión 486. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima. Demandante: A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. Demandado: INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Asunto: Marca: “G-KRISTAL” (mixta). Expediente Interno: 01848-2011-0-1801-JRCA-01.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y cinco días del mes de agosto del año dos mil catorce.

VISTOS:

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, a través de Oficio Nº 1848-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de 04 de noviembre de 2013, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el 21 de noviembre de 2013, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 01848-2011-0-1801-JR-CA-01.

El auto de veinte y cinco de agosto de 2014, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez para conocer el presente proceso, de acuerdo a los artículos 67 literal b) y 68 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 22 de enero de 2014.

PARTES EN EL PROCESO INTERNO:

Demandante: A.W. FABER CASTELL PERUANA S.A.Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD

2

INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ

Tercero interesado: IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C.

A. Determinación de los hechos relevantes:

1. El 14 de diciembre de 2007, la sociedad IMPORT Y EXPORT GOLD SUN presentó solicitud de registro de la marca G-KRISTAL (mixta) y caja empaque, para distinguir “artículos de oficina y borradores” de la Clase 16.

2. La solicitud fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano”.

3. La sociedad A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. presentó oposición en base a su marca registrada FABER-CASTELL SINCE 1761 BORRADOR FC-30 PLÁSTICO (mixta) y caja empaque que distingue todos los productos de la misma clase 16.

4. Por su parte, Unión de Cervecerías Peruanas BACKUS y JOHNSTON S.A.A. presentó también oposición en base a su marca notoria CRISTAL, para productos de la clase 32.

5. El 18 de diciembre de 2009, el INDECOPI mediante Resolución Nº 3601-2009/CSD-INDECOPI declaró infundada la oposición de Unión de Cervecerías Peruanas BACKUS y JOHNSTON S.A.A. y fundada la oposición de A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. y, en consecuencia, denegó el registro solicitado.

6. El 21 de enero de 2010, IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. apeló la mencionada resolución, recurso que fue resuelto mediante la Resolución Nº 2412-2010/TPI-INDECOPI del 21 de octubre de 2010, revocando la resolución impugnada y otorgando el registro solicitado.

7. El 04 de abril de 2011, A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. presentó demanda contenciosa administrativa. En sentencia de primera instancia, dictada el 02 de agosto de 2012, el Primer Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda y nula la resolución administrativa impugnada.

8. Con fecha 22 de agosto de 2012, IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. presentó recurso de apelación ante el Primer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, el cual fue elevado a la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima.

9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspendió el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal Andino de Justicia.

B. Fundamentos de la demanda de primera instancia:

La demandante A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. manifestó lo siguiente:

10. Solicita la nulidad de la Resolución Nº 2412-2010/TPI-INDECOPI, del 21 de octubre de 2010, que otorgó indebidamente el registro solicitado.

3

11. Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

12. “(…) el diseño y distribución de elementos en las marcas correspondientes a las firmas que conforman el Grupo Faber Castell es una prerrogativa propia y característica de nuestras compañías”.

13. La marca registrada de FABER CASTELL distingue todos los productos comprendidos en la Clase 16, mientras que el signo solicitado pretende distinguir “artículos de oficina y borradores”.

14. “(…) El público objetivo de los útiles escolares coincide de manera absoluta con los consumidores de los artículos de oficina y material para artistas”.

15. Contrariamente a lo señalado por la Sala del INDECOPI, la denominación FABER CASTELL no constituye un signo de fantasía, ya que viene a ser el apellido de la familia alemana que constituyó la empresa.

16. La Sala del INDECOPI ha hecho caso omiso de una sentencia previa de la Corte Suprema del Perú que declara la notoriedad de la marca CRISTAL, “por qué otorga el registro de una marca que incluye la denominación G-KRISTAL, la misma que ya ha sido reconocida como irregistrable por vulnerar los derechos de la firma BACKUS?”.

C. Fundamentos de la contestación a la demanda de primera instancia:

El demandado INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera:

17. Defiende la legalidad de la Resolución Nº 2412-2010/TPI-INDECOPI, del 21 de octubre de 2010, que declaró infundada la oposición interpuesta por FABER CASTELL y, en consecuencia, otorgó el registro solicitado.

18. Los signos confrontados NO son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

19. Los elementos denominativos de los signos confrontados “G-KRISTAL” y “FABER-CASTELL SINCE 1761 BORRADOR FC-30 PLÁSTICO” son muy diferentes, por lo que se genera una entonación y pronunciación de conjunto diferentes.

20. Los colores de los empaques son distintos.

21. La denominación opositora FABER CASTELL es de fantasía, en contraste con el carácter arbitrario del término KRISTAL.

El tercero interesado IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. manifestó lo siguiente:

22. Defiende la legalidad de la Resolución Nº 2412-2010/TPI-INDECOPI, del 21 de octubre de 2010, que declaró infundada la oposición interpuesta por FABER CASTELL y, en consecuencia, otorgó el registro solicitado.

23. Los signos confrontados NO son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

4

24. La marca G-KRISTAL (mixta) y caja empaque no es confundible con la marca FABER-CASTELL SINCE 1761 BORRADOR FC-30 PLÁSTICO (mixta) y caja empaque, por lo tanto pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

25. Dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, su coexistencia en el mercado no inducirá a riesgo de confusión al público consumidor. La estructura gramatical de los signos son totalmente diferentes, el color muy estandarizado para este tipo de empaques, cuya propiedad es prohibida para una sola persona, rojo, verde, negro y azul. En el presente caso el color de la caja empaque de marca solicitada es azul y el color de caja empaque de la marca registrada es verde.

26. Los elementos gráficos que conforman los signos materia de conflicto son totalmente distintos.

27. Los empaques muestran algunos elementos similares en su diseño, sin embargo, son propios de los productos que se comercializan en el mercado, tales como la combinación de colores, su diseño externo, tamaño y color de los caracteres que indican la marca en los empaques de dichos productos, pero cada signo mantiene su distintividad.

28. El demandado no tiene el derecho exclusivo sobre la caja empaque y las presentaciones estandarizadas.

29. Los productos en conflicto pueden ser diferenciados de los demás productos ofrecidos por su tipografía, colores y diseño, así como por la presentación externa de sus respectivos empaques y, por lo tanto, pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

30. El hecho de que dos signos identifiquen productos iguales o vinculados no determina necesariamente la imposibilidad de su coexistencia.

31. La grafía en la marca de la recurrente no es una grafía particular, esto es, que no es elemento de distintividad en la marca FABER-CASTELL, puesto que no es capaz de asociar a un origen empresarial determinado.

D. Fundamentos del Recuro de Apelación:

La Compañía IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C., planteó recurso de apelación en contra de la sentencia de 2 de agosto de 2012, fundamentado en los siguientes argumentos:

32. Que: “(…) la marca G-KRISTAL y caja empaque solicitada por nuestra representada IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C., para distinguir artículos de oficina, borradores de la clase 16 de la N.O., NO ES CONFUNDIBLE con la marca FABER-CASTELL SINCE 1761 BORRADOR FC-30 PLÁSTICO y caja empaque registrada a favor de A.W. Faber-Castell Peruana S.A., para distinguir productos de la Clase 16 de N.O., por lo tanto pueden coexistir pacíficamente en el mercado, debiendo revocarse la sentencia de primera instancia y reformándola declarar infundada la demanda interpuesta por la recurrente.”

33. Afirma además que: “Vistas en su conjunto y en forma sucesiva, para concluir que no resultan confundibles entre sí. En efecto, basta cotejar el empaque de la empresa Faber Castell con el empaque del registro solicitado con la denominación G-KRISTAL para colegir que son totalmente diferentes, por lo tanto, no existe posibilidad de confusión entre las marcas en cuestión, debido a las diferentes

5

características que presentan los empaques y las marcas que distinguen el producto.”

34. Argumenta que: “En este sentido, el hecho de que dos signos identifiquen productos iguales o vinculados no determina necesariamente la imposibilidad de su coexistencia; toda vez que deberá analizarse principalmente si ambos signos presentan características gráficas, fonéticas y/o conceptuales que, en conjunto, permitan diferenciarlos y, en consecuencia, eliminar cualquier posibilidad de confusión entre los consumidores.”

35. Aduce que el hecho de que dos signos posean ciertos elementos comunes no implica que exista confusión entre los consumidores, permitiéndose la coexistencia entre las dos.

36. Además afirma que el juez no analizó adecuadamente los productos que distingue uno y otro signo en conflicto ya que “(…) no tuvo presente que la marca registraba a favor de la recurrente distingue papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de la Clase 16 de la Nomenclatura Oficial.”

E. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia:

El Primer Juzgado de lo Contencioso Administrativo entre los argumentos contenidos en la sentencia están:37. “Que en efecto, se trata de artículos de la misma naturaleza; útiles escolares/ de

escritorio; la promoción y venta de dichos artículos se encuentran enfocadas en el mismo público objetivo; los canales de comercialización en los que se perfecciona la adquisición de tales productos son exactamente los mismos.”

38. Afirmó además que: “(…) si bien los signos se encuentran conformados por denominaciones diferentes, sin embargo, la marca objeto de este proceso presenta semejanza gráfica, en tanto que las letras que comparten ambos términos (R.S.T.A. y L) son iguales.”

39. Además que: “(…) los signos en cuestión comparten un rectángulo central en cuyo interior se aprecia la representación del producto a distinguir (borradores) y la cantidad que contiene el empaque: asimismo, los elementos denominativos se presentan en similar tamaño y forma.”

F. Argumentos de la Contestación al Recurso de Apelación:40. De la revisión efectuada en el expediente, no reposa la contestación al recurso de

apelación por parte de INDECOPI ni del tercero interesado.G. Normas a ser interpretadas.

El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. De oficio, se interpretará el artículo 134 literales a), b), e), f) y g) de la Decisión 486.Decisión 486:

(…)

6

Artículo 134.- “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(…)

Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”

H. ASPECTOS A ANALIZARSE.

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

A. Concepto de marca. Requisitos para registrar una marca. La distintividad.B. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética

e ideológica. Riesgo de confusión directa e indirecta y/o de asociación. Reglas para realizar el cotejo marcario.

C. Comparación entre signos mixtos.D. El registro de un color delimitado por una forma.E. Conexión competitiva dentro de la Clase 16.F. La coexistencia de marcas.G. Marcas de fantasía. H. Elementos gráficos de uso común.

7

I. Los signos engañosos.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

41. En consideración a que el caso que nos ocupa se refiere a la solicitud de registro de la marca G-KRISTAL (mixta) para amparar artículos de oficina: borradores, comprendidos en la clase internacional No. 16, es pertinente efectuar un análisis del concepto de marca y cuáles son sus requisitos para el registro.

42. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

43. La marca es un signo que diferencia un producto o servicio respecto de los demás ofertados en el comercio, permite al consumidor elegir entre varios, motivo por el cual debe poder distinguirse para que no exista confusión al momento de su elección.

44. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

45. Para el tratadista Jorge Otamendi: “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. (…) La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo, nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios”.1

46. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Requisitos para el registro de las marcas.

47. Para que un signo sea apto a ser admitido como marca necesariamente: i) Debe gozar de distintividad y; ii) Debe ser susceptible de representación gráfica.

48. Distintividad , es decir, que pueda diferenciar un producto o servicio respecto de otro, que por sí sola sea capaz de identificarse sin crear confusión con otros o con sus características o propiedades intrínsecas, requisito necesario ya que el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, enuncia como prohibición absoluta de registro como marca, aquellos signos que precisamente carezcan de distintividad.

49. La representación gráfica , consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo 1 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, LexisNexis, Buenos Aires,

Argentina. 2002. Pág. 7.

8

imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, sonidos, etc.

50. Este Tribunal al respecto de este tema ha expresado:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”).

51. El juez consultante debe proceder a analizar, si el signo G-KRISTAL (mixto) cumple con los requisitos propios de una marca para poder ser admitida a registro.

B. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE MARCAS.

1. Confusión y/o Asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica

52. La empresa IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. sostiene que su marca G-KRISTAL (mixta) y caja empaque para proteger borradores de la clase 16, no es confundible con la marca FABER-CASTELL SINCE 1761 BORRADOR FC-30 PLÁSTICO y caja empaque de propiedad de A.W. Faber-Castell Peruana S.A., por lo que es necesario que el Tribunal efectúe el análisis de lo que se entiende por confusión.

53. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro de las prohibiciones para registrar un signo como marca define que:

9

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”

54. En referencia a este aspecto en la Interpretación Prejudicial 66-IP-2014 este Tribunal ha manifestado que:

“Para que el signo solicitado incurra en la causal antes enunciada, debe necesariamente: i) existir un signo anteriormente solicitado o registrado por un tercero, ii) deben tratarse de los mismos productos o servicios y iii) que exista el riesgo de causar confusión o asociación, es decir, el consumidor debe tomar un producto por otro, considerando que se trata del que usualmente adquiere, ya que no le es factible diferenciar uno por otro.”

55. La jurisprudencia de este Tribunal, tomando como pilar la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre marcas y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

Para Otamendi: “Es quizá la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y la cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes.”2

La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Respecto a este aspecto, el mismo tratadista Otamendi ya citado, ha dicho que: “Esta confusión se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar. Esta pronunciación puede ser la correcta o deformada, lo que importa es cuál es la pronunciación que una parte considerable del público efectúa de la palabra en cuestión.”3

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”

2 Otamendi Jorge, ídem, pág. 147.3 Otamendi Jorge, ídem, pág. 150.

10

56. “La confusión entre dos signos es irrefutable cuando se trata de signos idénticos para distinguir mismos productos o servicios, sin embargo, cuando hablamos de similitud marcaria el análisis es distinto, deberá revisarse con profundidad si en efecto existe el riesgo de confusión en el público consumidor y aplicando los factores antes mencionados referentes a la similitud ortográfica, fonética e ideológica, toda vez que la simple coincidencia de rasgos entre signos no conlleva a la necesaria confusión entre ellos.” (Interpretación Prejudicial 66-IP-2014).

57. El Juez consultante debe tener especial cuidado al efectuar el análisis entre los signos en conflicto G-KRISTAL (mixto) y FABER-CASTELL SINCE 1761 BORRADOR FC-30 PLÁSTICO y caja empaque para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación, su labor va a ser la de determinar si la marca solicitada es confundible respecto del signo anterior que se opone a su registro.

2. Reglas para efectuar el cotejo de marcas.

58. Este Tribunal en varias de sus Interpretaciones se ha referido a este aspecto, criterio adoptado por enunciar en las Interpretaciones: Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006, criterio que es ratificado en esta ocasión y que manifiesta que:

La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

59. El Juez consultante deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto aplicando para ello los lineamientos antes señalados, para que de esta manera, pueda verificar si el signo es o no apto para registro.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS.

60. La empresa IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. solicitó el registro del signo G-KRISTAL (mixto) y la compañía A.W. FABER CASTELL PERUANA S.A., se opuso con el registro de su signo FABER-CASTELL SINCE 1761 BORRADOR FC-30 PLÁSTICO y caja (mixto).

61. Este Tribunal y la doctrina han reconocido la existencia varias clases de signos en lo que respecta a la composición del mismo signo, clasificándolos en: i) denominativos, ii) gráficos o figurativos y, iii) los mixtos.

11

62. Signos denominativos: “Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.”4

63. Signos gráficos o figurativos , “Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.

2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.”5

64. Signos mixtos : “Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia menciona que: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).”6

65. Para un mejor análisis el Tribunal procede a reproducir los signos mixtos en conflicto los cuales son:

4 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

5 Proceso 08-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. N° 1946, de 23 de mayo de 2011, marca: “CARBONERO (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

6 Proceso 19-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. N° 2097, de 26 de septiembre de 2012, marca: “FIGURATIVA EN RINOCERONTE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

12

SIGNO G-KRISTAL FABER-CASTELL SINCE 1761 BORRADOR(mixto) FC-30 PLÁSTICO (mixto)

13

66. Este Tribunal refiriéndose al cotejo entre signos mixtos ha expresado lo siguiente:

“Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”.

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y

14

que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.7

67. En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y que son las que se enuncian a continuación:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”

“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 8

68. Si, dentro del contexto de un signo predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, dejando a que sea el Juez quien determine si comparados los signos en cotejo son aptos de convivir en el mercado.

D. EL REGISTRO DE UN COLOR DELIMITADO POR UNA FORMA.

69. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud de que la empresa IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. afirma que “(…) resulta ilegal y arbitrario que la empresa Faber-Castell pretenda tener como propios el color verde, azul y rojo en la presentación de los empaques de los productos de la Clase 16 de N.O., colores estandarizados en el mercado, sino también por las prohibiciones para su apropiación desarrolladas en este punto.”

70. La Decisión 486 en el literal e) del artículo 134, permite el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte

7 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

8 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.

15

integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.

71. Como ya se ha mencionado por este Tribunal:

“Contrario sensu, la Decisión 486 en su artículo 135 literal h) prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado: “(…) la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase (…). La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas”.9

72. En este sentido, corresponde al juez consultante, determinar si el color azul del empaque solicitado por la marca G-KRISTAL se encuentra debidamente delimitado por una forma y cumple con los demás requisitos exigidos por la norma comunitaria lo cual le permita acceder al registro y permita al consumidor no incurrir en error o posible confusión respecto de la marca de propiedad de A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A., si comparados los envoltorios el consumidor es capaz de reconocerlos sin confundirlos.

E. CONEXIÓN COMPETITIVA DENTRO DE LA CLASE 16.

73. Adicional a los criterios referentes a la comparación entre signos, es preciso tener en cuenta los productos que distinguen los signos confrontados, a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, el signo solicitado para registro distingue productos comprendidos en la Clase 16, especialmente “artículos de oficina y borradores”, mientras que el signo sobre la base del cual se niega el registro distingue productos de la Clase 16, en particular “papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés, por lo que el juez consultante, deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

74. En este escenario es preciso que el juez consultante matice la regla de la especialidad10 y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación

9 Proceso 111-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1809 de 22 de marzo de 2010, marca: “Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro”.

10 Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad:

16

competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

75. Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de estos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes, tal como lo señala el artículo 151 inciso segundo de la Decisión 486: “Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.”

76. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos, que también son aplicables a los servicios:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

“Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes. En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”. (Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005).

17

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).

77. Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

78. Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)”. (Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

79. En consecuencia el juez consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a la marca anteriormente registrada por A.W. FABER CASTELL PERUANA S.A., sus productos pertenecen a la misma clase del nomenclátor que lleven a que se asocie el producto a un origen empresarial común.

18

F. LA COEXISTENCIA DE MARCAS.

80. Aduce IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A. que: “Dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, su coexistencia en el mercado no inducirá a riesgo de confusión al público consumidor.”

81. Este Tribunal ratifica lo expresado en Interpretación Prejudicial de 29 de septiembre de 2010, expedida en el proceso 97-IP-2010:

“Respecto a la coexistencia de hecho que surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios ... La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL).”

“La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 916, de 2 de abril de 2003)”.

82. Por lo antes expuesto, el Juez consultante es quien debe verificar dentro del examen de registrabilidad si los signos en conflicto son o no capaces de inducir a error o confusión considerando que la coexistencia de hecho no confiere derechos, por lo que se debe analizar los signos en conflicto en mérito de verificar si es admisible y no crearía confusión en el consumidor.

G. MARCAS DE FANTASÍA.

83. La empresa demandada sostuvo que “Contrariamente a lo señalado por la Sala del INDECOPI, la denominación FABER CASTELL no constituye un signo de fantasía, ya que viene a ser el apellido de la familia alemana que constituyó la empresa” En consecuencia, se hace necesario abordar el tema de los signos de fantasía.

84. Los signos de fantasía son creaciones de palabras que en sí no poseen un significado o también definidos como aquellos signos que teniendo un significado propio, estos no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades o características.

85. Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que

19

distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

86. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.

87. El juez consultante deberá cotejar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo opositor, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

H. ELEMENTOS GRÁFICOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS (FIGURAS Y COLORES).

88. En consideración a que las sociedades IMPORT y EXPORT GOLD SUN S.A.C., argumentan que los empaques contienen elementos que son propios de los productos que se expenden en el mercado, se hace necesario revisar este aspecto.

89. En el presente proceso, el tercero interesado manifiesta que los rasgos en común entre los signos son palabras y figuras necesarias para el producto que se expende en el mercado, por lo que se hace importante referirse al tema de los gráficos de uso común relacionado a las figuras y colores.

90. Una marca mixta como ya se analizó, está conformada por una parte denominativa (palabras, números, combinación de ambos) y una parte figurativa (dibujos, trazos, formas) que en un conjunto crean un signo diferente. Dentro del contexto de la gráfica puede a su vez su creador incorporar no solo palabras de uso común, sino también gráficos y colores como barras de codificación, señales de información alimenticia, caracteres o símbolos de reciclaje, entre otros tantos que son de uso general para los productores de la misma rama.

91. Cuando la autoridad competente confiere la titularidad de una marca mixta, se entiende que engloba la totalidad de las palabras, figuras, colores delimitados, sin embargo de lo cual, su propietario, no puede reivindicar el uso o apropiación exclusiva de aquellas grafías necesarias y usuales que el resto de su competencia necesita para poder en sí identificar el mismo producto o las mismas propiedades en el sector al que se dirige.

92. Cuando el titular incluye gráficos de uso común dentro del contexto de su marca mixta, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar los mismos símbolos, figuras, dentro de otra marca siempre y cuando el nuevo signo sea distintivo y no vaya a causar confusión o riesgo de asociación en el consumidor.

93. Para efectuar el cotejo de signos mixtos que incorporen gráficos y colores de uso común para el sector al que se destinan, el juzgador no debe considerarlos respecto de la eventual confusión, pese a que el cotejo es siempre en conjunto, ateniéndose más a las semejanzas que a las diferencias, esta es la excepción, en cuanto no pueden interferir en la comparación figuras o colores sobre los cuales no existe un derecho de exclusividad.

20

94. Respecto al empleo de términos uso común, este Tribunal ha manifestado en su Interpretación Prejudicial 211-IP-2013 que:

“Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”.

95. La corte consultante deberá determinar si los elementos gráficos que componen el signo solicitado son de uso común en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para poder realizar un correcto análisis de registrabilidad.

96. El juzgador es quien debe comparar qué gráficas y colores son aquellos que no deben entrar dentro del análisis, limitándose al cotejo entre aquellas partes que sí son distintivas y protegidas bajo los lineamientos del derecho de marcas.

I. LOS SIGNOS ENGAÑOSOS.

97. En este acápite se hace pertinente referirse a los denominados signos engañosos, en vista de que si bien la naturaleza del signo solicitado “G-KRISTAL” está definida como mixta, se puede evidenciar que incorpora además los términos “y diseño de empaque”, sumado a lo cual la gráfica que se pretende registrar es el envoltorio desplegado en una etiqueta, de la siguiente manera:

98. El artículo 135, literal i) de la Decisión 486, prohíbe el registro de los signos que puedan engañar ya sea a los medios comerciales o al público, entre otros, respecto de las características, cualidades o aptitudes de empleo de los productos o servicios de que se trate.

99. Respecto a los signos engañosos este Tribunal ha manifestado que: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce

21

a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”. (Proceso 82-IP-2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 891, de 29 de enero de 2003).

100. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que:

“El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor… el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.” (Proceso 38-IP-99. Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 539, de 28 de febrero de 2000.)

101. Una marca tridimensional dependiendo de su conformación y elementos constitutivos, puede poseer naturaleza mixta, ya que además de los gráficos o figuras puede incorporar palabras, letras, números, etc., dentro de su contexto.

102. Ya nos referimos en el literal C de esta providencia a que se refiere el Tribunal como signos mixtos, los cuales difieren a los denominados signos tridimensionales, que reiterando lo ya señalado por este Tribunal, respecto a este tipo de marcas se ha enunciado que:

“A la clasificación de marcas mencionada en renglones anteriores -denominativas, gráficas o mixtas-, se une una categoría nueva, la de marcas tridimensionales, que como se explicará enseguida cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo.

En efecto, cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad, estamos ante un volumen que ocupa lugar en el espacio y que puede ser percibido, además, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional, sin perjuicio de que sea susceptible de representación gráfica.

Conforme este Tribunal lo precisó en la interpretación prejudicial rendida en el Proceso 33-IP-2005, cabe resaltar que las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hacen referencia expresa al concepto de signo tridimensional al estudiar el tema marcario; sin embargo, en las Decisiones 311, 313 y 344 tal concepto no se encuentra del todo ausente en esta normativa. En efecto, las Decisiones mencionadas se refieren a “formas usuales de los productos o

22

de sus envases, en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate” como una de las causales de irregistrabilidad de un signo como marca.

La Decisión 486 al tratar sobre el signo tridimensional en el capítulo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificación formal, sí hace una enumeración de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta, y tridimensional. Esta referencia expresa, ya no permite sostener el criterio de que el signo tridimensional podría considerarse una especie de la marca figurativa, como lo afirmó la doctrina que se expone a continuación y que fue luego recogida en la interpretación prejudicial dictada en el proceso 88-IP-2004.

“Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y relieves, combinaciones de letras y números por su dibujo especial”.

Por lo tanto, considera el Tribunal que si bien es con la Decisión 486 que por primera vez el legislador comunitario incluye en el régimen marcario la mención expresa del signo tridimensional como una clase de marca diferente a las denominativas, gráficas y mixtas, esto no significa que en vigencia de las anteriores Decisiones no se haya previsto “las formas externas tridimensionales” como objeto de registro marcario en la medida en que cumplan con los requisitos exigidos por la norma aplicable y no incurran en las prohibiciones en ellas señaladas.

Así lo dedujo la Jurisprudencia de este Tribunal proferida al interpretar Decisiones anteriores a la 486, al ocuparse del tema, entre otros, en los procesos 23-IP-1998, 81-IP-2000, 31-IP-2003 y 113-IP-2003; pues ha señalado sobre la marca tridimensional lo que se transcribe a continuación:

“Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro, pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (…)”.

(….)

23

“Un signo consistente en la representación gráfica de una naranja es figurativo, bidimensional, pues dicha representación no ocupa por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto sobre el que se ha impreso la gráfica (v. gr. el papel). En cambio, si el signo no se encuentra constituido por la representación gráfica de la naranja sino, v. gr., por una naranja artificial, será tridimensional”. (Sentencia dictada en el Proceso 23-IP-98, del 27 de octubre de 1998, caso: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”, publicada en la G.O.A.C. N° 379, del 27 de octubre de 1998).”11

103. El Juez consultante deberá determinar si eventualmente la solicitud de registro constituye un signo engañoso para el público consumidor.

Sobre la base de estos fundamentos,

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: La marca es un signo que diferencia un producto o servicio respecto de los demás ofertados en el comercio, permite al consumidor elegir entre varios, motivo por el cual debe poder distinguirse para que no exista confusión al momento de su elección.

SEGUNDO: Para que un signo sea apto a ser admitido como marca necesariamente: i) Debe gozar de distintividad, y; ii) Debe ser susceptible de representación gráfica.

TERCERO: El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

La distintividad es un requisito intrínseco y necesario con el que debe cumplir un signo para ser considerado como marca, al no poder identificarse o ser evidente en cuanto a las características propias de los productos o servicios que ampara, sencillamente pierde su capacidad de diferenciarse y por tanto no es admisible a registro.

CUARTO: La confusión entre dos signos es irrefutable cuando se trata de signos idénticos para distinguir mismos productos o servicios, sin embargo, cuando hablamos de similitud de marcas el análisis es distinto, deberá revisarse con profundidad si en efecto existe el riesgo de confusión en el público consumidor y aplicando los factores antes mencionados referentes a la similitud ortográfica, fonética e ideológica, toda vez que la

11 Interpretación Prejudicial 24-IP-2013, de 20 de marzo de 2013, marca: “TRIDIMENSIONAL” publicada en la G.O.A.C., 2207 de 7 de junio de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

24

simple coincidencia de rasgos entre signos no conlleva a la necesaria confusión entre ellos

El Juez consultante debe tener especial cuidado al efectuar el análisis entre los signos en conflicto G-KRISTAL (mixto) y FABER-CASTELL SINCE 1761 BORRADOR FC-30 PLÁSTICO y caja empaque para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación, su labor va a ser la de determinar si la marca solicitada es confundible respecto del signo anterior que se opone a su registro.

QUINTO: El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores.

Una marca tridimensional dependiendo de su conformación y elementos constitutivos, puede poseer naturaleza mixta, ya que además de los gráficos o figuras puede incorporar palabras, letras, números, etc., dentro de su contexto.

SEXTO: La Decisión 486 en su artículo 135 literal h) prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado: “(…) la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado.

Corresponde al juez consultante, determinar si el color azul del empaque solicitado por la marca G-KRISTAL se encuentra debidamente delimitado por una forma y cumple con los demás requisitos exigidos por la norma comunitaria lo cual le permita acceder al registro y permita al consumidor no incurrir en error o posible confusión respecto de la marca de propiedad de A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A., si comparados los envoltorios el consumidor es capaz de reconocerlos sin confundirlos.

SÉPTIMO: El juez consultante debe analizar si la conexión competitiva entre los signos podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas

25

especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

OCTAVO: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

NOVENO: Los signos de fantasía son creaciones de palabras que en sí no poseen un significado o también definidos como aquellos signos que teniendo un significado propio, estos no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades o características.

DÉCIMO: Para efectuar el cotejo de signos mixtos que incorporen gráficos y colores de uso común para el sector al que se destinan, el juzgador no debe considerarlos respecto de la eventual confusión, pese a que el cotejo es siempre en conjunto, ateniéndose más a las semejanzas que a las diferencias, esta es la excepción, en cuanto no pueden interferir en la comparación figuras o colores sobre los cuales no existe un derecho de exclusividad.

La corte consultante deberá determinar si los elementos gráficos que componen el signo solicitado son de uso común en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para poder realizar un correcto análisis de registrabilidad.

DÉCIMO PRIMERO: El artículo 135, literal i) de la Decisión 486, prohíbe el registro de los

signos que puedan engañar ya sea a los medios comerciales o al público, entre otros, respecto de las características, cualidades o aptitudes de empleo de los productos o servicios de que se trate.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 01848-2011-0-1801-JRCA-01, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Firman la presente Interpretación Prejudicial la señora Presidenta, los señores Magistrados que participaron en su adopción y el Secretario. De esta manera no se consignará la firma del Magistrado cuyo impedimento ha sido aceptado.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo PerdomoPRESIDENTA

26

Cecilia L. Ayllón Q. José Vicente Troya JaramilloMAGISTRADA MAGISTRADO

Patricio Peralvo MendozaSECRETARIO (E)

PROCESO 227-IP-2013