TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 343-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinasolicitada por la Quinta Sala Especializada en loContencioso Administrativo con subespecialidad enTemas de Mercado de la Corte Superior de Justicia deLima de la República del Perú. Marca: Ls 15 (mixta).Demandante: Ls CORP. Proceso interno: 1820-2014-0-180 1-J R-CA-26.

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Franciscode Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

VISTOS:

El Oficio 1820-2014-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 10 de julio de 2015, con susrespectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismodía, por medio del cual la Quinta Sala Especializada en lo ContenciosoAdministrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la CorteSuperior de Justicia de Lima de la República del Perú, remitió a este ÓrganoJurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial delartículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, dentro del proceso interno 1820-2014-0-1801-JR-CA-26.

El auto de 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidióadmitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplircon los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con losrequisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedentedestacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presentesolicitud, lo siguiente:

Partes en el Proceso Interno.

Demandante:Demandado:

LS CORP.Instituto Nacional de Defensa de la Competencia yde la Protección de la Propiedad Intelectual(INDECOPI), República del Perú.

Hechos.

1. El 24 de junio de 2011, LS Corp. solicitó el registro de la marca LS IS (mixta)para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 y servicios en la Clase42 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos yServicios para el Registro de las Marcas (en adelante, ClasificaciónInternacional de Niza).

2. Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, no sepresentaron oposiciones contra dicha solicitud dentro del plazo legal.

3. EI20 de marzo de 2012, mediante Resolución 4943-2012/DSD-INDECOPI, laDirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de laCompetencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)denegó de oficio el registro de la marca solicitada en la Clase 9 por serconfundible con la marca LS LEROY SOMER (mixta) previamente registradaen la misma Clase 9, y otorgó el registro de la marca solicitada en la Clase 42de la Clasificación Internacional de Niza.

4. El 13 de abril de 2012, LS Corp. presentó recurso de apelación contra laResolución 4943-2012/DSD-INDECOPI.

5. EI18 de noviembre de 2013, mediante Resolución 3867-2013/TPI-INDECOPI,la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó laResolución 4943-2012/050-1 NDECOPI.

6. El 21 de febrero de 2014, LS Corp. interpuso demanda contenciosoadministrativa peticionando la nulidad de la Resolución 3867-2013/TPI-INDECOPI.

7. El 22 de diciembre de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado ContenciosoAdministrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la CorteSuperior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.

8. El 7 de enero de 2015, LS Corp. interpuso recurso de apelación contra lasentencia de 22 de diciembre de 2014.

9. El 9 de junio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo ContenciosoAdministrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la CorteSuperior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos desolicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literala) de la Decisión 486 .

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LS CORP. interpuso demanda en la que manifiesta que:

10. Si se realiza el examen comparativo entre la marca solicitada LS IS (mixta) yla marca registrada LS LEROY SOMER (mixta), se comprueba que sondiferentes gráficas, fonética y conceptualmente. Además de tener colores,diseños y elementos diferentes, cualquier consumidor razonable, alpronunciar la marca solicitada LS IS (mixta) dirá L-SIS, mientras que alpronunciar la marca registrada LS LEROY SOMER (mixta) dirá LEROY-SOMER, ya que la figura abstracta es impronunciable.

11. La marca solicitada LS IS (mixta) es específica al momento de detallar losaparatos e instrumentos eléctricos que busca distinguir, mientras que la marcaregistrada LS LEROY SOMER (mixta) es demasiado genérica. El hecho deque la marca registrada distinga "únicamente aparatos electrónicos y aparatose instrumentos eléctricos" de la Clase 9, no le confiere derecho sobre todoslos productos enumerados en dicha clase internacional.

12. El hecho que la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI y la SalaEspecializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI consideren que lafigura LS representa las letras LS, no le otorga al propietario de la marcaregistrada LS LEROY SOMER (mixta) exclusividad sobre el uso de dichasletras y no poseen fuerza distintiva.

13. Adicionalmente, es preciso recordar que las marcas, al momento de sercomparadas, deben ser observadas en su totalidad, en su conjunto, sindesmembraciones artificiales. Por lo tanto, lo que se debe comparar son lasmarcas LS IS (mixta) y LS LEROY SOMER (mixta), y no los elementos LS eLS, que, cabe resaltar, ni siquiera se parecen.

Argumentos de la contestación a la demanda.

EIINDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que:

14. En el presente caso, LS IS (mixto) pretende distinguir algunos de los mismosproductos que distingue la marca registrada LS LEROY SOMER (mixta), asaber, aparatos e instrumentos eléctricos comprendidos en la Clase 9. Enconsecuencia, es posible concluir objetivamente que los productos que buscadistinguir el signo solicitado LS IS (mixto) están incluidos dentro de los quedistingue la marca registrada LS LEROY SOMER (mixta).

15. El examen de registrabilidad en materia de marcas es un examen de derecho,no de hecho. En ese sentido, para efectos registrales, nada importa si la titularde la marca LS LEROY SOMER (mixta) utiliza ésta solo para distinguir ciertosaparatos e instrumentos eléctricos. Lo cierto es que su marca se encuentraregistrada para distinguirlos en general y, por lo tanto, debe ser protegida.

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'16. I"\preclados los signos en conflicto, es innegable que al coincidir en el empleode la denominación relevante LS, aplicados además a algunos de los mismosproductos, inevitablemente el público incurrirá en confusión respecto al origenempresarial de los mismos. Incluso, aun cuando asuma que los productos queestos signos distinguen provienen de empresarios diferentes, debido a quecoinciden en la denominación relevante LS, se presente el riesgo de que seasuma que entre tales empresarios puede existir algún tipo de relación ovinculación de carácter empresarial u organizativa, cuando ello no es cierto.

17. Si bien el público consumidor puede no confundir los productos brindados bajoel signo LS IS (mixto) con los productos brindados bajo la marca LS LEROYSOMER (mixta), de modo que compre uno por otro, sí confundirá el origenempresarial de dichos productos debido a que los signos que los distinguencoinciden en el empleo de la denominación relevante LS.

18. De acuerdo con la descripción de la marca entregada por su titular al momentode solicitar el registro, ésta es precisamente LS LEROY SOMER (mixta).Adicionalmente, refuerza la asociación que el público hará del logotipo con ladenominación LS, con la otra denominación que la acompaña LEROYSOMER, cuyas iniciales precisamente dan lugar a la denominación LS que laprecede. Finalmente, cabe señalar que LS no forma parte de ninguna otramarca registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 9.

Sentencia de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda alconsiderar que:

19. El procedimiento administrativo materia de revisión es uno en el que se hadiscutido la registrabilidad del signo solicitado LS IS (mixto), para lo cual elINDECOPI debe evaluar los productos para los cuales las marcas seencuentran registradas y no qué productos en el mercado en realidad estánidentificando las marcas en cuestión, siendo que esto último sí es materia decuestionamiento en un procedimiento de cancelación de marca registrada;razón por la cual, al advertir que algunos de los productos detallados por LSCorp. en su solicitud se encuentran comprendidos dentro del género de losaparatos eléctricos e instrumentos eléctricos que distingue la marca LSLEROY SOMER (mixta), es correcto concluir que existe identidad de algunosproductos.

20. En el aspecto fonético, se advierte que los signos en cuestión suscitanimpresiones de conjunto diferentes, presentando diferentes secuenciasvocálicas, consonánticas y distintas sílabas tónicas. En el aspecto gráfico, seadvierte que los signos presentan impresiones diferentes, ya que no obstantelas representaciones gráficas de las letras LS en ambos, están conformadospor elementos adicionales diferentes, como las denominaciones LEROYSOMER e IS y la distinta distribución de los elementos.

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2-¡. Se advierte que la conjunción de letras LS se encuentra en una posicióndistintiva y autónoma en ambas marcas, toda vez que: i) es distintiva porqueno está presente en otras marcas registradas a favor de terceros en la Clase9, y no es genérica ni descriptiva; ii) es autónoma al no haber perdido suindividualidad en ambas marcas.

22. La impresión de conjunto de los signos no siempre comprende a toda lamarca. En el caso concreto, se ha advertido que todas las denominacionesque conforman las marcas confrontadas son parte de la impresión de conjuntosuscitada por dichos signos. Sin embargo, ello no implica que se desconozcael hecho que al coincidir en el empleo de una misma denominación relevante(LS), aun diferenciándose en otros elementos, estas marcas susciten riesgode confusión indirecta o riesgo de asociación.

23. En conclusión, se advierte riesgo de confusión entre las marcas cotejadas porlo siguiente: existe identidad entre algunos de los productos que distinguenlas marcas confrontadas; ii) no obstante el grado de atención de losconsumidores y las diferencias gráficas y fonéticas de los signos, al contenerambos la conjunción de las letras LS en una posición distintiva y autónoma, yen la misma ubicación (al inicio del signo) se colige que suscitarán el mismorecuerdo en el consumidor. Ello podrá inducir al consumidor en la creencia deque dichas marcas pertenecen a la misma empresa o que aun tratándose deempresas distintas, crea que entre ellas existe vinculaciones comerciales uorganizativas.

Argumentos del recurso de apelación.

LS CORP. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primerainstancia judicial manifestando lo siguiente:

24. La marca solicitada LS IS (mixta) es específica al momento de detallar losaparatos e instrumentos eléctricos que busca distinguir, mientras que la marcaregistrada LS LEROY SOMER (mixta) es demasiado genérica. No siendoposible que, por esta generalidad, se interprete prácticamente que LS LEROYSOMER (mixta) distingue todos los aparatos e instrumentos eléctricos que seenumeran en la Clase 9.

25. En consecuencia, las causales por las que fue denegada en primera instanciaadministrativa la marca LS IS (mixta) han desaparecido, pues ha quedadoacreditado que, observadas las marcas en su conjunto, éstas resultan serdiferentes y pueden ser claramente diferenciadas, bastando una simpleobservación de ambas para determinar que son distintas y que puedencoexistir sin problemas en el mismo mercado sin temor a que puedan serconfundidas.

26. El hecho de que la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI y la SalaEspecializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI consideren que lafigura abstracta LS representa las letras LS, no le otorga al propietario de la

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¡¡;alea registrdua L.3 Li.:Í={C (' SOivlER (mixta) exclusividad sobre el uso dedichas letras, ya que éstas son de carácter genérico y no poseen fuerzadistintiva.

27. Adicionalmente, al momento de realizar la comparación de marcas, éstasdeben ser observadas en su totalidad, en su conjunto, sin desmembracionesartificiales. Por lo tanto, lo que se debe comparar son las marcas LS IS (mixta)y LS LEROY SOMER (mixta) y no los elementos LS y LS, que, cabe resaltar,ni siquiera se parecen.

Solicitud del Juez Consultante.

28. El Juez Consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de:

i. ¿Si dos signos que distinguen productos vinculados o semejantes de lamisma Clase comparten una partícula semejante, puede afirmarse porello la existencia de riesgo de confusión a pesar que poseen elementosadicionales que también resultan relevantes?

ii. ¿El hecho que en una determinada Clase solo se encuentre registradoun signo con características consideradas confundibles con las del signosolicitado (el cual pretende distinguir productos vinculados a losdistinguidos por la marca registrada), implica que por ello se debadenegar el registro de éste?

iii. ¿Puede decirse que existe riesgo de confusión si a pesar de lasemejanza entre los signos, los productos que distinguen, que tambiénson semejantes y/o vinculados, van dirigidos a un público especializado?

iv. ¿En el caso de autos, teniendo en cuenta la forma como estánpresentados los signos en conflicto, puede afirmarse la existencia deriesgo de confusión por el hecho que uno de sus elementos es semejantey porque además distinguen productos vinculados y/o semejantes?

B. INTERPRETACiÓNPREJUDICIAL.

29. Que, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario,conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

30. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial lasnormas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin deasegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

31. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo:

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C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica,fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y deasociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta.3. Conexión competitiva entre productos de la misma Clase.4. El público especializado y el carácter distintivo de un signo.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

32. Con el fin de contestar las preguntas del Juez consultante, el Tribunal pasa adesarrollar los temas propuestos.

1. IRREGISTRABILlDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS.SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DECONFUSiÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACiÓN. REGLAS PARAREALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

33. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posibleriesgo de confusión o asociación entre el signo LS IS (mixto) solicitado por LSCORP. y la marca sobre la base de la cual se denegó, de oficio, el registro delsigno LS LEROY SOMER (mixto).

34. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan,fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme alo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables comomarcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente losderechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen auna marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismosservicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

35. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo;la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al deconfusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se hanclasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según sugrado de notoriedad.

1 "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectaraindebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada porun tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( ...)".

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36. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado losiguiente:

"El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirirun producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o quepiense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibílídad de que el consumidor, queaunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial delproducto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otraempresa tienen una relación o vinculación economice",

37. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signosolicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que essuficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto conrelación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, paraque se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que lossignos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan adiferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/oasociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados endiferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia,producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse encausal de irregistrabilidad.

38. El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia de marcas, se refiere ala falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan serinducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficientepara ser distintivo>.

39. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingueen el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por unsigno de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, ados productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común alextremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente deregistro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro,surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquelsigno con esta marca o con el signo previamente solicitado.

40. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificarsi existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sícomo en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, yconsiderar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en

2 Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.OAC. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON.

3 Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSEDJEANS .

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función de los productos o servicios de que se trate, independientemente dela clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

41. Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos quepueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre losproductos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i)que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productoso servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanzaentre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidadentre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tambiénsemejanza entre éstos.

42. El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la 'identidad', ya que lasimple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existenelementos comunes pero coexistiendo con otros aparentementediferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entremarcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los siqnos",

43. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o deasociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y lajurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado deconfundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

44. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de unproducto o servicio a otro de origen empresarial distinto, dado que, con la solaposibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios sebeneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

45. Con relación a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentadolos siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en ponerde manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los deforma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papeldeterminante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respectode la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectivagráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación omarca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a lapersona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significadoreal del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectosmateriales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significadoque contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica"5.

4 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S.

5 Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1114, de 7 de septiembre de 2004, haciendoreferencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca:DERMALEX.

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¡.(... ¿¡ I C;:¡ •• secuencia, el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que paravalorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar,los siguientes tipos de similitud:

47. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en lossegmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, ola identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo deconfusión.

48. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen unsonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíceso terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidadesde cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras queintegran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica yfonética.

49. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma osimilar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de lossignos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa,característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una deotra.

Reglas para realizar el cotejo de signos.

50. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre lasupuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuentalos criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y PedroBreuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por lajurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por lossignos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos queintegran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, suunidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios ladisección de las denominaciones comparadas, en sus diversoselementos inteqrantes'".

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas enforma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparaciónde los signos confrontados debe predominar el método de cotejosucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que ésteúltimo no lo realiza el consumidor o usuario común.

6 Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A, Madrid 1984,p.215.

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'_. ;_. ._;:__::.;il ~;(;;( h.,:,..:..i.•LSGn cuenta ias semejanzas y no ias diferencias queexistan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos sedesprende de los elementos semejantes o de la semejante disposiciónde los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en elconjunto de la marca.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar delconsumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de losproductos o servicios identificados por los signos en disputa",

51. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar losdiferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto eidentificar la posible existencia o no de similitud o identidad.

2. COMPARACiÓN ENTRE MARCAS MIXTAS.

52. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos LSIS y LS LEROY SOMER ambos de naturaleza mixta con parte denominativacompuesta.

Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta.

53. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signosmixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráficoprevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal hareiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, elelemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico odeterminante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras,las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunoscasos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta sutamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo oevocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujoebstrecto":

54. En efecto, el Tribunal ha manifestado que: "en el análisis de una marca mixtahay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina laimpresión general que (. . .) suscita en el consumidor (. . .) debiendo elexaminador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerzay profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo,determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en losconsumidores:".

7 Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp.351 Y ss.

8 Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: CASA (mixta).

9 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. "Fundamentos de Derecho de Marcas". Ed. Montecorvo SA, Madrid1984, pp. 237-239.

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55. Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál deestos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo afin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos enla presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca elelemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio,riesgo de confusión. Si, por el contrario, en ambos signos mixtos el elementopredominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de losrasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca encada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es eldenominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparaciónentre signos denominativos descritos a continuación:

56. Siguiendo los parámetros arriba descritos, el Juez consultante deberádeterminar el elemento característico del signo mixto y proceder al cotejo delos signos en conflicto.

57. Si elemento predominante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiráriesgo de confusión con el signo denominativo. Por el contrario, si el elementopreponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejode conformidad con los parámetros para la comparación entre signosdenominativos, que a continuación se describen:

58. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos,el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjuntoy con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidadfonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras queforman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacaraquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendoun menor valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor,se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

i. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílabatónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícilde distinguir.

ii. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de lasemejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocalesasume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de unadenominación.

iii. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrarla dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: ladimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que ladenominación va a suscitar en los consumidores.

59. Adicionalmente, con relación a los signos con parte denominativa compuesta,el Tribunal considera que el Juez Consultante deberá tomar en consideraciónlos siguientes criterios:

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1. UJ:C;Jc:on de idS pé:li~}L;ras. Ld primera palabra genera una mayorrecordación por parte del público consumidor.

11. Extensión de las palabras. Las palabras más cortas, por lo general,producen un mayor impacto en la mente del público consumidor.

111. Sonoridad de las palabras. Mientras mayor la fuerza tónica de unapalabra comprendida dentro del signo con parte denominativacompuesta, tendrá un mayor impacto en la mente del consumidor.

IV. Grado de distintividad intrínseca del signo. Las palabras evocativas,descriptivas, genéricas o de uso común contenidas dentro del signoregistrado, conllevarán a que éste sea considerado como un signo débil.Mientras mayor sea la proximidad de la palabra evocativa o descriptivacon los productos o servicios distinguidos por el signo, éste último tendráun mayor grado de debilidad.

V. Grado de distintividad extrínseca del signo. Debe analizarse el grado dedistintividad del signo teniendo en cuenta las palabras comunes conotros signos previamente registrados.

VI. Marcas derivadas y familias de marcas. Si la palabra que compone elsigno es el elemento estable en una marca derivada o de una familia demarcas, tendrá una mayor relevancia.

VII. Notoriedad. Si la palabra que compone el signo es una marcanotoriamente conocida dentro del territorio subregional andino, ellotendrá especial relevancia a efectos de determinar la protecciónreforzada del signo.

60. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o del JuezNacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por ladoctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación detodo tipo de marcas.

61. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabray se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido pararegistro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, númerode vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores endicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse seanlos mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberásometerlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especialatención al criterio que señala que a los signos se les observará a través deuna visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

62. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabrascompuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

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"No existe pronloicion alguna para que jos signos a reqistrerse eaooten,entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabracompuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual,con o sin el acompañamiento de un gráfico (. . .) La otra posibilidad es quede las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte deuna marca ya registrada (.. .)10.

63. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar elgrado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder alcotejo de los signos en conflicto.

64. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

"En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signocompuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá deexaminarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos quelo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de '(, . .) la suficientecarga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzcaa identificar el origen empresarial (. . .)' (Sentencia del Proceso 13-IP-2001,ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente darsuficiente distíntividad al signo, podrá ser objeto de reqistro'",

65. En el caso concreto, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta los criteriosseñalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparaciónentre los signos en conflicto.

3. CONEXiÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LA MISMA CLASE.

66. LS CORP manifiesta que solicitó el registro del signo LS IS (mixta) paradistinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la ClasificaciónInternacional de Níza", especialmente "aparatos e instrumentos electrónicos",

10 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001.11 Proceso 50-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1217 de 11 de julio de 2005.

12 Aparatos usados como interface entre los humanos y las máquinas (human machine interfac(HMI)); interruptores eléctricos aislados con gas; equipos eléctricos de conmutación aislados COOI

gas; corta circuitos eléctricos a gas; conmutadores eléctricos de alta tensión; controladores deautomatización en fábricas; máquina y aparatos para el manejo y gestión del tráfico (aparatos decontrol); máquinas y aparatos de señalización de tráfico; software grabado para computadoras uordenadores; programas operativos grabados para computadoras u ordenadores; corta circuitos aaire; corta circuitos eléctricos para protección de fugas a tierra; relés digitales de protección(eléctricos); transformadores eléctricos moldeados (mold transformers); aparatos reconocedores deradio frecuencia; aparatos de identificación de radio frecuencia (RF-ID); lectoras de identificación deradio frecuencia (RF-ID); tarjetas (tags) electrónicas para identificación de radio frecuencia (RF-ID);aparatos eléctricos recargadores inalámbricos; acumuladores eléctricos para aparatos inalámbricosde comunicación; convertidores de señales para aparatos inalámbricos de comunicación;amplificadores para aparatos inalámbricos de comunicación; corta circuitos eléctricos encapsulados(molded case circuit breakers); máquinas y aparatos automáticos de distribución de energía eléctricaque se utilizan para reducir al mínimo las secciones dañadas y el período de tales daños, en casode un apagón eléctrico, mediante el control de la información de las condiciones y fallas mecánicasde los equipos de distribución de energía eléctrica en tiempo real y control de los equipos dedistribución de energía eléctrica de forma remota mediante el uso de equipos de comunicación;sistemas de control distribuidos; paneles de distribución eléctrica para propósitos industriales;

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rruemras qce la marca soore la base de la cual se deniega el registro LSLEROY SOMER también distingue productos de la Clase 913.

67. Con el fin de dar respuesta al Juez Consultante, el Tribunal advierte que paradeterminar la existencia de conexión competitiva entre productos o servicios,el Juez Consultante deberá analizar la naturaleza y finalidad de los productoso servicios distinguidos por los signos confrontados, ya que la solapertenencia de éstos a una misma Clase de la Clasificación Internacional deNiza no demuestra la conexión competitiva entre ambos.

4. EL PÚBLICO ESPECIALIZADO Y EL CARÁCTER DISTINTIVO DE UNSIGNO.

68. Se interpretará el presente tema en virtud de la tercera pregunta formuladapor el Juez Consultante, es decir, si puede determinarse la existencia deriesgo de confusión si a pesar de la semejanza entre los signos, los productosque distinguen, que también son similares y/o conexos, van dirigidos a unpúblico especializado.

69. A este respecto, cabe transcribir la decisión del Tribunal de Justicia de laUnión Europea (TJUE), expedida dentro del caso C-311/11 P, relativo a laregistrabilidad de la marca denominativa WIR MACHEN DAS BESONDEREEINFACH:

"Respecto de la tercera parte del primer motivo, procede recordar enprimer lugar que el Tribunal General constató, en el apartado 33 de lasentencia recurrida, que el público pertinente está constituido por unpúblico germanófono especialista en informática, cuyo nivel deconocimiento y de atención en dicho sector es superior al del públicoen general.

A este respecto, debe constatarse que el hecho de que el públicopertinente es especializado no puede ejercer una influenciadeterminante sobre los criterios jurídicos utilizados para apreciar elcarácter distintivo de un signo. Si bien es cierto que el grado deatención del público pertinente especializado es, por definición, máselevado que el del consumidor medio, no por ello se deduce

aparatos controladores para usarse en instalaciones de tratamiento de agua limpia y de aguasresiduales; acumuladores de energía eléctrica tipo fuel cel/s; cámaras infrarrojas; máquinas yaparatos lectores de mediciones a distancia; controladores de telemetría; transformadoreshidráulicos; inversores (electricidad); máquinas y aparatos electrónicos que automáticamentedetectan violaciones de reglas de tráfico (a saber, el no respetar las señales de tráfico, el violar loslímites de velocidad y el cambiarse de carril en la calzada) y las hacen cumplir; máquinas y aparatospara la cobranza electrónica de peajes; transformadores eléctricos, relés para vehículos eléctricos;convertidores de energía eléctrica para vehículos eléctricos; cargadores de electricidad paravehículos eléctricos; aparatos y máquinas de telecomunicaciones; partes de máquinas detelecomunicaciones ...

./",

i¿"';')

13 Orugas para tanques, máquinas de golpeo, máquinas de moldeo a inyección, eliminadoras debasura; robots, taladros eléctricos manuales, cortadoras eléctricas, moledoras eléctricas, sierraseléctricas .

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necesariamente que basta un menor carácter disti;¡uvO CLanaa ::;:público pertinente es especializado.

En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, paraapreciar si una marca carece o no de carácter distintivo, es precisotomar en consideración la impresión de conjunto que produce (véanse,en particular, las sentencias Procter & Gamble/OAMI, antes citada,apartado 44; de 30 de junio de 2005, Eurocermex/OAMI, C-286/04 P,Rec. p. 1-5797, apartado 22, y de 25 de octubre de 2007,Develey/OAMI, C-238/06 P, Rec. p. 1-9375, apartado 82).

Pues bien, tal principio quedaría en entredicho si el umbral de carácterdistintivo de un signo denominativo dependiera, de modo general, delgrado de especialización del público pertinente"14.

70. En consecuencia, el hecho de que el público pertinente sea especializado noejerce ninguna influencia determinante sobre los criterios jurídicos empleadospara determinar el carácter distintivo de un signo. Como el Tribunal hamanifestado en diversas oportunidades, para valorar si un signo cuenta concarácter distintivo, es preciso tomar en consideración la impresión de conjuntoque produce tal signo. Sin embargo, el citado principio quedaría en entredichosi dicha valoración dependiera del grado de especialización del públicopertinente.

E. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL JUEZ CONSULTANTE.

71. En el caso concreto, el Juez Consultante solicita que el Tribunal se pronuncierespecto de las siguientes preguntas que serán respondidas a continuación:

i. ¿Si dos signos que distinguen productos vinculados o semejantesde la misma Clase comparten una partícula semejante, puedeafirmarse por ello la existencia de riesgo de confusión a pesar queposeen elementos adicionales que también resultan relevantes?

En primer lugar, la pertenencia de los productos distinguidos por lossignos en conflicto a una misma Clase de la Clasificación Internacionalde Niza no presupone la existencia de similitud ni conexión competitivaentre tales productos. En segundo lugar, el Juez Consultante deberádeterminar si la partícula compartida por ambos signos es propiamenteuna partícula de uso común. Finalmente, en virtud del criterio de que lossignos cotejados deben ser apreciados en su conjunto, se debe valorarla impresión que podrían causar otros elementos gráficos - por ejemplo,por su ubicación, color y tamaño - comprendidos en los signos mixtos.

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14 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta), de 12 de julio de 2012, asunto C-311/11P, caso: marca denominativa WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, SmartTechnologies ULC c. Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), apartados 47-50, especialmente párrafo 48.

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ii. ¿t:j hecho que en una determinada Clase solo se encuentreregistrado un signo con características consideradas confundiblescon las del signo solicitado (el cual pretende distinguir productosvinculados a los distinguidos por la marca registrada), implica quepor ello se deba denegar el registro de éste?

El Tribunal reitera que, la pertenencia de productos o servrciosidentificados por los signos objeto de examen de confundibilidad a unamisma Clase de la Clasificación Internacional de Niza no presupone laexistencia de similitud, ni tampoco de conexión competitiva, entre dichosproductos o servicios comprendidos en una misma Clase.

iii. ¿Puede decirse que existe riesgo de confusión si a pesar de lasemejanza entre los signos, los productos que distinguen, quetambién son semejantes y/o vinculados, van dirigidos a un públicoespecializado?

A este respecto, el Tribunal reitera lo expuesto previamente en lapresente providencia, en el sentido que el hecho que el públicopertinente sea especializado no ejerce ninguna influencia determinantesobre los criterios jurídicos empleados para determinar la existencia deun riesgo de confusión entre signos compuestos.

Como el Tribunal ha manifestado en anteriores oportunidades, paravalorar si un signo es confundible o no al grado de causar riesgo deconfusión, es preciso tomar en consideración la impresión de conjuntoque produce dicho signo. Sin embargo, tal principio quedaría enentredicho si el umbral del carácter distintivo de un signo dependiera delgrado de especialización del público pertinente.

iv. ¿En el caso de autos, teniendo en cuenta la forma como estánpresentados los signos en conflicto, puede afirmarse la existenciade riesgo de confusión por el hecho que uno de sus elementos essemejante y porque además distinguen productos vinculados y/osemejantes?

El Tribunal recuerda que no le es posible dirimir las controversias objetode los procesos internos que originan las interpretaciones prejudicialesque le son allegadas. En ese sentido, el Tribunal únicamente provee alos tribunales nacionales de pautas interpretativas pertinentes para queéstos puedan resolver la respectiva controversia aplicando de manerauniforme la normativa comunitaria andina.

Sin embargo, el Tribunal considera que, según ha expresado enreiteradas ocasiones, la semejanza o similitud de alguno de loselementos de los signos cotejados, así como el hecho que ambos signosamparen productos similares o conexos, no determina per se laexistencia de un riesgo de confusión. Por lo tanto, la existencia de un

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riesgo ae confusión decera 38, evaluaca ¡JJf ,;,;1 .Juez C0nsu¡~aíite,~,aSG

por caso, según los criterios interpretativos previamente desarrolladosen la presente providencia.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite elsiguiente,

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en elcomercio afecte el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signoque se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca yaregistrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismosproductos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no esnecesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a losconsumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o deasociación para que se configure la irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar elriesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglaselaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presenteinterpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a lasemejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos queéstos amparan.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener encuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signosmixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin serposible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidaddel signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayorinfluencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y procederen consecuencia.

Con relación a los signos con parte denominativa compuesta, el Tribunalconsidera que se debe tener en consideración: (i) la ubicación de las palabras;(ii) la extensión de las palabras; (iii) la sonoridad de las palabras; (iv) el gradode distintividad intrínseca del signo; (v) el grado de distintividad extrínseca delsigno; (vi) si la palabra que compone el signo es el elemento estable en unamarca derivada o de una familia de marcas; y, (vii) si la palabra que componeel signo es una marca notoriamente conocida dentro del territorio subregionalandino.

TERCERO: El Tribunal advierte que, para determinar la existencia deconexión competitiva entre productos o servicios, el Juez Consultante deberáanalizar la naturaleza y finalidad de los productos o servicios distinguidos por

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los sign<)~ C01 u.orua.ros. jd que ía sota pertenencia de éstos él uno mismaClase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra la conexióncompetitiva entre ambos.

CUARTO: El hecho de que el público pertinente sea especializado no ejerceninguna influencia determinante sobre los criterios jurídicos empleados paradeterminar el carácter distintivo de un signo. Para valorar si un signo cuentacon carácter distintivo, es preciso tomar en consideración la impresión deconjunto que produce tal signo. El citado principio quedaría en entredicho sidicha valoración dependiera del grado de especialización del públicopertinente.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creacióndel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Nacional consultante,al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lasdisposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatutovigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal,firman la presente lnterpjétación Prejudicial los Magistrados que participaronen su adop~ió ./ j/

'j . I D'·I~

Cecilia L '. a ~yllón QuinterosMAGISTRADA

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia dela presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la ComunidadAndina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 343-IP-2015

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