TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 178-IP-2015

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corteconsultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por laComisión de la Comunidad Andina, con fundamentoen la consulta formulada por la Quinta SalaEspecializada en lo Contencioso Administrativo,Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima,República del Perú. Expediente Interno N° 00882-2013-0-1801-JR-CA-07. Actor: UNIVERSIDADPERUANA DE LAS AMÉRICAS S.A.C. Marca mixta AUNIAMÉRICA.

Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, alos dos días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en Sesión Judicial seprocede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por laQuinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Quinta SalaEspecializada de lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temasde Mercado, Lima, República del Perú, a través del Oficio No. 882-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 14 de abril de 2015, recibido por este Tribunal elmismo día, mediante el cual se solicita la interpretación prejudicial delartículo 136 literal a) de la Decisión 486.

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Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos sedesprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratadode Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo quesu admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 27 de octubrede 2015.

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimaprocedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar ala presente solicitud, lo siguiente.

Partes:

Demandante: UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICASS.A.C.

Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LACOMPETENCIA Y PROTECCiÓN DE LAPROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI,REPÚBLICA DEL PERÚ.

CENTRO EDUCATIVO DAS AMÉRICAS LTOA.

HECHOS:

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en lademanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de losantecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran lossiguientes:

1. El 30 de junio de 2010, el CENTRO EDUCACIONAL LASAMÉRICAS LTDA. solicitó el registro del signo mixto AUNIAMÉRICA (se reivindican colores), para distinguir los siguientesservicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza:"servicios educativos de cualquier naturaleza y nivel; producción deprogramas de radio y televisión; publicaciones de libros y textos queno sean publicitarios, organización y presentación de conferencias,simposios, seminarios; organización de exposiciones para actividadesculturales".

2. El 17 de septiembre de 2010, la COMPAÑíA PERUANA DERADIODIFUSiÓN S.A. interpuso oposición contra la citada solicitudde registro sobre la base de su marca mixta AMÉRICA TELEVISiÓN,registrada con certificado N° 35835 vigente hasta el 9 de julio de2014, para amparar servicios de la Clase 41 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

3. El 20 de septiembre de 2010, la UNIVERSIDAD PERUANA DE LASAMÉRICAS S.A.C. formuló oposición sobre la base de ser titular dela marca mixta A UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICASinscrita con el certificado N° 34919, para distinguir los siguientesservicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza:"educación superior universitaria, científica, tecnológica y cultural".

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4. El 8 de junio de 2011, la Comisión de Signos Distintivos deINDECOPI, mediante la Resolución No.1281-2011/CSD-INDECOPI,resolvió declarar infundada las oposiciones formuladas y concedió elregistro solicitado.

5. El 12 de julio de 2011, la SOCIEDAD UNIVERSIDAD PERUANA DELAS AMÉRICAS S.A.C., presentó recurso de apelación contra elanterior acto administrativo.

6. El 23 de octubre de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual delINDECOPI, mediante Resolución No. 1955-2012fTPI-INDECOPI,resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 1281-2011/CSD-INDECOPI.

7. El 31 de enero de 2013 la sociedad UNIVERSIDAD PERUANA DELA AMÉRICAS S.A.C., interpuso demanda contenciosaadministrativa contra el anterior acto administrativo.

8. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo ContenciosoAdministrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la CorteSuperior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentenciasignada como Resolución Número Ocho de 30 de julio de 2014,declaró fundada la demanda y, en consecuencia, nula la Resolucióndemandada. Ordenó al INDECOPI la cancelación del registro de lamarca mixta A UNIAMÉRICA.

9. El 3 de septiembre de 2014, el INDECOPI presentó recurso deapelación contra la anterior sentencia.

10. El 14 de abril de 2015, la Quinta Sala Especializada en loContencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas deMercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República delPerú, mediante Oficio No. 882-2013-0/ 5taSECA-CSJLI-PJ, solicitóInterpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina.

a. Argumentos de la demanda.

La demandante soportó la acción en los siguientes argumentos:

11. Señala que los signos en conflicto generan riesgo de confusión en elpúblico consumidor.

12. Indica que los signos en conflicto amparan los mismos servrcioseducativos de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

13. Manifiesta que el elemento relevante de los signos en conflicto es elfigurativo.

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15.Sostiene que el elemento denominativo es el relevante en los signosen conflicto.

b. Argumentos de ia contestación de la demanda.

El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientesargumentos:

14.Manifiesta que los signos en conflicto no son confundibles en losaspectos gráfico y fonético.

16.Agrega que los signos en conflicto generan un impacto fonético yvisual diferente.

17.Afirma que el consumidor de servicios educativos es más reflexivo ala hora de elegir.

18.Sostiene que diversas marcas de la Clase 41 contienen lasdenominaciones UNI, AMÉRICA y la letra A.

c. Sentencia de Primera Instancia.

19. El Vigésimo Cuarto Juzgado especializado en lo ContenciosoAdministrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima,República del Perú, mediante sentencia signada como ResoluciónNúmero Ocho de 30 de julio de 2014, declaró fundada la demanda y,en consecuencia, declaró nula la Resolución No. 1955-2012fTPI-INDECOPI; además ordenó al INDECOPI cancelar el registro de lamarca mixta A UNIAMÉRICA, con los siguientes fundamentos:

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"(...) a pesar de las diferencias fonéticas, existen similitudesgráficas y conceptuales entre los signos en conflicto quedeterminan riesgo de confusión. (. . .) dado que los servicios quepretende distinguir el signo solicitado incluyen a los servicios quedistingue la marca registrada, aun cuando el público consumidorlogre percibir y recordar que existen diferencias entre los signos,el hecho de que compartan los términos "UNI" y "AMERICA",podría inducir a los usuarios a creer que el signo solicitadoconstituye una variación de la marca registrada o que existavinculación de carácter comercial entre las empresas.(. ..) nos encontramos en el presente caso ante un supuesto deconfusión indirecta, en tanto se podría inducir al consumidor acreer que, el signo solicitado constituye una variación de la marcaregistrada, o que existe vinculación de carácter comercial entrelos titulares de los signos; lo que determina que, no es posible sucoexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir aconfusión indirecta al público consumidor.(. . .) queda evidenciado que los signos confrontados resultanconfundibles, motivo por el cual resulta errada la decisión de laAutoridad Administrativa de acceder al registro del signo

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'~,'in'tac.:·J "A Uf\IfA,1dEPICA" '/ logotipo, leda ve? qua ctid'w .sí·-.FJOse encuentra incurso t911 la causaí de prohioicton ae registroestablecida en el artículo 1360 inciso a) de la Decisión 486".

d. Recurso de apelación.

El INDECOPI fundamentó el escrito del recurso de apelación en lo siguiente:

20.lndica que la sentencia apelada interpretó de manera equivocada lasnormas pertinentes, pues utilizó argumentos que no son losestablecidos en la Decisión 486.

21. Sostiene que los signos en conflicto tienen elementos que losdiferencian en el mercado. Son evidentes las diferencias fonéticas ygráficas. Agrega, que "los caracteres estilizados en coloresparticulares aportan una gráfica singular".

22.lndica que el público consumidor de servicios educativos esparticularmente reflexivo al momento de elegir.

B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL:

23. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo136 literal a) de la Decisión 486 de Comisión de la ComunidadAndina. Determinando el pronunciamiento respecto de:

"El análisis del riesgo de confusión entre signos mixtos quecomparten una palabra en su parte denominativa".

24. Se hará la interpretación solicitada 1.

C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo deconfusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signosdistintivos. El criterio del consumidor medio y su nivel de atenciónpara servicios educativos.

B. Comparación entre signos mixtos con parte denominativacompuesta.

C. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementosde uso común.

Decisión 486"( ...)Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercioafectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o deasociación;

(... )" .

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A. LA IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD OSIMILITUD. RIESGO DE CONFUSiÓN O DE ASOCIACiÓN. LASREGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. ELCRITERIO DEL COSUMIDOR MEDIO y SU NIVEL DE ATENCiÓNPARA SERVICIOS EDUCATIVOS.

25. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que lossignos mixtos A UNIAMERICA y A UNIVERSIDAD PERUANA DELAS AMÉRICAS son confundibles. El INDECOPI sostuvo que elconsumidor en servicios educativos es más reflexivo a la hora deelegir.

26. De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto. Paraesto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 deagosto de 2013, expedida en el marco del Proceso 114-IP-2Ü13:

"Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidadrelacionada específicamente con el requisito de distintividad.Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o seasemejen a una marca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, en relación con los mismos productos oservicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el usode la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factoresde riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: alde confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido yse han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos signos distintivos según su grado de notoriedad".

2 PACÓN, Ana María, "LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SUIMPORTANCIA EN UNA ECONOMíA GLOBALlZADA". Publicado en www.ugma.edu.ve. Endicho articulo manifiesta lo siguiente:

"La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva quepuede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de estaimagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiososdesembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución delvalor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa elsigno, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que puedadañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas,sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protecciónampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, erarelevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de losconsumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer unaprotección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que elfundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en eltráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un usoparasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos 'marcarenombrada', 'marca de alta reputación' para definir a este nuevo tipo de signo que condensa

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manifestado lo siguiente:

"El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor aladquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho producto tiene un origenempresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, queaunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el productor de dichoproducto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica". (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca:"SHERATON").

Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signoconfundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse suregistro se estaría atentando contra el interés del titular de la marcaanteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dichaprohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios sedesarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor noincurra en error al realizar la elección de los productos o serviciosque desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debeobservar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidado semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generarconfusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión aque se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entrelos signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de lapalabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o lasterminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces oterminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominacionescomparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, sedebe tener en cuenta las particularidades de cada caso, paradeterminar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan unaidea idéntica o semejante.

una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de laregla de la especialidad".

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¡:~(_~gla5para el cotejo entre si~1nosdistintivos.

La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de lossignos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

- La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarsecon una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidadortográfica, auditiva e ideológica.

- En la comparación se debe emplear el método del cotejosucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que elconsumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lohace en diferentes momentos.

- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, yaque en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión ode asociación.

- Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en ellugar del presunto comprador, pues un elemento importante parael examinador, es determinar cómo el producto o servicio escaptado por el público consumidor. El criterio del consumidormedio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos enfrente de productos que se dirigen a la población en general. ElTribunal en anteriores providencias ha establecido la relaciónentre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidormedio y la clase de productos que se pretenden amparar. Haexpresado lo siguiente:

"El registro de un signo como marca se encuentraexpresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivoy susceptible de representación gráfica. De conformidad con elartículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva esuno de sus elementos constitutivos, como requisito esencialpara su registro, según el cual no podrán ser registrados comomarcas los signos que 'carezcan de distintividad'.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criteriosdel Tribunal de Justicia Europeo: 'En la jurisprudencia europease destaca que el carácter distintivo de una marca ha deapreciarse, por una parte, en relación con los productos oservicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, enrelación con la percepción del público al que va dirigida, y queestá formado por el consumidor de dichos productos oservicios'; que 'no es necesario que la marca permita que elpúblico al que va dirigida identifique al fabricante del producto oal prestador del servicio, transmitiéndole una indicaciónconcreta de su identidad', pues 'la función esencial de la marcaconsiste en garantizar al consumidor o al usuario último el

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origen del producto o del servicio designado por la marca'(Sentencia del Tribunal de Justicia de las ComunidadesEuropeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y quecuando los productos designados en la solicitud de registro vandestinados a los consumidores en general, "se supone que elpúblico correspondiente es un consumidor medio normalmenteinformado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante,ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidormedio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en lamemoria. Procede, igualmente, tomar en consideración elhecho de que el nivel de atención del consumidor medio puedevariar en función de la categoría de productos contemplada(. ..)' (Sentencia del Tribunal de Justicia de las ComunidadesEuropeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1° de septiembre del 2004.Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de laComunidad Andina". (Proceso 14-IP-2009. InterpretaciónPrejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1729, de 3 de julio de2009. Marca: "TV COLOMBIA + GRÁFICO").

27. Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal ennumerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemosdestacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 demayo de 2006. Marca: "GUDUPOP", publicada en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. YProceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de2006. Marca: "DK", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1370, de 14 dejulio de 2006".

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28. El Tribunal advierte que si bien los servicios educativos son dirigidosa la población en general, el nivel de atención del consumidor esmucho más elevado. La educación tiene una función relevante yfundamental en las sociedades contemporáneas, y de ahí que elconsumidor a la hora de elegir dónde estudiar actúe de maneraprolija.

29.Además de lo anterior, es importante tener en cuenta que las marcasen materia de educación son un vehículo de publicidad eidentificación muy poderoso en la sociedad, no sólo en relación con laelección de quien va a consumir el servicio educativo, sino de quienpretende contratar o utilizar para cualquier fin a los sujetosconsumidores de dichos servicros. Los empleadores, losconsumidores de servicios soportados en profesiones liberales einclusive los consumidores de productos académicos, prestanespecial atención a los diferentes centros educativos que participaronen la instrucción, capacitación y enseñanza de los sujetos que ofertansus servicios en el mercado laboral, comercial y académico.

30. Por las razones anteriores, la Corte consultante al analizar los signosen conflicto deberá tener en cuenta que el consumidor de servicios

educativos realiza una elección más prolija, pero también deberáobservar que la confusión de signos que amparan dichos serviciospuede generar un fuerte impacto en los consumidores de productos yservicios, ya que es fundamental el sitio donde fueron educados oinstruidos los profesionales o técnicos que se pretende contratar.Piénsese en una persona que confié en profesionales médicos ojurídicos graduados en determinada universidad y se confunda. Unerror de estas características causaría un gran perjuicio alconglomerado social.

31. En este orden de ideas, la consultante, aplicando los anterioresparámetros, debe establecer el riesgo de confusión o asociación quepudiera existir entre los signos mixtos en conflicto.

B. COMPARACiÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTEDENOMINATIVA COMPUESTA.

32. En el proceso interno se procederá a la comparación entre los signosmixtos A UNIAMÉRICA y A UNIVERSIDAD PERUANA DE LASAMÉRICAS.

33. La Corte consultante solicitó que el Tribunal se refiera a lo siguiente:

El análisis del riesgo de confusión entre signos mixtos quecomparten una palabra en su parte denominativa.

34. Por tal motivo, es necesario abordar el tema planteado. Para loanterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 demayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 55-IP-2013:

"El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y unográfico; el primero se compone de una o más palabras que forman untodo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, elsegundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos através de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad devariantes y llamarse de diferentes formas: emblemas", loqotipos",íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser elpreponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mentedel consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio através de la palabra o denominación contenida en el conjunto. Sinembargo, de conformidad con las particularidades de cada caso,puede suceder que el elemento predominante sea el elemento

3 "El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquierser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca". OTAMENDI, Jorge. "DERECHODE MARCAS", Editorial Lexis Nexis, Abeledo - Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010.

4 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente: "Logotipo: (. . .)Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marcao producto. (. ..)". DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (RAE),22"' edición. 2001.

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gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características,pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

"La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado elregistro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en suintegridad y no a sus elementos por separado". (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se hainclinado a considerar que, en general, el elemento denominativode la marca mixta suele ser el más característico o determinante,teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras,las que por definición son pronunciables, lo que no obsta paraque en algunos casos se le reconozca prioridad al elementográfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, queen un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráficosuele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocadorde conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujoabstracto. " (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicialpublicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de24 de febrero de 1999)". (Proceso N° 129-IP-2004. Marca:GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°1158, de 17 de enero de 2005).

La Corte consultante deberá determinar el elemento característico delos signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signosen conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, enprincipio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los doses el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse deconformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signosdenominativos:

- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importantetener en cuenta las sílabas o letras que poseen una funcióndiferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entendercómo el signo es percibido en el mercado.

- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos acomparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muydifícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría serevidente.

Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica lasonoridad de la denominación.

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- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera másfuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado".

35. Como los signos en conflicto están compuestos por más de dospalabras, se deben observar las reglas de comparación de los signosdenominativos compuestos.

36. Para realizar un adecuado cotejo de signos denominativoscompuestos, se debe analizar el grado de relevancia o distintividad delas palabras que los componen. Por lo tanto, el consultante deberáhacer un análisis integral de los signos para determinar la relevanciade sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en sudistintividad.

37. Para esto utilizará los siguientes parámetros:

Ubicación de las palabras en el signo denominativocompuesto. La primera palabra genera más poder derecordación en el público consumidor.

- Impacto en la mente del consumidor de conformidad con laextensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo generaltienen mayor impacto en la mente del consumidor.

- Impacto en la mente del consumidor de conformidad con lasonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de lapalabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

- Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad conlos signos que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidaddel signo evocativo con los productos que ampara, tendrá unmayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil notendría relevancia en el conjunto marcario.

- Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de usocomún. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común sedebe excluir del cotejo marcario.

- Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo encuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que componeun signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayorrelevancia. Si la palabra que compone un signo es el elementoestable en una marca derivada, o es el elemento que conformauna familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizarcualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para deesta manera determinar la relevancia en el conjunto marcario.

38. En este orden de ideas, la Corte consultante, aplicando el anteriorcriterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir

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entre los signos mixtos A UNIAMÉRICA y A UNIVERSIDADPERUANA DE LAS AMÉRICAS.

C. ANÁLISIS DE REGISTRABILlDAD DE SIGNOS COMPUESTOSPOR ELEMENTOS DE USO COMÚN.

39. El INDECOPI argumentó que diversas marcas de la Clase 41contienen las denominaciones UNI, AMÉRICA y la letra A.

40. De conformidad con lo anterior, es necesario abordar el temapropuesto. Para esto el Tribunal reitera la Interpretación Prejudicial de25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del proceso 112-IP-2015.

41.AI conformar una marca su creador puede valerse de toda clase deelementos como palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones,que individualmente consideradas pueden estimarse como elementosdescriptivos, genéricos o de uso común, por lo que no pueden serobjeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

42. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, dispone:

"No podrán registrarse como marcas los signos que

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en unadesignación común o usual del producto o servicio de que setrate en el lenguaje corriente o en la usanza del país".

43. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformadosexclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras opartículas de uso común al estar combinadas con otras puedengenerar signos completamente distintivos, caso en el cual se puedeproceder a su registro.

44. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir quelas expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otrosempresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tieneuna fuerza limitada de oposición, ya que las palabras o partículasgenéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas".

45.Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puedeno serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

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"El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con lasmarcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempreexistirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de laspartículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas. Esto necesariamente tendráefectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementosde uso común son débiles". OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS". Ed. AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.

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materia de servicios mecarucos pueden no serlo en servrcros derestaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muyimportante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienenuna estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad conesto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus deuso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clasesconexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque enproductos o servicios con íntima conexión competitiva la informacióncomercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante seapropie de un signo que en el manejo ordinario de los negociostambién pueda ser utilizado por los comerciantes de productos oservicios íntimamente relacionados.

46. La Corte consultante deberá determinar si las denominaciones UNI,AMERICA y A son de uso común en la Clase 41 de la ClasificaciónInternacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente,de conformidad con lo expresado en la presente providencia y,posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo loselementos que gocen de dicha característica.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE ELSIGUIENTE

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Si bien los servicios educativos son dirigidos a la población engeneral, el nivel de atención del consumidor es mucho máselevado. La educación tiene una función relevante yfundamental en las sociedades contemporáneas, y de ahí queel consumidor a la hora de elegir dónde estudiar actúe demanera prolija.

Además de lo anterior, es importante tener en cuenta que lasmarcas en materia de educación son un vehículo de publicidade identificación muy poderoso en la sociedad, no sólo enrelación con la elección de quien va a consumir el servicioeducativo, sino de quien pretende contratar o utilizar paracualquier fin a los sujetos consumidores de dichos servicios.Los empleadores, los consumidores de servicios soportados enprofesiones liberales e inclusive los consumidores de productosacadémicos, prestan especial atención a los diferentes centroseducativos que participaron en la instrucción, capacitación yenseñanza de los sujetos que ofertan sus servicios en elmercado laboral, comercial y académico.

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Por las razones anteriores, la Corte consultante al analizar lossignos en conflicto deberá tener en cuenta que el consumidorde servicios educativos realiza una elección más prolija, perotambién deberá observar que la confusión de signos queamparan dichos servicios puede generar un fuerte impacto enlos consumidores de productos y servicios, ya que esfundamental el sitio donde fueron educados o instruidos losprofesionales o técnicos que se pretende contratar. Piénseseen una persona que confié en profesionales médicos ojurídicos graduados en determinada universidad y se confunda.Un error de estas características causaría un gran perjuicio alconglomerado social.

En este orden de ideas, la consultante, aplicando los anterioresparámetros, debe establecer el riesgo de confusión oasociación que pudiera existir entre los signos mixtos enconflicto.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidoral adquirir un producto piense que está adquiriendo otro(confusión directa), o que piense que dicho producto tiene unorigen empresarial diferente al que realmente posee(confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor,que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productorde dicho producto y otra empresa tienen una relación ovinculación económica.

SEGUNDO: La Corte consultante, aplicando los parámetros plasmados enla presente providencia, deberá establecer el riesgo deconfusión o asociación que pudiera existir entre los signosmixtos A UNIAMÉRICA y A UNIVERSIDAD PERUANA DELAS AMÉRICAS.

TERCERO: La Corte consultante deberá determinar si las denominacionesUNI, AMERICA y A son de uso común en la Clase 41 de laClasificación Internacional de Niza, así como en clases conexascompetitivamente, de conformidad con lo expresado en lapresente providencia y, posteriormente, deberá realizar lacomparación excluyendo los elementos que gocen de dichacaracterística.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, laAutoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial ycumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo128 del Estatuto vigente.

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En concordancia con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto delTribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados queparticiparon en su adopción.

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Cecilia Luisa Ayttórí QuinterosMAGISTRADA

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente lapresente Interpretación ;rejudicial el Presidente y el serriO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copiade la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de laComunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.

I PROCESO 178-IP-2015 I

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