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Año XXXII – Número 2481 Lima, 20 de abril de 2015

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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Proceso 02-AN-2012 Acción de Nulidad interpuesta por la República de Colombia contra las Resoluciones N°. 1477 de 7 de junio de 2012 y N°. 1492 de 24 de agosto de 2012, emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina........ ............................................... 1

Proceso 87-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de

los artículos 30, 45 y 46, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima de la República del Perú. Apelante: AVENTHIS PHARMA S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI. Asunto: Patente “Solvato acetónico del demetoxi docetaxel y su procedimiento de preparación”. Expediente Interno: 03903-2010-0-1801-JR-CA-01......... ..................................... 23

Proceso 94-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de

los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala de la República del Ecuador. Demandante: THOMSON CONSUMER ELECTRONICS S.A. Demandado: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Marca: “La nueva era del entretenimiento”. Expediente Interno: 17811-2013-3050......... ............................................................................................ 32

PROCESO 02-AN-2012

Acción de Nulidad interpuesta por la República de Colombia contra las Resoluciones N°. 1477 de 7 de junio de 2012 y N°. 1492 de 24 de agosto de 2012, emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina. Magistrada ponente: Cecilia L. Ayllón Q.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 2 de 49 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito a los veintiún días del mes de enero del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Sentencia por mayoría. El Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez y la Magistrada Leonor Perdomo Perdomo disienten de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participan en su adopción 1.

VISTOS:

1. El escrito de demanda presentado por la República de Colombia, recibido en este Tribunal, vía courier, el 13 de diciembre de 2012. (fls. 1 - 24).

2. El auto de 20 de febrero de 2013 (fls. 54 - 55), mediante el cual el Tribunal decidió:

“PRIMERO: Admitir a trámite la demanda presentada por la República de Colombia y ordenar su notificación a la Secretaría General de la Comunidad Andina, concediéndole para su contestación un plazo de cuarenta (40) días continuos contados a partir de la notificación del presente auto. SEGUNDO: Tener como parte demandante a la República de Colombia, representada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, doctor Sergio Díaz Granados Guida, y reconocer personería al doctor Nicolás Torres Álvarez, para que intervenga en el juicio como su abogado. TERCERO: Ordenar la notificación a la República del Ecuador como tercero interesado en las resultas de proceso, concediéndole para que manifieste lo que considere pertinente, en un plazo de cuarenta (40) días continuos a partir de la notificación del presente auto”.

3. El escrito recibido en este Tribunal el 5 de abril de 2013, mediante el cual la República del

Ecuador, dio contestación a la demanda.

4. El escrito SG-C/E. 1.1/878/2013, de 5 de abril de 2013, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el 8 de abril de 2013, por medio del cual la Secretaría General dio contestación a la demanda.

5. El auto de 17 de abril de 2013 (fls. 115 - 117), por medio del cual, el Tribunal decidió:

“PRIMERO: Tener por contestada la demanda por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina y reconocer como su representante al señor Santiago Cembrano Cabrejas (…). SEGUNDO: Reconocer personería a los doctores Sandra Catalina Charris Rebellón (…), Humberto Zúñiga Schroder (…) y Gabriela Morales Franco (…) para que intervengan en el juicio como apoderados de la Secretaría General de la Comunidad Andina. TERCERO: Tener por contestada la demanda por parte de la República del Ecuador y reconocer como su representante a la Dra. Christel Gaibor Flor (…)”.

6. El auto de 16 de octubre de 2013 (fls. 125 - 126), mediante el cual se puso a disposición

de las partes el expediente y se les otorgó un término común de 15 días contados a partir

1 Las razones de sus disentimientos constan en un documento explicativo que se encuentra anexo

al Acta N°. 32-J-TJCA-2014.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 3 de 49 de la notificación de dicho auto para que formularan por escrito sus alegatos de conclusión.

7. Los alegatos de conclusión presentados por las Repúblicas del Ecuador y de Colombia. (fls. 134 a 150).

8. El auto de 22 de enero de 2014 (fls. 151 - 152), mediante el cual, el Tribunal, para mejor

proveer, decidió oficiar a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para que remitiera todos los antecedentes administrativos de los actos demandados y los contenidos en el expediente administrativo SG-RG-073.

9. El oficio No. SG/E/179/2014 de 4 de febrero de 2014, mediante el cual la Secretaría

General de la Comunidad Andina remitió al Tribunal el expediente administrativo que contiene las resoluciones objeto de la presente demanda, y los antecedentes, escritos y actos contenidos en el expediente administrativo abierto por la Secretaría General de la Comunidad Andina, en el marco del cual la República del Perú formuló una solicitud de calificación de gravamen en razón de la imposición por parte de la República del Ecuador de un impuesto a la salida de divisas. (fl. 162).

10. El auto de 13 de mayo de 2014, por medio del cual el Tribunal decidió: “Convocar al

Primer Magistrado Suplente de la República del Ecuador, Doctor Hernán Romero Zambrano, para que se integre al Tribunal con objeto de asegurar el quórum decisorio exigido por el artículo 32 del Estatuto en la tramitación de la presente acción”.

A. ANTECEDENTES: LA DEMANDA.

11. La República de Colombia, actuando a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en escrito recibido vía courier el 13 de diciembre de 2012, presentó Demanda de Nulidad contra las Resoluciones Número 1477 y 1492, expedidas por la Secretaría General. Manifestó que la emisión de dichas Resoluciones constituye una violación a los artículos 72, 73 y 74 del Acuerdo de Cartagena; al artículo 17 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; al artículo 101 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y, a los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 11, 28, 29, 48 y 54 de la Decisión 425; para lo cual señaló:

12. En la demanda se exponen los hechos y fundamentos de derecho que se resumen a continuación: 1. Hechos.

13. El 9 de febrero de 2009 mediante Comunicación DIE-0067, el Ministerio de Comercio

Industria y Turismo (MCIT), puso en conocimiento de la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN), la Ley del Régimen Tributario Interno y la Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicada en el Registro Oficial de la República del Ecuador No. 497 del 30 de diciembre de 2008, mediante la cual se establece, en sus artículos 6 y 8, una “Tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas” consistente en el cobro del 1% a las importaciones que se efectúen en ese país.

14. El 12 de febrero de 2009, la SGCAN mediante Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009, inició

procedimiento para determinar si el “Impuesto a la Salida de Divisas” aplicable a los pagos por concepto de importaciones, establecido mediante Ley, por la República del Ecuador, constituye un “gravamen o restricción” a los efectos del Programa de Liberación

GACETA OFICIAL 20/04/2015 4 de 49 del Acuerdo de Cartagena. Se concedió plazo a los Países Miembros para que presentaran sus intervenciones.

15. El 13 de marzo de 2009, las Repúblicas de Perú y Colombia, respectivamente, mediante

Oficio No. 28-2009-MINCETUR/VMCE/DNINCI y Comunicación DIE-139, presentaron sus intervenciones señalando que las medidas objeto de investigación constituían un “gravamen” y, por tanto, que la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador debía ser derogada.

16. El 17 de marzo de 2009, la Secretaría General puso en conocimiento de los Países

Miembros las intervenciones descritas. 17. El 27 de marzo de 2009, la República del Ecuador mediante Nota

17122/GVMCEI/DGINC, señaló que la SGCAN inició de manera ilegítima la investigación y solicitó la declaratoria de nulidad del procedimiento.

18. El 28 de febrero de 2012, la República de Perú mediante Oficio No. 056-2012-

MINCETUR/VMCE, formuló a la SGCAN una nueva solicitud de investigación. Efectuado el traslado correspondiente, el 7 de junio de 2012 la República de Colombia coincidió con que la petición del citado país andino revestía contenido análogo a su solicitud de investigación impetrada en el año 2009, y señaló que luego de tres (3) años la SGCAN no había emitido pronunciamiento alguno, desconociéndose así, los términos consagrados en la normativa andina.

19. El mismo 7 de junio de 2012, la SGCAN emitió la Resolución No. 1477 publicada en la

GOAC No. 2059 del 8 de junio de 2012, declarando la nulidad de la Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009, del 12 de febrero de 2009, y de todas las actuaciones emitidas por la SGCAN con posterioridad a la misma, invocando la falta de descripción en la solicitud presentada por la República de Colombia de las medidas que calificaría como gravamen.

20. El 16 de julio de 2012, mediante Comunicación DIE-276 la República de Colombia

interpuso Recurso de Reconsideración en contra del anterior pronunciamiento de la SGCAN. Manifestó que la Resolución No. 1477 contraviene el Ordenamiento Jurídico Andino, en tanto que la declaratoria de nulidad de una Resolución no es competencia de la SGCAN, aunado a la pretermisión de los términos de este Órgano del Sistema Andino de Integración para emitir un pronunciamiento respecto de la solicitud de investigación formulada en el año 2009. Con dicho comportamiento se está desconociendo además, el objeto del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena “eliminar las restricciones y gravámenes a las importaciones”.

21. El 24 de agosto de 2012, la SGCAN mediante Resolución No. 1492 publicada en la

GOAC No. 2087 del 28 de agosto de 2012, resolvió el Recurso impetrado y dispuso modificar el artículo 1 de la Resolución No. 1477, a efectos de reemplazar el término “Declarar la Nulidad” por “Revocar”, de manera tal que el dispositivo en cuestión quede redactado de la siguiente manera: “Artículo 1.- Revocar la Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009, de fecha 12 de febrero de 2009, y todas las actuaciones emitidas por la Secretaría General con posterioridad a la misma”, argumentando principalmente que “(…) la Secretaría General sustentó la declaración de nulidad referida en el párrafo anterior en el artículo 34 de la Decisión 425, el cual permite a este órgano comunitario revocar sus actos ‘cuando no afecten derechos adquiridos por Países Miembros o particulares’, y cuando incurran en alguna de las causales de nulidad de pleno derecho establecidas en el artículo 12; (…)”; “(…) Que si bien la Secretaría General concuerda con la República de Colombia que la Resolución 1477 fue emitida luego de transcurridos los plazos previstos en la Decisión 425 –situación atribuible a la complejidad del caso-”; y, “(…) Que no resulta menos cierto que el citado País Miembro tuvo expedito su derecho a

GACETA OFICIAL 20/04/2015 5 de 49 poder acceder a aquellos mecanismos previstos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de poder tutelar su interés”. 2. Fundamentos de derecho. 2.1. INAPLICACIÓN DEL REGIMEN JURÍDICO ANDINO.

En cuanto al Objeto del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena (AC).

22. Considera el demandante que según el artículo 72 del AC el objeto del Programa de

Liberación consiste en “eliminar las restricciones y gravámenes a las importaciones”; que la SGCAN en principio es consciente de su obligación de calificar la medida impuesta por la República del Ecuador, y en tal sentido, siendo consciente del objeto de dicho Programa, emite la Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009 del 12 de febrero de 2009, por medio de la cual inició el procedimiento para determinar si el Impuesto a la Salida de Divisas constituye un gravamen o una restricción; que no obstante lo anterior, la SGCAN, invocando la falta de descripción en la solicitud presentada por la República de Colombia de las medidas que calificaría como gravamen, aplica una errónea interpretación de la norma procedimental (Decisión 425 - Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina) para justificar la “declaratoria de nulidad” (Resolución No. 1477) y posterior “revocatoria” (Resolución No. 1492) de la Comunicación que dio inicio al Proceso de Calificación, desatendiendo así su deber legal de calificar la medida y de contera el objeto del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena.

23. Sostiene, que además que en la Resolución No. 1492, la entidad demandada mantiene la

errónea interpretación de la Resolución No. 1477, al afirmar que esta última, fue emitida de acuerdo a los parámetros de la Decisión 425, lo cual es falso, por cuanto la Resolución No. 1477 es ilegal, por implicar el ejercicio de una función que no le está conferida, y que a su vez fue expedida casi tres (3) años después de que venciera el término previsto por la normativa andina. En cuanto a la denegación del acceso a la justicia andina, al no calificar la medida impuesta por la República del Ecuador; la omisión de los artículos 73 y 74 del Acuerdo de Cartagena sobre el deber de calificar la medida y la flagrante trasgresión a las garantías de seguridad y certeza jurídica a que tienen derecho los Países Miembros.

24. Dice, que de conformidad con lo señalado por los artículos 73 y 74 del Acuerdo de Cartagena en concordancia con los artículos 3 y 4 de la Decisión 425 la Secretaría General tiene el deber de determinar, en los casos en que sea necesario, si una medida adoptada unilateralmente por un País Miembro constituye “gravamen” o “restricción”; situación que se ha omitido por parte de la demandada en las Resoluciones acusadas. Adicionalmente, destaca que se pretermite esclarecer si el “Impuesto a la Salida de Divisas” se trata de una medida que dificulta o imposibilita la libre circulación del comercio.

25. Analiza, que la omisión en la que incurre la SGCAN incentiva a los Países Miembros de

la Comunidad Andina, para que adopten y mantengan unilateralmente medidas restrictivas que atentan contra la libre circulación del comercio, configurándose así la falta de certeza y seguridad jurídica por el desamparo al que se ven sometidos los Miembros al no existir dentro de la institucionalidad andina otro ente facultado para cumplir esta función.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 6 de 49

26. Por todo lo anterior, considera que probablemente la medida adoptada por la República

del Ecuador no es una “restricción”, tal vez esté conforme al ordenamiento jurídico andino, pero la actuación de la SGCAN claramente constituye una violación a la normativa andina. 2.2. NULIDAD DE LA RESOLUCIONES 1477 Y 1492.

27. Manifiesta, que las resoluciones atacadas contravienen el literal c) del artículo 7 de la Decisión 425 el cual dispone que las resoluciones de la SGCAN deben contener los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se basa, so pena de generar la nulidad del mismo.

28. Indica, que la Resolución No. 1477 es nula al implicar una extralimitación de

competencias por parte de la SGCAN, que se ve agravada por el hecho de no pronunciarse sobre la calificación solicitada por el demandante aduciendo la falta de descripción de la medida por parte de la República de Colombia. La facultad legal para decretar la nulidad de un Acto Administrativo emitido por la Secretaría General, está radicada en cabeza del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Se desconoce así los preceptos de los artículos 17 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 101 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y los artículos 11, 12 y 118 de la Decisión 425.

29. Argumenta, que la nulidad de la Resolución No. 1492 radica en que al evaluar el recurso

de reconsideración, sin ofrecer fundamentos de hecho y de derecho que argumenten la decisión de declarar la nulidad, se aduce la “complejidad en el caso” para incumplir los plazos delimitados (más de tres años para proferir pronunciamiento al respecto) y se decide revocar la investigación. Aduce que “el derecho administrativo claramente distingue que la figura de la revocatoria directa obedece a un concepto y la capacidad para declarar la nulidad de una actuación obedece a otro concepto totalmente distinto. De hecho, la revocatoria consiste en la actuación de la administración para desaparecer los actos que ella misma haya expedido anteriormente siempre y cuando se trate de actos particulares de carácter revocable y no se esté afectando un derecho o una situación jurídica de carácter particular, caso en el cual se requiere consentimiento del afectado”; en el presente caso alega que sí existía un derecho de carácter particular de la República de Colombia, consistente en que se le diera una respuesta técnica sobre si la medida aplicada por la República del Ecuador era o no un gravamen.

30. Por lo anterior, concluye que las resoluciones demandadas vulneran los principios

sustanciales de legalidad, transparencia, economía procesal y jerarquía normativa previstos en los artículos 5 y 8 de la Decisión 425; desconocen la existencia de mandatos superiores relativos a los aspectos procedimentales contenidos en los artículos 1 y 7 del Acuerdo de Cartagena; e igualmente se enmarcan dentro de las causales de nulidad tipificadas en los literales a) y b) del artículo 12 de la referida Decisión.

31. En resumen el demandante señala que:

“con la actuación de la Secretaría General se violan entre otras disposiciones: los artículos 72, 73 y 74 del AC, el artículo 17 del TCTJCA, el artículo 101 ETJCA y los artículos 3, 4, 5, 7, 8 11, 28, 29 ,48 y 54 de la Decisión 425 como procederé a explicar”.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina.


32. En tiempo, la Secretaría General de la Comunidad Andina contestó la demanda con base en lo siguiente:

33. Expresa, que en cuanto a la demora en la cual habría incurrido la Secretaría General al

emitir la Resolución 1477 objeto del pedido de nulidad dice que “no pone en tela de juicio que en efecto, hubo una demora en el cumplimiento de los plazos previstos en la Decisión 425 (…) para procedimientos de esta naturaleza. Lo que si objetamos es que dicha demora conlleve la nulidad de ambas Resoluciones, ya que la actuación de la Secretaría General estuvo enmarcada no solo en el respeto al derecho de defensa de alguna parte interviniente, entendida como principio de derecho comunitario andino, sino además coincide con los criterios esgrimidos por el Honorable Tribunal en el marco del Proceso 214-AN-2005, en el sentido que la demora en el cumplimiento de plazos no puede acarrear la nulidad de algún acto administrativo”. Concluye que el incumplimiento de plazos a los cuales se encuentra obligados órganos comunitarios como la SGCAN no puede acarrear la nulidad de un acto administrativo, debido a que ello no afecta la sustancia del acto o el fondo del asunto. El demandante contaba además con el “recurso de omisión”, destinado a que determinado órgano comunitario cumpla con la actuación a la cual se encuentra obligado a efectos de lograr la tutela de su derecho, el cual no fue ejercido por la República de Colombia, pese a estar facultado para ello.

34. Manifiesta, que en lo relacionado con el sustento que motivó el contenido de las

Resoluciones Nos. 1477 y 1492, manifiesta la parte demandada que “este fue tutelar el derecho de defensa del País Miembro objeto de la solicitud (Ecuador)”, en tanto que la solicitud presentada por la República de Colombia no contemplaba “(…) una descripción de las medidas que calificarían como gravamen, adjuntándose únicamente una copia del Registro Oficial de la República del Ecuador No. 497 que contiene el texto de la Ley Reformatoria publicada el 30 de diciembre de 2008 (…)”.

35. Alega, que en el marco de ambos pronunciamientos se apuntaba a sustentar el por qué

cabía tutelar un derecho de mayor importancia dentro del ordenamiento jurídico andino (derecho de defensa, Resolución No. 1477) y a explicar las razones por las cuáles no correspondía a la SGCAN declarar la nulidad de sus actos, sino más bien revocarlos (Resolución No. 1492).

36. Indica, que en cuanto al argumento esgrimido por el demandante de que “el derecho

administrativo claramente distingue que la figura de la revocatoria directa obedece a un concepto y la capacidad para declarar la nulidad de una actuación obedece a otro totalmente distinto”, afirma que en la Resolución No. 1492 fue puesto de manifiesto el motivo por el cual no procedía declarar la nulidad de la comunicación SG-C/E.1.1/431/2009 y de todas las actuaciones emitidas con posterioridad a la misma, cual fuere el de reconocer que la SGCAN se había excedido en el ejercicio de sus funciones al declarar la nulidad de la comunicación y actuaciones referidas con antelación, precisando que el mecanismo a través del cual debió haber sido sancionada dicha actuación era la “revocatoria”. Señala que la nulidad es la forma por medio de la cual debe operar la nulidad por motivos de legalidad.

37. Adicionalmente, destaca que el sustento legal para que la SGCAN pueda revocar sus

actos es el artículo 34 de la Decisión 425 y que el hecho de emitir un pronunciamiento de fondo sobre el caso en cuestión de ninguna manera puede constituir un “derecho adquirido”, tal y como lo ha referido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el marco del Proceso 21-IP-96: “(…) los derechos que se han consolidado en cabeza de un individuo (persona natural o jurídica) ingresando a su haber patrimonial”. Concluye, que si bien el inicio de una investigación para la calificación de una medida como gravamen puede generar en el solicitante una “expectativa razonable” de obtener una respuesta técnica, ello dista absolutamente de ser considerado como un “derecho adquirido”, por lo

GACETA OFICIAL 20/04/2015 8 de 49 que no se estaría incurriendo en la violación de los artículos 72, 73 y 74 del Acuerdo de Cartagena.

38. Finalmente arguye que la SGCAN tiene presente su obligación originaria de “determinar

en los casos en que sea necesario, si una medida adoptada unilateralmente por un País Miembro constituye ‘gravamen’ o restricción’”. Por parte de la República del Ecuador como tercera interesada en las resultas del proceso.

39. Argumenta, que en cuanto a los fundamentos de hecho y de derecho que conllevaron a la expedición de las Resoluciones Nos. 1477 y 1492, señala que está de acuerdo con la fundamentación expuesta en ellas, en tanto que fueron emitidas conforme a las atribuciones conferidas por la Decisión 425 a la Secretaría General de la Comunidad Andina. Aduce, que la SGCAN se encontraba legitimada para revocar su Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009 amparada en el “principio de autotutela” contemplado en el artículo 34 de la Decisión 425, ya que oportunamente la República del Ecuador hizo notar a la SGCAN que la solicitud presentada por la República de Colombia no debió ser admitida por no contener los requisitos establecidos en el artículo 47 de la Decisión 425 y así evitar la vulneración del derecho a la defensa que le asistía.

40. En lo relacionado a la Acción de Nulidad presentada por la República de Colombia, aduce

que el demandante presentó la solicitud de calificación ante la SGCAN sin la descripción de las medidas que pretendía fueran calificadas; simplemente estableció que el “Impuesto a la Salida de Divisas” constituía un “gravamen”, desconociéndose así la normativa andina. Tampoco acepta que mediante la Comunicación revocada se le hayan otorgado derechos a la República de Colombia, teniendo en cuenta que la solicitud presentada estaba incompleta; de no haberse proferido dichas Resoluciones se habría vulnerado ostensiblemente el derecho a la legítima defensa de la República del Ecuador.

41. Sostiene, que en cuanto al argumento de que la SGCAN “en vez de ayudar a la solución

del problema y salvaguardar el objetivo fundamental del Programa de Liberación del AC, la SGCAN se negó a ejercer el deber legal que tiene”, dice el tercero interesado que si bien la SGCAN tiene el deber legal de concluir una investigación, no es óbice para que dicho deber prime sobre la normativa procedimental andina protectora del derecho al debido proceso y de defensa de los Países Miembros.

B. PRUEBAS APORTADAS Y PRACTICADAS DENTRO DEL PROCESO. Pruebas aportadas por la República de Colombia.

42. Fotocopia de la Resolución 1477 de 7 de junio de 2012, expedida por la Secretaría General de la Comunidad Andina y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2059 de 8 de junio de 2012. (fls. 27 a 30).

43. Fotocopia de la Resolución 1492 de 24 de agosto de 2012, expedida por la Secretaría

General de la Comunidad Andina y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2087 de 28 de agosto de 2007. (fls. 32 a 39). Pruebas aportadas por la Secretaría General.

44. Fotocopia de la Resolución 1477 de 7 de junio de 2012, expedida por la Secretaría General de la Comunidad Andina y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2059 de 8 de junio de 2012. (fls. 79 a 81).


45. Fotocopia de la Resolución 1492 de 24 de agosto de 2012, expedida por la Secretaría General de la Comunidad Andina y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2087 de 28 de agosto de 2007. (fls. 82 a 89). Pruebas aportadas por la República del Ecuador.

46. La Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador, al contestar la demanda no aportó pruebas. Pruebas solicitadas de oficio.

47. Expediente administrativo donde fueron expedidas las normas demandadas. (fls. 168 a

196). 48. Expediente administrativo SG-RG-073, mediante el cual la República del Perú formuló

una solicitud de calificación de gravamen en relación con la imposición por parte de la República del Ecuador de un impuesto a la salida de divisas. (cuaderno confidencial).

C. ALEGATOS DE CONCLUSIONES.

49. En su orden presentaron alegatos de conclusiones:

La República del Ecuador.

50. La República del Ecuador soporta sus alegatos en lo siguiente: 51. Que, se ha demostrado a lo largo del proceso que la Secretaría General no ha

transgredido las normas comunitarias ni las relativas al procedimiento al expedir las Resoluciones acusadas y, por lo tanto, no ha incurrido en causal de nulidad alguna. Lo anterior por las siguientes razones:

52. La SGCAN sobre la base del principio de autotutela contemplado en el artículo 34 de la

Decisión 425, se encontraba legitimada para revocar su comunicación. 53. La SGCAN al no haber iniciado el procedimiento de conformidad con la normativa

comunitaria, no debía continuar con dicha investigación. 54. En el caso bajo estudio, no se afectaron derechos adquiridos por los Países Miembros, ni

por particulares, ya que el inicio de esta investigación no generó de ninguna manera derechos para la República de Colombia, más aun cuando fue precisamente la omisión de Colombia de cumplir con los requisitos de fundamentación de las medidas impugnadas, lo que derivó en que se dejara sin efecto todo lo actuado por atentar contra el derecho a la defensa del Ecuador. La Secretaría General.

55. La Secretaría General de la Comunidad Andina no presentó alegatos de conclusión.

La República de Colombia.

56. Argumenta, que la demandada desconoció los plazos establecidos en los artículos 48 a

54 de la Decisión 425, para emitir las Resoluciones acusadas, trasgrediendo así el principio de economía procesal. De manera indirecta se está vulnerando el objeto del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena “eliminar las restricciones y

GACETA OFICIAL 20/04/2015 10 de 49 gravámenes a las importaciones”, ya que no se analiza si la medida interpuesta por la República del Ecuador es una restricción o gravamen y si se trata de una medida que dificulta o imposibilita la libre circulación del comercio. La entidad demandada incurre en una vía de hecho, que se concreta en la denegación de justicia.

57. Manifiesta, que no existe norma del Ordenamiento Jurídico Andino que habilite a la

SGCAN a anular una de sus actuaciones, ni la de algún otro órgano del Sistema Andino de Integración o la del algún País Miembro. Por lo que al anular su actuación, la SGCAN se extralimitó en sus competencias.

58. Manifiesta, que la demandada yerra cuando afirma que no se vulnera un derecho

particular de la República de Colombia, ya que este derecho se traduce en el deber legal de proferir una respuesta técnica sobre si la medida aplicada por la República del Ecuador era o no un gravamen; aunado a la admisión de la solicitud por parte de la SGCAN. Razón por la cual, no podía proceder a la revocatoria de la Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009 y de todas las actuaciones posteriores a ella y mucho menos desconocer que el órgano competente para declarar la nulidad es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por desconocer la normativa andina.

59. Indica, que la entidad demandada resolvió el recurso de reconsideración, simplemente

reemplazando la expresión “nulidad” por la expresión “revocatoria”, manteniendo en consecuencia sin resolver el fondo de la petición que era dejar sin efecto la Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009 y todas las actuaciones posteriores a ella, y lo hizo sin contar con la autorización de Colombia, beneficiado con la admisión. Se desconoce así la obligación de motivar todos los actos administrativos.

60. Agrega, que la demandada no ha podido demostrar razones legales válidas por las

cuales según su alegato se desconoció el derecho de defensa de la República del Ecuador, dado que dicho argumento solo busca justificar la demora en la emisión de las Resoluciones acusadas. Se está desconociendo el contenido de la Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009 emitida por la SGCAN, en el cual establece el inicio del procedimiento y describe la medida adoptada por la República del Ecuador. CONSIDERANDO:

61. Que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para conocer de la presente controversia en virtud de lo previsto en los artículos 17 y 18 de su Tratado de Creación, concordados con las normas del Título II de su Estatuto (Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores), y del Título II de su Reglamento Interno, mediante las cuales se regula lo pertinente a la Acción de Nulidad.

62. Que, se han observado las formalidades inherentes a la Acción de Nulidad, sin que exista

irregularidad procesal alguna que invalide lo actuado. 63. Que, en este estado procesal y habiéndose agotado todo el trámite conforme lo establece

la normativa comunitaria andina, se procederá a dictar sentencia, para lo cual el Tribunal estima necesario referirse a los siguientes aspectos:

I. OBJETO DE LA ACCIÓN DE NULIDAD.

64. La acción incoada tiene por objeto que el Tribunal se pronuncie sobre la supuesta nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por la Secretaría General:


A. Resolución 1477 de 7 de junio de 2012, expedida por la Secretaría General de la Comunidad Andina y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°. 2059 de 8 de junio de 2012, que en su parte resolutiva, dispuso:

“Artículo 1.- Declarar la nulidad de la Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009, de fecha

12 de febrero de 2009, y de todas las actuaciones emitidas por la Secretaría General con posterioridad a la misma.

Artículo 2.- Comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución, la cual

entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena”.

B. Resolución 1492 de 24 de agosto de 2012, expedida por la Secretaría General de

la Comunidad Andina y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°. 2087 de 28 de agosto de 2007. (fls. 82 a 89), que en su parte resolutiva, dispuso:

“Artículo 1.- Modifíquese el artículo 1 de la Resolución 1477, a efectos de

reemplazar el término “Declarar la nulidad” por “Revocar”, de forma tal que el

dispositivo en cuestión quede redactado de la siguiente manera:

Artículo 1.- Revocar la Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009, de fecha 12 de

febrero de 2009, y todas las actuaciones emitidas por la Secretaría General con

posterioridad a la misma.

Artículo 2.- Comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución, la cual entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena”.

II. LA ACCIÓN DE NULIDAD.

65. La acción de nulidad está consagrada en el artículo 17 del Tratado de Creación del

Tribunal en los siguientes términos:

“Corresponde al Tribunal declarar la nulidad de las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad Andina, de las Resoluciones de la Secretaría General y de los Convenios a que se refiere el literal e) del Artículo 1, dictados o acordados con violación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, incluso por desviación de poder, cuando sean impugnados por algún País Miembro, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina, la Secretaría General o las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas en el artículo 19 de este Tratado”.

66. Y el artículo 19, del mismo Tratado, señala:

“Las personas naturales y jurídicas podrán intentar la acción de nulidad contra las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la


Comisión de la Comunidad Andina, de las Resoluciones de la Secretaría General o de los Convenios que afecten sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos”.

67. Ha entendido este Tribunal comunitario que la acción de nulidad:

“es el medio jurídico establecido para garantizar la legalidad de los actos de los órganos del Sistema Andino de Integración, por la vía del control de su conformidad con las normas del ordenamiento comunitario que les sirven de fundamento”. (Proceso N°. 35-AN-2001, publicado en la G.O.A.C. N°. 1040 de 3 de marzo de 2004).

68. Y que de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Tratado de Creación del

Tribunal la acción de nulidad procede:

“(…) cuando las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad Andina, de las Resoluciones de la Secretaría General y de los Convenios a los que se refiere el artículo 1º hayan sido dictados o acordados “con violación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, incluso por desviación de poder”. La referida norma del Tratado de Creación del Tribunal reconduciría a una única causal de anulación – la violación de la ley- los cuatro clásicos motivos que abren el recurso por exceso de poder en el derecho administrativo francés, violación de la ley, que en el contexto del citado artículo 17 sería comprensivo de las distintas razones por las que un acto puede aparecer viciado y consecuentemente ser susceptible de anulación, esto es: por incompetencia, por vicios de forma, por vicios en la causa, en el objeto, o “incluso por desviación de poder”. (Proceso 01-AN-98, publicado en la G.O.A.C. N°. 631 del 10 de enero de 2001).

69. Sobre el control de legalidad encargado al Tribunal se ha señalado que:

“En el ordenamiento comunitario andino, a semejanza de lo que acontece en el derecho interno de los Estados, existe un sistema de control de las normas jurídicas garantizado por una jurisdicción de lo contencioso administrativa ejercida a través del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los términos delineados en los artículos 17 a 23 (hoy 17 a 22) de su Tratado de Creación”. “El principio de legalidad que cubre a las Resoluciones de la Junta (ahora Secretaría General) emana del artículo 17 del instrumento indicado que faculta el acceso de los Países Miembros, de la Comisión, de la Secretaría General, así como el de los particulares, a la acción de nulidad cuando esos actos “hayan sido dictados en violación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena”. De no cumplirse el grado de subordinación o legalidad en el ordenamiento jurídico andino, corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina conocer de la respectiva acción no solamente por violación de normas superiores, incluso por desviación de poder en las actuaciones del órgano comunitario”. “El control de legalidad asignado en forma exclusiva a un solo órgano comunitario de carácter jurisdiccional, persigue a la vez el objetivo esencial que debe primar dentro de un sistema de integración como es la seguridad jurídica, base primordial para el fortalecimiento institucional así como elemento regulador de la confianza que los beneficiarios del Acuerdo de Cartagena – sus habitantes- depositan en el propio sistema como medio eficaz para su desarrollo y complejo desenvolvimiento”.


“Su implementación o consagración dentro del Derecho Comunitario Andino, está coligada a los propósitos expuestos en el Preámbulo del Tratado de Creación del Tribunal en el que se considera que “era indispensable garantizar el cumplimiento estricto de los compromisos derivados directa o indirectamente del Acuerdo de Cartagena, con el fin de que la integración alcance los efectos que de ella esperan los pueblos de los Países Miembros”. (Proceso N°. 5-AN-1997, publicada en G.O.A.C. N°. 361 de 7 de agosto de 1998).

III. VIOLACIÓN DE NORMAS PROCEDIMENTALES.

70. Para una mejor determinación de la posición del Tribunal en el caso concreto, primero se

analizará la violación de normas procedimentales demandadas por la Republica de Colombia.

71. A. Nulidad por falta de competencia de la Secretaría General al emitir las Resoluciones 1477 y 1492. Supuesta violación de los artículos 17 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 101 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Así como del artículo 11 de la Decisión 425.

72. La República de Colombia, en su escrito de demanda, sostuvo que la Secretaría General “Al declarar la nulidad de la comunicación SG-C/E.1.1/431/2009 de fecha 12 de febrero de 2009, mediante la Resolución 1477, la SGCAN viola abiertamente normas esenciales del procedimiento según lo previsto en el artículo 12 de la Decisión 425, lo que constituye la nulidad del acto por haber sido dictado por órgano o funcionario incompetente y con prescindencia de normas esenciales del procedimiento, configurando una extralimitación en el ejercicio de sus competencias por parte de la SGCAN de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Decisión 425”. Ya que, el único órgano competente para declarar la nulidad de un acto administrativo es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

73. Para analizar, el presente tema, el Tribunal inicia su análisis con el artículo 34 de la

Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en reunión ampliada con los representantes ante la Comisión, que dispone lo siguiente:

“Artículo 34.- La Secretaría General podrá revocar de oficio o a solicitud de parte sus actos cuando no afecten derechos adquiridos por Países Miembros o particulares. Se consideran causales de revocatoria las siguientes: a) Las contempladas en el artículo 12 del presente Reglamento; y, b) Los vicios a que se refiere el artículo 13 del presente Reglamento”.

74. La norma transcrita faculta a la Secretaría General a revocar sus propios actos, siempre y

cuando se enmarquen dentro de las causales de revocatoria contenidas en los artículos 12 y 13 de la misma Decisión 425 que a continuación se transcriben:

“Artículo 12.- Las Resoluciones y los actos de la Secretaría General serán nulos de pleno derecho en los siguientes casos: a) Cuando contravengan el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; b) Cuando su contenido sea de imposible o de ilegal ejecución; y, c) Cuando hubiesen sido dictados por personas incompetentes o con prescindencia de normas esenciales del procedimiento.


Artículo 13.- Los vicios de los actos de la Secretaría General que no lleguen a producir la nulidad de pleno derecho conforme al artículo anterior, los harán anulables”.

75. Por su parte, la Secretaría General, en su escrito de contestación a la demanda manifestó

que el artículo 34 de la Decisión 425, le faculta a revocar sus actos. Igualmente, la República del Ecuador en su contestación a la demanda, señala que la Secretaría General emitió la Resolución 1492 con la cual aclaró motivadamente la pertinencia de modificar el término ‘declarar la nulidad’ por ‘revocar’, conforme el artículo 34 de la Decisión 425.

76. De esta manera, revisadas las Resoluciones impugnadas, este Tribunal considera que éstas se basaron en los artículos 34 y 12 transcritos precedentemente. Específicamente, la Secretaría General invocó el literal c) del artículo 12 de la Decisión 425 de la siguiente manera:

“(…) Que de conformidad con el artículo 12 literal c) del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, los actos de este Órgano Comunitario serán nulos de pleno derecho, entre otros motivos, cuando hubiesen sido dictados con prescindencia de normas esenciales del procedimiento. Que en concordancia con dicha disposición, el artículo 34 del Reglamento antes citado permite a la Secretaría General revocar sus actos cuando incurran en alguna de las causales de nulidad de pleno derecho establecidas en el artículo 12; (…)” (fl 271 del expediente).

77. Se debe agregar que la República del Ecuador en la solicitud que originó el primer acto

demandado, si bien invoca la nulidad del procedimiento de investigación de restricción o gravámenes, basó su petición en el mismo artículo 34:

“(…) Denunciadas que han sido las nulidades que vician esta investigación y en ejercicio pleno de las competencias otorgadas por el artículo 34 de la Decisión 425 (autotutela de las que se encuentra revestido el Órgano Comunitario), sírvase declarar la nulidad del ilegítimo procedimiento de investigación incoado sin fundamento formal y material requerido por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en contra de la República del Ecuador.” (fls. 220 – 221 del expediente).

78. De lo expuesto, se puede concluir que las Resoluciones demandadas se expidieron en el

marco de las facultades y competencias normativas de la Secretaría General. Lo cual significa que la declaratoria de nulidad de la Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009 de 12 de febrero de 2009, mediante la Resolución 1477, se ideó y configuró en el marco de la competencia de revocatoria directa en cabeza de la Secretaría General, de conformidad con las normas citadas. El Tribunal considera que la Resolución 1477 al referirse a la nulidad estaba incursa en un error nominal, pero no es una usurpación de funciones de la Secretaría General al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

79. Lo manifestado, se evidencia al analizar el contenido de la Resolución 1492, que simplemente modifica el error en el que incurrió la Secretaría General, cambiando la palabra “nulidad” por “revocar”. Por lo tanto, no existió un vicio real de incompetencia porque la figura jurídica era la revocatoria, y por otro lado, el error nominal fue corregido mediante la

GACETA OFICIAL 20/04/2015 15 de 49 Resolución 1492 al resolver un recurso de reconsideración presentado por la República de Colombia contra la Resolución 1477.

80. En consecuencia, el argumento de la República de Colombia consistente en la falta de

competencia de la Secretaría General para expedir los actos demandados, carece de asidero jurídico y, en efecto, se desestima la nulidad por incompetencia y, en consecuencia, el Tribunal declara que no se han violado los artículos 17 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 101 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

81. Procedimiento para la calificación de una medida como gravamen o restricción.

82. Dentro de este punto, es preciso analizar el procedimiento para la calificación de una medida como gravamen o restricción, en vista a que dicho procedimiento fue controvertido y fue el fundamento para la emisión de la Resolución 1477.

83. La Decisión 425, en su Título V: De las reglas para los procedimientos administrativos,

Capítulo I: De los procedimientos para la calificación de gravámenes o restricciones, contiene los parámetros básicos que un País Miembro debe seguir para obtener, por parte de la Secretaría General, una Resolución que califique como gravamen o restricción una medida aplicada unilateralmente por un País Miembro.

84. De esta manera, el artículo 47 de la Decisión 425 contiene los requisitos que deben ser

presentados al momento de solicitar a la Secretaría General su pronunciamiento sobre una supuesta medida de gravamen o restricción. Los cuales son:

“a) La identificación del solicitante salvo que se trate del organismo nacional competente, con indicación de la dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes, así como el número de teléfono, telefax o correo electrónico que tuviere; b) La identificación y descripción de la medida que se impugna, acompañada de la mayor información disponible que permita el mejor pronunciamiento de la Secretaría General; y, c) Cuando corresponda, la identificación de la mercancía afectada por la medida de que se trate, con indicación de la correspondiente subpartida arancelaria NANDINA”.

85. Para el debido análisis del cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 47, se

dispone del artículo 48 de la misma Decisión 425, que señala:

“Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de una solicitud para la calificación de gravámenes o restricciones, la Secretaría General deberá analizar la documentación presentada, a los fines de determinar si la misma cumple con los requisitos exigidos en el artículo anterior. En caso contrario, notificará por escrito al solicitante sobre cualquier omisión o insuficiencia en la solicitud. En caso de omisiones o insuficiencias en una solicitud, la Secretaría General concederá un plazo de quince días hábiles para la corrección de las omisiones o insuficiencias observadas. Si el solicitante no aportase los documentos exigidos o éstos fueren aún insuficientes, la Secretaría General podrá desestimar la solicitud. La Secretaría General se pronunciará, mediante una simple providencia, dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de los nuevos documentos o, cuando éstos no se presenten, al vencimiento del plazo concedido, y notificará


inmediatamente al solicitante. En caso de que la Secretaría General decida desestimar una solicitud por omisiones o insuficiencias en el escrito, la providencia que se adopte podrá ser recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del presente Reglamento”.

86. En el caso concreto podemos apreciar las siguientes actuaciones procedimentales:

1. La República de Colombia presentó la Comunicación DIE-0067 de 9 de febrero de

2009, en la que se señalan dos cosas: a. Poner en conocimiento de la Secretaría General la Ley Reformatoria a la Ley de

Régimen Tributario Interno y la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 497 de 30 de diciembre de 2008, la cual en sus artículos 6 y 8 establece una ‘Tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas’ consistente en el cobro del 1% a las importaciones que se efectúen en ese país; y,

b. Solicitó a la Secretaría General, que si no lo está haciendo ya de oficio, adelante una

evaluación de la medida para determinar si su adopción constituye ‘gravamen’ o ‘restricción’ al comercio.

2. La Secretaría General, mediante Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009 de 12 de febrero

de 2009, inicia la investigación, manifestando que recibió una comunicación de la República de Colombia.

3. La República del Perú en respuesta a dicha comunicación manifiesta que Colombia solicitó la evaluación de las medidas adoptadas por Ecuador.

4. La República del Ecuador por comunicación 17122/GVMEL/DGINC, de 27 de marzo de

2009, realizó una descripción de las implicaciones que significan iniciar una investigación de oficio o a petición de parte, cuestionando que la comunicación Colombiana DIE-0067 de 9 de febrero de 2009, no contiene los elementos contemplados en el artículo 47 de la Decisión 425 y que por lo mismo se debió mandar a completar la solicitud y que solo cuando se haya cumplido con los requisitos mencionados se debió dar inicio a la investigación.

5. La Resolución 1477 de 7 de junio de 2012, que declara la nulidad de la Comunicación

SG-C/E.1.1/431/2009 de 12 de febrero de 2009, en la parte considerativa hace referencia a la Comunicación DIE-0067. Igualmente señala que en el presente caso, iniciado a solicitud del Gobierno de Colombia “se observa que el citado País Miembro no cumplió con presentar una descripción de las medidas que calificarían como gravamen, adjuntándose únicamente copia del Registro Oficial de la República del Ecuador No. 497 (…)”.

6. Finalmente, la Resolución 1492 de 24 de agosto de 2012, modifica la Resolución 1477

en el sentido de cambiar el término ‘nulidad’ por ‘revocar’.

87. De lo expuesto y aplicando los artículos precedentemente citados al caso concreto, se puede concluir que la República de Colombia por Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009 de 12 de febrero de 2009, en la que solicita que se evalúe la medida adoptada por Ecuador para determinar si constituye o no un gravamen o una restricción, no cumplió básicamente con el literal b) del artículo 47 de la Decisión 425, ya que, si bien, acompañó la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, la cual establece una ‘Tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas’ consistente en el cobro del 1% a las importaciones que se efectúen en ese país, sin embargo, no acompañó ninguna

GACETA OFICIAL 20/04/2015 17 de 49 otra información disponible que permita dar mayores luces a un pronunciamiento por parte de la Secretaría General.

88. Por su parte, la Secretaría General, de conformidad con el citado artículo 48 de la Decisión 425, tenía obligación, dentro de los 5 días siguientes a los de la presentación, a evaluar y analizar si la solicitud cumplía con los requisitos del artículo 47, si no cumplía, la Secretaría General tenía la obligación de conceder a la República de Colombia un plazo de 15 días para enmendar sus errores y dar correcto cumplimiento al artículo 47 y de esta manera, abrir la vía correcta e idónea para iniciar el procedimiento de investigación.

89. B. Nulidad por falta de motivación: La Resoluciones impugnadas adolecen de fundamentos de hecho y de derecho. Supuesta violación del artículo 7 de la Decisión 425.

90. En su escrito de demanda, la República de Colombia manifestó que “Un acto de la SGCAN es nulo cuando contraviene el Ordenamiento Jurídico Andino, en consecuencia, las resoluciones 1477 y 1492 al no cumplir requisitos del literal c) del artículo 7 de la Decisión 425 el cual dispone que las resoluciones de las SGCAN deben contener los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se basa genera nulidad del mismo”. (fl. 12 del expediente). Afirma que las Resoluciones impugnadas carecen de fundamento de hecho y de derecho.

91. A saber, el artículo 7 de la Decisión 425, dispone:

“Las Resoluciones de la Secretaría General serán dictadas por escrito y deberán contener: (…) c) Los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se basa, así como cuando corresponda, las razones que hubieren sido alegadas, la identificación del destinatario, precedidos de la palabra "Considerando"; (…)”.

92. Sin lugar a dudas, la motivación de los actos administrativos constituye uno de los principios

fundamentales del debido proceso garantizando una adecuada administración de justicia. Por lo tanto, la Secretaría General en cada uno de los actos administrativos que emita debe velar para que éstos contengan una adecuada fundamentación jurídica y fáctica, garantizando el debido proceso, el derecho de defensa y de contradicción de las partes y, en últimas, garantizando el respeto a la norma comunitaria.

93. Sobre, la debida motivación de los actos administrativos, el Tribunal ya se ha pronunciado, manifestando:

“A juicio del Tribunal, el vicio derivado de la carencia de una efectiva motivación —sea como resultado de un error de derecho (por falta de base legal o por un error en la aplicación o interpretación de la norma) o de una inexactitud o incorrecta calificación de los hechos, así como también de una ausencia, o insuficiencia en la motivación— sí constituye causal de impugnación, incluso de acuerdo con el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General. En efecto, desde el punto de vista formal el artículo 12 de la Decisión 425 sanciona con la «nulidad de pleno derecho» los actos que hubieren sido dictados “con prescindencia de normas esenciales del procedimiento”, entre las cuales consta la exigencia de que la Resolución contenga “la exposición de los motivos por las cuales la medida


constituye un gravamen o restricción al comercio” (Artículo 55, letra d), de la Decisión 425), para el caso concreto de los procedimientos de calificación de gravámenes o restricciones a las importaciones, y, como requisito aplicable en general a las Resoluciones: “los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se basa, así como cuando corresponda, las razones que hubiesen sido alegadas, la identificación del destinatario, precedidos de la palabra ‘Considerando’” (Artículo 7, letra c), de la propia Decisión 425). También en su aspecto material o de fondo, una indebida motivación de los hechos o del derecho, y el consecuente vicio en la causa del acto, puede ser razón suficiente para declarar la «anulabilidad» de la Resolución, en los términos del artículo 13 de la Decisión 425. En definitiva, la motivación constituye un elemento esencial de los actos administrativos, una garantía fundamental del derecho a la defensa y un requisito formal de orden público, cuya omisión no puede ser sustituida por la Administración comunitaria a posteriori en la instancia judicial mediante la exposición al Tribunal de los motivos de la Resolución. De tal suerte que el control jurisdiccional de la motivación puede ejercerse no sólo desde una perspectiva material, sustancial o de legalidad interna del acto (vicio en los motivos o causa), verificando la veracidad de los hechos y la existencia y pertinencia de las normas jurídicas en las que aquel se sustente, sino, además, en su aspecto estrictamente formal (legalidad externa), comprobando la suficiencia de la motivación, expresada en el propio acto”2. (Proceso 16-AN-2002 de 30 de junio de 2003. Caso: Nulidad interpuesta por la Sociedad BOPP DEL ECUADOR CIA. LTDA. contra la Resolución 565 expedida por la Secretaría General de la Comunidad Andina).

94. Revisadas las Resoluciones impugnadas, encontramos que la Resolución 1477 contiene las

consideraciones de hecho y de derecho para revocar la Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009 de 12 de febrero de 2009, realiza un análisis respecto a la solicitud de la República de Colombia de iniciar un procedimiento de investigación con el objetivo de determinar si las medidas adoptadas por la República de Ecuador constituyen un gravamen. Por su parte, la Resolución 1492, igualmente se fundamenta en consideraciones de hecho y de derecho que le permiten enmendar el error en el que incurrió al emitir la Resolución 1477.

95. Como se mencionó, la base material de la Resolución 1477 fue la facultad de revocatoria que tiene la Secretaría General sobre sus propios actos; mientras que, la base material de la Resolución 1492 es la corrección del error nominal en que había incurrido la Secretaría General. En este sentido la motivación de las Resoluciones sustentaron la medida adoptada por la Secretaría General. Por lo tanto, el Tribunal declara que las Resoluciones de la Secretaría General han sido emitidas con la debida motivación y, por lo tanto, no se ha incurrido en violación del artículo 7 de la Decisión 425.

96. C. Nulidad por violación de plazos de procedimiento establecidos en el Ordenamiento Jurídico Comunitario. Supuesta violación de los artículos 5, 28, 29, 48 y 54 de la Decisión 425.

97. La República de Colombia, en su escrito de demanda manifestó:

2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Ibídem. En el mismo sentido pueden

consultarse las sentencias emitidas dentro de los Procesos No. 01-AN-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 340 de 113 de mayo de 1998; No. 03-AN-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 343 de 26 de mayo de 1998; No. 04-AN-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 373 de 21 de septiembre de 1998; No. 5-AN-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 361 de 7 de agosto de 1998 y No. 79-AN-00, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 730 de 16 de noviembre de 2000.


“Los más de 3 años desde la última actuación por parte de la SGCAN en la materia, constituyen una clara violación de todos los plazos legales establecidos (…). Los plazos arriba mencionados previstos en la Decisión 425, como norma andina aplicable en esta materia, totalizan 54 días hábiles equivalentes a 70 días calendario. La Secretaría General se tomó 3 años y 4 meses (aproximadamente 1182 días), para manifestar que no iba a emitir un dictamen, sino para anular su actuación, en clara violación de las normas antes citadas y del artículo 28 de la Decisión 425 de la CAN que determina que “Los plazos establecidos en las normas sobre procedimientos administrativos se entienden como máximos (…) y obligan igualmente y sin necesidad de apremio a los funcionarios de la Secretaría y a los interesados”.

98. En el caso particular y de acuerdo con los documentos que obran en el expediente, la

Secretaría General actuó de la siguiente manera:

i. El 9 de febrero de 2009, recibió una comunicación de Colombia, donde solicita que la Secretaría General adelante una “evaluación de la medida para determinar si su adopción constituye un “gravamen” o “restricción” al comercio.” (fl. 169).

ii. El 12 de febrero de 2009 emitió la comunicación SG-C/E 1.1/431/2009, mediante el cual inició una investigación con el objeto de determinar si las medidas adoptadas por la República del Ecuador constituyen un gravamen, de conformidad con el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena. (fls. 173 a 175).

iii. El 13 de febrero de 2009, vía fax, comunicó a los Países Miembros el inicio de la

investigación y les otorgó un plazo de 20 días hábiles para que manifiesten lo pertinente. (fls. 177 a 178).

iv. El 13 de marzo de 2009, vía fax, comunicó a los demás Países Miembros, que le

otorgó diez días hábiles adicionales a la República del Ecuador. (fls. 193 a 199).

v. El 17 de marzo, vía fax, le remitió a los Gobiernos del Ecuador y Bolivia, las comunicaciones que habían enviado las Repúblicas de Colombia y Perú. (fls. 205 a 209).

vi. El 27 de marzo de 2009, la República del Ecuador envió una comunicación a la

Secretaría General, mediante la cual solicita que se declare la nulidad del procedimiento adelantado. (fls. 212 a 241).

vii. El 2 de abril de 2009, vía fax, remitió a los demás Países Miembros el escrito

presentado por la República del Ecuador. (fls. 244 a 249).

viii. Entre febrero de 2010 febrero de 2012 se recibieron algunas comunicaciones de la Cámara de Industrias de Guayaquil, manifestando su opinión, solicitando información y pidiendo copias. (fls. 88 a 91).

ix. El 27 de abril de 2012, agendó una cita con el representante de la Federación Nacional

de Cámaras de Industrias del Ecuador, previa a una solicitud de dicha federación, cuyo objetivo era tratar aspectos relacionados con el impuesto de salida de divisas del país. (fl. 266).


x. Según una comunicación de los miembros de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, se evidencia que la reunión se llevó a cabo el 25 de mayo de 2012. En esta misma comunicación manifiestan lo siguiente:

“Constatamos, de acuerdo con las explicaciones ofrecidas por el Asesor Jurídico de la Institución, Señor Genaro Baldeón, que desde hace más de dos años la Secretaría General abrió una investigación y desde ese tiempo el Gobierno del Ecuador rindió los descargos que consideró adecuados. No obstante el tiempo transcurrido, no hay pronunciamiento de su parte sobre la calificación de la medida. Ello sin perjuicio del procedimiento iniciado a solicitud de Perú sobre la misma.” (fl. 268) Subrayado por fuera del texto.

xi. El 7 de junio de 2012, expidió la Resolución 1477 impugnada, mediante la cual se

anuló la comunicación SG-C/E 1.1/431/2009 de 12 de febrero de 2009.

99. De los actos detallados se desprende que la Secretaría General mantuvo una inactividad procesal desde el 2 de abril de 2009, fecha en la cual remitió a los demás Países Miembros la solicitud de nulidad del procedimiento adelantado por parte de la República del Ecuador.

100. Del análisis del expediente administrativo no se observa causal de justificación alguna para el retraso en las actuaciones procesales de la Secretaría General, pues se trata de más de 3 años en los que la Secretaría General se limitó a resolver algunas solicitudes de copias y de audiencia por parte de grupos empresariales, lo que de ninguna manera justifica que no se hubiera resuelto la petición solicitada.

101. Con este retraso en las actuaciones procesales, la Secretearía General transgredió, los

principios de economía procesal, legalidad, celeridad, cooperación leal y racionalización de la actividad administrativa que deben guiar la labor de todos los organismos del Sistema Andino de Integración, descritos en el artículo 5 de la Decisión 425. Sin embargo, la transgresión de los tiempos procesales no generan la nulidad de un acto administrativo, es decir, la validez del acto administrativo no se ve afectada por el incumplimiento de plazos procesales.

102. Si bien la situación de incumplimiento y transgresión de plazos procesales por parte de la

Secretaría General pudiera acarrear consecuencias, como las faltas disciplinarias de los funcionarios encargados, dicha situación no puede ser la base jurídica para dejar sin efecto una Resolución que pudiera estar resolviendo e impulsando un proceso, en otras palabras, no se puede dejar paralizado un procedimiento que tiene que llegar a su final.

103. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “(…) este Tribunal considera que la Secretaría

General está obligada a cumplir con los plazos que establece la norma y por tanto, sería responsable por los daños y perjuicios que su demora pudiera haber ocasionado a la parte afectada; pero ello no puede acarrear la nulidad del acto administrativo, ya que la inobservancia de un plazo no afecta la sustancia del acto, ni el debido proceso como en el presente caso (…) la Secretaría General está obligada a cumplir con los plazos que establece la norma y es responsable por los daños y perjuicios que pueda haber ocasionado con su retraso”. (Proceso 214-AN-2005, caso: nulidad interpuesta por la Empresa EGAR S.A. contra las Resoluciones 800 y 837 de la Secretaria General de la Comunidad Andina).

104. Debe quedar claro que el sistema de solución de controversias de la Comunidad Andina, cuenta con el recurso por omisión o inactividad de los órganos comunitarios. Recurso que pretende resolver las situaciones de omisión o de inactividad en los que hayan incurrido los órganos comunitarios cuando estaban obligados a emitir un pronunciamiento. Este recurso

GACETA OFICIAL 20/04/2015 21 de 49 se encuentra regulado en el artículo 37 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y en los artículos 129 a 134 de su Estatuto.

105. Respecto al Recurso por Omisión, el Tribunal ha manifestado que:

“El Recurso por Omisión o Inactividad persigue compeler, ya sea al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión o a la Secretaría General cuando se encuentren en situación de incumplimiento de una actividad a que estuvieren obligados expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a cumplir con su conducta de emitir el pronunciamiento. En consecuencia, el recurso por omisión está previsto para los casos en los que los órganos encargados de cumplir y hacer cumplir una disposición de derecho comunitario no lo hacen y de esta manera infringen la normativa comunitaria al abstenerse de actuar”. (Proceso 70-RO-2003, caso: República del Perú contra la Secretaría General de la Comunidad Andina).

106. Se encuentran habilitados para interponer un recurso por omisión o inactividad ante el

Tribunal, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión, la Secretaría General, los Países Miembros y las personas naturales o jurídicas, previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones que se determinan en la norma comunitaria.

107. Por lo expuesto, el Tribunal advierte que en el presente caso, la República de Colombia tenía la posibilidad de recurrir al recurso por omisión o inactividad con el fin de que la Secretaría General emita el pronunciamiento al que estaba obligada.

108. Conforme a lo expresado y en respuesta a lo demandado por la República de Colombia, el

Tribunal declara que las Resoluciones impugnadas no pueden ser nulas por el retraso en los plazos en los que ha incurrido la Secretaría General, por lo que, no se han violado los artículos 28, 29 y 48 y 54 de la Decisión 425.

109. Por lo tanto, el Tribunal concluye categóricamente que: la solicitud de la República de

Colombia para que se de inicio a un proceso de investigación por parte de la Secretaría General respecto a la medida adoptada por la República de Ecuador, no cumplía con los requisitos del artículo 47 de la Decisión 425; y que, en consecuencia, la Secretaría General, debió haberle concedido a la República de Colombia el plazo de 15 días a fin de que regularice su solicitud y de esta manera iniciar el procedimiento de investigación.

110. Finalmente, el Tribunal considera importante determinar, que un correcto procedimiento

dentro de la Secretaría General, eventualmente permitirá, tanto a los Países Miembros como a los particulares un correcto acceso a la jurisdicción comunitaria, de conformidad con el artículo 26 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. IV. VIOLACIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS.

3 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

“Artículo 37.- Cuando el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina o la Secretaría General, se abstuvieren de cumplir una actividad a la que estuvieren obligados expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, dichos órganos, los Países Miembros o las personas naturales o jurídicas en las condiciones del artículo 19 de este Tratado, podrán requerir el cumplimiento de dichas obligaciones (…)”.


111. La República de Colombia manifiesta que mediante la emisión de las Resoluciones 1477 y 1492 se desconoce el objeto del programa de liberación contenido en los artículos 72, 73 y 74 del Acuerdo de Cartagena y se violan los artículos 3 y 4 de la Decisión 425.

112. Al respecto, para poder considerar que una Resolución viola el programa de liberalización deberá haber seguido los procedimientos dispuestos en la norma comunitaria, deberá contener una exposición de motivos suficiente que determine si una medida constituye un gravamen o una restricción al comercio, y, deberá identificar claramente las normas del ordenamiento jurídico comunitario violadas.

113. Por lo tanto, el Tribunal considera que, en el caso concreto, las Resoluciones impugnadas no contienen ningún pronunciamiento por parte de la Secretaría General respecto a que si las medidas adoptadas por la República de Ecuador constituyen o no un gravamen o una restricción al comercio, es más la investigación aún no ha sido puesta en marcha, por lo que no corresponde hacer referencia a una supuesta violación al programa de liberalización. V. COSTAS.

114. La parte demandante no solicitó la condena en costas y, por lo tanto, la demandada no será condenada a su pago, de conformidad con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, que dispone:

“La sentencia incluirá el pronunciamiento del Tribunal en materia de costas, siempre que haya sido expresamente solicitado en la demanda o en su contestación”.

Sobre la base de lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, de conformidad con los artículos 17 y 22 de su Tratado de Creación, en concordancia con los artículos 101 y 106 de su Estatuto, D E C I D E: PRIMERO: Declarar sin lugar la demanda de nulidad interpuesta por la República de

Colombia contra las Resoluciones N°. 1477 del 7 de junio de 2012 y N°. 1492 del 24 de agosto de 2012, emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina y, en consecuencia, declarar que dichas Resoluciones gozan de plena legalidad y validez.

SEGUNDO: No condenar en costas a la demandada. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente sentencia los señores Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO

Hernán Rodrigo Romero Zambrano

MAGISTRADO

GACETA OFICIAL 20/04/2015 23 de 49 De acuerdo con el mismo artículo 90 del Estatuto del Tribunal, igualmente, firman la presente sentencia el señor Presidente y el Secretario. Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito

PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese la presente sentencia y remítase copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo previsto en el artículo 43 del Tratado de Creación del Tribunal y 98 de su Estatuto.

PROCESO 87-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 30, 45 y 46, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima de la República del Perú. Apelante: AVENTHIS PHARMA S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI. Asunto: Patente “Solvato acetónico del demetoxi docetaxel y su procedimiento de preparación”. Expediente Interno: 03903-2010-0-1801-JR-CA-01. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil quince. El señor Magistrado Dr. Luis José Diez Canseco Núñez, disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1. VISTOS: El Oficio 3909-2010-0/8vaSECA-CSJLI-PJ, de 24 de julio de 2014, recibido por este Tribunal vía electrónica el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima de la República del Perú, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 03903-2010-0-1801-JR-CA-01. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 6 de noviembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A. ANTECEDENTES.

Partes: Apelante: AVENTHIS PHARMA S.A. 1 Acta 05-J-TJCA-2015 de 20 de febrero de 2015.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 24 de 49 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y

DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- de la República del Perú.

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 19 de agosto de 2004, Aventis Pharma S.A., solicitó la patente de invención denominada “Solvato acetónico del dimetoxi docetaxel”. Esta solicitud se presentó reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud 0311016 radicada el 19 de septiembre de 2003 en Francia. 2. El 30 de septiembre de 2005 se otorgó la orden de Aviso 870-2005, efectuándose la correspondiente publicación en el diario “Oficial el Peruano”, el 21 de noviembre de 2005. 3. El 7 de mayo de 2008, el examinador de patentes emitió el informe técnico AB 30-2008. 4. El 25 de julio de 2008, Aventis Pharma S.A., dio respuesta al informe técnico AB 30-2008 y adjuntó un nuevo pliego de 8 reivindicaciones. 5. El 3 de marzo de 2009, el examinador de patentes emitió el informe técnico AB 30-2008/a. 6. Mediante Resolución 344-2009/DIN-INDECOPI de 9 de marzo de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la solicitud de patente de invención al considerar que las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con los requisitos de claridad y concisión establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486. 7. El 30 de marzo de 2009, Aventis Pharma S.A., interpuso recurso de apelación. 8. El 19 de febrero de 2010, la examinadora de patentes emitió el informe técnico PR 05-10. 9. Mediante Resolución 0519-2010/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, confirmó la Resolución 344-2009/DIN-INDECOPI que denegó la solicitud de patente de invención. 10. El 8 de junio de 2010 Aventis Pharma S.A. presenta demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 0519-2010/TPI-INDECOPI. 11. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI-, contesta a la demanda contenciosa planteada por la solicitante. 12. El Quinto Juzgado Transitorio de lo Contencioso Administrativo, a través de Sentencia signada como Resolución Ocho, de fecha 22 de octubre de 2012, declaró infundada la demanda interpuesta por Aventis Pharma S.A. 13. En contra de la Sentencia signada como Resolución Ocho, de fecha 22 de octubre de 2012, Aventis Pharma S.A., interpuso recurso de apelación.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 25 de 49 14. El 21 de enero de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso con Subespecialidad en temas de mercado, decide suspender el proceso; y en consecuencia, solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos 30, 45 y 46 de la Decisión 486. Solicitando que el Tribunal se pronuncie sobre los siguientes aspectos: 1. Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 30 de la Decisión 486 respecto a los requisitos de claridad y concisión con que deben cumplir las reivindicaciones presentadas con la solicitud de patente de invención. 2. Cómo debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten. a. Argumentos de la demanda La compañía Aventis Pharma S.A., dentro de los argumentos de su demanda manifestó lo siguiente: 15. Falta de notificación con el informe técnico PR 05-10 lo cual no permitió a la solicitante efectuar los respectivos cuestionamientos decayendo en indefensión. 16. Afirma que se vulneró su derecho al debido proceso y a la defensa al verse impedido de contestar el informe técnico PR 05-10. 17. Que el artículo 45 de la Decisión 486 manifiesta que la Autoridad deberá notificar al solicitante cuando encontrara que la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos contemplados en las normas pertinentes. 18. Asegura que la reivindicación 1 es clara por sí misma toda vez que cualquier persona versada en la materia puede comprender fácilmente el alcance de dicha reivindicación. b. Argumentos de la contestación a la demanda 19. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, al momento de contestar la demanda, presentó por su parte, los siguientes argumentos: 20. Afirma que no era obligatorio para el INDECOPI notificar al demandante el informe técnico PR 05-10 al corresponder a una tercera observación técnica sobre el fondo de la solicitud de patente. 21. Que la notificación del informe era innecesario en aplicación de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486. 22. Asegura que como regla general la autoridad notificará por una sola vez la inconformidad con la patente, si el solicitante absuelve o no, o si aun haciéndolo subsisten las observaciones, la patente será denegada y por excepción siempre que así lo considere la autoridad, podrá notificarse una inconformidad por segunda vez u oportunidades sucesivas. 23. Enuncia que era obligatorio para la Dirección de Invenciones notificar la primera inconformidad, tal como sucedió, mas no era obligatorio notificar las siguientes objeciones técnicas.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 26 de 49 24. Afirma que las reivindicaciones planteadas en la solicitud de la patente no son suficientemente claras. 25. Que el otorgamiento de una patente constituye una situación excepcional y extraordinaria, por el costo exorbitante que le impone a la sociedad y a la competencia, razón por la cual sólo debe conferirse patente a aquellas creaciones que reúnan determinados requisitos. 26. Que la claridad y concisión son dos elementos fundamentales en el derecho de patentes, subestimarlos podría generar derechos irrestrictos y difícilmente mesurables. c. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia. 27. El Quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, consideró que las resoluciones impugnadas fueron dictadas de acuerdo a la ley por su parte la actora ni en sede administrativa ni judicial instrumentalizó medios probatorios que coadyuven a dar claridad y consistencia a las reivindicaciones, por lo cual declaró infundada la demanda presentada por Aventis Pharma S.A. d. Argumentos del Recurso de Apelación. 28. La compañía Aventis Pharma S.A., dentro de sus argumentos contenidos en el recurso de apelación manifiesta que: 29. Afirma que no se le notificó el informe técnico PR 05-10 por lo cual se vulneró su derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva ya que no pudo ejercer su derecho a la defensa. 30. Que en relación a los informes anteriores AB 30-2008/a y PR 05-10, afirma que no puede realizar ninguna verificación de que los argumentos presentados en ambos informes sean iguales, ya que no se les notificó el informe PR 05-10 y solo se indicaron las conclusiones en la Resolución 0519-2010/TPI-INDECOPI donde se menciona que las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de claridad. e. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación.

31. De la revisión del expediente no se desprende el escrito de contestación del

INDECOPI.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

32. La Corte consultante2, solicita la interpretación de las siguientes normas: artículos 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2 Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la

GACETA OFICIAL 20/04/2015 27 de 49 33. Se considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa a la patente denominada “Solvato acetónico del dimetoxi docetaxel”, fue presentada el 19 de agosto de 2004, en vigencia de la antes mencionada decisión. 34. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, el artículo 283 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente. 3 Artículo 28: La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología; c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;

GACETA OFICIAL 20/04/2015 28 de 49 C. CUESTIONES EN DEBATE: 35. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Las reivindicaciones de producto y de procedimiento, requisito de claridad y concisión de las reivindicaciones. B. De la notificación de informes técnicos de conformidad con la Decisión 486. A. LAS REIVINDICACIONES DE PRODUCTO Y DE PROCEDIMIENTO, REQUISITO DE CLARIDAD Y CONCISIÓN DE LAS REIVINDICACIONES. 36. Dando contestación a la pregunta efectuada por el juez consultante respecto a ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 30 de la Decisión 486 respecto a los requisitos de claridad y concisión con que deben cumplir las reivindicaciones presentadas con la solicitud de patente de invención? y reiterando lo manifestado en la Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 165-IP-2013 este Tribunal enuncia que: “(…) 1. La doctrina sostiene al respecto que “(…) las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.4 2. Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección `absoluta´, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección `relativa´, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de `protección d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera; e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención. (…) 4 ALVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, pág. 99.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 29 de 49 absoluta´, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.5 3. Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. 4. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. 5. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. 6. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. (…) Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”6 Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas”. 7. Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina:

5 SALVADOR, Jovaní, Carmen. “El ámbito de protección de la patente”. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. 6 Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología

GACETA OFICIAL 20/04/2015 30 de 49 “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51). Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: - Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y - Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cada reivindicación individualmente considerada, así como al conjunto de todas”. B. DE LA NOTIFICACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE CONFORMIDAD CON LA DECISIÓN 486. 37. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicita a este Tribunal se pronuncie respecto a: ¿Cómo debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten? 38. El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales.

39. Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro.

40. Este Tribunal ha manifestado que: “La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente”7. 41. Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la 7 Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 31 de 49 propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”. 42. De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: “si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva. A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”. (Interpretación Prejudicial 43-IP-2014)

43. El Juez Consultante deberá analizar si la patente fue apegada a las normas legales y si cumplió con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria.

Sobre la base de estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues

definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51). Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que:

- Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y

- Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente.

- El requisito de claridad y concisión se aplica a cada reivindicación

individualmente considerada, así como al conjunto de todas.

Las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

SEGUNDO: El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de


sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales.

Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo

MAGISTRADO

GACETA OFICIAL 20/04/2015 33 de 49 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 94-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala de la República del Ecuador. Demandante: THOMSON CONSUMER ELECTRONICS S.A. Demandado: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Marca: “La nueva era del entretenimiento”. Expediente Interno: 17811-2013-3050. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil quince. VISTOS: El Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, de la República del Ecuador, ha remitido el oficio 2645-S-TDCA-No.1, de 30 de julio de 2014, recibido por este Tribunal el 1 de agosto de 2014, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 17811-2013-3050. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 6 de noviembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A. ANTEDECENTES: Partes Demandante: THOMSON CONSUMER ELECTRONICS, INC. Demandado: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL y

PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 34 de 49 Hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 17 de enero de 2000, Thomson Consumer Electronics, Inc., solicitó el registro de la marca “LA NUEVA ERA DEL ENTRETENIMIENTO” (denominativa), destinada a proteger todos los productos de la Clase 9 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual 420

correspondiente al mes de enero de 2000. 3. En contra de la solicitud de registro la empresa New Era Co. Ltd. presentó

observación fundamentándose en la titularidad del signo “NEW ERA” (denominativo) para amparar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Mediante providencia de 8 de mayo de 2000, la Dirección Nacional de Propiedad

Industrial, corrió traslado a la solicitante con la observación para que presente sus argumentos de contestación correspondientes.

5. El 20 de junio de 2000, la empresa Thomson Consumer Electronics, Inc., contestó la

observación presentada en contra de su solicitud de registro. 6. Mediante Resolución 978073 de 1 de noviembre de 2000, notificada el 9 de los

mismos mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, decidió aceptar la observación y rechazar la solicitud de registro del signo solicitado.

7. El 18 de enero de 2001 Thomson Consumer Electronics, Inc., presenta demanda

contenciosa administrativa en contra de la Resolución 978073. 8. Mediante providencia de 26 de enero de 2001 el Tribunal Distrital No. 1 de lo

Contencioso Administrativo, Segunda Sala, avoca conocimiento de la demanda corriendo traslado al demandado para que conteste.

9. El 21 de febrero de 2001 el Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la

demanda interpuesta en contra de la Resolución 978073. 10. A través de la providencia de 21 de mayo de 2003, el Tribunal Distrital de lo

Contencioso Administrativo, Segunda Sala, abre la causa a prueba por el término de quince días.

11. Thomson Consumer Electronics, Inc., a través del escrito de 3 de junio de 2003,

presenta escrito de pruebas. 12. El Director Nacional de Propiedad Industrial, presenta el 4 de junio de 2003 el escrito

a través del cual solicita sus respectivas pruebas dentro del proceso. 13. Mediante providencia de 31 de mayo de 2013 el Tribunal Distrital No. 1 de lo

Contencioso Administrativo, Segunda Sala, decide suspender el proceso; y en consecuencia, solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de los artículos 165 y 168 de la Decisión 486.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 35 de 49 a. Argumentos contenidos en la Resolución impugnada. 14. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial consideró que el signo solicitado no

es distintivo respecto del signo opositor ya que posee elementos que lo hacen muy similar a la marca prioritaria, razón por la cual decidió aceptar la observación y rechazar la solicitud de registro.

a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

La compañía Thomson Consumer Electronics, Inc., dentro de los argumentos de su demanda manifestó lo siguiente: - Afirma que la marca “LA NUEVA ERA DEL ENTRETENIMIENTO” (denominativa)

es plenamente susceptible de registro y prueba de ello es que se encuentra registrada en varios países.

- Asegura que a pesar de que los signos en conflicto están destinados a amparar productos de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, son distintos, tal es así que el signo previo ampara: “reguladores de voltaje para automóviles, partes eléctricas, instrumentos para automóviles, interruptores de encendido” mientras que el signo solicitado: “aparatos para transmisión, recepción, procesamiento, radio, fonógrafos, cámaras, video cámaras, amplificadores, antenas, etc”.

- Que comparadas las marcas en conflicto se puede determinar que su signo es suficientemente distintivo y que existen suficientes diferencias visuales, gráficas y fonéticas, por lo que no existe posibilidad alguna de confusión en el público consumidor.

- Enuncia que el signo “La nueva era del entretenimiento” (denominativo) ha sido concedido en muchos otros países, lo cual lo demostrará oportunamente.

b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa.

15. El Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual–IEPI-, al momento de contestar la demanda, expuso por su parte, los siguientes argumentos: - Afirma que al realizar el análisis de las marcas de acuerdo con lo determinado por

la doctrina, es decir, en su conjunto, de modo sucesivo, atendiendo más a las semejanzas que a las diferencias, desde la óptica del consumidor común y corriente, realizada la comparación entre las denominaciones concluye que éstas poseen elementos que las hacen muy similares y, por lo tanto, producirían confusión tanto en los medios comerciales como en el público consumidor.

- Que la marca solicitada “LA NUEVA ERA DEL ENTRETENIMIENTO” (denominativa), no posee los suficientes elementos distintivos respecto de la marca observante, más aún cuando amparan productos de naturaleza similar y se causaría confusión y asociación por parte de los consumidores al asumir que se trata del mismo origen empresarial.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 36 de 49 B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

16. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 811, 82 literal a) y 832 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344. No se interpretarán los artículos 82 literal a) de la Decisión 344 ni los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 por no ser aplicables al caso.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

17. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes: A. Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza. Riesgo de Confusión: directa e indirecta o asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. B. Clases de signos: comparación entre signos denominativos compuestos. C. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras en idioma extranjero. D. Conexión competitiva entre productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. E. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones y la debida motivación. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: A. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA O ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

18. Tomando en cuenta que la sociedad Thomson Consumer Electronics, Inc., solicitó el registro del signo “La nueva era del entretenimiento” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; y, que la sociedad New Era Co. Ltd. presentó observación a la solicitud de registro, bajo el argumento del registro previo de su marca “New era” (denominativa) para la misma Clase Internacional; se estima necesario hacer referencia a la identidad y la semejanza entre marcas.

La identidad y la semejanza

19. La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares tanto entre sí como entre los

1 Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. 2 Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;


productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, materia de esta interpretación prejudicial.

20. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3.

21. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca

del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

22. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple

semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”4.

23. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde

a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21

de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

4 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


24. Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza:

25. Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”5.

26. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual

o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

27. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

28. Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

Riesgo de confusión: Directa e Indirecta y asociación.

29. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

30. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”6.

31. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

32. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de

5 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171. 6 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

33. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

34. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los

siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”7.

Reglas para realizar el cotejo de marcas.

35. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

36. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”8.

37. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:

7 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss.


a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

38. El juez consultante deberá evaluar si el signo solicitado “La nueva era del entretenimiento” (denominativo) es confundible con la marca “New era” (denominativa).

C. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS.

39. En el caso en análisis los signos confrontados “La nueva era del entretenimiento” y “New era” son signos denominativos compuestos, en razón de lo cual en este acápite se hará mención a lo que se refiere a este tipo de signos.

40. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo.

41. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

42. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.


43. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

44. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la

comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 de abril de 2005:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”. “(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores” 9.

45. Corresponde en el caso en análisis que el juez consultante analice si los signos

confrontados “La nueva era del entretenimiento” y “New era” ambos denominativos son o no confundibles al grado de causar riesgo de confusión.

D. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS COMPUESTOS POR PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO.

46. En consideración a que la marca registrada sobre la cual se presentó la observación “New era” (denominativa) se encuentra en idioma inglés, este Tribunal analizará lo referente a los signos en idioma extranjero.

47. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del Proceso 146-IP-2013:

9 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial

Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.


48. “Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca”.

49. Ratificando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 144-IP-2013, “Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación con los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual”.

50. El Tratadista Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, enuncia que “(…) una marca de fantasía puede ser aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características. Así serán de fantasía “Alba” y “El Mono” para pinturas, “Estrella” para algodón o “Estanciera” para automóviles”10.

51. Este Tribunal en lo referente a los signos de fantasía ha mencionado que:

“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”11.

52. Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente:

“(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. (Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002).

53. Respecto a la afirmación efectuada por la empresa actora, es el Juez Consultante quien deberá analizar si en efecto los términos “New era”, son expresiones conocidas

10 Derecho de Marcas, Otamendi Jorge, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires Argentina, año 2002, pág. 29. 11 Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003.


o no por el público consumidor para productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y que puede a su vez crear confusión respecto del signo solicitado “La nueva era del entretenimiento” (denominativo).

E. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LA CLASE 9 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

54. En el caso de autos, la sociedad Thomson Consumer Electronics, Inc., solicitó el registro del signo “La nueva era del entretenimiento” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, en particular “aparatos para transmisión, recepción, procesamiento, radio, fonógrafos, cámaras, video cámaras, amplificadores, antenas”, y la sociedad New Era Co. Ltd. presentó observación a la solicitud de registro bajo el argumento del registro previo de su marca “New era” (denominativa) para proteger productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial: “reguladores de voltaje para automóviles, partes eléctricas, instrumentos para automóviles, interruptores de encendido”. En tal virtud es necesario referirse al tema de la conexión competitiva entre productos de la misma Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

55. Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos de la misma clase.

56. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

57. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión

competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.12

58. Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda

12 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246.


producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”13

59. El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

60. También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado.

13 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del

2003. Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso Nº 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta).


Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

61. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)”.14

62. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos diferentes en la misma Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.

F. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES Y LA DEBIDA MOTIVACIÓN.

63. En el presente proceso, el demandante enuncia que el signo “La nueva era del entretenimiento” (denominativo) ha sido concedido en muchos otros países, por lo que se desarrollará el tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente. Asimismo, del análisis del expediente, se ha verificado que la resolución que deniega la marca consta de una página, por lo que se hace el análisis del tema de la debida motivación.

64. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que:

“(…) “El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”.

65. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos

14 Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, caso “DIDA”. Publicado en la G.O.A.C.

Nº 180 de 10 de mayo de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países. O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007). Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marca la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marca, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la Oficina de Registro de Marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. (…)”.

66. Respecto de la debida motivación este Tribunal ha manifestado que:

“(...) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría


quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por falta de motivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”15. En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marca, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho proceso y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marca, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos”16.

67. Del análisis del expediente, se ha verificado que la resolución administrativa que

deniega la marca sólo cuenta con una página, y que el fundamento de la denegatoria consiste en un párrafo. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá determinar si ese hecho podría constituir un supuesto de falta de debida motivación.

Sobre la base de estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83

literal a), de la Decisión 344, sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos

compuestos, que son aquellos integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin gráfico.

Al comparar signos denominativos debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina, y establecidas en esta providencia.

15 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 16 Proceso 56-IP-2013, sentencia de 25 de abril de 2013. Marca: “WESCO COLOR CENTER (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 48 de 49 TERCERO: Los signos conformados por una o más palabras (respecto de la marca

registrada) en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía.

El Juez Consultante, deberá analizar si en efecto los términos “New era” de la marca registrada son expresiones conocidas o no por el público consumidor para productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y que pueden a su vez crear confusión respecto del signo solicitado “La nueva era del entretenimiento” (denominativo).

CUARTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar

también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos de la misma clase que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto que, en principio, al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

QUINTO: El principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas

significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros.

Los actos administrativos que conceden o deniegan un signo requieren de motivación para su validez. Además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente por la misma norma comunitaria. Por lo que, la resolución que los contenga si por falta de motivación lesiona el derecho de defensa de los administrados podrían quedar afectada de nulidad absoluta.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO

GACETA OFICIAL 20/04/2015 49 de 49 Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

sumario tribunal de justicia de la comunidad...

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