TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 160-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 35 y 56 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 2, 4, 5, último párrafo del artículo 52, 54, 55, 57 de la misma normativa, así como, el artículo 238 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 486-2006. Actor: Sociedad COLGATE – PALMOLIVE COMPANY y COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A. Modelo de utilidad denominado: “Cepillo dental infantil con demarcación para colocación de dentífrico fluorado”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de abril del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 22 de enero de 2008. I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES. Demandante: Sociedad COLGATE – PALMOLIVE COMPANY y COLGATE

PALMOLIVE PERÚ S.A. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI.

Tercero interesado: RITA VELLENA SARMIENTO

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B. DATOS RELEVANTES 1. HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

a. La señora RITA VILLENA SARMIENTO es titular del modelo de utilidad denominado “Cepillo infantil con demarcación para colocación de dentífrico fluorado”, concedida en Perú bajo el título 000104.

b. La señora RITA VILLENA SARMIENTO, el 13 de julio de 1999 interpuso acción

de infracción de derechos de propiedad industrial contra las sociedades COLGATE PALMOLIVE COMPANY y COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A. En el escrito de denuncia sostuvo que las sociedades denunciadas comercializan en el mercado peruano un cepillo dental de marca MY FIRST COLGATE, cuyas características son similares a las de su modelo de utilidad.

c. La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante

Resolución No. 578-2000/OIN-INDECOPI declaró infundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

d. La señora RITA VILLENA SARMIENTO, el 3 de octubre de 2000 presentó recurso

de apelación contra el anterior acto administrativo. e. El 23 de noviembre de 2000, la sociedad COLGATE PALMOLIVE PERU S.A.

solicitó la nulidad de la patente de modelo de utilidad. f. El 6 de diciembre de 2000, la sociedad COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A.,

solicitó la suspensión de procedimiento de infracción hasta que se resuelva sobre la nulidad de la patente de modelo de utilidad.

g. El Tribunal de Defensa de la Competencia, mediante resolución No. 915-2001/TPI-

INDECOPI resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución No. 578-2000/OIN-INDECOPI y, en consecuencia, declarando fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

h. Las sociedades COLGATE PALMOLIVE COMPANY y COLGATE PALMOLIVE

PERÚ S.A., ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del

Perú, interpusieron demanda de Impugnación de Resolución Administrativa contra el anterior acto administrativo.

i. El Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI, mediante Resolución

No. 0509-2003/TPI-INDECOPI del 3 de junio de 2003, confirmó la Resolución No. 149-2003/OIN-INDECOPI y, en consecuencia declaró nulo el registro del modelo de utilidad denominado “Cepillo infantil con demarcación para colocación de dentífrico fluorado”.

j. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del

Perú, mediante sentencia del 18 de noviembre de 2005, declaró fundada la

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demanda interpuesta y, en consecuencia, nula la Resolución No. 915-2001/TPI-INDECOPI.

k. Tanto el INDECOPI como la señora RITA VILLENA SARMIENTO, interpusieron

recurso de apelación contra la anterior providencia.

2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. La demanda se soportó en los siguientes planteamientos:

a. El cepillo “MY FIRST COLGATE” no es similar al cepillo registrado como modelo de utilidad por la señora RITA VILLENA SARMIENTO y, en consecuencia, nos e

han infringido sus derechos. En relación con las reivindicaciones del modelo de utilidad las diferencia se presentan en los siguiente:

Según la reivindicación 1, el cepillo de la denunciante es del tipo de los que

tienen una porción de cerdas coloreadas para indicar dónde va el dentífrico y, por lo tanto, al ser esto de uso común no es de propiedad exclusiva de la mencionada denunciante.

El cepillo MY FIRST COLGATE presenta sus cerdas coloreadas en el tercio

inferior, mientras que el cepillo de la denunciante las presenta en el tercio medio superior.

El cepillo MY FIRST COLGATE no presenta cavidad en el dorso de su cabeza

ni flechas transversales dentro de ella, como si lo presenta el cepillo de la denunciante.

b. En relación con la memoria descriptiva de los dibujos del modelo de utilidad, se

tienen las siguientes diferencias: La cabeza del cepillo de la denunciante es de forma rectangular, mientras que

la del cepillo MY FIRST COLGATE es de forma hexagonal irregular. La cabeza del cepillo de la denunciante presenta 19 de grupos de cerdas,

mientras que la del cepillo MY FIRST COLGATE 25.

El cepillo de la denunciante presenta tres filas verticales de grupos de cerdas

salvo en su extremo superior e inferior donde sólo existen dos grupos de cerdas en cada uno. El cepillo MY FIRST COLGATE presenta 4 filas verticales

que es sus extremos superior e inferior se van convirtiendo en tres, luego en dos, y finalmente en un grupo de cerdas.

El conjunto de las cerdas del cepillo MY FIRST COLGATE conforman un

hexágono, mientras el de la denunciante es de forma rectangular. El cepillo MY FIRST COLGATE presenta nueve filas horizontales, mientras

que el de la denunciante presenta siete.

c. El Tribunal del INDECOPI no tuvo en cuenta lo siguiente:

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El modelo de utilidad sólo se concede a una nueva forma que otorga una ventaja técnica, y no a la ventaja técnica en abstracto.

Que el modelo de utilidad está limitado por sus reivindicaciones, en las cuales

debe señalarse cuál es la nueva forma que otorga la ventaja técnica. Que los modelos en conflicto tienen formas completamente diferentes, de

conformidad con el informe No. 011-1999/OIN del examinador de patentes de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías.

d. El Tribunal del INDECOPI debió suspender el procedimiento de infracción hasta

que se decidiera el proceso de nulidad contra el acto administrativo que concedió el modelo de utilidad denominado “Cepillo infantil con demarcación para colocación de dentífrico fluorado”

3. FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

a. Por parte del INDECOPI

Mediante el Modelo de Utilidad no se protege la impresión visual del modelo, sino la innovación utilitaria introducida en el objeto mediante un cambio de elementos, estructura o disposición. Lo anterior es muy diferente a la protección que se otorga por el Diseño industrial donde sí se protege la imagen o impresión visual del diseño.

De conformidad con lo anterior, en relación con el modelo de utilidad es

irrelevante la pregunta ¿se parece o no se parece?

Para determinar la protección de un modelo de utilidad se debe hacer las siguientes preguntas:

o ¿La innovación utilitaria es la misma en cada caso?

o El cambio de conformación, diseño disposición de elementos ¿es sustancialmente equivalente en cada caso? Lo importante no es cómo se vea el objeto, sino la forma en que el cambió actúa para agregar al ventaja técnica al producto.

En el caso concreto lo novedoso del producto patentado es la franja transversal de color demarcada en las cerdas, cuya utilidad práctica es que el usuario pueda colocar la cantidad exacta de pasta dental.

El cepillo MY FIRST COLGATE contiene la misma innovación utilitaria,

independiente de que tenga más o menos cerdas.

El Tribunal del INDECOPI no tiene la obligación de suspender el procedimiento si no lo considera necesario.

b. Por parte de la tercera interesada.

No es cierto que las demandantes hubieran solicitado el modelo de utilidad con anterioridad en la Oficina Competente de Estados Unidos, ya que en 1996

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éstas cancelaron las reivindicaciones solicitadas en 1992 y solicitaron que se tomaran como nuevas reivindicaciones las presentadas en documento del 10 de junio de 1996.

Los dos modelos comparen la misma innovación utilitaria, ya que las dos tiene definida la zona para la aplicación del dentífrico.

Si bien existen muchos cepillos con cerdas coloreadas, se debe tener en cuenta que los mismos a fines estéticos carentes de utilidad, salvo en el caso del cepillo timer en el cual las cerdas cambian de color conforme al uso de mismo.

El examen de modelo de utilidad no se basa en la apariencia externa, ya que de ser así la figura sería la del Diseño Industrial.

El informe del perito no es vinculante.

4. SENTENCIA DE LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

Mediante sentencia de 18 de noviembre de 2005, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú declaró fundada la demanda interpuesta y, en consecuencia, nula la Resolución No. 945-2001/TPI – INDECOPI. Se basó en el siguiente argumento:

― (…) QUINTO.- Bajo ese contexto, y habiendo sido emitida la Resolución número 0509-2003/TPI-INDECOPI su fecha tres de junio del año dos mil tres por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de INDECOPI que confirma la Resolución número 000149-2003/OIN – INDECOPI su fecha treinta y uno de enero del año dos mil tres, por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías declarando fundada la acción de nulidad interpuesta por Colgate – Palmolive Perú Sociedad Anónima y en consecuencia nula la patente de utilidad para ―Cepillo Dental Infantil con Demarcación para Colocación de Dentífrico Fluorado‖, inscrito a favor de doña Rita Villena Sarmiento de Perú con título número cero, cero, cero ciento cuatro; consecuentemente dicho modelo de utilidad es nulo desde su fecha de concesión, esto es, desde el quince de enero del año mil novecientos noventa y seis, dado sus efectos retroactivos; por ende, la presente demanda contenciosa administrativa resulta amparable.‖

5. RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL INDECOPI.

El INDECOPI presentó su recurso de apelación sustento en los siguientes argumentos:

El Decreto Legislativo 823 en su artículo 11 consagra una excepción a la regla general de la irretroactividad de la nulidad del registro, ya que esto no ampara a las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad.

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La Resolución Administrativa No. 915-2001/TPI-INDECOPI encaja en la anterior excepción y, por lo tanto, la sentencia proferida debe ser revocada.

6. RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR RITA VILLENA SARMIENTO.

La señora Rita Villena Sarmiento presentó recurso de apelación con sustento en los siguientes argumentos:

La sentencia proferida se apoya de manera incoherente en la Resolución Administrativa que declaró nulo el registro del modelo de utilidad denominado “Cepillo infantil con demarcación para colocación de dentífrico fluorado”, ya que dicha resolución no fue consentida ya que fue demandada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

No tiene fundamento jurídico que se hubiese declarado la nulidad del registro del modelo de utilidad denominado “Cepillo infantil con demarcación para colocación de dentífrico fluorado”.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER

INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son el artículo 13, literales a), d) y e), 35, y 56 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante lo anterior, no se interpretará el artículo 13, literales a), d) y e), ya que el asunto bajo estudio no se refiere a los requisitos que debe contener la solicitud de modelo de utilidad. Por lo anterior sólo se interpretarán los artículos 35 y 56 de la Decisión 344. Igualmente, se interpretarán de oficio los artículos 2, 4, 5, último párrafo del artículo 52, 54, 55, 57 de la misma normativa, así como del artículo 238 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa vigente al momento en que se solicitó la suspensión del procedimiento de infracción de de derechos. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344

(…) Artículo 2

―Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

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El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.‖

(…) Artículo 4

―Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.‖ Artículo 5 ―Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.‖ (…) Artículo 35 ―La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invención patentada. El titular no podrá ejercer tal derecho, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando se trate de la importación del producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio en cualquier país, con el consentimiento del titular, de un licenciatario o de cualquier otra persona autorizada para ello; b) Cuando el uso tenga lugar en el ámbito privado y a escala no comercial; o, c) Cuando el uso tenga lugar con fines no lucrativos, a nivel experimental, académico o científico.‖. (…)

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Artículo 52 ―No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación‖; (…) Artículo 54

―Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía‖. Artículo 55 ―No pueden ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y materias excluidas de la protección por la patente de invención. Asimismo, no se considerarán modelos de utilidad: las esculturas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético‖. Artículo 56 ―Son aplicables a los modelos de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente‖. Artículo 57

―El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País Miembro‖. (…)

DECISIÓN 486

(…)

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Artículo 238

―El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.‖ (…) Disposición Transitoria Primera ―Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.‖ (…)

VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. El modelo de utilidad. Sus características, los requisitos de patentabilidad y su

protección. C. Efectos de la acción de nulidad del acto administrativo que concede el modelo de

utilidad respecto del trámite de infracción de derechos. Efectos de la declaratoria de nulidad.

A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación

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retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto:

―Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior‖. (Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004).

Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, bien los requisitos de validez o bien los derechos conferidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que:

―(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

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(...) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, (...) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso ―CANALI‖, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)‖. (Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003).

A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro. Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera:

―El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ―las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento‖, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

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A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido‖. (Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005).

De los documentos remitidos por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de suspensión del procedimiento de infracción de derechos de propiedad industrial por parte de la sociedad COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A., se realizó en vigencia de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y, por lo tanto, es esta la normativa aplicable en relación con el trámite de dicha solicitud de suspensión. B. EL MODELO DE UTILIDAD. SUS CARACTERÍSTICAS, LOS REQUISTOS DE

PATENTABILIDAD Y SU PROTECCIÓN. Como quiera que en el caso bajo estudio el INDECOPI argumentara que el modelo de

utilidad no protege la impresión visual sino la innovación utilitaria introducida en el objeto, es necesario referirse a qué es el modelo de utilidad, sus características, los requisitos para su patentabilidad, y su protección. 1. El concepto.

El capítulo II la Decisión 344 denominado “modelos de utilidad” regula dicha figura en los artículos 54 a 57. Aunque en dichas normas no se establece una definición legal de lo que se considera modelo de utilidad, el Tribunal en anteriores interpretaciones logró delimitar un acertado concepto analizando el contenido del artículo 54 de la siguiente manera:

“Se ha dicho que cuando el objeto del modelo de utilidad se identifica con las invenciones menores estamos frente a una delimitación horizontal, pero si se refiere a formas espacialmente definidas se trata de una delimitación vertical. En el ordenamiento andino la conceptualización del modelo de utilidad sigue ambas delimitaciones, una delimitación horizontal, como una invención menor, cuando el artículo 54 de la Decisión 344 dice que el modelo de utilidad permite una mejora o un diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Igualmente, la menor condición inventiva se observa cuando el legislador ha concebido el modelo de utilidad para proteger invenciones relativas a objetos o instrumentos, herramientas o mecanismos que no son merecedoras de la tutela otorgada por el sistema de patentes de invención.

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De allí se puede determinar que el modelo de utilidad es una figura cercana a las patentes de invención, porque sirve para proteger pequeños inventos, que constituyen aportaciones técnicas (mejoras sustanciales) que tienen por objeto obtener ventajas útiles sobre lo ya conocido. En cuanto a la delimitación vertical, el artículo 54 citado, establece que ‗Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo (...)‘, con lo cual se verifica en relación con formas espacialmente definidas. En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana. (Proceso 43-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 24 de agosto de 2001)‖. (Proceso 07-IP-2004 la Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004).

2. Características

Del contenido del artículo 54 se pueden extractar ciertas características del modelo de utilidad. El Tribunal en la Interpretación Prejudicial citada anteriormente determinó las siguientes características:

“a) Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente. b) Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa espacialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia. c) Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende. (Proceso 43-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2001)”. (Proceso 07-IP-2004 la Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004).

A lo anterior hay que agregar lo siguiente: El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahí se origina que a los modelos de utilidad se los denomine como una invención menor. Sobre lo anterior Zucherino ha expresado lo siguiente:

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―(…) La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado) con la condición de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin”.1

3. Exclusiones de patentes de modelo de utilidad.

El artículo 55 establece qué no puede ser objeto de protección por patente de utilidad, determinando como excepción, dos casos a saber:

a. Los procedimientos y materias excluidas de la protección por la patente de invención. b. Los objetos de carácter puramente estético como las esculturas, las obras de

arquitectura, pintura, grabado, estampado. En el primer caso se quiso dotar de coherencia al régimen de propiedad industrial, ya que la exclusión de patentabilidad obedece a ciertos valores e intereses que el legislador comunitario pretendió salvaguardar. En el segundo caso excluye los objetos de carácter únicamente estético, los que de conformidad con las características del modelo de utilidad no encuadrarían dentro de la figura, ya que no proporcionan una ventaja o utilidad que no poseía el objeto sobre el que se realizó. 4. Aplicación de las normas sobre patentes de invención a las patentes de los

modelos de utilidad. Los requisitos de patentabilidad. El artículo 56 de la Decisión 344 establece que son aplicables a los modelos de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención en lo que fuere pertinente. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado que los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial establecidos para la patente de invención en los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344, son perfectamente aplicables a la figura del modelo industrial con algunas precisiones específicas de conformidad con la naturaleza del modelo de utilidad. En este sentido el Tribuna sigue la línea jurisprudencial trazada en las Interpretaciones proferidas dentro de los procesos 43-IP-01 y 07-IP-04. En la última se encuentra un poco mejor esbozado cada uno de los requisitos de patentabilidad y, por lo tanto, se transcribirá lo pertinente:

“4.4.1. De la novedad de la invención: El artículo 2 de la Decisión 344 dice: ―Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica‖; en el ordenamiento andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta, o universal, lo cual es aplicable en cuanto a los modelos de utilidad, esto es, que comprende el estado de la técnica a nivel mundial. La condición de la novedad, requiere que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir que la innovación y los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público

1 ZUCCHERINO Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN” Editorial AD-HOC. S.R.L. 1998. Buenos Aires. Pág. 68.

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antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de la prioridad reconocida. Un invento que ya fue patentado y que está siendo explotado es del dominio público y objetivamente ha perdido novedad. No está comprendido en el estado de la técnica, el conocimiento que no ha sido divulgado de manera oral o escrita, la difusión de que se habla, debe ser minuciosa, detallada y suficiente para que una persona entendida en la materia pueda utilizar esa información para explotar la invención. (…) La novedad por tanto, debe estar presente en las patentes de invención así como en los modelos de utilidad. Con respecto a las primeras, la creación es algo que no ha existido antes, y representa una solución a un problema técnico; en cambio, en el caso del los modelos de utilidad, la novedad se da por la innovación realizada sobre un producto ya conocido, al que se le añade una ventaja que aumente su eficiencia, mejorando su aplicación industrial; dicha mejora no debe estar comprendida dentro del estado de la técnica. Debe precisarse, sin embargo, que con respecto a ―lo ya conocido‖, en relación con los modelos de utilidad ciertas legislaciones como la Española y la Argentina, le dan un tratamiento territorial a la novedad aplicable a esta figura al considerar que basta con que el modelo de utilidad no sea conocido dentro de las fronteras del país, bajo el justificativo de que así se estaría promocionando la investigación de la industria nacional, lo cual ha sido arduamente criticado por autores españoles entre quienes está José Antonio Gómez Segade quien manifiesta que: ―...el elevado número de modelos de utilidad solicitados, puede que en parte tenga su origen en conductas poco edificantes de quienes se limitan a copiar servilmente modelos extranjeros para solicitar su registro en España‖; y va más allá con los efectos que esto puede tener en el futuro, de cara a la Comunidad Europea, al decir que ―incluso podría llegar a suponer una medida de efecto equivalente a las restricciones a la libre circulación de los productos‖.2 Por lo anterior, en el ordenamiento andino, como lo ha dicho el Tribunal y ahora lo reitera, ―(…) no cabe la noción de ‗novedad relativa‘ aplicable a los modelos de utilidad, en primer lugar, porque no hay norma expresa de la cual se desprenda tal entendido y, en segundo lugar, porque ello afectaría la armonización de las políticas aplicables, haciendo surgir el cuestionamiento de si dicha relatividad debe aplicarse en el interior de cada País Miembro o en toda la Comunidad, generándose eventualmente como consecuencia, un problema en la libre circulación de productos entre los Países Miembros‖. (Proceso Nº 43-IP-2001. Interpretación prejudicial de 24 de agosto de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 716, de 18 de septiembre de 2001).

2 GOMEZ SEGADE, José Antonio. “LA LEY DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD”. Ed. CIVITAS. Madrid-

España, 1988.

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4.4.2. Del nivel inventivo: El artículo 4 de la Decisión 344, señala que la invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica para una persona entendida o versada en la materia. El requisito del nivel inventivo, le ofrece al examinador un elemento que le permitirá establecer si a la invención se hubiese podido llegar con conocimientos ya existentes dentro del estado de la técnica. Varios autores, dicen que el nivel inventivo en los modelos de utilidad debe situarse por debajo de lo evidente, pero que estará necesariamente por encima de la obviedad. Sin embargo dicha delimitación resulta una compleja tarea cuando se trata de identificar la actividad inventiva de los modelos de utilidad. 3 Ante ello, es preciso definir lo que se entiende por ―obvio‖ y por ―evidente‖. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad4. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo ―tan‖, de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. Otros autores hacen la distinción entre lo evidente que se utiliza para denegar las patentes de invención y lo ―muy‖ evidente para el caso del análisis de concesión de las patentes de modelos de utilidad; lo cual no hace más que afirmar la exigencia de un nivel inventivo menor para éstas. En conclusión, para el Tribunal, los modelos de utilidad son inventos que deben implicar una actividad creadora que provoque cierta dificultad de deducción para el experto en la materia. Por lo mínimo, se requerirá de un cierto progreso en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una variación o modalidad insignificante en relación con lo ya conocido. 4.4.3. De la susceptibilidad de aplicación industrial: Para que un invento menor pueda ser protegido a través de una patente de modelo de utilidad, debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios, como lo establece el artículo 5 de la Decisión 344. La susceptibilidad de aplicación industrial es un requisito fundamental que deben cumplir los modelos de utilidad, ya que sólo la práctica de dicha condición comprobará si efectivamente se ha insertado una mejora, o un beneficio de funcionamiento en un invento que antes no lo tenía; esto implica

3 VAREA SANZ, Mario. “EL MODELO DE UTILIDAD: RÉGIMEN JURÍDICO”, pp. 393. Ver también para mayor

amplitud: OTERO LASTRES en “EL MODELO DE UTILIDAD”. Pág. 167. LACRUZ BERDEJO en “BIENES INMATERIALES”, pág. 79 y GOMEZ SEGADE “MODELO DE UTILIDAD” pág. 4315.

4 Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera Edición. Madrid – España. 1992. Definiciones de evidente,

evidencia y obvio. Págs. 655 y 1036.

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la necesidad de que las oficinas nacionales competentes cuenten con técnicos en la materia, que intervengan para que así lo determinen. Mario Varea Sanz manifiesta al pronunciarse sobre la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad lo siguiente: ―....en el caso de las patentes de invención únicamente se exige la posibilidad, mientras que en los modelos de utilidad no es una exigencia de potencial satisfacción, ya que no parece haber otra manera de comprobar la ventaja protegida que no sea empleando o elaborando el objeto sobre el que recae la invención‖. En consecuencia la manera de verificar la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad es probando el objeto al cual ha sido incorporada una nueva forma, para ver si esa nueva forma en verdad le aporta un beneficio adicional al original, lo cual implica la necesidad de que las oficinas nacionales competentes cuenten con el concurso de técnicos en la materia, que intervengan para que así lo determinen, como también para que conceptúen sobre el nivel inventivo del mismo, de forma que no resulte obvio el contenido del modelo de utilidad, ni que se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica, tal como lo señala el artículo 4 de la Decisión 344.” (Proceso 07-IP-2004 la Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004).

5. Su protección.

La patente de modelo de utilidad, de conformidad con el artículo 57 de la Decisión 344 tiene un término de duración de diez años contados desde la fecha de presentación de solicitud en el respectivo País Miembro. En dicho plazo el titular de la patente de modelo de utilidad tiene la potestad de impedir que terceros exploten el modelo de utilidad. Como se dijo anteriormente, las normas sobre patentes de invención son aplicables a las patentes de modelos de utilidad. En este sentido, el artículo 51 de la Decisión 344 que consagra los parámetros de protección de las patentes de invención es aplicable, de conformidad con su naturaleza, a las patentes de modelo de utilidad. En consecuencia, en caso de infracción de una patente de modelo de utilidad, su titular puede solicitar daños y perjuicios ante la autoridad nacional respectiva y contra quien hubiere explotado sin consentimiento dicha patente, siempre y cuando dicha explotación se realice después de la fecha de solicitud de patente. Lo anterior sin perjuicio de otras acciones que la ley nacional del respectivo País Miembro otorgue al titular de la patente. C. EFECTOS DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE

CONCEDE EL MODELO DE UTILIDAD RESPECTO DEL TRÁMITE DE INFRACCIÓN DE DERECHOS. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD.

Las demandantes argumentan en el proceso interno que el Tribunal del INDECOPI debió suspender el procedimiento de infracción hasta que se decidiera el proceso de nulidad contra el acto administrativo que concedió el modelo de utilidad denominado “Cepillo infantil con demarcación para colocación del dentífrico fluorado”. A su vez el

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INDECOPI en el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2005, argumentó que el caso particular encuadra en las excepciones a la retroactividad de la declaratoria de nulidad del registro, de conformidad con lo consagrado en el artículo 11 del Decreto Legislativo 823. Tendiendo en cuenta lo anterior, este Tribunal hará relación a los efectos del trámite de la nulidad del acto administrativo que concede el modelo de utilidad respecto del trámite de infracción de derechos, así como los efectos de la declaratoria de nulidad del acto administrativo que concede la patente. La norma procesal comunitaria vigente al momento en que la sociedad COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A. solicitó la suspensión del trámite de procedimiento de infracción de derechos por estar en curso una acción de nulidad, es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Título XV de la Decisión 486 regula el tema de las infracciones por derechos, pero en ninguna de las normas que componen dicho título se regula el tema de la suspensión del procedimiento iniciado con base en una acción por infracción de derechos. De todas maneras, de conformidad con el principio de los derechos derivados del registro marcario, y que subsisten por todo el tiempo de la vida jurídica del mismo, habrá que concluirse que la simple solicitud de nulidad de un registro marcario no hace desaparecer la vigencia del ejercicio de los derechos que se desprenden del mismo. En relación con los efectos de la declaratoria de nulidad de la patente de un modelo de utilidad, tanto en el régimen de la Decisión 486 como en el de la Decisión 344, en lo pertinente, se remite a las normas sobre patentes de invención para regular lo concerniente a las patentes de modelo de utilidad. En consecuencia, la norma que regula el efecto de la nulidad de las patentes de invención es aplicable a los modelos de utilidad. Los dos últimos párrafos del artículo 75 regulan el tema de la siguiente manera:

(…) ―Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren alguna de las reivindicaciones o partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda. La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente‖.

De conformidad con el segundo párrafo de la norma transcrita, la declaratoria de nulidad de una patente de modelo de utilidad surte sus efectos desde la fecha de presentación de la solicitud de patente de modelo de utilidad, es decir, que todos los actos que se surtieron con base en la patente de modelo de utilidad declarada nula, en principio, quedarían sin piso jurídico y, de ser posible, deberían volver al estado inicial. Por lo tanto, la patente obtenida no tendría valor alguno desde la fecha misma de la solicitud. Corresponde al Juez Nacional establecer en cada caso concreto, que si bien la declaratoria de nulidad del un acto administrativo que concede la patente tiene efectos retroactivos, pudieran existir casos donde no se pueden volver las cosas al estado

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anterior; el efecto retroactivo de la declaratoria de nulidad de una patente de modelo de utilidad podría no ser absoluto en relación con situaciones jurídicas consolidadas. De conformidad con lo anterior, el Juez consultante deberá determinar si el caso bajo estudio se enmarca dentro de alguna de las excepciones a los efectos retroactivos de la declaración de incumplimiento y, en consecuencia, determinar si la sentencia proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú se encuentra ajustada a derecho. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de

la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos acaecidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: El modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial

semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana

El artículo 56 de la Decisión 344 establece que son aplicables a los modelos de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención en lo que fuere pertinente. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado que los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial establecidos para la patente de invención en los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344, son perfectamente aplicables a la figura del modelo industrial, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En caso de infracción de una patente de modelo de utilidad, su titular puede solicitar daños y perjuicios ante la autoridad nacional respectiva y contra quien hubiere explotado sin consentimiento dicha patente, siempre y cuando dicha explotación se realice después de la fecha de solicitud de patente. Lo anterior sin perjuicio de otras acciones que la ley nacional del respectivo País Miembro otorgue al titular de la patente.

TERCERO: Como regla general no se debe suspender el procedimiento de infracción

de derechos al existir una acción de nulidad en curso, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

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No obstante lo anterior, si la norma procesal del País Miembro respectivo consagra un procedimiento de suspensión del procedimiento de infracción de derechos por estar en curso una acción de nulidad, la autoridad competente, en dicho evento, debe garantizar los derechos del titular de la patente y, por lo tanto, evitar la explotación ilegal de los derechos de dicho titular. Lo anterior es de una gran importancia, ya que es muy posible que un infractor utilice el mecanismo de la acción de nulidad para entrabar o alargar el procedimiento de infracción de derechos y seguir con su actuar ilegal.

El Juez consultante deberá determinar si el caso bajo estudio se

enmarca dentro de alguna de las excepciones a los efectos retroactivos de la declaración de incumplimiento y, en consecuencia, determinar si la sentencia proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú se encuentra ajustada a derecho.

En relación con los efectos de la declaratoria de nulidad de la patente de

un modelo de utilidad, tanto en el régimen de la Decisión 486 como en el de la Decisión 344, en lo pertinente, se remite a las normas sobre patentes de invención para regular lo concerniente a las patentes de modelo de utilidad. En consecuencia, la norma que regula el efecto de la nulidad de las patentes de invención es aplicable a los modelos de utilidad. Como lo expresan los dos últimos párrafos del artículo 75 regulan el tema.

De conformidad con el segundo párrafo de la norma transcrita en la parte

considerativa, la declaratoria de nulidad de una patente de modelo de utilidad surte sus efectos desde la fecha de presentación de la solicitud de patente de modelo de utilidad, es decir, que todos los actos que se surtieron con base en la patente de modelo de utilidad declarada nula, en principio, quedarían sin piso jurídico y, de ser posible, deberían volver al estado inicial. Por lo tanto, la patente obtenida no tendría valor alguno desde la fecha misma de la solicitud.

Corresponde al Juez Nacional establecer en cada caso concreto, que si

bien la declaratoria de nulidad del un acto administrativo que concede la patente tiene efectos retroactivos, pudieran existir casos donde no se pueden volver las cosas al estado anterior; el efecto retroactivo de la declaratoria de nulidad de una patente de modelo de utilidad podría no ser absoluto en relación con situaciones jurídicas consolidadas.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 486-2006, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo

MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer

MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA