control de registro de marca

Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León

Título:Control de Registro de Marca

Área:Innovación

Empresa otorgante:Vitro

CONTROL DE CONTROL DE

REGISTRO DE MARCA

MARCAS

Definición de marca

• Es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. (Art. 88 LPI)

• Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. (Art. 87 LPI)podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. (Art. 87 LPI)

• Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el IMPI, el cual tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro y podrán renovarse por periodos de la misma duración. (Art. 95 LPI)

Clasificación de las marcas (Signos Distintivos)

Son todo medio material (signo) que sirve para distinguirproductos servicios o establecimientos, de otros igualeso semejantes.

Marcas de productos o servicios: se dividen en nominativas,innominadas, tridimensionales y mixtas.

Marcas colectivas: son las marcas que las asociaciones o sociedadesde productores, fabricantes, comerciantes o prestadores deservicios, legalmente constituidas, solicitan para distinguir en elservicios, legalmente constituidas, solicitan para distinguir en elmercado los productos o servicios de sus miembros respecto de losproductos o servicios de terceros.

Nombre comercial: es el nombre comercial de una empresa oestablecimiento industrial, comercial o de servicios que se utilizapara distinguir su actividad y sus cualidades, de las de otros igualeso semejantes.

Aviso comercial: es el lema, anuncio, comercial o "slogan", que sirvepara llamar la atención hacia un establecimiento o hacia unamercadería determinada, para realizar las bondades de estos yatraer a la clientela.

Beneficios del registro de una marca

• Se obtiene el derecho de uso exclusivo.

• Evita riesgo de usurpar una que ya este registrada.

• Se reserva su valor y crédito potencial.

• Se asegura la colección de clientela.• Se asegura la colección de clientela.

• Configura la Notoriedad Internacional.

• Evita que pueda caer en el dominio público, ser genérica o

descriptiva.

• Confiere el derecho a oponerse legalmente a que un tercero utilice

la marca

Protección de la marca

• El signo o medio material con que se identifica el producto o

servicio.

• El derecho exclusivo de usarla por tiempo indefinido.

• El uso solo en la clase o clases en las que se registre (principio de

especialización de la marca).

• El crédito del producto y/o productor.

Sí protege:

• El crédito del producto y/o productor.

No protege:

• El producto y su genero.

• Las envolturas, envases o empaques per se, solo el uso para identificar el producto.

• La clientela per se, ya que es inherente a la calidad del producto.

Características de una marca registrable

• Deber der distintiva: (peculiar, individualizadora, singular, original, tener poder de penetración)

• Debe ser especial (Que diferencie los productos para que no se confundan; sea identificable o reconocida; distinta a otras; solo se aplique a las categorías para las que fue creada)

• Debe ser novedosa (Que difiera de las de sus competidores, no sea • Debe ser novedosa (Que difiera de las de sus competidores, no sea usada por otros, no de uso vulgar, no sea del dominio público, no sea nombre comercial de otro.)

• Debe ser lícita (Que no sea contraria a las leyes prohibitivas, la moral

y/o las buenas costumbres.

• Debe ser veraz (Que no contenga indicaciones contrarias a la verdad, no confunda al público sobre su origen y calidad, no sea fraudulenta y que no constituyan engaño.)

Tipos de signos (Registrables como Marca)

• Nominativos: se conocen también como verbales,

denominativas, nominales, nominadas, fonéticas o de

palabra, comprenden los nombres propios, comerciales,

geográficos, de fantasía y evocativos.

• Figurativos: se conocen también como innominadas

visuales, graficas o emblemáticas, e incluyen las viñetas,visuales, graficas o emblemáticas, e incluyen las viñetas,

diseños, figuras, dibujos, emblemas, imágenes, firmas,

escudos, monogramas, logotipos, etc.

• Mixtos: se conocen también como compuestos y

comprenden la combinación de las dos especies

anteriores.

• Tridimensionales: comprenden cuerpos y formas

plásticas, envases, empaques, etc. Que sirvan para

distinguir productos.

Ejemplos

• Marca Nominativa

VITRO

• Marca Mixta

• Marca Figurativa• Marca Tridimensional

Signos registrables como marca(Ley de la Propiedad Industrial, Art. 89)

I. Figuras visibles suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los producto servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase. Se conocen también como: figurativas, innominadas, visuales, gráficas o emblemáticas,

II. Las formas tridimensionales;

III. Los nombres comerciales y las denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en lo que la ley no considera registrable; y

IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Signos NO registrables como marca.(Ley de la Propiedad Industrial, Art. 90)

• Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas ocambiantes, que se expresan de manera dinámica (hologramas), aúncuando sean visibles;

• Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios quepretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que en ellenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en ladesignación usual o genérica de los mismos;

• Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayanhecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que lashecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que lasdistinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos ola impuesta por su naturaleza o función industrial.

• Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerandoel conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos oservicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas laspalabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designarla especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen delos productos o la época de producción.

• Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinadoso acompañados de elementos tales como signos, diseños odenominaciones, que les den un carácter distintivo;


• Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que esténcombinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños odenominaciones, que les den un carácter distintivo;

• La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o laconstrucción artificial de palabras no registrables;

• Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas oemblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticasequivalentes, así como, las denominaciones, siglas, símbolos oemblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, noemblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, nogubernamentales o de cualquier otra organización reconocidaoficialmente, así como, la designación verbal de los mismos;

• Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control ygarantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridadcompetente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativascualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

• Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráficade condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos enexposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos,reconocidos oficialmente.

Signos NO registrables como marca Ley(Ley de la Propiedad Industrial, Art. 90)

• Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así

como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la

procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión

o error en cuanto a su procedencia;

• Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por

la fabricación de ciertos productos, para amparar estos, excepto los

nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e

inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;

• Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin

consentimiento de los interesados.

• Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como, los títulos de

publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o

simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres

artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el

titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.


• Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles

de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las

que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes

o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

• Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o

semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente

conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto oconocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o

servicio ;

• Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a

otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una

registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o

servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea

idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo

titular, para aplicarla a productos o servicios similares; y


• Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un

nombre comercial aplicado a una empresa o un establecimiento

industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la

elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios

que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre

comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación

de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la

misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la

presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre

comercial idéntico que haya sido publicado que el titular del derecho

correspondiente lo autorice expresamente.

Identificación de la clase (Selección de productos/servicios a incluir en la solicitud)

• Las marcas se registran en relación con los productos o servicios

según la clasificación que establezca el reglamento de la Ley de la

Propiedad Industrial (Art. 94 LPI), según la clasificación

internacional del arreglo de NIZA.internacional del arreglo de NIZA.

• Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con

la misma marca, será necesario obtener el registro en la clase que

le corresponda.

Identificación de clase (Selección de productos/servicios a incluir en la solicitud)

La clasificación internacional vigente se puede consultar a

través del portal de Internet del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial www.impi.gob.mx:

Dar click en

la sección de

“servicios electrónicos”


Dar click en la sección de “Banco Nacional de Marcas (Marca-Net)”

…Se abrirá una nueva ventana


Dar click en

“ Consultar Catálogo de Clases”


Seleccionar “I” para consultar clasificación

internacional.

Procedimiento de búsqueda de marcas similares o

idénticas

• Las búsquedas ayudan a economizar tiempo y dineropues permiten conocer al interesado las marcasidénticas y/o similares que ya se encuentran registradaso que se encuentran en trámite de registro.

• El momento ideal para hacer una búsqueda es antes de• El momento ideal para hacer una búsqueda es antes deproceder a presentar una solicitud de registro.

• Se recomienda tener varias opciones para la marca delproducto o servicio que se ofrecerá de tal forma que, sial hacer la búsqueda resulta que una o varias ya están“registradas” o son similares en grado de confusión, elinteresado tendrá otras opciones como respaldo.


idénticas

Existen dos tipos de búsqueda:

• Búsqueda por denominación: permite conocer si existe una

denominación registrada o en trámite que sea idéntica a la que

se pretende registrar.

• Búsqueda fonética: permite conocer aquellas denominaciones

El riesgo que se corre al no realizar una búsqueda previa a la presentaciónde una solicitud de registro, en el supuesto de que exista un registro o unasolicitud de marca en trámite que sea idéntica o similar a la que interesaregistrar, es que el Instituto negará la solicitud de registro al solicitante afin de proteger los derechos de las marcas idénticas o similares; el pago dederechos por la presentación de una solicitud de registro de marca no esreembolsable y el tiempo de respuesta del Instituto a una solicitud deregistro de marca es de aproximadamente 3 meses.

• Búsqueda fonética: permite conocer aquellas denominaciones

registradas o en trámite que son similares ortográfica y

fonéticamente a la que se pretende registrar.


idénticas

Las búsquedas son gratuitas a través del portal de internet del

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:

www.impi.gob.mx:

Dar click en

la sección de

“servicios electrónicos”


idénticas

Dar click en la sección de “Banco Nacional de Marcas (Marca-Net)”

…Se abrirá una nueva ventana


idénticas

“Búsqueda por

Denominación”

“Búsqueda fonética”


idénticas

Escribir la marca que se pretende registrar(evitara utilizar signos de puntuación)

Búsqueda por denominación


idénticas

Escribir la marca que se pretende registrar y la clase que se pretende registrar(evitara utilizar signos de puntuación)

Búsqueda fonética

Procedimiento para registrar marcas

No

Causahabiente

contesta oficio

2 meses a partir de recepción de

oficio (2 meses prorroga)Análisis de registro

por el IMPI

Presentación de

solicitud en IMPI

No

Si

IMPI notifica

anterioridades

IMPI notifica

negativa

AmparoSi

No

Abandono, la marca no

podrá usarse en México

Concesión

IMPI envía título

de registro

Renovación de

registro

No

Sí

Llenado de la solicitud de marca

Parte frontal:

Indicación de la marca de que se trata (marca, marca colectiva, avisocomercial, nombre comercial).

(1-6) Datos del (o de los) solicitante(s).

(7-12) Datos del (de los) apoderado (s) en caso de que el solicitante seauna persona moral (empresa); en este caso tendrá que acompañarse ala solicitud de registro con el mandato o la carta poder que acredite alapoderado como el legal representante de la sociedad.apoderado como el legal representante de la sociedad.

(13) Signo distintivo = denominación. En caso de que se trate de unamarca mixta (denominación + logotipo o tipografía) escribir“denominación (y diseño)”.

(14) Tipo de marca: clasificar la marca de que se trata.

(15) Fecha de primer uso: en el supuesto de que la marca ya haya sidoutilizada con antelación a la fecha de presentación de la solicitud deregistro, deberá de indicarse en los recuadros correspondientes de lasolicitud a fin de demostrar una fecha de mejor uso en caso de unaoposición al registro de la denominación de que se trate.

Llenado de solicitud de Marca

(17) Clase: es necesario identificar la clase con base en la clasificacióninternacional de NIZA.

(18) Productos/servicios: seleccionar los productos/servicios en los que lamarca se va a utilizar.marca se va a utilizar.

(20) Datos de ubicación del establecimiento en el que la marca estásiendo o será utilizada/desplegada.

(21) Los datos y figuras no reservables son aquellos que, en base a loprevisto por el artículo 90 de la LPI, no son susceptibles de registro yno pueden ser parte de la marca.

Llenado de solicitud de Marca

Parte posterior:

Comprobante de pago de tarifa, puede consultarse la tarifa actualizadaen el portal de internet del Instituto www.impi.gob.mx)

• 6 etiquetas de las marcas: únicamente para las marcas mixtas e innominadas. Notienen que estar impresas en papel autoadherible, solamente deben de estarrecortadas con las medidas reglamentarias (10x10).

• En caso de las marcas tridimensionales, deberán presentarse 6 impresionesfotográficas o dibujos.

• En caso de que dos o más personas (físicas o morales) sean titulares de la marca, almomento de presentar la solicitud de registro, deberán de presentarse las reglas

• En caso de que dos o más personas (físicas o morales) sean titulares de la marca, almomento de presentar la solicitud de registro, deberán de presentarse las reglasde uso de la marca de que se trate. El Instituto no exige una forma especial para lapresentación de las reglas de uso, bastará con hacer una descripción clara yespecífica de las condiciones bajo las cuales los titulares podrán utilizar la marcasobre la cual comparten la propiedad.

• Carta poder o mandato en la que consten las facultades del representante legal (encaso de que el titular de la marca sea una persona moral). Si es carta poder deberáde presentarse en original y tendrá que haber sido otorgada frente a dos testigos.

• Fe de hechos (solo para Nombre Comercial). El Notario deberá de otorgar una fe dehechos mediante la cual declare que ha estado en el establecimiento comercialcuyo nombre se intenta registrar.

• Documento de prioridad: en caso de que la marca ya haya sido registrada en otropaís.

Leyendas de registro

• Los productos, envases o embalajes quecontengan productos que se identifican ydistinguen mediante una marca registrada, o ladocumentación con la que se presten serviciosidentificados y distinguidos por una marcaregistrada, deberán ostentar la leyenda:– “Marca registrada”; o– “Marca registrada”; o

– Las siglas “M.R”; o

– El símbolo ®

• La omisión de esta leyenda no afecta la validezde los registros marcarios, pero priva a su titulardel ejercicio de las acciones civiles y/o penalesque le correspondan (Arts. 29, 131 y 229 LPI)

Acciones que concede la ley en materia de marcas

• Contra FALSIFICACION DE MARCA.

• Contra imitación de marcas y nombres comerciales

• Nulidad del registro

• Extinción del registro

• Contra usurpación del nombre comercial.

• Cesación de efectos de publicación del nombre comercial

• Acción genérica contra la "competencia desleal”.

- Como protección a los titulares.

- Como protección del publico .

• Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en laindustria, comercio y servicios que impliquen competenciadesleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula.

• Poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios,indicando que están protegidos por marca registrada sin que loestén. Si el registro ha caducado, ha sido anulado o canceladose incurrirá en infracción después de un año de la fecha decaducidad o nulidad.

Infracciones administrativas en materia de marcas(Art. 213 LPI)

caducidad o nulidad.

• Usar una marca parecida en grado de confusión a otraregistrada, para amparar los mismos o similares productos oservicios que los protegidos por la registrada.

• Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada osemejante en grado de confusión como elemento de unnombre comercial o viceversa, siempre que operen en losmismos productos o servicios.

• Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva, unnombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión,con otro que ya esté siendo usado por un tercero, paraamparar un establecimiento industrial o comercial o deservicios del mismo o similar giro.

• Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglaso emblemas no registrables.


• Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales ocomerciales, actos que causen o induzcan al público aconfusión, error o engaño por hacer creer o suponerinfundadamente:

A) La existencia de una relación o asociación entre unestablecimiento y el de un tercero.

B) Que se fabriquen o vendan productos o se presten serviciosbajo especificaciones, licencia o autorización de un tercero.

• Intentar o lograr desprestigiar los productos, serviciosestablecimiento de otro. No esta comprendida la comparaciónde productos o servicios que ampare las marca, para informaral público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa,falsa o exagerada.

• Usar un nombre comercial o aviso comercial registrado o unosemejante en grado de confusión, sin consentimiento deltitular.


titular.

• Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que seaplica una marca registrada, que hayan sido alterados.

• Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que seaplica una marca registrada, después de haber alterado,substituido o suprimido parcial o totalmente esta

Delitos en materia de marcas(Art. 223 LIM)

• Reincidir en las infracciones administrativas, una vez que

haya quedado firme la primera sanción administrativa

impuesta.

• Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.

• Estos delitos se perseguirán por querella (denuncia) de la

parte

Bibliografía

• Ley de la Propiedad Industrial vigente en el país

• Portal de Internet del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial www.impi.gob.mx

control de registro de marca

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