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Año XXXII – Número 2558 Lima, 11 de agosto de 2015

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 185-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b), e), f) y g); y 137 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Actor: A. W. Faber-Castell Peruana S.A. Marca: G-KRISTAL y empaque. Expediente Interno: 01302-2011-0-1801-JR-CA-01..................... ..................................... 1

PROCESO 252-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículos 165 y 166 de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 167 de las misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Asunto: Cancelación por falta de uso de marca “CONTAC” (denominativa). Expediente Interno: 02574-2010-0-1801-JR-CA-06..................... ........................................................................ 22

PROCESO 185-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b), e), f) y g); y 137 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Actor: A. W. Faber-Castell Peruana S.A. Marca: G-KRISTAL y empaque. Expediente Interno: 01302-2011-0-1801-JR-CA-01. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,

GACETA OFICIAL 11/08/2015 2 de 39 Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. VISTOS: El Oficio 1302-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ del 22 de octubre del 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 01302-2011-0-1801-JR-CA-01. El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno:

Apelante: A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ

IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. (PERÚ)

2. Hechos: 1. El 2 de abril del 2008, IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. solicitó el registro de

la marca de producto constituida por el empaque conformado en la parte anversa y reversa por la denominación G-KRISTAL escrita en letras características, acompañada por una figura rectangular en cuyo interior se aprecia la figura estilizada de un lápiz, la frase LÁPIZ DE CHEQUEO escrita en letras características (sin reivindicar), y los números 1198/CONT. 12 UNIDADES escrita en forma característica (sin reivindicar), todo en los colores rojo en distintas tonalidades, blanco, negro y amarillo; conforme al modelo, para distinguir útiles escolares de la Clase 16 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El 16 de julio de 2008, A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. formuló oposición al

registro solicitado sobre la base de las marcas registradas FABER-CASTELL SINCE 1761 ZONA GRIP ERGONÓMICA ERGONOMIN GRIP-ZONE SUPER LAVABLE SUPER WASHABLE NOMBRE/NAME y etiqueta, FABER-CASTELL SINCE 1761 SILICONA LÍQUIDA y etiqueta (Certificado 135025), FABER-CASTELL SINCE 1761 JUMBO y caja-empaque (Certificado 135023) y FABER-CASTELL SINCE 1761 FIESTA SUPER LAVABLE SUPER WASHABLE SUPER AUSWASCHBAR NOMBRE/NAME y etiqueta (Certificado 135022), que distinguen productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, con las cuales considera que el signo solicitado resulta confundible.

3. El 5 de setiembre del 2008, IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. absolvió el

traslado de la oposición formulada por A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A.

GACETA OFICIAL 11/08/2015 3 de 39 4. Mediante Resolución 22-2010/CSD-INDECOPI del 6 de enero del 2010, la

Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. y otorgó el registro solicitado.

5. El 3 de febrero del 2010, A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. interpuso recurso

de apelación.

6. El 5 de mayo del 2010, IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto por A.W. Faber-Castell Peruana S.A.

7. Mediante Resolución 2595-2010/TPI-INDECOPI del 15 de noviembre del 2010, la

Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió, en mayoría, confirmar la Resolución 22-2010/CSD-INDECOPI del 6 de enero del 2010, que otorgó el registro de la marca de producto solicitado por IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. para distinguir útiles escolares de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

8. El 10 de marzo del 2011, A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. interpuso

demanda contencioso administrativa contra el INDECOPI e IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C., a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 2595-2010/TPI-INDECOPI y, como consecuencia, se ordene al INDECOPI denegar el registro de la marca solicitada por IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C.

9. El 23 y 26 de agosto del 2011, el INDECOPI e IMPORT Y EXPORT GOLD SUN

S.A.C. contestaron la demanda, respectivamente. 10. El Primer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte

Superior de Justicia de Lima, República del Perú, dictó sentencia el 11 de abril del 2013 mediante Resolución 9 declarando infundada la demanda.

11. El 2 de mayo del 2013, A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. interpuso recurso

de apelación contra la sentencia de primera instancia. 12. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con

Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante su Resolución 3 del 2 de junio del 2014, suspende el proceso y, en consecuencia, solicita interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, de la siguiente manera: “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma Clase”.

3. Argumentos de la demanda: 13. La demandante A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. manifestó lo siguiente:

- Las semejanzas existentes entre el signo solicitado por IMPORT Y EXPORT

GOLD SUN S.A.C. y las diversas marcas registradas a su favor (similitudes gráfico-fonéticas y la identidad conceptual) originan que la coexistencia de los mismos pueda inducir a confusión y error al público consumidor, en la medida que se podrían presentar alguna o varias de las siguientes situaciones:

-‐ Se pueda considerar que el signo solicitado es una variación de su marca; -‐ Se pueda concluir que su empresa, ampliamente conocida en el rubro de la

fabricación de artículos escolares, de oficina y artísticos, produce y comercializa un nuevo producto bajo la denominación G-KRISTAL; o

GACETA OFICIAL 11/08/2015 4 de 39

-‐ Que entre la demandante y la empresa IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. existen vínculos económicos y comerciales, hecho que no resulta cierto.

- Es indudable e incuestionable que se presenta un riesgo de confusión y

asociación real; situación que las normas aplicables tratan de impedir con el objetivo de garantizar un regular y legal funcionamiento del mercado y proteger el interés general de los consumidores.

- La autoridad jurisdiccional debe considerar que la denominación G-KRISTAL no

puede acceder a ningún tipo de registro de marcas, debido a que la Sala Suprema de la República del Perú ya se ha pronunciado y reconocido de manera previa la naturaleza ‘notoria’ de la marca CRISTAL, inscrita a favor de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., condición que en el Perú trasciende al producto que usualmente identifica, por lo que permitir el registro de la denominación G-KRISTAL a favor de un tercero ajeno (en este caso a IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C.) configuraría el aprovechamiento de un nombre que cuenta con un alto prestigio y que es reconocido por el público debido a las masivas y constantes campañas de publicidad desarrolladas por su titular.

4. Argumentos de la contestación a la demanda:

14. El demandado INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera:

- El elemento denominativo principal de la marca solicitada se encuentra constituido por la palabra G-KRISTAL, mientras que el elemento denominativo principal de las marcas de la opositora se encuentra constituido por las palabras FABER-CASTELL. Asimismo, existen elementos figurativos adicionales (silueta de dos caballeros en combate) presentes en las marcas registradas a favor de A.W. Faber-Castell Peruana S.A. y ausentes en la marca solicitada.

- El origen del término FABER-CASTELL en el apellido de una familia no le resta

carácter de fantasía al signo, toda vez que el análisis del signo debe efectuarse tomando en consideración al consumidor medio peruano.

- En el presente caso, estamos ante dos marcas que poseen elementos

denominativos diferentes, ambos con una fuerte capacidad distintiva y diferenciadora (al ser denominaciones de fantasía y arbitrarias respecto de los productos que pretenden identificar), por lo que la posibilidad de confusión ente ellos es inexistente.

- La sola presencia de un color común en ambas marcas no es suficiente para

determinar un riesgo de confusión, en tanto que el mismo aparece simplemente como un fondo, sin ninguna delimitación particular.

- Los criterios contenidos en los pronunciamientos judiciales invocados por la

demandante resultan impertinentes, pues han sido modificados por el Poder Judicial en jurisprudencia reciente.

15. Por su parte, IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. señaló lo siguiente:

- Los productos que distinguen los signos en conflicto son distintos y fácilmente

diferenciables entre sí, a pesar de estar comprendidas en la misma Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto pueden coexistir pacíficamente en el mercado.


- Los productos en conflicto pueden ser diferenciados de los demás productos ofrecidos en el mercado por su tipografía, colores y diseño, así como por la presentación externa de los productos.

- Desde el punto de vista fonético, los signos se encuentran conformados por denominaciones diferentes (G-KRISTAL/FABER-CASTELL), por lo que generan pronunciación y entonación de conjunto distintas en cada caso.

- Desde el punto de vista gráfico, los signos coinciden en presentar el color rojo como fondo de sus empaques o etiquetas; no obstante, se advierte que en las marcas registradas se incluye la silueta de dos caballos en combate, la cual no se presenta en el signo solicitado. Asimismo los signos difieren en la denominación que contienen. Si bien en los signos se advierten figuras alusivas al producto, dichas figuras alusivas se encuentran dispuestas en forma distinta. Lo anterior determina que los signos en conflicto susciten impresiones visuales de conjunto diferentes.

- Respecto de la protección de marcas que incluyen colores, indica que la protección no se extiende al color en sí individualmente considerando la combinación de colores, sino a su forma en la que los colores son incluidos o distribuidos dentro de una forma o presentación, la cual resulta diferente en los signos en conflicto.

- Desde el punto de vista conceptual, la denominación FABER-CASTELL de las marcas registradas, resultan de fantasía, en tanto no aludirá a una idea determinada en el consumidor. Por su parte, el signo solicitado se encuentra conformado por la denominación KRISTAL que sí puede transmitir una idea en el consumidor (por su similitud con la palabra CRISTAL), resultando arbitraria en relación con los productos que distingue.

5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 16. El Primer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte

Superior de Justicia de Lima dictó sentencia declarando infundada la demanda, bajo los siguientes fundamentos:

- No existe controversia respecto a si se configura una familia de marcas a favor de A.W. Faber-Castell Peruana S.A.

- Las marcas en conflicto se encuentran destinadas a distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, presentando diferencias fonéticas que suscitan una pronunciación y entonación de conjunto distinta en cada caso; de igual modo, desde el punto de vista gráfico, en tanto que la marca FABER-CASTELL incluye la silueta de dos caballos en combate, que no figura en el signo solicitado; además, de las figuras alusivas al producto que se encuentran dispuestas en forma disímil, por lo que generan impresiones visuales de conjunto diferentes, no induciendo a riesgo de confusión en el público consumidor.

- A.W. Faber-Castell Peruana S.A. no es la única empresa titular de marca que utiliza el color rojo, lo que no es determinante para establecer la posibilidad de confusión entre los signos.

- Es distinta la configuración de la marca inscrita con Certificado 135025 y la maca solicitada, pues mientras la primera combina los colores rojo, blanco, azul y negro, la segunda combina el color rojo en distintas tonalidades, el blanco, negro y


amarillo; y si bien existe un cuadrado blanco en el primero y un rectángulo blanco en el segundo, éstos varían porque en este último aparece el dibujo del producto y en el otro sólo la información escrita.

6. Argumentos del recurso de apelación: 17. A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. interpuso recurso de apelación contra la

sentencia de primera instancia alegando lo siguiente: - La sentencia de primera instancia permite que IMPORT Y EXPORT GOLD SUN

S.A.C. registre, con evidente mala fe, la marca G-KRISTAL y empaque, con lo cual no sólo se está perjudicando el volumen de ventas y el prestigio de A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. a nivel nacional e internacional, sino que además se está contraviniendo las disposiciones legales vigentes sobre el registro de marcas, las cuales tienen como objetivo hacer prevalecer los derechos de sus titulares, cuyos signos distintivos han sido registrados con anterioridad a aquellas otras marcas que buscan distinguir elementos que causen confusión o de asociación en los consumidores, más aún si tales signos identifican productos idénticos y cuentan con los mismos canales de comercialización y público objetivo.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 18. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 1361 literal a) de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada; y, de oficio, se interpretarán los artículos 1342 literales a), b), e), f) y g); y 1373 de la misma normativa.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR 19. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

2. Comparación entre signos tridimensionales mixtos.

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara

indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un

tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

2 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras. b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y

escudos; (…) e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

3 Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.


3. El registro de un color delimitado por una forma. 4. Marcas de fantasía y arbitrarias. 5. Competencia desleal por confusión con una marca registrada. Concepto de acto

desleal. Actos de competencia desleal por confusión. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD

GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

20. En el presente caso, IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. solicitó el registro de

una marca de producto constituida por el empaque conformado por la parte anversa y reversa de la denominación G-KRISTAL, escrita en letras características, acompañada por una figura rectangular en cuyo interior se aprecia la figura estilizada de un lápiz, la frase LÁPIZ DE CHEQUEO escrita en letras características (sin reivindicar), y los números 1198/CONT. 12 UNIDADES escrita en forma característica (sin reivindicar); todo en los colores rojo en distintas tonalidades, blanco, negro y amarillo; para distinguir “útiles escolares” de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

21. A. W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. formuló oposición sobre la base de las marcas registradas FABER-CASTELL SINCE 1761 ZONA GRIP ERGONÓMICA ERGONOMIN GRIP-ZONE SUPER LAVABLE SUPER WASHABLE NOMBRE/NAME y etiqueta, FABER-CASTELL SINCE 1761 SILICONA LÍQUIDA y etiqueta (Certificado 135025), FABER-CASTELL SINCE 1761 JUMBO y caja-empaque (Certificado 135023) y FABER-CASTELL SINCE 1761 FIESTA SUPER LAVABLE SUPER WASHABLE SUPER AUSWASCHBAR NOMBRE/NAME y etiqueta (Certificado 135022), que distinguen productos de la misma Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, con las cuales considera que el signo solicitado resulta confundible.

22. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:

23. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

24. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La

doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad4.

4 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN

UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los

GACETA OFICIAL 11/08/2015 8 de 39 25. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008. Marca: SHERATON).

26. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya

que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas.

27. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si

entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo.

28. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.


Reglas para el cotejo entre signos distintivos: 29. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en

conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

-‐ La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

-‐ En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo. Es decir, se

debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

-‐ Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas

últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. -‐ Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar del

presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

30. En consecuencia, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos en

que pueden asemejarse los signos confrontados. Es decir, deberá analizar si el signo solicitado por IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. y las marcas registradas a favor de A. W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. son o no similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS TRIDIMENSIONALES MIXTOS.

31. La empresa IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. solicitó el registro del signo G-KRISTAL y empaque. Por su parte, A.W. FABER CASTELL PERUANA S.A. se opuso sobre la base de las marcas registradas FABER-CASTELL SINCE 1761 ZONA GRIP ERGONÓMICA ERGONOMIN GRIP-ZONE SUPER LAVABLE SUPER WASHABLE NOMBRE/NAME y etiqueta, FABER-CASTELL SINCE 1761 SILICONA LÍQUIDA y etiqueta (Certificado 135025), FABER-CASTELL SINCE 1761 JUMBO y caja-empaque (Certificado 135023) y FABER-CASTELL SINCE 1761 FIESTA SUPER LAVABLE SUPER WASHABLE SUPER AUSWASCHBAR NOMBRE/NAME y etiqueta (Certificado 135022), que distinguen productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

32. En el presente caso, el Tribunal considera pertinente traer a colación el Proceso 227-IP-2013 de 25 de agosto de 2014, donde se confrontaron los signos “G-KRISTAL y caja empaque” y “FABER-CASTELL SINCE 1761 BORRADOR FC-30 PLÁSTICO y caja empaque”.

33. Este Tribunal y la doctrina han reconocido la existencia de varias clases de signos en

lo que respecta a la composición del mismo signo, clasificándolos en: i) denominativos, ii) gráficos o figurativos; y, iii) los mixtos.

34. Signos denominativos: “Los signos denominativos llamados también nominales o

verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto


identificado por el signo; y, arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar”5.

35. Signos gráficos o figurativos: “Los signos figurativos son aquéllos que se

encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo; y, 2) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa”6.

36. Signos mixtos: “Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una

o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia menciona que: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado” (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000)”7.

37. Para un mejor análisis el Tribunal procede a reproducir los signos en conflicto:

5 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 Proceso 08-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. 1946 de 23 de mayo de 2011, marca: “CARBONERO

(mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 Proceso 19-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. 2097 de 26 de septiembre de 2012, marca:

“FIGURATIVA EN RINOCERONTE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


38. Este Tribunal refiriéndose al cotejo entre signos mixtos ha expresado lo siguiente:

“Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...). El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”8 (lo subrayado es nuestro).

39. En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe

procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y que son las que se enuncian a continuación:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la

totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba

tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”

“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza

de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”

8 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”9.

40. Si, dentro del contexto de un signo predomina el elemento gráfico frente al

denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

41. En el presente caso, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que, si bien las etiquetas de los productos se encuentran representadas bidimensionalmente, las mismas podrían resultar engañosas al ser utilizadas en forma tridimensional.

3. EL REGISTRO DE UN COLOR DELIMITADO POR UNA FORMA. 42. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud de que la demandada INDECOPI

sostuvo que: “La sola presencia de un color común en ambas marcas no es suficiente para determinar un riesgo de confusión, en tanto que el mismo aparece simplemente como un fondo, sin ninguna delimitación particular”.

43. El artículo 134 literal e) de la Decisión 486 permite el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores. Es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.

44. Como ya se ha mencionado por este Tribunal:

“Contrario sensu, la Decisión 486 en su artículo 135 literal h) prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado: “(…) la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase (…). La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas”10.

9 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”, Editorial Montecorvo

S.A., España, 1984, pp. 199 y ss. 10 Proceso 111-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. 1809 de 22 de marzo de 2010, marca: “Un espejo o reflejo

de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro”.

GACETA OFICIAL 11/08/2015 13 de 39 45. En este sentido, corresponde a la Corte Consultante determinar si los colores del

signo solicitado G-KRISTAL y empaque por la empresa IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C., se encuentra debidamente delimitado por una forma y cumple con los demás requisitos exigidos por la norma comunitaria lo cual le permita acceder al registro y permita al consumidor no incurrir en error o posible confusión respecto de la marca de propiedad de A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A., si comparados los envoltorios el consumidor es capaz de reconocerlos sin confundirlos.

4. MARCAS DE FANTASÍA Y ARBITRARIAS.

46. La IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. manifestó que “(…) la denominación

FABER-CASTELL de las marcas registradas, resulta de fantasía, en tanto no aludirá a una idea determinada en el consumidor. Por su parte, el signo solicitado se encuentra conformado por la denominación KRISTAL que sí puede transmitir una idea en el consumidor (por su similitud con la palabra CRISTAL), resultando arbitraria en relación con los productos que distingue”.

47. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del Proceso 40-IP-2014:

“El Tribunal considera necesario mostrar o evidenciar la línea jurisprudencial que ha trazado sobre el concepto de signo de fantasía. Lo primero que se advierte es que no se diferencia entre los signos de fantasía y los arbitrarios; tampoco los confunde sino que simplemente adopta un concepto amplio de fantasía. Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía. Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal y expresa: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”11. Lo anterior, se encuentra soportado en una línea cuya sentencia hito sería la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 72-IP-2003, conformadas, entre otras, por las expedidas en el marco de los procesos: 19-IP-2011, 23-IP-2013, 158-IP-2013, 211-IP-2013 y 1-IP-2014. Si bien en algunas normativas locales se habla de marcas arbitrarias, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad12, no establecer criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en general. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013:

11 Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires,

1946, pp. 351 y s.s. 12 Sobre esto se puede ver el literal d) del artículo 131 de la Ley de Propiedad Intelectual peruana: “d) El

carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado”.


“Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003). Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”.

48. En el presente caso, se deberá tomar en cuenta que, si bien se alega que la

denominación FABER-CASTELL resulta de fantasía y que la denominación KRISTAL resulta arbitraria, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad, no establecer criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en general.

5. COMPETENCIA DESLEAL POR CONFUSIÓN CON UNA MARCA REGISTRADA.

CONCEPTO DE ACTO DESLEAL. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL POR CONFUSIÓN.

49. La sociedad demandante argumentó que existe mala fe por parte del solicitante, “La sentencia de primera instancia permite que IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. registre, con evidente mala fe, la marca G-KRISTAL y empaque, con lo cual no sólo se está perjudicando el volumen de ventas y el prestigio de A.W. Faber-Castell Peruana S.A. a nivel nacional e internacional, sino que además se está contraviniendo las disposiciones legales vigentes sobre el registro de marcas”. De esta forma, alega la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

50. El Tribunal abordará el tema de la solicitud de registro de marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Para esto se determinará cuál es el ámbito y el campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal, cuáles son los actos de competencia desleal vinculados con la propiedad industrial. Por último, cómo se estructura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

51. El Tribunal tomará como referencia el Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, donde se señaló lo siguiente: Ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal:

52. “Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados con la Propiedad


Industrial. Cuando la normativa comunitaria se refiere a competencia desleal vinculada con la propiedad industrial, está tratando de regular aquella competencia desleal que se relaciona con el uso, el goce y la protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria. Los actos de competencia desleal vinculados con la propiedad industrial. El concepto de la buena fe vinculado con la competencia desleal:

53. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal. De manera que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien, se brinda una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado con la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.

54. En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones: - Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el

empresario dentro del mercado. Es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado con la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia.

- En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el

Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”, es decir, con mala fe. (Proceso 38-IP-98. Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 419 de 17 de marzo de 1999).

55. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina “buena fe comercial”. En

ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones. La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios”.

56. De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a

un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente


olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas. (publicidad engañosa, por ejemplo)”.

57. El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal vinculados con la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son:

- Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto

del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el

establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,

pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

58. El Tribunal ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto para ser

considerado desleal: “1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y

la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.

1. Que el acto o la actividad sea indebido. 2. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será

desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción” (Proceso 26-IP-2008).

59. El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las

siguientes características:

- No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En consecuencia, no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado:

“A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005. Proceso 116-IP-


2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005).

- La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier

medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc.

En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal.

- Para catalogar un acto como desleal, es necesario que los competidores

concurran en un mismo mercado. Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado:

“En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. (…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: ‘Tratado de defensa de la libre competencia’, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso 116-IP-2004. Ibídem).

60. En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito

comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor.

61. Se debe entender por aseveración, “toda información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.

62. El tercer grupo de actos, se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. La solicitud del registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal:

63. El artículo 137 de la Decisión 486 establece: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

GACETA OFICIAL 11/08/2015 18 de 39 64. La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el

desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.

65. La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas. Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro de marca. Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal. Esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como finalidad realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro de marca.

66. En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la oficina nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.

67. El análisis que haga la oficina nacional competente debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”.

68. El Tribunal tomará como referencia el Proceso 54-IP-2013 de 24 de julio de 2013, donde se ha precisado lo siguiente:

La competencia desleal por desvío de la clientela:

69. “En el fondo, más allá de la protección del postulado de la transparencia en el

mercado, la regulación de la competencia desleal trae consigo el resguardo de la clientela obtenida por los empresarios. Posicionar los productos y servicios ofrecidos en la mente del consumidor, así como generar fidelidad en este último, es una tarea que compromete ingentes esfuerzos y recursos. Por lo tanto, todos los actos de competencia desleal podrían terminar en que la clientela migre de un empresario a otro ocasionando graves perjuicios tanto a un sujeto determinado como al mercado como tal.

70. La conducta se realiza cuando de manera deshonesta un competidor, bajo cualquier plataforma fáctica, planea o logra que la clientela se aparte de la actividad empresarial de otro competidor en el mercado.

71. Es muy importante tener en cuenta que no es necesario que se dé efectivamente la desviación, sino que la conducta tenga como objeto causar el mencionado efecto. Para probar la posible desviación de la clientela, primero se debe probar la existencia de la misma, ya que de lo contrario si no existe dicha clientela no habría acto de competencia desleal. Se debe tener muy en cuenta que no cualquier


práctica que genere o planee dicho desvío encaja dentro del supuesto normativo. Sólo puede ser por prácticas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela por medios lícitos se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico”.

La competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena:

72. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha

ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. El esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el mercado.

73. La mencionada conducta desleal está dirigida a aprovecharse del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa. Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.

74. La Corte Consultante para establecer la posible conducta desleal en el marco del artículo 137 de la Decisión 486 debe determinar lo siguiente:

- Posible práctica deshonesta: solicitud de registro de marca. - Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado

para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena. Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal.

75. En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es

decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretación

prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación. Se debe tener en cuenta que basta la posibilidad de existencia de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

SEGUNDO: Al realizar la comparación entre marcas mixtas con parte denominativa

compuesta, el Juez Consultante debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca va a suscitar en los consumidores.

GACETA OFICIAL 11/08/2015 20 de 39 Una marca tridimensional dependiendo de su conformación y elementos

constitutivos, puede poseer naturaleza mixta, ya que además de los gráficos o figuras puede incorporar palabras, letras, números, colores, etc., dentro de su contexto.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que, si

bien las etiquetas de los productos se encuentran representadas bidimensionalmente, las mismas podrían resultar engañosas al ser utilizadas en forma tridimensional.

TERCERO: El artículo 135 literal h) de la Decisión 486 prohíbe el registro de un color

aisladamente considerado. Dicha prohibición se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado.

Corresponde a la Corte Consultante determinar si la sola presencia de un

color común en ambas marcas, en efecto, no es suficiente para determinar un riesgo de confusión entre los signos confrontados.

CUARTO: En el presente caso, se deberá tomar en cuenta que, si bien se alega que

la denominación FABER-CASTELL resulta de fantasía y que la denominación KRISTAL resulta arbitraria, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad, no establecer criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en general.

QUINTO: La Corte Consultante debe determinar la existencia de indicios

razonables que le hagan pensar que de manera deshonesta la solicitud del signo G-KRYSTAL y logotipo se presentó para generar confusión con las marcas opositoras, y con el objetivo de perjudicar a la sociedad A W. FABER-CASTELL PERUANA S.A.

Además, para el caso particular es muy importante que la Corte

Consultante determine:

- Posible práctica deshonesta: solicitud de registro del signo G-KRYSTAL y logotipo.

- Indicios razonables que permitan pensar que dicha práctica se realizó

para perpetrar, facilitar o consolidar la desviación o posible desviación de la clientela.

- Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese

presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena. Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio,


posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTE SECRETARIO (E)

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.


PROCESO 252-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 167 de las misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Asunto: Cancelación por falta de uso de marca “CONTAC” (denominativa). Expediente Interno: 02574-2010-0-1801-JR-CA-06 Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez


Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

sumario tribunal de justicia de la...

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