sumario tribunal de justicia de la comunidad...

Proceso 113-IP-2008.- Interpretación Prejudicial del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 del

14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad

Andina, y de oficio, del artículo 134 de la mencionada Decisión, con fun-

damento en la consulta formulada por la Sala Transitoria Especializada en

lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima,

República del Perú. Expediente Interno Nº 203-2008. Actor: Sociedad

INDUSTRIA DE CALZADOS WEST COAST LTDA. Marca: W WEST COAST

& DISEÑO (mixta) .......................................................................................

Proceso 98-IP-2008.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la

Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la

Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina; conforme a lo solicitado por la Segunda Sala del

Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de

Quito, República del Ecuador. Proceso Interno: Nº 2548-96-M.P. Marca:

“FIAMME” (etiqueta). Actor: PARFUMS ROCHAS ....................................

Proceso 107-IP-2008.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 72, 73, 74, 75, 76 y 77

de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la

Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina; solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº

1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del

Ecuador. Proceso Interno: Nº 7608-2000 M.P. Actor: EXCLUSIVE TOURS

C. LTDA. Asunto: “Competencia Desleal” ..................................................

Proceso 117-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión

344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Interpretación, de oficio,

del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486

de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta

formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Conten-

cioso Administrativo, República del Ecuador. Actor: INGENIO CENTRAL

CASTILLA S.A. Marca: EL CASTILLO + GRÁFICA (mixta). Expediente In-

terno N° 9711-02- CSA................................................................................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXVI - Número 1702

Lima, 26 de febrero de 2009

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GACETA OFICIAL 26/02/2009 2.44

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los veinte y ocho díasdel mes de enero del año dos mil nueve, proce-de a resolver la solicitud de Interpretación Preju-dicial formulada por la Sala Transitoria Especia-lizada en lo Contencioso Administrativo de laCorte Superior de Justicia de Lima, Repúblicadel Perú.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 3 de diciembrede 2008, mediante el cual se admite a trámite laconsulta de interpretación prejudicial formuladapor la Sala Transitoria Especializada en lo Con-tencioso Administrativo de la Corte Superior deJusticia de Lima, República del Perú.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada, estimó procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

A. LAS PARTES.

Demandante: Sociedad INDUSTRIA DE CAL-ZADOS WEST COAST LTDA.

Demandados: - INSTITUTO NACIONAL DEDEFENSA DE LA COMPETEN-CIA Y DE LA PROTECCIÓNDE LA PROPIEDAD INTELEC-TUAL. (INDECOPI)

- PROCURADOR ENCARGADODE LOS ASUNTOS JUDICIA-LES DE LA REPÚBLICA DELPERÚ.

Tercero Interesado: ADELA IRAIDA CÓRDO-VA LUJÁN.

B. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

a. La sociedad INDUSTRIA DE CALZADO WESTCOAST LTDA, solicitó el 3 de diciembre de2003 el registro como marca del signo WWEST COAST & DISEÑO (mixto), para am-parar servicios comprendidos en la clase 42de la Clasificación Internacional de Niza; soli-citud tramitada bajo el expediente adminis-trativo N° 197448-2003.

b. Una vez publicado el extracto en la Gacetade Propiedad Industrial, la señora ADELAIRAIDA CÓRDOVA LUJÁN presentó oposi-ción al registro del signo mixto WEST COAST& DISEÑO, con base en la marca mixta WES-COTT & DISEÑO, registrada en Perú bajo elcertificado Nº 95498 y para amparar produc-tos de la clase 25 de la Clasificación Interna-cional de Niza.

c. La Oficina de Signos Distintivos del INDE-COPI, mediante Resolución N° 7167 del 1 dejunio de 2005, declaró infundada la oposiciónformulada por ADELA IRAIDA CORDÓVALUJÁN y otorgó el registro solicitado.

d. La señora ADELA IRAIDA CÓRDOVA LU-JÁN, interpuso recurso de apelación contrael anterior acto administrativo.

e. La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunaldel INDECOPI, mediante Resolución No. 0316-2006/TPI-INDECOPI del 9 de marzo de 2006,resolvió el recurso de apelación en el sentidode revocar la resolución impugnada y dene-gar el registro de marca solicitado.

f. La sociedad INDUSTRIA DE CALZADO WESTCOAST LTDA, interpuso ante la Sala Con-tencioso Administrativa de la Corte Superior

PROCESO 113-IP-2008

Interpretación prejudicial, del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 del 14 deseptiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, y de

oficio, del artículo 134 de la mencionada Decisión, con fundamento en laconsulta formulada por la Sala Transitoria Especializada en lo ContenciosoAdministrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.Expediente Interno Nº 203-2008. Actor: Sociedad INDUSTRIA DE CALZADOS

WEST COAST LTDA. Marca: W WEST COAST & DISEÑO (mixta).


de Lima, República del Perú, demanda admi-nistrativa de impugnación de resolución ad-ministrativa en contra del INDECOPI.

2. Fundamentos de derecho contenidos enla demanda.

La sociedad INDUSTRIA DE CALZADO WESTCOAST LTDA, soporta sus pretensiones en lossiguientes argumentos:

a. Aduce, que los signos en conflicto no son con-fundibles; sus características gráficas y foné-ticas son totalmente diferentes.

b. Sostiene, que al hacer la comparación entredos signos mixtos no debe tenerse en cuentaúnicamente la parte denominativa, sino elconjunto marcario como un todo.

c. Argumenta, que el INDECOPI en casos simi-lares al presente, ha llegado a solucionesmuy diferentes.

d. Agrega, que la sociedad INDUSTRIA DE CAL-ZADO WEST COAST LTDA., es titular de lamarca mixta W WEST COAST & DISEÑO endiversos países, incluyendo algunos de laComunidad Andina. Por tal motivo, no escoherente que el registro solicitado en Perúse deniegue.

3. La contestación de la demanda.

a. Por parte del Instituto Nacional de Defen-sa de la Competencia y de la Protecciónde Propiedad Intelectual (INDECOPI).

El INDECOPI contestó la demanda de la si-guiente manera:

• Afirma, que los signos en conflicto son con-fundibles, ya que presentan una similitud grá-fica y fonética que generaría riesgo de confu-sión en el público consumidor.

• Sostiene, que la Sala de Propiedad Intelec-tual del Tribunal del INDECOPI hizo un ex-haustivo análisis de registrabilidad del signomixto W WEST COAST & DISEÑO, de con-formidad con las previsiones de la normativacomunitaria.

• Indica, que en relación con los productos dela clase 25, el público consumidor presta

especial atención al momento de seleccio-narlos y adquirirlos. Se fija en las etiquetas eimpresiones que están cosidas o adheridas adichos productos.

b. Por parte del tercero interesado.

Una vez revisados los anexos que acompañanla solicitud de interpretación prejudicial, no seremite la contestación por parte del tercero inte-resado en las resultas del proceso.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaes competente para interpretar por la vía preju-dicial las normas que conforman el Ordenamien-to Jurídico de la Comunidad Andina, con el finde asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

La norma cuya interpretación se solicita es elartículo 136, literal a), de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, adicionalmente se inter-pretará de oficio el artículo 134 de la menciona-da Decisión.

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas interpretadas:

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscep-tibles de representación gráfica. La naturale-za del producto o servicio al cual se ha deaplicar una marca en ningún caso será obs-táculo para su registro

Podrán constituir marcas, entre otros, lossiguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;


b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o unacombinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases oenvolturas;”

g) cualquier combinación de los signos o me-dios indicados en los apartados anterio-res”.

(…)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aque-llos signos cuyo uso en el comercio afectaraindebidamente un derecho de tercero, en par-ticular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación”;

(…)

VI. CONSIDERACIONES:

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

A. Concepto de Marca. Requisitos para el regis-tro de las marcas. La irregistrabilidad de sig-nos por identidad o similitud. Las reglas parael cotejo de signos distintivos.

B. Comparación entre marcas mixtas.

C. Signos en idioma extranjero.

D. Autonomía de las oficinas de registro mar-cario.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARAEL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRRE-GISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTI-DAD O SIMILITUD. LAS REGLAS PARA ELCOTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

En el proceso interno se discute la irregistrabili-dad del signo mixto WEST COAST & DISEÑO,ya que se afirma es semejante a la marca mixtaWESCOTT & DISEÑO. Por tal motivo, es perti-nente referirse a los requisitos para el registrode marcas, la irregistrabilidad de signos poridentidad o similitud y las reglas para el cotejomarcario.

1. Requisitos para el registro de las marcas.

Antes de establecer los requisitos para el regis-tro de las marcas, es pertinente referirse alconcepto de marca y sus funciones.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, ofrece una defini-ción general marca: “(...) cualquier signo quesea apto para distinguir productos o serviciosen el mercado”.

De conformidad con la anterior definición nor-mativa, se podría decir que la marca es un bieninmaterial que permite identificar o distinguir losdiversos productos y servicios que se ofertanen el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mer-cado, a saber:

• Diferencia los productos o servicios que seofertan.

• Es indicadora de la procedencia empresarial.

• Indica la calidad del producto o servicio queidentifica.

• Concentra el goodwill del titular de la marca.

• Sirve de medio para publicitar los productos oservicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,ha tratado el tema de las funciones de la marcade la siguiente manera:

“Las marcas como medio de protección alconsumidor, cumplen varias funciones (dis-tintiva, de identificación de origen de los bie-


nes y servicios, de garantía de calidad, fun-ción publicitaria, competitiva, etc.). De ellasy, para el tema a que se refiere este punto, ladestacable es la función distintiva, que per-mite al consumidor identificar los productos oservicios de una empresa de los de otras.Las restantes funciones, se ha dicho, se en-cuentran subordinadas a la capacidad distin-tiva del signo, pues sin ésta no existiría elsigno marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpre-tación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997).

Respecto de la función publicitaria ha dicho losiguiente:

“Estas precisiones permiten determinar quela marca cumple un papel esencial como esel de ser informativa, respecto a la proceden-cia del producto o del servicio al que repre-senta, función publicitaria que es percibidapor el público y los medios comerciales, pu-diéndose no obstante causar engaño o con-fusión por falsas apreciaciones respecto delos productos o servicios protegidos”. (Proce-so 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de28 de julio de 2004, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de06 de septiembre de 2004). 1

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, en siete literalesconsagra una enumeración no taxativa de lossignos que son aptos para obtener el registromarcario; establece que pueden constituir mar-cas, entre otros: las palabras o combinación depalabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráfi-cos, logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos; los sonidos y olores;las letras y números; un color que se encuentredelimitado por una forma, o una combinación devarios colores; la forma de productos, envases oenvolturas; o cualquier combinación de los sig-nos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Indus-trial contenido en la citada Decisión, los requisi-

tos para el registro de marcas son: distintividady susceptibilidad de representación gráfica.

A pesar de que no se menciona de maneraexpresa el requisito de la perceptibilidad, esimportante destacar que éste es un elementoque forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifes-tado lo siguiente:

“La perceptibilidad, precisamente, hace refe-rencia a todo elemento, signo o indicaciónque pueda ser captado por los sentidos paraque, por medio de éstos, la marca penetre enla mente del público, el cual la asimila confacilidad. Por cuanto para la percepción senso-rial o externa de los signos se utiliza en for-ma más general el sentido de la vista, han ve-nido caracterizándose preferentemente aque-llos elementos que hagan referencia a unadenominación, a un conjunto de palabras, auna figura, a un dibujo, o a un conjunto dedibujos”. (Proceso 132-IP-2004. InterpretaciónPrejudicial de 26 de octubre del 2004, publi-cada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

En relación con los dos requisitos previstos enla norma, se tiene:

• La distintividad.

La distintividad es la capacidad intrínseca quedebe tener el signo para distinguir unos produc-tos o servicios de otros. El carácter distintivo dela marca le permite al consumidor realizar laelección de los bienes y servicios que deseaadquirir; también permite al titular de la marcadiferenciar sus productos y servicios de otrossimilares que se ofertan en el mercado.

• La susceptibilidad de representación grá-fica.

Es la posibilidad de que el signo a registrarcomo marca sea descrito mediante palabras,gráficos, signos, colores, figuras etc., de talmanera que sus componentes puedan ser apre-ciados por quien lo observe. Esta característicaes importante para la publicación de las solici-tudes de registro en los medios oficiales.

En conclusión, para que un signo sea registradocomo marca debe ser distintivo y susceptible derepresentación gráfica, de conformidad con el

1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado envarias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidaspor el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emiti-da en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicialde 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003


artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debeser perceptible, ya que, como se mencionó,dicho requisito se encuentra implícito en la no-ción de marca.

Es importante advertir que la naturaleza delproducto o servicio no es óbice para su registro.Tal previsión está consagrada en el mencionadoartículo 134.

El Juez Consultante debe proceder a analizar,en primer lugar, si la marca a registrar cumplecon los requisitos mencionados, para luego,determinar si el signo no está inmerso en algu-na de las causales de irregistrabilidad señala-das en la normativa comunitaria.

2. Irregistrabilidad de signos por identidado similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, consa-gra una causal de irregistrabilidad relacionadaespecíficamente con el requisito de distintividad.Establece que no son registrables signos quesean idénticos o se asemejen a una marcaanteriormente solicitada para registro o registra-da por un tercero, en relación con los mismosproductos o servicios, o para productos o servi-cios respecto de los cuales el uso de la marcapueda causar un riesgo de confusión o de aso-ciación.

Los signos distintivos en el mercado se expo-nen a diversos factores de riesgo. La doctrinatradicionalmente se ha referido, por lo general, ados clases de riesgo: el de confusión y el deasociación. Actualmente la lista se ha extendi-do y se han clasificado otro tipo de riesgos, conel objetivo de proteger los signos distintivossegún su grado de notoriedad. 2

Sobre el riesgo de confusión y asociación elTribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica.”(Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudi-cial del 2 de julio de 2008, publicada en Ga-ceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648del 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no esregistrable un signo confundible, ya que no po-see fuerza distintiva; de permitirse su registrose estaría atentando contra el interés del titularde la marca anteriormente registrada, así comoel de los consumidores. Dicha prohibición con-tribuye a que el mercado de productos y servi-cios se desarrolle con transparencia y, comoefecto, que el consumidor no incurra en error alrealizar la elección de los productos o serviciosque desea adquirir.

De conformidad con lo anteriormente anotado,la Oficina Nacional Competente debe observar yestablecer si entre los signos en conflicto exis-te identidad o semejanza, para determinar lue-

2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOSSIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNAECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:“La realidad económica demostraba que muchas marcasposeen una imagen atractiva que puede ser empleadaen la promoción de productos o servicios distintos. Lacreación de esta imagen no es casual, sino que obe-dece a una estrategia de marketing y a cuantiososdesembolsos de dinero. Los riesgos a los que se venexpuestos estos signos son: dilución del valor atrac-tivo de la marca, uso parasitario de las representacio-nes positivas que condensa el signo, utilización de lamarca para productos o servicios distintos de formaque pueda dañarse las asociaciones positivas que lamarca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradi-cionalmente por el sistema de marcas, sólo el prime-ro (dilución del valor atractivo de la marca) era mere-cedor de una protección ampliada. Para ello la marcadebía revestir determinadas características, entre lascuales, era relevante la implantación del signo enprácticamente la totalidad del público de los consu-midores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo demarcas debían merecer una protección contra losotros riesgos señalados. La conclusión a la que sellegó fue que el fundamento común a estos riesgos, noera tanto la gran implantación que goza el signo en eltráfico económico, sino la reputación que condensa lamarca, de la cual se hace un uso parasitario o se tratade dañar negativamente. Surgen entonces los térmi-nos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’para definir a este nuevo tipo de signo que condensauna elevada reputación y prestigio que lo hace mere-cedor de una protección más allá de la regla de laespecialidad”.


go, si esto es capaz de generar confusión oasociación entre los consumidores. De la con-clusión a que se arribe, dependerá la registrabi-lidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse des-de diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la seme-janza de las letras entre los signos a comparar-se. La sucesión de vocales, la longitud de lapalabra o palabras, el número de sílabas, lasraíces o las terminaciones iguales, pueden in-crementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, y cuando lasílaba tónica en las denominaciones compara-das es idéntica o muy difícil de distinguir. Sinembargo, se debe tener en cuenta las particula-ridades de cada caso para determinar una posi-ble confusión.

La similitud ideológica. Se configura entresignos que evocan una idea idéntica o seme-jante.

3. Reglas para el cotejo marcario.

La Autoridad Nacional competente deberá pro-ceder al cotejo de los signos en conflicto, apli-cando para ello los siguientes parámetros:

• La comparación debe efectuarse sin descom-poner los elementos que conforman el con-junto marcario, es decir, cada signo debeanalizarse con una visión de conjunto, tenien-do en cuenta su unidad ortográfica, auditiva eideológica.

• En la comparación se debe emplear el méto-do del cotejo sucesivo, es decir, se debeanalizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo,ya que el consumidor no observa al mismotiempo las marcas, sino lo hace en diferentesmomentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no enlas diferencias, ya que en estas últimas esdonde se percibe el riesgo de confusión oasociación.

• Al realizar la comparación es importante tra-tar de colocarse en el lugar del presuntocomprador, ya que un elemento importante

para el examinador es determinar cómo elproducto o servicio es captado por el públicoconsumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptadospor el Tribunal en numerosas InterpretacionesPrejudiciales. Podemos destacar las siguien-tes: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudi-cial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. YProceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicialde 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicadaen Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°1370, de 14 de julio de 2006.

B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS.

Como quiera que en proceso interno se realiza-ra la comparación entre los signos mixtos WWEST COAST & DISEÑO y WESCOTT & DI-SEÑO, es necesario abordar el tema de la com-paración entre marcas mixtas.

La marca mixta se conforma por un elementodenominativo y uno gráfico; el primero se com-pone de una o más palabras que forman un todopronunciable, dotado o no de un significado con-ceptual y, el segundo, contiene trazos definidoso dibujos que son percibidos a través de la vista.Los dibujos pueden adoptar gran cantidad devariantes y llamarse de diferentes formas: em-blemas 3, logotipos 4, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo de lamarca mixta suele ser el preponderante, ya quelas palabras causan gran impacto en la mentedel consumidor, quien habitualmente solicita elproducto o servicio a través de la palabra odenominación contenida en el conjunto marcario.Sin embargo, de conformidad con las particula-ridades de cada caso, puede suceder que el

3 “El emblema es una variante, una especie de dibujo,El emblema representa gráficamente cualquier ser uobjeto, y desde luego puede ser registrado como mar-ca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Edi-torial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, BuenosAires Argentina, 2002.

4 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los nego-cios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfi-co que le sirve a una entidad o un grupo de personaspara representarse. Los logotipos suelen encerrarindicios y símbolos acerca de quienes representan”.Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo


elemento predominante sea el elemento gráfi-co, que por su tamaño, color, diseño y otrascaracterísticas, pueda causar mayor impactoen el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes considera-ciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual seha solicitado el registro del elemento nomina-tivo como el gráfico, como uno solo. Cuandose otorga el registro de la marca mixta se laprotege en su integridad y no a sus elemen-tos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, pu-blicado en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002,diseño industrial: BURBUJA videos 2000).Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doc-trina se ha inclinado a considerar que, en ge-neral, el elemento denominativo de la marcamixta suele ser el más característico o deter-minante, teniendo en cuenta la fuerza expre-siva propia de las palabras, las que por defi-nición son pronunciables, lo que no obstapara que en algunos casos se le reconozcaprioridad al elemento gráfico, teniendo en cuen-ta su tamaño, color y colocación, que en unmomento dado pueden ser definitivos. El ele-mento gráfico suele ser de mayor importan-cia cuando es figurativo o evocador de con-ceptos, que cuando consiste simplemente enun dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, In-terpretación prejudicial publicado en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de no-viembre de 2004, publicada en Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 deenero de 2005).

El Juez Consultante, al realizar la comparaciónentre dos marcas mixtas, deberá determinar elelemento característico de cada una de ellas. Siel elemento determinante en un signo mixto esel denominativo y en el otro el gráfico, en princi-pio, no habría riesgo de confusión. Si por elcontrario, en ambos signos mixtos el elementodeterminante resulta ser el gráfico, el cotejohabrá que hacerse a partir de los rasgos, dibu-jos e imágenes de cada uno de ellos, o delconcepto que evoca en cada caso este elemen-to. Y si en ambos casos el elemento determi-nante es el denominativo, el cotejo deberá ha-cerse siguiendo las reglas de comparación en-tre signos denominativos.

La comparación de signos denominativos se de-be realizar siguiendo los siguientes parámetros:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto,es decir, sin descomponer su unidad fonéti-ca. Sin embargo, es importante tener en cuentalas sílabas o letras que poseen una funcióndiferenciadora en el conjunto, ya que estoayudaría a entender cómo el signo es percibi-do en el mercado.

• Se debe tener en cuenta la sílaba tónica delos signos a comparar, ya que si ocupa lamisma posición, es idéntica o muy difícil dedistinguir, la semejanza entre los signos po-dría ser evidente.

• Se debe tener en cuenta el orden de lasvocales, ya que esto indica la sonoridad de ladenominación.

• Se debe determinar el elemento que impactade una manera más fuerte en la mente delconsumidor, ya que esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, la Oficina de RegistroMarcario o el Juez Nacional Competente, apli-cando el anterior criterio, deben establecer elriesgo de confusión y asociación que pudieraexistir entre los signos mixtos W WEST COAST& DISEÑO y WESCOTT & DISEÑO, analizandosi existen semejanzas suficientes capaces deinducir al público a error, o si resultan tan disímilesque pueden coexistir en el mercado sin generarperjuicio a los consumidores o al titular de lamarca.

En atención a que en el caso bajo estudio elsigno solicitado se encuentra compuesto pordos palabras, se hace necesario tratar el temade los signos compuestos.

Sobre la viabilidad de que los signos a registrar-se adopten palabras compuestas, el Tribunal hamanifestado lo siguiente:

“No existe prohibición alguna para que lossignos a registrarse adopten, entre otros, cual-quiera de estas formas: se compongan deuna palabra compuesta, o de dos o más pa-labras, con o sin significación conceptual,con o sin el acompañamiento de un gráfico(...) La otra posibilidad, es que de las pala-bras contenidas en la solicitud posterior, la


una forme parte de una marca ya registrada(...)”. (Proceso N° 13-IP-2001. InterpretaciónPrejudicial de 2 de mayo de 2001, publicadaen Gaceta Oficial del Acuerdo de CartagenaN° 677 de 13 de junio de 2001).

Al examinar un signo compuesto, la autoridadnacional deberá analizar el grado de distintivi-dad de los elementos que lo componen, y asíproceder al cotejo de las marcas en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro comomarca de un signo compuesto, caso quehaya de juzgarse sobre su registrabilidad,habrá de examinarse especialmente la rele-vancia y distintividad de los vocablos que loconforman. Existen vocablos que dotan alsigno de ‘(…) la suficiente carga semánticaque permita una eficacia particularizadora queconduzca a identificar el origen empresarial(…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001,ya citada). Por tanto, si existe un nuevo voca-blo que pueda claramente dar suficientedistintividad al signo, podrá ser objeto deregistro.” (Proceso 50-IP-2005. InterpretaciónPrejudicial de 11 de mayo de 2005, publicadaen Gaceta Oficial del Acuerdo de CartagenaN° 1217, de 11 de julio de 2005).

C. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO.

En atención a que en el caso bajo estudio elsigno solicitado se encuentra conformado porpalabras en idioma inglés, se hace necesariotratar el tema de signos en idioma extranjero.

Los signos formados por una o más palabras enidioma extranjero que no sean parte del conoci-miento común, son considerados signos de fan-tasía y, en consecuencia, es procedente suregistro como marcas.

No serán registrables dichos signos, si el signi-ficado conceptual de las palabras en idiomaextranjero se ha hecho del conocimiento de lamayoría del público consumidor o usuario y, siademás, se trata de vocablos genéricos, des-criptivos o de uso común en relación con losproductos o servicios que se pretende identi-ficar.

Este Tribunal ha manifestado al respecto lo si-guiente:

“(...) cuando la denominación se exprese enidioma que sirva de raíz al vocablo equivalen-te en la lengua española al de la marca exa-minada, su grado de genericidad o descripti-vidad deberá medirse como si se tratara deuna expresión local. (…) Al tenor de lo esta-blecido en el art. 82 literal d) de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartage-na, el carácter genérico o descriptivo de unamarca no está referido a su denominación encualquier idioma. Sin embargo, no puedenser registradas expresiones que a pesar depertenecer a un idioma extranjero, son de usocomún en los Países de la Comunidad Andina,o son comprensibles para el consumidor me-dio de esta Subregión debido a su raíz co-mún, a su similitud fonética o al hecho dehaber sido adoptadas por un órgano oficial dela lengua en cualquiera de los Países Miem-bros (…)”. (Proceso N° 69-IP-2001. Interpre-tación prejudicial de 12 de diciembre de 2001,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002).

D. AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS DE RE-GISTRO MARCARIO.

La sociedad demandante argumentó que es titu-lar de la marca mixta W WEST COAST & DISE-ÑO en diversos países, incluyendo algunos dela Comunidad Andina. De conformidad con loanterior, es necesario referirse a la autonomíade las Oficinas de Registro Marcario en relacióncon anteriores decisiones proferidas.

El sistema de registro marcario adoptado en laComunidad Andina, se encuentra soportado enla actividad autónoma e independiente de lasOficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relacióncon decisiones emanadas de otras oficinas deregistro marcario, como en relación con suspropias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha mani-festado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las deci-siones que de ellas emanan son independien-tes, algunas figuras del derecho marcariocomunitario las ponen en contacto, como se-ría el caso del derecho de prioridad o de laoposición de carácter andino, sin que lo ante-rior signifique de ninguna manera uniformizarlos pronunciamientos de las mismas.


En este sentido, el principio de independen-cia de las Oficinas de Registro Marcario sig-nifica que juzgarán la registrabilidad o irre-gistrabilidad de los signos como marcas, sintener en consideración el análisis de regis-trabilidad o irregistrabilidad realizado en otrau otras Oficinas Competentes de los PaísesMiembros. De conformidad con lo anterior, sise ha obtenido un registro marcario en deter-minado País Miembro esto no significa queindefectiblemente se deberá conceder dichoregistro marcario en los otros Países. O bien,si el registro marcario ha sido negado en unode ellos, tampoco significa que deba ser ne-gado en los demás Países Miembros, aún enel caso de presentarse con base en el dere-cho de prioridad por haberse solicitado en elmismo País que negó el registro.” (Proceso71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15de agosto de 2007, publicada en Gaceta Ofi-cial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15de octubre de 2007).

En relación con lo segundo, el Título II de laDecisión 486 regula el procedimiento de registromarcario, e instaura en cabeza de las OficinasNacionales Competentes el procedimiento y elrespectivo examen de registrabilidad. El Tribu-nal ha determinado los requisitos de dicho exa-men de la siguiente manera:

El Tribunal en múltiples Interpretaciones Pre-judiciales 5 ha abordado el tema del examende registrabilidad, pero en uno de sus últimospronunciamientos determinó con toda clari-dad cuáles son las características de dichoexamen:

“1. El examen de registrabilidad se realiza deoficio. La Oficina Nacional Competente deberealizar el examen de registrabilidad así nose hubieren presentado oposiciones, o nohubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral.La Oficina Nacional Competente al analizarsi un signo puede ser registrado como marcadebe revisar si cumple con todos los requisi-

tos de artículo 134 de la Decisión 486, yluego determinar si el signo solicitado encajao no dentro de alguna de las causales deirregistrabilidad consagradas en los artículos135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en rela-ción con marcas de terceros, la Oficina Na-cional Competente, así hubiera o no oposi-ciones, deberá revisar si el signo solicitadono encuadra dentro del supuesto de irregis-trabilidad contemplado en el artículo 136, li-teral a); es decir, debe determinar si es o noidéntico o se asemeja o no a una marca ante-riormente solicitada para registro o registra-da por un tercero, para los mismos productoso servicios, o para productos o servicios res-pecto de los cuales el uso de la marca puedacausar un riesgo de confusión o de asocia-ción”. (Proceso 180-IP-2006. InterpretaciónPrejudicial de 4 de diciembre de 2006, publi-cada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena N° 1476, de 16 de marzo de 2007).

Además de lo anterior, es necesario precisarque el examen de registrabilidad debe ser plas-mado en la Resolución que concede o deniegael registro marcario. Lo anterior quiere decir laOficina Nacional no puede mantener en secretodicho examen y, en consecuencia, la resoluciónrespectiva, que en últimas es la que se notificaal solicitante, debe dar razón del análisis efec-tuado. Con lo mencionado, se estaría cumplien-do con el principio básico de la motivación delos actos.

A lo anterior se debe agregar otro requisito: queeste examen de oficio, integral y motivado, de-be ser autónomo tanto en relación con las deci-siones proferidas por otras oficinas de registromarcario, como en relación con anteriores deci-siones de la propia oficina; esto significa que sedebe realizar el examen de registrabilidad anali-zando cada caso concreto, es decir, estudiandoel signo solicitado para registro, las oposicio-nes presentadas y la información recaudadapara dicho procedimiento, independiente de an-teriores análisis sobre signos idénticos o simi-lares.

No se está afirmando que la oficina de registromarcario no tenga límites a su actuación, o queno puede utilizar como precedentes sus propiasactuaciones, sino que ésta tiene la obligación,en cada caso, de hacer un análisis de registrabi-

5 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudi-ciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005,proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpreta-ción Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferidadentro del proceso 167-IP-2005.


lidad con las características mencionadas, te-niendo en cuenta los aspectos y pruebas queobran en cada trámite. Además, los límites a laactuación de dichas oficinas se encuentran mar-cados por la propia norma comunitaria, y por lasrespectivas acciones judiciales para defender lalegalidad de los actos administrativos proferi-dos.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad y susceptibilidad derepresentación gráfica y, además,si el signo no está incurso en nin-guna de las causales de irregis-trabilidad señaladas en los artícu-los 135 y 136 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andi-na. La distintividad del signo presu-pone su perceptibilidad por cual-quiera de los sentidos.

SEGUNDO: Si el elemento determinante en unsigno mixto es el denominativo yen el otro el gráfico, en principio, nohabría riesgo de confusión. Si porel contrario, en ambos signos mix-tos el elemento determinante resul-ta ser el gráfico, el cotejo deberáhacerse a partir de rasgos, dibujose imágenes de cada uno de ellos, odel concepto que evoca en cadacaso este elemento. Y si en amboscasos el elemento determinante esel denominativo, el cotejo se harásiguiendo las reglas de compara-ción entre signos denominativos.

Conforme a lo anterior, el Juez Con-sultante deberá establecer el ries-go de confusión existente entre lossignos mixtos W WEST COAST &DISEÑO y WESCOTT & DISEÑO.

TERCERO: Los signos formados por una o máspalabras en idioma extranjero queno sean parte del conocimiento co-mún, son considerados como sig-nos de fantasía y, en consecuen-

cia, es procedente su registro co-mo marca.

No serán registrables dichos sig-nos, si el significado conceptual delas palabras en idioma extranjerose ha hecho del conocimiento de lamayoría del público consumidor ousuario y, si además, se trata devocablos genéricos, descriptivos ode uso común en relación con losproductos o servicios que se pre-tende identificar.

CUARTO: El examen de registrabilidad querealizan las Oficinas de RegistroMarcario debe ser de oficio, inte-gral, motivado y autónomo, de con-formidad con lo expresado en lapresente providencia.

Acorde con el artículo 35 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina, el Juez Nacional consultante, al emitirel fallo en el proceso interno Nº 203-2008, debe-rá adoptar la presente interpretación. Asimis-mo, deberá dar cumplimiento a las prescripcio-nes contenidas en el párrafo tercero del artículo128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Ge-neral de la Comunidad Andina, para su publica-ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena.

Carlos Jaime Villarroel FerrerPRESIDENTE

Oswaldo Salgado EspinozaMAGISTRADO

Leonor Perdomo PerdomoMAGISTRADA

Isabel Palacios LeguizamónSECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.SECRETARIA


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a loscuatro días del mes de febrero del año dos milnueve.

VISTOS:

El Oficio Nº 717-TDCA-2S, de 04 de septiem-bre de 2008, recibido en este Tribunal el 09de septiembre de 2008, mediante el cual laSegunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de loContencioso Administrativo de la ciudad de Qui-to, República del Ecuador, solicita la Interpre-tación Prejudicial de los artículos 71 literales a),c), d), h) e i); 72 literales a) y e); 73 literal a) dela Decisión 313; así como, de los artículos 81,82 literales d) y e), 83 literales a), d) y e); y elartículo 95 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver elProceso Interno Nº 2548-96-M.P.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo es-tablecido en los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina y los requisitos contemplados en elartículo 125 de su Estatuto, razón por la cual,fue admitida a trámite mediante auto dictado el28 de octubre de 2008.

1. Las partes.

Demandante: PARFUMS ROCHAS.

Demandados: El Procurador General del Es-tado; el Director Nacional delInstituto Ecuatoriano de Propie-dad Industrial; y, el Ministro deIndustria, Comercio, Integracióny Pesca.

Tercero interesado: Jabonería Nacional S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

El 15 de octubre de 1991, JABONERÍA NACIO-NAL S.A. presenta la solicitud de registro delsigno “FIAMME” para proteger productos ampa-rados en la Clase 03 de la Clasificación Interna-cional de Niza.

El 22 de mayo de 1992, la sociedad PARFUMSROCHAS, de nacionalidad francesa, presentaprimera oposición argumentando ser propieta-ria de la marca “FEMME” en la misma Clase 03de la Clasificación Internacional de Niza.

Asimismo, Gloria Lievano Charry presenta se-gunda oposición ya que tiene solicitado el regis-tro del signo “FIAMME” en la República de Co-lombia, el 09 de marzo de 1988, bajo los trámi-tes Nos: 282.851, 282.852, 282.853, 282.855,282.856, 282.857 y 282.858, para proteger pro-ductos comprendidos en la misma Clase 03 dela Clasificación Internacional de Niza.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial através de la Resolución Nº 347702, de 22 deenero de 1996, resuelve rechazar las dos opo-siciones por ser improcedentes y ordena la con-cesión del título del registro del signo “FIAMME”a favor de JABONERÍA NACIONAL S.A.

La Autoridad otorgó el registro del signo solici-tado argumentando que, respecto de la primeraoposición, la palabra “FEMME” constituye, enidioma francés, la traducción de la palabra “mu-jer”, que viene a ser un término genérico no sus-ceptible de aprobación, tal como lo dispone elartículo 82 literal d) de la Decisión 344.

Respecto de la segunda oposición, señala quela Disposición Transitoria Quinta de la Decisión313, se refiere a que los derechos de PropiedadIndustrial concedidos válidamente en cualquiera

PROCESO 098-IP-2008

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de laDecisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, de la

Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina; conforme a lo solicitado por la Segunda Sala del Tribunal

Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito,República del Ecuador. Proceso Interno: Nº 2548-96-M.P. Marca: “FIAMME”

(etiqueta). Actor: PARFUMS ROCHAS.


de los Países Miembros con anterioridad a laentrada en vigencia de la presente Decisión,que versen sobre marcas registradas con unaantigüedad superior a diez (10) años, gozarándel derecho preferente en el resto de los PaísesMiembros y por el término de un año, contado apartir de la entrada en vigencia de la presenteDecisión, siempre que no exista una marcaidéntica previamente registrada en el País Miem-bro donde se solicite dicho registro.

3. Fundamentos de la Demanda.

PARFUMS ROCHAS manifiesta que el Directorde Propiedad Industrial no se pronunció sobre elobjeto de la litis, y se ha referido a aspectos nocuestionados como es la genericidad o no deltérmino “FEMME”. Afirma que, se ha violado elderecho a impedir que un tercero registre yutilice un signo muy semejante al suyo para losmismos productos.

Advierte que, el registro del signo “FIAMME”estaría legalizando la apropiación de un tercero,del esfuerzo publicitario y de la reconocida cali-dad y prestigio de la marca “FEMME”, de propie-dad de PARFUMS ROCHAS desde el año 1968.

4. Contestación a la Demanda.

El Procurador General del Estado, contestala demanda proponiendo las siguientes excep-ciones: 1) Negativa pura y simple de los funda-mentos de hecho y de derecho de la demanda.2) Improcedencia de la demanda por no reunirlos requisitos previstos en los artículos 3 y 30de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Admi-nistrativa, por lo que no señala qué tipo derecurso interpone. 3) Falta de derecho del actorpara proponer la demanda. 4) Caducidad delderecho del actor y prescripción de la acción.

El Director Nacional del Instituto Ecuatoria-no de Propiedad Industrial, contesta la de-manda proponiendo las siguientes excepciones:1) Negativa pura y simple de los fundamentosde hecho y de derecho de la demanda. 2) Alegala validez y legalidad de la resolución impugna-da. 3) En relación a la primera oposición, lapalabra “FEMME” constituye, en idioma fran-cés, la traducción de la palabra “mujer” quesegún la legislación marcaria viene a ser untérmino genérico no susceptible de apropiacióncomo lo dispone el artículo 82 literal d) de laDecisión 344.

El Ministro de Industria, Comercio, Integra-ción y Pesca, contestó la demanda de la si-guiente forma: 1) Legalidad y validez de la reso-lución impugnada. 2) Negativa de los fundamen-tos de la demanda. 3) Interpretación Prejudicialprevia. 4) Pide se acepten las excepciones y serechace la demanda.

5. Argumentos del Tercero Interesado.

JABONERÍA NACIONAL S.A. como tercer inte-resado contesta la demanda proponiendo lassiguientes excepciones: 1) Ilegitimidad de per-sonería pasiva ya que no se citó a los respecti-vos representantes legales de la compañía. 2)Negativa de los fundamentos de la demanda, ar-gumentando que el registro del signo “FIAMME”es novedoso y suficientemente distintivo y notiene relación alguna con el término “mujer” o sutraducción francesa “femme”. 3) Legalidad y va-lidez de la resolución impugnada. 4) Pide quese acepten las excepciones y se declare la nu-lidad, rechazando la demanda.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por la vía prejudicial las normas que confor-man el Ordenamiento Jurídico de la ComunidadAndina, siempre que la solicitud provenga de unJuez Nacional también con esta competenciapara actuar como Juez Comunitario, en tantoresulten pertinentes para la resolución del Pro-ceso Interno.

Que, en el presente caso se ha solicitado la In-terpretación Prejudicial de los artículos 71 lite-rales a), c), d), h), e i); 72 literales a) y e); 73literal a) de la Decisión 313; así como, de losartículos 81, 82 literales d) y e), 83 literales a),d) y e); y el artículo 95 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embar-go, la solicitud de registro fue presentada envigencia de la Decisión 85 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, por tal razón, de oficio,se interpretarán los artículos 56 y 58 literal f) dela Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, así como, la Disposición TransitoriaPrimera de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina.

El texto de las normas objeto de la interpreta-ción prejudicial se transcribe a continuación:


DECISIÓN 85

“(...)

Artículo 56.- Podrá registrarse como marcasde fábrica o de servicios, los signos quesean novedosos, visibles y suficientementedistintivos.

(…)

Artículo 58.- No podrán ser objeto de regis-tro como marcas:

(…)

f) Las que sean confundibles con otras yaregistradas o solicitadas con anterioridadpor un tercero o solicitadas posteriormentecon reivindicación válida de una prioridadpara productos o servicios comprendidosen una misma clase;

(…)”.

DECISIÓN 486

“(…)

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válida-mente concedido de conformidad con la le-gislación comunitaria anterior a la presenteDecisión, se regirá por las disposiciones apli-cables en la fecha de su otorgamiento salvoen lo que se refiere a los plazos de vigencia,en cuyo caso los derechos de propiedad in-dustrial preexistentes se adecuarán a lo pre-visto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-cencias, renovaciones y prórrogas se aplica-rán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, lapresente Decisión regirá en las etapas queaún no se hubiesen cumplido a la fecha desu entrada en vigencia.

(…)”.

En atención a los puntos controvertidos en elproceso interno, así como, de las normas quevan a ser interpretadas, este Tribunal considera

que corresponde desarrollar lo referente a lossiguientes temas:

1. APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMU-NITARIO EN EL TIEMPO.

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y laconfianza legítima, la norma comunitaria sustan-tiva no surte efectos retroactivos. En conse-cuencia, las situaciones jurídicas concretas seencuentran sometidas a la norma vigente en eltiempo de su constitución. Y si bien la norma co-munitaria nueva no es aplicable a las situacio-nes jurídicas originadas con anterioridad a suentrada en vigencia, procede su aplicación in-mediata tanto en algunos de los efectos futurosde la situación jurídica nacida bajo el imperio dela norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrarevigente al momento de presentarse la solicitudde registro de un signo como marca, será laaplicable para resolver sobre la concesión odenegatoria del mismo; y, en caso de impugna-ción —tanto en sede administrativa como judi-cial— de la resolución interna que exprese ladeterminación de la Oficina Nacional Competen-te sobre la registrabilidad del signo, será aplica-ble para juzgar sobre su legalidad, la mismanorma sustancial del ordenamiento comunitarioque se encontraba vigente al momento de habersido solicitado el registro marcario.

Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si lanorma sustancial, vigente para la fecha de lasolicitud de registro de un signo como marca,ha sido derogada y reemplazada por otra en elcurso del procedimiento correspondiente a talsolicitud, aquella norma será la aplicable paradeterminar si se encuentran cumplidos o no losrequisitos que se exigen para el otorgamientodel derecho, mientras que la norma procesalposterior será la aplicable al procedimiento encurso”. (Proceso 38-IP-2002, marca: PREPACOIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, publicadoen la Gaceta Oficial Nº 845, de 1 de octubre de2002).

La nueva normativa, en lo que concierne a laparte procesal, se aplicará a partir de su entra-da en vigencia, tanto a los procedimientos poriniciarse como a los que están en curso. En es-te último caso, la nueva norma se aplicará inme-diatamente a la actividad procesal pendiente yno, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.


Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha soste-nido reiteradamente que la prohibición deretroactividad de las leyes representa una mani-festación básica y específica de la seguridadjurídica. Por ello, en general y siempre que nooperen otros principios especiales relativos a laaplicación de las normas jurídicas, el efecto queproduce un acto derogatorio es que la normaderogada deberá ser aplicada en aquellos casosaún no resueltos que surgieron con anterioridada la derogación, pero no a la resolución denuevos casos. El efecto normal de la deroga-ción consiste en la limitación temporal de laaplicabilidad de las normas jurídicas, de formaque las normas derogadas seguirán siendo apli-cables a las relaciones jurídicas que surgieroncuando la norma estaba en vigor (Proceso 74-IP-2003, marca: A+GRÁFICA, publicado en laGaceta Oficial Nº. 995, de 9 de octubre de2003).

De la solicitud de interpretación prejudicial remi-tida por el Juez Consultante y de los documen-tos anexos, se desprende que la solicitud deregistro del signo “FIAMME” (etiqueta) fue pre-sentada el 15 de octubre de 1991, en vigenciade la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo deCartagena.

2. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LASMARCAS.

Conforme lo establece el artículo 56 de la Deci-sión 85 de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena, los requisitos intrínsecos o de fondo quedebe reunir un signo para que pueda consti-tuirse en marca, son: que sea novedoso, visibley suficientemente distintivo; características quedan al signo la capacidad para identificar ydistinguir en el mercado los productos o servi-cios producidos o comercializados por una per-sona de otros idénticos o similares, a fin de queel consumidor o usuario medio los identifique,valore, diferencie y seleccione sin riesgo deconfusión o error acerca del origen o la calidaddel producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular, al conferirle un derecho exclusivo sobreel signo distintivo de sus productos o servicios,como el interés general de los consumidores ousuarios de dichos productos o servicios, ga-rantizándoles el origen y la calidad de éstos,evitando el riesgo de confusión o error, tornan-do así transparente el mercado.

Los requisitos básicos previstos en el artículo56 de la Decisión 85, brindan a la marca lassiguientes características:

La novedad. La condición de novedad o el he-cho de que el signo sea nuevo, no se dirige aque haya sido utilizado anteriormente, sino aque sea original en relación al producto o servi-cio que va a distinguir, así como, que sea incon-fundible con marcas registradas o previamentesolicitadas para la misma clase de productos oservicios. Este requisito ya no es contempladoa partir de la Decisión 311 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena.

No será novedoso un signo que se identifiqueplenamente con las características del productoo servicio, o con otro signo que se encuentreregistrado o que haya sido solicitado con ante-rioridad.

El Tribunal ha manifestado que la novedad yoriginalidad, que se exige también a los signoscomo elementos constitutivos para su protec-ción legal, son relativas y así lo considera partede la doctrina. Es verdad que en ocasiones elsigno que se emplea como marca es nuevo yoriginal. Pero no es menos cierto que en otrasocasiones la marca está constituida por unapalabra extraída del propio idioma o de unalengua extranjera. La falta de novedad es toda-vía más palpable cuando se emplea como mar-ca un signo que ya venía siendo utilizado comomarca para designar productos o servicios deuna clase diferente. Un signo es novedoso, nopor el hecho de ser desconocido sino porquerequiere que tenga distintivos que lo hagan in-confundible al compararlo con otras marcas oservicios ya registrados o anteriormente solici-tados. Un signo novedoso, en consecuencia,identifica un producto o un servicio” (Proceso09-IP-94, marca: DIDA, publicado en la GacetaOficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995).

La visibilidad, busca que la marca sea apre-hensible por medio del sentido de la vista por loque se consideran signos visibles, aquellos re-feridos a una denominación, a un conjunto depalabras, a una figura, a un número, a un dibujoo a un conjunto de dibujos y está dirigida a queel signo pueda ser identificado por los consumi-dores. Igualmente, este requisito ya no se con-templa a partir de la Decisión 311, toda vez queconstituía en una limitación que descartaba laexistencia de otros signos, como los auditivos,olfativos y gustativos.


La distintividad, es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferenciaren el mercado unos productos o servicios deotros, haciendo posible que el consumidor ousuario los seleccione. Es considerada comocaracterística esencial que debe reunir todo sig-no para ser registrado como marca y constituyeel presupuesto indispensable para que cumplasu función principal de identificar e indicar elorigen empresarial y la calidad del producto oservicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, la doc-trina recogida por el Tribunal ha sostenido que:“El poder o carácter distintivo es la capacidadintrínseca que tiene para poder ser marca. Lamarca, tiene que poder identificar un productode otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identi-ficatorio un signo que se confunde con lo que seva a identificar, sea un producto, un servicio ocualesquiera de sus propiedades”.

Sobre este aspecto, el Tribunal ha manifestadoen reiteradas ocasiones que: “El signo distin-tivo es aquel individual y singular frente a losdemás y que no es confundible con otros de lamisma especie en el mercado de servicios y deproductos. El signo que no tenga estas caracte-rísticas, carecería del objeto o función esencialde la marca, cual es el de distinguir unos pro-ductos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, marca:LOS ALPES, publicado en la Gaceta Oficial Nº585, de 20 de julio de 2000).

De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacionaltendrá que determinar en el presente caso, si elsigno solicitado “FIAMME” (etiqueta) reúne losrequisitos de novedad, visibilidad y distintividady, si además, no se encuentra incurso en lasprohibiciones contenidas en el artículo 58 de laDecisión 85.

3. LA IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDADO SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN. RE-GLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

El artículo 58 de la Decisión 85 contempla enforma conjunta tanto las prohibiciones absolu-tas como las relativas que impiden la registrabi-lidad de un signo como marca. En efecto, laprohibición contenida en el artículo 58, literal f),de la citada Decisión, busca fundamentalmenteprecautelar el interés de terceros al prohibir quese registren como marcas los signos que seanidénticos o semejantes entre sí, por lo que esta-

blece la irregistrabilidad como marca de todosigno que, en relación con derechos de terce-ros, sea confundible con una marca registra-da, o con un signo anteriormente solicitado pa-ra registro, o solicitada posteriormente con rei-vindicación válida de una prioridad para produc-tos o servicios comprendidos en una mismaclase.

Cabe reiterar lo señalado por el Tribunal respec-to al artículo 58, literal f), ahora interpretado, enel sentido que “La prohibición del registro designos confundible ( ...) protege a las marcasdel ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud con-fusionista’ que puede presentarse cuando entreellos exista una semejanza si ambos signosdistintivos protegen a productos o servicios dela misma clase; lo que en otros términos signifi-ca, según la regla de la especialidad, que si lasmarcas no amparan la misma clase de produc-tos la confusión marcaria no es un impedimentopara que el signo pueda ser registrado” (Proce-so 02-IP-95, marca: LAURA ASHLEY, publica-do en la Gaceta Oficial N° 199, de 26 de enerode 1996).

Se puede desprender, en consecuencia, que noes necesario que el signo solicitado para regis-tro induzca a error a los consumidores, sino quees suficiente la existencia del riesgo de confu-sión para que se configure la prohibición deirregistrabilidad. En la referida Decisión la con-fusión se da en relación a la clase del nomen-clátor a la que pertenecen los productos o losservicios, en sentido de que si éstos, distingui-dos por una marca, pertenecen a la mismaclase de los que pretende amparar un signosolicitado para registro, se presume la confun-dibilidad y no así si tales productos o serviciospertenecen a clases diferentes. Este criterio,sin embargo, ya no se mantiene en las posterio-res Decisiones.

La protección de que goza una marca previa-mente registrada o un signo cuyo registro hayasido anteriormente solicitado o reivindicado,dentro de la regla de la especialidad prevista enla Decisión 85, se establece sobre los produc-tos o servicios de una de las clases del nomen-clátor internacional de Niza, objeto del registroy no así sobre los productos o servicios perte-necientes a otras clases.

Respecto de la confusión que se busca evitarcon la disposición del literal f), del artículo 58, el


Tribunal ha entendido que “(...) la acción deconfundir en el sentido de tomar una cosa porotra, presenta diversos grados que van desde laidentidad de dos marcas hasta la similitud ca-racterizada por la semejanza entre ellas. Deesta figura se predica que la marca que seproyecta registrar no debe confundirse con ladebidamente inscrita que goza de protecciónlegal del registro y del derecho de su titular autilizarla en forma exclusiva” (Proceso 02-IP-94,marca: NOEL, publicado en la Gaceta Oficial N°163, de 12 de septiembre de 1994).

Igualmente, es importante destacar que la iden-tidad o la semejanza de los signos puede darlugar a dos tipos de confusión: la directa y laindirecta. La primera induce al comprador ousuario a que requiera un producto o serviciodeterminado, creyendo que está solicitandootro. En este caso la confusión se producetanto entre los signos como entre los productoso servicios. Por su parte, la confusión indirectase da por el origen o procedencia de los produc-tos o servicios; ya que el consumidor o usuariocree que los productos o servicios que ostentansignos confundibles, tienen un origen empresa-rial común.

La jurisprudencia de este Órgano JurisdiccionalComunitario, basándose en la doctrina, ha se-ñalado que para valorar la similitud marcaria y elriesgo de confusión es necesario considerar,los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica emerge de la coinci-dencia de letras entre los segmentos a compa-rarse, donde la secuencia de vocales, la longi-tud de la o las palabras, el número de sílabas,las raíces, o las terminaciones comunes, pue-den inducir en mayor grado a que la confusiónsea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que alser pronunciados tienen un sonido similar. Ladeterminación de tal similitud depende, entreotros elementos, de la identidad en la sílabatónica o de la coincidencia en las raíces o ter-minaciones. Sin embargo, deben tomarse tam-bién en cuenta las particularidades de cadacaso, con el fin de determinar si existe la posibi-lidad real de confusión entre los signos confron-tados.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similares ideas, que

deriva del mismo contenido o parecido concep-tual de los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Com-petente el estudio sobre la supuesta confusiónentre los signos en conflicto, es necesario to-mar en cuenta los criterios elaborados por ladoctrina que han sido recogidos de manera rei-terada por la jurisprudencia de este Tribunal yque, aplicados al caso objeto de la presenteinterpretación, son:

Regla 1. La confusión resulta de la impresiónde conjunto despertada por los signos, esdecir que debe examinarse la totalidad de loselementos que integran a cada uno de ellos,sin descomponer, y menos aún alterar, suunidad fonética y gráfica, ya que “debe evitar-se por todos los medios la disección de lasdenominaciones comparadas, en sus diver-sos elementos integrantes”.

Regla 2. En el examen de registrabilidad lasmarcas deben ser examinadas en forma su-cesiva y no simultánea, de tal manera que enla comparación de los signos confrontadosdebe predominar el método de cotejo sucesi-vo, excluyendo el análisis simultáneo, en aten-ción a que éste último no lo realiza el consu-midor o usuario común.

Regla 3. Deben ser tenidas en cuenta lassemejanzas y no las diferencias que existanentre los signos, ya que la similitud generadaentre ellos se desprende de los elementossemejantes o de la semejante disposición delos mismos, y no de los elementos distintosque aparezcan en el conjunto marcario.

Regla 4. Quien aprecie la semejanza deberácolocarse en el lugar del consumidor presun-to, tomando en cuenta la naturaleza de losproductos o servicios identificados por lossignos en disputa.

En el cotejo que haga el Juez Consultante, esnecesario determinar si los signos confrontados“FIAMME” y “FEMME” son similares al grado decausar riesgo de confusión en el público con-sumidor.


3.1 Comparación entre marcas denomina-tivas y mixtas.

Debido a que en el proceso interno se deberealizar la comparación entre el signo solici-tado “FIAMME” (etiqueta) y las marcas deno-minativas “FEMME” y “FIAMME”, se tratará eltema de la comparación entre marcas denomi-nativas y mixtas.

La marca mixta se conforma por un elementodenominativo y uno gráfico; el primero se com-pone de una o más palabras, letras, númerosque forman un todo pronunciable dotado o no deun significado conceptual y el segundo contienetrazos definidos o dibujos que son percibidos através de la vista. Los dibujos pueden adoptargran cantidad de variantes y llamarse de diferen-tes formas: emblemas 1, logotipos 2, íconos, etc.

Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina yla jurisprudencia han manifestado que, por logeneral, el elemento denominativo de la marcamixta suele ser el preponderante, ya que laspalabras causan gran impacto en la mente delconsumidor, quien por lo general solicita el pro-ducto o servicio a través de la palabra o denomi-nación contenida en el conjunto marcario. Sinembargo, cada caso tiene sus particularidadesdebido a las características propias del conjun-to marcario, por ello puede ocurrir que el ele-mento predominante sea el elemento gráfico,que por su tamaño, color, diseño y otras carac-terísticas puede causar mayor impacto en elconsumidor. La Jurisprudencia del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina ha hecho lassiguientes consideraciones en el tema:

“La marca mixta es una unidad, en la cual seha solicitado el registro del elemento nomina-tivo como el gráfico, como uno solo. Cuandose otorga el registro de la marca mixta se la

protege en su integridad y no a sus elemen-tos por separado. (Proceso 55-IP-2002, pu-blicado en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002,diseño industrial: BURBUJA videos 2000).Igualmente el Tribunal ha reiterado: ‘La doc-trina se ha inclinado a considerar que, engeneral, el elemento denominativo de la mar-ca mixta suele ser el más característico odeterminante, teniendo en cuenta la fuerzaexpresiva propia de las palabras, las que pordefinición son pronunciables, lo que no obstapara que en algunos casos se le reconozcaprioridad al elemento gráfico, teniendo en cuen-ta su tamaño, color y colocación, que en unmomento dado pueden ser definitivos. El ele-mento gráfico suele ser de mayor importan-cia cuando es figurativo o evocador de con-ceptos, que cuando consiste simplemente enun dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, In-terpretación prejudicial publicado en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de no-viembre de 2004, publicada en Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 deenero de 2005).

Al comparar una marca mixta y una denomina-tiva se debe distinguir el elemento característi-co o determinante de la primera que, por logeneral, es la parte denominativa, aunque enmuchas ocasiones el elemento gráfico es elpredominante. De manera que, si el elementopredominante es el denominativo, el cotejo en-tre signos deberá realizarse siguiendo las re-glas de la comparación entre signos denomina-tivos.

3.2. Comparación entre marcas denomina-tivas.

Las marcas denominativas llamadas tambiénnominales o verbales, utilizan expresiones acús-ticas o fonéticas, formadas por una o variasletras, palabras o números, individual o conjun-tamente estructurados, que integran un conjun-to o un todo pronunciable, que puede o no tenersignificado conceptual. Este tipo de marcas sesubdividen en: sugestivas que son las que tie-nen una connotación conceptual que evocaciertas cualidades o funciones del productoidentificado por la marca; y, arbitrarias que nomanifiestan conexión alguna entre su significa-

1 “El emblema es una variante, una especie de dibujo,El emblema representa gráficamente cualquier ser uobjeto, y desde luego puede ser registrado como mar-ca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”,Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Bue-nos Aires Argentina, 2002.

2 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los nego-cios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfi-co que le sirve a una entidad o un grupo de personaspara representarse. Los logotipos suelen encerrarindicios y símbolos acerca de quienes representan”.Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo.


do y la naturaleza, cualidades y funciones delproducto que va a identificar.

En consecuencia, “De existir un nuevo vocabloen el segundo signo que pueda claramente lo-grar que las semejanzas entre los otros térmi-nos queden diluidas, el signo sería suficiente-mente distintivo para ser registrado” 3. Asimis-mo, el Tribunal ha dejado establecido los si-guientes criterios, elaborados en torno a la com-paración de marcas denominativas, que han sidorecogidos en varios pronunciamientos del Tribu-nal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, marca: “LOREX”, publicado en la GacetaOficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005, y que seconsidera pertinente destacar:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjun-to o sintética, operando con la totalidad delos elementos integrantes, sin descomponersu unidad fonética y gráfica en fonemas ovoces parciales, teniendo en cuenta, por lotanto, en el juicio comparativo la totalidad delas sílabas y letras que forman los vocablosde las marcas en pugna, sin perjuicio dedestacar aquellos elementos dotados de es-pecial eficacia caracterizante, atribuyendomenos valor a los que ofrezcan atenuadafunción diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las mar-cas comparadas cuando la sílaba tónica delas mismas ocupa la misma posición y esidéntica o muy difícil de distinguir.”

“(...) la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denomina-tivas hay que tratar de encontrar la dimensiónmás característica de las denominacionesconfrontadas: la dimensión que con mayorfuerza y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, laimpresión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.”

4. MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO.

La Autoridad otorgó el registro del signo solici-tado señalando que “en relación a la primeraoposición, la palabra “FEMME” constituye, enidioma francés, la traducción de la palabra “mu-jer”, que según la legislación marcaria viene aser un término genérico no susceptible de apro-piación”.

Así, respecto de las marcas en idioma extranje-ro, este Tribunal ha señalado que, las marcasque contienen palabras en idioma extranjero alnuestro no se presupone que sean conocidospor todos, lo que para la doctrina se puede con-siderar como de “fantasía”. Sin embargo, exis-ten palabras extranjeras que su uso común ygeneralizado es conocido por una gran mayoría,y lo asimilan en algunos casos, a su significadoconceptual, y en otros a los productos o servi-cios que se hayan comercializado por años.

Asimismo, este Tribunal ha indicado:

“(...) cuando la denominación se exprese enidioma que sirva de raíz al vocablo equivalen-te en la lengua española al de la marca exa-minada, su grado de genericidad o descriptivi-dad deberá medirse como si se tratara deuna expresión local, lo cual sucede frecuen-temente con las expresiones en idiomas lati-nos como el italiano o el francés que porhablarse o entenderse con mayor frecuenciaentre personas de habla hispana o por tenersimilitud fonética, son de fácil comprensiónpara el ciudadano común.” 4

“Principios doctrinales consideran que en tér-minos generales el equivalente de una marcaen idioma extranjero, no teniendo significadoconocido para el público consumidor, consti-tuye marca de fantasía. Sin embargo puedesuceder que el idioma extranjero sea conoci-do entre el público consumidor, caso en elque si las palabras son fácilmente reconociblespor su escritura o por su pronunciamiento,pueden dar lugar a confusión.” 5

“Al tenor de lo establecido en el art. 82 literald) de la Decisión 344 de la Comisión del

3 Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082,de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”,citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C.Nº 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPERSAC MANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DELA COMUNIDAD ANDINA.

4 Proceso 3-IP-95, caso: “Concentrados y Jugos de Fru-tas Tutti-Frutti S.A., publicado en la Gaceta Oficial Nº189 de fecha 15 de septiembre de 1995.

5 Proceso No. 04-IP-97, marca: KATTS. Publicada en laGaceta Oficial No. 329, de fecha 9 de marzo de 1998.


Acuerdo de Cartagena el carácter genérico odescriptivo de una marca no está referido asu denominación en cualquier idioma. Sinembargo, no pueden ser registradas expre-siones que a pesar de pertenecer a un idiomaextranjero, son de uso común en los Paísesde la Comunidad Andina, o son comprensiblespara el consumidor medio de esta subregióndebido a su raíz común, a su similitud fonéti-ca o al hecho de haber sido adoptadas por unórgano oficial de la lengua en cualquiera delos Países Miembros (...)” 6.

5. DE LAS MARCAS DE FANTASÍA.

Los signos de fantasía constituyen una elabora-ción del ingenio e imaginación de sus autores.Es la creación de un vocablo que no tiene signi-ficado por sí mismo, sino que asocia indirecta-mente una idea.

Sobre los signos de fantasía, el Tribunal haindicado que “Son palabras de fantasía los vo-cablos creados por el empresario que puedenno tener significado pero hacen referencia a unaidea o concepto; también lo son las palabrascon significado propio que distinguen un pro-ducto o servicio sin evocar ninguna de sus pro-piedades. Característica importante de esta cla-se de marcas es la de ser altamente distintivas(…) se pueden crear combinaciones originalescon variantes infinitas y el resultado es el naci-miento de palabras nuevas que contribuyen aenriquecer el universo de las marcas”. (Proceso72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado enla Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de septiembrede 2003).

Sin embargo, es preciso considerar que el “con-cepto o idea” implícito en la denominación, alque hace mención la definición citada, no debe-rá tener relación alguna con los productos oservicios que puedan estar comprendidos en lasolicitud de registro.

En este punto, es necesario que el Juez Consul-tante determine si el signo solicitado “FIAMME”(etiqueta), con relación a los productos que am-para, es o no un signo de fantasía.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: La norma comunitaria de caráctersustancial no surte efectos retroac-tivos; por lo tanto, toda situaciónjurídica en que deba ser aplicadauna norma comunitaria, será regu-lada por la que se encuentre vigen-te al momento de haber sido pre-sentada la solicitud de registro demarca. Sin embargo, no constituyeaplicación retroactiva cuando lanorma posterior debe ser aplicadainmediatamente para regular losplazos de vigencia y los efectosfuturos de una situación nacida ba-jo el imperio de una norma anterior,de conformidad con la DisposiciónTransitoria de la Decisión 486. Enel caso de la norma comunitaria decarácter procesal, ésta se aplicará,a partir de su entrada en vigencia, alos procedimientos por iniciarse oen curso.

SEGUNDO: Según el artículo 56 de la Decisión85 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, un signo para que searegistrable como marca debe cum-plir con los requisitos de novedad,visibilidad y suficiente distintividad,de conformidad con los criteriossentados en la presente interpreta-ción prejudicial; sin embargo, si bienestos requisitos son necesarios noson suficientes porque además, nodebe estar incurso en ninguna delas causales de irregistrabilidad es-tablecidas en el artículo 58 de lamencionada Decisión.

TERCERO: Conforme al artículo 58 literal f) dela Decisión 85, no son registrablescomo marcas los signos que, enrelación con derechos de terceros,sean confundibles con una marcaanteriormente registrada o solicita-da para productos o servicios per-tenecientes a una misma clase. Ladeterminación de la confundibilidadcorresponde a una decisión de laAdministración o, en su caso, del

6 Proceso No. 16-IP-98, marca “SALTIN” (etiqueta), pu-blicado en la Gaceta Oficial No. 398 del 10 de septiem-bre de 1998.


Juzgador, no exenta de discrecio-nalidad pero necesariamente aleja-da de toda arbitrariedad, y que hade ser adoptada en base a princi-pios y reglas elaborados por la doc-trina y la jurisprudencia, recogidosen la presente interpretación pre-judicial; y que se refieren básica-mente a la identidad o semejanzaque puede existir entre los signosconfrontados.

CUARTO: Al comparar una marca mixta y unadenominativa se debe distinguir elelemento característico o determi-nante de la primera que, por lo ge-neral, es la parte denominativa. Demanera que, si el elemento predo-minante es el denominativo, el co-tejo entre signos deberá realizarsesiguiendo las reglas de la compa-ración entre signos denominativos.

QUINTO: Al comparar marcas denominativas,deberá tomarse en cuenta la visiónde conjunto, la totalidad de sus ele-mentos integrantes, la unidad foné-tica y gráfica de los nombres, suestructura general y no las partesaisladas unas de otras, ni los ele-mentos particulares distinguibles enlos nombres, ya que por tratarse deestructuras lingüísticas deberá aten-derse, antes que nada, a la unidadfonética, siempre teniendo comoreferente al consumidor medio.

SEXTO: Como principio general, los signosen idioma extranjero no se reputanconocidos por el público consumi-dor y, por tanto, las palabras quelos forman no tienen ningún signifi-cado para éste y son de “fantasía”.Sin embargo, existen palabras ex-tranjeras cuyo conocimiento y sig-nificado conceptual se han genera-lizado.

SÉPTIMO: Los signos de fantasía constituyenuna elaboración del ingenio e ima-

ginación de sus autores. Es la crea-ción de un vocablo que no tienesignificado por sí mismo, sino queasocia indirectamente una idea y,por lo tanto, son altamente distinti-vos. En este sentido, el Juez Consul-tante deberá determinar si el signosolicitado en el presente caso, gozade tal característica.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal, el Juez Nacional Consul-tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop-tar la presente interpretación dictada con fun-damento en las señaladas normas del ordena-miento jurídico comunitario. Asimismo, deberádar cumplimiento a las prescripciones conteni-das en el párrafo tercero del artículo 128 delvigente Estatuto.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copiacertificada y sellada de la presente interpreta-ción, la que también deberá remitirse a la Se-cretaría General de la Comunidad Andina a efec-tos de su publicación en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena.



Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO






EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a loscuatro días del mes de febrero del año dos milnueve.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 745-TDCA-7608-00-MP-2S,de 12 de septiembre de 2008, recibido en esteTribunal el 23 de septiembre de 2008, la Segun-da Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Conten-cioso Administrativo, de la ciudad de Quito, Re-pública del Ecuador, solicita Interpretación Pre-judicial de los artículos 241, 243, 258 y 259 dela Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, a fin de resolver el proceso interno Nº7608-2000 M.P.

1. Las partes.

La parte actora: EXCLUSIVE TOURS C. LTDA.

La parte demandada: Tatiana Pastor Barzallo yVirginia Infante Benítez; y, la Sociedad Su Mun-do Agencia de Viajes Cía. Ltda.

2. Determinación de los hechos relevantes.

2.1. Hechos.

1. Hasta el 01 de octubre de 2000, las señoritasTatiana Pastor Barzallo y Virginia Infante Be-nítez trabajaron en el mostrador de la agen-cia de viajes EXCLUSIVE TOURS, que ope-ra bajo el nombre comercial FUN TRAVEL.La agencia manifiesta que, por la naturalezadel trabajo que desempeñaron las menciona-das señoritas, esto es, la de atención al pú-blico, poseían información privilegiada sobrelos clientes que usualmente acudían a EX-CLUSIVE TOURS.

2. Tal información privilegiada, entre otras, serefería al listado de clientes, direcciones y

teléfonos, fechas tentativas de viaje, fechashasta las cuales debían adquirir pasajes,reservaciones, etc.

3. En los últimos días de septiembre del año2000, de acuerdo con el informe del peritoIng. Andrés Eguiguren, presentado por él enel procedimiento de tutela administrativa Nº035-2000 ante la Dirección Nacional de Pro-piedad Industrial del Instituto Ecuatoriano dePropiedad Intelectual, consta que 46 reser-vaciones de pasajes, tours, vehículos, hote-les, etc., han sido transferidas desde el com-putador de FUN TRAVEL (empresa emplea-dora), conectado a la central de reservacio-nes Amadeus con clave Nº UIOE12104, alcomputador de la nueva agencia SU MUNDOAGENCIA DE VIAJES.

4. En dicho informe de peritaje se señala que:“Cada agencia de viajes es poseedora de supropia información, y aunque la informaciónes almacenada en una base de datos común,el sistema impide que una agencia de viajespueda utilizar o ver la información que pro-viene de otra agencia”. Asimismo, medianteel peritaje se verificaron varias transferenciasde reservas, de una máquina a otra, entre losmeses de septiembre y octubre de 2000.

5. En SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES labo-ran las señoritas Tatiana Pastor Barzallo yVirginia Infante Benítez, siendo incluso Pre-sidenta de la compañía, la señorita VirginiaInfante Benítez.

6. Según el citado informe del Ing. Eguiguren,ambas ex empleadas transfirieron también,desde el mencionado computador de FUNTRAVEL al de SU MUNDO AGENCIA DEVIAJES, cinco reservaciones de pasajes cu-yos boletos habían sido emitidos por la má-quina UIOE12104 de FUN TRAVEL, con la

PROCESO Nº 107-IP-2008

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 72, 73, 74, 75, 76 y 77 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición

Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina;solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso

Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Proceso Interno:Nº 7608-2000 M.P. Actor: EXCLUSIVE TOURS C. LTDA.

Asunto: “Competencia Desleal”.


exclusiva finalidad de llevarse toda la informa-ción sobre los pasajeros, para captarlos afuturo, como clientes de esa nueva agencia.

7. Asimismo, dichas ex empleadas han des-prestigiado a FUN TRAVEL ante sus clien-tes, a los que les han informado que dejaríande laborar para ésta y han aducido ademásque, al dejar de trabajar ellas, no habría nadieque pueda atenderles competentemente, in-curriendo con todos estos mecanismos, encompetencia desleal, causándole daños yperjuicios a FUN TRAVEL, al sugerir que po-drían continuar sus negocios en su nuevaagencia SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES.

2.2. Fundamentos de la demanda.

La parte demandante solicita que en sentenciase ordene que se pague a EXCLUSIVE TOURStodos los daños y perjuicios que han sido oca-sionados, incluyendo los intereses, los valorescorrespondientes a boletos, tours, pasajes, etc.,que habría vendido si no se hubiese producidotal desvío de clientela; los montos que dejará depercibir EXCLUSIVE TOURS por dicho desvíodesleal; las indemnizaciones establecidas en elartículo 303 de la Ley de Propiedad Intelectualde la República del Ecuador y la multa fijada enel artículo 304 del mismo cuerpo legal; y, loshonorarios del defensor y los demás pertinen-tes. Además, se solicita que en sentencia seordene todo lo dispuesto en los literales a), b),c), d), e), f) y g) del artículo 289 de la Ley dePropiedad Intelectual de la República del Ecua-dor y los derechos establecidos en los ADPIC.

2.3. Contestación a la demanda.

Las demandadas Tatiana Pastor Barzallo y Vir-ginia Infante Benítez contestan la demanda in-terponiendo las siguientes excepciones: a) Inep-titud de la demanda; b) Ilegitimidad de persone-ría de la parte actora; y, c) Caducidad de la pre-sente acción.

Asimismo, en subsidio, solicitan: a) Negativa delos fundamentos de hecho y de derecho de lademanda; b) Expresamente niegan haberle cau-sado daños y perjuicios a la actora, por ningúnvalor, mucho menos por el desproporcionadomonto de cien mil dólares americanos; y, c)Impugnación en sede judicial de la ResoluciónNº 983365, dictada por la Dirección Nacional de

Propiedad Industrial, en el trámite Nº 035-2000de Tutela Administrativa, por ser contraria a laConstitución y a la Ley, ya que dicha resoluciónadministrativa condena a las demandadas y dis-pone que las agendas retiradas del local de SUMUNDO sean devueltas a la propietaria FUNTRAVEL de donde no debían haber sido toma-das, además que, ordena el pago de una multa.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por la vía prejudicial las normas que confor-man el Ordenamiento Jurídico de la ComunidadAndina, siempre que la solicitud provenga de unJuez Nacional también con competencia paraactuar como Juez Comunitario, en tanto resul-ten pertinentes para la resolución del procesointerno.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial seencuentra conforme con las prescripciones con-tenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina.

Que, la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1de lo Contencioso Administrativo, de la ciudadde Quito, República del Ecuador, solicita la In-terpretación Prejudicial de los artículos 241, 243,258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina, a fin de resolver el proce-so interno Nº 7608-2000 M.P.

Sin embargo, tomando en cuenta la fecha enque las demandadas Tatiana Pastor Barzallo yVirginia Infante Benítez dejaron de pertenecer ala empresa demandante y la fecha en que, su-puestamente, se aprovecharon de dicha infor-mación privilegiada, esto es el 01 de octubre de2000, este Tribunal considera pertinente inter-pretar, de oficio, los artículos 72, 73, 74, 75, 76y 77 de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, norma vigente a ese mo-mento, según la fecha en la que se cometió elacto. Asimismo, se interpretará la DisposiciónTransitoria Primera de la Decisión 486.

El texto de las normas objeto de la interpreta-ción prejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 344

“(...)


Artículo 72

“Quien lícitamente tenga control de un secre-to industrial, estará protegido contra la reve-lación, adquisición o uso de tal secreto sinsu consentimiento, de manera contraria a lasprácticas leales de comercio, por parte deterceros, en la medida que:

a) La información sea secreta en el sentidoque como conjunto o en la configuración ycomposición precisas de sus elementos,no sea conocida en general ni fácilmenteaccesible a las personas integrantes delos círculos que normalmente manejan eltipo de información de que se trate;

b) La información tenga un valor comercialefectivo o potencial por ser secreta; y,

c) En las circunstancias dadas, la personaque legalmente la tenga bajo control, hayaadoptado medidas razonables para mante-nerla secreta.

La información de un secreto industrial nece-sariamente deberá estar referida a la natura-leza, características o finalidades de los pro-ductos; a los métodos o procesos de produc-ción; o a los medios o formas de distribucióno comercialización de productos o prestaciónde servicios”.

Artículo 73

“A los efectos de la presente Decisión, no seconsiderará como secreto industrial aquellainformación que sea del dominio público, laque resulte evidente para un técnico en lamateria o la que deba ser divulgada por dis-posición legal o por orden judicial.

No se considerará que entra al dominio públi-co o que es divulgada por disposición legal,aquella información que sea proporcionada acualquier autoridad por una persona que laposea, cuando la proporcione a efecto deobtener licencias, permisos, autorizaciones,registros o cualesquiera otros actos de auto-ridad”.

Artículo 74

“La información que se considere como se-creto industrial deberá constar en documen-

tos, medios electrónicos o magnéticos, dis-cos ópticos, microfilmes, películas u otroselementos similares”.

Artículo 75

“La protección otorgada conforme al artículo72, perdurará mientras existan las condicio-nes allí establecidas”.

Artículo 76

Quien guarde un secreto industrial podrá trans-mitirlo o autorizar el uso a un tercero. Elusuario autorizado tendrá la obligación de nodivulgar el secreto industrial por ningún me-dio, salvo pacto en contrario con quien letransmitió o autorizó el uso de dicho secreto.

En los convenios en que se transmitan cono-cimientos técnicos, asistencia técnica o pro-visión de ingeniería básica o de detalle, sepodrán establecer cláusulas de confidencia-lidad para proteger los secretos industrialesallí contenidos. Dichas cláusulas deberán pre-cisar los aspectos que se consideran confi-denciales.

Artículo 77

“Toda persona que con motivo de su trabajo,empleo, cargo, puesto, desempeño de suprofesión o relación de negocios, tenga acce-so a un secreto industrial sobre cuya confi-dencialidad se haya prevenido, deberá abste-nerse de usarlo y de revelarlo sin causa justi-ficada y sin consentimiento de la personaque guarde dicho secreto o de su usuarioautorizado”.

DECISIÓN 486

(...)

Disposición Transitoria Primera

“Todo derecho de propiedad industrial válida-mente concedido de conformidad con la le-gislación comunitaria anterior a la presenteDecisión, se regirá por las disposiciones apli-cables en la fecha de su otorgamiento salvoen lo que se refiere a los plazos de vigencia,en cuyo caso los derechos de propiedad in-dustrial preexistentes se adecuarán a lo pre-visto en esta Decisión.



Para el caso de procedimientos en trámite, lapresente Decisión regirá en las etapas queaún no se hubiesen cumplido a la fecha desu entrada en vigencia”.

(...)”.

En atención a los puntos controvertidos en elproceso interno, así como, de las normas quevan a ser interpretadas, este Tribunal consideraque corresponde desarrollar lo referente a lossiguientes temas:

1. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITA-RIA EN EL TIEMPO.

Acerca del tránsito legislativo y la definición dela ley aplicable es pertinente señalar que, por logeneral, una nueva norma al ser expedida regu-lará los hechos que se produzcan a partir de suvigencia; es decir que la ley rige para lo veniderosegún lo establece el principio de irretroactivi-dad. Pero es claro que no constituye aplicaciónretroactiva de la ley, el hecho de que una normaposterior se utilice para regular los efectos futu-ros de una situación planteada bajo el imperiode la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con elfin de garantizar el respeto a las exigencias deseguridad jurídica, en los casos de tránsito le-gislativo ha diferenciado los aspectos de carác-ter sustancial de aquéllos de naturaleza proce-dimental contenidos en las normas, para seña-lar de manera reiterada que la norma comunita-ria de carácter sustancial no es retroactiva, puesel principio de irretroactividad establece que alexpedirse una nueva norma, ésta regulará, porlo general, los hechos que se produzcan a partirde su vigencia, por lo que no afectará derechosconsolidados en época anterior a su entrada envigor. La norma sustantiva no tiene efecto retro-activo, a menos que por excepción se le hayaconferido tal calidad; este principio constituyeuna garantía de estabilidad de los derechosadquiridos.

El Tribunal ha manifestado al respecto:

“Un derecho de propiedad industrial válida-mente concedido es un derecho adquirido y

en razón de la seguridad jurídica, una normaposterior no debe modificar una situaciónjurídica anterior”. (Proceso Nº 114-IP 2003.Marca: “EBEL”, publicado en la Gaceta Ofi-cial Nº 1028, de 14 de enero del 2004).

Igualmente, en el ámbito de la propiedad indus-trial y en razón de la ultra actividad de la ley, lanorma anterior, aunque derogada, continúa re-gulando los derechos concedidos cuando seencontraba en vigor; lo que quiere decir que laeficacia de la ley derogada continúa hacia elfuturo para regular situaciones jurídicas ante-riores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunquelos efectos de tal situación como lo relacionadocon su uso, goce, obligaciones, licencias, reno-vaciones y prórrogas se rigen por la nueva nor-ma.

En igual sentido, la Disposición Transitoria Pri-mera de la Decisión 486 conserva los principiosde la no retroactividad y ultractividad de lasnormas jurídicas, dejando claro que el uso, go-ce, obligaciones, licencias, renovaciones, pró-rrogas, y plazos de vigencia, se rigen por lanueva norma.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivoo procedimental se caracterizan por tener efec-to general inmediato, es decir, que su aplica-ción procede sobre los hechos producidos pos-teriormente a su entrada en vigencia, rigiendolas etapas de procedimiento que se inicien apartir de ese momento.

“(...) la norma sustancial que se encontrarevigente al momento de presentarse la solici-tud de registro de un signo como marca, serála aplicable para resolver sobre la concesióno denegatoria del mismo; y, en caso de im-pugnación —tanto en sede administrativa co-mo judicial— de la resolución interna que ex-prese la voluntad de la Oficina Nacional Com-petente sobre la registrabilidad del signo,será aplicable para juzgar sobre su legalidad,la misma norma sustancial del ordenamientocomunitario que se encontraba vigente almomento de haber sido solicitado el registromarcario”. (Proceso 28-IP-95, caso: “CANALI”,publicado en la Gaceta Oficial Nº 332, de 30de marzo de 1998).

En el presente caso, tomando en cuenta la fe-cha en que las demandadas Tatiana Pastor Bar-zallo y Virginia Infante Benítez dejaron de perte-


necer a la empresa demandante y la fecha enque, supuestamente, se aprovecharon de dichainformación privilegiada, esto es el 01 de octu-bre de 2000, la norma vigente a ese momento,según la fecha en la que se cometió el acto, esla Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena.

2. DE LA SUPREMACÍA DEL ORDENAMIENTOJURÍDICO COMUNITARIO.

En el presente caso, la parte demandante solici-ta que en sentencia se ordene que se pague aEXCLUSIVE TOURS las indemnizaciones esta-blecidas en el artículo 303 de la Ley de Propie-dad Intelectual de la República del Ecuador y lamulta fijada en el artículo 304 del mismo cuerpolegal. Además, se solicita que en sentencia seordene todo lo dispuesto en los literales a), b),c), d), e), f) y g) del artículo 289 de la Ley dePropiedad Intelectual de la República del Ecua-dor y los derechos establecidos en los ADPIC.

Con relación a este tema, el Tribunal de Justiciasostiene que: “(...) Se estableció así un régi-men común y uniformes (sic), de especial signi-ficación dentro del proyecto integracionista, cu-yas características principales, en cuanto orde-namiento comunitario, son las de constituir unaregulación autónoma, coercitiva, de efecto di-recto y que constituye un derecho único paratoda la subregión, que ha de aplicarse en todaella de manera homogénea y que ha de prevale-cer por lo tanto, en todo caso, sobre el derechonacional. Resulta entonces que la norma inter-na, anterior o posterior (…) que de algún modoresulte contraria o incompatible con el régimencomún, que lo transgreda, desvirtúe o desnatu-ralice o que simplemente obstaculice su cabalaplicación, deviene inaplicable (...)”. (Proceso34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839,de 25 de septiembre de 2002, Secretaría Gene-ral c/ República del Ecuador, caso: Patentes desegundo uso).

En apoyo del pronunciamiento anterior, el Tribu-nal realizó las siguientes consideraciones: “Encuanto al efecto de las normas de la integraciónsobre las normas nacionales, señalan la doctri-na y la jurisprudencia que, en caso de conflicto,la regla interna queda desplazada por la comu-nitaria, la cual se aplica preferentemente, yaque la competencia en el caso corresponde a lacomunidad. En otros términos, la norma internaresulta inaplicable, en beneficio de la norma

comunitaria (...). No se trata propiamente deque la norma comunitaria posterior derogue a lanorma nacional preexistente, al igual que ocurreen el plano del derecho interno, puesto que sondos ordenamientos jurídicos distintos, autóno-mos y separados, que adoptan dentro de suspropias competencias formas peculiares de creary extinguir el derecho, que por supuesto no sonintercambiables. Se trata, más propiamente,del efecto directo del principio de aplicacióninmediata y de primacía que en todo caso ha deconcederse a las normas comunitarias sobrelas internas (...)”. (Proceso 34-AI-2001, ya cita-do).

Asimismo, en caso de presentarse antinomiasentre el derecho comunitario andino y el dere-cho interno de los Países Miembros, prevaleceel primero, al igual que al presentarse antinomiasentre el derecho comunitario y las demás nor-mas de derecho internacional; lo anterior tienecomo efecto inmediato la inaplicabilidad de lanorma que sea contraria al Derecho ComunitarioAndino.

En virtud a lo expuesto, este Tribunal sostieneque la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena prevalece sobre toda regulaciónnacional anterior o posterior a ella, en cuantoéste resulte incompatible con dicha Decisión.De no ser así, resultaría imposible alcanzar lameta del Derecho Comunitario, de lograr unrégimen uniforme para todos los Países de laComunidad y los objetivos del Proceso de Inte-gración Andina, en los asuntos en que los Paí-ses han cedido soberanía para su regulaciónpor órganos comunitarios.

2.1 Complemento Indispensable.

Respecto del Ordenamiento Jurídico Comunita-rio se puede presentar, en relación con el papeldel derecho interno de los Países Miembrosfrente al derecho comunitario, la pregunta:

¿Las normas de derecho interno pueden regla-mentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario?

Acerca de este cuestionamiento el Tribunal haacudido a la figura del complemento indispen-sable para resolverlo. En ese sentido ha reitera-do que la facultad reglamentaria por la legisla-ción interna de los Países Miembros es excep-cional y que se rige por el principio de comple-mento indispensable que se consagra de la


siguiente manera: “no es posible la expediciónde normas nacionales sobre el mismo asun-to,salvo que sean necesarias para la correcta apli-cación de aquéllas”. (Proceso 010-IP-94. Inter-pretación Prejudicial del 17 de marzo de 1995).

Bajo este principio es que se dispone en elartículo 143 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena, lo siguiente:

“Los Países Miembros, mediante sus legisla-ciones nacionales o acuerdos internaciona-les, podrán fortalecer los derechos sobre Pro-piedad Industrial conferidos en la presenteDecisión. En estos casos, los Países Miem-bros se comprometen a informar a la Comi-sión acerca de estas medidas”.

Así, para que las normas de derecho internopuedan desarrollar o reglamentar las normascomunitarias sobre Propiedad Industrial, es pre-ciso que dicha reglamentación sea necesaria eindispensable para su correcta ejecución.

3. COMPETENCIA DESLEAL

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena no regula de manera expresa el temade Competencia Desleal, por lo tanto, lo no re-gulado por la normativa comunitaria deberá sercomplementado por la ley nacional, en estecaso, por la Ley de Propiedad Intelectual delEcuador.

3.1 El Secreto Industrial en la Decisión 344.

En el presente caso, la demandante manifiestaque, por la naturaleza del trabajo que desempe-ñaron las demandadas, esto es, la de atenciónal público, poseían información privilegiada so-bre los clientes que usualmente acudían a EX-CLUSIVE TOURS. Tal información privilegiada,entre otras, se refería al listado de clientes,direcciones y teléfonos, fechas tentativas deviaje, fechas hasta las cuales debían adquirirpasajes, reservaciones, etc.

Al respecto, la jurisprudencia sentada por esteTribunal ha manifestado en casos anterioresque, vista la posibilidad de que las empresas,en el curso de su actividad económica, desarro-llen un acervo de conocimientos en torno a losservicios que prestan, la norma comunitaria con-cede, bajo una serie de condiciones, a quienposee lícitamente dicha información bajo con-

trol, una forma de tutela parcial y relativa, menora la prevista para las invenciones y los signosdistintivos, cuyo propósito es asegurar a sutitular la posesión y uso de tal información,mientras subsistan las condiciones estableci-das al efecto, y sin perjuicio del límite que derivade la tutela de los derechos fundamentales dealcance colectivo.

En lo principal, la citada forma de tutela no seconcreta en la atribución de un derecho de pro-piedad sobre la información objeto del secreto,sino en la prohibición impuesta a los terceros, atenor de lo previsto en el artículo 72 de la Deci-sión, de adquirir, usar o revelar dicha informa-ción, sin el consentimiento de su titular y demanera contraria a las prácticas leales del co-mercio. Se trata de una prohibición dirigida apreservar la competencia leal y a proteger acompetidores y consumidores en el mercado,así como, a prevenir el aprovechamiento injustode la información constitutiva del secreto indus-trial. (Proceso 104-IP-2008, caso: “COMPETEN-CIA DESLEAL, DATOS DE PRUEBA”):, publi-cado en la Gaceta Oficial Nº 1689, de 10 deenero de 2009).

Asimismo, la información que se considere comosecreto industrial deberá constar en documen-tos, medios electrónicos o magnéticos, discosópticos, microfilmes, películas u otros elemen-tos similares. De igual manera, la protecciónotorgada conforme al artículo 72, perdurará mien-tras existan las condiciones allí establecidas.

Según lo contemplado en los artículos 72 y 73de la Decisión 344, la prohibición impuesta a losterceros se configurará si, en razón de la infor-mación objeto de tutela, se prueba efectivamen-te que se refiera a la naturaleza, característi-cas o finalidades de entre otros los medios oformas de distribución o comercialización deldeterminado servicio; que la información, en sutotalidad o en los elementos que la componen,sea secreta, es decir, no conocida en general nifácilmente accesible a los miembros de los cír-culos que normalmente la manejan; que, por sersecreta, tenga un valor comercial, efectivo opotencial; y que quien posea legalmente sucontrol haya adoptado medidas razonables yconcretas para mantenerla en secreto, talescomo la limitación de su acceso a un núcleorestringido de personas y/o el establecimientode cláusulas de confidencialidad que no seancontrarias a la libre competencia.


Por el contrario, no será objeto de protecciónpor secreto industrial, la información que seadel dominio público, ni la que resulte evidentepara un técnico en la materia, ni la que deba serdivulgada por disposición legal o por orden judi-cial. En los dos primeros postulados, se entien-de que la información ha dejado de ser secreta,una vez que se dejare de cumplir una de lascondiciones necesarias para que la protecciónperdure. Además, nada impide que la informa-ción haya sido descubierta por un tercero enforma independiente. En los dos últimos su-puestos, la norma comunitaria tiene a la vista elinterés colectivo que, conectado a bienes jurídi-cos protegidos de rango fundamental como elde la salud y dirigido a la protección del público,ha de prevalecer sobre el interés de quien, altiempo que ofrece un producto o un servicio parasu comercialización en el mercado, opta porreservarse, durante un tiempo indeterminado, laposesión y el uso de la información constitutivadel secreto industrial.

Demás supuestos de Competencia Desleal, ta-les como, el desvío de clientela o las asevera-ciones falsas, aducidos dentro del proceso in-terno, así como, la indemnización por daños yperjuicios, no se encuentran explícitamentenormados por la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, el JuezNacional deberá regirse por lo dispuesto en suley nacional antes de la expedición de su fallo.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

1 Es indispensable tomar en cuenta la fecha dela comisión del supuesto ilícito en aras dedeterminar la norma aplicable al caso concre-to, por lo que el Juez Consultante deberádictaminar su fallo en función de dicha nor-mativa andina, es decir, la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena.

2 En caso de presentarse antinomias entre elderecho comunitario andino y el derecho in-terno de los Países Miembros, prevalece elprimero, al igual que al presentarse antino-mias entre el derecho comunitario y las de-más normas de derecho internacional; lo an-terior tiene como efecto inmediato la inapli-cabilidad de la norma que sea contraria alDerecho Comunitario Andino.

Ello no obstante, las autoridades nacionalesde los Países Miembros pueden regular, através de normas internas o mediante la cele-bración de tratados internacionales, los asun-tos no comprendidos en la norma comunitariaandina. Así, para que las normas de derechointerno, de conformidad con el principio delcomplemento indispensable, puedan desarro-llar o reglamentar las normas comunitarias,es preciso que dicha reglamentación sea ne-cesaria para su correcta ejecución. En todocaso, la norma interna o internacional que seaplique deberá ser compatible con la comuni-taria.

3 La forma de tutela que la norma comunitariadisciplina bajo la figura del secreto industrialno significa la atribución de un derecho depropiedad sobre la información objeto del se-creto, sino en la prohibición que se impone aterceros de adquirir, usar o revelar dicha infor-mación, sin el consentimiento de su titular yde manera contraria a las prácticas leales delcomercio. La prohibición alcanza también aun tercero autorizado para usar la citada in-formación, quien tendrá la obligación de nodivulgarla por ningún medio, salvo pacto encontrario, así como, también a cualquier per-sona que, con motivo de su trabajo, empleo,cargo, puesto, desempeño de su profesión orelación de negocios, tenga acceso a un se-creto industrial cuya confidencialidad se lehaya confiado.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional Consultante alemitir el fallo en el presente proceso deberáadoptar la presente interpretación. Asimismo,deberá dar cumplimiento a las prescripcionescontenidas en el párrafo tercero del artículo 128del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Ge-neral de la Comunidad Andina, para su publica-ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena.




PROCESO 117-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena. Interpretación, de oficio, del artículo 172 y

de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la SegundaSala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, República

del Ecuador. Actor: INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. Marca: EL CASTILLO +GRÁFICA (mixta). Expediente Interno N° 9711-02- CSA.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a loscuatro (4) días del mes de febrero del año dosmil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por la Segunda Sala del Tribunal Dis-trital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo,Republica del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que las exigen-cias contempladas en el artículo 33 del Tratadode Creación del Tribunal y los requisitos previs-tos en el artículo 125 de su Estatuto fueroncumplidos, por lo que su admisión a trámite fueconsiderada procedente por auto de 21 de enerode 2009.

1. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada, estima procedente destacar, comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes

La parte demandante es: INGENIO CENTRALCASTILLA S.A.

La parte demandada la constituyen: EL PRE-SIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DELA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), EL PRE-SIDENTE DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTE-LECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VE-GETALES Y EL PROCURADOR GENERAL DELESTADO.

El tercero interesado es: ELABORADOS DECARNE S.A. EDCA.

1.2. Actos demandados

La sociedad INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A.solicita que se declare la nulidad de la “resolu-ción administrativa: s/n de 16 de agosto de2002, notificada en la misma fecha y emitida porel Comité de Propiedad Intelectual, Industrial yObtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoria-no de Propiedad Intelectual IEPI, que niega laacción de nulidad interpuesta por mi mandanteen contra del registro de marca No. DNPI-2773-







99-IEPI del signo EL CASTILLO + GRÁFICA(mixta) de octubre 15 de 1999”, para protegerproductos de la clase Nº 29 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

1.3. Hechos relevantes

a) Los hechos:

Entre los principales hechos se encuentran lossiguientes:

1. El 15 de julio de 1996, la sociedad ELABO-RADOS DE CARNE S.A. EDCA presentó lasolicitud de registro como marca del signo“EL CASTILLO + GRÁFICA” (mixto), para dis-tinguir productos de la Clase Internacional Nº29: “Salchichas, jamones, mortadelas y car-nes”.

2. El extracto de la solicitud fue publicada en laGaceta de la Propiedad Industrial y, dentrodel término legal, el apoderado de la IndustriaLicorera Hispanoamericana ILSA presentóobservación, argumentando el registro previode la marca “CASTILLO BLANCO SI COMBI-NA”, que protege productos de la clase inter-nacional Nº 33 de la Clasificación Internacio-nal de Niza.

3. El 10 de agosto de 1999, en resolución Nº972297 y notificada el 31 del mismo mes yaño, el Director Nacional de Propiedad Indus-trial, rechaza la observación presentada yconcede el registro de la marca “EL CASTI-LLO + GRÁFICA” (mixta) a ELABORADOSDE CARNE S.A. EDCA, para proteger pro-ductos de la clase internacional 29.

4. “A la fecha de concesión del mencionado re-gistro, se encontraba vigente en la Repúblicadel Ecuador”, la marca “CASTILLA” (denomi-nativa) que protege productos comprendidosen la clase Nº 30: “Café, te, azúcar, arroz,tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinasy preparaciones hechas de cereales, pan,pastelería, y confitería, helados comestibles,miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos paraesponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (conexcepción de salsas para ensaladas), espe-cias, hielo”.

5. El 12 de noviembre de 2001, la sociedadINGENIO CENTRAL CASTILLA S.A., presen-ta una acción de nulidad al registro de la mar-

ca “EL CASTILLO + GRÁFICA” (mixta), a tra-vés de un recurso extraordinario de revisión,ante el Comité de Propiedad Intelectual, In-dustrial y Obtenciones Vegetales, que des-pués de avocar conocimiento de la demandacorrió traslado a ELABORADOS DE CARNES.A. el 18 de abril de 2002 y concede el tér-mino de dos meses para que las partes pre-senten los alegatos y pruebas que corres-ponden.

6. El 16 de agosto de 2002, el Comité de Pro-piedad Intelectual, Industrial y ObtencionesVegetales resuelve rechazar “la nulidad inter-puesta mediante resolución s/n”. (…) Por con-siderar “que la marca registrada “EL CASTI-LLO + GRÁFICA “(mixta) es distintiva y quepor lo tanto cumple con los requisitos de re-gistrabilidad exigidos por la ley de PropiedadIntelectual (…)”.

b) Fundamentos de derecho contenidos enla demanda

La sociedad INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A.,a través de apoderado, presenta demanda encontra del acto administrativo mencionado ante-riormente, manifestando, en lo principal, los si-guientes argumentos:

- “A pesar de reconocer que los diseños gráfi-cos de ambas marcas son distintitos (sic) sedebe poner énfasis en que las denominacio-nes (el elemento denominativo) de las mar-cas es casi idéntico, y solo varía la vocal Ode CASTILLO, en relación a la A de CASTI-LLA. Respecto de lo dicho, la doctrina y lajurisprudencia han establecido que en lasmarcas mixtas, a excepción de los casoscon un elemento gráfico extremadamentefuerte, prevalece por regla general el elemen-to denominativo”.

- “(…) se puede constatar que para el presentecaso es irrelevante que las figuras de la (sic)marcas difieran, por que lo que se debe con-siderar de manera preponderante es el ele-mento denominativo de las mismas, más aún,cuando la gráfica de la marca EL CASTILLO+ GRÁFICA es ideológicamente lo mismoque su denominación”.

- Que el Comité expresó en su resolución quea pesar que los productos protegidos perte-necen a clases relacionadas (asociadas) no


pueden llamar a engaño, “sostener lo dichoes contradictorio, ya que si se reconoce quelos productos se asocian, justamente lo quese puede causar al consumidor es confusión.¿Cómo hablar de productos relacionados oasociados y negar la posibilidad de confu-sión?”.

- “El registro de EL CASTILLO + GRÁFICA seconcedió en contravención de los artículos(…) de la Ley de Propiedad Intelectual delEcuador, al igual que los artículos 81, 82literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 (…)ya que la marca no es distintiva y contravienelos derechos previamente adquiridos por mimandante (…) al ser muy similar a su marcaregistrada CASTILLA y al proteger productosrelacionados, lo que puede causar confusiónindirecta al consumidor”.

c) Contestaciones a la demanda

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de laPropiedad Intelectual, al contestar la deman-da, niega los fundamentos de hecho y de dere-cho de la demanda, y se ratifica en la resolucióndictada por el Comité de Propiedad Intelectual,Industrial y de Obtenciones Vegetales, materiade la impugnación, al afirmar que guarda confor-midad con la legislación andina y nacional.

El Presidente del Comité de Propiedad Inte-lectual, Industrial y Obtenciones Vegetales,contesta la demanda y opone las siguientesexcepciones:

a) Legalidad y validez de la resolución impug-nada; b) Improcedencia de la acción; c) Ne-gativa de los fundamentos de la demanda”.

- Manifiesta, asimismo, que “Conocidos loselementos que integran las marcas, esobvio que ellas son singulares y no sus-ceptibles de confusión, salvo las semejan-zas de los sustantivos CASTILLO yCASTILLA, que también pierden importan-cia cuando son vistas dentro del conjuntode cada diseño o arte total”.

- “(…) pese a pertenecer a clases asocia-das, no pueden llamar al engaño, pues elpúblico consumidor no va a comprar equi-vocadamente embutidos o carne por café uotra de las mercaderías señaladas con laotra marca”.

- “Por lo tanto la marca impugnada reúnepor ser distintiva los requisitos de registra-bilidad exigidos en el Art. 134 de la Deci-sión 586 y no incurre en ninguna de lasprohibiciones establecidas en los Arts. 135y 136 de la misma Decisión”.

La Directora de Patrocinio, delegada del Pro-curador General del Estado, al contestar lademanda, manifiesta que el Instituto Ecuatoria-no de Propiedad Intelectual es una persona jurí-dica de derecho público con patrimonio propio,y que por lo tanto, le corresponde en este tipode juicios comparecer al representante legal dedicho órgano administrativo.

d) Tercero interesado

La sociedad ELABORADOS DE CARNE S.A.,considerada como tercero interesado en estacausa, contesta a la demanda y manifiesta,principalmente:

- “(…) en su momento la parte actora no pre-sentó observación al registro de la referencia(…) una vez evacuada la etapa prevista (exa-men de fondo) se concedió el registro de lamarca ‘EL CASTILLO + GRÁFICA’ a favor demi representada”.

- “(…) el señor Director Nacional de Propie-dad Industrial al observar el cumplimiento derequisitos de fondo y forma en la obtenciónde dicho registro, concedió la inscripción dela marca mixta ‘EL CASTILLO + GRÁFICA’,en torno a los requisitos sustanciales nece-sarios”.

- “(…) las marcas no pertenecen a la mismaclase internacional. Si bien es cierto las mar-cas se encuentran asociadas, el género oespecie es diferente”.

- No existe similitud visual, gráfica ni fonéticani una conexión directa de los productos, portanto no cabe la posibilidad de confusión porparte de un consumidor común y corriente.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición previstaen el artículo 1, literal c), del Tratado de Crea-ción del Tribunal, las normas cuya interpreta-


ción se solicita forman parte del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo establecido en losartículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía prejudiciallas normas que integran el ordenamiento jurídi-co de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 21 de enero de2009.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDÍCOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de loContencioso Administrativo, República del Ecua-dor, ha solicitado la interpretación prejudicial delos artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 113de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena.

El Tribunal estima que procede la interpretaciónde los artículos correspondientes a la Decisión344, por haber constatado, en los documentosaparejados al expediente, que la solicitud relati-va al registro del signo “EL CASTILLO + GRÁFI-CA” (mixta) fue presentada el 15 de julio de1996, en vigencia de la Decisión 344 de la Co-misión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo,corresponde interpretar, de oficio, el artículo172 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina y no el artículo 113 de la De-cisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Car-tagena, como lo solicita la instancia nacionalconsultante, desde que la acción de nulidad delregistro a través del recurso extraordinario derevisión, ante el Comité de Propiedad Intelec-tual, Industrial y Obtenciones Vegetales, fuepresentada en vigencia de la Decisión 486, estoes el 12 de noviembre de 2001.

Asimismo, con fundamento en la potestad quederiva del artículo 34 del Tratado de Creacióndel Tribunal, se considera procedente interpre-tar, de oficio, la Disposición Transitoria Primerade la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina y no interpretar el literal a) del artí-culo 82 de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, conforme lo solicitó laconsultante.

En consecuencia, los textos de las normas aser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 344

(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRODE MARCAS

“Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, los pro-ductos o servicios producidos o comercializa-dos por una persona de los productos o servi-cios idénticos o similares de otra persona.

(…)

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, a unamarca anteriormente solicitada para regis-tro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para pro-ductos o servicios respecto de los cualesel uso de la marca pueda inducir al públicoa error”;

(...)

DECISIÓN 486

(…)

DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

Artículo 172.- La autoridad nacional compe-tente decretará de oficio o a solicitud de cual-quier persona y en cualquier momento, la nu-lidad absoluta de un registro de marca cuan-do se hubiese concedido en contravencióncon lo dispuesto en los artículos 134 primerpárrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretaráde oficio o a solicitud de cualquier persona, la


nulidad relativa de un registro de marca cuan-do se hubiese concedido en contravención delo dispuesto en el artículo 136 o cuando éstese hubiera efectuado de mala fe. Esta acciónprescribirá a los cinco años contados desdela fecha de concesión del registro impugna-do.

Las acciones precedentes no afectarán lasque pudieran corresponder por daños y per-juicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro deuna marca por causales que hubiesen dejadode ser aplicables al tiempo de resolverse lanulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplica-ra a uno o a algunos de los productos oservicios para los cuales la marca fue regis-trada, se declarará la nulidad únicamente paraesos productos o servicios, y se eliminarándel registro de la marca”.

(…)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

“PRIMERA.- Todo derecho de propiedad in-dustrial válidamente concedido de conformi-dad con la legislación comunitaria anterior ala presente Decisión, se regirá por las dispo-siciones aplicables en la fecha de su otorga-miento salvo en lo que se refiere a los plazosde vigencia, en cuyo caso los derechos depropiedad industrial preexistentes se adecua-rán a lo previsto en esta Decisión.


Para el caso de procedimientos en trámite, lapresente Decisión regirá en las etapas queaún no se hubiesen cumplido a la fecha de suentrada en vigencia”.

(…)

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMU-NITARIO.

El Tribunal procede a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual analizará as-pectos relacionados con:

- La norma comunitaria en el tiempo;- La nulidad de un registro marcario;- Concepto de marca y sus elementos consti-

tutivos;- Clases de marcas: Comparación entre Mar-

cas Denominativas y Mixtas;- Impedimentos para el registro de un signo

como marca: La identidad y la semejanza;- Confusión directa e indirecta;- Reglas para realizar el cotejo marcario;- Conexión competitiva.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA PROCESALEN EL TIEMPO.

Acerca del tránsito legislativo y la definición dela ley aplicable es pertinente señalar que, por logeneral, una nueva norma al ser expedida regu-lará los hechos que se produzcan a partir de suvigencia; es decir, que la ley rige para lo venide-ro según lo establece el principio de irretroacti-vidad. Pero, es claro que no constituye aplica-ción retroactiva de la ley, el hecho de que unanorma posterior se utilice para regular los efec-tos futuros de una situación planteada bajo elimperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con elfin de garantizar el respeto a las exigencias deseguridad jurídica, en los casos de tránsito le-gislativo ha diferenciado los aspectos de carác-ter sustancial de aquéllos de naturaleza procedi-mental contenidos en las normas, para señalarde manera reiterada que la norma comunitariade carácter sustancial no es retroactiva, pues elprincipio de irretroactividad establece que alexpedirse una nueva norma, ésta regulará, porlo general, los hechos que se produzcan a partirde su vigencia, por lo que no afectará derechosconsolidados en época anterior a su entrada envigor. La norma sustantiva no tiene efecto retro-activo, a menos que por excepción se le hayaconferido tal calidad; este principio constituyeuna garantía de estabilidad de los derechosadquiridos.

Con el mismo sentido y finalidad este Tribunalha manifestado:

“Un derecho de propiedad industrial válida-mente concedido es un derecho adquirido yen razón de la seguridad jurídica, una norma


posterior no debe modificar una situación jurí-dica anterior”. 1

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrialy de conformidad con la Disposición TransitoriaPrimera de la Decisión 486, y en razón de laultra actividad de la ley, la norma anterior, aun-que derogada, continúa regulando los hechosocurridos cuando se encontraba en vigor; lo quequiere decir que la eficacia de la ley derogadacontinúa hacia el futuro para regular situacionesjurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo suimperio, aunque los efectos de tal situacióncomo lo relacionado con el uso, goce, obligacio-nes, licencias, renovación o prórrogas y plazosde vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivoo procedimental se caracterizan por tener efec-to general inmediato, es decir, que su aplica-ción procede exclusivamente sobre los hechosproducidos posteriormente a su entrada en vi-gencia, rigiendo las etapas de procedimientoque se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se expo-nen respecto del tema conocido como “tránsitolegislativo” o también como “aplicación de la leycomunitaria en el tiempo” ha sido objeto deprofundo y copioso análisis por el Tribunal, es-pecialmente por razón de las frecuentes modifi-caciones y actualizaciones legislativas que hanoperado en el campo de la Propiedad Industrial.Tales criterios han sido reiterados en numero-sas sentencias, entre otras las dictadas dentrode los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que:

“(…) toda circunstancia jurídica en que debaser aplicada una norma comunitaria, será re-gulada por la que se encuentre vigente almomento de haber sido planteada dicha cir-cunstancia, bajo los parámetros por aquélladisciplinados. Sin embargo, y salvo previsiónexpresa, no constituye aplicación retroactivacuando la norma sustancial posterior debeser aplicada inmediatamente para regular losefectos futuros de una situación nacida bajo

el imperio de una norma anterior. En esecaso, la norma comunitaria posterior viene areconocer todo derecho de propiedad indus-trial válidamente otorgado de conformidad conuna normativa anterior (…)”.

“(...) la norma sustancial que se encontrarevigente al momento de presentarse la solici-tud de registro de un signo como marca, serála aplicable para resolver sobre la concesióno denegatoria del mismo; y, en caso de im-pugnación —tanto en sede administrativa co-mo judicial— de la resolución interna que ex-prese la voluntad de la Oficina Nacional Com-petente sobre la registrabilidad del signo, seráaplicable para juzgar sobre su legalidad, lamisma norma sustancial del ordenamientocomunitario que se encontraba vigente al mo-mento de haber sido solicitado el registromarcario (…). (Proceso N° 28-IP-95, caso“CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332,del 30 de marzo de 1998)”. 2

De acuerdo con lo anteriormente anotado, si lanorma sustancial vigente para la fecha de lasolicitud de registro de marca ha sido derogaday reemplazada por otra en el curso del procedi-miento correspondiente, aquella norma será laaplicable para determinar si se encuentran cum-plidos o no los requisitos que se exigen para elregistro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que ya ha-yan sido cumplidas y agotadas a la fecha deentrada en vigencia de la nueva norma no seafectarán por las nuevas regulaciones de talcarácter. Contrario sensu, las nuevas regulacio-nes de carácter procesal tendrán aplicación in-mediata respecto de las etapas del trámite ad-ministrativo pendientes de realizar.

En conclusión, la solicitud de registro del signo“EL CASTILLO +GRÁFICA” (mixto) fue presen-tada el 15 de julio de 1996, en vigencia de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena. Esta disposición comunitaria conte-nía las normas que fijaban lo concerniente a losrequisitos para el registro de las marcas, así

1 Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviem-bre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca:“EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.

2 Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIX-TA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.


como las causales de irregistrabilidad de lossignos y, por lo tanto, es la que debe ser aplica-da al asunto bajo examen. En tanto que el pro-ceso contencioso se inició en vigencia de laDecisión 486, y es, en consecuencia, la aplica-ble, en la parte procesal.

3.2. LA NULIDAD DE UN REGISTRO MARCA-RIO.

Tomando en cuenta que la acción de nulidad delregistro de la marca “EL CASTILLO+GRÁFICA”a través del recurso extraordinario de revisión,ante el Comité de Propiedad Intelectual, Indus-trial y Obtenciones Vegetales, fue presentadaen vigencia de la Decisión 486, esto es el 12 denoviembre de 2001, el Tribunal estima necesarioreferirse al tema de la nulidad de un registromarcario.

Dentro del Régimen Común de Propiedad Indus-trial, contenido en la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, se prevé la ac-ción de nulidad del acto administrativo que con-cede la titularidad de una marca, la referidaacción tiene como finalidad privar de la validez aun acto administrativo que de manera ilegal re-gistró un signo causando perjuicios al titular deuna marca y a los consumidores.

Este Órgano Jurisdiccional ha manifestado que“Si, concedido el registro de la marca, se produ-ce su impugnación, la norma sustancial desti-nada a juzgar sobre la validez o nulidad de dichoregistro será la que fuere aplicable para la fechade su concesión”, y que, en tutela del principiode seguridad jurídica, la norma sustancial apli-cable para entonces será la vigente para lafecha de la solicitud de registro del signo”. 3

En efecto, la concesión de un registro marcariodepende, en lo principal, de que la solicitudcumpla con los requisitos de validez previstospor la norma comunitaria y no incurra en lasprohibiciones contempladas en la misma. Portanto, de demandarse la nulidad del registroconcedido, a causa del incumplimiento de losrequisitos de validez, la norma aplicable a los

supuestos de nulidad, salvo previsión expresaen contrario, será la vigente para la fecha de lasolicitud de registro del signo.

Por tanto, en principio, el orden sustancial co-mún aplicable a los supuestos de nulidad de-nunciados, será el vigente para la fecha de lasolicitud correspondiente, esto es, la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,en el caso concreto, y en el orden procesal, laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, la cual, en su artículo 172, primer ysegundo párrafos, prevé que la autoridad nacio-nal competente decretará de oficio o a solicitudde cualquier persona y en cualquier momento,la nulidad absoluta de un registro de marcacuando se hubiese concedido en contravencióncon lo dispuesto en los artículos 134 primerpárrafo y 135; (artículos 81 y 82 de la Decisión344) y, decretará la nulidad relativa de un regis-tro de marca cuando se hubiese concedido encontravención de lo dispuesto en el artículo 136(artículo 83 de la Decisión 344) o cuando éstese hubiera efectuado de mala fe. Por lo tanto, lanulidad procederá, en lo principal, si el signo haincurrido en las prohibiciones contempladas enlos artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena. El ordenprocesal aplicable al trámite de la demanda denulidad será el vigente para la fecha en la cualésta se interpuso, en este caso, la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal ha indicado que la autoridad nacionalcompetente para declarar la nulidad de un signocomo marca es el órgano administrativo encar-gado del registro de la Propiedad Industrial o eljuez establecido por la legislación interna, dota-do de competencia para pronunciarse sobre lanulidad en cuestión.

Sobre la legitimación para la solicitud de la nuli-dad del registro de un signo, el artículo 172 de laDecisión 486 prevé que La autoridad nacionalcompetente decretará de oficio o a solicitud decualquier persona la nulidad de un registro mar-cario. Al respecto, este Tribunal ha manifesta-do:

“En el primer supuesto, la propia autoridadnacional competente -administrativa o judi-cial- puede decretar la nulidad del registro,observando el procedimiento establecido porla legislación interna. La participación de di-

3 Proceso 38-IP-2002. Sentencia del 11 de septiembrede 2002, publicada en la G.O.A.C. No. 845 del 1 deoctubre del mismo año, caso PREPAC OIL, SISTEMAPREPAC Y PREPAC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


cha autoridad en esta clase de acciones per-mite la protección del interés público” 4.

En el segundo supuesto, a diferencia de la nor-mativa anterior a la Decisión 486, no se exigelegitimación alguna para que terceros deman-den la nulidad del registro de un signo.

El artículo 172 de la Decisión 486 establece lapotestad de la autoridad nacional competentepara declarar la nulidad, absoluta o relativa, delregistro de un signo como marca. El cuartopárrafo del artículo mencionado prohíbe a laautoridad competente la declaratoria de nulidaddel registro del signo por causales que hubiesendejado de ser aplicables al tiempo de resolversela solicitud.

Este Tribunal ha observado que “de demandarsela nulidad del registro concedido, a causa delincumplimiento de los requisitos de validez, lanorma aplicable a los supuestos de nulidad,salvo previsión expresa en contrario, será lavigente para la fecha de la solicitud de registrodel signo. Por tanto, la disposición prevista enel artículo 172, cuarto párrafo, constituye unaexcepción a la regla citada, pues no forma partedel régimen común previsto sobre la materia enla Decisión 344 (en este caso la Decisión 313),norma vigente para la fecha de la solicitud deregistro del signo (…). En efecto, en ella seprohíbe la nulidad del registro en mención en elsupuesto de que la causal invocada hubiesecesado en su aplicabilidad, es decir, en el casode que se hubiese probado que el signo no seencuentra incurso ya, por razones de hecho ode derecho, en las prohibiciones de registrabi-lidad señaladas en la Decisión 344 (313), o queha cesado el incumplimiento, por las razonescitadas, de sus requisitos de validez” 5.

Asimismo, este Órgano Comunitario ha señala-do, al respecto, que “La excepción implica, porotra parte, que la nulidad del registro no podráser declarada si se ha producido la derogación,o ha cesado la vigencia, de la disposición queconsagre la causal invocada como fundamentode la demanda” 6.

3.3. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOSCONSTITUTIVOS.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena define lo que debeentenderse como marca. De acuerdo a estadefinición legal, este Órgano Jurisdiccional hainterpretado que la marca constituye un bieninmaterial representado por un signo que, per-ceptible a través de medios sensoriales y sus-ceptible de representación gráfica, sirve paraidentificar y distinguir en el mercado los produc-tos o servicios producidos o comercializadospor una persona de otros idénticos o similares,a fin de que el consumidor o usuario medio losvalore, diferencie, identifique y seleccione, sinriesgo de confusión o error acerca del origen ola calidad del producto o servicio correspondien-te.

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradasocasiones acerca de los requisitos que los sig-nos deben satisfacer para ser registrados comomarcas, éstos son:

- Perceptibilidad,- Distintividad y,- Susceptibilidad de representación gráfica.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un bien inmaterial, para quepueda ser captado por uno de los sentidos (vis-ta, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensablesu materialización o exteriorización por mediode elementos que transformen lo inmaterial oabstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referen-cia a todo elemento, signo o indicación quepueda ser captado por los sentidos para que,por medio de éstos, la marca penetre en la men-te del público, y éste la asimile con facilidad.Por cuanto para la percepción sensorial o exter-na de los signos se utiliza en forma más generalel sentido de la vista, han venido caracterizán-dose preferentemente aquellos elementos quehacen referencia a una denominación, a un con-junto de palabras, a una figura, a un dibujo, o aun conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El artículo 81 se refiere también a la distintividad,considerada característica y función primigenia

4 Sentencia dictada en el Proceso 59-IP-2005, aprobadael 25 de mayo de 2005, marca: ANDERCOL S.A. yfigura, citando al Proceso 10-IP-97, publicado en laG.O.A.C. Nº 308 de 28 de noviembre de 1997, marca:COLSUBSIDIO.

5 Sentencia dictada en el expediente No. 012-IP-2006 del19 de abril de 2006, marca: HOTEL CARRERA.

6 Sentencia dictada en el Proceso 012-IP-2006, ya citada.


que debe reunir todo signo para ser susceptiblede registro como marca; lleva implícita la nece-saria posibilidad de identificar y distinguir unosproductos o unos servicios de otros, haciendoviable de esa manera la diferenciación por partedel consumidor. Será entonces distintivo el sig-no cuando por sí solo sirva para diferenciar unproducto o un servicio, sin que se confunda conél o con sus características esenciales o pri-mordiales.

c) Susceptibilidad de representación gráfica

La susceptibilidad de representación gráficaconsiste en expresiones manifestadas a travésde palabras, gráficos, signos mixtos, colores,figuras, etc., de tal manera que los componen-tes del signo puedan ser apreciados en el mer-cado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma ma-terial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse, como ha sido expresado, por medio de lautilización de los elementos referidos en el pá-rrafo anterior.

3.4. CLASES DE MARCAS.

La doctrina ha reconocido varias clases de mar-cas, como las denominativas, las gráficas y lasmixtas, en atención a la estructura del signo.

En este contexto, tomando en cuenta que elsigno solicitado a registro es “EL CASTILLO+GRÁFICA” (mixto) y que la marca de la socie-dad que presenta la demanda es: “CASTILLA”(denominativa), el Tribunal considera convenien-te examinar lo concerniente a las marcasdenominativas y mixtas, por corresponder a lasclases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas tambiénnominales o verbales, utilizan expresiones acús-ticas o fonéticas, formadas por una o variasletras, palabras o números, individual o conjun-tamente estructurados, que integran un conjun-to o un todo pronunciable, que puede o no tenersignificado conceptual. Este tipo de marcas sesubdividen en: sugestivas que son las que tie-nen una connotación conceptual que evocaciertas cualidades o funciones del producto iden-tificado por la marca; y, arbitrarias que no mani-

fiestan conexión alguna entre su significado y lanaturaleza, cualidades y funciones del productoque va a identificar.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signoestá compuesto por una palabra y se solicita suregistro, entre los signos ya registrados y elrequerido para registro, puede existir confusióndependiendo de las terminaciones, número devocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber ele-mentos diferenciadores en dicha expresión, siem-pre en el entendido de que los productos acubrirse sean los mismos o semejantes.

Dentro de los signos denominativos están lossignos denominativos compuestos, que son losintegrados por dos o más palabras. Al respecto,el Tribunal ha establecido que: “No existe prohi-bición alguna para que los signos a registrarseadopten, entre otras, cualquiera de estas for-mas: se compongan de una palabra compuesta,o de dos o más palabras, con o sin significaciónconceptual, con o sin el acompañamiento de ungráfico (...)”. 7

Las marcas mixtas se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) y unelemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos, al ser apre-ciados en su conjunto, produce en el consumi-dor una idea sobre la marca que le permitediferenciarla de las demás existentes en el mer-cado.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta esuna unidad, en la cual se ha solicitado el regis-tro del elemento nominativo como el gráfico,como uno solo. Cuando se otorga el registro dela marca mixta se la protege en su integridad yno a sus elementos por separado”. 8

Comparación entre marcas denominativasy mixtas

El Juez Consultante, al realizar la comparaciónentre marcas denominativas y mixtas debe iden-tificar, como ha sido dicho, cuál de los elemen-

7 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677,de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

8 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJAVIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA.


tos prevalece y tiene mayor influencia en lamente del consumidor, si el denominativo o elgráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especia-lizada, “en el análisis de una marca mixta hayque esforzarse por encontrar la dimensión máscaracterística de la misma: la dimensión quecon mayor fuerza y profundidad penetra en lamente del consumidor; y que, por lo mismo,determina la impresión general que la marcamixta va a suscitar en los consumidores”. 9

En consecuencia, si en la marca comparadapredomina el elemento verbal, debe procederseal cotejo de los signos aplicando las reglas quepara ese propósito ha establecido la doctrina; y,si por otro lado, en la misma predomina el ele-mento gráfico frente al denominativo, en princi-pio, no habría lugar a la confusión entre lasmarcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamenteen el ámbito comercial.

3.5. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DEUN SIGNO COMO MARCA.

La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que nopueden ser objeto de registro como marca lossignos que sean idénticos o similares tantoentre sí como entre los productos o serviciosque amparan, conforme lo establece el literal a)del artículo 83, materia de esta interpretaciónprejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado:

“La marca tiene como función principal la deidentificar los productos o servicios de unfabricante, con el objeto de diferenciarlos delos de igual o semejante naturaleza, pertene-cientes a otra empresa o persona; es decir,el titular del registro goza de la facultad deexclusividad respecto de la utilización delsigno, y le corresponde el derecho de opo-nerse a que terceros no autorizados por élhagan uso de la marca”. 10

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamien-tos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cui-

dado que se debe tener al realizar el cotejo en-tre dos signos para determinar si entre ellos sepresenta el riesgo de confusión. Esto, por cuan-to la labor de determinar si una marca es confun-dible con otra, presenta diferentes matices ycomplejidades, según que entre los signos enproceso de comparación exista identidad o si-militud y según la clase de productos o deservicios a los que cada uno de esos signospretenda distinguir. En los casos en los que lossignos no sólo sean idénticos sino que tenganpor objeto individualizar unos mismos productoso servicios, el riesgo de confusión sería absolu-to. Cuando se trata de simple similitud, el exa-men requiere de mayor profundidad, con el obje-to de llegar a las determinaciones en este con-texto, así mismo, con la mayor precisión posi-ble.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanzapresupone que entre los objetos que se compa-ran existen elementos comunes pero coexis-tiendo con otros aparentemente diferenciadores,produciéndose por tanto la confundibilidad. Encambio, entre marcas o signos idénticos, sesupone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los signos”. 11

Es importante señalar que la comparación entrelos signos deberá realizarse en base al conjun-to de elementos que los integran, donde el todoprevalezca sobre las partes y no descompo-niendo la unidad de cada uno. En esta labor,como dice el Tribunal: “La regla esencial paradeterminar la confusión es el examen medianteuna visión en conjunto del signo, para despren-der cuál es la impresión general que el mismodeja en el consumidor en base a un análisisligero y simple de éstos, pues ésta es la formacomún a la que recurre el consumidor pararetenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso sedetiene a establecer en forma detallada las di-ferencias entre un signo y otro (…)”. 12

El Tribunal observa también que la determina-ción de la confundibilidad corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en su

9 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del De-recho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A.,pp. 239 y 240.

10 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

11 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S.

12 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089,del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DEEBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340,de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


caso, del juzgador, quienes han de determinarlacon base a principios y reglas que la doctrina yla jurisprudencia han sugerido, a los efectos deprecisar el grado de confundibilidad, la que pue-de ir del extremo de la similitud al de la identi-dad.

Resulta, en todo caso, necesario considerar lassiguientes características propias de la situa-ción de semejanza:

Similitud ideológica, que se presenta entresignos que evocan las mismas o similares ideas.Al respecto, señala el profesor OTAMENDI queaquélla es la que “deriva del mismo parecidoconceptual de las marcas. Es la representacióno evocación de una misma cosa, característicao idea, la que impide al consumidor distinguiruna de otra”. 13

En consecuencia, pueden ser considerados con-fundibles signos, que, aunque visual o foné-ticamente no sean similares, puedan sin embar-go inducir a error al público consumidor en cuan-to a su procedencia empresarial, en caso deevocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por lacoincidencia de letras entre los segmentos acompararse, en los cuales la secuencia de vo-cales, la longitud de la o las palabras, el númerode sílabas, las raíces o las terminaciones co-munes, pueden producir en mayor o menor gra-do, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos queal ser pronunciados tienen un sonido similar. Ladeterminación de tal similitud depende de laidentidad en la sílaba tónica, o de la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, entre otras.Sin embargo, deben tenerse en cuenta las parti-cularidades que conserva cada caso, con el finde determinar si existe la posibilidad real deconfusión.

3.6. RIESGOS DE CONFUSIÓN: Directa e In-directa.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurispruden-cia, ha manifestado que no es necesario que elsigno solicitado para registro induzca a error alos consumidores, sino que es suficiente la exis-

tencia del riesgo de confusión para que se con-figure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. 14

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión será necesario determinar si existe iden-tidad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como en relación con los produc-tos o servicios distinguidos por ellos, y conside-rar la situación de los consumidores o usuarios,la cual variará en función de los productos oservicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizadaporque el vínculo de identidad o semejanza in-duce al comprador a adquirir un producto o usarun servicio determinado en la creencia de queestá comprando o usando otro, lo que implica laexistencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y la indirecta, caracteri-zada porque el citado vínculo hace que el con-sumidor atribuya, en contra de la realidad de loshechos, a dos productos o dos servicios que sele ofrecen, un origen empresarial común. 15

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los productoso servicios que cada una de ellos ampara seríanlos siguientes: (i) que exista identidad entre lossignos en disputa y también entre los productoso servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidadentre los signos y semejanza entre los produc-tos o servicios; (iii) o semejanza entre los sig-nos e identidad entre los productos y servicios;(iv) o semejanza entre aquéllos y también se-mejanza entre éstos. 16

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión, el Tribunal ha sentado los siguientes crite-

13 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. EditorialAbeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153.

14 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

15 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

16 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


rios: “El primero, la confusión visual, la cualradica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de for-ma. El segundo, la confusión auditiva, en dondejuega un papel determinante, la percepción so-nora que pueda tener el consumidor respecto dela denominación aunque en algunos casos vis-tas desde una perspectiva gráfica sean diferen-tes, auditivamente la idea es de la misma deno-minación o marca. El tercer y último criterio, esla confusión ideológica, que conlleva a la perso-na a relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. 17

3.7. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJOMARCARIO.

La doctrina y la jurisprudencia han establecidocriterios generales, que faciliten al funcionario oal juez, la comparación y apreciación de laposible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en sujurisprudencia las siguientes reglas originadasen la doctrina para realizar el cotejo entre mar-cas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impre-sión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-cesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-janzas y no las diferencias que existen entrelas marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debecolocarse en el lugar del comprador presuntoy tener en cuenta la naturaleza de los produc-tos. 18

Acerca de la utilidad y aplicación de estos pará-metros técnicos, el tratadista Breuer Moreno hamanifestado:

“La primera regla y la que se ha consideradode mayor importancia, es el cotejo en conjun-to de la marca, criterio que se adopta paratodo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marcaes la impresión que el consumidor mediotiene sobre la misma y que puede Ilevarle aconfusión frente a otras marcas semejantesque se encuentren disponibles en el comer-cio.

En las marcas es necesario encontrar la di-mensión que con mayor intensidad penetraen la mente del consumidor y determine asíla impresión general que el distintivo causaen el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más deevitar que sus elementos puedan ser fraccio-nados en sus partes componentes para com-parar cada componente de una marca con loscomponentes o la desintegración de la otramarca, persigue que el examen se realice abase de las semejanzas y no por las diferen-cias existentes, porque éste no es el caminode comparación utilizado por el consumidorni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otrocriterio, debe emplearse el método de uncotejo sucesivo entre las marcas, esto es, nocabe el análisis simultáneo, en razón de queel consumidor no analiza simultáneamentetodas las marcas sino lo hace en forma indivi-dualizada. El efecto de este sistema recaeen analizar cuál es la impresión final que elconsumidor tiene luego de la observación delas dos marcas. Al ubicar una marca al ladode otra se procederá bajo un examen riguro-so de comparación, no hasta el punto de‘disecarlas’, que es precisamente lo que sedebe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no de-pende de los elementos distintos que aparez-can en ellas, sino de los elementos semejan-tes o de la semejante disposición de esoselementos”. 19

17 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, pu-blicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998,marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

18 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCASDE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, BuenosAires, Pág. 351 y ss.

19 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


3.8. LA CONEXIÓN COMPETITIVA

Tomando en cuenta que la marca “EL CASTI-LLO + GRÁFICA” (mixta) se concedió a ELA-BORADOS DE CARNE S.A. EDCA, para prote-ger productos de la clase internacional 29, yque la marca “CASTILLA” (denominativa) de IN-GENIO CENTRAL CASTILLA S.A. protege pro-ductos comprendidos en la clase Nº 30, se hacenecesario referirse al tema de la conexión com-petitiva de productos:

Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algu-nas pautas o criterios que pueden llevar a esta-blecer o fijar cuándo se da la conexión competi-tiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalida-des idénticas o afines podría constituir un indi-cio de conexión competitiva entre ellos, pues talcircunstancia podría dar lugar a que se les ha-llase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa,para determinar la conexión competitiva entrelos productos diferenciados por los signos con-frontados, el aspecto fundamental a tomar enconsideración es la finalidad o aplicaciones usua-les de los mismos. Igualmente, señala el autor,los criterios para determinar si a través de lafinalidad de los productos hay o no conexióncompetitiva, siendo éstos dos; el primero: elprincipio de la intercambiabilidad de losmismos, que tiene que ver con el hecho de silos consumidores consideren sustituibles, paralas mismas finalidades, los productos enfrenta-dos; y, el segundo, el de complementariedad,que alude a la circunstancia de que el uso de unproducto pueda suponer el necesario uso delotro, o que sin un producto no puede utilizarseel otro, es decir, que los productos sean com-plementarios o vayan a utilizarse conjuntamen-te. 20

El Tribunal ha acogido como criterios identifica-dores de la presencia de dicha conexión lossiguientes:

a) La inclusión de los productos en una mismaclase del nomenclator

b) Canales de comercialización

c) Medios de publicidad idénticos o similaresd) Relación o vinculación entre los productose) Uso conjunto o complementario de los mis-

mosf) Partes y accesoriosg) Mismo géneroh) Misma finalidadi) Intercambiabilidad de los mismos

El Tribunal considera que deben ser aplicadoslos criterios referidos anteriormente y que pue-den conducir a establecer cuándo se da la co-nexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de con-sumidor o usuario y su grado de atención almomento de diferenciar, identificar y seleccio-nar el producto deseado. Esto a su vez seencuentra relacionado con el grado de atenciónque presta la persona al momento de realizar suelección, lo que dependerá del tipo de consumi-dor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profe-sional o experto, b) elitista y experimentado, c)el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debetenerse en cuenta para establecer el posibleriesgo de confusión entre dos marcas, es elllamado ‘consumidor medio’ o sea el consumi-dor común y corriente de determinada clase deproductos, en quien debe suponerse un conoci-miento y una capacidad de percepción corrien-tes (...)”. 21

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. En materia de propiedad industrial, las nor-mas del ordenamiento jurídico comunitarioandino, que regulan los requisitos de validezde un signo, que se encontraren vigentes almomento de la presentación de la solicitudde registro son las aplicables en el períodode transición de la normatividad andina.

21 Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.

20 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p.242 - 246.


Si la norma sustancial vigente para la fechade la solicitud de registro de un signo ha sidoderogada y reemplazada por otra en el cursodel procedimiento correspondiente, aquellanorma, la derogada, será la aplicable paradeterminar si se encuentran cumplidos o nolos requisitos que se exigen para el registrodel signo. Cosa distinta ocurre con la normaprocesal, cuya aplicación es de carácter in-mediato, es decir, procede sobre los hechosproducidos posteriormente a su entrada envigencia, rigiendo las etapas de procedimien-to que se inicien a partir de ese momento.

2. La acción de nulidad de un registro concedi-do, a efectos de privar la validez a un actoadministrativo que de manera ilegal registróun signo causando perjuicios al titular de unamarca y a los consumidores se encuentraconsagrada en el artículo 172 de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El cuarto párrafo del artículo mencionado pro-híbe a la autoridad competente la declaratoriade nulidad del registro del signo por causalesque hubiesen dejado de ser aplicables al tiem-po de resolverse la solicitud.

La excepción implica que la nulidad del regis-tro no podrá ser declarada si se ha producidola derogación o ha cesado la vigencia de ladisposición que consagre la causal invocadacomo fundamento de la demanda.

3. Un signo puede ser registrado como marca sireúne los requisitos de distintividad, percep-tibilidad y susceptibilidad de representacióngráfica, establecidos por el artículo 81 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena. Esa aptitud se confirmará, porcierto, si el signo, cuyo registro se solicita,no se encuentra comprendido en ninguna delas causales de irregistrabilidad determina-das por los artículos 82 y 83 de la menciona-da Decisión.

4. Las marcas denominativas utilizan expresio-nes acústicas o fonéticas, formadas por unao varias letras, palabras o números, individualo conjuntamente estructurados, que integranun conjunto o un todo pronunciable, que pue-de o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) yun elemento gráfico (una o varias imágenes).

Al comparar una marca denominativa y unamixta se determina que si en ésta predominael elemento verbal, debe procederse al cotejode los signos aplicando las reglas que paraese propósito ha establecido la doctrina; y, sipor otro lado, en la marca mixta predomina elelemento gráfico frente al denominativo, nohabría, en principio, lugar a la confusión entrelas marcas, pudiendo éstas coexistir pacífi-camente en el ámbito comercial.

En caso de que en la marca mixta no tengaprevalencia el elemento gráfico, y se tenganque cotejar los elementos denominativos delos signos y dentro de éstos se encuentrensignos denominativos compuestos, en el exa-men de registrabilidad habrá de analizarseespecialmente la relevancia y distintividad delos vocablos que lo conformen. Si de la deno-minación forman parte uno o más vocablosque brindan al conjunto la fuerza distintivasuficiente con relación a una marca ya regis-trada o solicitada con anterioridad para suregistro, el signo es registrable.

5. No son registrables los signos que, según loprevisto en el artículo 83 literal a), sean idén-ticos o similares a otros ya solicitados oregistrados por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público a error.

6. La comparación entre signos susceptibles deinducir a error o confusión en el mercadohabrá de hacerse desde sus elementos foné-tico, gráfico y conceptual, pero conducida porla impresión unitaria que cada uno de dichossignos habrá de producir en la sensorialidadigualmente unitaria del consumidor o usuariomedio al que están destinados los productoso servicios. Por tanto, la valoración deberáhacerse sin descomponer la unidad de cadasigno, de modo que, en el conjunto de loselementos que lo integran, el todo prevalezcasobre sus partes, a menos que aquél se halleprovisto de un elemento dotado de tal aptituddistintiva que, por esta razón especial, seconstituya en factor determinante de la valo-ración.

7. El riesgo de confusión deberá ser analizadopor la Autoridad Nacional Competente o porel Juez, según corresponda, sujetándose alas reglas de comparación de signos enun-


ciadas en la presente interpretación preju-dicial.

8. Para llegar a determinar la similitud entre dosmarcas, se ha de considerar también loscriterios que permiten establecer la posibleconexión competitiva existente entre los pro-ductos amparados por las mismas. Deberátenerse en cuenta en ese contexto, en princi-pio, que al no existir conexión entre los pro-ductos que protegen, la similitud de los sig-nos no impediría el registro de la marca quese solicite.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 9711-02-CSA deberá adoptar la presente interpretación.Asimismo deberá dar cumplimiento a las pres-cripciones contenidas en el párrafo tercero delartículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Ge-neral de la Comunidad Andina, para su publica-

ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena.









Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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