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Año XXXIV – Número 2938

Lima, 6 de marzo de 2017

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 97-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2008-00138-01. Referencia: Transporte internacional de mercancías por carretera..... .................................................... 2

PROCESO 105-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito de la República de Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-4691. Referencia: Marcas involucradas COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) y FAMILIA (denominativa). ............................. 22

PROCESO 110-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 082/2015-CA. Referencia: Marca involucrada PIL CALCIFEM (mixta) y supuesto Derecho de Autor sobre la imagen y apariencia de los productos DENSIA y CALCI +..... ........... 42

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 22 de septiembre de 2016

Proceso: 97-IP-2016

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante: 2008-00138-01

Referencia: Transporte internacional de mercancías por carretera

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

VISTOS:

El Oficio 0574 recibido el 18 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 4, 7, 19, 22, 169 y 177 de la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los artículos 2, 3, 7, 8, 1 O, 19, 54, 56, 57, 67 y 72 de la Decisión 617 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00138-01; y,

El Auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a

trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: COOPERATIVA SURAMERICANA DE TRANSPORTES

- SUTRANSCOOP.

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Demandados: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS E IMPUESTOS DE MAICAO.

2. Hechos Relevantes

2.1. El 15 de marzo de 2008, según documento de transporte SMLU CAR040A08847, AMERICA ZONA LIBRE S.A., con domicilio en la Zona Libre de Colón (Panamá), remitió a COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y MATERIALES IMPORT & EXPORT C.A. CPM Y/0 COOPERATIVA SURAMERICANA DE TRANSPORTE (en adelante, SUTRANSCOOP), mercancía en tránsito internacional1 , con destino final Maracaibo, Estado de Zulia, República Bolivariana de Venezuela.

2.2. El 17 de marzo de 2008, según Declaración 0118, la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, como Aduana de Partida, autorizó el Tránsito Aduanero Internacional, previa presentación del Manifiesto de carga Internacional (MCI) 13846 y de la Carta de Porte Internacional de Carretera (CPIC) 11043, conforme exigen los artículos 19 y 22 de la Decisión 399.

2.3. El 30 de marzo de 2008, la División de Fiscalización de la Administración de Aduanas de Maicao levantó acta de inspección aduanera de la mercadería contenida en la unidad de carga SMLU80666-0, transportada en vehículo habilitado, según certificación de idoneidad CI­C0.229-05 expedida por el Ministerio de Transporte, colocando la mercancía en custodia en cantidad de 11043 bultos en el DEPÓSITO ALMAGRARIO S.A.

2.4. El 17 de abril de 2008, funcionarios de la División de Fiscalización Aduanera de la Administración local de Aduanas de Maicao, sometieron la mercancía contenida en la Unidad de Carga SMLU84999-1 a medida precautelar de aprehensión según Acta de aprehensión 0159 de 14 de abril de 2008, soportando su decisión en los numerales 1.22 y 3.43 del Artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.

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Camisas, pantalones, suéteres, carlinas, sábanas, bóxer. pañoletas. pijamas, medias, conjuntas panty, brasier, balsas, top dama, faldas, material publicitario.

1.2. Cuando el ingreso de mercancías se realice por lugares no habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, salvo que se configure el arribo forzoso legitimo a que se refiere el articulo 1541 del Código de Comercio. ( . .. )

3.4. En el régimen de tránsito. Cuando durante la ejecución de una operación de tránsito aduanero se encuentren mercancfas que hubieren obtenido la autorización del régimen de tránsito aduanero, a pesar de estar sometida a las restricciones de que trata el Articulo 358 del presente decreto."

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2.5. El Acta de Aprehensión 0159 de 17 de abril de 2008, fue notificada el 18 de abril de 2008.

2.6. Dentro del término legal, SUTRANSCOOP presentó escrito de objeción al Acta de Aprehensión 0159.

2.7. El 28 de mayo de 2008, mediante Resolución 39-070-0636-0053, la Divisfon de Fiscalización Aduanera de la Administración Nacional de Maicao (República de Colombia) dispuso decomiso la mercancía aprehendida a SUTRANSCOOP, en su calidad de tenedor.

2.8. Dentro del término legal, SUTRANSCOOP interpuso recurso de reconsideración, ante la División de Recurso Físicos y Financieros de la Administración Local Maicao (República de Colombia) hoy División de Gestión Administrativa y Financiera, solicitando la revocatoria de la Resolución 39-070-0636-0053.

2.9. El 26 de diciembre de 2008, mediante Resolución 1-39-201-601-2008-0007, la Dirección Secciona! de Impuestos y Aduanas de Maicao (República de Colombia} confirmó en su integridad la Resolución 39-070-0636-0053.

2.1 O. SUTRANSCOOP interpuso ante el Tribunal Administrativo de la Guajira acción de nulidad y restablecimiento de derecho contra las Resoluciones 1-39-201-601-2008-0007 y 39-070-0636-0053.

2.11. El 30 de noviembre de 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira declaró infundada la demanda interpuesta.

2.12. SUTRANSCOOP interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 30 de noviembre de 2011, recurso que fue admitido a trámite el 31 de enero de 2012.

2.13. El 19 de agosto de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los los artículos 4, 7, 19, 22, 169 y 177 de la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los artículos 2, 3, 7, 8, 10, 19, 54, 56, 57, 67 y 72 de la Decisión 617 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la Demanda presentada por SUTRANSCOOP:

3.1. La causal de aprehensión y posterior decomiso referida en el numeral 1.2. del Artículo 502 del Decreto 2685 se aplica exclusivamente para el Régimen de Importación, mientras que sus mercancías ingresaron bajo un Régimen de Tránsito Aduanero Internacional (comunitario}.

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3.2. Considerando que la mercadería no iba a someterse a importación a territorio aduanero nacional, sino en calidad de tránsito aduanero internacional, el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional se rige por normas de alcance supranacional, tales como la Decisión 399, siendo por tanto inaplicables las disposiciones contenidas en el Decreto 2685.

3.3. Afirma que cumplió con las exigencias determinadas en el artículo 22 de la Decisión 399, es decir, presentó ante la autoridad de aduana la Carta de Porte Internacional por Carretera (CPIC) y el Manifiesto de Carga Internacional (MCI), documentos requeridos para que una mercadería se transporte internacionalmente por carretera.

3.4. Cuando arribó la mercadería a puerto colombiano (Cartagena) de acuerdo con el documento de transporte (B/L) en este se consignó como destino final Maracaibo, Estado de Zulia, Venezuela, por lo que la operación estaba sujeta a lo dispuesto en el Artículo 205 de la Decisión 399 que determina que: "El transporte internacional de mercancías por carretera es reconocido por los Países Miembros como un servicio de exportación".

3.5. La autoridad por vía de analogía aplicó el articulo 54 la Decisión 617 para considerar que el régimen a aplicar era el aduanero nacional y así poder emplear el Decreto 2685 y así sancionar a SUTRANSCOOP.

3.6. Respecto a la aplicación de la Decisión 617, resalta que en ningún momento el objeto de la operación era la nacionalización de la mercancía, en el lugar de arribo que sería Cartagena, como lo hace pensar la autoridad de Maicao.

3.7. En aplicación del artículo 3 de la Decisión 617, así Venezuela no sea parte de la Comunidad Andina, era viable realizar la operación de tránsito aduanero comunitario, ya que, si bien se retiró en el año 2006, cesan sus derechos y obligaciones derivados de su condición de País Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el programa de liberación de la subregión, por un plazo de cinco años.

3.8. La Administración de Aduanas de Maicao al realizar la aprehensión de su mercancía, desconoció los acuerdos y convenios internacionales y bilaterales de transporte suscritos por Colombia y Venezuela, toda vez que limitó de manera infundada la circulación de los medios de transporte y unidades de carga respectiva, creando perjuicios a la empresa.

3.9. La mercancía en cuestión, no se encuentra catalogada como prohibida de importación, y si bien, la República de Colombia contempla una restricción, a la presente fecha no ha comunicado a la Comunidad Andina de la misma, por lo que no se puede aplicar dicha prohibición.

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4. Argumentos de la Contestación por parte de la UnidadAdministrativa Especial, Dirección Secciona! de Impuestos yAduanas de Riohacha:

4.1. Que sus actuaciones fueron plenamente sujetas al ordenamiento legal, en particular a lo determinado en la constitución y la ley nacional.

4.2. Las mercancías clasificables en los capítulos 61 y 63 por tratarse de sábanas, camisas, juegos de cortinas, suéteres, blusas, pantalones de tela, brasiers, etc. no podían ingresar por la jurisdicción de la administración de aduanas de Cartagena, por estar restringido el ingreso de estas mercancías por dicha aduana y mucho menos podía ser objeto de una operación de tránsito aduanero como acaecía en este caso.

4.3. Las mercancías decomisadas se encuentran ubicadas en las subpartidas, las cuales son de prohibido ingreso por puerto diferente al de Barranquilla cuando lo correcto es el ingreso por vía marítima, es decir, este tipo de mercancías no podía ingresar por Cartagena, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 7373 de 22 de junio de 2007 y la Resolución 16100 del 27 de diciembre de 2007 que amplía su vigencia.

4.4. Que las mercancías se aprehendieron en aplicación de las causales establecidas en el numeral 1.2 y 3.4 del Artículo 502 del Decreto 2685 toda vez que ingresaron por un lugar no habilitado.

4.5. Los términos y procedimientos que se siguieron fueron los exigidos por el ordenamiento legal nacional.

B.

1.

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NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 4, 7, 19, 22, 169 y 177 de la Decisión 3994 de la Comisión del

Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

"Art. 4.- Los Países Miembros acuerdan homologar las autorizaciones y /os documentos de transporte y eliminar toda medida restrictiva que afecte o pueda afectar las operaciones de transporte internacional". ( . . . )

"Art. 7.- Para el transporte internacional de mercancías por carretera, se establecen los siguientes tráficos: a) Entre dos Países Miembros limftrofes;b) Entre dos Países Miembros, con tránsito por uno o más Palses Miembros;e) Desde un País Miembro hacia un tercer pafs, con tránsito por uno o más Países Miembrosdistintos del pafs donde se inicia el transporte;d) Desde un tercer país hacia un Pafs Miembro, con tránsito por uno o más Palses Miembrosdistintos del país donde tennina el transporte; y,

e) En tránsito a través de dos o más Países Miembros desde y hacia terceros palses.En los tráficos señalados en los literales e), d) y e) son aplicables las disposiciones de la presenteDecisión y sus nonnas complementarias, sólo durante el recorrido por los Paf ses Miembros"..( . . . )

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Acuerdo de Cartagena y los artículos 2, 3, 7, 8, 10, 19, 54, 56, 57, 67 y 72 de la Decisión 6175 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"Art. 19.- El transportista interesado en efectuar transporte internacional, deberá obtener el Certificado de Idoneidad y el Penniso de Prestación de Servicios. Además, deberá obtener Certificado de Habilitación para cada uno de los camiones o

tractocamiones y registrar éstos y las unidades de carga a utilizar, que confonnan su nota. El servicio de transporte internacional será prestado sólo cuando se cumpla con lo establecido en este Capítulo". (. . . )

"Articulo 22.- Toda mercancía que se transporte internacionalmente por carretera deberá estar amparada por una CPIC y un MCI. Tales documentos serán presentados ante las autoridades de aduana que deban intervenir en el control de la operación, para su trámite respectivo, pudiendo hacerlo antes de la llegada del vehículo habilitado con las mercanclas. Cuando esté sujeta al régimen de tránsito aduanero internacional, dicha mercancfa deberá estar amparada con una DTAI." (. . . )

"Articulo 169.- Los Países Miembros conceden en sus respectivos territorios libertad para las operaciones de tránsito aduanero internacional que efectúen los transportistas autorizados en vehfculos habilitados y unidades de carga, debidamente registrados.· ( . . . )

"Articulo 177.- Las autoridades de aduana, en sus métodos de verificación y control, aplicarán las medidas que afecten lo menos posible la nuidez del comercio internacional.�

s Decisión 617 de la Comisión de fa Comunidad Andina. -

"Artículo 2.- Las mercancfas transportadas bajo el régimen de tránsito aduanero comunitario serán admitidas en el territorio aduanero nacional de los Palses Miembros con suspensión del pago de los derechos e impuestos y recargos eventualmente exigibles, mientras pennanezcan bajo este mismo régimen·.

"Articulo 3.- Las disposiciones de la presente Decisión regirán para las operaciones de tránsito de mercancías. medios de transporte y unidades de carga que utilizando uno o más modos de transporte, se realicen al amparo del régimen de Tránsito Aduanero Comunitario: a) Desde una aduana de parlida de un País Miembro hasta una aduana de destino de otro PaísMiembro;b) Desde una aduana de partida de un País Miembro con destino a un tercer país, en tránsitopor uno o más Países Miembros distintos del de la aduana de partida;c) Desde una aduana de partida hasta una aduana de destino ubicadas en el mismo PaisMiembro, siempre que se transite por el territorio de otro País Miembro;El régimen de tránsito aduanero comunitario podrá aplicarse a los tránsitos de mercancias,medios de transporte y unidades de carga que utilicen el territorio aduanero de un país tercerocuando:a} esté prevista esta posibilidad en un acuerdo bilateral o multilateral suscrito por las partes; yb) el paso a través del tercer pafs se efectúe al amparo de un documento de transporte expedidoen el territorio aduanero comunítarioª.

"Artículo 7.- Los Palses Miembros. con arreglo a los procedimientos establecidos en la presente Decisión, pennitirán la cin:ulación al amparo del régimen de tránsito aduanero comunitario de: ( ... )

2. Men:ancfas No Comunitarias2. 1 Desde una aduana de parlida de un País Miembro hasta una aduana de destino de otro

País Miembro, en tránsito por uno o más Paises Miembros distintos del País Miembrode partida.

2.2 Desde una aduana de partida de un Pais Miembro con destino a un ten:erpals, en tránsitopor uno o más Países Miembros distintos del País Miembro de parlida. ( ... )"

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"Articulo 8.- Las Aduanas de los Países Miembros pennitirán la libre circulación de los medios de transporte y unidades de carga, con arreglo a las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico comunitario y los Convenios Internacionales y Convenios Bilaterales de transporte suscritos por los Palses Miembros que sean compatibles con el primero."

(. . . )

"Articulo 10.- No podrán ser objeto de tránsito aduanero comunitario las mercancías cuya importación esté prohibida expresamente en el ordenamiento jurídico comunitario; o cuya prohibición por razones de moralidad, seguridad o protección de fa vida y salud de personas, plantas o animales u otros, esté contemplada en éste; y, las mercancfas consideradas como

productos sensibles de acuerdo con lo establecido mediante Resolución de la Secretaria General. Asimismo, no serán objeto de tránsito aduanero comunitario las mercanclas cuya importación esté prohibida expresamente en Tratados y Convenios Internacionales o en las legislaciones de los Países Miembros compatibles con el ordenamiento jurfdico comunitario. En el caso de las mercancfas que sean de prohibida importación en un Pals Miembro de tránsito, pero no en el País Miembro de partida o de destino, la aduana del País Miembro de tránsito podrá autorizar e/ tránsito, otorgándole el tratamiento de Producto Sensible. Los Países Miembros comunicarán a la Secretaria General de la Comunidad Andina la relación de mercancías de prohibida importación vigente según sus legislaciones internas y ésta a su vez las comunicará a los organismos de enlace y a las autoridades aduaneras para su correspondiente publicación. La lista de los Productos Sensibles será aprobada mediante Resolución, en la que se indicará sus mecanismos de actualización. No obstante, dicha comunicación y publicación no prejuzgarán necesariamente respecto de fa compatibilidad de la prohibición con el ordenamiento jurídico andino. "

( .. .)

"Artículo 19.- En caso que el transporte se inicie en un tercer pals, la aduana de entrada al territorio aduanero comunitario actuará como aduana de partida y aplicará el procedimiento dispuesto en el presente Capítulo".

(. . . )

"Articulo 54.- La autoridad aduanera de cada Pals Miembro conocerá y adoptará las medidas cautelares que sean necesarias; y sancionará las infracciones contra las disposiciones contenidas en esta Decisión, sus modificatorias o complementarias, cometidas en su territorio, en el curso de una operación de tránsito aduanero comunitario o con ocasión de la misma, de confonnidad con las nonnas comunitarias correspondientes".

( ... )

"Artículo 56.• Constituirán infracción específica al régimen de tránsito aduanero comunitario, sin petjuicio de las infracciones establecidas con carácter general en la legislación aduanera comunitaria: a) Incurrir en inexactitud o error en los datos consignados en el DUA, cuando estos conlleven avariar el monto que garantice adecuadamente los derechos e impuestos, la obtención de unbeneficio al cual no se tiene derecho o el incumplimiento de los requisitos exigidos para elTránsito Aduanero Comunitario.b) Transitar por rutas diferentes a las autorizadas por las administraciones aduaneras de cadaPaís Miembro.c) No infonnar a la autoridad aduanera, de las incidencias ocurridas durante el tránsito aduanerocomunitario;d) No infonnar a la administración aduanera, de la ruptura accidental de precintos y marcas deidentificación aduaneros ocurrida durante el tránsito aduanero comunitario;e) No presentar las mercancías, las unidades de carga o el medio de transporte, en las aduanasde paso de frontera.f) No presentar las mercancfas, las unidades de carga o el medio de transporte, en la aduana dedestino dentro del plazo establecido por la aduana de partida y señalado en la declaraciónaduanera;

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2. No procede la interpretación del Artículos 4, 7 y 19 de la Decisión 399al tratarse las normas de homologación de autorizaciones ydocumentos, tipos de tráfico y certificado de idoneidad que debe poseerel transportista, mientras que el caso concreto está relacionado contransporte internacional de mercancía. Si procede, la interpretación delos artículos 22, 169 y 177 de la citada Decisión por tratarse de temasde transporte internacional de mercancía, relacionados al caso enanálisis.

3. No procede la interpretación de los artículos 67 y 72 de la Decisión 617,ya que no se analiza la red de transmisión electrónica de datos ni setrata sobre la sustitución de la Decisión 477 en el caso interno. Procedela interpretación de los artículos 2,3,7,8, 1 O, 19,54, 56 y 57 de la Decisión617 de la Comisión de la Comunidad Andina.

g) Presentar diferencias injustificadas en cantidad y peso en los controles que efectúen lasaduanas de paso de frontera o de destino, con respecto al contenido en la declaración aduanera;h) Presentar diferencias, en los controles efectuados en las aduanas de paso de frontera y en laaduana de destino, entre la clase de mercancía verificada y la declarada;i) Presentar en la aduana de destino, para efectos del ingreso de la mercancla a los lugareshabilitados, documentos soportes distintos de los entregados en la aduana de partida para laaprobación del tránsito aduanero comunitario;j) Presentar en la aduana de paso o de destino los medios de transporte o unidades de cargacon los precintos o marcas de identificación aduanera, rotos, adulterados o violados;k) Presentar un precinto o marcas de identificación aduaneras diferentes al debidamenteautorizado;1) Utilizar firmas y sellos de funcionarios aduaneros en el DUA, declarados como falsos por laautoridad competente de cada Pals Miembro; ym) Utilizar medios de transporte y unidades de carga distintos a los autorizados por la aduanapara el tránsito aduanero comunitario".

"Artículo 57.- Las sanciones administrativas que se aplicarán a las infracciones previstas en el artículo anterior, podrán ser pecuniarias, de suspensión o de cancelación de la autorización para el ejercicio del tránsito aduanero comunitario, conforme con la reglamentación que para el efecto expida fa Secretaria General de la Comunidad Andina, mediante Resolución, previa consulta con el Comité Andino de Asuntos Aduaneros. La autoridad aduanera de cada Pais Miembro aplicará las sanciones por la comisión de las infracciones previstas sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal, fiscal o cambiarla que puedan derivarse de las conductas o hechos investigados. El procedimiento aplicable para la imposición de las sanciones, así como las condiciones administrativas para el cobro de las mismas, se regirán por las disposiciones contempladas en la legislación interna de cada uno de los Países Miembros".

(. .. )

"Artículo 67.- Las autoridades aduaneras de los Pafses Miembros establecerán una red de transmisión electrónica de dalos entre ellas, y adoptarán los formatos electrónicos y esquema de seguridad, con el objeto de facilitar la aplicación de los procedimientos de gestión del tránsito aduanero comunitario y los mecanismos de control establecidos en los arllculos 18, 30 y 34 de la presente Decisión".

(.. . )

"Articulo 72.- La presente Decisión sustituye la Decisión 477 de la Comisión de la Comunidad Andina"

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4. De oficio se interpretarán los artículos 1 y 17 de la Decisión 6176 de laComisión de la Comunidad Andina para analizar el tema de la aduanade destino, partida y lo que se entiende por mercancía comunitaria.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Supranacionalidad de la Legislación Comunitaria y el Principio delComplemento Indispensable.

2. Ámbito de aplicación del régimen de tránsito aduanero comunitario.Operaciones de Tránsito Aduanero Comunitario (Decisión 617).

3. Conceptos de Aduana de partida, de paso de frontera y de destino.4. Conceptos de mercancías comunitarias y mercancías no

comunitarias.

6 Decisión 617 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

"Articulo 1.- Para los efectos de la presente Decisión se entiende por: Aduana de Destino: La aduana de un Pafs Miembro donde termina una operación de tránsito aduanero mtemacional. Aduana de Partida: La aduana de un País Miembro donde comienza una operación de tránsito aduanero internacional. Aduana de Paso de Frontera: Toda aduana de un País Miembro ubicada en una de sus fronteras, que no siendo ni la de partida ni la de destino. interviene en el control de una operación de tránsito aduanero internacional.

Control Aduanero: El conjunto de medidas adoptadas por una aduana para asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que ésta está en obligación de aplicar. ( ... )

Mercancía: Todo bien susceptible de ser transportado y sujeto a regfmenes aduaneros. ( ... )"

(. . . )

"Articulo 17.- Las mercancías que se declaran en Tránsito Aduanero Comunitario están sujetas, en la aduana de partida para la aceptación del régimen, al cumplimiento de los siguientes requisitos y formalidades, que deberán, en su caso, quedar establecidas en la declaración aduanera que la Decisión sobre el Documento Único Aduanero (DUA) adopte, de acuerdo con lo previsto en la presente Decisión:

a) Verificar si las mercancías son o no de origen comunitario de conformidad con ladocumentación y declaración aduanera recibida;b) Establecer las rutas y los plazos dentro de los cuales deberán ser presentadas en la aduanade paso de frontera y de destino;c) Determinar las aduanas de paso de frontera y la aduana de destino final;d) Someterse a verificación de carga y medios de transporte de acuerdo con lo establecido en lapresente Decisión y en la Decisión 57 4 sobre Control Aduanero, sus modificatorias o ampliatoriasy demás normas que la modifiquen, complementen o sustituyan;e) Someterse al precintado o establecimiento de marcas de identificación aduanera u otrasmedidas de control;f) Presentación de los documentos anexos establecidos en el artículo 12 de la presente Decisión;y g) Otros requisitos y formalidades de acuerdo con las características de la operación de tránsitoaduanero comunitario, del medio de transporle, unidad de carga y la mercancía transportada,previstas en disposiciones comunitarias':(... )

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5. Requisitos y formalidades para la aceptación del reg1men detránsito aduanero comunitario en la aduana de partida que iniciacon el envio del "Aviso de Partida" a las aduanas de paso defrontera y de destino.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Supranacionalidad de la Legislación Comunitaria y el Principio delComplemento Indispensable

1.1. La demandante afirma que la mercancía en cuestión no se encuentracatalogada como mercancía prohibida para la importación. Si bien enColombia existe una restricción para el ingreso de camisas, pantalones,suéteres, cortinas, sábanas, bóxer, pañoletas, pijamas, medias,conjuntos panty, brasier, bolsos, top dama, faldas, material publicitariopor la Aduana de Cartagena, ésta no ha sido comunicada a laComunidad Andina y por tanto no se puede aplicar tal prohibición. LaDirección de Impuestos y Aduanas Nacionales al respecto afirma quecorrespondía el decomiso y aprehensión de la mercancía puesto quese realizó por una aduana de ingreso no autorizada para esamercancía.

1.2. Sobre dicha afirmación, debe hacerse mención al Artículo 10 de la Decisión 617, mediante el cual se prohibe el tránsito de mercancías cuya importación esté prohibida expresamente en el ordenamiento jurídico comunitario; o cuya prohibición por razones de moralidad, seguridad o protección de la vida y salud de personas, plantas o animales u otros, esté contemplada en éste. Asimismo, no serán objeto de tránsito aduanero comunitario las mercancías cuya importación esté prohibida expresamente en Tratados y Convenios Internacionales o en las legislaciones de los Países Miembros compatibles con el ordenamiento jurídico comunitario.

1.3. En el caso de mercancías que sean de prohibida importación en un País Miembro de tránsito, pero no en el País Miembro de partida o de destino, la aduana del País Miembro de tránsito podrá autorizar el mismo, otorgándole el tratamiento de producto sensible.

1.4. Los Países Miembros comunicarán a la Secretaría General de la Comunidad Andina la relación de mercancías de prohibida importación vigente según sus legislaciones internas y ésta a su vez las comunicará a los organismos de enlace y a las autoridades aduaneras para su correspondiente publicación.

1.5. En ese sentido, atendiendo a que la mercancía que se ha incautado no resulta prohibida en Colombia, ni aparece que haya sido declarada sensible, sino que, a decir de la autoridad colombiana el ingreso de la misma se dio por una aduana no autorizada (Cartagena). Máxime si,

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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

J

del argumento de la demandada se advierte que de acuerdo con la normativa nacional los ingresos de mercancías de rubro camisas, pantalones, suéteres, cortinas, sábanas, bóxer, pañoletas, pijamas, medias, conjuntos panty, brasier, bolsos, top dama, faldas, material publicitario tienen que ser ingresadas por la Aduana Marítima de Barranquilla y no por la de Cartagena como sucedió.

De lo expuesto, se collge que no existe norma comunitaria referida a la restricción o catalogación de las Aduanas en Colombia. En ese sentido, el Tribunal en el Proceso 154-IP-2013 ha emitido pronunciamiento respecto del principio de complemento indispensable. En la normativa comunitaria se consagra lo que algunos tratadistas denominan "norma de clausura"7

, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que "la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del 'complemento indispensable' para medir hasta dónde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser 'estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen'( ... ) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, 'la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior o posterior a la norma integracionista'.

En este marco, se ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho comunitario y las normas de derecho internacional.

Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que "no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas". (Proceso 10-

Pablo Navarro, Carlos Alchourrón, George Henrik Von Wright, entre otros, se refieren a las Normas de clausura. Pablo Navarro advierle, acerca de estas normas, que éstas "tienen por función completar un determinado sistema normativo y, en ese sentido, su impacto principal es el ámbito de las lagunas de los sistemas normativos". "NORMAS PERMISIVAS Y CLAUSURA DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS". Disponible en Internet: hltp:llwww.udg.edu/LinkClick.aspx?filet,ckel=iAxc0%2FcGINQ%3D&tabid=9724&/anguage=ca­ES.

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IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 177 de 20 de abril de 1995).

1.1 O. Es decir, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias y peor aún establecer restricciones no contempladas en la legislación comunitaria.

1.11. No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el Derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

1.12. El ordenamiento comunitario goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este marco ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho comunitario y las normas de Derecho internacional, también prevalece el Derecho comunitario andino.

1.13. Un punto fundamental al analizar el pnnc1p10 de Supremacía del Derecho comunitario andino es el principio de "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino", que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico.

1.14. El Tribunal, acerca del prmc1p10 de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente:

"En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento

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jurídico de la Comunidad -tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales." (Proceso 01-Al-2001. Sentencia del 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial 818, de 23 de julio de 2002).

Sin embargo, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos sobre Transporte Internacional de Mercancías no comprendidos en la norma comunitaria andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al eiercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria. En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria.

1.15. Se deberá establecer y verificar si la Dirección Seccional de Impuestos de Maicao al aplicar la restricción de ingreso de mercancías consistentes en camisas, pantalones, suéteres, cortinas, sábanas, bóxer, pañoletas, pijamas, medias, conjuntos panty, brasier, bolsos, top dama, faldas, material publicitario, violó o no la legislación comunitaria que regula expresamente el Régimen Aduanero de Tránsito Comunitario por aplicar una restricción contenida en una norma nacional. Deberá también la Sala establecer y verificar si la restricción de ingreso de zapatos por la Aduana de Barranquilla fue o no notificada a la Secretaria General de la Comunidad Andina como lo dispone el Artículo 10 de la Decisión 617 y si la Administración de Maicao consideró esta situación para dictar la Resolución de decomiso.

2. Ámbito de aplicación del Régimen de Tránsito AduaneroComunitario. Operaciones de Tránsito Aduanero Comunitario(Decisión 617)

2.1. Afirma la actora que en aplicación del Artículo 3 de la Decisión 617, así Venezuela no sea parte de la Comunidad Andina, era viable realizar la operación de tránsito aduanero comunitario, ya que, si bien se retiró en el año 2006, cesan sus derechos y obligaciones derivados de su condición de País Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el programa de liberación de la subregión, por un plazo de cinco años.

2.2. El Articulo 2 de la Decisión 617 indica que las mercancías transportadas bajo Régimen de Tránsito Aduanero Comunitario serán

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admitidas en el territorio aduanero nacional de los Países Miembros con suspensión del pago de los derechos e impuestos y recargos eventualmente exigibles, mientas permanezcan bajo este mismo régimen.

2.3. En el presente caso nos encontramos frente a un régimen especial aduanero en el cual, a diferencia del régimen de importación a consumo, la obligación tributaria aduanera se encuentra suspensa del pago de derechos, impuestos y recargos, por cuanto las mercancías han sido destinadas por voluntad del importador en Tránsito Aduanero Comunitario Internacional con destino a otro país, sea Miembro de la Comunidad Andina o un tercero no miembro.

2.4. Mientras dure el Tránsito Aduanero, las mercancías se hallan bajo la potestad aduanera, es decir, sujetas a todos los actos de control y vigilancia, hasta que las mismas hayan llegado a la aduana de salida, se haya cancelado la operación y hayan abandonado el País, todo con sujeción a las normas establecidas en la Decisión 617 y a las normas internas complementarias que no se encuentren en contradicción con la Decisión comunitaria.

2.5. Por su parte el Articulo 3 de la Decisión 617, manifiesta que las disposiciones de la presente Decisión regirán para las operaciones de tránsito de mercancías, medios de transporte y unidades de carga que utilizando uno o más modos de transporte, se realicen al amparo del Régimen de Tránsito Aduanero Comunitario:

2.5.1. Desde una aduana de partida de un País Miembro hasta una aduana de destino de otro País Miembro;

2.5.2. Desde una aduana de partida de un País Miembro con destino a un tercer país, en tránsito por uno o más Países Miembros distintos del de la aduana de partida;

2.5.3. Desde una aduana de partida hasta una aduana de destino ubicadas en el mismo País Miembro, siempre que se transite por el territorio de otro País Miembro;

2.5.4. En caso presente la operación de Tránsito Aduanero Comunitario, aunque se inició en Panamá, la mercancía fue manifestada en Tránsito de la Aduana de Cartagena, la misma que se transformó en Aduana de salida, con destino final a Maracaibo, Venezuela, debiendo pasar por la Aduana de Maicao. Esta operación de Tránsito Aduanero Comunitario se la realizó amparada y de conformidad a la Decisión 617, motivo por el cual la Aduana de Cartagena una vez cumplidos y verificados los requisitos exigibles por la normativa comunitaria autorizó el Régimen de Tránsito.

2.5.5. El hecho de que Venezuela era o no miembro de la Comunidad Andina a la fecha en que se efectúo el tránsito, es irrelevante, la

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operación se encontraba garantizada y amparada en los literales bien sea el a) o el b) del Artículo 3 de la Decisión 617.

2.6. El Artículo 9 de la Decisión 617, autoriza a los medios de transporte y carga a circular por vías y cruces o pasos de frontera habilitados de conformidad con la norma comunitaria y subsidiariamente por las que determinen las autoridades nacionales.

2.7. En efecto, estas normas no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el Derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

2.8. Se debe determinar y verificar si la Administración de Aduanas de Maicao, para aprehender las mercancías consistentes en camisas, pantalones, suéteres, cortinas, sábanas, bóxer, pañoletas, pijamas, medias, conjuntos panty, brasier, bolsos, top dama, faldas, material publicitario, cumplió lo siguiente: 1) Observó o no el ámbito de aplicación de la Decisión 617, para lo cual debió tomar en cuenta el hecho de si se trataba de un Régimen de Tránsito Aduanero o de un Régimen de Importación a Consumo; 2) Si además tomó en cuenta yverificó si la restricción de acceso de camisas, pantalones, suéteres, cortinas, sábanas, bóxer, pañoletas, pijamas, medias, conjuntos panty, brasier, bolsos, top dama, faldas, material publicitario por la Aduana de Barranquilla abarcaba a los regímenes aduaneros especiales o solo tuvo vigencia para las mercancías declaradas al Régimen de Consumo; y 3) Finalmente, en el caso de comprobarse que la restricción era también para el Régimen de Tránsito, se tomó o no en cuenta si la norma interna que estableció la restricción se encontraba o no en conformidad con la Decisión 617, para lo cual debió tomar en cuenta el principio de supremacía normativa que rige en la Comunidad Andina.

3. Conceptos de Aduana de partida, de paso de frontera y de destino

De los antecedentes del caso, se advierte que el hecho generador es la introducción de mercancías al País bajo el Régimen de Tránsito aduanero que realizaba la empresa colombiana SUTRANSCOOP que tiene como punto de partida Panamá y como destino la ciudad de Maracaibo en Venezuela, afirmando la autoridad que Panamá no es País Miembro de la Comunidad Andina. En razón a ello debe tomarse en cuenta que la Operación de Tránsito Aduanero Comunitario se encuentra definida en el glosario de términos de la Decisión 617 como:

"Es el transporte de mercancías, medios de transporte y unidades de carga, que se realiza en el territorio aduanero comunitario desde una aduana de partida hasta una aduana de destino en una misma operación, en el curso de la cual se cruzan una o varias fronteras de

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los Países Miembros, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente Decisión, así como a las demás normas comunitarias y nacionales complementarias o conexas".

De igual modo, el glosario de términos de la Decisión 617 contiene la clasificación de los tipos de Aduanas empleadas para tal operación al amparo de la norma de Tránsito Aduanero Comunitario:

Aduana de Partida: La aduana de un País Miembro donde comienza una operación de tránsito aduanero comunitario. Aduana de Paso de Frontera: La aduana de un País Miembro, ubicada en una de sus fronteras, que interviene en el trámite de una operación de tránsito aduanero comunitario por la cual las mercancías cruzan con motivo de tal operación. Aduana de Destino: La aduana de un País Miembro donde termina una operación de tránsito aduanero comunitario.

De modo que, según lo expuesto, se afirma que la norma andina contempla tres estadios pasivos de control aduanero de dicha operación de tránsito comunitario.

3.1. Aduana de Partida

3.1.1. Para el caso que es materia de análisis, el tránsito se inicia en Cartagena como Aduana de Partida, donde se cumplieron las formalidades y requisitos aduaneros previos a conceder el Régimen de Tránsito Comunitario, debiéndose observar y aplicar la Decisión 617.

3.2. Aduana de paso de frontera

3.2.1. Las aduanas de paso de frontera - de acuerdo con los artículos 17 y 23 de la Decisión 617- están facultadas a verificar las marcas de identificación aduanera, códigos y estado de los precintos aduaneros y asegurarse que la unidad de carga y el medio de transporte no tengan señales de haber sido forzados o violados, dejando constancia de la revisión realizada sobre la declaración aduanera. Sólo en caso de sospecha de irregularidades aduaneras se podrá realizar la verificación física de mercancías dejando la constancia correspondiente.

3.2.2. La normativa andina establece que las autoridades de Aduana de paso de frontera deberán remitir un "Aviso de Paso de Frontera" a las aduanas de partida y de destino, tan pronto como haya concluido su revisión. El aviso de paso de frontera deberá incluir las incidencias que hayan podido producirse y estén recogidas en el ejemplar correspondiente de la declaración aduanera que la Decisión sobre el Documento Único Aduanero (DUA) adopte.

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3.2.3. La Sala consultante deberá verificar si la Administración de Aduanas de Maicao como Aduana de Destino, llevo a cabo o no sus actuaciones de acuerdo a la Decisión 617 para que se cumpla a cabalidad el Tránsito Aduanero Comunitario e Internacional o si por el contrario incumplió sus deberes y obligaciones.

3.3. Aduana de destino

3.3.1 Terminada la operación de tránsito aduanero la Aduana de destino dejará constancia en la declaración aduanera de las actuaciones practicadas y enviará en forma inmediata el "Aviso de fin de tránsito" a las aduanas de partida, de garantía y las aduanas de paso de frontera.

3.3.2 De modo que, de acuerdo con los antecedentes del caso, la Sala consultante deberá considerar que sólo resultan aplicables las disposiciones de la norma andina a la operación de tránsito comunitario correspondiente al recorrido realizado por el territorio de los Países Miembros y no necesariamente respecto de la Aduana de Partida. En el caso materia de análisis, el inicio de la operación de tránsito comunitario se dio en un Tercer país (Panamá), siendo la Aduana de partida para nuestro cuerpo normativo la Aduana de Cartagena.

4. Conceptos de mercancías comunitarias y mercancías nocomunitarias

4.1. En el caso expuesto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionalescontestó la demanda afirmando que se ha probado que las mercancíastransportadas por SUTRANSCOOP e introducidas era camisas,pantalones, suéteres, cortinas, sábanas, bóxer, pañoletas, pijamas,medias. conjuntos panty, brasier, bolsos, top dama, faldas, materialpublicitario procedente de Panamá, lo cual contraviene la prohibicióncontenida en el Articulo 502 del Decreto 2685/99, que sólo permite elacceso de dichas mercancías por la Aduana de Barranquilla.

4.2. El glosario de términos de la Decisión 617 define la carga o mercancíacomo a todos los bienes susceptibles de ser clasificados por la NANDINAy que se encuentran sujetos a control aduanero. Dicha norma contieneademás una clasificación de los tipos de mercancías que transitan alamparo de la norma de Tránsito Aduanero Comunitario, como sigue:

Mercancías Comunitarias

a. Las mercancías obtenidas, elaboradas, transformadas oproducidas en el territorio aduanero comunitario y que cumplen conlas normas de origen establecidas en la Comunidad Andina; y

b. Las mercancías importadas para el consumo y en libre circulaciónen el territorio aduanero comunitario.

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Mercancías No Comunitarias

a. Las mercancías que no cumplen los requisitos para serconsideradas como mercancías comunitarias.

b. Las mercancías que pierdan su condición de comunitarias al serexportadas a titulo definitivo fuera del territorio aduanerocomunitario.

4.3. La clasificación antes reseñada surge del origen de los productos sujetos a control aduanero con énfasis en el origen de los mismos y que están contempladas por las normas establecidas por la Comunidad Andina. Cabe precisar que, aún con dicha clasificación, el Artículo 1 O de la Decisión 617 refiere que no podrán ser objeto de tránsito aduanero comunitario las mercancías cuya importación esté prohibida expresamente en el ordenamiento jurídico comunitario; o cuya prohibición por razones de moralidad, seguridad o protección de la vida y salud de personas, plantas o animales u otros, esté contemplada en éste; y, las mercancías consideradas como productos sensibles de acuerdo con lo establecido mediante Resolución de la Secretaría General. Asimismo, no serán objeto de tránsito aduanero comunitario las mercancías cuya importación esté prohibida expresamente en Tratados y Convenios Internacionales o en las legislaciones de los Países Miembros compatibles con el ordenamiento jurídico comunitario.

4.4. La Sala Consultante deberá analizar si la Administración de Aduanas de Maicao al expedir su Resolución de decomiso, violó o no la Decisión 617 al no considerar que las mercancías en Tránsito consistentes en camisas, pantalones, suéteres, cortinas, sábanas, bóxer, pañoletas, pijamas, medias, conjuntos panty, brasier, bolsos, top dama, faldas, material publicitario no eran comunitarias.

5. Requisitos y formalidades para la aceptación del régimen detránsito aduanero comunitario en la aduana de partida que se iniciacon el envío del "Aviso de Partida" a las aduanas de paso defrontera y de destino

5.1. El caso que es materia de análisis es una operación de transporte demercancías y de tránsito aduanero que se inicia en un tercer país -Panamá-, prosiguiendo por vía terrestre por la ciudad de Cartagena -Colombia con destino a la ciudad de Maracaibo - Venezuela.

5.2. La Decisión 617 en su Artículo 17 establece como requisitos yformalidades para la aceptación del Régimen de Tránsito Comunitariopor la Aduana de Partida, los siguientes:

a) Verificar si las mercancías son o no de origen comunitario deconformidad con la documentación y declaración aduanerarecibida;

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b} Establecer las rutas y los plazos dentro de los cuales deberán serpresentadas en la aduana de paso de frontera y de destino;

c} Determinar las aduanas de paso de frontera y la aduana dedestino final;

d) Someterse a verificación de carga y medios de transporte deacuerdo con lo establecido en la presente Decisión y en laDecisión 574 sobre Control Aduanero, sus modificatorias oampliatorias y demás normas que la modifiquen, complementen osustituyan;

e) Someterse al precintado o establecimiento de marcas deidentificación aduanera u otras medidas de control;

f) Presentación de los documentos anexos establecidos en elArticulo 12 de la presente Decisión; y

g) Otros requisitos y formalidades de acuerdo con las característicasde la operación de tránsito aduanero comunitario, del medio detransporte, unidad de carga y la mercancía transportada,previstas en disposiciones comunitarias.

5.3. Una vez verificado la concurrencia de los requisitos del régimen de tránsito aduanero previstos en el Articulo 17 antes expuesto, la aduana de partida conservará el ejemplar a ella destinado y devolverá los otros ejemplares al Transportista o al Obligado Principal, procediendo a notificar en forma inmediata la operación de tránsito aduanero comunitario que se ha iniciado, mediante el envio del "Aviso de Partida" a las aduanas de paso de frontera y de destino.

5.4. Se deberá verificar si las mercancías objeto de esta operación de tránsito aduanero comunitario, llegaron a la Aduana de Destino (Maicao) por las rutas habilitadas que fueron permitidas por la autoridad de la Aduana de Partida, debiéndose tener cuidado en no confundir lo que significa ingreso al territorio aduanero de mercancías no comunitarias extranjeras por un lugar no habilitado y sin control y vigilancia aduanera (contrabando); e ingreso por una Aduana que siendo un puerto habilitado para recibir mercancías extranjeras tenia restricción para ingresar algún tipo de mercancías (restricción administrativa por control aduanero).

5.5. Deberá también verificarse si la autoridad aduanera de Cartagena estaba o no facultada para aprehender ellos mismos las mercancías arribadas con restricción de ingreso por ese puerto antes de conceder el tránsito, o si estaba facultada para ordenar su reembarque antes de disponer y autorizar el tránsito aduanero comunitario.

5.6. Se deberá verificar si la Administración de Maicao, al investigar y dictar la Resolución de decomiso y una vez que verificó el cumplimiento de los requisitos y formalidades para que se cumpla el Tránsito Comunitario, violó o no la Decisión 617 al ordenar el decomiso.

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En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2008-00138-01, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estat

b_el Tribunal.

�L(� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

MAGISTRADA

�-------

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

20

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I 6 f

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 20 de octubre de 2016

Proceso

Asunto

Consultante

Expediente interno del Consultante

Referencia

Magistrado Ponente

VISTOS

105-IP-2016

Interpretación Prejudicial

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República de Ecuador

17811-2013-4691

Marcas involucradas COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) y FAMILIA (denominativa)

Hugo Ramiro Gómez Apac

El Oficio del 18 de diciembre de 20151, recibido el 23 de febrero del 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República de Ecuador solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 81, del Literal h) del Articulo 82, del Literal a) del Articulo 83 y de los Artlculos 102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de los Artículos 134, 135, 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-4691; y,

El Auto del 1 O de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Este oficio no se encuentra identificado con un número, solo se verifica la fecha del mismo.

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Demandante

Demandados

Tercero Interesado :

Proceso 105-IP-2016

KIMBERL Y CLARK WORLDWIDE INC.

Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual

Director Nacional de Propiedad Intelectual

Procurador Nacional del Estado

PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.

2. Hechos relevantes:

2.1. El 17 de diciembre de 2004, KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. (en adelante, KIMBERL Y CLARK), titular de la marca denominativa FAMILIA, inscrita bajo el Registro Nro. 735-76, demandó la nulidad de la marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa), inscrita con Título 16380-02 a favor de PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. (en adelante, FAMILIA SANCELA), que distingue productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.2

2.2. El 26 de mayo de 2006, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (en adelante, el JEPI) contestó la demanda.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

2

El 14 de mayo 2015, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República de Ecuador dispuso suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda de KIMBERL Y CLARK:

El 30 de noviembre de 2000, PRODUCTOS FAMILIA DEL ECUADOR S.A., quien luego cambió de nombre a PRODUCTOS FAMILIA SANCELADEL ECUADOR S.A., solicitó el registro de la marca COCINA FAMILIAULTRA (denominativa) para distinguir productos de la Clase 16 de laClasificación Internacional de Niza.

Pese a haber formulado oposición contra el registro de la marca antes referida, esta se concedió sin considerar que es un signo desprovisto de carácter distintivo, al estar registrada con anterioridad la marca FAMILIA (denominativa), con Titulo 735 del 9 de marzo de 1976, que distingue

Clase 16: todos y cada uno de los productos comprendidos en esta clase.

2

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I (J

Proceso 105-IP-2016

productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza3, cuyo actual titular es KIMBERLY CLARK.4

3.3. Los términos COCINA y ULTRA, que conforman el signo cuya nulidad se solicita, son términos descriptivos que no pueden ser registrados como marcas, debido a su estrecha relación con los productos que se pretende proteger.

3.4. La marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) fue concedida en contravención del Articulo 81, del Literal h) del Articulo 82 y el Literal a) del Articulo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del Artículo 134, del Literal i) del Articulo 135 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.5. Por lo senalado, solicita que se declare la nulidad de la marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa), de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 113 de la Decisión 344 y el Articulo 172 de la Decisión 486.

4. Argumentos de la contestación del IEPI:

4.1. Niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda y solicita su improcedencia, por carecer de fundamento legal las pretensiones de KIMBERL Y CLARK.

4.2. Alega la legalidad y total validez de la marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa), con Titulo 16380-02.

4.3. Impugna las pruebas que llegare a presentar KIMBERL Y CLARK en todo lo que tuviere de ilegal e improcedente.

5.

5.1.

3

4

Argumentos de la contestación de FAMILIA SANCELA:

FAMILIA SANCELA es una compañia relacionada con PRODUCTOS FAMILIA S.A., en tanto que esta última es su único accionista. PRODUCTOS FAMILIA S.A. es la actual propietaria de la marca cuestionada, en virtud de un contrato de cesión, siendo que la solicitud de transferencia fue presentada al IEPI el 27 de abril de 2005; no obstante, ambas empresas concurren al proceso, en caso de considerarse que el registro no se transfiere frente a terceros, hasta que quede inscrita tal transferencia.

Clase 16: productos sanitarios de papel, especialmente toallas de papel, servilletas de papel, pal\uelos de papel y papel higiénico.

La marca indicada fue solicitada por SCOTI PAPER COMPANY, quien cambió de nombre a KIMBERLY CLARK TISSUE COMPANY; asimismo, esta última empresa transfirió la marca a favor de KIMBERLY CLARK CORPORATION, quien a su vez la transfirió a KIMBERLY CLARK WORLDWJDE INC., su actual titular.

3

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Proceso 105-lP-2016

5.2. PRODUCTOS FAMILIA S.A. es titular en Ecuador de más de veinte registros de la marca FAMILIA y de otras marcas y nombres comerciales esencialmente derivados de ella desde el año 1977, constituyendo también una familia de marcas, por lo que tiene derechos adquiridos sobre esa denominación. FAMILIA SANCELA mantiene una licencia de uso respecto de las marcas en comentario.

5.3. FAMILIA es una marca notoria en el mercado que identifica los productos que fabrican y comercializan PRODUCTOS FAMILIA S.A. y FAMILIA SANCELA. En el año 2001, en el que se solicitó el registro de la marca materia de nulidad5, dicha marca ya constituia una de las más recordadas por el consumidor ecuatoriano.

5.4. El registro cuya nulidad se pretende fue emitido el 28 de mayo de 20026,

rechazándose la oposición interpuesta con base en la marca FAMILIA (denominativa), al advertirse la existencia de otros registros con la denominación FAMILIA, por lo que se concluyó que la denominación COCINA FAMILIA ULTRA pretendía ampliar la protección de tales registros.

5.5. Deduce la incompetencia del Tribunal Contencioso Administrativo, en tanto que la competencia sobre el caso le corresponde al IEPI, y, en caso que sea rechazada, alega la excepción de litispendencia, de violación de trámite y la consecuente nulidad del proceso.

5.6. El signo cuya nulidad se pretende no carece de falta de distintividad intrínseca o extrínseca. Aun en el caso de que el signo hubiera carecido de distintividad intrlnseca, ya tendría distintividad adquirida.

5.7.

5.8.

5

8

La marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) no podrla provocar engaño o confusión en el consumidor, cualificado como un engaño público que constituya una causal de nulidad absoluta, principalmente porque la marca constituye un signo que estaba previamente registrado a nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A.

El registro de la marca FAMILIA (denominativa) de propiedad de KIMBERL Y CLARK nunca ha sido usado, por lo que ha sido cancelado en primera instancia por falta de uso. Por tanto, en la práctica resulta imposible que exista alguna posibilidad de confusión que perjudique a KIMBERL Y CLARK.

De conformidad con el Titulo 16380-02 que obra en el expediente, dicha marca fue solicitada el 30 de noviembre de 2000.

De conformidad con el Titulo 16380-02 que obra en el expediente, la marca cuya nulidad se pretende fue otorgada el 11 de diciembre de 2001.

4

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I b

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5.9. Las palabras COCINA y ULTRA no guardan ninguna relación con los productos de la Clase 16 y en ningún caso la marca cuestionada es genérica ni descriptiva en relación a tales productos

5.1 O. La mala fe de KIMBERL Y CLARK es tan evidente que ha demorado más de veinticinco años en percatarse de la supuesta nulidad de los múltiples registros que poseen sobre la marca FAMILIA.

5.11. En los últimos años KIMBERL Y CLARK ha enfrentado una pérdida de participación en el mercado frente a PRODUCTOS FAMILIA S.A. y FAMILIA SANCELA, por lo que, como reacción y oposición a ello, utiliza prácticas abiertamente desleales y ajenas a las reglas de la libre competencia, como esta acción, a fin de obstaculizar sistemáticamente el mercado a su principal competidor.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 81,del Literal h) del Artículo 82, del Literal a) del Artículo 83 y de los Artículos102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 7 y

1 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

"Art/cu/o 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos osimilares de otra persona."

"Articulo 82.-No podrán registrarse como marcas los signos que:

(. . . ) h) Puedan engallar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, lanaturaleza, el modo de fabricación, las caracterlsticas o cualidades o la aptitud para el empleo delos productos o servicios de que se trate;

f ... r

"Articulo 83.-Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marcaanteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o

servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error;( .. .)"

"Articulo 112.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.·

"Articulo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parle interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las parles interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos pf8viamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mata fe, entre otros, tos siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca

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de los Articulas 134, 135, 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. En el presente caso, se aprecia que la solicitud de registro de la marcaCOCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) fue presentada bajo la vigenciade la Decisión 344, por lo que al caso en concreto le son aplicables lasdisposiciones que se encuentran en dicha normas. Por tanto, procedeinterpretar el Literal a) del Articulo 83 y el Articulo 113 de la Decisión 344,en tanto que la controversia radica en la supuesta confusión entre lamarca cuya nulidad se pretende y una marca registrada con anterioridad.

3. No procede interpretar los siguientes articulas:

El Articulo 81 de la Decisión 344, por no ser materia de controversia la distintividad intrlnseca de la marca cuya nulidad se pretende. El Literal h) del Articulo 82 de la Decisión 344, en tanto que no se discute si la marca cuya nulidad se pretende es susceptible inducir a engaño respecto de la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o la aptitud para el empleo de los productos que distingue. El Articulo 102 de la Decisión 344, ya que no es relevante para el presente caso determinar cuándo se adquiere el derecho al uso exclusivo de una marca. Los Articulas 134, 135, 136 y 172 de la Decisión 486, conforme a lo señalado en el numeral 2 precedente.

4. De oficio procede interpretar el Literal d) del Articulo 82 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena9

, toda vez que KIMBERLYCLARK alegó el carácter descriptivo de los términos que conforman lamarca cuya nulidad se pretende.

a

9

extranjera. 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente articulo, podrán solicitarse en cualquier momento. •

Conforme al criterio sentado por el Tribunal en la linea jurisprudencia! desarrollada sobre el particular, que puede ser consultada de modo referencial en los Procesos 90-IP-2012 del 24 de octubre de 2012 y 108-IP-2012 del 3 de octubre de 2012.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

"Art/cu/o 82.• No podrán registrarse como marcas los signos que:

(... } d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio paradescribir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la �poca de producción u otros datos, caracterlsticas o infonnaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas aesos productos o servicios;

( .. . )" 6

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C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética,ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirectay de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

2. Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marcadenominativa simple.

3. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas. La marca débil.4. La marca derivada.5. Familia de marcas.6. La marca notoriamente conocida, su protección y su prueba.7. Familia de marcas y marcas derivadas provenientes de una marca

notoriamente conocida.8. La nulidad de un registro de marca.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudfonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusióndirecta, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo designos distintivos

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) y la marca FAMILIA (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Articulo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, especlficamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literales a), cuyo tenor es el siguiente:

1.2.

to

"Articulo 83.� Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de /os presentes impedimentos:

a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al públicoa error, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o

para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marcapuede inducir al público a error;

( ... )"

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.10

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

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a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero,riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que elconsumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea queestá adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, sepresenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o serviciodeterminado, en contra de la realidad de los hechos, un origenempresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen unarelación o vinculación económica.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor.

1.4. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen.

1.5. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:11

a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos enconflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia enlas raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también encuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar siexiste la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos enconflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o laspalabras, el número de silabas, las raíces, o las terminacionescomunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir enmayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos deldibujo o el concepto que evocan.

11 lbldem.

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1.6. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:12

a} La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa} y conceptual oideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidordifícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo haráen momentos diferentes.

c} El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibirel riesgo de confusión o asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar delconsumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo elproducto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio delconsumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya queestamos frente a productos que se dirigen a la población en general.

1.7. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marcadenominativa simple

2.1. En tanto que la acción de nulidad se sustenta en la presunta confusión entre las marcas COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa} y FAMILIA (denominativa}, es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que ambos signos están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.13

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individua/ o conjuntamente estructurados, que

12

13

lbldem.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 529-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

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integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.14

2.3. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho, no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico.15

2.4. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas: 16

a} Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante teneren cuenta las letras, las silabas o palabras que poseen una funcióndiferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entendercómo el signo es percibido en el mercado.

b} Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar,pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil dedistinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si seencuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisivapara fijar la sonoridad de la denominación.

d} Se debe determinar el elemento que impacta de una manera másfuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

2.5. En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del

14 lbfdem.

15 lbfdem.

18 lbfdem.

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conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: 11

a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. Laprimera palabra genera más poder de recordación en el públicoconsumidor.

b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con laextensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo generaltienen mayor impacto en la mente del consumidor.

c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con lasonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de lapalabra, esta podría tener mayor impacto en la mente delconsumidor.

d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidadcon los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor seala proximidad del signo evocativo con los productos o servicios queampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, tapalabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Laspalabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluirdel cotejo de marcas.

f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuentaotros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo esuna marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marcaderivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas,tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situaciónque le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinarla relevancia en el conjunto.

2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar si el cotejo se realizó de conformidad con las reglas señaladas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre las marcas COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) y FAMILIA (denominativa). Para dicho análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

17 lbldem.

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3. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas. La marcadébil

3.1. KIMBERL Y CLARK manifestó que las palabras COCINA y ULTRA que se verifican en la conformación de la marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) son términos descriptivos.

3.2. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.1e

3.3. El Literal d) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone:

·Articulo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:(. .. )

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda serviren el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, laprocedencia geográfica, la época de producción u otros datos,caracterlsticas o informaciones de los productos o de los servicios para loscuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresioneslaudatorias referidas a esos productos o servicios;r ... r

3.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas caracterlsticas no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca serla considerada débif .19

3.5. Si bien las normas transcritas prohíben el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas, estas palabras o partículas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca.

18

19

De modo referencial, ver Procesos 90-IP-2012 del 24 de octubre de 2012 y 336-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 setiembre de 2015.

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3.6.

3.7.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

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No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.20

Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos.

La marca derivada

FAMILIA SANCELA argumentó que PRODUCTOS FAMILIA S.A. es titular en Ecuador de más de veinte registros de la marca FAMILIA y de otras marcas y nombres comerciales esencialmente derivados de ella, por lo que tiene derechos adquiridos sobre dicha denominación. En este contexto, resulta pertinente abordar el tema de las marcas derivadas.

Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.21

Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 22

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.2ª

De modo referencial, ver Proceso 327-lP-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12.

De modo referencial, ver Procesos 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015, p.22, y 140-IP-2007 del 7 de diciembre de 2007, p.15.

De modo referencial, ver Proceso 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015, p.24.

lbldem, pp.24-25.

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4.5. Los criterios antes establecidos deben servir de base a efectos de determinar si una marca o un signo solicitado a registro es derivado de un signo registrado previamente.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

24

25

Familia de marcas

FAMILIA SANCELA argumentó que PRODUCTOS FAMILIA S.A. es titular en Ecuador de más de veinte registros de la marca FAMILIA y de otras marcas y nombres comerciales esencialmente derivados de ella, los cuales constituyen a su vez una familia de marcas, por lo que tiene derechos adquiridos sobre dicha denominación.

Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo origen empresarial. 24

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.25

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular si puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de

De modo referencial, ver Proceso 23-IP-2013 del 15 de mayo de 2013, p. 16. Asimismo, en los Procesos 91-IP-2002 del 5 de febrero de 2003 y 42-lP-2012 del 20 de junio de 2012, este Tribunal explicó que una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular yque poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo origen empresarial.

lbldem.

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marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. 2s

5.5. De otro lado, cabe precisar que las marcas que conforman una familia de marcas pueden encontrarse inscritas para identificar productos o servicios de diferentes clases, a diferencia del caso de las marcas derivadas cuyo registro debe ser en relación con los mismos productos o servicios que distingue la marca anteriormente registrada.

5.6. Del mismo modo, se debe tener en cuenta que, si bien en una familia de marcas se conserva un elemento común, se admite que entre las marcas que la conforman existan variaciones significativas, lo cual no sucede en el caso de marcas derivadas, en cuyo caso sólo se admiten variaciones no sustanciales.

5.7. En tal sentido, se deberá determinar si se está frente a una familia de marcas o de una partícula de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

6. La marca notoriamente conocida, su protección y su prueba

6.1. FAMILIA SANCELA manifiesta que la marca FAMILIA, de titularidad de PRODUCTOS FAMILIA S.A., es notoriamente conocida y que cuando se solicitó el registro de la marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominatíva), que constituirla una marca derivada y perteneciente a una familia de marcas provenientes de la marca FAMILIA, ya era una de las marcas más recordadas por el público consumidor ecuatoriano; por lo tanto, el Tribunal interpretará este tema.

6.2. Los signos notoriamente conocidos son aquellos en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere con el uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.21

6.3. La difusión del signo en los diferentes mercados, la intensidad de su uso y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que este adquiera el carácter de notorio, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular del mismo realice para elevarlo de la categoría de signo común u ordinario al status de notorio. 28

26 Ibídem.

27 De modo referencial, ver Proceso 90·1P-2012 del 24 de octubre de 2012, pp. 18-19.

28 lbldem.

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6.4. Este Tribunal caracteriza al signo notorio como aquel que reúne la calidad de ser conocido por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundido entre dicho grupo. 29

6.5. La notoriedad de un signo no se presume, debe ser probada por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado que en la concepción proteccionista de la marca notoria, esta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por si sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.30

6.6. Igualmente, el Tribunal ha sostenido que varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose estas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental. 31

7. Familia de marcas y marcas derivadas provenientes de una marcanotoriamente conocida

7.1. Merece especial importancia el hecho de que una marca que conforma una familia de marcas o una marca derivada provenga de una marca notoriamente conocida, ya que el análisis de confundibilidad debe ser más riguroso, atendiendo a que la marca notoria tiene una protección especial de la que no gozan las otras marcas y, por lo tanto, se protege más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que pudo llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor. 32

7.2. Existen tres hipótesis que involucran a las marcas derivadas de marcas notoriamente conocidas. La primera se da cuando la marca derivada de la marca notoria se solicita para registro; la segunda se presenta cuando la marca derivada de la notoria es la marca base de la oposición u

211 lbldem.

30 lbldem.

31 lbldem.

32 De modo referencial, ver Proceso 90-IP-2012 del 24 de octubre de 2012, pp. 20.

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observación; y la tercera es cuando tanto la marca solicitada como la oponente u observante derivan de marcas notorias. 33

7.3. En relación con las dos primeras hipótesis, el Tribunal ha manifestado que la autoridad competente deberá determinar el grado de incidencia de la marca notoria en el signo que se pretende registrar o en el signo opositor; es decir, si la marca notoria es la que inyecta distintividad en el registro marcaría y de qué manera y, por lo tanto, si el público consumidor identificará dicha marca con la marca que ha ganado notoriedad.

7.4. Lo anterior es de suma relevancia, ya que aunque la marca opositora pueda ser similar a la marca derivada de una marca notoria, el elemento notorio de esta última será el elemento predominantemente distintivo dentro de su conjunto marcario y, por lo tanto, el que hace que el público consumidor identifique el producto; y, porque aunque la marca solicitada sea similar a la marca derivada de la notoria únicamente en sus elementos accesorios, se debe tener en cuenta que el elemento notorio imprime distintividad al conjunto, pudiendo el público consumidor asociar los elementos accesorios directamente con la marca notoria y, así, la marca solicitada generar confusión en el público consumidor.34

7.5. En relación con la tercera hipótesis, la autoridad competente deberá determinar en cada signo el grado de importancia y participación de la marca notoria en el conjunto marcario, atendiendo, igualmente, a la naturaleza de los elementos accesorios; es decir, si son de fantasía, genéricos, descriptivos, de uso común, etc., para así determinar la viabilidad del registro y la protección como notoria de la marca oponente. 35

8. La nulidad de un registro de marca

8.1. KIMBERLY CLARK demandó la nulidad de la marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) argumentando que la misma fue concedida sin tener en cuenta su marca FAMILIA (denominativa) registrada con anterioridad. Por tanto, resulta pertinente tratar la nulidad de registro de marca bajo la Decisión 344, norma vigente al momento en el que se solicitó la marca cuya nulidad se pretende.

8.2. El Artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se refiere a la nulidad de los registros marcarios obtenidos con violación de la ley. Esta acción cuenta con las siguientes caracterlsticas:36

33

35

36

lbldem.

Ibídem.

Ibídem.

De modo referencial, ver Proceso 96-IP-2002 del 27 de noviembre de 2002, p. 9.

17

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Proceso 105-IP-2016

Su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno, tratándose de una acción imprescriptible.

Puede ser decretada de oficio o a petición de parte; de ser este último el caso, el solicitante debe acreditar interés.

El trámite deberá cumplirse con arreglo a la legislación procesal interna, asegurándose la previa audiencia de las partes interesadas.

La competencia para el conocimiento de estas acciones se sujeta a lo que disponga el ordenamiento jurídico interno, el cual puede atribuirlo a una autoridad judicial o a una administrativa, debiéndose destacar que si se atribuye a un organismo de carácter administrativo, de todas formas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional.

El Artículo 113 comentado, por último, consagra tres causales taxativas y de estricta legalidad, para que, con base en ellas y sólo en ellas, se ejerza la acción de nulidad de un registro marcario.

8.3. La nulidad de oficio puede ser decretada por la propia autoridad competente, administrativa o judicial, siempre que le corresponda el ejercicio de tal función, observando el procedimiento establecido en la legislación interna. La participación de dicha autoridad en estos casos permite la protección del interés público. 37

8.4. En el caso de nulidad a petición de parte, es necesario que quien lo solicite tenga y demuestre la calidad de "parte interesada"; es decir, debe existir un interés jurídicamente protegido. El particular que pretenda accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, supuestamente inválido, previamente deberá acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio a su favor. 38

8.5. El Artículo 113 de la Decisión 344 señala que procede decretar la nulidad del registro cuando:

a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de lasdisposiciones de la Decisión 344;

b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentospreviamente declarados como falsos o inexactos por la autoridadnacional competente, contenidos en la solicitud y que seanesenciales;

37 lbldem.

38 lbldem.

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Proceso 105-IP-2016

c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos demala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular deuna marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga elregistro a su nombre de esa marca u otra confundible conaquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marcaextranjera.

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o elregistro hubiere sido obtenido por quien desarrolla comoactividad habitual el registro de marcas para sucomercialización.

8.6. En conclusión, el incumplimiento de cualquier disposición de la Decisión 344 abre la posibilidad a la acción imprescriptible de nulidad del registro de marca. Los temas a los que se refiere dicha norma rigen prioritariamente sobre los ordenamientos nacionales de cada uno de los países miembros. Consecuentemente, se deberá establecer si la marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) fue concedida o no en contravención con alguna de las disposiciones de la Decisión en comentario.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-4691, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

VJJ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

MAGISTRADA

19

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Proceso 105-JP-2016

./

Hugo Ram,r . í\pac MAGISTRADO

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notiffquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

20

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 18 de octubre de 2016

Proceso

Asunto

Consultante

Expediente interno del Consultante

Referencia

Magistrado Ponente

VISTOS

110-IP-2016

Interpretación Prejudicial

Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia

082/2015-CA

Marca involucrada PIL CALCIFEM (mixta) y supuesto Derecho de Autor sobre la imagen y apariencia de los productos DENSIA y CALCI +

Hugo Ramiro Gómez Apac

El Oficio 08/2016 del 29 de febrero de 2016, recibido vía courrier el 7 de marzo de 2016, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicita la Interpretación Prejudicial de los Literales a), f) y h) del Artículo 136 y de los Artículos 137 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 082/2015-CA; y,

El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

1

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\

\

6

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante

Demandado

Tercero Interesado

COMPAGNIE GERVAIS DANONE

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia

GLORIA S.A.

2. Hechos relevantes:

2.1. El 6 de mayo de 2013, GLORIA S.A. (en adelante, GLORIA) solicitó al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante, el SENAPI) el registro de la marca PIL CALCIFEM (mixta) 1 para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.2

2.2. El 3 de septiembre de 2013, COMPAGNIE GERVAIS DANONE (en adelante, DANONE) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, al considerar que dicho signo vulnera sus derechos de autor (patrimoniales) respecto de la imagen y apariencia de los productos DENSI y CALCI +3;

asimismo, alegó que mediante la solicitud de registro se pretenden perpetrar actos de competencia desleal en su perjuicio.

2.3. Mediante Resolución Administrativa 631/2013 del 17 de diciembre de 2013, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI declaró improbada la oposición y concedió el registro del signo solicitado a favor de GLORIA.

2.4. El 11 de febrero de 2014, DANONE presentó recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa 631/2013.

2.5. Mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV-No. 057/2014 del 13 de marzo de 2014, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI resolvió

2

3

Expediente administrativo SM-2413-2013. Cabe señalar que de la documentación obrante en el expediente no se advierte la reproducción del signo solicitado.

Clase 29: carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras y compotas; huevos; leche y productos lácteos; bebidas lácteas; yogurt saborizado con frutas naturales; bebidas en base a lácteos saborizados con frutas naturales; crema de leche; leche en polvo; leche semidescremada; aceites y grasas comestibles.

De la documentación obrante en el expediente no se aprecia la reproducción de la obra sobre la cual DANONE reivindica derechos de autor.

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rechazando el recurso de revocatoria y, en consecuencia, confirmó la Resolución Administrativa 631/2013.

2.6. El 28 de marzo de 2014, DANONE presentó recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-No. 057/2014.

2.7. Por Resolución Administrativa DPI/OPO/J-No. 252/2014 del 1 de agosto de 2014, la Dirección Ejecutiva del SENAPI resolvió el recurso jerárquico confirmando lo decidido en la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-No. 057/2014, señalando lo siguiente:

a) DANONE no logró demostrar mediante prueba idónea y admisible enderecho que el objeto del signo solicitado es la perpetración de actos decompetencia desleal, por lo que el signo solicitado no se encuentra incursoen la prohibición establecida en el Artículo 137 de la Decisión 486.

b) No se demostró la titularidad de alguna obra de derechos de autor aplicadaa los signos distintivos DENSIA y CALCI +; además, de la revisión de labase de datos y libros de registro del SENAPI se advirtió que no existe unasolicitud o registro de DENSIA y CALCI +, por lo que el signo solicitado nose encuentra inmerso en la prohibición prevista en el Literal f) del Artículo136 de la Decisión 486.

2.8. El 13 de abril de 2015, DANONE interpuso demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Administrativa DPI/OPO/J-No. 252/2014.

2.9. El 17 de junio de 2015, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia admitió a trámite la demanda interpuesta por DANONE y dispuso notificar al SENAPI y a GLORIA, esta última en su calidad de tercero interesado.

2.10. El 25 de enero de 2016, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en cuanto a obtener un pronunciamiento respecto de los siguientes aspectos:

(i) ¿Es posible formular oposición a una solicitud de registro de marcabasándose no en una marca registrada o solicitada previamente sino enun posible derecho de autor sobre una imagen y apariencia de unproducto que se acusa de ser imitado?

(ii) ¿Cuál es el alcance de la expresión legítimo interés comprendida en elArtículo 146 de la Decisión 486? ¿Dicho legítimo interés es demostrable

3

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3.

3.1.

V 3.2.

'Jlii 3.3.

solo a través de una marca registrada o solicitud de registro previa? ¿De no ser así, aclarar si es posible su demostración también por otros medios de prueba?

(iii) Considerando lo dispuesto en los Literales a), f) y h) del Artículo 136 dela Decisión 486, ¿es posible atribuirse un derecho de autor sobre unaimagen y apariencia de productos sin base en un registro previo osolicitud de registro? ¿Puede constituir un derecho tutelable previaverificación por cualquier otro medio de prueba respecto de su autoría?

(iv) ¿Qué se entiende por competencia desleal en el marco de la normaandina? ¿Para su configuración es necesaria la concurrencia de partescontrapuestas con previos registros de marca o es posible suconfiguración aún sin la presencia de tal elemento?

(v) Considerado que tanto el derecho de autor como la propiedad industrialforman parte de la propiedad intelectual, ¿es posible asumir que lasimágenes y apariencias de los productos que no acrediten un previoregistro pueden ser considerado por la vía del derecho de autor?

(vi) ¿Cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitarconfusión en el registro de marcas?

(vii) Por efecto del Artículo 137 de la Decisión 486, ¿la entidad públicacompetente puede denegar una solicitud de registro de marca de unapersona por formular oposición sin contar con un registro previo?

(viii) ¿Para evitar la confusión debe prevalecer el derecho del titular o elderecho del consumidor?

Argumentos de la demanda de DANONE:

Este caso no tiene fundamento en una marca registrada o solicitada previamente, se basa en el derecho de autor sobre la imagen y apariencia de los productos DENSIA y CALCI +, que han sido imitados por GLORIA para identificar exactamente el mismo tipo de productos (yogures), y en la comisión de actos de competencia desleal por parte de GLORIA en contra de DANONE, al generar confusión en el público consumidor.

Los derechos de autor de DANONE sobre las etiquetas, envoltorios y sus elementos publicitarios como obras protegidas de arte aplicado tienen protección sin necesidad de registro.

El desarrollo de la imagen de los productos DENSIA y CALCI + implicó la contratación una agencia de publicidad especializada en Barcelona, España,

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cuyo costo elevado ha sido asumido por DANONE al igual que los costos relacionados con el lanzamiento, la publicidad y el posicionamiento de los referidos productos.

3.4. DANONE ostenta los derechos de explotación de la obra, como lo demuestra con la copia del contrato con la agencia de publicidad previamente indicada, el mismo que ha sido desestimado por SENAPI.

3.5. El SENAPI tiene una importante cantidad de medios probatorios de los que se desprende cuando menos un indicio razonable de que la solicitud de registro de la marca PIL CALCIFEM (mixta) se ha realizado para perpetrar un acto de competencia desleal contra DANONE, pues muchas de las pruebas muestran a todo color la semejanza de la imagen general que despierta en el consumidor el producto PIL CALCIFEM de GLORIA respecto de los productos DENSIA y CALCI + de DANONE.

4. Argumentos de la contestación del SENAPI:

4.1. DANONE basó su oposición en el derecho de autor sobre la imagen y apariencia de un producto, envases, etiquetas, envolturas y otros, el mismo que no consta en ningún registro, solamente alegó que este derecho nace con la obra, sin presentar prueba idónea que forme convicción de su existencia.

4.2. Los elementos sobre los cuales DANONE pretende protección no son derechos de autor sino que deben estar protegidos por el derecho de marcas, en tanto se encuentran referidos en los Literales b) y f) del Artículo 134 de la Decisión 486. Por ello, las resoluciones emitidas por el SENAPI han determinado que la protección como derecho de autor para los elementos señalados por DANONE no corresponde.

4.3. Las pruebas aportadas por DANONE no cumplen con las formalidades previstas en la ley (falta de legalización y traducción al idioma castellano), por lo que no correspondía tomar en cuenta las mismas; en ese sentido, DANONE no ha demostrado objetivamente en ninguna etapa del proceso su titularidad sobre los elementos supuestamente creados por ésta y plagiados por GLORIA.

4.4. No existe evidencia de que los productos de DANONE estén en el comercio en Bolivia, por lo que no se podría establecer competencia desleal si no existe competencia en el mercado.

4.5. Conforme a los hechos expuestos previamente, DANONE no ha demostrado que existen indicios razonables que permitan inferir que la marca PIL CALCIFEM (mixta) fue solicitada para perpetrar un acto de competencia desleal.

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4/

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5. Argumentos de la contestación de GLORIA:

No consta en el expediente que GLORIA haya contestado la demanda.

6. Argumentos de réplica de DANONE :

Reitera los argumentos señalados en la demanda.

7. Argumentos de dúplica del SENAPI:

B.

1.

Reitera los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Literales a), f) y h) del Artículo 136 y de los Artículos 137 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4, en cuanto a obtener un pronunciamiento respecto de los siguientes aspectos:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un

tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cualesel uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(. . .) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un

tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

(. . .) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de

un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean losproductos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar unriesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; unaprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valorcomercial o publicitario."

"Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que Je permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro."

"Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así Jo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada."

6

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(i) ¿Es posible formular oposición a una solicitud de registro de marcabasándose no en una marca registrada o solicitada previamente sino enun posible derecho de autor sobre una imagen y apariencia de unproducto que se acusa de ser imitado?

(ii) ¿Cuál es el alcance de la expresión legítimo interés comprendida en elArtículo 146 de la Decisión 486? ¿Dicho legítimo interés es demostrablesolo a través de una marca registrada o solicitud de registro previa? ¿Deno ser así, aclarar si es posible su demostración también por otrosmedios de prueba?

(iii) Considerando lo dispuesto en los Literales a), f) y h) del Artículo 136 dela Decisión 486, ¿es posible atribuirse un derecho de autor sobre unaimagen y apariencia de productos sin base en un registro previo osolicitud de registro? ¿Puede constituir un derecho tutelable previaverificación por cualquier otro medio de prueba respecto de su autoría?

(iv) ¿Qué se entiende por competencia desleal en el marco de la normaandina? ¿Para su configuración es necesaria la concurrencia de partescontrapuestas con previos registros de marca o es posible suconfiguración aún sin la presencia de tal elemento?

(v) Considerado que tanto el derecho de autor como la propiedad industrialforman parte de la propiedad intelectual, ¿es posible asumir que lasimágenes y apariencias de los productos que no acrediten un previoregistro pueden ser considerado por la vía del derecho de autor?

(vi) ¿Cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitarconfusión en el registro de marcas?

(vii) Por efecto del Artículo 137 de la Decisión 486, ¿la entidad públicacompetente puede denegar una solicitud de registro de marca de unapersona por formular oposición sin contar con un registro previo?

(viii) ¿Para evitar la confusión debe prevalecer el derecho del titular o elderecho del consumidor?

2. No procede la interpretación de los Literales a) y h) del Artículo 136, por no sermateria de controversia el riesgo de confusión del signo solicitado con unamarca previamente registrada o solicitada a registro, ni constituye sustento dela oposición una marca notoriamente conocida.

,¡11/Z 3. Procede interpretar el Literal f) del Artículo 136 y los Artículos 137 y 146, todavez que se discute si el registro del signo solicitado contraviene los derechos

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de autor cuya titularidad alega la empresa opositora y si con la solicitud de registro se pretenden perpetrar actos de competencia desleal.

4. De oficio, procede interpretar el Artículo 258 de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina5, pues el mismo define los actos de competenciadesleal vinculados con la propiedad industrial.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El legítimo interés en la oposición a un registro de marca.2. La irregistrabilidad de una marca que infrinja el derecho de autor de un tercero.3. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de

competencia desleal en la obtención de un registro de marca. Actos deconfusión y actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Elfrade dress.

4. Preguntas formuladas por la Corte consultante.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El legítimo interés en la oposición a un registro de marca

1.1. En el presente caso, se advierte que DANONE formuló oposición al registro de la marca PIL CALCIFEM (mixta), sobre la base de los derechos patrimoniales de los derechos de autor6 que ostentaría sobre la imagen y apariencia de los productos DENSI y CALCI +. En consecuencia, resulta pertinente analizar lo estipulado en el Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

\ ( .

"Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos."

El Artículo 13 de la Decísión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena enuncia cuales son los derechos patrimoniales, a través de los cuales el autor posee la facultad exclusiva de realizar, autorizar o proh·1bir la reproducción, comunicación pública, distribución pública, la importación y la traducción desu obra sín su autorización.

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i

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada."

1.2. Según la norma transcrita, quien se considere con legítimo interés podrá presentar oposición contra el registro de una marca dentro del plazo de treinta días siguientes a su publicación.

1.3. La norma comunitaria al usar el término "oposición fundamentada" se está refiriendo a una oposición que contenga todas las pruebas necesarias destinadas a demostrar su legítimo interés en la presentación de la oposición. Tan importante resulta este tema, que el Artículo 146 en su segundo párrafo concede a la parte interesada la posibilidad de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar tales pruebas.7

1.4. Este Tribunal ha señalado en reiteradas oportunidades que el legítimo interés corresponde ser calificado como tal por la oficina nacional competente. Sin embargo, resulta importante manifestar que cualquier persona podrá invocar legítimo interés para oponerse al registro de un signo como marca cuando este se encuentre dentro de uno de los supuestos de irregistrabilidad absoluta, detallados en el Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; asimismo, los terceros que consideren que el registro de un signo como marca vulneraría indebidamente sus derechos, podrán oponerse al registro del signo solicitado en virtud a lo dispuesto por el Artículo 136 de la Decisión 486, en el cual se detallan los supuestos de irregistrabilidad relativa que podrían motivar la denegatoria de la solicitud de un signo como marca.

1.5. De este modo, el legítimo interés al que se refiere la normativa andina deberá ser verificado por la autoridad para cada caso en concreto; sin embargo, puede considerarse como regla que tendrán legítimo interés para oponerse: (i) cualquier persona cuando la oposición se fundamente en alguna de las causales absolutas de irregistrabilidad; y, (ii) un tercero que pueda ver afectado indebidamente sus derechos por el registro de un signo como marca, en cuyo caso la oposición formulada se fundamenta en una causal de irregistrabilidad relativa.

De modo referencial, ver Proceso 171-IP-2015 del 4 de febrero de 2016, p 1 O.

9

19 ¡

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2. La irregistrabilidad de una marca que infrinja el derecho de autor de untercero

2.1. En su oposición, DANONE alegó ser titular de los derechos patrimoniales de los derechos de autor sobre la imagen y apariencia de los productos DENSI yCALCI +, los mismos que estarían siendo imitados por GLORIA en el signo solicitado; por tanto, es pertinente analizar el Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

8

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(. . .) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o elderecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

(. .. )"

Encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de propiedad industrial; y, (ii) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de autor. En ambos casos se requiere que no medie consentimiento del tercero al que le pertenecen los derechos de propiedad industrial o de autor susceptibles de ser vulnerados.

El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.8

Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por el ordenamiento comunitario andino, como es el caso de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.9

La norma sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual. 1 º

µ"¡L :, De modo referencial, ver Proceso 247-IP-2014 del 19 de agosto de 2015, pp. 19-21.

Ibídem. Ibídem.

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2.6. El registro de los Derechos de Autor en la normativa andina no funge como elemento constitutivo de derechos y el que se realice o no, carece de relevancia en cuanto al goce o al ejercicio de los derechos reconocidos por la ley al autor de la obra.11

2.7. Resulta pertinente advertir que el Derecho de Autor es independiente aunque compatible con los derechos de Propiedad Industrial. Es decir, los derechos de Propiedad Industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el Derecho de Autor y el de Propiedad lndustrial.12

2.8. Una obra puede ser protegida también como marca, o un signo distintivo también como una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa13

, o que constituya una marca.

2.9. Esa independencia posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que expresamente establezca esa prevalencia -que no es el caso de la normativa andina- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación, pero, en sus respectivos ámbitos.14

2.1 O. En último caso, la prevalencia podría surgir de las características del caso concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor o si alguien pretende registrar, aunque sea optativo para el creador, al amparo del Derecho de Autor una obra de arte aplicado, ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero.15

2.11. De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el Literal f) del Artículo 136 es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de Propiedad Industrial o el Derecho de Autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de este.16

11

12

13

De modo referencial, ver Proceso 44-IP-2013 del 16 de julio de 2013, p. 20-21.

De modo referencial, ver Proceso 247-IP-2014 del 19 de agosto de 2015, pp. 19-21.

Ibídem.

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Ibídem.

Ibídem. Ibídem.

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2.12. Es menester advertir que solo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el Derecho de Autor, dada la característica de "originalidad" que han de tener, ya que no se protegen obras genéricas ni banales. Lo anterior es importante pues en el caso de que se solicite la protección de obras genéricas o banales no procederá aquella protección. 17

2.13. Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor estará sometido a que el Derecho de Autor base de la oposición sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que pretende distinguir el signo solicitado a registro, ya que si este no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas. Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad. 18

2.14. Por lo tanto, para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486, la autoridad competente deberá determinar si la imagen y apariencia de los productos DENSIA y CALCI + constituyen obras susceptibles de ser protegidas por Derechos de Autor y si DANONE ostenta titularidad sobre las mismas; finalmente, de ser el caso, se deberá establecer si el signo solicitado ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión con dichas obras.

17

18

Ibídem.

De modo referencial, ver Procesos 41-IP-98 del 5 de marzo de 1999, p. 11; 47-IP-2015 del 3 de junio de 2015, pp. 16-17; 140-IP-2015 del 20 de julio de 2015, p. 12; y 247-IP-2014 del 19 de agosto de 2015, pp. 19-21. Es pertinente agregar que en el Proceso 32-IP-1997 del 2 de octubre de 1998, el Tribunal señaló lo siguiente:

"Sí el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, sí se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaria es que el uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo.

Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión. Es más -extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir suregistro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo algunode confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: lade la supranotoríedad como marca del título de una obra."

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3. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actosde competencia desleal en la obtención de un registro de marca. Actosde confusión y actos de aprovechamiento indebido de la reputaciónajena. El trade dress

3.1. En el proceso, DANONE ha referido que la solicitud de registro de la marca PIL CALCIFEM (mixta) se habría realizado para perpetrar un acto de competencia desleal en su perjuicio, pues sus pruebas demuestran a todo color la semejanza de la imagen general que despierta en el consumidor el producto PIL CALCIFEM de GLORIA respecto de los productos DENSIA y CALCI+ de DANONE.

3.2. Al respecto, los Artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial.

3.3. El Artículo 258 de la referida norma establece lo siguiente:

"Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos."

3.4. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.19

3.5. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.20

3.6. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.21

3.7. La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos:

19 De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7.

Ibídem.

JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45.

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"(. . .) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo). "22

3.8. Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:23

a) Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que elinfractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidadcompetitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análogaforma.

b) Que el acto o la actividad sea indebido.

c) Que el acto o actividad que sea susceptible de producir un daño, ya seaque lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible deproducirlo.

3.9. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correctofuncionamiento del sistema competitivo.24

Actos de competencia desleal en la obtención de un registro de marca

3.1 O. Respecto de la prohibición establecida en el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

"Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro".

3.11. La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y,

GACHARNÁ, María Consuelo. La Competencia Desleal. Editoríal Temís, Bogotá, 1982, p. 47.

De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7.

Ibídem.

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para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.25

3.12. La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas. Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro de marca. Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal. Esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como finalidad realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro de marca.26

Actos de confusión

3.13. Los actos de competencia desleal por confusión son los más emblemáticos en relación con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.27

3.14. Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal:28

25

26

a) No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad designos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Setrata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con uncompetidor determinado, generan confusión en el público consumidorrespecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial ocomercial de un competidor.

b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión porcualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentardiversas maneras de crear confusión respecto de los productos o laactividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto,

De modo referencial, ver Proceso 6-IP-2015 del 29 de abril de 2015, pp. 23 y 24.

Ibídem.

De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 16.

De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 10.

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darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal.

c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que loscompetidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no haycompetencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercadono se podría hablar de competencia desleal.

3.15. El análisis debe partir de "indicios razonables" que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal. 29

Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena

3.16. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.30

3.17. A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado.

3.18. La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa.31

3.19. Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas

29

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De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, pp. 16-17.

Ibídem.

Ibídem.

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permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.32

3.20. Para establecer la posible conducta desleal en el marco del Artículo 137 de la Decisión 486, debe determinar lo siguiente:33

a) Posible práctica deshonesta: solicitud de registro de marca.

b) Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiesepresentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de lareputación ajena. Para esto se debe probar la existencia de la reputaciónajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento enel mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podríasancionar la conducta como desleal.

3.21. En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar; es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.34

El trade dress

3.22. Tomando en consideración que DANONE alega confusión entre el signo solicitado y la imagen y apariencia de sus productos DENSI y CALCI +, es importante hacer referencia a lo relacionado a la apariencia del producto, conocido en otras legislaciones y en la doctrina como el "frade dress", figura que por cierto no está como tal contemplada en la Decisión 486, lo cual no le resta importancia como para que pueda ser incorporada y analizada como uno de los eventuales aspectos relacionados con la competencia desleal.

3.23. Este Tribunal constata que si bien la temática de la apariencia del producto o servicio, también conocido como "vestido de producto" o frade dress no se encuentra regulada de manera expresa en la Decisión 486 (así como en ninguna legislación internacional puesto que se trata de un desarrollo jurisprudencia! a partir del Derecho de Marcas), dicha temática debe ser valorada vista su vinculación con la disciplina jurídica de la represión de la competencia desleal, de conformidad con la doctrina mayoritaria y la posición de las oficinas nacionales competentes de los países miembros.35

32 Ibídem.

33

34

35

Ibídem.

Ibídem. De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 14.

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3.24. En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia ha afirmado que el vestido de producto se puede proteger mediante la figura de la marca comercial tridimensional, el diseño industrial o, inclusive, la posibilidad de interponer acciones por competencia desleal derivadas de actos de engaño, de confusión y de imitación. La SIC determinó que el trade dress se puede proteger en Colombia a través de las acciones por competencia desleal, inclusive aunque no exista una marca registrada previamente, puesto que lo que se busca es evitar que sucedan actos capaces de crear confusión por cualquier medio respecto del establecimiento, producto o actividad de un competidor.36

3.25. Por otro lado, respecto de la presentación o apariencia de los productos y/o servicios en el mercado (frade dress), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (lndecopi) de la República del Perú, ha señalado que "los actos de competencia desleal no involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos (o servicios) en el mercado (frade dress)". 37

3.26. Este Tribunal vinculó la figura de la apariencia de producto o "vestido de producto" al ámbito de la competencia desleal refiriendo que similar criterio al que utiliza el registrador para el registro de marcas tridimensionales, deberá utilizarse para reconocer el derecho respecto de un diseño de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no podrá concederse el derecho sobre un frade dress (forma o presentación de un producto en el mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee distintividad, por ser uno de forma usual.38

3.27. De igual manera a como se ha mencionado en referencia a los criterios que debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es necesario, para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto, que este posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo.

36

37

38

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Ibídem, pp. 14-15.

Criterio recogido de la Resolución 447-2002ffPI-INDECOPI de 13 de mayo de 2002, recaída en el expediente 112398-2000.

De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 16.

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3.28. El frade dress puede incluir rasgos del producto tales como el color, tamaño, diseño, etc. O inclusive del servicio, tales como rasgos arquitectónicos, el menú o la disposición de elementos en el local.39

3.29. Por lo tanto, el frade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor.40

3.30. En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral, referente al tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras, gráficos, modalidades de oferta, empaques, incluye protección del carácter distintivo de la interface y el diseño de elementos de una página web.41

3.31. La protección de las iniciativas empresariales no sólo incluye el tradicional espectro de los derechos de exclusiva, sino también la apariencia integral del negocio, a través del reconocimiento y protección del frade dress, instituto de génesis jurisprudencia! que tímidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el derecho de la represión de la competencia desleal.42

3.32. En la jurisprudencia de Estados Unidos de América, nutrida de la incesante casuística de los litigios ante las Cortes, así como la labor de registro de los signos distintivos por parte de la United States Patent and Trademark Office (USPTO) se han desarrollado métodos de evaluación de la registrabilidad de un frade dress, como la no funcionalidad fáctica o jurídica, que lo distingue de otras figuras del Derecho Industrial, lo cual nos evoca la necesidad de aprehender las herramientas del derecho comparado para la gesta de sistemas eficientes.43

3.33. Los países de América Latina han optado por extender el ámbito del Derecho de Marcas a través de las marcas tridimensionales, concepto que quiebra la relación significante-significado entre la marca y producto, para poder diferenciarse de los demás agentes que concurren en el mercado (deber de diferenciación). Sin embargo, habida cuenta las limitaciones que este ofrece, se ha promovido que se recurra a las acciones de represión de la competencia

39

40

FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo. Nuevas marcas: ¿Algo nuevo bajo el sol?. Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año IV, Nº 5, Lima, 2009, p. 328.

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De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 18.

Ibídem.

Ibídem.

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Ibídem.

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desleal. En efecto, resulta útil aprovechar la flexibilidad brindada por las normas de represión de la competencia desleal.44

3.34. En la Decisión 486, el derecho de la represión de la competencia desleal y el Derecho de Marcas no deben considerarse compartimentos de estanco. Por el contrario, se encuentran estrechamente relacionados.45

3.35. Por un lado, en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina no se permiten los registros que se hubiesen solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (Artículo 137 de la Decisión 486). Asimismo, un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de las demás disposiciones de la Decisión 486 que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del país miembro (Artículo 225 de la Decisión 486). Además, los Artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, así como el Artículo 262 de la misma normativa el de la competencia desleal en el ámbito de los secretos empresariales. Finalmente, los Artículos 267, 268 y 269 de la Decisión 486 regulan las acciones por competencia desleal.46

3.36. En el derecho de la represión de la competencia desleal no se permiten, de la misma manera, las vulneraciones a los Derechos de Propiedad Intelectual de terceros. En efecto, la normativa andina reconoce la importancia de la protección de los derechos de exclusiva; sin embargo, este derecho tiene como contraparte un deber, el de la diferenciación.47

3.37. Al respecto, cabe indicar que existe un "derecho a imitar" que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente. No obstante, el denominado "derecho a imitar" no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto. Por el contrario, debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico estab Ieee. 48

3.38. Existen dos límites al derecho de imitación: primero, el deber de respetar la propiedad intelectual de terceros (derechos de autor, derechos sobre signos distintivos, derechos sobre patentes de invención, derechos sobre diseños y otros); y, segundo, un deber de diferenciación del empresario en observancia

44

45

46

47

48

De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, pp. 18-19.

Ibídem, p. 19.

Ibídem.

Ibídem. Ibídem.

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de la buena fe comercial, evitando caer en actos de competencia desleal por confusión, imitación sistemática o explotación indebida de la reputación ajena.49

3.39. En este caso, se debe verificar si existen indicios razonables que permitan inferir que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, teniendo en consideración las cuestiones expuestas anteriormente respecto de la competencia desleal.

4. Preguntas formuladas por la Corte consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

4.1. ¿Es posible formular oposición a una solicitud de registro de marca basándose no en una marca registrada o solicitada previamente sino en un posible derecho de autor sobre una imagen y apariencia de un producto que se acusa de ser imitado?

En relación a la pregunta formulada, se deberá tomar en cuenta lo señalado en el Apartado 1 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.

Para proteger un Derecho de Autor, quien invoque el mismo deberá probar su titularidad sobre la obra, la misma que debe ostentar las características previstas por la normativa de Derecho de Autor, como la originalidad, a fin de acceder a dicha protección.

4.2. ¿Cuál es el alcance de la expresión legítimo interés comprendida en el Artículo 146 de la Decisión 486? ¿dicho legítimo interés es demostrable solo a través de una marca registrada o solicitud de registro previa; de no ser así, aclarar si es posible su demostración también por otros medios de prueba?

En relación a la pregunta formulada, se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Apartado 1 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.

4.3. Considerando lo dispuesto en los Literales a}, f) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486, ¿ es posible atribuirse un derecho de autor sobre una imagen y apariencia de productos sin base en un registro previo o

49 De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, pp. 19-20.

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solicitud de registro? ¿puede constituir un derecho tutelable previa verificación por cualquier otro medio de prueba respecto de su autoría?

Resulta pertinente reiterar que las causales de irregistrabilidad contempladas en los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 no tienen relación con el Derecho de Autor, de acuerdo a lo señalado en el Apartado 2 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.

El Artículo 52 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece que la protección que se otorga a los Derechos de Autor no se encuentra subordinada a ningún tipo de formalidad; asimismo, el Artículo 53 de la referida norma, establece que el registro es declarativo y no constitutivo de derechos.

De acuerdo a lo estipulado por la normativa andina, es posible que el titular de derechos de autor sobre una obra (creación intelectual original de naturaleza científica, artística o literaria susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma) solicite la protección de tales derechos pese a no encontrarse inscritos en el registro correspondiente o en trámite de registro; no obstante, la autoridad competente deberá analizar si los elementos sobre los que se solicita la protección son susceptibles de ser protegidos a través de Derechos de Autor y, de ser el caso, verificar que la persona que solicita la protección ostente su titularidad, para lo cual deberá analizar los medios de prueba aportados para probar esto.

4.4. ¿ Qué se entiende por competencia desleal en el marco de la norma andina? ¿para su configuración es necesaria la concurrencia de partes contrapuestas con previos registros de marca o es posible su configuración aún sin la presencia de tal elemento?

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En relación a la primera pregunta, se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Apartado 3 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.

Sobre la segunda pregunta, se recalca que lo que se busca con la prohibición de registro establecida en el Artículo 137 de la Decisión 486 es evitar que se configuren actos de competencia desleal que sean contrarios a los usos y prácticas honestos realizados en el ámbito empresarial, no existiendo una lista taxativa de qué actos pueden constituir los mismos.

Acorde con lo indicado, no es necesaria la existencia previa de un registro de marca para alegar la configuración de actos de competencia desleal. Por ejemplo, la configuración de la comisión de supuestos actos de competencia desleal podrá plantearse sobre la base de la titularidad de nombres

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comerciales, derechos de autor, frade dress, etc., figuras que no requieren de su inscripción en el registro correspondiente para acceder a su protección.

4.5. Considerado que tanto el derecho de autor como la propiedad industrial forman parte de la propiedad intelectual, ¿es posible asumir que las imágenes y apariencias de los productos que no acrediten un previo registro pueden ser considerado por la vía del derecho de autor?

Es posible que las imágenes o apariencias de los productos puedan constituir elementos susceptibles de ser obras protegidas por Derechos de Autor50 y que estas no se encuentren inscritas; no obstante, como ha sido señalado previamente, corresponde a la autoridad competente determinar ello, a efectos de concederles protección, sin que constituya un impedimento su no inscripción en el registro correspondiente.

4.6. ¿Cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitar confusión en el registro de marcas?

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos, (ii) o identidad entre los signos y similitud o vinculación entre los productos o servicios, (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios, (iv) o semejanza entre los signos y también similitud o vinculación entre los productos y servicios.

4.7. Por efecto del Artículo 137 de la Decisión 486, ¿la entidad pública competente puede denegar una solicitud de registro de marca de una persona por formular oposición sin contar con un registro previo?

50

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De conformidad con lo desarrollado en los Apartados 2 y 3 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial, esto sí es posible.

Se reitera que a efectos de formular oposición no es necesaria la existencia de un registro previo, salvo en el caso de las marcas, dado que el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina51 establece el principio "registra!" respecto de las mismas. Sobre la base de dicho principio

En el contexto de la presente Interpretación Prejudicial, debe entenderse como "obra" a toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conforme lo establece el Artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

"Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente."

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básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

No obstante, una oposición podrá sustentarse también en nombres comerciales o Derechos de Autor, entre otros, cuyos derechos nacen con el uso del signo ycreación de la obra, respectivamente. En estos casos, el registro de los mismoses facultativo; por tanto, a efectos de solicitar protección sobre los referidoselementos de propiedad intelectual, deberá acreditarse la existencia del nombrecomercial o Derecho de Autor y la titularidad del mismo por parte de quien solicitatal protección.

4.8. ¿Para evitar la confusión debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor?

Primero debemos recordar que la marca es una herramienta que contribuye a que el público consumidor pueda diferenciar los productos y/o servicios ofrecidos por diversos competidores en el mercado, generando de esta manera vínculo entre el producto y/o servicio, su calidad, así como su origen empresarial.

En ese contexto, es preciso considerar que en el supuesto que se genere riesgo de confusión entre dos signos distintivos o entre un signo distintivo y otro derecho protegido por la Decisión 486, no sólo debe prevalecer el interés o derecho del titular de la marca registrada o del titular de esos otros derechosreferidos sino, por sobre todo, el derecho del público consumidor -quienresulta por lo general ser la parte más débil en una relación contractual- a finde que este no se vea inducido a error con la presencia de dos signos similaresen el mercado y destinados a amparar productos o servicios idénticos ovinculados.Así, a fin de salvaguardar el interés general del público consumidor, lanormativa comunitaria andina ha consagrado en el Artículo 136 que no podránacceder a registro como marca aquellos signos que sean idénticos o seasemejen a Derechos de Propiedad Industrial o Derechos de Autor deterceros, que tengan relación con productos o servicios idénticos o vinculadoscon los cuales el uso del signo sea susceptible de causar un riesgo deconfusión o de asociación.

Tal premisa normativa faculta a la Autoridad competente a evaluar cada caso en concreto, teniendo como finalidad primordial cautelar el interés general de los consumidores.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 082/2015-CA, la que deberá adoptarla al

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emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

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Cecilia Luis-á AyllófÍQuinteros MAGISTRADA

(! 1/,lJ Hernán e -lambrano

'AGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac

MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

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SECRE ARIO

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Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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