sumario tribunal de justicia de la...

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Año XXXII – Número 2484 Lima, 20 de abril de 2015

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 152-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 121, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal; y, 45 de la Decisión 486; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: GENENTECH, INC. Patente: HER 2 ANTIBODY COMPOSITION. Expediente Interno: CAS. 17625-2013..................... .................................................................... 1

PROCESO 161-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a)

y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: FLUDARINA (denominativa). Actor: Sociedad Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft AG. Proceso interno 2009-00545...................... ........................................... 22

PROCESO 171-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 150 y 172 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Actor: INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA S.A.C. Nulidad de marca: BUENA VENTURA (denominativa). Expediente Interno: 4296-2010-0-1801-JR-CA-04....................... ................................................ 33

PROCESO 152-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 121, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal; y, 45 de la Decisión 486; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de

GACETA OFICIAL 20/04/ 2015 2 de 48 Justicia de la República del Perú. Actor: GENENTECH, INC. Patente: HER 2 ANTIBODY COMPOSITION. Expediente Interno: CAS. 17625-2013. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: El Oficio 262-2014-SCS-CS del 23 de septiembre del 2014, recibido vía correo certificado el 16 de octubre del 2014, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno CAS. 17625-2013. El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: GENENTECH, INC. (Estados Unidos de América) Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú

2. Hechos:

1. El 22 de julio del 2005, GENENTECH, INC. (Estados Unidos de América) solicitó patente de invención para “HER 2 ANTIBODY COMPOSITION”, cuyos inventores son Yung-Hsian Kao y Martín Yanderlaan, la cual consta de 23 reivindicaciones.

2. El 6 de junio del 2006, se otorgó la Orden de Aviso 552-2006, efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial “El Peruano” el 6 de septiembre de 2006.

3. El 10 de diciembre del 2007, el examinador emitió el Informe Técnico OV 09-2007, en el cual señala como conclusiones que las reivindicaciones 1 a 22 no cumplen con el requisito de claridad, según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486; y que la reivindicación 23 no es patentable de acuerdo con lo establecido en el artículo 20, inciso d), de la misma Decisión.

4. El 18 de febrero y 4 de marzo del 2008, GENENTECH, INC. dio respuesta al Informe Técnico OV 09-2007, indicando que adjunta un nuevo pliego de 23 reivindicaciones y efectúa ciertas precisiones.

5. El 14 de noviembre del 2008, el examinador emitió el Informe Técnico OV 09-2007/a, en el que señala como conclusiones que las reivindicaciones 1 a 22 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 y que la

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reivindicación 23 no es susceptible de patentarse por referirse a un uso, en virtud de lo establecido en el artículo 14 de la citada Decisión.

6. Mediante Resolución 1608-2008/DIN-INDECOPI del 23 de diciembre del 2008, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente de invención para COMPOSICIÓN DE ANTICUERPO HER2 solicitado por la recurrente, al considerar que las reivindicaciones 1 a 22 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 y la reivindicación 23, referida a un uso, no es patentable de acuerdo con lo establecido por el artículo 14 de la misma norma comunitaria y su interpretación en la sentencia emitida en el Proceso 89-AI-2000, que sólo considera patentables las invenciones referidas a productos o procedimientos, no los usos.

7. El 23 de enero del 2009, GENENTECH, INC. interpuso recurso de apelación adjuntando un nuevo pliego de 15 reivindicaciones.

8. Mediante proveído del 18 de febrero del 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías concedió a la recurrente el plazo de 2 días para que argumente las cuestiones de puro derecho y/o una interpretación distinta de las pruebas producidas, bajo apercibimiento de tenerse por no presentado el recurso de apelación. Este requerimiento se dispuso bajo la consideración de que no es posible incorporar en la segunda instancia cuestiones controvertidas no discutidas en primera instancia y, por lo tanto, el recuro de impugnación no puede encontrarse sustentado en un nuevo pliego de reivindicaciones.

9. Mediante proveído del 3 de marzo del 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo por no presentado el recurso de apelación del 23 de enero del 2009 al haber verificado que no se cumplió con el mandato del 18 de febrero del 2009.

10. El 7 de abril de 2009, GENENTECH, INC., interpuso recurso de apelación contra el proveído del 3 de marzo de 2009, solicitando la nulidad del mismo.

11. Mediante Resolución 3448-2009/TPI-INDECOPI del 21 de diciembre del 2009, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió confirmar el proveído del 3 de marzo del 2009. Como sustento señala que el recurso de apelación del 23 de enero del 2009 se basó únicamente en la presentación de un nuevo pliego de reivindicaciones y no en cuestiones de puro derecho y/o diferente interpretación de las pruebas aportadas en la primera instancia; por tanto, no existían argumentos ni documentos que pudieran ser revisados, ya que de evaluar el nuevo pliego, se estaría emitiendo un pronunciamiento sobre cuestiones no analizadas previamente.

12. El 29 de marzo del 2010, GENENTECH, INC. interpuso demanda contencioso administrativa contra el INDECOPI y el Procurador de la República encargado de los asuntos judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros , postulando como pretensiones: i) se declare la nulidad de la Resolución 3448-2009/TPI-INDECOPI, que confirmó el proveído del 3 de marzo del 2009, que no concedió el recurso de apelación que interpusiera contra la Resolución 1608-2008/DIN-INDECOPI y de todo lo actuado hasta incluso el proveído del 3 de marzo del 2009; ii) se ordene a la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías conceda en todos sus extremos la apelación planteada contra la Resolución 1608-2008/DIN-INDECOPI, con la cual se incorporó un nuevo pliego de 15 reivindicaciones; y, iii) se ordene al Tribunal del INDECOPI acepte la incorporación del nuevo pliego de reivindicaciones y se pronuncie sobre él.


13. El Décimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, dictó sentencia el 14 de diciembre del 2011 mediante Resolución 14, declarando infundada la demanda.

14. El 6 de enero del 2012, GENENTECH, INC. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

15. El 13 de agosto del 2013, la Tercera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó sentencia de vista mediante Resolución 25, confirmando la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda.

16. El 10 de octubre del 2013, GENENTECH, INC. interpone recurso extraordinario de casación contra la sentencia de vista emitida el 13 de agosto del 2013.

17. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno CAS. 17625-2013

3. Argumentos de la demanda: 18. Como sustento de la demanda, GENENTECH, INC. manifestó lo siguiente:

- La normativa andina tiene rango de Tratado y el Perú está obligado a cumplirla. - La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina concede al solicitante de

una patente la facultad de modificar la solicitud, incluida sus reivindicaciones, en cualquier momento del trámite, en primera o en segunda instancia hasta antes de agotarse la vía administrativa.

- La autoridad administrativa, tanto el Tribunal del INDECOPI en la Resolución 3448-2009/TPI-INDECOPI como la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, violan el debido procedimiento administrativo e incumplen las obligaciones del Perú como parte de la Comunidad Andina al negarse a admitir la modificación de reivindicaciones de una patente en un recurso de apelación.

4. Argumentos de la contestación a la demanda:

19. El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

- La posibilidad de presentar una modificación a través de la presentación de

nuevas reivindicaciones, vía recurso de apelación, no se desprende de la norma comunitaria contenida en el artículo 34 de la Decisión 486, sino que se trata de un tema estrictamente procesal que dependerá del derecho interno de cada país, pudiendo incluso variar de un país a otro sin que ello implique una afectación o vulneración a lo establecido en dicha norma.

- El artículo 34 de la Decisión 486 señala que el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Ello significa que el solicitante de una patente puede presentar nuevos pliegos reivindicatorios – en respuesta, la mayoría de veces, de las objeciones contenidas en los informes técnicos respectivos – ante la primera instancia administrativa hasta antes de la emisión de la resolución por parte de la Dirección.

- Si la patente de invención solicitada es denegada parcialmente o en su totalidad por no cumplir con los requisitos que exige la Ley, no cabe interponer recurso de apelación sustentándolo en un nuevo pliego de reivindicaciones. Ello debido a que ese nuevo pliego no está cuestionando la decisión adoptada por la Dirección


(primera instancia administrativa), sino que se está reemplazando un pliego observado por uno completamente nuevo – aun cuando no implique una ampliación – que no ha sido materia de análisis por la primera instancia.

- La Decisión 486 establece en su artículo 75 que una patente concedida podrá ser anulada de oficio por la autoridad nacional competente (en este caso, el INDECOPI) si es que se configuran las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos. Siendo así, de haberse concedido el recurso de apelación presentado en sede administrativa (sobre la base de las nuevas reivindicaciones) y eventualmente, de haberse concedido la patente solicitada, dicha patente se encontraría incursa en una causal de nulidad, de conformidad con el numeral i) del citado artículo, toda vez que habría sido concedida sin respetar el procedimiento regular previsto para su emisión, que evidentemente incluye los requisitos para la presentación del recurso de apelación en sede administrativa.

5. Sentencia de primera instancia: 20. El Décimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte

Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda, bajo los siguientes fundamentos:

- El argumento de la demandante consistente en que existiría una prevalencia de la

norma comunitaria (Decisión 486) sobre la norma nacional (Ley que regula el Procedimiento Administrativo General y Ley de Propiedad Industrial) carece de asidero legal, toda vez que si bien la primera forma parte de nuestra legislación, su aplicación e interpretación debe hacerse en armonía con el derecho interno.

- La recurrente debió adecuar su recurso administrativo a las normas internas. Sin embargo, por el contrario presentó un nuevo pliego de reivindicaciones que no había sido puesto a consideración, previamente, de la primera instancia administrativa, lo cual constituye una nueva pretensión.

- Si bien no resulta pertinente la consideración de la Sala de Propiedad Intelectual referida a que de pronunciarse sobre nuevas pretensiones planteadas ante la segunda instancia administrativa atentaría contra el derecho de defensa de la otra parte pues no se formuló oposición, toda vez que lo que se afectaría sería el derecho a la doble instancia, debido a que la primera no habría tenido ocasión de emitir pronunciamiento sobre las nuevas pretensiones, ello no altera el sentido de la decisión como tampoco su validez.

6. Argumentos del recurso de apelación: 21. GENENTECH, INC. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera

instancia alegando lo siguiente: - La sentencia debe ser revocada, pues convalida hechos que no son acordes con

los tratados y leyes. - Constituye una violación del debido procedimiento el hecho que una autoridad

administrativa (INDECOPI) se niegue a aplicar la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que permite que se varíen las reivindicaciones de una patente en cualquier momento del trámite, lo que incluye la segunda instancia administrativa.

- Importa una vulneración al debido procedimiento el hecho que una autoridad de primera instancia administrativa (Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías) tenga por no presentado un recurso de apelación interpuesto oportunamente contra sus resoluciones, basándose en los argumentos de fondo del mismo.


7. Sentencia de segunda instancia: 22. La Tercera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la

Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda. Como sustento de dicha decisión judicial señaló lo siguiente:

- La entidad administrativa actuó conforme lo previsto en el artículo 45 de la

Decisión 486, toda vez que se concedió el plazo de 60 días al haber encontrado que la invención no era patentable y carecía de algunos requisitos.

- La decisión de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías contenida en el proveído del 3 de marzo del 2009 no atenta contra el debido procedimiento al tener por no presentado el recurso de apelación interpuesto por la recurrente, pues no solo actuaba haciendo efectivo el apercibimiento decretado, sino también en cumplimiento de lo previsto en la norma interna, esto es, el artículo 249 del Decreto Legislativo 823, vigente a la fecha de solicitud de la patente.

8. Argumentos del recurso extraordinario de casación: 23. GENENTECH, INC. interpone recurso extraordinario de casación, denunciando como

supuestos de infracción normativa:

- La vulneración de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso por haberse emitido sentencia sin aplicar las normas comunitarias y sin contar con la debida interpretación prejudicial, invocando para el efecto el artículo 33, segundo párrafo, del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como el artículo 123 del Estatuto del Tribunal.

- La inaplicación del artículo 34 de la Decisión 486, previa interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sobre el particular, alega que en el procedimiento administrativo de concesión de patente, el solicitante puede modificar su solicitud de patente; es decir, entre otras materias, las reivindicaciones en cualquier momento del trámite. Precisa que de acuerdo con la Decisión 486, que tiene rango de tratado de integración, se puede modificar una solicitud de patente en “cualquier momento del trámite” tanto en primera como en segunda instancia administrativa.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

24. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 341 de la Decisión

486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

25. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán las siguientes normas: los artículos 322 y 333 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la

1 Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier

momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.

2 Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3 Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad


Comunidad Andina; 1214, 1225 y 1236 del Estatuto del Tribunal; y, el artículo 457 de la Decisión 486.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR 26. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

1. Interpretación Prejudicial obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación prejudicial obligatoria. El caso de Perú y la calificación interna de la última instancia ordinaria.

2. La modificación de la solicitud de patente. Su oportunidad. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Complemento indispensable.

3. La no patentabilidad de los usos.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL OBLIGATORIA. LOS EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL OBLIGATORIA. EL CASO DE PERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DE LA ÚLTIMA INSTANCIA ORDINARIA.

Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

4 Artículo 121.- Objeto y finalidad Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5 Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

6 Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará un plazo adicional de treinta días para la contestación.

7 Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.


27. En el presente caso, GENENTECH, INC. presentó recurso de casación sobre la base

de: a) La vulneración de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso por haberse emitido sentencia sin aplicar las normas comunitarias y sin contar con la debida interpretación prejudicial, invocando para el efecto el artículo 33, segundo párrafo, del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como el artículo 123 del Estatuto del Tribunal; y, b) La inaplicación del artículo 34 de la Decisión 486.

28. Para desarrollar los temas planteados en este acápite, el Tribunal se remitirá a la interpretación prejudicial 149-IP-2011 de 10 de mayo de 2012, marca PRADAXA (denominativa), en el que se desarrolló el caso peruano y la calificación interna de la última instancia ordinaria.

29. “El Tribunal determinará las características de la figura de la interpretación prejudicial, establecerá los efectos de no solicitar la interpretación prejudicial obligatoria y se referirá a la calificación de la última instancia ordinaria por parte de la República del Perú.

30. El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros. Por ello, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente.

31. La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, se instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial.

32. El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario. Instrumentos básicos del sistema:

33. El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos:

- Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso.

Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia. En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme.


- Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios.

34. Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado:

“Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1050, de 6 de abril de 2004. MARCA: EL MOLINO).

Características de la figura de la interpretación prejudicial: 35. La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características:

Facultativa Obligatoria Solicitud facultativa: El juez de instancia no está obligado a solicitarla.

Solicitud obligatoria: El juez de única o última instancia ordinaria está obligado a solicitarla.

Su aplicación es obligatoria: si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto.

Su aplicación es obligatoria: Una vez expedida la interpretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto.

Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente:

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso.


“La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”. Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto. De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso. Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido. Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

36. Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente:

“La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo” (Proceso 03-IP-93). Lo subrayado es nuestro.

37. En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el

incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo8,

8 Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana

de Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión


toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

38. Cabe señalar que, en razón del principio de aplicación inmediata del derecho

comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.

39. La suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial

(cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”. Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso9.

40. Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la acción de incumplimiento, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.

41. Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de

incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado. La

del Acuerdo de Cartagena. En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta. En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.

9 Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo. (…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. Gálvez Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42, (2001), Págs. 142-143.


sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda. (…)”10.

Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria:

42. Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la

interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos:

- El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado, y posteriormente, demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento 38 de 2000 expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de incumplimiento 173 de 2003 expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003.

- La sentencia dictada sería nula. Tal como se mencionó anteriormente, el requisito

de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna. Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc.

- La sentencia dictada violenta el derecho fundamental del debido proceso. Si la

normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc.

- De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este

incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.

10 Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el Proceso 106-IP-2009. Esta

posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el Proceso 1-IP-2010.


La calificación de última instancia ordinaria. El caso peruano: 43. Teniendo en cuenta, que la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú

constantemente envía solicitudes de interpretación prejudicial en procesos de casación, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios.

44. Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria

se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria. En efecto, teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido. En consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un vacío operativo en lo que respecta a dicha interpretación uniforme. El esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para logar la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina.

45. Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se

debe garantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas anteriormente anotadas.

46. A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y

de una gran carga técnico-jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos. Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales.

47. Como en sus interpretaciones prejudiciales el Tribunal no puede fijar el sentido,

aplicar o analizar el derecho interno; le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por lo tanto, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal


de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.

48. Ahora bien, cuando se está en frente de un recurso extraordinario con las

características anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?

Se presentarían dos hipótesis:

- Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la

última o única instancia.

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar una de estas acciones:

- Si la normativa interna así lo prevé, devolverá el asunto al juez que debió

solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

- Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial

en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

49. Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y aplicar

normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboración judicial en el ámbito andino y de las características del sistema comunitario, su actuación sería la de un verdadero juez comunitario andino. Es decir, si bien es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de juez comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para logar esto, se encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo. El Tribunal de Justicia en una sentencia recién decantó está idea de la siguiente manera:

“(…) El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, en especial los principios de primacía, autonomía, efecto directo, aplicación inmediata y cooperación judicial, es el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional. Son ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboración con el Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de todo el sistema jurídico comunitario. Su labor no sólo se limita a aplicar una norma a determinado caso concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial dentro del escenario jurídico


subregional, aplicando, balanceando y armonizando la normativa nacional con la comunitaria, dándole la primacía a la segunda sobre temas específicos reglados por la misma (…)”. (Sentencia expedida el 26 de agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1985 de 11 de octubre de 2011).

50. En consecuencia, el juez nacional, en este caso la Sala de Derecho Constitucional y

Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, debe actuar como juez comunitario andino y, en efecto, ser el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del ordenamiento subregional. Ello implica, por supuesto básico, su correcta y uniforme aplicación.

51. En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las

circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que supone que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral.

52. También resulta importante tener en cuenta que el juez debe consultar al Tribunal,

tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

53. Ahora bien, una vez que el juez anule la sentencia por la omisión mencionada, de

conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar

la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial: 54. Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:


- Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que

está dirigida específicamente para el asunto a resolver. Ello no es óbice para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria. Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos.

- El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial.

(artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Aunque el juez sea de instancia, una vez expedida la interpretación prejudicial debe aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.

Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el

efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo).

- Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General

de la Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo).

- Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente”.

2. LA MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE. SU OPORTUNIDAD. LA

MODIFICACIÓN NO PODRÁ IMPLICAR UNA AMPLIACIÓN DE LA PROTECCIÓN QUE CORRESPONDERÍA A LA DIVULGACIÓN CONTENIDA EN LA SOLICITUD INICIAL. EL COMPLEMENTO INDISPENSABLE.

55. La demandante GENENTECH, INC. señaló lo siguiente: “La Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina concede al solicitante de una patente la facultad de modificar la solicitud, incluida sus reivindicaciones, en cualquier momento del trámite, en primera o en segunda instancia hasta antes de agotarse la vía administrativa”.

56. Dentro del Proceso 20-IP-2012 de 28 de agosto de 2012, este Tribunal señaló lo siguiente:

“Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.

57. Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver: - ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite?


- ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra

el acto administrativo que denegó la patente?

58. Respecto del primero, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud. Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite.

59. En relación con el segundo, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

60. Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado dentro del Proceso 21-IP-2000 que señaló:

“Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial” (lo subrayado es nuestro).

61. El Tribunal ha enfatizado que la competencia de los Países Miembros para

disciplinar los asuntos que, relativos a la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial, no se encuentren comprendidos en la Decisión 486 (artículo 27611). A la vez, cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que “las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el Derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Proceso 60-IP-2010, citando al Proceso 10-IP-94, publicado en la Gaceta Oficial 177 de 20 de abril de 1994).

62. En virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podría

abordar legislativamente temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con objeto de lograr una correcta aplicación de la normativa comunitaria andina. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“No es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas. Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su

11 Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente

Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.


correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias. Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio”. (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del Proceso 115-IP-2009).

63. Por lo expuesto, el Juez Consultante debe aplicar la norma comunitaria con

preferencia a las normas de derecho interno, específicamente, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y sólo aplicar estas en los casos en que la norma comunitaria no se refiera al tema y, siempre y cuando, dichas normas no contravengan el derecho comunitario.

64. Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”. (Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 769 de 24 de mayo del 2002, Patente: IMINODERIVADOS CÍCLICOS).

65. En atención a lo expuesto, el Juez Consultante deberá tener en cuenta que las

modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.

3. LA NO PATENTABILIDAD DE LOS USOS.

66. De conformidad con la Resolución 1608-2008/DIN-INDECOPI del 23 de diciembre

del 2008, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente de invención, entre otros motivos, porque la reivindicación 23, referida a un uso, no es patentable de acuerdo con lo establecido por el artículo 14 de la Decisión 486, toda vez que sólo se consideran patentables las invenciones referidas a productos o procedimientos, no los usos.

67. Al respecto, de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486: “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial” (lo subrayado es nuestro).


68. Dentro del Proceso 89-AI-2000 de 28 de setiembre de 2001, este Tribunal señaló lo siguiente con relación a la patentabilidad de los usos bajo el estudio del artículo 112 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la que se aprobó bajo el mismo tenor de la citada disposición de la Decisión 486 respecto de las invenciones patentables:

“Del análisis de la disposición transcrita se concluye, en primer término, que en los Países Andinos, con intervención de sus respectivas Autoridades Nacionales, podrán ser otorgadas ‘PATENTES DE INVENCIÓN’ sean éstas para productos o para procedimientos en todos los campos de la tecnología. No puede desprenderse del texto de este artículo, la posibilidad de patentamiento de otra clase o naturaleza de creaciones distintas a las invenciones, como por ejemplo los usos o, concretamente, los segundos usos”.

69. En este caso, el Juez Consultante deberá analizar si la solicitud de patente

presentada por GENENTECH, INC. comprende una invención que distinga productos o procedimientos, según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486, tomando en consideración que los usos no son patentables.

PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el

sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al Juez Consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.

Ahora bien, en el evento que estemos frente a un recurso extraordinario

con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia ordinaria, qué debe hacer el juez de conocimiento?

Se presentarían dos hipótesis: Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta

prejudicial en la última o única instancia ordinaria. En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la

consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:

12 Artículo 1. Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o

de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.


- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación prejudicial para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe

expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia ordinaria, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia ordinaria, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral.

También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario

debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

SEGUNDO: Dentro del principio de complemento indispensable, el Tribunal ratifica

que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos no comprendidos en la norma comunitaria andina, concretamente en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria. En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria.


De conformidad con los principios enunciados, el Juez Consultante debe aplicar la norma comunitaria con preferencia a las normas de derecho interno. Excepcionalmente se podrá aplicar la normativa interna cuando la norma comunitaria no se refiera al tema y, siempre y cuando, dichas normas no contravengan la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en

cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.

CUARTO: El Juez Consultante deberá analizar si la solicitud de patente

presentada por GENENTECH, INC. comprende una invención que distinga productos o procedimientos, según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486, tomando en consideración que los usos no son patentables.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTE SECRETARIO (E)

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.


PROCESO 161-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: FLUDARINA (denominativa). Actor: Sociedad Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft AG. Proceso interno 2009-00545. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce días del mes de marzo del año dos mil quince. VISTOS: El 17 de octubre de 2014, se recibió en este Tribunal, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2009-00545. El auto de 20 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft AG Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: Biotoscana Farma S.A. Hechos.

1. El 23 de julio de 2008, la sociedad Biotoscana Farma S.A., solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo “FLUDARINA” (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 596 de 30 de

septiembre de 2008.

3. El 13 de noviembre de 2008, la sociedad Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft AG presentó oposición a la solicitud, indicando que el signo solicitado resulta confundible con


la marca “FLUDARA” de la cual es titular para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Por Resolución 3832 de 30 de enero de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft AG y concedió el registro de la marca “FLUDARINA” (denominativa), solicitada por la sociedad Biotoscana Farma S.A.

5. El 2 de marzo de 2009, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft AG presentó recurso

de reposición y en subsidio de apelación.

6. El recurso de reposición fue resuelto por Resolución 15282 de 30 de marzo de 2009, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la Resolución 3832, y concedió el recurso de apelación.

7. El recurso de apelación fue resuelto mediante Resolución 22638 de 30 de abril de 2009, en virtud de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otros extremos, confirmó la decisión contenida en la Resolución 3832.

8. Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft AG interpuso acción de nulidad y

restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones materia de impugnación.

9. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la

República de Colombia mediante providencia de 28 de enero de 2014 suspende el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial. Argumentos de la demanda. Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft AG, presentó demanda bajo los siguientes argumentos:

10. Se ha dejado de aplicar la causal de irregistrabilidad de la marca contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues se ha producido una apreciación incorrecta del signo “FLUDARINA” (denominativo) frente a la marca “FLUDARA” (denominativa) previamente registrada para la misma clase de productos, signos que presentarían un alto riesgo de confusión.

11. Precisó, que de la comparación visual de los signos, resaltan como aspectos: (i) la

primera sílaba de ambas marcas está integrada por el mismo conjunto de letras: F-L-U; (ii) La segunda sílaba de ambas marcas está integrada por el mismo conjunto de letras: D-A; (iii) Tienen casi la misma extensión, la previamente registrada tiene 7 letras y la recientemente concedida tiene 9, de las cuales 7 son comunes.

12. Además, la similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de 7 letras entre ambos

signos. Agregó que la raíz “FLUDAR” de la marca “FLUDARA” se encuentra en su totalidad en la expresión “FLUDARINA”.

13. Asimismo, agregó que las marcas presentan similitud fonética. Argumentos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:


14. La marca “FLUDARINA” además de sus elementos denominativos, está compuesta por los partes “RINA” que la caracterizan; en ese sentido observadas las marcas en controversia, se observa que ambas están conformadas por elementos gráficos que tienen la suficiente fuerza distintiva para los efectos de entregarle al consumidor, los productos que cada uno de ellos en específico ofrece y distingue.

15. Las diferencias ortográficas entre las marcas en controversia, permiten inferir que éstas

no son similares o semejantes entre sí, así como que puedan generar confusión entre los consumidores.

16. Asimismo, existirían diferencias en cuanto a lo pronunciación, pues el consumidor no percibe únicamente la parte “FLUDA” por el contrario escucha y hace referencia a todo el contexto de la marca, como con “FLUDARA” y “FLUDARINA”, de donde se infiere una diferencia auditiva.

17. Precisa que la similitud entre los signos distinguidos no es suficiente para negar el registro de una marca.

18. No se han violado los artículos 134 y 136 de la Decisión 486. Tercero interesado.

19. Si bien, en el Oficio 3282 el Consejo de Estado manifiesta que remitió la contestación a la demanda por parte del tercero interesado, sin embargo, dicha contestación no obra en el expediente remitido a este Tribunal.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

20. Que, los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

21. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

22. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

Solicitados: 134 únicamente en su literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1. No siendo pertinente en este caso la interpretación del artículo 135 literal a) de la misma Decisión.

1 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras; (…)”.

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:


C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para el cotejo de los signos distintivos.

2. Comparación entre signos denominativos. 3. Marcas farmacéuticas. 4. Términos descriptivos y de uso común en la conformación de signos

farmacéuticos. 1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o de

asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario.

23. En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado FLUDARINA (mixto)

es confundible con el signo sobre la base del cual se presentó la oposición FLUDARA (denominativo), el Tribunal considera oportuno referirse al tema.

24. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

25. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina

tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

26. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

27. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para

registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”.


servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

28. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

29. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el

mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

30. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe

identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

31. Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar

al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

32. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple

semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

33. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación

corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

34. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o

servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

35. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes

criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión


auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

36. En consecuencia el Tribunal ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el

riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

37. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

38. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

39. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea,

que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo de marcas.

40. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta

confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es

decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma

sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre

los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de marcas.


4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

41. Finalmente, es importante destacar que el consumidor medio es aquel informado y

razonablemente atento y perspicaz. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00)”. (Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

42. En el cotejo que haga el Juez consultante es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad.

2. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos.

43. Se abordará el tema en razón a que el signo solicitado FLUDARINA es denominativo y, el signo sobre la base del cual se presenta la oposición es FLUDARA es también denominativo. Signos denominativos.

44. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Comparación entre signos denominativos.

45. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión


que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

46. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su

caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

47. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 3. Marcas farmacéuticas.

48. En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas.

49. El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica.

50. Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en

nuestros Países que las personas se “auto-mediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.

51. Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la

Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. (Proceso Nº. 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº. 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN).

52. Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. (Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº. 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA).


53. Igualmente, el Tribunal ha señalado que “respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 48-IP-2000, ya citado).

54. Finalmente, “Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en

estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente”. (Proceso 74-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1880, de 22 de septiembre de 2010, marca: TENSLOTAN denominativa). 4. Términos descriptivos y de uso común en la conformación de signos

farmacéuticos.

55. El Tribunal interpretará el presente tema en razón a que en el proceso interno se manifiesta que los términos FLUDA y RINA son descriptivos y frecuentemente utilizados en marcas farmacéuticas. Partículas descriptivas en la conformación de marcas farmacéuticas.

56. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

57. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos

descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marcas, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

58. El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, o está formado por expresiones descriptivas, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”. (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº. 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189 de 15 de septiembre de 1995).


59. El Tribunal ha señalado que: “Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza”. El Tribunal continúa diciendo: “La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil”. (Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: HELADERIA AMERICANA mixta). Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.

60. El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado).

61. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. (Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET).

62. También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una

partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA).

63. Finalmente, el Tribunal ha manifestado: “Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios


íntimamente relacionados”. (Proceso 029-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217, 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA MIXTA). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA SE PRONUNCIA: PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación entre los signos FLUDARINA (denominativo) y FLUDARA (denominativo) con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan. SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. TERCERO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. CUARTO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con partículas de uso común o partículas descriptivas relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. El Juez consultante, por lo tanto, deberá determinar si los términos FLUDA y RINA son descriptivos o de uso común para productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno 2009-00545, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la


Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.




Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO


PROCESO 171-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 150 y 172 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Actor: INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA S.A.C. Nulidad de marca: BUENA VENTURA (denominativa). Expediente Interno: 4296-2010-0-1801-JR-CA-04. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. VISTOS: El Oficio 4296-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 21 de octubre de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal

GACETA OFICIAL 20/04/ 2015 34 de 48

interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 4296-2010-0-1801-JR-CA-04. El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno:

Apelante: INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA

S.A.C.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ

Tercero interesado: EMPRESAS ANDINAS S.A.

2. Hechos:

1. El 3 de octubre de 2008, EMPRESAS ANDINAS S.A. (Perú) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto BUENA VENTURA (denominativa), registrada a favor de INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA S.A.C. bajo Certificado 97341, para distinguir productos de la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. Mediante Resolución 1621-2009/CSD-INDECOPI de 26 de junio de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad formulada por EMPRESAS ANDINAS S.A. (Perú).

3. El 15 de julio de 2009, EMPRESAS ANDINAS S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 1621-2009/CSD-INDECOPI de 26 de junio de 2009.

4. Mediante Resolución 577-2010/TPI-INDECOPI de 8 de marzo de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió revocar la Resolución 1621-2009/CSD-INDECOPI de 26 de junio de 2009 y, en consecuencia, declaró nulo el registro de la marca BUENA VENTURA (denominativa) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. El 23 de junio de 2010, INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 577-2010/TPI-INDECOPI de 8 de marzo de 2010.

6. Mediante Sentencia de 22 de octubre de 2013, el Vigésimo Quinto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo declaró infundada la demanda.

7. El 8 de noviembre de 2013, INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA S.A.C. interpuso recurso de apelación.

8. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en los siguientes términos: “La


interpretación deberá tener en cuenta que la marca cuya nulidad se pretende distingue gelatinas y mermeladas de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Cuáles son los criterios para determinar la nulidad del registro de una marca cuando la misma comparte con otra los mismos canales de comercialización, son semejantes en el elemento figurativo o gráfico pero los signos distinguirían productos distintos no complementarios”.

3. Argumentos de la demanda: 9. La demandante INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA S.A.C.

señaló lo siguiente: - Solicita la nulidad de la Resolución 577-2010/TPI-INDECOPI de 8 de marzo de

2010, mediante la cual se declaró nulo el registro de la marca BUENA VENTURA (denominativa) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

- El uso previo de la denominación BUENA VENTURA, desde 1992, ha servido de sustento para plantear acciones de nulidad contra los registros de EMPRESAS ANDINAS S.A., quien ahora pretende hacerlos valer contra su marca. Asimismo, manifestó que dichas acciones de nulidad contra EMPRESAS ANDINAS S.A. fueron declaradas improcedentes por la autoridad administrativa competente.

- Pese a que dichas acciones fueron declaradas improcedentes, ello no niega el uso previo, reiterado y actual del nombre comercial BUENA VENTURA por parte de su empresa, la cual tiene mejor derecho.

- El registro de su marca BUENA VENTURA (denominativa) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza se obtuvo en virtud del derecho de prelación al que se refiere el artículo 6 (que hace referencia al día y hora de presentación de la solicitud) del Decreto Legislativo 823, así como en aplicación del artículo 215 del mismo texto legal (que señala que sólo el titular de un nombre comercial puede utilizarlo y registrarlo como marca).

- No existe conexión competitiva entre los productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

- Alega la indebida motivación de la Resolución 577-2010/TPI-INDECOPI. 4. Argumentos de la contestación a la demanda:

10. El demandado INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera:

- Defiende la legalidad de la Resolución 577-2010/TPI-INDECOPI de 8 de marzo de 2010, mediante la cual se declaró nulo el registro de la marca BUENA VENTURA (denominativa) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

- Si bien los productos que distingue la marca cuya nulidad se pretende (gelatinas y

mermeladas) y los productos que distinguen las marcas registradas BUENA VENTURA Y BUENAVENTURA (vinagre y sillao) tienen distinta naturaleza y finalidad, éstos se encuentran vinculados, toda vez que comparten los mismos canales de comercialización (mercados, tiendas de abarrotes y supermercados) y el mismo público consumidor (amas de casa).


- Realizado el examen comparativo las marcas en cuestión tienen la misma pronunciación y entonación (semejanza fonética), además que gráficamente están conformadas por los mismos términos, generando el mismo impacto visual de conjunto. Existe una similitud conceptual ya que evocan la idea de “buena suerte”. Por lo cual, determina que no es posible la coexistencia de las marcas en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

- Al momento de otorgarse el registro de la marca de producto BUENA VENTURA

(denominativa) a favor de Industria Alimentaria Grupo Buena Ventura S.A.C. ésta se encontraba incursa en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

11. El tercero interesado EMPRESAS ANDINAS S.A. señaló lo siguiente:

- Es titular de las marcas BUENA VENTURA y BUENAVENTURA, registradas bajo

los Certificados 9087 y 13673, respectivamente, que distinguen productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

- Sus registros fueron otorgados en 1994 y 1995, respectivamente, mientras que el registro de la marca cuya nulidad solicitan en el 2004.

- La marca cuya nulidad solicita nunca debió ser otorgada pues los productos que distinguen se encuentran vinculados a los que distinguen sus marcas registradas, razón por la cual se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad relativa señalada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

- Las gelatinas y mermeladas se encuentran vinculadas a los productos que distinguen sus marcas (vinagre y sillao), debido a que muchas empresas que fabrican y comercializan gelatinas y mermeladas también fabrican y comercializan vinagre y sillao. Además, éstos comparten los mismos canales de comercialización pudiendo encontrarse incluso en los mismos anaqueles. Tratándose de productos de consumo masivo, el consumidor medio no realizará un análisis exhaustivo para adquirirlos, por lo que el riesgo de confusión entre las marcas es posible.

- En el mercado peruano es frecuente que las mermeladas y vinagres sean distinguidos por una misma marca, conforme sucede con las mermeladas y vinagres Fanny o Florida.

- Agregó que la emplazada ya viene comercializando sin autorización de su

empresa vinagre y sillao, tal como aparece en el sitio web ww.grupobuenaventura.com. Ofreció medios probatorios que consideró aplicables al presente caso.

5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 12. El juzgado declaró infundada la demanda y confirmó la legalidad de la Resolución

577-2010/TPI-INDECOPI de 8 de marzo de 2010, mediante la cual se declaró nulo el registro de la marca BUENA VENTURA (denominativa) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

6. Argumentos del recurso de apelación: 13. La demandante Industria Alimentaria Grupo Buena Ventura S.A.C. presentó recurso

de apelación reiterando lo señalado en su demanda.


B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 14. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 1361

de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículos 1342 literal a), 1503 y 1724 de la Decisión 486.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR 15. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

2. Comparación entre signos denominativos y mixtos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta).

3. Marcas evocativas (“buena suerte”). 4. Conexión competitiva entre las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional

de Niza. 5. Debida motivación de las resoluciones administrativas. 6. Sobre el uso previo del nombre comercial BUENA VENTURA. Mejor derecho o

derecho de prelación. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD

GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA,

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara

indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un

tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

2 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras.

3 Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

4 Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.


INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

16. En el presente caso, EMPRESAS ANDINAS S.A. solicitó la nulidad del registro de la

marca BUENA VENTURA (denominativa) para distinguir productos5 de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, otorgada a favor de INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA S.A.C., sobre la base de sus marcas BUENA VENTURA y BUENAVENTURA, que distinguen productos6 de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

17. Mediante Resolución 577-2010/TPI-INDECOPI de 8 de marzo de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió declarar fundada la acción de nulidad y nula la marca de producto BUENA VENTURA (denominativa) inscrita a favor de INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA S.A.C., por encontrarse incursa en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486. Por tal motivo, corresponde analizar la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

18. Según el artículo 172 de la Decisión 486, la autoridad nacional competente decretará

de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

19. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo

siguiente:

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud: 20. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

21. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La

doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad7.

5 Gelatinas y mermeladas. 6 En el caso de la marca BUENA VENTURA para distinguir vinagre, mientras que en el de la marca

BUENAVENTURA para distinguir vinagre y sillao. 7 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN

UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.


22. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008. Marca: SHERATON).

23. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya

que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas.

24. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si

entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo.

25. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos:

26. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en

conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.


-‐ La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

-‐ En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo. Es decir, se

debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

-‐ Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas

últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. -‐ Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar del

presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

27. En consecuencia, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos en

que pueden asemejarse los signos confrontados. Es decir, deberá analizar si la marca registrada BUENA VENTURA (denominativa) a favor de la empresa demandante y los signos BUENA VENTURA y BUENAVENTURA son o no similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. 28. En el presente caso, se deben confrontar el signo registrado a favor de INDUSTRIA

ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA S.A.C. con los registrados, previamente, a nombre de EMPRESAS ANDINAS S.A. Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013:

“Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: ‘La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno


solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado’”.8

Comparación entre signos denominativos y mixtos: 29. La Corte Consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas

debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

30. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que

esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.9

31. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el

elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

32. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: LOREX.

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”10.

33. En este orden de ideas, la Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados.

8 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA

VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 9 Proceso 46-IP-2008. Marca: ”PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. 10 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo

S.A. España, 1984, pp. 199 y ss.


3. MARCAS EVOCATIVAS 34. La demandada INDECOPI señala que las marcas cotejadas son marcas evocativas,

haciendo alusión directa a la idea de “buena suerte”. En este sentido, determina que no es posible la coexistencia de las marcas en el mercado sin causar riesgo de confusión en el público consumidor.

35. Dentro del Proceso 38-IP-2008 de 10 de abril de 2008, el Tribunal ha señalado lo siguiente sobre las marcas evocativas:

“Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.11 Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el signo. El signo evocativo a diferencia del descriptivo cumple la función distintiva de la marca y es, por lo tanto, registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer si ella se refiere a uno o a otro tipo. En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que: “las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio”.12

36. El Tribunal señala respecto de los signos evocativos: “Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc. En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas”.13

11 Proceso 7-IP-2001 de 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. 661 de 11 de abril de 2001. 12 Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”. 13 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 7-VIII-95. Proceso 7-IP-95. Caso

“COMODISIMOS”, G.O.A.C. 189 de 15-IX-95.


37. En el presente caso, la Corte Consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

4. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS CLASES 29 Y 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

38. El signo registrado a favor de INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA

VENTURA S.A.C. distingue “gelatinas y mermeladas” en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que los signos sobre la base de los cuales EMPRESAS ANDINAS S.A. presenta la acción de nulidad distinguen “vinagre y sillao” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la Corte Consultante deberá analizar la existencia de conexión competitiva entre ellos.

39. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que:

“Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.14

40. Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta

regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio

de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o

14 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246.


supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o

distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos

puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que

comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en

diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”15

41. El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y

que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, la Corte Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.

5. LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

42. La demandante INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA S.A.C. manifestó que la Resolución 577-2010/TPI-INDECOPI de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI adolece de falta de motivación.

15 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003.

Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta).


43. Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca LAN ECUADOR, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso:

“El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”.

44. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y

las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

45. El principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países. O bien, si el registro ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

46. Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.

47. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

48. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

49. Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones,


sino que la oficina de registro tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite”.

6. SOBRE EL USO PREVIO DEL NOMBRE COMERCIAL “BUENA VENTURA”.

MEJOR DERECHO O DERECHO DE PRELACIÓN. 50. INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA S.A.C. alegó en su

demanda que utilizó el término BUENA VENTURA como nombre comercial desde 1992, lo que le ha servido de sustento para plantear acciones de nulidad contra los registros de EMPRESAS ANDINAS S.A., quien ahora pretende hacerlos valer contra su marca. Asimismo, manifestó que dichas acciones de nulidad contra EMPRESAS ANDINAS S.A. fueron declaradas improcedentes por la autoridad administrativa competente.

51. De esta forma, la empresa demandante deja en evidencia que inició otros procedimientos que tuvieron como objeto revisar la validez del registro de las marcas BUENA VENTURA y BUENAVENTURA registradas a nombre de EMPRESAS ANDINAS S.A.

52. En el presente caso, la decisión administrativa objeto de impugnación en el proceso interno versa sobre la declaración de nulidad de la marca de producto BUENA VENTURA (denominativa) otorgada a favor de la demandante, en mérito al pedido de nulidad elaborado por EMPRESAS ANDINAS S.A., el que se sustentó en la aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

53. Por lo tanto, este Tribunal advierte que el tema del mejor derecho o derecho de prelación del nombre comercial -alegado por la titular de la marca objeto de nulidad- no constituye una circunstancia que pueda tomarse en cuenta en el presente procedimiento de nulidad de marca. En todo caso, corresponderá a la empresa demandante encausar su pedido de reconocimiento de mejor derecho o derecho de prelación en la vía correspondiente a efectos de exigir a la autoridad nacional competente un estudio sobre dicho particular, tal como hizo en los procedimientos administrativos que, según señala, inició.

54. Por lo tanto, la Corte Consultante deberá realizar el examen de confundibilidad entre las marcas confrontadas a fin de determinar la procedencia del pedido de nulidad formulado por EMPRESAS ANDINAS S.A., atendiendo a la protección que han obtenido las marcas registradas a su favor.

PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretación

prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación. Se debe tener en cuenta que basta la posibilidad de existencia de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

SEGUNDO: Utilizando los criterios establecidos en la presente interpretación

prejudicial para el cotejo de esta clase de signos, la Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos confrontados.


TERCERO: La Corte Consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

CUARTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de

considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas.

Existen lugares de comercialización o expendio de productos que influyen

escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

QUINTO: Las resoluciones administrativas deberán estar debidamente motivadas.

El examen de confundibilidad debe ser integral y motivado analizando cada caso concreto.

SEXTO: El Tribunal advierte que el tema del mejor derecho o derecho de prelación

del nombre comercial -alegado por la titular de la marca objeto de nulidad- no constituye un alegato que pueda tomarse en cuenta en el presente procedimiento de nulidad de marca. En todo caso, corresponderá a la empresa demandante encausar su pedido de reconocimiento de mejor derecho o derecho de prelación en la vía correspondiente a efectos de exigir a la autoridad nacional competente un estudio sobre dicho particular, tal como hizo en los procedimientos administrativos que, según señala, inició.

Por lo tanto, la Corte Consultante deberá limitarse a realizar el examen de

confundibilidad entre las marcas confrontadas a fin de determinar la procedencia del pedido de nulidad formulado por EMPRESAS ANDINAS S.A., atendiendo a la protección que han obtenido las marcas registradas a su favor.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.





Luis José Diez Canseco Núñez Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTE SECRETARIO (E)


Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

sumario tribunal de justicia de la...

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