la protecciÓn de los resultados de investigaciÓn y su...

LA PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS DE

INVESTIGACIÓN Y SU TRANSFERENCIA

EN LA UC3M

Parque Científico – Oficina IPR

Enero 2013

Oficina IPR. Protección de Resultados

Normativa y marco institucional

Protecciones realizadas

Conclusiones

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Parque Científico. Oficina IPR

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Función

Gestionar la protección y comercialización de los

derechos de propiedad industrial e intelectual (IPR,

patentes y software) sobre los resultados de

investigación en la UC3M

Actividades

Identificación, evaluación, asesoramiento

Gestión y tramitación de solicitudes

Catálogo IPR y ofertas tecnológicas

Valorización y Licenciamiento

Financiación

A través de los presupuestos generales de la UC3M

Coste por patente/software: 3500/20 €

Prever en los proyectos nacionales/europeos una

partida para la protección de resultados

Prever la aportación y valoración de resultados ya

protegidos a nuevos contratos I+D

Oficina IPR. Líneas de actuación

IDENTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

PROCESO DE PROTECCIÓN IPR

DESARROLLO DE OFERTAS

TECNOLÓGICAS

ELABORACIÓN DE FICHAS COMERCIALES

VALORIZACIÓN Y PLAN DE EXPLOTACIÓN

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

CARTERA IPR CARTERA OTs FICHAS

COMERCIALES

NUEVOS PROYECTOS

PLATAFORMA ORION

LICENCIAS SPIN-OFF

INTERACCIÓN CON INVESTIGADORES

ESCAPARATE PÚBLICO

OTROS ACUERDOS

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Oficina IPR. Actividades de protección

• Asesoramiento: para la protección industrial y/o intelectual de los resultados. Contáctanos.

• Identificación: Formalización de las propuestas: "Comunicación de Resultados".

• Estudio y evaluación: Preparación de la documentación necesaria para la valoración de las propuestas:

• Análisis de novedad y actividad inventiva (estado del arte): "Informe de búsqueda".

• Valoración mediante la metodología UCARTRIP: "Modelo TIME".

• Análisis del potencial comercial: "Informe de potencial de la propuesta".

• Informe de evaluación final del PCF: "Informe de recomendación de protección".

• Análisis, valoración y evaluación final por el órgano competente: "Comisión IPR".

• Protección: Preparación de la documentación y presentación oficial de la solicitud.

• Elaboración de las memorias finales.

• Presentación de las solicitudes completas ante los Registros oficiales

• Oferta Tecnológica: incorporación a la cartera IPR para su comercialización.

• Valorización: de la oferta tecnológica (valoración económica, plan de explotación...)

• Transferencia: de la oferta tecnología (licencia, spin-off, proyecto...). Beneficios económicos

• Seguimiento: de los requerimientos y acciones oficiales.

• Internacionalización: Antes de un año se decidirá extender la protección a otros países

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IDENTIFICACIÓN (Com. Resultados)

EVALUACIÓN (PCF + Comisión

IPR)

VALORIZACIÓN

REDACCIÓN Y REGISTRO

TRANSFERENCIA Y EXPLOTACIÓN


• Asesoramiento:

Reuniones y conversaciones telefónicas con investigadores y alumnos, que muchas veces no se concreta en propuestas.

Asesoramiento técnico: Análisis preliminar para determinar si se cumplen las exigencias para la protección.

Asesoramiento legal: sobre la forma más apropiada de protección, cesiones necesarias, titularidad o cotitularidad.

Recomendaciones: tanto técnicas como legales.

• Identificación:

El investigador formaliza la propuesta ("Comunicación de Resultados“), que nos permite comenzar el análisis en detalle.

La iniciativa puede partir del investigador y también derivada de nuestro análisis técnico y reuniones con los grupos I+D.

• Estudio y evaluación:

Acorde a la normativa y metodología UC3M

Preparamos la documentación para la valoración de las propuestas (nosotros y Comisión IPR).

Análisis de novedad y actividad inventiva respecto al estado del arte (comparativa técnica descriptiva):

"Informe de búsqueda". Si no existe novedad, se abandona la propuesta.

Valoración de aspectos técnicos, protección y explotación (puntuación 0-4): "Modelo TIME".

Análisis del potencial comercial, que describe y justifica la valoración anterior: "Informe de potencial de la propuesta".

Informe de evaluación final nuestro, que resume el análisis y recomienda su protección: "Informe de recomendación de protección".

Análisis, valoración y evaluación final por el órgano competente para su aprobación o no dentro de la UC3M: "Comisión IPR". La Comisión puede aprobar, rechazar o posponer la propuesta a la espera de información más detallada.

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• Protección:

Preparación de la documentación oficial y presentación del documento de solicitud ante los Registros oficiales.

Solicitudes de patente:

Normalmente, la redacción de la memoria se encarga a agentes externos de propiedad industrial.

Participamos activamente junto con los investigadores en la redacción.

Excepcionalmente, la redacción la han realizado los investigadores junto con nosotros.

Preparamos documentos de cesión a la UC3M en caso necesario (personal sin vinculación

laboral con la UC3M)

Se tramita la solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Solicitudes de registro software:

Damos indicaciones y recomendaciones sobre requisitos y formato exigido por el Registro.

La redacción de la memoria es realizada por los investigadores.

Preparamos el documento de cesión de los investigadores a la UC3M, que deben firmar todas las partes.

El documento de cesión tenemos que gestionarlo también a través de la Oficina Liquidadora de la Comunidad de Madrid

Junto con otros documentos exigidos, presentamos las solicitudes ante el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.

Preparamos otros documentos, como el de cotitularidad con alguna otra institución en caso necesario.

Cartera IPR: Tras el registro se actualizan las bases de datos y se incorpora la información básica a la Cartera IPR de la UC3M (accesible externamente a través de Internet)

A los investigadores también se les informa del registro y se les traslada toda la documentación presentada.

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Comunicación de Resultados

Estudio y valoración

Comisión de Invenciones

Solicitud de patente ante la

OEPM

0 1

1-3 meses

2-5

ES PCT otros países

0 1 2,5 20 años

fase

FASES EN UNA PATENTE

Solicitud de patente ante la

OEPM

año de prioridad 30 meses prioridad PCT máximo

• Las solicitudes aprobadas siguen su tramitación hasta su solicitud • Una propuesta aprobada puede ser rechazada al inicio de la redacción si se estima necesario • La redacción final puede demorarse si quedan aclaraciones o documentación técnica pendiente


CRONOGRAMA


• Oferta Tecnológica:

En general se redacta el documento de OT correspondiente a cada nuevo registro, en base al modelo existente.

Cartera de OT: las OTs son revisadas y aprobadas por los investigadores, e incorporado a la Cartera OTs a través de la plataforma ORION.

Escaparate comercial: la Cartera OT es accesible a través de Internet por cualquier empresa o persona externa, y constituye el escaparate comercial de las tecnologías generadas en la UC3M.

• Valorización:

Las OTs se priorizan para su comercialización dependiendo de varios factores (antigüedad, sector, relevancia...).

El documento de valorización detallará y justificará la valoración económica de la tecnología, estudio de mercado, análisis de la empresa, plan de explotación...

Esta valoración será la base para la negociación posterior con la empresa.

• Transferencia:

Puede ser realizada mediante varias vías: licencia, spin-off, proyecto...

Es siempre recomendable el conocimiento y aceptación de los investigadores.

El objetivo es producir beneficios económicos, directos o indirectos.

Se reciben expresiones de interés y se realizan reuniones con empresas.

Acuerdos de licencia: se negocian los términos con la empresa basándose en la valorización realizada (pago inicial, royalties...).

Spin-off: Cuando los investigadores muestran interés en explotar los resultados, se negocian con ellos los términos de licencia de explotación en condiciones que faciliten la creación de estas nuevas empresas.

Proyectos I+D art.83: El acuerdo de licencia puede embeberse dentro de un contrato. Para registros que se derivarán del proyecto, puede quedar pendientes para un acuerdo posterior. En general se valora el coste de desarrollo, pero no el impacto en los beneficios futuros de la empresa.

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• Seguimiento:

Se realiza individualmente para cada registro

Seguimiento y alerta sobre los requerimientos y acciones oficiales (notificaciones y fechas críticas): informe sobre el estado del arte, publicación, concesión...).

Traslado a los investigadores de cualquier documento o acción que requiera su intervención.

Solución de deficiencias:

Pequeñas deficiencias formales en la redacción.

Problemas en la novedad y la actividad inventiva detectados por los examinadores,

requiriendo el análisis técnico del informe y realizar posibles modificaciones en los

documentos de solicitud (agente, investigadores, nosotros)

• Internacionalización:

Solicitud PCT:

Antes de un año se decidirá extender la protección a otros países, dependiendo del resultado de las acciones de comercialización y de la relevancia de cada registro.

La documentación es preparada por nosotros cuando el único titular es la UC3M (reducción en 2/3 del coste)

Fases nacionales:

La extensión a Europa y otros países dependerá del resultado de las acciones de comercialización.

Todas estas acciones son realizadas por el agente externo siguiendo nuestras indicaciones.

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OTRAS ACTIVIDADES:

Organización de las Comisiones IPR

Formación sobre protección industrial e intelectual de los resultados I+D:

Acciones de sensibilización a los grupos I+D

Organización de jornadas en la UC3M en colaboración con la OEPM y otras asociaciones

como LES

Elaboración de los modelos IPR junto con el SI:

Cesiones: Personas sin vinculación laboral, Propiedad Intelectual, Obra audiovisual

Declaraciones: Obra colectiva

Acuerdo de cotitularidad

Licencia: Patente, Programa de ordenador

Búsqueda y contacto con empresas tecnológicas para el licenciamiento de la tecnología

Marcas comerciales (propiedad industrial)

Tramitación y seguimiento de algunas marcas generadas por grupos I+D

Estas marcas las gestionamos directamente nosotros ante la OEPM

Otros:

Participación y revisión de los términos referentes a la titularidad y explotación de la propiedad industrial e intelectual en algunos proyectos I+D

Acuerdos de confidencialidad con empresas

Certificaciones a los investigadores para ser utilizadas en sus acreditaciones.

Oficina IPR. Otras actividades

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Conclusiones

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Reglamento de Invenciones:

Aprobado por la Junta de Gobierno el año 2010

Patentes y programas de ordenador

Titularidad: UC3M o Por ley o por cesión. o Ley de Propiedad Industrial / Ley de Propiedad Intelectual o Profesores, Alumnos, Becarios, Externos...

Autoría: autores / inventores

Reparto de beneficios (%): (inventores, departamento, fondo, UC3M)

Patentes: 35-15-25-25, 50-15-10-25, 70-10-10-10 Programas: 70-10-10-10

Metodología UCAR©TRIP

Proceso de evaluación y transferencia de los resultados de I+D Documentación Identificación de tecnologías de interés comercial


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Comisión IPR: Comisión de evaluación y gestión de invenciones Presidida por el Vicerrector de Investigación y Transferencia, y participada por diversos profesores en

representación de las áreas de conocimiento de la UC3M.

Reuniones cada 3 meses

Resuelve los procedimientos sobre protección y explotación de los resultados de investigación generados en la UC3M Nuevas propuestas Internacionalizaciones Abandonos Acuerdos de licencia con empresas Elaboración de la normativa interna de la UC3M

Se aprueban propuestas que supongan beneficios para la UC3M

No se aprueban propuestas curriculares

Preparación de documentos y exposición en la Comisión por los técnicos del Parque

Intervención de los investigadores como apoyo a la Comisión


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Conclusiones

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SOLICITUDES PRIORITARIAS de PATENTE

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Total Patentes Prioritarias 4 5 9 17 10 10 9 64

Solicitudes Nacionales 4 5 9 12 10 8 8 56

Solicitudes Internacionales

0 0 0 5 0 2 1 8

PCT 0 0 0 1 0 1 1 3

EP 0 0 0 3 0 0 0 3

US 0 0 0 1 0 1 0 2

La cartera IPR de la UC3M está compuesta a

31/12/2012 por 86 solicitudes prioritarias de patente

(22 hasta 2005 + 35 en 2006-2009 + 29 desde 2010)

Datos de patentes y SW

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Solicitudes prioritarias de patente

Total

Nacionales

Internacionales

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SOLICITUDES TOTALES de PATENTE

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Total Patentes 4 6 10 21 19 22 19 101

Solicitudes Nacionales 4 5 9 12 10 8 10 58

Solicitudes Internacionales 0 1 1 9 9 14 9 43

PCT 0 1 1 5 6 11 8 32

EP 0 0 0 3 1 1 1 6

US 0 0 0 1 2 2 0 5


31/12/2012 por 123 solicitudes totales de patente

(22 hasta 2005 + 41 en 2006-2009 + 60 desde 2010)

Datos de patentes y SW (2)

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Solicitudes totales de patente

Total

Nacionales

Internacionales


18

REGISTROS SW

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Total SW 0 1 1 4 9 13 9 37


31/12/2012 por 38 registros SW

(1 hasta 2005 + 6 en 2006-2009 + 31 desde 2010)

0

2

4

6

8

10

12

14

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Solicitudes software

Plan Estratégico UC3M 2010-2015

Objetivo: Incrementar en un 50% el nº de patentes en uso => 3

• Licencias de patentes hasta 2009: 3

• No existe indicador asociado a los ingresos por licencias

• Realizado 2010-2012: 14 19

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Licencias 1 0 0 2 2 6 6

Patentes 1 0 0 0 1 3 6

Software 0 0 0 2 1 3 0

Regalías (€) 9000 0 0 38500 10100 2500 (*)

LICENCIAS DE PATENTES Y REGISTROS SW

(*) se contabilizarán En el primer trimestre 2013


0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Regalías (€)

0

1

2

3

4

5

6

7

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Licencias

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Licencias de patentes

INGRESOS GENERADOS POR LICENCIAS DE PATENTES Y REGISTROS SW EN 2011-2012 Empresa Año Licencia Fijo € Variable % Ingresos € Nota: * Solicitud en cotitularidad

Aptent (x2)

2012

1000 5 Dos licencias en proceso

Sensia - 10 En proceso

Euroortodoncia - - *Reparto de sectores en explotación

Ediciones SM 3000 3000

S2M - 10 *S2M asume tasas PCT (3500 €). En proceso

NEC

2011

1500 - 1500 *NEC asume tasas EP (5000 €)

LGN 1000 5 1000

S2M - 10 *S2M asume tasas US (5000 €)

NEC 2010 1500 - 1500 *NEC asume tasas EP (5000 €)

Radiotrans 2006 9000 -

Total 6500

Año Ingresos €

OEPM 2011 4934, 31 Subvenciones de la OEPM (ayuda internacionalizaciones)

Ingresos por subvenciones

Año Ingresos aprox. €

Empresas licenciatarias 2011 8000 Gastos asumidos directamente por la empresa Otros


Empresa Año Licencia Fijo € Variable % Ingresos €

Aptent 2012 - 5 - En tramitación

Smart Access

2011

- 35 -

Nartex Software - 15 -

Ayuntamiento Zalla 50 - 50

Powersim-Avantronic 2010 - 7173,21

PowerSys 2009

- 819,50

EGEO 38.500 - -

ADALID 2005 - 329,79

Total 8372,50

Licencias de registros SW

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Comunicaciones de Resultados: 12 11 22 23 21 43 24

Solicitudes de registro software: 0 1 1 4 9 13 9 Solicitudes de patente nacional: 4 5 9 12 10 8 10 Solicitudes de patente internacional: 0 1 1 9 9 14 9

Total solicitudes: 4 7 11 25 28 35 28 Total solicitudes prioritarias: 4 6 10 21 19 23 18


21

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Solicitudes de registro software

Solicitudes de patente nacional

Solicitudes de patente internacional

Total solicitudes

Total solicitudes prioritarias




Conclusiones

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La actividad de investigación es novedosa => es necesario seguir gestionando la PROTECCIÓN.

Es imprescindible el soporte técnico y legal a las propuestas recibidas: Tanto para el proceso de protección como el de transferencia

Propuestas gestionadas:

Comienzo en 2006 Gran crecimiento hasta 2009 Volumen con ligero aumento desde 2010 a pesar de “la crisis”.

Retornos directos económicos, muy moderados pero sobre todo indirectos a través de proyectos I+D.

La transferencia de patentes directa hacia las empresas no es sencilla:

Tecnología no implementada 100% en general (falta de “prueba concepto”) Costes altos de protección y mantenimiento. Vencimiento de plazos de mantenimiento y extensión internacional.

Se está incidiendo más en la protección y transferencia del software:

Costes de protección y mantenimiento muy inferiores.

Normativa UC3M: Reglamento de invenciones.

Aprobación por la Comisión IPR.

UC3M - Parque Científico - Oficina IPR (91 624) 4023: Lola García-Plaza (responsable de la Oficina IPR) (91 624) 4011: Ángel González Ahijado (técnico IPR) [email protected] Web del Parque Científico (desde la página principal de la UC3M)

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la protecciÓn de los resultados de investigaciÓn y su...

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