TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 279-IP-2015

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corteconsultante, de los artículos 137 y del segundopárrafo del artículo 172 de la Decisión 486 de 14 deseptiembre de 2000, expedida por la Comisión de laComunidad Andina, con fundamento en la consultaformulada por la Quinta Sala Especializada en loContencioso Administrativo, Subespecialidad enTemas de Mercado, Lima, República del Perú.Expediente Interno N° 07999-2013-1801-JR-CA-25.Actor: FRANCISCO PÉREZ ALVARADO. Marcamixta VENEZIA STAINLESS STEEL.

Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, alos veinte y cinco días del mes de febrero de dos mil dieciséis, en SesiónJudicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicialformulada por la Quinta Sala Especializada en lo ContenciosoAdministrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República delPerú.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Quinta SalaEspecializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temasde Mercado, Lima, República del Perú, a través del Oficio 7999-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 10 de junio de 2015, recibido por este Tribunal el mismodía, mediante el cual se solicita la interpretación prejudicial de los artículos137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos sedesprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado

de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo quesu admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 7 dediciembre de 2015.

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimaprocedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar ala presente solicitud, lo siguiente.

Partes:

Demandante: FRANCISCO PÉREZ ALVARADO

Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LACOMPETENCIA Y PROTECCiÓN DE LAPROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI.REPÚBLICA DEL PERÚ

DEQUIVAL S.A.C.

HECHOS:

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en lademanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de losantecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran lossiguientes:

1. El señor FRANCISCO PÉREZ ALVARADO es titular de la marcamixta VENEZIA STAINLESS STEEL, registrada bajo el CertificadoNo. 168617, para amparar los siguientes productos de la Clase 8 dela Clasificación Internacional de Niza: "Herramientas e instrumentosde mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedoresy cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar'.

2. El 8 de septiembre de 2011, la empresa DEQUIVAL S.A.C., presentóacción de nulidad de registro de la mencionada marca, argumentandola violación de los artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.

3. La sociedad DEQUIVAL S.A.C., indicó que FRANCISCO PÉREZALVARADO obtuvo el registro de mala fe, porque que al solicitarlo yatenía conocimiento que el producto era importado desde China, locual según esta misma sociedad se pudo constatar mediante lasDUAS No 225944-00 y 298779-00 de 5 de diciembre de 2006 y 21 dediciembre de 2007, respectivamente.

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4. El 23 de abril de 2012, la Dirección de Signos Distintivos delINDECOPI, mediante la Resolución No. 1405-2012/CSD-INDECOPI,declaró fundada la acción de nulidad.

5. El 23 de mayo de 2012, el señor FRANCISCO PÉREZ ALVARADOpresentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

6. El 21 de junio de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No.2174-2013ITPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación,confirmando la Resolución No. 1405-2012/CSD-INDECOPI.

7. El señor FRANCISCO PÉREZ ALVARADO interpuso demandacontencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

8. El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo,Subespecialidad en Temas de Mercado, mediante sentencia signadacomo Resolución No. Cuatro de 19 de diciembre de 2014, declaróinfundada la demanda.

9. El señor FRANCISCO PÉREZ ALVARADO, presentó recurso deapelación contra la anterior sentencia.

10. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, conSubespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia,Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunalde Justicia de la Comunidad Andina.

a. Argumentos de la demanda.

La parte demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

11. Manifiesta que ha obrado en todo momento de buena fe. Realizó unabúsqueda de antecedentes en el INDECOPI, y pudo evidenciar queen la Clase 8 de la Clasificación Internacional Niza existió el registroya caducado de la marca MORO DI VENEZIA a favor de la empresaIRVEL SRL. Lo anterior no fue tenido en cuenta por la autoridadnacional.

12.Agrega que la solicitud de registro de la marca mixta VENEZIASTAINLESS STEEL fue analizada por el INDECOPI.

13.Adiciona que la palabra VENEZIA se encuentra incluida en otrasmarcas.

14. Expresa que los DUAS y los documentos presentados como pruebano acreditan el uso de la marca en el mercado peruano.

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Por parte de la sociedad DEQUIVAL S.A.C.

15. Mediante la Resolución 02 de 5 de marzo de 2014 se declaró enrebeldía.

b. Contestación de la demanda.

Por parte del INDECOPI.

16.lndica que se encuentra acreditado que el demandante actuó de malafe al solicitar la marca mixta VENEZIA STAINLESS STEEL,considerando que la denominación VENEZIA es un signo arbitrario enrelación con los productos que identifica, y que el actor conocía quese importaban hacia el mercado peruano productos de la Clase 8 dela Clasificación Internacional de Niza, la identidad existente entresignos en conflicto no puede deberse a la mera casualidad.

17. Expresa que con posterioridad a la obtención de su registro y sobre labase de su derecho en exclusiva, pretendió impedir lacomercialización de los referidos productos por parte de suscompetidores; esto permite concluir que el actor registró su marcacon la intención de obtener provecho ilícito y obstruir la actividadempresarial de terceros.

18. Manifiesta que se encuentra acreditado que IMPORTACIONESCARMELITA DEL NORTE EIRL Y otros proveedores han importadodesde China cuchillos con anterioridad al registro de la marca mixtaVENEZIA STAINLESS STEEL, esto es desde el año 2005. Eldemandante quiere hacer creer que los productos importados no secomercializaron, lo que sería un argumento que carece de todosustento.

19. Expresa que la existencia previa del registro de una marcacompuesta por la denominación VENEZIA, no demuestra la buena fedel demandante. Por el contrario, la obtención de su registro haimpedido la comercialización de productos identificados con un signoque previamente había ingresado en el mercado por suscompetidores; por lo anterior, se puede concluir que la marca deldemandante fue obtenida con la intención de obtener un provechoilícito y obstruir la actividad empresarial de terceros.

Por parte de la sociedad DEQUIVAL S.A.C.

20. Mediante la Resolución Dos de 05 de marzo de 2014, se declaró enrebeldía.

c. Sentencia de Primera Instancia.

21. El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo, conSubespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia,Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como

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Resolución Número Cuatro de 19 de diciembre de 2014, declaróinfundada la demanda, argumentando que debe:

"(. . .) el Indecopi no puede afirmar que se ha acreditado que haactuado de mala fe solo por el hecho de que sea representante de laempresa Importaciones Carmelita del Norte EIRL., ni por lasdeclaraciones únicas de aduana (OUAS) en las que consta laimportación de cuchillos de la marca VENEZIA presentadas por laempresa Oequivel ya que tales documentos no sustentan que lamarca haya sido utilizada en el mercado peruano (. ..) En este sentidocorresponde señalar que de los medios probatorios presentados seha verificado que los cuchillos VENEZIA ingresaron al mercadoperuano, importado por un tercero, antes de que el señor Pérezregistrara la marca que contiene dicho termino. Asimismo, se hacomprobado que tanto el producto importado bajo el signo VENEZIAcomo el producto que distingue la marca registrada consiste en uncuchillo de cocina fabricado en China; por último, se ha corroboradoque ambos productos son importados para ingresar al mercadoperuano, lo cual nos lleva a concluir que la empresa de la que esgerente el señor Pérez es una de las distribuidoras en el mercadoperuano de los cuchillos VENEZIA procedentes de China; enconsecuencia, se ha acreditado que el señor Pérez teníaconocimiento de la existencia de que el término VENEZIA distinguíacuchillos procedentes de China, por lo que el hecho de que esetérmino forma parte del signo que registro evidencia un actuardesleal, pues, a través del registro podía impedir que suscompetidores comercializaran los cuchillos VENEZ lA, a pesar detambién importarlos desde China; por consiguiente, el juzgadoconsidera que el Indecopi ha motivado debidamente la resoluciónimpugnada al afirmar que el señor Pérez actuó con mala fe alregistrar VENEZIA STAINLESS STEEL y caja empaque, por lo quedicho registro debía ser declarado nulo.(. ..) que en atención a lo señalado en los considerandos precedentes,este juzgado considera que las resoluciones impugnadas han sidoexpedidas cumpliendo con los requisitos de validez del actoadministrativo (. ..) declarando INFUNDADA LA DEMANDA,interpuesta por Francisco Pérez Alvarado (...)".

d. Recurso de apelación.

22. El señor FRANCISCO PÉREZ ALVARADO, en el escrito de recursode apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL:

23. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de losartículos 137 y 172 segundo párrafo de la Decisión 486, se hará laInterpretación solicitada 1.

Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que lepermitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar unacto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

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La corte consultante realizó las siguientes preguntas:

"1. ¿Cómo debe interpretarse el artículo 137 de la Decisión 486?

Si es posible registrar una marca de origen extranjero que no seencuentra registrada (de forma similar o idéntica) en las oficinascompetentes del país, pero cuyos productos vienen siendoimportados y comercializados por los competidores comercialesde quien pretende inscribir dicha marca.

Si el registro de la marca al que hace referencia puede serinterpretado como un acto de mala fe en la modalidad deexclusión de los competidores en el mercado, que podría generarque éstos se vean impedidos de comercializar productos de dichamarca, o si por el contrario dicho registro de marca no incidiría enel derecho de terceros de seguir comercializando productosimportados de la marca extranjera (idéntica al registro nacional, envirtud de la inscripción realizada), teniendo en cuenta que de larevisión de los actuados, no obra licencia ni autorizaciónexcluyente a favor de ninguno de los comerciantes del giro.

2. ¿Cómo debe interpretarse el segundo párrafo del artículo 172 de laDecisión 486?, en lo referido:

Si los actos de importación y exportación de productos de origenextranjero identificados con un signo distintivo conocido en elrubro de equipos de uso doméstico, al ser pasibles de serconocidos por terceros y al demostrar la comercialización de unamarca extranjera en el país, implican que el registro de marca queostenta el nombre que da el producto extranjero fue realizado conmala fe y por ende, es pasible de ser anulado.

C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. El registro de marca solicitado de mala fe.

B. La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar oconsolidar un acto de competencia desleal. Competencia deslealpor confusión.

( ... )Artículo 172.-( ... ) .La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, lanulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de .10dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acerenprescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

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D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. EL REGISTRO DE MARCA SOLICITADO DE MALA FE.

24. En el proceso interno se debate si el signo mixto VENEZIASTAINLESS STEEL fue solicitado de mala fe. El demandante afirmaque en todo momento actuó de buena fe.

25. De conformidad con lo anterior, el Tribunal abordará el temapropuesto y contestará las preguntas realizadas por la consultante.

26. El Tribunal se permite reiterar en lo pertinente los temas analizadosen las Interpretaciones Prejudiciales de 24 de julio de 2013 y 25 deseptiembre de 2013, expedidas en el marco de los procesos 54-IP-2013 Y 87-IP-2013.

27. El segundo párrafo del artículo 172 establece como causal relativa deirregistrabilidad que el registro de marcas se hubiese solicitado demala fe. Ante todo, conviene observar que cualquier conducta en elámbito del derecho se presume de buena fe, pues la misma se haconsagrado como un principio general de los sistemas jurídicos; es lamáxima fundamental consagrada como premisa de todo sistemajurídico y el ordenamiento jurídico comunitario andino no es ajeno aeste principio, pues lo incorpora como postulado llamado a regir todaslas actuaciones.

28. El Tribunal sobre el tema ha expresado lo siguiente:

"El concepto de buena fe, junto con otros principios universales delderecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el delenriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilaresfundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólolas relaciones contractuales sino también cualquier actuación en lavida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postuladoque, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contemplaexcepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como laconvicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar laley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con malafe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos desinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intenciónde actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen de marcas andino el principio de la buena fe deberegir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de lasmarcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones adicho registro'? (subrayado fuera de texto)

29. En cuanto a la "mala fe", este Tribunal ha sostenido que: "paradeterminar si una persona obró con mala fe es necesario que suactuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de

Proceso 65-IP-2004. Marca "TAPA ROjA". Sentencia de 30 de junio de 2004.

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violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injustoo iieqel'".

30.Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. Elordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrutede los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo,la oficina de registro de marcas debe estar atenta para impedir que seutilice de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechosmarcarios.

31. El Tribunal responderá las siguientes preguntas realizadas por laconsultante:

Si es posible registrar una marca de origen extranjero que nose encuentra registrada (de forma similar o idéntica) en lasoficinas competentes del país, pero cuyos productos vienensiendo importados y comercializados por los competidorescomerciales de quien pretende inscribir dicha marca.

Si los actos de importación y exportación de productos deorigen extranjero identificados con un signo distintivoconocido en el rubro de equipos de uso doméstico, al serpasibles de ser conocidos por terceros y al demostrar lacomercialización de una marca extranjera en el país, implicanque el registro de marca que ostenta el nombre que da elproducto extranjero fue realizado con mala fe y por ende, espasible de ser anulado.

32. La causal contemplada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 deseptiembre de 2000, se encuentra establecida para proscribircualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamientojurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidordeterminado".

33. El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno,indudablemente se traduce en un acto de mala fe, pues en estahipótesis entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva

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Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". TRIBUNAL DE JUSTICIADE LA COMUNIDAD ANDINA.Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionadacausal por mala fe; una de éstas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486,que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, undistribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar alque se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudieraoriginar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre este tema se puedever la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP-2012.

Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita elregistro de marcas para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

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posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signodistintivo ha ganado el estatus de notorio. En este sentido, elordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpemediante una solicitud de registro de marca, el posicionamiento de unsigno ajeno con el pretexto de que no sea notorio en cualquiera de lospaíses miembros, sobre todo si ese proceder de mala fe conlleva elindebido aprovechamiento de la alta penetración que tendría en elmercado una marca que es considerada como notoria en paísesextracomunitarios.

34. Con el auge del comercio electrónico, los medios tecnológicos deinformación masiva que traspasan fronteras, y la posibilidad virtualque tienen los empresarios de captar clientes de cualquier parte delmundo, es muy fácil predecir que un signo notorio extracomunitariopueda tener éxito, gran recordación y altísimo grado de distintividaden el comercio subregional andino. Por tal razón, las marcas notoriasaun cuando no sean consideradas como tales en cualquiera de lospaíses miembros, sí deben estar protegidas contra actuaciones demala fe que las involucren, lo que incluye, por supuesto, una solicitudde registro para aprovecharse de todo el escenario económico quepodría arrastrar una marca notoria extracomunitaria.

35. Asimismo, puede configurar un típico acto de mala fe el solicitar elregistro de un signo que ya circula en el mercado amparandoproductos importados, pero que no se encuentra registrado enninguno de los países miembros, sobre todo si el solicitante pretendeaprovecharse del grado de penetración que tiene o podría tener dichosigno en el círculo de consumidores de que se trate.

36.Ahora bien, el discernimiento que acometa la corte consultante debepartir del análisis de los "indicios razonables" que le permitan llegar ala conclusión de que el solicitante del registro obró de mala fe, o sipor el contrario el juicio de valor la conduce a descartarlo.

37. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisióndel cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una granprobabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimode aprovechar toda la carga económica, de penetración en elmercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva elsigno solicitado para registro.

38. En este orden de ideas, a la corte consultante le será de gran utilidadanalizar entre otros factores el conocimiento previo que tuviera elsolicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar concompras realizadas del producto, importaciones, o visitas a los sitiosweb de la marca; inclusive este conocimiento previo podría inferirsede la participación de los productos amparados por esa marca enespectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial defútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de lainformación genera datos al instante y al detalle para la generalidad

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de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos yservicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se haningresado empresarialmente.

39. En consecuencia, el Tribunal advierte que el solicitante de un registrode marcas no se puede escudar en que la marca solicitada no estáregistrada, ya que, si conocía la aptitud distintiva de la misma, depenetración en el mercado, de función publicitaria y de recordaciónque genera el signo que se pretende registrar en esas condiciones,se configuraría un típico acto de mala fe de conformidad con loexpresado en la presente providencia.

40. En este orden de ideas, la corte consultante debe examinar laspruebas reunidas en el proceso, entre ellas los indicios razonables,que le permitan establecer si el registro del signo mixto VENEZIASTAINLESS STEEL, se presentó con el ánimo de aprovechar toda lacarga económica, de penetración en el mercado y de calidad de losproductos y servicios que conlleva el signo VENEZIA.

41. Como quiera que no se trata de signos idénticos, la corte consultantedeberá comparar los signos enfrentados, de conformidad con lasreglas para el cotejo de los signos mixtos y denominativos, con elobjeto de determinar, como punto de partida del análisis, si el públicoconsumidor caería en riesgo de confusión o asociación".

B. LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCAS PARA PERPETRAR,FACILITAR O CONSOLIDAR UN ACTO DE COMPETENCIADESLEAL. COMPETENCIA DESLEAL POR CONFUSiÓN.

42. El INDECOPI sostuvo que la marca mixta STEAK KNIFE VENEZIASTAINLESS STEEL se solicitó con el fin de obtener un provecho ilícitoy causarle un perjuicio desleal a la sociedad DEQUIVAL S.A.C., lo cualestá en relación con la segunda pregunta planteada por la consultante,y para absolverla el Tribunal primero delimitará el ámbito y campo deaplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal,después analizará los grupos de actos de competencia deslealvinculados a la propiedad industrial y, por último, determinará lacompetencia desleal por confusión con una marca registrada, teniendoen cuenta para efecto lo expresado por el Tribunal en la InterpretaciónPrejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el proceso 54-IP-2013.

Ámbito y campo de aplicación de las normas comunitariassobre competencia desleal.

43. Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, se ocupan de regular el tema de los actos decompetencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial, cuyarepresión de los que así se consideran en estas normas se erige a la

5 Ver la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del proceso 164-IP-2012.

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vez en un mecanismo de protección de los derechos de propiedadindustrial.

44. Por lo tanto, el concepto de competencia desleal vinculada apropiedad industrial y los actos que la configuran de conformidadcon las precitadas normas, amparan el uso, goce y protección de losderechos de propiedad industrial reconocidos por la normativacomunitaria. La Decisión 486 se refiere a tres asuntos a saber: losactos de competencia desleal, los secretos industriales y lasacciones que puede adelantar el legítimo interesado.

Los actos de competencia desleal vinculados a la propiedadindustrial.

45. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: "Se considera deslealtodo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbitoempresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos". Elartículo 259 enumera algunos actos que se pueden considerar comode competencia desleal. En consecuencia, no hay una lista taxativade dichos actos, sino que se da un marco de referentes en cuyocontexto se sitúa como desleal todo acto vinculado a la propiedadindustrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a losusos y prácticas honestos.

- Cuando la norma se refiere al "ámbito empresarial", lo hace enrelación con el empresario dentro del mercado, es decir, enrelación con la empresa vinculada al mercado y la competencia.

46. En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones:

- En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticashonestos, el Tribunal ha considerado que "son actos que seproducen, precisamente, cuando se actúa con la intención decausar daño o de aprovecharse de situaciones que puedanperjudicar al competidor." (Proceso N° 38-IP-98. InterpretaciónPrejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena N° 419, de 17 de marzo de 1999).

47. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fecomercial. En ese sentido es pertinente traer a colación lo dicho porla doctrina al respecto:

"Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva decompetencia desleal es calificada con el adjetivo 'comercia/', porlo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referidaa la buena fe que impera entre los comerciantes. Enconsecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues eljuicio de valor debe revelar con certeza que la conducta escontraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo encuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe alcalificativo comercial, se debe entender que esta noción se

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refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad,confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a loscomerciantes en sus actuaciones. "6

"La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona nidefraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercialcomo la convicción de honestidad, honradez y lealtad en laconcertación y cumplimiento de los neqocios"

48. De manera que los actos de competencia desleal, además de podercausar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer almercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.

49. En esta línea, es posible afirmar que la figura de la competenciadesleal tiene por finalidad proteger dos aspectos: "de un lado setrata de amparar los intereses de los demás empresarios, en lamedida en que ellos podrían resultar vulnerados por elcomportamiento indebido del competidor desleal; pero además, yesta faceta de la restricción a la competencia desleal esfrecuentemente olvidada, se busca establecer una protecciónefectiva para los intereses de los particulares, en cuanto sonconsumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticasindebidas. (Publicidad engañosa, por ejemptov":

50. El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos decompetencia desleal vinculados a la propiedad industrial que, comoya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son:

- Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio quesea, respecto del establecimiento, los productos o la actividadindustrial o comercial de un competidor.

- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces dedesacreditar el establecimiento, los productos o la actividadindustrial o comercial de un competidor.

- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio delcomercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza,el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleoo la cantidad de los productos.

51. El Tribunal ha precisado los rasgos sobresalientes que debe tenerun acto para ser considerado desleal, a saber:

"1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir,que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de

6 JAECKEL KOVAKS, Jorge. "APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL", Seminarios 8.Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45NARVÁEZ GARCíA, José Ignacio. "DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO", parte general.Editorial Legis, Colombia, pág. 316".GACHARNÁ, María Consuelo. "LA COMPETENCIA DESLEAL". Editorial Temis, Bogotá,Colombia, 1982, pág. 47.

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rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma oanáloga forma.

2. Que el acto o la actividad sea indebido.

3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli,un acto será desleal 'cuando sea idóneo para perjudicar a unempresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad deldaño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y lasanción'." (Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008,expedida dentro del proceso 26-IP-2008, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1630, de 26 de junio de 2008).

22. El primer grupo, "actos de competencia desleal por confusión", gozade las siguientes características:

- No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de lossignos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en quela imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión oasociación en el público consumidor. En consecuencia, no se tratade establecer simplemente un análisis en materia deconfundibilidad de signos distintivos. Se trata, entonces, dedeterminar si dichos actos deshonestos, en relación con uncompetidor determinado, generan confusión en el públicoconsumidor respecto del establecimiento, los productos o laactividad industrial o comercial de un competidor. Sobre estetema, el Tribunal ha manifestado:

"A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabeadvertir que los mismos no se refieren propiamente a laconfundibilidad entre los signos distintivos de los productos delos competidores, toda vez que tal situación se encuentrasancionada por un régimen específico, sino a la confusión queaquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo queconcierne al establecimiento, los productos o la actividadeconómica de un competidor determinado, impidiéndole elegirdebidamente, según sus necesidades y deseos." (InterpretaciónPrejudicial de 13 de enero de 2005. Proceso N° 116-IP-2004,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°1172, de 7 de marzo de 2005).

- La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión porcualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentardiversas maneras de crear confusión respecto de los productos ola actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, enefecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones,envío de información, imitación de marcas, productos, envases,envolturas, etc.

En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno parahacer pasar como propios productos ajenos, es considerada comouna práctica desleal.

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- Para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesarioque los competidores concurran en un mismo mercado físico oelectrónico". Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, esdecir, si los actores no concurren en un mismo mercado no sepodría hablar de competencia desleal. En relación con este punto,el Tribunal ha manifestado:

"En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgarsobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, esnecesario que los establecimientos, los productos o la actividadindustrial o comercial de los competidores concurran en unmismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particularque 'para que un acto sea considerado desleal, es necesario quela actuación se haya producido en el mercado, esta actuaciónsea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de losparticipantes en el mercado, consumidores o empresarios, opueda distorsionar el funcionamiento del propio sistemacompetitivo. ... para que el sistema competitivo funcione hay queobligar a competir a los empresarios e impedir que al competirutilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (. . .) '.(FLlNT BLANCK, Pinkas: Tratado de defensa de la librecompetencia'; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima,2002, p. 115)". (Proceso N° 116-IP-2004. Ibídem).

52. En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos dedescrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveracionesfalsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrialo comercial de un competidor, que tengan el efecto dedesacreditarlo ante el público consumidor.

53. Se debe entender por aseveración, "toda información que de porcierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrialo comercial de un competkiot"!".

54. El tercer grupo de actos se refiere a las indicaciones oaseveraciones, cuyo empleo en el ejercicio del comercio, pudiereninducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación,las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de losproductos. El Tribunal resalta que es una especie del primer grupode actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actosde competencia desleal por confusión.

La competencia desleal por confusión con una marcaregistrada.

55. La consultante realizó la siguiente pregunta:

9 Los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios.Además, con el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso aproductos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del mundo. .

10 Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo."DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LENGUA ESPAÑOLA". Vigésima segunda edición.

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Si el registro de la marca al que hace referencia puede serinterpretado como un acto de mala fe en la modalidad deexclusión de los competidores en el mercado, que podríagenerar que éstos se vean impedidos de comercializar productosde dicha marca, o si por el contrario dicho registro de marca noincidiría en el derecho de terceros de seguir comercializandoproductos importados de la marca extranjera (idéntica al registronacional, en virtud de la inscripción realizada), teniendo encuenta que de la revisión de los actuados, no obra licencia niautorización excluyente a favor de ninguno de los comerciantesdel giro.

56. El artículo 137 de la Decisión 486, establece:

"Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonablesque le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado paraperpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal,podrá denegar dicho registro".

57. La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad desalvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en elmercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signocomo marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.

58. Por lo tanto, en el marco de los grupos de actos de competenciadesleal arriba tratados, la autoridad nacional competente deberáestablecer si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar oconsolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos,"actos de competencia desleal por confusión", es el másemblemático en relación con el registro de un signo como marca,esto es cuando un competidor solicita el registro con la finalidad degenerar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causardaño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.

59. El análisis que haga la Corte consultante debe partir de "indiciosrazonables", como ya se expuso, que le permitan llegar a laconclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podríaperjudicar a otro competidor en el mercado. Por "indicio razonable"se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de lainferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que elregistro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competenciadesleal, cuyo juicio de valor de manera congruente le permitaestablecer si la solicitud del signo mixto STEAK KNIFE VENEZIASTAINLESS STEEL se presentó para generar confusión con elsigno VENEZIA, y con el objetivo de perjudicar a la sociedadDEQUIVAL S.A.C.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE ELSIGUIENTE

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Un típico acto de mala fe podría ser solicitar el registro de unsigno que ya circula en el mercado amparando productosimportados, pero que no se encuentra registrado en ninguno delos países miembros, sobre todo si el solicitante pretendeaprovecharse del grado de penetración que tiene o podríatener dicho signo en el círculo de consumidores de que setrate.

Ahora bien, el discernimiento que acometa la corte consultantedebe partir del análisis de los "indicios razonables" que lepermitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registroobró de mala fe, o si por el contrario el juicio de valor laconduce a descartarlo.

Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto uomisión del cual, por vía de la inferencia lógica, puedaderivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionadose solicitó con el ánimo de aprovechar toda la cargaeconómica, de penetración en el mercado y de calidad de losproductos y servicios que conlleva el signo solicitado pararegistro.

En este orden de ideas, a la Corte consultante le será de granutilidad analizar entre otros factores el conocimiento previo quetuviera el solicitante del signo idéntico o similar, lo que sepodría concretar con compras realizadas del producto,importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusiveeste conocimiento previo podría inferirse de la participación delos productos amparados por esa marca en espectáculos dealto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unosjuegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tienesu razón de ser en la facilidad con que el mundo de lainformación genera datos al instante y al detalle para lageneralidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento delos productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive enpaíses donde no se han ingresado empresarialmente.

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En consecuencia, el Tribunal advierte que el solicitante de unregistro de marcas no se puede escudar en que la marcasolicitada no está registrada, ya que, si conocía la aptituddistintiva de la misma, de penetración en el mercado, defunción publicitaria y de recordación que genera el signo quese pretende registrar en esas condiciones, se configuraría untípico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en lapresente providencia.

En este orden de ideas, la corte consultante debe examinar laspruebas reunidas en el proceso, entre ellas los indiciosrazonables, que le permitan establecer si el registro del signomixto VENEZIA STAINLESS STEEL, se presentó con el ánimode aprovechar toda la carga económica, de penetración en elmercado y de calidad de los productos y servicios que conllevael signo VENEZIA.

Como quiera que no se trata de signos idénticos, la corteconsultante deberá comparar los signos enfrentados, deconformidad con las reglas para el cotejo de los signos mixtosy denominativos, con el objeto de determinar, como punto departida del análisis, si el público consumidor caería en riesgode confusión o asociación.

SEGUNDO: Para que la conducta analizada encaje en la causalcontemplada en el artículo 137 de la Decisión 486, la Corteconsultante debe partir de "indicios razonables" que lepermitan llegar a la conclusión de que el solicitante delregistro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en elmercado. Por "indicio razonable" se debe entender todohecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica,pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro sesolicitó con el ánimo de cometer un acto de competenciadesleal, cuyo juicio de valor de manera congruente le permitaestablecer si la solicitud del signo mixto STEAK KNIFEVENEZIA STAINLESS STEEL se presentó para generarconfusión con el signo VENEZIA, y con el objetivo deperjudicar a la sociedad DEQUIVAL S.A.C.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, laAutoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial ycumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo128 del Estatuto vigente.

En concordancia con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto delTribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados queparticiparon en su adopción.

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Cecilia ~utsa AyU61(QuinterosMAGISTRADA (

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De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente lapresente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secre rio.

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SECRETARIO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copiade la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de laComunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.

I PROCESO 279-IP-2015 I

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