resoluciÓn nº 1016-2021/csd-indecopi

de 16

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800

e-mail: [email protected] / Web: www.indecopi.gob.pe

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS RESOLUCIÓN Nº 1016-2021/CSD-INDECOPI EXPEDIENTE : 835357-2020 SOLICITANTE : Costa Limited OPOSITORA : EMPRESAS CAROZZI S.A. MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO OPOSICIÓN Lima, 18 de marzo de 2021 1. ANTECEDENTES Con fecha 29 de enero de 2020, Costa Limited, de Reino Unido, solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación COSTA BROTHERS, para distinguir café; té; sustitutos del café; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de cacao; bebidas a base de café; bebidas a base de té; aromatizantes para bebidas; aromatizantes de café; helados; yogur helado [helado cremoso]; polvos y aromatizantes para helados; sorbetes [helados] de la clase 30 de la Clasificación Internacional, reivindicando prioridad de la solicitud N° 2019-55048, presentada en Ecuador el 31 de julio de 2019, de conformidad con los artículos 9 y 10 de la Decisión 486, concordante con el artículo 4 del Convenio de París. Mediante escrito de fecha 15 de julio de 2020, EMPRESAS CAROZZI S.A., de Chile, formuló oposición señalando lo siguiente: - Su empresa es titular en Perú de diversas marcas que incluyen la denominación

COSTA; sin embargo, la presente oposición se basa únicamente en la titularidad de su marca notoriamente conocida COSTA (certificado N° 43174), que distingue productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

- Existen diversas marcas registradas a favor de COSTA S.A., empresa que ha sido absorbida por su empresa. En ese sentido, las marcas de dicha empresa deben considerarse como las de la empresa opositora.

- La fábrica de chocolates COSTA nace en un taller en Valparaíso en Chile hacia el año 1907, es decir, hace más de 100 años. Hoy, la marca COSTA se encuentra consolidada como uno de los referentes en chocolates y galletas no sólo en Perú, sino que también cuenta con presencia en Estados Unidos de América, México y en gran cantidad de países de América Latina.

- En Chile, COSTA se encuentra contemplada en el Hall of Fame de “Grandes Marcas”, por lo que tiene un rol relevante y de liderazgo en las categorías en las que participa (galletas, chocolates, cereales para el desayuno y barras de cereal).

- Los productos que distinguen los signos en conflicto se encuentran vinculados ya que tienen naturaleza complementaria. Es frecuente en el mercado que

de 16



establecimientos orientados al expendio de bebidas y alimentos tengan su propia línea de productos de la clase 30.

- Solicita que se reconozca la notoriedad de su marca, sin perjuicio de la posibilidad de aportar medios probatorios hasta el momento de emisión de la resolución respectiva.

- De otro lado, se advierte que el signo solicitado contiene en su totalidad a su marca notoriamente conocida COSTA, siendo además que el término COSTA es el elemento relevante del signo solicitado, ya que la mención a BROTHERS no le otorga la fuerza distintiva particular.

- La existencia de otros registros con la denominación COSTA no determina de manera automática que la coexistencia se pacifica.

- A modo referencial, citó la Resolución N° 429-2014/TPI-INDECOPI, en la que la Sala consideró que existía riesgo de confusión entre la marca COSTA y el signo que en ese expediente fue solicitado por Costa Limited, pese a la existencia de otros signos registrados con el elemento COSTA en su conformación. Si bien dicho pronunciamiento no constituye un precedente, si resulta ser una referencia válida respecto del examen comparativo aplicable, en especial si se considera que la solicitante en dicho procedimiento es la misma que en el presente expediente.

- En tal sentido, considera que la presente solicitud de registro se encuentra incursa en la prohibición de registro contenida en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486 y en el supuesto negado que no se reconozca el estatus de notoriedad de su marca, se configuraría la prohibición de registro contenida en el literal a) del citado artículo.

- Citó jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI que consideró aplicable al caso.

- Amparó su oposición en lo establecido en el artículo 136 incisos a) y h) de la Decisión 486.

Mediante providencia de fecha 10 de agosto de 2020, se solicitó a la opositora cumpla con precisar de manera expresa y precisa cuáles son los productos y/o servicios del signo sobre los cuales se invoca la notoriedad, mandato que deberá ser absuelto dentro del plazo de dos días hábiles, bajo apercibimiento de considerar la invocación de la notoriedad del mencionado signo. Mediante escrito de fecha 20 e agosto de 2020, la opositora indicó que cumple con precisar que los productos sobre los cuales invocó la notoriedad de su marca COSTA son chocolates y galletas. Mediante escrito de fecha 25 de setiembre de 2020, Costa Limited contestó el traslado de la oposición formulada señalando lo siguiente: - La empresa EMPRESAS CAROZZI S.A. no ha presentado medios probatorios con

el fin de acreditar la notoriedad alegada de su marca, siendo que no existen fundamentos para acreditar que COSTA es notoriamente conocida.

- Si bien los signos en conflicto distinguen los mismos productos, existen otras marcas en la clase 30 que contienen la denominación COSTA (cito marcas), que distinguen los mismos productos y coexisten con las marcas de la opositora.

- La jurisprudencia citada por la opositora no constituye precedente de observancia obligatoria, por lo que cada caso deberá ser analizado de manera particular.

de 16



- Los signos en conflicto no resultan semejantes al grado de confusión. En efecto, la presencia de la denominación BROTHERS incremente de manera decisiva las posibilidades de diferenciación, pues genera un impacto visual y fonético de conjunto diferente. El término BROTHERS es tanto o más relevante que COSTA.

- BROTHERS tiene un significado que permite ser conocido por el consumidor (“hermanos”), por lo que su signo será entendido como HERMANOS COSTA, a diferencia de la marca de la opositora COSTA, que tiene distintos significados (desde un apellido, un tramo entre el mar y la cordillera, o la orilla del mar). En otras palabras, los signos tienen significados diferentes, por lo que no pueden existir similitudes conceptuales.

- El término COSTA no es determinante para denegar un nuevo registro. Tal y como lo ha establecido el propio Indecopi, el elemento COSTA no es reivindicable ya que no es de uso exclusivo a favor de una sola persona. En ese sentido, podrán aceptarse registros de marcas que incluyan otros términos o elementos gráficos que sean lo suficientemente distintivos y puedan asociar un origen empresarial determinado.

- La opositora ha tratado de limpiar la clase 30, a través de diversas acciones, pero ello no ha podido concretarse, porque el mismo INDECOPI ha determinado la real fuerza distintiva del término COSTA (sic.).

- Dadas las diferencias gráficas, fonéticas y el hecho que no puede establecerse similitud conceptual alguna, el signo solicitado no esta incurso en la prohibición del artículo 136 inciso a) de la Decisión.

- Citó jurisprudencia de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que consideró aplicables al caso.

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar: (i) Si la marca COSTA ostenta la calidad de notoriamente conocida; y, de ser el caso,

si resulta aplicable lo establecido en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486. (ii) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado COSTA BROTHERS y la

marca registrada a favor de la opositora en Perú. 3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 3.1. Cuestiones previas - Reivindicación de prioridad extranjera alegada por la solicitante Costa Limited reivindica prioridad en base la solicitud N° 2019-55048, presentada en Ecuador el 31 de julio de 2019. Al haberse verificado de los actuados que la empresa solicitante ha cumplido con los requisitos establecidos correspondientes para la reivindicación de prioridad extranjera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 del Convenio de París y los artículos 9, 10 y 11 de la Decisión 486, se emitió la orden de aviso correspondiente con fecha 02 de marzo de 2020, admitiéndose la reivindicación de prioridad formulada.

de 16



En tal sentido, a efectos del presente trámite, se entenderá que la fecha de presentación de la solicitud de registro tramitada en el expediente de vista es el 31 de julio de 2019, correspondiente a la fecha de presentación de la solicitud de registro extranjera N° 2019-55036, presentada en Ecuador, por la cual se reivindica prioridad. - Respecto a la resolución citada por la opositora EMPRESAS CAROZZI S.A. señaló que en la Resolución N° 429-2014/TPI-INDECOPI (recaída en el expediente N° 459653-2011), la Sala consideró que existía riesgo de confusión entre la marca COSTA y el signo que en ese expediente fue solicitado por Costa Limited1, pese a la existencia de otros signos registrados con el elemento COSTA en su conformación. Si bien dicho pronunciamiento no constituye un precedente, si resulta ser una referencia válida respecto del examen comparativo aplicable, en especial si se considera que la solicitante en dicho procedimiento es la misma que en el presente expediente. Al respecto, cabe señalar que la autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente ante su competencia, a fin de determinar si ella cumple con los requisitos para acceder al registro o no, dependiendo esta decisión de los hechos del caso concreto, como se procederá en el presente caso. Siendo así, la referencia al procedimiento citado por la opositora no determina el resultado del análisis que se realice en el presente caso, toda vez que dicho expediente corresponde a un procedimiento de registro de un signo distinto al que es analizado en autos. En tal sentido, la referencia realizada por la opositora no determina el resultado del análisis que se realice en el presente expediente. 3.2. Informe de antecedentes Del informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado que: a) EMPRESAS CAROZZI S.A., de Chile, es titular de la marca de producto constituida

por la denominación COSTA, inscrita el 28 de enero de 1982, con certificado N° 43174, vigente hasta el 28 de enero de 2022, que distingue café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, helados comestibles; jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo; productos de pastelería, confitería, polvos y pastas, azucares y preparaciones dulces frescas, chocolates, caramelos, pastillas, miel de todo tipo y postres en general, de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

b) EMPRESAS CAROZZI S.A., de Chile2, es titular en la clase 30 de la Clasificación

Internacional de marcas conformadas por la denominación COSTA: #COSTACafé

1 A saber, el signo solicitado en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional. 2 Antes, COSTA S.A., cambio de nombre de titular por transferencia por fusión.

de 16



(certificado Nº 277093), (certificado Nº 181299), (certificado N° 292069), entre otras.

c) CORPORACION HERMANOS LOARTE S.A.C, de Perú, es titular de la marca de

producto constituida por la denominación BAKE BROTHERS y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

Inscrita con certificado N° 289203, vigente hasta el 10 de enero de 2030, que distingue café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especies, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

d) VAN GINHOVEN NAVARRO, LUZ MARIA, de Perú, es titular de la marca de producto constituida por la denominación SHANAO THE JUNGLE BROTHERS CO. LOVE CRAFTED PERU y logotipo (se reivindcia colores), conforme al modelo adjunto:

Inscrita con certificado N° 298981, que distingue café, té, cacao y sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, miel de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

e) En la clase 30 de la Clasificación Internacional, se ha verificado que existen entre otras, las siguientes marcas registradas a favor de diferentes titulares, que incluyen en su conformación el termino COSTA:

de 16



MARCA CERTIFICADO

VIGENCIA

PRODUCTOS TITULAR

COSTA AZUL

2525853 05/05/20

27

Arroz, azúcar. TIERRA GENEROSA

S.A.C.

269534 13/09/20

28

Sal. CORPORACION DE

INVERSIONES S.A.C.

COSTARROZ

186443 30/03/20

22

Arroz, azúcar, café.

PERU COVERAGE

S.A.C.

COSTASUR 253846 23/08/20

27

Café, té, cacao y sucedáneos del

café; arroz; tapioca y sagú;

harinas y preparaciones a

base de cereales; pan, productos de

pastelería y confitería;

helados; azúcar, miel, jarabe de

melaza; levadura, polvos de

hornear; sal; mostaza; vinagre,

salsas (condimentos); especias; hielo.

LOGIDIS E.I.R.L.

3.4. Notoriedad alegada por la opositora EMPRESAS CAROZZI S.A. sostuvo que su marca COSTA (certificado N° 43174), que distingue productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional, es notoriamente conocida. Siendo así, esta Comisión procederá a evaluar si la opositora ha cumplido con acreditar la notoriedad de su marca; y, de ser el caso, determinar si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

3 Contra dicha marca EMPRESAS CAROZZI S.A. ha iniciado acción de cancelación

mediante expediente No 888057-2020, la cual se encuentra en trámite ante ésta

Comisión

de 16



3.4.1. Marco conceptual y legal Al respecto, cabe señalar que la figura de la marca notoriamente conocida y la protección excepcional que ésta merece se encuentra regulada en la Decisión 486, norma comunitaria que tiene carácter supranacional. En ese sentido, si bien la empresa opositora invocó la aplicación del artículo 6 bis del CUP, corresponde analizar la notoriedad alegada bajo lo establecido en la Decisión 486. El artículo 136 inciso h) de la Decisión Nº 486 establece que “no podrán registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. El artículo 224 de la Decisión 486 señala que se entiende por un signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Al respecto, el artículo 230 de la referida Decisión, establece que se entenderá por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, al grupo de consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la base jurídica para otorgar a un signo una protección especial dentro del sistema de marcas; protección que trasciende el principio de inscripción registral, territorialidad e incluso puede trascender el principio de especialidad. En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, según la normativa vigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la protección de las mismas no se da en función del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que si una marca es ampliamente conocida en el mercado, debe generar un derecho en favor de su titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a alcanzar la calidad de notoria. De igual modo, si bien la estricta aplicación del principio de territorialidad, impone que la protección que se otorga a una marca registrada se extienda únicamente al territorio del país en que se concedió el registro, tratándose de marcas que han alcanzado el grado de notorias, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del nivel de conocimiento alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorias que perteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro país por su legítimo titular. Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como una excepción al principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente conocidas,

de 16



las cuales son protegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son utilizadas, según sea el sistema de adquisición marcaria. Asimismo, la estricta aplicación del principio de especialidad determina que la protección que se otorga a una marca registrada, se encuentre referida a productos o servicios idénticos o vinculados a aquellos para los cuales fue registrada. No obstante, en el caso de marcas notoriamente conocidas, la protección puede extenderse aún contra las pretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios de distinta naturaleza y no vinculados económicamente a aquellos que distingue la marca, lo cual dependerá del análisis del caso concreto. A efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tomados en cuenta, los mismos que se detallan a continuación: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de

cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de

cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de

cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia

del signo en determinado territorio; o i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento

por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo

distintivo en el País Miembro o en el extranjero. Dentro de los factores a ser considerados para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se señala el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente. Ello debe analizarse sistemáticamente con el artículo 230 de la Decisión 486, anteriormente citado. Así, para reconocer la notoriedad de un signo distintivo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores mencionados en dicha norma. Adicionalmente a ello, cabe señalar que mediante Resolución Nº 2951-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 09 de noviembre de 20094, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI estableció como precedente de observancia obligatoria los

4 Resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de diciembre de 2009.

de 16



criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al aplicar el inciso h) del artículo 136 de la Decisión Andina 486. Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual señaló que “la notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal situación. [En efecto] en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca [ésta debe] aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada”. De ello se advierte que para la demostración de la notoriedad de una marca resulta "[…] inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […]"5. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y aún cuando la notoriedad es un fenómeno dinámico que debe ser acreditado por quien lo alega, cabe precisar que ello no significa que las pruebas tendientes a acreditar la notoriedad de una marca deban ser presentadas cada vez que ésta se invoca, sino que dependerá del caso concreto. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta que la extensión del conocimiento y difusión de una marca notoria, permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo prolongado aún cuando dicha marca ya no sea usada en el mercado correspondiente, toda vez que el intenso despliegue publicitario que se realiza en torno a ella determina que sea difícil que la condición de notoriamente conocida desaparezca en corto tiempo. Así, en el caso de marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la autoridad administrativa correspondiente en fecha relativamente reciente, se entiende que la calidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser acreditada nuevamente. En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad alegada de la marca de la opositora, de conformidad con los criterios antes mencionados; y, en razón a lo señalado por la opositora en el presente procedimiento. 3.4.2. Análisis de la notoriedad alegada A fin de acreditar la notoriedad alegada de su marca COSTA, la opositora presentó el siguiente medio probatorio: - Remisión al link https://grandesmarcas.cl/hall-of-fame/costa/.

De la revisión del citado link, se advierte información sobre la marca chilena y la historia de la compañía Costa, que cuenta con más de 100 años de historia en el mercado chileno, presente en chocolates, galletas, cereales y snacks. Se señala que la

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso Nº 06-IP-2005. Pág. 12.

https://grandesmarcas.cl/hall-of-fame/costa/

de 16



empresa Costa, a través de todas sus marcas, ha marcado la diferencia en la manera de hacer las cosas, ofreciendo productos innovadores y de valor agregado que estén al alcance de todos los consumidores y desarrollando envases atractivos y novedosos formatos para las distintas ocasiones de consumo. Asimismo, Costa cuenta con un amplio portfolio de productos. Adicionalmente, se menciona que, en la actualidad, el portafolio de Costa goza de una variedad de productos que van desde galletas, chocolates, snacks hasta cereales para el desayuno, de alta calidad, y tras su éxito en Chile, varios de ellos han cruzado las fronteras alcanzando éxito también en otros países. Así, además de las plantas productivas en Chile, también hay en Perú, y se venden más de 250 productos Costa en más de 30 países de los cinco continentes. De una valoración de la prueba antes analizada, se aprecia que la denominación COSTA es aplicada para distinguir galletas, chocolates, preparaciones hechas a base de cereales, y snacks, correspondientes a la clase 30 y si bien dicha marca puede tener presencia en el mercado peruano, de dicho medio probatorio no es posible determinar el nivel de difusión, implantación y/o grado de conocimiento de la marca cuya notoriedad se alega por parte del público pertinente en el mercado peruano o de algún otro País Miembro de la Comunidad Andina. En efecto, la prueba aportada no es capaz de generar certeza respecto del grado de implantación y conocimiento de la marca alegada por la opositora en el sector pertinente, debiendo en todo caso presentar medios probatorios adicionales (documentos de ventas y/o contables, publicidad, entre otros) que permitan determinar la implantación de la marca COSTA en los consumidores en el Perú y/o en los demás países de la Comunidad Andina; circunstancia que no ha quedado acreditada en el presente caso. 3.4.3. Conclusión De lo anteriormente expuesto, se concluye que al no haberse acreditado que la marca COSTA goce de la calidad de notoriamente conocida en el Perú o en algún País Miembro de la Comunidad Andina, no resulta aplicable la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión Nº 486, por lo que resulta infundada la oposición formulada en este extremo. 3.5. Evaluación del riesgo de confusión EMPRESAS CAROZZI S.A. sustentó su oposición en base a la titularidad de la marca COSTA (certificado N° 43174), que distingue productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional. El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial señala que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. De acuerdo a lo dispuesto en la norma citada, para que se configure la confundibilidad, deben concurrir dos requisitos: que exista identidad o semejanza entre los signos

de 16



enfrentados, y que los signos en cuestión se apliquen a productos o servicios idénticos o vinculados. En consecuencia, el que una marca se considere susceptible de producir riesgo de confusión con un signo registrado o solicitado con anterioridad, va a depender tanto de las semejanzas existentes entre ellos, como de la identidad o vinculación de los productos o servicios a los que estén destinados a identificar. La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular. De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que, por lo general, la confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir. 3.5.1. Productos a los que se refieren los signos en conflicto En cuanto a los productos o servicios, cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes. Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional. Entonces, al evaluar si existe o no vinculación entre los productos o servicios, se debe atender a criterios tales como la naturaleza, finalidad o carácter complementario de los productos y/o servicios de que se trate, así como sus canales de comercialización o distribución; es decir, si son ofrecidos en los mismos establecimientos, el público al que están dirigidos, entre otros. Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su segundo párrafo, al establecer expresamente que “(…) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”, por lo que puede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación

de 16



Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos. En el presente caso, el signo solicitado pretende pretende distinguir café; té; sustitutos del café; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de cacao; bebidas a base de café; bebidas a base de té; aromatizantes para bebidas; aromatizantes de café; helados; yogur helado [helado cremoso]; polvos y aromatizantes para helados; sorbetes [helados] de la clase 30 de la Clasificación Internacional Por su parte, la marca registrada distingue café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, helados comestibles; jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo; productos de pastelería, confitería, polvos y pastas, azucares y preparaciones dulces frescas, chocolates, caramelos, pastillas, miel de todo tipo y postres en general, de la clase 30 de la Clasificación Internacional. Al respecto, se advierte que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos, a saber: café, té, sucedáneos del café. Asimismo, polvos para helados que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran incluidos en los polvos que distingue la marca registrada. Los helados; yogur helado [helado cremoso]; sorbetes (helados), que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran incluidos en los helados comestibles que distingue la marca registrada. De otro lado, las bebidas a base de chocolate; bebidas a base de cacao; bebidas a base de café; bebidas a base de té que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con café, té, sucedáneos del café, que distingue la marca registrada, toda vez que son productos sustitutos, por lo que pueden compartir los mismos canales de comercialización y estar destinados a un mismo público consumidor. El café; té; sustitutos del café, que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con el pan bizcochos, productos de pastelería, preparciones a base de cereales, que distingue la marca registrada, toda vez que se trata de productos que suelen consumirse de forma conjunta, se encuentran dirigidos al mismo publico consumidor y comparten similares canales de comercialización. Asimismo, los helados; yogur helado [helado cremoso]; que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con la confitería, chocolates, caramelos, pastillas, toda vez que son productos que pueden usarse de manera conjunta en actividades de repostería.

de 16



Del mismo modo, los helados; yogur helado [helado cremoso]; que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con las tortas, preparaciones dulces frescas,y postres en general, que distingue la marca registrada, toda vez que son productos alimenticios de similar naturaleza los cuales pueden ser complementarios o ser consumidos de manera conjunta, por lo que están drigidos al mismo sector de consumidores y son susceptibles de compartir los mismos canales de comercialización. En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada la identidad de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos. 3.5.2. Examen comparativo El artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que “a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con

mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o

prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el

mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas.” El artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que “tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) La semejanza gráfico-fonética; b) La semejanza conceptual; y, c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre

la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”. Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que, por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido. Previamente al análisis comparativo, corresponde dejar establecido que la denominación COSTA es frecuentemente utilizada en la conformación de otras marcas registradas a favor de terceros en la clase 30 de la Clasificación Internacional, conforme se aprecia en el informe de antecedentes; en tal sentido, dicho término no será determinante al momento de realizar el examen comparativo de los signos.

de 16



Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado COSTA BROTHERS y la marca registrada COSTA (certificado N° 43174), se advierte que no son semejantes. En efecto, se advierte que los elementos denominativos COSTA BROTHERS y COSTA incluyen una distinta secuencia de vocales y consonantes (C-O-S-T-A-B-R-O-T-H-E-R-S / C-O-S-T-A) que conforman sílabas diferentes, siendo que la presencia del término BROTHERS en el signo solicitado determina un impacto fonético de conjunto distinto de los signos. Adicionalmente, desde el punto de vista conceptual, se verifica que la denominación COSTA BROTHERS (en el signo solicitado) está conformada por el término en idioma inglés BROTHERS, que en español significa “hermanos6” y cuya traducción es susceptible de ser conocida por el público consumidor peruano debido a que forma parte del conocimiento básico impartido en el ámbito escolar y/o académico, la cual es susceptible de evocar la idea de unos hermanos que se apellidan Costa; mientras que la denominación COSTA (en la marca registrada) puede aludir a diversos significados, tales como al nombre de familia Costa o a la “orilla del mar y tierra que está cerca de ella”. En ese sentido, se advierte que los signos en conflicto no son susceptibles de evocar el mismo concepto. 3.5.3. Conclusión Por lo expuesto, si bien los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos, y otros vinculados, dado que no son semejantes, esta Comisión determina que el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de producir riesgo de confusión en el público usuario; por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo. 3.6. Aplicación de la jurisprudencia invocada 3.6.1. De la Comisión de Signos Distintivos y de la Sala Especializada en Propiedad

Intelectual del INDECOPI

En el presente caso, la opositora y la solicitante invocaron la aplicación de criterios contenidos en resoluciones de la Comisión de Signos Distintivos y de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI. Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI: “Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)”.

6 Información obtenida de https://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=brothers.

https://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=brothers

de 16



Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia invocada en el presente caso, representa una línea de criterio o tendencia resolutoria de la Comisión de Signos Distintivos y de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, se debe tener en consideración que las conclusiones a que se arriben en cada caso, dependerán del examen del correspondiente expediente.

En tal sentido, se debe señalar que la Autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud, verificando si el signo solicitado cumple con los requisitos para acceder a registro o no y, si se encuentra incurso en alguna prohibición de registro, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto. 3.6.2. Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Asimismo, la solicitante invocó la aplicación de los criterios contenidos en sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sobre el particular cabe indicar que la presente resolución no contradice los criterios adoptados por el mencionado Tribunal, puesto que son criterios que han sido observados en el análisis llevado a cabo en este procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido Tribunal sólo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de resolver el caso respecto del cual se formuló la solicitud de interpretación prejudicial, más no en todos los casos sometidos a su competencia. 3.7. Examen de registrabilidad Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, encontrándose fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de la referida normativa; por lo que corresponde acceder a su registro. Consideración final Cabe indicar que se ha tenido a la vista las marcas BAKE BROTHER TRUCO y logotipo (certificado N° 289203) y SHANAO THE JUNGLE BROTHERS CO. LOVE CRAFTED PERU y logotipo (certificado Nº 29898), con la cual el signo solicitado no resulta confundible, dadas las diferencias gráficas y fonéticas entre los mismos. La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075 de acuerdo a las modificaciones introducidas al mismo por los Decretos Legislativos Nº 1309 y 1397; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

de 16



4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN Declarar INFUNDADA la oposición formulada por EMPRESAS CAROZZI S.A., de Chile, e INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de Costa Limited, de Reino Unido, la marca de producto constituida por la denominación COSTA BROTHERS, para distinguir café; té; sustitutos del café; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de cacao; bebidas a base de café; bebidas a base de té; aromatizantes para bebidas; aromatizantes de café; helados; yogur helado [helado cremoso]; polvos y aromatizantes para helados; sorbetes [helados] de la clase 30 de la Clasificación Internacional; quedando bajo el amparo de la Ley por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de la presente Resolución. Con la intervención de: Sandra Patricia Li Carmelino (Vicepresidente de la Comisión de Signos Distintivos) y de los miembros de Comisión: Gisella Carla Ojeda Brignole y Efraín Samuel Pacheco Guillén.

Regístrese y comuníquese

resoluciÓn nº 1016-2021/csd-indecopi

Documents