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REVISTADE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL

CONTRATO DE COOPERACION TECNICAENTRE EL GOBI ERNO

DE LA REPUBLlCA ORIENTAL DEL URUGUAYY LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,

EN EL CONTEXTODEL PROGRAMA SECTORIAL DE INVERSIONES URUGUAY - BID

AÑO 1996 NUMER04

REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Publicación oficialAño 1996· Número 4

En los artrculos contenidos en esta Revista, las opinionesemitidas por los autores son de su exclusiva responsabilidad.Se prohibe la reproducción de cualquier material incluido enesta Revista, sin indicar la fuente.

Se terminó de imprimir el 21 de junio de 1996 en la imprentaGrafiservice S.R.L. - 25 de Mayo 736, 11000 Montevideo, Uruguay.

Depósito Legal Nº 289.650/96

PRESENTACIONDra. Rosario Lagarmilla

Los derechos de Propiedad Industrial son alcanzados cada vezmás por el fenómeno de globalización de las economías y el comer-cio internacional.

A su vez, el desarrollo y diversificación de los medios de comuni-cación coadyuvan en la difusión de las nuevas tecnologías y produc-tos, lo que trae como consecuencia la necesidad de una mayor tutelajurídicá de dichos bienes.

Todo ello obliga, sin duda, a que los países modernicen y forta-lezcan los sistemas de propiedad industrial para cumplir con los rolesy cometidos que impone el nuevo orden internacional.

La Revista de la Propiedad Industrial, se inscribe en el marco dela modernización y se erige como un signo de la misma.

Su divulgación ha trascendido fronteras por lo que celebramosque este número cuente con artículos realizados por destacadosexpertos extranjeros, así como también con el valioso aporte de pro-fesionales de la Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de laPropiedad Industrial.

Auguramos entonces el éxito de esta nueva edición y aprove-chamos la oportunidad para agradecer a la OMPI su continuo apoyo,sin el cual no sería posible el proceso puesto en marcha.

Junio de 1996

SUMARIO

• PresentaciónDra. Rosario LagarmillaDirectora Técnica de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

3

• A modo de prólogo 7

• Actividad Inventiva en el Espacio UltraterrestreDr. Alfredo Caputo

9

• Circuitos IntegradosDra. Gracíela Road

11

• Armonización de Normas Marcarias en el MERCOSURDra. Maria Cristina oartayete

19

• Las Marcas Notoriamente ConocidasProf. Horacío Rangel Ortiz 41

• Alcance de los Derechos Exclusivos de las MarcasManuel Areán Lalín 51

...A modo de prólogo

Irán algunas reflexiones a propósito de cómo el lugar y el ambientedonde se verifica una actividad inventiva que puede dar origen a unapatente, puede influir y hasta determinar una situación jurídica muypeculiar.

Nos referimos al ESPACIO ULTRATERRESTRE, a aquella zona,fuera de los Espacios Aéreos sometidos a soberanía etática. A aque-lla zona no susceptible de ejercicio de soberanía ni de actos deapropiación, como lo sostiene el Tratado o Carta Magna del Espaciode 1967 ratificado por todos los Estados. A aquella zona que esPATRIMONIO COMUN DE LA HUMANIDAD.

Esta Revista no podría estar ajena a esta problemática, so riesgode no asumir que la actividad humana se despliega en su faz inventi-va fuera de la Tierra, y que el Derecho aplicable a la misma debetener en consideración los principios jurídicos que rigen con caráctergeneral la actividad espacial.

Actividad Inventivaen el Espacio Ultraterrestre:

"El Monopolio otorgado por una Patente de Invenciónfrente al Principio de Patrimonio Común de la Humanidad"

Dr. Alfredo Caputo

A) Nociones Preliminares:

En el Espacio Ultraterrestre, los des-plazamientos, o bien se dan en órbitasfijas o variables; pues bien, fuere en elpropio Espacio, o mediante una insta-lación en un Cuerpo Celeste como laLuna, se realizan trabajos espacialesque pueden consistir en la tarea deinvestigación científica tendiente a ob-tener descubrimientos (esto es hallaren ese medio algún elemento nuevopreexistente a la actividad humana) obien inventar algo nuevo, es decir, creara partir de elementos existentes, unproducto o un procedimiento para ob-tener un producto conocido, pero porotras vías novedosas; que implicansiempre un superar el estado de la téc-nica existente.-

8) Desarrollo de estas nociones:

1) La tarea científica, que según elTratado del Espacio es totalmente li-bre (y también según el Tratado de laLuna) realizada en el Espacio cuentacon varias ventajas, una es ésta, elclima de libertad favorable a toda acti-vidad de este tipo especialmente; otra .es las características ambientales (au-sencia de atmósfera, etc.).-

Frecuentemente, no se busca des-cubrir nuevas sustancias, sino TRANS-PORTAR SUSTANCIAS TERRES-

TRES Y APARATOS TERRESTRES YEXPERIMENTAR en CONDICIONESDISTINTAS para DESCUBRIR ELCOMPORTAMIENTO de ciertos ele-mentos y también para conseguir porotros procedimientos lograr el mismoproducto farmacéutico, medicinal, ali-menticio, etc.-

También, para INVENTAR, es de-cir, CREAR UN NUEVO PRODUCTOo un NUEVO INSTRUMENTO aprove-chando tales condiciones.-

C) Reglas jurídicas:

1) Toda esta actividad debe teneren cuenta ciertas reglas: TENDER AFAVORECER LA HUMANIDAD; actuaren COOPERACION; respetar tambiénel Principio de PATRIMONIO COMUNDE LA HUMANIDAD.-

11)También debe tener en cuentaque: Se debe evitar CONTAMINAR ELESPACIO O LA TIERRA con el pro-ducto de actividades espaciales justa-mente en aplicación específica delPrincipio de Patrimonio Común, etc.-

111)Sin embargo existen algunos ele-mentos que tornan difícil compatibilizaresta actividad científica mencionadacon el respeto a los principios jurídicosincluso de Jus Cogens como el de Co-operación que condiciona la licitud de

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toda actividad espacial, el PatrimonioComún, etc.-

IV) Y esto, no solamente por la Con-taminación, sino por el marco técnicoy jurídico de las invenciones y descubri-mientos.-

V) En efecto: Si bien es discutiblepara los simples descubrimientos, peroindudable para los inventos de produc-tos o procedimientos, estos son sus-ceptibles, según la legislación de pa-tentes y convenios existentes: de pro-tección jurídica y espacial, en defensadel inventor, y para estimular su espíri-tu creativo y demás: mediante la cual,existe derecho en determinadas con-diciones de lograr una PATENTE DEINVENCION o similares (regida al res-pecto por Convenios como el de PA-RIS de 1883 y el Acuerdo "TRIPS").-

Pues bien, la PATENTE DE INVEN-CION implica otorgar un derecho deEXCLUSIVIDAD DURANTE UN LAP-SO, de explotación del invento.-

Que se logre el invento en el Espa-cio que no está sujeto a ninguna sobe-ranía, no muda la cuestión, pues, elEstado de Registro, de Patente, es elobligado a garantizar la exclusividaden su territorio sin perjuicio de los con-venios que haya celebrado; y no im-porta donde el invento se haya logra-do, lo definitorio es el lugar del Regis-tro.-

Sin embargo, habría que analizar siacaso, cesa la obligación de protec-ción, en el Espacio, totalmente.-

Consideramos, que estrictamente enel ámbito sometido a jurisdicción y con-trol de ese Estado (dentro de un obje-to espacial, según arto 8, Tratado delEspacio por ejemplo y concordantesdel Tratado de la Luna) dicho Estado

deberá evitar cualquier explotación fue-ra de su legítimo titular o quien ésteautorice mediante Licencia.-

VI) PERO EL VERDADERO PRO-BLEMA ESTRIBA EN LO SIGUIENTE:¿En qué medida es compatible un MO-NOPOLIO de la explotación con la no-ción de PATRIMONIO COMUN?

La única medida de compatibiliza-ción puede estar dada aplicando con-ceptos del Derecho de la PropiedadIndustrial, tal cual: Establecimiento deLicencias de Explotación Obligatoriasen favor por ejemplo de organismosde Naciones Unidas, etc. Es decir,relativizar el derecho de explotaciónexclusiva.-

Circuitos IntegradosDra. Graciela Road

LA PROTECCION DELDISEÑO DE CIRCUITOSINTEGRADOS

Encuadramiento conceptualde los derechos intelectuales

El dominio o propiedad es el dere-cho de gozar y disponer de una cosaarbitrariamente, no siendo contra la leyo contra derecho ajeno (art.486 del Có-digo CiviD.-

Pueden ser objeto de propiedad losbienes corporales e incorporales(art.46ü del mismo Código).-

Entre los bienes incorporales se dis-tinguen las creaciones de la inteligen-cia, que constituyen la llamada propie-dad intelectual reconocida y protegidaen el arto 33 de nuestra Constitucióncuando dice: "El trabajo intelectual, elderecho de autor, del inventor o delartista, serán reconocidos y protegidospor la ley".-

El derecho de propiedad referido alas creaciones del intelecto, no se inte-gra dentro del concepto clásico de pro-piedad sino que se traduce en un usoexclusivo monopólico de duración tem-poral, no permanente.-

Tradicionalmente la propiedad inte-lectual está dividida en dos grandesramas: la propiedad autoral y la pro-piedad industrial.-

La propiedad autoral protege el de-recho moral del autor de toda creaciónliteraria o artística y le reconoce dere-chos de dominio sobre las produccio-nes de su pensamiento o arte.-

La propiedad industrial protege bie-nes de aplicación en la industria o enel comercio: las patentes de invención,modelos de utilidad, diseños industria-les, marcas de fábrica y de servicio,nombre comercial, indicaciones de pro-cedencia.-

Patentes de invención

Si bien las legislaciones sobre pa-tentes de invención reconocen el de-recho moral del inventor a ser desig-nado y considerado como autor de lainvención, su finalidad principal es pro-porcionar un incentivo para favorecerel progreso técnico-industrial en gene-ral: por una parte la concesión de untítulo de patente otorga a su titular underecho de exclusividad en la explota-ción económica de su invento, duranteun período determinado; a cambio deello, aquél tiene la obligación de reve-lar de inmediato toda la información ne-cesaria para reproducir el inventopatentado y evitar que el monopolio seconvierta en un obstáculo para el de-sarrollo científico tecnológico.- Ello selogra, por medio de la divulgación dela invención reivindicada a través de la


publicación del documento de paten-te.-

Este pilar del Sistema de Patentesque ha actuado como eje en la bús-queda de un balance entre los intere-ses públicos y privados está previstoen nuestra Ley de Patentes de Inven-ción y en el Acuerdo sobre los aspec-tos de los Derechos de Propiedad In-telectual relacionados con el Comercioconocido por la sigla inglesa "Trip's"considerado doctrinariamente como "elcatálogo oficial de los problemas delDerecho de Propiedad Industrial inter-nacional contemporáneo".-

Por medio del conocimiento del do-cumento de patente, se puede recupe-rar la información tecnológica comoprincipal elemento difusor del conoci-miento técnico y científico a nivel mun-dial.- Además, desempeña un impor-tante papel para juzgar tendencias deinvestigación y desarrollo internacionalde otras empresas; en la práctica, al-gunas veces debe contarse con la co-laboración del inventor, por ejemplo ad-quiriendo mediante un contrato con él,sus conocimientos y sus planos.-

Por otra parte, la obligación del titu-lar de una patente de explotar su in-vento, constituye una contraprestaciónal monopolio legal que el Estado le re-conoce por un tiempo determinado enun territorio nacional también determi-nado; ese derecho impide que cual-quier otra persona que no sea el pro-pio titular o que no tenga el consenti-miento del propietario de aquella la pue-da explotar sin su autorización, y si lohace podrá deducirse contra el infrac-tor acciones civiles y penales.-

Al finalizar el plazo de monopolio le-gal, tal invención puede ser usufruc-tuada sin restricciones por toda lasociedad.-

Acertado estuvo Abraham Lincoln,al señalar en una oportunidad, que elsistema de patentes ha aportado elcombustible del interés a la llama delingenio.-

Si el inventor asume la actitud demantener en secreto su invención, po-seerá un monopolio de hecho y unachance de beneficio librada a las re-gias que imperan en el mercado.-

A su vez la sociedad tendrá altosprecios, escasez de productos, dupli-cación de procesos de investigaciónque en definitiva sólo retardarán losresultados a lograrse en un área técni-ca determinada.-

Nuestra ley de patentes de inven-ción es amplia, puesto que comprendetanto inventos como descubrimientos,requiriendo para su concesión la no-vedad del invento la licitud del mismoy su aplicación industrial.-

En relación a la novedad se entien-de que una invención es nueva si noestá comprendida en el estado de latécnica, esto es, el conjunto de todoslos conocimientos disponibles al públi-co por diferentes medios (publicacio-nes en el país o fuera de él, por pro-ductos fabricados o comercializados enel mercado) en un área técnica con-creta, antes de la fecha de la solicitudde la patente.-

En cuanto al ámbito de exclusiónde licitud, nuestra ley de Patentes noes tan amplio como en el Trips, queestablece una lista de invenciones quepueden ser excluidas de patentabilidadpor las Partes (Artículos 27-2 y 27-3).-

Así un producto o proceso cuya ex-plotación comercial afecte el orden pú-blico o la moralidad, cause daños gra-ves al medio ambiente, a la vida de laspersonas, los animales, para protegerla salud o para preservar los vegeta-

les, los métodos de diagnóstico, tera-péuticos, quirúrgicos para el tratamientode personas o animales y determina-das invenciones biotecnológicas, noadmiten su patentamiento.-

Con el requisito de la aplicación in-dustrial de una invención para ser pa-tentada nos estamos refiriendo a la po-sibilidad cierta de que el objeto de esainvención se fabrique o utilice en cual-quier clase de industria, quedando ex-cluidos con ello las creaciones pura-mente científicas, literarias y artísticas,generadoras igualmente de derechosintelectuales, pero de naturaleza dife-rente por cuanto no producen resulta-do funcional alguno.-

Nuestra ley acepta el patentamientode nuevos productos industriales, denuevos procesos o procedimientos, yla nueva combinación de medios co-nocidos para lograr un producto indus-trial, y sibien está permitido en mate-ria química y farmacéutica el paten-tamiento del proceso, en cambio, seprohíbe el patentamiento del productoquímico o farmacéutico final.-

Al establecer el Acuerdo Trip's quesólo podrán patentarse aquellas inven-ciones que sean nuevas, entrañen unaactividad inventiva y sean susceptiblesde aplicación industrial, no innova de-masiado respecto de la situación ac-tual (art. 27.1).-

La disposición comentada contieneuna nota al pie que permite a lospaíses Miembros interpretar la expre-sión "actividad inventiva" como sinóni-mo de no evidente y "susceptible deaplicación industrial" como sinónimo deútil.-

El Trip's consagra como principiogeneral, la patentabilidad absoluta detodo tipo de invenciones, ya sean deproductos o procedimientos, en todos

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los campos de la tecnología, siempreque cumplan con las condiciones ob-jetivas de patentabilidad nombradas.-

El Acuerdo Trip's suma a lasclaúsulas contenidas en el Conveniode París de: Trato Nacional y Derechode Prioridad, la cláusula de no discri-minación (Art. 27.1) que se refiere tan-to a la disponibilidad como al ejerciciode los derechos de patente, en virtudde la cual no se puede discriminar porel lugar donde se produjo la invención,el campo de la tecnología al cual per-tenece, o el hecho de que los produc-tos sean importados o producidos enel país.-

Esta disposición obligará a recono-cer patentes en todas las áreas, inclu-yendo productos farmacéuticos y otrasinvenciones hoy privadas de protecciónen muchos países.-

No obstante ello, el propio Acuerdoadmite Excepciones de los derechosconferidos (Art. 30) como válvula deescape para un país Miembro.-

Las referidas excepciones, debensatisfacer tres condiciones: deben serlimitadas, no pueden impedir de ma-nera injustificable una explotación nor-mal de la patente, y no deben perjudi-car injustificablemente los legítimos in-tereses del titular de la patente.-

Sin embargo tales condiciones seaplicarán tomando en consideración loslegítimos intereses de terceros.-

Las excepciones podrían ser: utili-zar la invención, para fines docentes,investigación e experimentación Accio-nes realizadas privadamente, con pro-pósitos no comerciales, licencias obli-gatorias, importación de un productoque haya sido puesto en el mercadopor el titular de la patente.-


Circuitos integrados

Ahora bien, la aparición de la tecno-logía de punta, abre una brecha entrelas dos ramas tradicionales de la Pro-piedad Intelectual: la autoral y la in-dustrial, produciéndose un desborde ju-rídico, que en algunos casos se ade-cua a los conceptos de propiedad inte-lectual clásicos, y en otras, obliga aadoptar un sistema especial o sui-géneris.-

En la década del ochenta, surge unbien informático de gran importanciaen la industria electrónica: los circuitosintegrados.-

Los circuitos integrados se caracte-rizan por presentar en un aparato detamaño reducido, fabricado en un ma-terial semiconductor ("chips") una se-cuencia de dispositivos electrónicosque tienen por finalidad desempeñarciertas funciones.-

Así tenemos los circuitos integrados("Iay-out design") que son empleadoscomo procesadores y aquellos que fun-cionan como memorias.-

Los circuitos integrados son un ele-mento esencial en amplios sectores dela industria en especial el mercado dela electrónica, las telecomunicacionesy la computación; siendo también unaparte esencial de los armamentos rno-dernos.-

La necesidad de la protección legaldel diseño de los circuitos integrados,está fundada en que son una creaciónintelectual, y en que es posible su re-producción invirtiendo su proceso dediseño lo que posibilita la competenciadesleal o piratería.-

En 1984, EE.UU. adoptó una Leypara la protección de las "máscaras"de fabricación de los semiconductores,creando un nuevo y especial título de

Propiedad Intelectual; influida por la tec-nología predominante en el momentode su sanción la ley se refiere a "más-caras" y no diseños.-

Esta Ley se promulgó, ante las de-mandas de la industria de semicon-ductores americana, amenazadas dela copia de diseño de las empresasjaponesas, que consideraban que laprotección obtenida por el copyright noera suficiente.-

Posteriormente fue tomada comomodelo por la mayor parte de los paí-ses desarrollados en la industria elec-trónica, refiriéndose sus leyes en cam-bio a las "topografías" de los circuitosintegrados, con lo cual se procura daruna idea del carácter tridimensional deéstos.-

El objeto protegido de esas legisla-ciones no es la tecnología de fabrica-ción de los "chips" sino su diseño.-

Esta forma sui-generis de propiedadintelectual que ha sido llamada "híbri-do conceptual" incluyó una fuerte cláu-sula de reciprocidad sustantiva que im-plica la extensión de los derechos másallá de sus nacionales o residentes.sólo para el caso de igual trato por elpaís involucrado.-

Fue una medida para fomentar enotros países criterios de protección si-milares.-

En el debate internacional la mayo-ría de los países desarrollados propi-ciaban la protección sui-géneris de loscircuitos integrados, en virtud de quepor sus características debían tenerprevisiones propias, las que eran cla-ve para combatir la piratería y la com-petencia desleal.-

Por su parte los países en desarro-llo, en general consumidores de esanueva tecnología, no encontraban fun-damento para proteger el diseño de un

"chip" bajo un título especial de Pro-piedad Intelectual, por cuanto no todacreación intelectual tiene entidad talcomo para concederle un derecho deexclusiva.-

También se objetó que los diseñosde los circuitos integrados protegiblesno deben de conformidad con el régi-men sui géneris reunir novedad, ni al-tura inventiva, por lo que se pondríaen riesgo los principios que informanla protección de la propiedad intelec-tual-

Además se señaló que la creacióny aplicación de diseños de semicon-ductores influye en su encuadre jurídi-co al estar incorporados a un objeto.-

Finalmente, en el plano internacio-nal se adoptó un Tratado sobre la Pro-tección de los Circuitos Integrados(aprobado en Washington el 26 deMayo de 1989), que establece la obliga-ción de éada parte contratante de ase-gurar en su territorio la protección dela Propiedad Intelectual de los esque-mas de trazado de los circuitos inte-grados protegidos definiéndolos (topo-grafías), por su disposición tridimen-sional requiriendo que esté preparadopara un circuito integrado destinado aser fabricado y al circuito integrado selo define por su función electrónica.-

Es decir, que el objeto de protec-ción no es la tecnología de fabricaciónde un "chips", sino su diseño, y paraque ese diseño sea protegido, debeser original o lo que se considera equi-valente, resultado de un "esfuerzo in-telectual". -

El Tratado admite que los Estadosfirmantes sometan el nacimiento de laprotección jurídica de la topografía asu explotación o a su registro (Art. 7)buscando así cierto equilibrio a algu-nas legislaciones que dejaban en ma-


nos del titular del derecho el determi-nar cuál información hace accesible alpúblico y cuál no.-

La protección que es por un mínimode 8 años es independiente de que elcircuito integrado se encuentre incor-porado en un artículo (Art.3.1.b.), peroal no establecer de manera expresaprocedimientos o sanciones, deja cier-ta libertad a que las leyes y los Tribu-nales determinen los efectos jurídicosen tales casos.-

El Tratado deja librado a cada paísla decisión del marco legal bajo el cualse brindará protección (Art. 4), leyesespeciales, o su legislación referente aDerechos de Autor, Patentes de Inven-ción, Diseños o Modelos Industriales,Modelos de Utilidad, competencia des-leal pero con sujección a los estánda-res mínimos impuestos por el Tratado(Art. 3.2), y, en su caso observarse lasconvenciones internacionales que rijanen la materia respectiva ya sea paten-tes, copyright, competencia desleal,etc.-

El titular de un esquema de trazadoo topografía de un circuito integradoprotegido, tendrá el derecho exclusivode reproducirlo total o parcialmente,importar, vender o distribuirlo quedan-do facultado a autorizar a terceros,siendo ilícitos tales actos si se realizansin su autorización (Art. 6.1).-

En esencia este modelo sui-génerisadoptado, concede un derecho paraimpedir la copia servil de un diseñoprotegido, no se confiere un monopo-lio de explotación como en las paten-tes.-

Este derecho del titular tiene ciertaslimitaciones (Art. 6.2): en los casos dereproducción privada con fines no co-merciales, de reproducción con finesde análisis, evaluación investigación o


enseñanza; también se limita el dere-cho conferido al admitirse la "ingenie-ría inversa", en tanto sobre a base dea evolución o e análisis de un esque-ma de trazado protegido ésta conduz-ca a la creación de un nuevo esquemade trazado.-

La ingeniería inversa ha sido consi-derado un medio legítimo de compe-tencia en la industria de semiconducto-res, no obstante requerir capacidadestecnológicas y recursos de entidad.-

En materia de circuitos integrados,el principio que ha prevalecido a nivelinternacional hasta el momento, ha sidoel de la reciprocidad, es decir que sóloreconocen derechos a los nacionalesde otros países, si en esos otros paí-ses se concede una protección esen-cialmente equivalente a los propiosnacionales.-

El Tratado de Washington consagrael principio del Tratado Nacional en suArt. 5.-

A su vez, a partir de la aplicacióndel Trip's ya no será posible invocarese principio de reciprocidad materialde algunas legislaciones de los paísesdesarrollados, sino que deberá aplicar-se el trato nacional es decir la obliga-ción de cada Miembro de conceder alos nacionales de los demás Miembrosun trato no menos favorable que el otor-gado a los propios nacionales.-

En cuanto a la relación del AcuerdoTrip's con el Tratado de Washingtonde 1989, se afirma su compatibilidadal establecerse que ningún país podrávalerse del Trip's para eludir obligacio-nes existentes en virtud de ese Trata-do (art. 2.2).-

De un modo similar, establece (art.35) que los Miembros otorgaran pro-tección a los esquemas de trazado to-pografías de circuitos integrados, de

acuerdo con ciertos Artículos del Tra-tado de Washington.-

Cabe destacar la utilidad de esta dis-posición en virtud de que el Tratadoreferido hasta el día de hoy, no ha en-trado en vigor y por consiguiente noobliga directamente a ningún país.-

Esta compatibilidad se manifiestatanto en cuanto al alcance general dela protección (Art. 36), como en rela-ción con los actos que no requieren laautorización del titular del derecho (Art.37) Y respecto de la duración de laprotección y del sistema de adquisi-ción del derecho (Art.38).-

La protección otorgada por el dere-cho sobre una topografía, se extende-rá no sólo al esquema de trazado y alcircuito integrado que incorpora dichoesquema, sino también al objeto o pro-ducto que incorpore el circuito integra-do, en la medida en que éste conten-ga un esquema de trazado ilícitamentereproducido (Art.36 in fine).-

Puesto que en nuestro Derecho po-sitivo no existen previsiones regulado-ras de topografías de circuitos integra-dos, la Protección de los mismos de-berá buscarse a través de dos de susLeyes: la ley de Patentes de Invención(Ley NQ 10.089 de 12/12/41) Y dentrode la Ley de Patentes de Modelos deUtilidad y Modelos o Diseños Indus-triales (Decreto-Ley NQ14.549 de 29/7n6), en los Modelos de Utilidad pues-to que son los institutos que mejor seadaptan al objeto protegido.-

En cuanto a su inclusión en el siste-ma de protección de los Derechos deAutor-alternativa también planteada anivel internacional-, entendemos que lacreación de un objeto de trazado noencuadra en una creación literaria ar-tística o científica, en virtud de que aun-que es una creación intelectual, tiende

en sustancia a la producción de un re-sultado utilitario, material y práctico.-

Por lo expuesto, tampoco tendríacabida como Diseño Industrial, en don-de se protege la novedad estética, vi-sible del objeto.-

Las leyes nombradas no son leyesnuevas, se promulgaron en 1941 Leyde Patentes de Invención y en 1976 lade Modelos de Utilidad, por lo que noes fácil incluir en ellas la protección denuevos temas tecnológicos.-

Los Modelos de Utilidad reclamanlos mismos requisitos de objetividadque las patentes, que vimos pero soninvenciones de menor entidad, de me-nor altura inventiva en relación a lasinvenciones propiamente dichas, y seprotege las mejoras o modificacionesque se introducen a un objeto indus-trial ya conocido, que importan una me-jor utilización o un mejor resultado enla funcióñ que cumplen-

Este diferente nivel de actividad in-ventiva ha sido considerado por nues-tro legislador otorgándoles un grado deprotección menor: un lapso de 5 añoscon opción a otros 5 años a solicituddel titular.-

Entendemos que si el inventor fabri-ca el circuito integrado con un mínimode material, la solución al problema ten-drá cabida en el campo de la patentede invención; si una nueva disposicióno conformación modifica diseños de tra-zado conocidos dándoles una mejor uti-lización, la solución al problema se in-cluirá dentro de los Modelos de Utili-dad.-

Es obvio señalar que el titular de latopografía de un Circuito Integrado, ten-drá los derechos propios del régimenprotector aplicable.-

De la compulsa de las solicitudespresentadas a nuestro organismo Dí-


rección Nacional de la Propiedad In-dustrial surge que se han presentadosolicitudes de patente de invención vin-culados al tema, y tales solicitudes serefieren a objetos que tienen incorpo-rado un circuito integrado, no habién-dose planteado una solicitud específi-ca sobre un circuito integrado en sí.-

Conclusión

Si bien en la mayoría de los paísesen desarrollo hay una actividad limita-da en cuanto a la creación de diseñosde circuitos integrados, su protecciónpuede incidir en el comercio de los mis-mos y de los productos industriales quelos incorporan.

Se entiende que el sistema de pro-tección jurídica más adecuado para loscircuitos integrados deberá encontrar-se en el sistema de Propiedad Indus-trial, porque no solo mantiene el equili-brio de intereses (del inventor y de lasociedad) indispensable para el pro-greso de la técnica, sino constituye unmedio de aproximación entre la inves-tigación, tecnología, comercio e indus-tria para alcanzar el máximo desarrollode un país, defendiendo el capital másválido de éste: [a capacidad de sushombres.-

Armonización de normasen el MERCOSUR

EL PROTOCOLO DE MARCAS

Introducción

n fecha 26 de marzo de 1991 se-.suscribió entre ATg'elTfirnr,-BTasil, Pa-raguay y Uruguay el Tratado deAsunción que establece el marco jUrl-d~ ecgAÓFIIico f3ara I?-Creación delMercado Com(1O del Sur (MERCO""

~ste Tratado se inscribe dentrode la tendencia mundial a constituir es-pacios económicos ampliados y se en-frenta al- avanzado estado de concre-ción de tres megabloques: la Unión Eu-ropea, el NAFTA Y la Unión de Paísesdel Sudeste Asiático.

Concepto de integración

La integración -que puede darsetanto en el plano internacional comoen el plano regional-, consiste en unproceso de transferencias de expec-tativas exclusivas del estado-nacióna una entidad más amplia. Esta, ensu sentido moderno, requiere de unadecisión política que la formalice, eri-giéndose sobre la base de la proximi-dad geográfica, la afinidad cultural y elinterés económico. Cohen define comointegración el proceso mediante el cualdos o más gobiernos adoptan, con elapoyo de instituciones comunes, me-didas conjuntas para intensificar su in-terdependencia y obtener así benefi-

Ora. María Cristina Dartayete

cios comunes. Esta definición concibea la integración como un proceso, sintener implícita necesariamente la ideade meta final aunque no carente deobjetivos: la promoción de una interde-pendencia mutuamente beneficiosapara los participantes. En consecuen-cia, se trata de un devenir dotado devalor intrínseco y no de una evoluciónhacia una meta predeterminada quedeba alcanzarse necesariamente porel solo cumplimiento de etapas prede-terminadas. La participación de las ins-tituciones comunes implica que las ac-tividades mancomunadas deben estardotadas de cierta continuidad en eltiempo y además que estén sometidasa ciertos procedimientos institucionali-zados. Esto significa que estas rela-ciones deben estar sujetas a un con-junto de normas que señalen los pro-cedimientos aceptables para todos losintegrantes del proceso, lo que apuntaa la adopción de decisiones por con-senso. Esto excluye, para este autor.sin embargo, que las instituciones deun proceso de integración deban estardotadas de poderes supranacionales,aunque tampoco lo prohíbe (la supra-nacionalidad implicaría que los miem-bros de sus órganos no representen aningún Estado, encontrándose desvin-culados de sus nacionalidades, respon-diendo nada más que a intereses co-munitarios, teniendo por otra parte, lapotestad de dictar normas obligatorias


para los Estados miembros cuya apli-cación sea inmediata y prevalente).

El objetivo de la integración seríaentonces, para los países en desarro-llo, la contribución que ésta pueda rea-lizar para lograr dicho desarrollo, envez de crear a largo plazo una unidadmayor cuyas consecuencias son difíci-les de medir por anticipado.

La voluntad integracionista de Amé-rica Latina se ha mantenido presenteen diversas iniciativas así como enmúltiples convenios de carácter bilate-ral. El antecedente fundamental de esteTratado se consagra con la ALALC,transformada luego en ALADI. Sin em-bargo. en América Latina el conceptode integración actualmente en vigen-cia ha cambiado. El criterio fuertemen-te comercialista de las décadas ante-riores ha cedido su lugar a un concep-to más amplio que, además de las po-líticas comerciales, comprende lacoordinación progresiva de políticasmacroeconómicas, la complementaciónproductiva y la cooperación tecnológi-ca, etc. Este concepto de integraciónmás acabado que se perfila actualmen-te, aparece fuertemente impulsado enlos acuerdos subregionales así comoen los organismos globales dedicadosa fomentar la aproximación entre lospaíses latinoamericanos. La integraciónglobal ha dado paso a procesos desubregionalización cuyas dos muestrasmás expresivas son el Pacto Andino(hoy Comunidad Andina) y el MERCO-SUR.

El Tratado de Asunción de 26 demarzo de 1991 y el Mercado Comúndel Sur (MERCOSUR)

El Tratado de Asunción de 26 demarzo de 1991 es un acuerdo interna-

cional esquemático y breve que prevéla formación del Mercado Común delSur en una fecha determinada, el 31de diciembre de 1994 (afiliándose asía la tesis de integración con una metafinal que es la constitución de un mer-cado común en un plazo determina-do). Dicho Tratado entró en vigencia el29 de noviembre de 1991 a través demecanismos previstos en el propio tra-tado.

Se trata de un tratado marco parala-constitución de un mercado comúnfuturo. Los tratados-marco fijan objeti-vos comunes a ser concretados en for-ma evolutiva y mediante programasconjuntos; tienen escasas normas bá-sicas obligatorias y sus textos contie-nen sobre todo enunciaciones progra-máticas y principios genéricos no de-sarrollados. Zelada Castedo define aeste tipo de tratados como "un instru-mento que enuncia objetivos y princi-pios generales, propone metas y pro-gramas también globales y, al mismotiempo, establece una estructura institu-cional, cuyos órganos tienen compe-tencia y poderes para desarrollar, me-diante nuevas normas jurídicas sus dis-posiciones básicas". Pero quizás, mu-cho más importante que la calificaciónfue la intención que tuvieron los nego-ciadores del Tratado, en cuanto a lasconsecuencias que pretendían dedu-cir de tal catiticación: transitoriedad,flexibilidad, ausencia de obligatorie-dad, no cesión de soberanía, etc. Sinembargo, la concreción del Mercosurva a dar origen necesariamente, consu consolidación a un nuevo derechocomunitario, el derecho de la integra-ción, cuyo principio rector es el de laequidad y la armonía del desarrolloconjunto para evitar las desigualdadesentre los Estados parte.

Sin perjuicio del carácter subregio-nal que dimana de su alcance en prin-cipio limitado a los cuatro estadossignatarios, queda abierto a la adhe-sión de los demás estados miembrosde ALADI, realizándose gestiones enel momento actual para la incorpora-ción de Bolivia y Chile. Siendo un tra-tado de naturaleza mixta, la adhesiónde nuevos estados queda supeditadaa un pronunciamiento favorable de loscontrayentes.

Tanto en el preámbulo como en sutexto se establecen sus objetivos: am-pliación de los mercados a través dela integración, como condición funda-mental para acelerar el desarrollo eco-nómico con justicia social; integraciónde América Latina; adecuada insercióninternacional; ampliación de la oferta yla calidad de los bienes y servicios;mejoramiento de las condiciones devida de los habitantes. En cuanto a losmedios son: el eficaz aprovechamien-to de recursos disponibles; la preser-vación del medio ambiente; la coordi-nación de las políticas macroeconómi-cas; la complementación de los dife-rentes sectores de la economía; la pro-moción del desarrollo científico y tec-nológico y la modernización de laseconomías.

La estructura orgánica es mínimay sumamente simple, y se encuentracontenida fundamentalmente en el Ca-pítulo 11, siendo los órganos allí pre-vistos el Consejo del Mercado Co-mún, el Grupo Mercado Común y laSecretaría Administrativa, siendo to-dos intergubernamentales, carentesde supranacionalidad. El arto13 del Tr -tado revé ue eL§rupo Mercado Co-mún constituya Subgrupos de trabajopara e cump~ e suscometi-dos. Entre ellos se encuentra el Gru-


po No. 7 para Política Industrial y Tec-'ftelógica-- -

Como ya se expresara, el Tratadode Asunción nació como un tratadotransitorio en cuanto a la estructurainstitucional del Mercosur (art. 18). Conun criterio pragmático se lo tomó comoun texto fundacional. A los efectos dedar cumplimiento a lo establecido enel mismo se creó un Grupo sobre As-pectos Institucionales, el cual celebrócinco reuniones de trabajo y por últimouna Conferencia Diplomática sobreAspectos Institucionales del Mercosurque culminó con la aprobación del pro-yecto de Protocolo Adicional al Trata-do de Asunción sobre la Estructura Ins-titucional del Mercosur que se denomi-nó Protocolo de Duro Preto, firmadoel 17 de diciembre de 1994. A partir dela vigencia de este Protocolo que que-dó incorporado al Tratado de Asunción,el Mercosur pasó a tener personali-dad jurídica.

En cuanto a la estructura orgánica,la misma fue mantenida y ampliada ala vez que perfeccionada, creándosela Comisión de Comercio, la ComisiónParlamentaria Conjunta y el Foro Con-sultivo Económico-Social. En esteProtocolo se subrayó una vez más laausencia de supranacionalidad, esta-bleciéndose en su arto 2 que los tresórganos con capacidad de dictar nor-mas obligatorias: el Consejo, el Grupoy la Comisión de Comercio, son de na-turaleza intergubernamental. Se man-tuvo, asimismo, en su arto 37 que lasdecisiones serán tomadas por consen-so y con la presencia de todos los Es-tados Partes.


El ordenamiento jurídicodel MERCOSUR

La existencia de un Mercado Co-mún requiere de una norma jurídicaque la cree y de todo un proceso deintegración que como ya vimos tam-bién requiere necesariamente de nor-mas jurídicas que lo regulen.

Todo este conjunto de normas for-ma un orden jurídico claramente iden-tificado que posee sus propias fuen-tes, dotado de órganos y procedimien-tos aptos para emitirlas, interpretarlas,así como para constatar y sancionarsus incumplimientos y violaciones. Eslo que se ha dado en llamar "derechode la integración" que tiene dosparticularidades: la primera es que sibien se constituye mediante tratados oacuerdos internacionales, es decir nor-mas de derecho internacional público,su normativa no se agota en ellos, sinoque se continúa por normas emana-das de los órganos creados por dichostratados; y, la segunda es que si bienemana de tratados, sus normas no vandirigidas a regular únicamente la rela-ción entre Estados, sino que van dirigi-das a regular las relaciones entre losparticulares, personas físicas o jurídi-cas de los Estados Partes y por tantodebe integrarse en los órdenes jurídi-cos nacionales. Este ordenamiento ju-rídico es lo que ordinariamente se lla-ma derecho comunitario.

La doctrina y jurisprudencia europeahan caracterizado al derecho comuni-tario por lo siguiente: a) aplicabilidadinmediata, b) aplicabilidad directa ye) primacía. El Derecho comunitario,por otra parte, se diferencia de los tra-tados clásicos del Derecho Internacio-nal Público en que no se limita a reglar

derechos y obligaciones recíprocos en-tre Estados, sino que crea entidadessupranacionales, implicando transfe-rencia de atribuciones de los Estadosmiembros a dichas entidades supra-nacionales, por lo que algunos auto-res, como el argentino Ekmekdjian en-tienden que en este caso, se operauna verdadera transferencia de sobe-ranía. Un sector de la doctrina latinoa-mericana (que se encuentra dividida),especialmente el argentino BustamanteAlsina, siguiendo a Cassagne entien-de que al establecerse un sistema jurí-dico comunitario el derecho que surgede sus fuentes no constituye un dere-cho extranjero ni tampoco un derechointernacional; se trata de un derechoque también es propio de los Estadosmiembros y que posee una fuerza jurí-dica de penetración en el ordenamien-to interno de los países miembros, loque se revela en las tres notas pecu-liares que ya vimos: aplicación inme-diata, aplicación directa y la primacíasobre los derechos nacionales, afirmán-dose de esta manera, contrariamentea lo manifestado supra. la soberaníade los Estados miembros. La delega-ción limitada de competencia específi-ca que pasa a ser ejercida por unaentidad comunitaria, dentro de un pro-ceso integrativo para alcanzar el biencomún, no atenta con los principios dederecho público que constituyen el fun-damento del orden constitucional, niafecta la soberanía nacional robusteci-da cuando se ejercita libremente en laconclusión de un tratado internacional.Esta delegación no significará alterarel orden político interno de los Estadosdelegantes pues éstos conservarán suidentidad y sus valores esenciales queconsisten en sus antecedentes históri-cos, sus propias características racia-

les, los factores culturales y hábitos devida.

En América Latina tenemos comoejemplo la Comunidad Andina, organi-zación subregional nacida del Acuerdode Cartagena en 1969, donde se haavanzado mucho en la generación deun derecho comunitario, sobre todo enla materia de legislación industrial quenos atañe. Cuenta con instituciones ymecanismos similares a los de la Co-munidad Europea y prevé la formaciónde un derecho comunitario derivadoque debe ser reconocido y aplicado porlas autoridades nacionales de los paí-ses miembros. Asimismo está previstala existencia de un Tribunal o Corte deJusticia supranacional que garantice laaplicación de las normas de ese dere-cho comunitario y su observancia porparte de las instituciones de la comu-nidad de los países miembros y susciudadaños, al mismo tiempo que ase-gure la supremacía del mismo sobrela legislación nacional que le sea con-traria. Este Tribunal de Justicia, crea-do en 1979 tiene sede en Quito te-niendo a su cargo la interpretación pre-judicial del derecho comunitario arogación de los tribunales superioresde los países miembros.

En el Seminario Internacional sobreel Derecho de la Integración celebradoen Buenos Aires en agosto de 1991,se observó por Grecco, que no pare-cía que pudiera hablarse en relacióncon el Mercosur de un ordenamientojurídico comunitario en razón de queno habían elementos fundamentales ala idea de tal derecho como lo son lacoacción y la existencia de un Tribu-nal, así como tampoco definición algu-na sobre la jerarquía de las normas.Sin embargo, parafraseando al Dr.Abreu, podemos decir que en el


Mercosur existe un derecho de la in-tegración en status nascendi. A estaaltura, en 1996, cabría formularse lapregunta de si existe un ordenamientojurídico del Mercado Común del Sur yno cabe duda que así es: el Tratadode Asunción, el Protocolo de Brasi-lia, el Protocolo de Ouro Preto, lasDecisiones, Resoluciones y Directi-vas, siguiendo la definición de GuyIsaac. forman un ordenamiento jurídi-co organizado y estructurado. que po-see sus propias fuentes, dotado de ór-ganos y procedimientos aptos paraemitirlas, interpretarlas, así como paraconstatar y sancionar los casos de in-cumplimiento y las violaciones. Sin em-bargo, pese a las gestiones de Uru-guay, no fue aceptado formalmente.para el ordenamiento jurídico delMercosur la aplicación de estas carac-terísticas. Este está constituido por nor-mas propias de un Derecho primarioy un Derecho secundario o de un De-recho originario y un Derecho deri-vado. Mientras el primero está consti-tuido por las disposiciones del Tratadode Asunción y los acuerdos celebra-dos conforme al mismo, el segundoestá conformado por los actos jurídi-cos dictados por los órganos previstosen el Tratado. o sea, las decisionesdel Consejo Mercado Común. Así sur-ge del Protocolo de Brasilia y lo reco-noce implícitamente el arto 41 del Pro-tocolo de Ouro Preto al establecer lasfuentes jurídicas del Mercosur. Las nor-mas de Derecho primario u originariono ofrecen dificultades en cuanto a suaplicación directa en el ámbito internode los Estados por cuanto deben seraprobadas conforme a las normasconstitucionales respectivas. En cam-bio, la denominada cuestión constitu-cional puede plantearse respecto a las


disposiciones del Derecho secundarioo derivado en orden a determinar enqué medida los órganos internos delos Estados están jurídicamente habili-tados para asumir los compromisosemergentes de la incorporación al pro-ceso de integración económica. Se tra-ta de eventuales contradicciones entrelas normas internas de carácter cons-titucional de cada Estado miembro ylas normas que integran el llamado De-recho de la integración o Derecho co-munitario. Al respecto es constatableuna significativa diversidad en la con-sideración de la cuestión desde la pers-pectiva positiva de las Constitucionesde los países involucrados: Argentina(1994), Brasil (1988), Paraguay (1992)y Uruguay (1967). Sobre el particular,la Constitución de la República Argen-tina de 1994 atribuye a! Congreso"aprobar tratados de integración quedeleguen competencias y jurisdiccióna organizaciones supraestatales encondiciones de reciprocidad e igualdad,y que respeten el orden democrático ylos derechos humanos", agregando que"las normas dictadas en su consecuen-cia tienen jerarquía superior a las le-yes" (art. 75, ord. 24). La Constituciónbrasileña de 1988 dispone en arto 42que "la República Federativa del Brasilbuscará la integración económica, po-lítica, social y cultural de los pueblosde América Latina, con miras a la for-mación de una comunidad latinoameri-cana de naciones". El arto 145 de laConstitución paraguaya de 1992 prevéque "la República del Paraguay, encondiciones de igualdad con otros Es-tados, admite un orden jurídico supra-nacional que garantice la vigencia delos derechos humanos, de la paz, dela justicia, de la cooperación y del de-sarrollo en lo político, económico, so-

cial y cultural". La Constitución urugua-ya preceptúa en el inc. 22 del arto 6que "la República procurará la integra-ción social y económica de los Esta-dos latinoamericanos, especialmenteen lo que refiere a la defensa comúnde sus productos y materias primas.Asimismo propenderá a la efectivacomplementación de sus servicios pú-blicos". De los textos transcriptos esposible concluir que sólo las constitu-ciones uruguaya y brasileña consagrandisposiciones programáticas en mate-ria de integración con otros Estadoslatinoamericanos, aunque con distintoalcance. Por otra parte, aunque ningu-na de las Cartas de los países partici-pantes del MERCOSUR regula conprecisión la problemática de los órga-nos intergubernamentales ysupranacionales, en las Constitucionesargentina y paraguaya -las más recien-tes- se avanza en la admisión de laprimacía de los tratados en materia deintegración sobre otras normas jurídi-cas, y en el reconocimiento de un or-den jurídico supranacional. El artículo42 del Protocolo de Ouro Preto men-ciona la obligatoriedad del derecho perofue imposible establecer su aplicacióninmediata y directa, en mérito a quelas Constituciones nacionales no lo ha-bilitan. La alternativa fue en este caso,la aplicación del principio de aplica-ción simultánea, el cual se encuentraregulado por los arts. 38, 39 Y 40 delProtocolo de Ouro Preto.

Como ya vimos, entonces, en elMercosur no existe actualmente un de-recho comunitario consolidado, por loque es necesario pasar a hablar dearmonización de legislaciones. Estederecho armonizado, sin embargo, noserá todavía derecho comunitario, sinoque seguirá siendo derecho interno o

nacional de los estados partes en lamedida que lo ratifiquen; aunqueBustamante Alsina, al estudiar el arto1º del Tratado de Asunción manifiestaque la armonización legislativa que estáprevista en dicho artículo tiene por finla creación de un orden jurídico comu-nitario, lo que, como ya vimos, es muydebatido en la doctrina de la regiónporque como dice Papaño, se hablade armonización porque todavía no hayderecho comunitario.

La armonización del derechoen los países del MERCOSUR

Los principales objetivos delMercosur pueden resumirse así (art.1º del Tratado de Asunción):

1º) La libre circulación de bienes,servicios' y factores productivos;

2º) El establecimiento de un aran-cel externo común, y la adopción deuna política comercial común con ter-ceros Estados;

3º) La coordinación de políticasmacroeconómicas y sectoriales entrelos miembros, a fin de asegurar condi-ciones adecuadas de competencia en-tre ellos; y

4º) La armonización de las legis-laciones en las áreas pertinentes.

Al realizar este último objetivo, lospaíses del Mercosur tienen que teneren cuenta por ejemplo los tratados in-ternacionales relativos a la materia quenos ocupa, por cuanto los mismos hansido aceptados por un número crecien-te de países y su funcionamiento hapuesto de relieve que en muchos as-


pectos es posible acercar posicionesencontradas y arribar a consensosaceptables para todas las partes involu-cradas. Hay una rica experiencia en lamateria que debe ser aprovechada porlos países del MERCOSUR por cuan-to se trata no solo de normas estudia-das por los principales expertos en lostemas, sino que han tenido ya tambiénaplicación práctica, así como la acep-tación de la comunidad internacional.La tradición romanista de los cuatropaíses permite suponer que no habrámayores obstáculos en lograr una ar-monización deseable. Sin embargo, enel momento actual sus legislacionespresentan bastantes asimetrías. ElTratado del Mercosur, por otra parte,viene a surgir sobre cuatro países queen algunos casos ya se encontrabanvinculados por normas de carácter in-ternacional bilateral y multilateral so-bre la materia. Así tenemos los Trata-dos de Montevideo de 1889 sobre Mar-cas, vigente entre Argentina, Paraguayy Uruguay y el de 1940 sobre propie-dad intelectual vigente entre Paraguayy Uruguay, el Convenio de París parala Protección de la Propiedad Indus-trial celebrado en 1883 y revisado va-rias veces, la última en Estocolmo en1967 y del cual son parte Uruguay, Ar-gentina y Brasil. Sin embargo debe se-ñalarse que los textos ratificados porestos tres países integrantes delMercosur no son los mismos, ya queArgentina adhirió al acta de Lisboa y alos arts. 13 a 30 del Acta de Estocolmo,Brasil al acta de Estocolmo con ex-cepción de los arts. 1 a 12 y Uruguayal Acta de Estocolmo. Además, Uru-guay y Brasil se encuentran vincula-dos por el Convenio sobre Marcas yPrivilegios de Invención ratificado el 29de setiembre de 1955.


De momento cualquier soluciónarmonizadora debe pasar por doscondiciones: el ejercicio legítimo delos derechos de propiedad indus-trial, juzgados de acuerdo a la legis-lación de cada país y el uso impro-pio de estos derechos, juzgados ala luz de las finalidades del Tratadode Asunción ya que es una obliga-ción jurídica de los Estados signata-rios no frustrar dicha finalidad, tal comolo impone la Convención de Viena so-bre el Derecho de los Tratados (art.18) y resulta de la buena fe con quedeben actuar los signatarios. Por la ar-monización de estos dos principios ocondiciones, entonces, va a pasar cual-quier solución al respecto. A nivelinternacional existen dos grandes con-venciones universales: la primera,como ya lo expresáramos, el Conve-nio de París para la Protección de laPropiedad Industrial de 20 de marzode 1883 y la segunda, el Acuerdo so-bre los aspectos de los Derechos dePropiedad Intelectual relacionados conel Comercio, conocido por la sigla in-glesa TRIP'S, suscrito en el marco dela Ronda Uruguay del GATI y ratifica-do por los países miembros del MER-COSUR. Este último acuerdo crea obli-gaciones entre los Estados a efectosde tutelar derechos que específicamen-te se reconocen como privados, adop-tando una estructura normativa primor-dialmente programática. La parte 111

es la más novedosa por cuanto se re-fiere no sólo al reconocimiento de losderechos en sí sino a la obligación deponer a disposición de sus titulares,procedimientos y acciones que permi-tan la adopción de medidas eficacescontra cualquier acción infractora delos derechos reconocidos en el Acuer-do.

El primer acto jurídico internacionalde los cuatro países signatarios del Tra-tado de Asunción fue la celebración deun acuerdo relativo a un Consejo so-bre Comercio e Inversión con los Es-tados Unidos, denominado oficialmen-te, por el lugar de su firma en Was-hington el 19 de junio de 1991 como elAcuerdo del Jardín de las Rosas, másconocido entre nosotros como el acuer-do "cuatro más uno". En su Preámbu-lo, reconoce la importancia de proveeradecuada protección a los derechosde propiedad intelectual y medios efec-tivos para el goce de los derechos depropiedad intelectual vinculados con elcomercio, teniendo en cuenta las dife-rencias en los sistemas legales nacio-nales (numeral 20). Asimismo se cele-bró un acuerdo marco interregional decooperación entre la Unión Europea ysus Estados miembros y el MercadoComún del Sur y sus Estados partesdonde se estableció en su arto 9 la co-operación en materia de propiedad in-telectual.

Formas de armonización

Sin perjuicio de que más adelantese detallarán las asimetrías existentesentre las legislaciones relativas a mar-cas en los cuatro países del Mercosur,lo cierto es que existen significativasdiferencias entre las normas vigentesen cada uno, particularmente entre Ar-gentina y Brasil. Así mientras Argenti-na, Uruguay y Paraguay regula la ma-teria en leyes independientes, el Brasiltiene un Código de Propiedad Indus-trial que incluye también la competen-cia desleal. A diferencia del Tratadode Roma de 1957, constitutivo de laComunidad Económica Europea, que

contiene en su arto 36 una especie desalvaguarda de los derechos naciona-les de propiedad intelectual, el Tratadode Asunción de 1991 nada estableceexplícitamente al respecto. No obstan-te como ya dijimos, al tenor de su arto1º, el Mercado Común del Sur impliéala "coordinación de políticas macroeco-nómicas y sectoriales entre los Esta-dos Partes y el compromiso de armo-nizar sus legislaciones". Por lo tantose impone como obligación a los cua-tro Estados ajustar su normativa enmateria de propiedad intelectual afin de dar cabal respuesta a los desa-fíos de la integración económica, enconsonancia con los objetivos delTratado de Asunción explicitados ensu Preámbulo: acelerar los procesosde desarrollo económico con justiciasocial y mejorar las condiciones de vidade los habitantes. Es que, como yadijimos, él MERCOSUR no constituyeun estatuto final creador de un ordenjurídico definitivo sino un marco de tran-sición que, en relación de recíproca re-levancia con los ordenamientos jurídi-cos estatales de los países miembros,es fuente de sinergia de un ordena-miento jurídico específico. Dentro delcuadro constitucional de los países delMERCOSUR ya descrito, el irreversi-ble camino hacia la integración obligaa profundizar las coincidencias y su-perar las diferencias políticas y le-gislativas. Dicho esfuerzo debe reali-zarse en dos planos: desde dentro decada país en un marco de coordina-ción y cooperación con los demás (ar-monización horizontal) y desde losórganos que dinamizan el MERCOSURcomo sistema (armonización vertical).En el ámbito interno de cada Estado,es de competencia de los órganos eje-cutivos la fijación de políticas


confluyentes a la uniformidad requeri-da por el logro de los objetivos del Tra-tado, y de los Parlamentos la revisiónnormativa tendiente a allanar diferen-cias, suprimir restricciones, no estable-cer nuevas y no discriminar en razónde la nacionalidad. Desde los órganosdel Mercosur la incidencia de sus de-cisiones en las políticas y normas in-ternas sobre propiedad industrial pue-de ser considerada desde el punto devista de su contenido y de su aplicabi-lidad efectiva por los órganos propiosde cada Estado. Bajo el primer enfo-que, la actuación de los órganos co-munes debe estar presidida por lacoordinación de políticas para la armo-nización de las regulaciones vigentes.Sobre la segunda, la relativa a la in-corporación de las normas comunes alDerecho interno de los cuatro países,debe reputarse que las mismas sonobligatorias y que su cumplimiento estaimpuesto por el deber de no frustrarlos fines del Tratado. En efecto el De-recho derivado del Tratado de Asun-ción no se aparta de los regímenesconstitucionales reseñados por cuantodicho Tratado fue regularmente adop-tado y los cuatro países se encuentranrepresentados en los órganos creados,donde cada uno aporta su voluntadpara alcanzar el consenso necesariopara cada decisión ratificado comoprincipio y garantía de igualdad entrelos Estados parte por el arto37 del Pro-tocolo de Ouro Preto. Como conclu-sión, la armonización de normas ypolíticas de propiedad industrialdebe ser construida a través de lacooperación entre todos los secto-res involucrados: gubernamentales,empresariales y académicos, a ni-vel de cada Estado y de los órga-nos comunes del Mercosur para evi-


tar que las diferencias entre las le-gislaciones nacionales se erijan enobstáculos a la libre circulación debienes, servicios y factores produc-tivos (art. 1Q del Tratado de Asunción)ambientando interpretaciones deroga-torias a través de la consideración detales diferencias como "restricciones noarancelarias a la circulación de merca-derías". Ciertamente como ya dijimos,la armonización es un primer paso ha-cia sistemas uniformes como la euro-pea o como el adoptado en el marcodel Pacto Andino.

Protección marcaria y MERCOSUR

Todo mercado común se fundasobre el principio de la más absolutalibertad de circulación de bienes, ser-vicios y factores a través de las fronte-ras que integran el mismo. A su vez,las marcas, si bien presuponen unaeconomía de mercado y un régimende libre competencia dentro de las con-diciones del mercado, son privilegiosconcedidos por un Estado, y por lo tan-to estrictamente territoriales, -se otor-ga la garantía dentro de los límites delEstado otorgante-, mediante los cua-les se restringe la competencia en be-neficio de un particular, como recono-cimiento del derecho que le correspon-de a éste por ser el autor de una crea-ción intelectual de finalidad económicadirigida a distinguir productos o servi-cios y mantener o acrecentar clientela.

De esta noción surge la necesidadde encarar la posible armonización deestos privilegios de carácter territorial -existentes mediante cuatro legislacio-nes similares pero en modo algunoidénticas, que indudablemente configu-ran una restricción a la libertad de cir-

culación-, y los lineamientos que esta-blece el tratado que ha puesto en mar-cha el MERCOSUR consistente en lalibre circulación de bienes.

Como vemos los conceptos de "mer-cado común" y de "propiedad indus-trial" no parecen compatibles sino másbien antitéticos. Por un lado la másabsoluta libertad de circulación a tra-vés de las fronteras. Por el otro, privi-legios que consisten en el derecho deexplotación exclusiva a favor de un par-ticular y que, por ser restrictivos de lacompetencia sólo se conceden para te-ner vigencia dentro de los límitesnacionales y cada Estado regula se-gún sus propias valoraciones y conve-niencias que, muchas veces no coinci-den con las de otro Estado. Este pro-blema se ha planteado desde siemprecon el desarrollo del comercio interna-cional y ha dado lugar a convencionesinternacionales tendientes a solucionaro morigerar los conflictos suscitados araíz de la coexistencia de legislacionesnacionales distintas entre sí o aunquecoincidentes, con un alcance estricta-mente ceñido a los límites de cada Es-tado. El empresario que registra unamarca, o que celebra un contrato delicencia, el profesional que asesora so-bre estos temas, el legislador que re-gula estos privilegios y el juez que re-suelve sobre los conflictos que ellosplantean ya no podrán pensar en laforma en que lo venían haciendo, sinoque deberán tomar otra perspectiva,en función de la nueva realidad queintroduce el mercado común. Y obvia-mente, para que éste pueda cumplircon los fines que le dieron origen de-berá adoptar medidas comunes y nor-mas homogéneas, no ya para ser apli-cadas internamente en cada territorio,sino que sean aptas para regular esta

materia en forma conjunta en el mer-cado común. También será necesariala creación de órganos comunes rela-cionados con la aplicación de estosconceptos en la nueva realidad. Eneste sentido las experiencias de la Co-munidad Económica Europea y de laComunidad Andina, deben de servir deguía al MERCOSUR.

El actual sistema de propiedadindustrial en el MERCOSUR

Cada uno de los cuatro paísesque conforman elMERCOSUR tieneuna legislación propia, relativa a mar-cas, con vigencia exclusiva, lógicamen-te, para su propio territorio. Estas le-gislaciones, si bien inspiradas en losmismos principios, no necesariamenteson coincidentes en su totalidad, ni tie-nen el mismo grado de complejidad. Elanálisis de esas normas legales debeser complementado también con el dela jurisprudencia, judicial y administra-tiva, que en una materia tan casuísticacomo la del Derecho de marcas, revis-te trascendental importancia. Cada unade las legislaciones nacionales tienenormas relativas al trato que corres-ponde a los extranjeros y como ya vi-mos, cada Estado se encuentra adhe-rido al Convenio de París.

CUADRO COMPARATIVODE LEGISLACION MARCARlA

A) República Argentina

Ley NQ22.362 de 26 de Diciembrede 1981.Decreto 558/81Convenio de París


B) República Federativa de Brasil

Código de Propiedad Industrial, LeyNQ 5.772 de 21 de diciembre de1971.Decreto 7903/45Convenio de París

C) República de Paraguay

Ley NQ751 de 20 de Julio de 1979.Convenio de París

D) República Oriental del Uruguay

Ley 9.956 de 4 de octubre de 1940.Decreto de 29 de noviembre de1940Ley 16.320, arto 226 de 1Q de no-viembre de 1992.Decreto 51/93Convenio de París

De conformidad con lo que lleva-mos dicho, nos encontramos con el si-guiente cuadro de situación:

1) Cuatro legislaciones nacionalesque son similares pero no idénticas nisiempre coincidentes en aspectosrelevantes. Cada una de los cuatro Es-tados, por otra parte, tiene su propiainfraestructura.

2) Una convención internacional quevincula a la Argentina, Brasil, Paraguayy Uruguay, el Convenio de París parala Protección de la Propiedad Indus-trial que establece importantes princi-pios: trato nacional, derecho de priori-dad, marca telle quelle, marcas noto-rias, etc.

3) Una convención internacional quevincula a todos los países del MER-


COSUR con carácter vinculante, elAnexo TRIP's de la Ronda Uruguaydel GAn.

4) El Tratado de Asunción que tien-de a la constitución de un mercado co-mún.

Como ya expresáramos, el MERCO-SUR conformó el subgrupo 7 el queha venido realizando trabajos de ar-monización en relación a propiedad in-dustrial e intelectual, los que culmina-ron en diciembre de 1994 con la re-dacción del PROTOCOLO DE MAR-CAS. Podemos sintetizar la historia delProtocolo de la siguiente manera:

- Los días 30 de setiembre a 2 deoctubre de 1992, se llevó a cabo enBrasilia la reunión del Grupo MercadoComún donde se resolvió crear la Co-misión de Propiedad Intelectual por re-solución Nº 25/92 en el ámbito del SubGrupo 7.

- Los días 25 y 26 de noviembrede 1992 se llevó a cabo en Montevi-deo la primera reunión de la Comisiónde Propiedad Intelectual. En ella se es-tableció que los temas de propiedadintelectual tienen gran relevancia paralos trabajos de armonización de políti-cas industriales y tecnológicas en elMERCOSUR. Asimismo se estableciócomo tema prioritario, el estudio de lasposibilidades de armonización de losrespectivos sistemas nacionales enmateria de marcas, a cuyos efectos seelaboró un Programa de Trabajo y unaLista de Aspectos relevantes a consi-derar.

- El día 16 de marzo de 1993 se llevóa cabo en Montevideo una reunión don-

de no participó Argentina. Los presentescoincidieron sobre la necesidad de com-plementar la identificación de las sime-trías y asimetrías en materia de protec-ción de marcas existentes.

- Los días 22 y 23 de junio de1993 se llevó a cabo en Asunción lareunión donde Brasil comunicó que tie-ne a consideración del Senado, habien-do sido aprobada en Diputados unanueva ley de propiedad industrial. Encuanto a la metodología de trabajo sellegó a un acuerdo acerca de la mis-ma.

- Los días 13 al 18 de setiembrede 1993 se llevó a cabo en Montevi-deo una reunión, con la ausencia deParaguay, donde se llegaron a conclu-siones sobre marcas.

Las conclusiones fueron las si-guientes:

1) Sistema de derechos: Se con-cluyó que tanto la Argentina, Brasil yUruguay como los signatarios del Con-venio de París protegen los derechosdel usuario anterior. Se coincidió enque el sistema atributivo es aplicadopor los cuatro países.

2) Condiciones para ser titular dela marca: Se constataron las diferen-cias existentes en las legislaciones delos países y se concluyó que el puntoconstituye una asimetría entre las mis-mas.

3) Vigencia del registro: No seefectuaron comentarios del plazo devigencia, pero existieron diferencias encuanto al cómputo del plazo a partirdel cual se cuenta la renovación del

registro. Se encontró que el plazo de10 años rige actualmente en los cuatropaíses.

4) Protección de la marca noto-ria. Se coincidió en que los países pro-tegen la marca notoriamente conocidaen la forma prevista en el arto6 bis delConvenio de París.

Se detectaron diferentes interpreta-ciones sobre el concepto de marca no-toria por lo que se acordó seguirprofundizando el tema para explicitarlas diferencias con claridad.

5) Exigencia del uso de la marca:Se constataron diferencias entre las le-gislaciones de Argentina y Brasil, queexigen el uso de la marca y la de Uru-guay que no lo hace. Argentina y Bra-sil sugirieron que se encaminase unaarmonización que torne obligatorio eluso de lá marca teniendo en cuenta lafutura libre circulación de bienes y ser-vicios.

6) Procedimiento de registro: Sehan constatado diferencias sensiblesentre los procedimientos previstos encada país.

7) Signos que pueden constituirmarcas: Se coincidió en que no existendiferencias entre las legislaciones. Ladelegación brasileña expuso que el pro-yecto de ley elaborado en su país inclu-ye normas sobre marcas colectivas y decertificación. Sobre este aspecto lo másrelevante a considerar sería:

- el tratamiento del nombre comer-cial;

- el tratamiento de la marcatridimensional (forma del produc-to);


- la protección simultánea de mar-cas, modelos y diseños industria-les;el tratamiento del nombre artísti-co, del nombre y del apellido, delos monumentos.

8) Derechos conferidos por el re-gistro: No se encontraron diferenciassustanciales, habiéndose sugerido tra-tar el tema del agotamiento del dere-cho.

9) Cesión y transferencia de de-rechos. Se constataron diferenciassustanciales entre la legislación de Bra-sil y la de los restantes países. Se co-incidió en que la trasmisión puede sertotal o parcial.

10) Licencia de uso. Se consta-taron diferencias entre la legislación deBrasil y la de Argentina y Uruguay. Asi-mismo en algunos países es obligato-rio su registro y en otros no.

11) Impugnación administrativa.Se detectaron diferencias.

12) Infracciones y sanciones. Sedetectó que las normas son semejan-tes.

14) Indicaciones geográficas. Seencontraron diferencias entre las legis-laciones de Uruguay y las de Argenti-na y Brasil.

15) Competencia desleal. Las de-legaciones coincidieron en la necesi-dad de adoptar medidas para preve-nirla, evitarla y combatirla, lo mismopara el registro especulativo de mar-cas, a través de los dispositivos lega-les ya existentes, la cooperación entre


las oficinas y cualquier otro método vá-lido a tal fin.

- Desde el 28 de noviembre al 2de diciembre de 1994 se llevó a cabo,en Asunción, la novena reunión de laComisión donde estuvieron presenteslas delegaciones de Brasil, Paraguay yUruguay, así como dos representan-tes de OMPI. En la misma la discusiónse centró en la elaboración de unACUERDO DE CARACTER REGIO-NAL, sobre la base de los documen-tos presentados por Brasil y Uruguay,teniendo en cuenta lo acordado en lareunión de junio de 1994. La discusiónde las propuestas concluyó con laadopción de un Acuerdo de Armoni-zación de normas sobre propiedadintelectual en el Mercosur, con uncapítulo de Marcas y otro sobre In-dicaciones de Procedencia y Deno-minaciones de Origen. En la elabo-ración del Acuerdo se observaron lasnormas establecidas en el Conveniode París para la protección de la Pro-piedad Intelectual (Acta Estocolmo,1967), y el Acuerdo sobre los aspec-tos de Propiedad intelectual relaciona-dos con el Comercio, firmado el 15 deabril de 1994 como anexo al Acuerdoque establece la Organización Mundialdel Comercio, negociado en el ámbitode la Ronda Uruguay del GAn. Porotra parte, las delegaciones presentestrataron de contemplar las diferenciasexistentes entre las respectivas legis-laciones nacionales en vigor, con laadopción de normas de carácter ta-cultativo para los Estados Parte enlos casos de asimetrías evidentes. Elacuerdo fue concluido con el consen-so de las delegaciones presentes y cu-bre el objetivo de superar las dificulta-des inmediatas relativas a la libre cir-

culación de bienes y servicios, median-te la armonización de principios esen-ciales en la materia. Asimismo las de-legaciones acordaron solicitar a OMPIla elaboración de un proyecto de co-operación técnica para los países delMERCOSUR.

En dicha reunión se aprobó final-mente el ACUERDO DE ARMONIZA·CION DE NORMAS SOBRE PROPIE-DAD INTELECTUAL EN EL MERCO-SUR, donde se estableció como ex-presión de motivos: a) "reducir lasdistorsiones y los impedimentos alcomercio y a la circulación de losbienes y servicios en el territorio delos Estados Parte del Mercado Co-mún del Sur (MERCOSUR)"; b) "lanecesidad de promover una protec-ción efectiva y adecuada de los de-rechos de propiedad industrial y ga-rantizar que el ejercicio de tales de-rechos no represente en sí mismouna barrera al comercio legítimo";c) "la necesidad de establecer paratales fines reglas y principios quesirvan para orientar la acción admi-nistrativa, legislativa y judicial decada Estado Parte en el reconoci-miento y aplicación de los derechosde propiedad industrial"; y d) "quetales reglas y principios deben con-formarse a las normas fijadas en losinstrumentos multilaterales existen-tes a nivel internacional, en particu-lar el Convenio de París para la Pro-tección de la Propiedad Industrial(Acta de Estocolmo de 1967) y elAcuerdo sobre los Aspectos de Pro-piedad Intelectual Relacionados conel Comercio, firmado el 15 de abrilde 1994 como anexo al Acuerdo queestablece la Organización Mundialdel Comercio, negociado en el ám-bito de la Ronda Uruguay del GATI".

El mismo consta de varios capítu-los, a saber: MARCAS, INDICACIO-NES DE PROCEDENCIA, DENOMI-NACIONES DE ORIGEN.

En el momento actual, dicho PRO-TOCOLO se encuentra a estudio delos respectivos Parlamentos para suratificación. La Comisión, asimismo, seencuentra abocada a trabajar en la im-plementación de dicho Acuerdo, apro-bado por el Consejo Mercado Comúnen su reunión de enero de 1995,así como continuar avanzando en lanegociación de Acuerdos relativos aotras materias relacionadas a la pro-piedad intelectual, como por ejemplo,Modelos de Utilidad y Diseños Indus-triales, Derechos de Autor, Cultivares,Patentes, Topografía y Circuitos Inte-grados.

EL PROTOCOLODE ARMONIZACION DE NORMASSOBRE PROPIEDAD INTELECTUALEN EL MERCOSUR,EN MATERIA DE MARCAS,INDICACIONES DE PROCEDENCIAY DENOMINACIONES DE ORIGEN

En función de lo establecido por elarto 13 del Tratado de Asunción, la De-cisión NQ4/91 del Consejo del Merca-do Común, la Resolución NQ39/94 delGrupo Mercado Común y la Recomen-dación NQ7/94 del SubGrupo NQ7,enmérito a la necesidad de promover unaprotección efectiva y adecuada de losderechos de Propiedad Intelectual enmateria de marcas, de indicaciones deprocedencia y denominaciones de ori-gen y a que se deben establecer paratales fines reglas y principios que sir-van para la aplicación de los derechosde Propiedad Intelectual en materia de


marcas, indicaciones de procedenciay denominaciones de origen, el CON-SEJO DEL MERCADO COMUN deci-dió aprobar el Protocolo de Armoni-zación de Normas sobre PropiedadIntelectual en el Mercosur, en Mate-ria de Marcas, Indicaciones de Pro-cedencia y Denominaciones de Ori-gen que consta como Anexo a la deci-sión.

Consta de:

a) Capítulo de Disposiciones Ge-nerales;

b) Capítulo de Marcas;

e) Capítulo de Indicaciones de Pro-cedencia y Denominaciones deOrigen; y

d) Capítulo de Disposiciones Fina-les.

DISPOSICIONES GENERALES

En dicho Capítulo se establece lagarantía efectiva por los Estados Par-te de la protección a la propiedad indus-trial en materia de marcas, indicacio-nes de procedencia y denominacionesde origen, pudiendo éstos concederuna protección más amplia, siempreque no sea incompatible con el Trata-do de Asunción y los Tratados Interna-cionales de los que sean partes.

Asimismo se obligan a observar lasnormas de la Convención de París(acta de Estocolmo de 1967) y elAcuerdo TRIP'S de la OMC, así comola cláusula del Tratamiento Nacionalpara los nacionales de los demás Es-tados Parte.


MARCAS

Definición de marca (Art. 5)

Se establece que los Estados Partereconocerán como marca para efec-tos de su registro cualquier signo quesea susceptible de distinguir en el co-mercio productos o servicios (inclu-yendo así directamente a las marcasde servicio). Asimismo establece concarácter optativo que cualquier Esta-do parte podrá exigir como condiciónde registro que el signo seavisualmente perceptible. Se protege-rán las marcas de servicio y las mar-cas colectivas y se podrá, con carác-ter optativo proteger las marcas decertificación.

Al respecto las legislaciones argen-tina y uruguaya carecen de una defini-ción de marca, conteniéndola solamen-te las legislaciones brasileña (arts. 59a 66) y paraguaya (art. 1Q

).

Signos consideradoscomo marcas (Art. 6)

Se establece una enumeración notaxativa de signos, incluyendo comomarcas las indicaciones geográficasnacionales o extranjeras que no con-travengan las disposiciones sobre de-nominaciones de origen o indicacionesde procedencia, así como la forma delos productos, de sus envases oacondicionamientos o de los medios olocales de expendio de los productoso servicios.

Esta enumeración tiene las mismascaracterísticas de lade sus países miem-bros por cuanto en las cuatro legislacio-nes la enumeración de los signos quepueden ser marcas no es taxativa. En la

Argentina se encuentra incluida en suarto 1Q conteniendo las marcas de pro-ductos y servicios. En Brasil se encuen-tra en sus arts. 64 y 80 (sobre productosfarmacéuticos o veterinarios), incluyen-do a las marcas de industria, comercio,genéricas, colectivas y de certificación.En Paraguay se establece en su arto1Q

incs. 2 y 3, donde se incluye asimismolas marcas de productos y servicios y lasdenominaciones de origen. Uruguay locontiene en su arto 1Q.

Condiciones para ser titularde la marca (Art. 7)

Se establece que podrán solici-tar el registro de una marca las perso-nas físicas o jurídicas de derechopúblico o de derecho privado quetengan un interés legítimo. Se intro-duce el concepto de interés legítimoel cual se encontraba exclusivamenteincorporado a la legislación argentina.

La legislación brasileña contiene unalimitación mayor por cuanto exige elejercicio de actividad compatible conlos productos o servicios. Uruguay exi-ge por otra parte, la capacidad de ejer-cicio del solicitante.

Derecho de prelación (art. 8)

Establece el derecho de prelación aaquél que primero lo solicitara salvoque sea reclamado por un tercero quelo haya usado en forma pública, pa-cífica y de buena fe, durante unplazo mínimo de seis meses y siem-pre que al formular su impugnación so-licite el registro de la marca. En esteartículo se está considerando al usocomo atributivo de derechos, tomando

así en parte lo que establece nuestralegislación.

Signos que no puedenser marcas (art. 9)

Contiene cuatro tipos de prohibicio-nes:

1) La de los signos descriptivos ogenéricos empleados para designarlos productos o servicios que la marcadistingue o que constituya indicaciónde procedencia o denominación deorigen.

2) La de los signos engañosos, loscontrarios a la moral o al orden pú-blico, los ofensivos a las personasvivas o muertas o a los credos, losconstituidos por símbolos nacionalesde cualquier país, los susceptibles desugerir falsamente vinculación con per-sonas vivas o muertas o con símbolosnacionales de cualquier país, o losatentatorios de su valor o respetabili-dad.

3) Los que afecten derechos deterceros o los solicitados de mala feque afecten comprobadamente de-rechos de terceros.

4) El que imite o reproduzca, entodo o en parte, una marca que elsolicitante no podía desconocercomo perteneciente a un titular do-miciliado o establecido en cualquie-ra de los Estados parte, y suscepti-ble de causar confusión o asocia-ción.

En cuanto a los signos que no pue-den ser marca todas las legislaciones


de la región contienen prohibicionesexpresas, de carácter taxativo, apa-rejando consecuentemente nulidadsu incumplimiento. La ley Argentinacontiene 14 prohibiciones en sus arts.2º y 3º, la ley brasileña contiene 21prohibiciones en sus arts. 65 y 66, laley paraguaya 5 prohibiciones en suarto 2º y la ley uruguaya 13 prohibicio-nes en su arto2º.

Protección de la marca notoria(art. 9 nums. 5 y 6)

Toma el arto 6 bis de la Conven-ción de París y lo aplica asimismomutatis mutandis a los servicios. Encuanto al concepto de marca notoriaacepta el criterio de notoriedad restrin-gida ya que para determinar ésta setomará en cuenta el conocimiento delsigno en el sector de mercado perti-nente. En cuanto a la marca renom-brada el numeral 6) establece que losEstados Parte asegurarán en su terri-torio la protección de las marcas delos nacionales de los Estados Parteque hayan alcanzado un grado de co-nocimiento excepcional contra sureproducción o imitación, en cualquierramo de actividad, siempre que hayaposibilidad de perjuicio.

En los Estados parte la marca noto-ria está protegida por el Convenio deParís. trayendo las leyes brasileña yuruguaya algunas previsiones.

Vigencia del registro (Art. 10)

Establece un plazo de 10 años pro-rrogables indefinidamente por perío-dos iguales, no pudiéndose introdu-cir modificación alguna ni agregar


productos o servicios. Asimismo alos efectos de la prórroga, ningún Es-tado Parte podrá: a) realizar un exa-men de fondo del registro; b) llamara oposiciones o admitirlas, e) exigirque la marca esté en uso; d) exigirque la marca se haya registro o pro-rrogado en algún otro país u oficinaregional.

Al respecto los Estados Parte tienenlegislación compatible siendo en losmismos el plazo de diez años prorro-gable indefinidamente por períodos igua-les (Argentina, arto 10; Brasil, arto 85;Paraguay, arto 18 y Uruguay, arto 11).

Derechos conferidospor el registro (Arts. 11, 12 Y 13)

Los derechos que confiere el regis-tro son los siguientes:

- Derecho de uso exclusivo;

- Derecho de impedir el uso noautorizado;

- Excepciones:a) su nombre o dirección o los

de sus establecimientos mer-cantiles;

b) indicaciones o informacionessobre la disponibilidad, utiliza-ción aplicación o compa-tibilidad de sus productos oservicios, en particular con re-lación a piezas de recambio oaccesorios.

En el arto13 se prevé el agotamien-to del derecho, estableciéndose queel registro de una marca no podrá im-pedir la libre circulación de los produc-tos marcados, introducidos legítima-

mente en el comercio por el titular ocon la autorización del mismo.

Al margen de la consideración le-gislativa que acabamos de hacer so-bre los derechos conferidos por el re-gistro, la doctrina europea ha elabo-rado lo que ha dado en llamarse ladoctrina del agotamiento del derechoque puede sintetizarse así: Los dere-chos subjetivos del titular de la mar-ca, con relación al producto marca-do, se agotan en la primera comer-cialización hecha por el titular o consu autorización, salvo que el pro-ducto haya sido alterado. Esto se re-laciona con el llamado derecho de se-guimiento (Bertone y Cabanellas, De-recho de Marcas, Tomo 11, pág. 113)que se define como el derecho a con-trolar la suerte del producto marcado osu genuinidad. Se debe armonizar en-tonces, la limitación resultante de la teo-ría del agotamiento del derecho conlas facultades resultantes del derechode seguimiento. La jurisprudencia ydoctrina argentinas, son las que en laregión han llevado a cabo esta tarea.Así Otamendi, trabajando el tema delas importaciones paralelas nos diceque la marca cumple su función deidentificar el producto y su legítimo ori-gen y no es un instrumento creado paradividir mercados o imponer determina-das condiciones a los compradores, porlo que no puede recurrirse al derechode exclusividad que ella otorga paralograr fines distintos a los menciona-dos. El contrato que liga al titular de lamarca con su distribuidor, licencíata-rio, concesionario, etc. constituye "resinter allios acta", y por tanto no es opo-nible a terceros.

En cuanto a la legislación de los Es-tados parte, la Argentina confiere, deacuerdo a sus arts. 42, 62, 34 Y 35 el

derecho de propiedad, de uso exclu-sivo y oposición, de impedir el usono autorizado, de solicitar la nuli-dad de marca confundible y de tras-mitir la marca. La legislación brasile-ña confiere los derechos de propie-dad, de uso exclusivo, de impedir eluso no autorizado y de trasmitir lamarca (arts. 59 y 87). La ley paraguayaconfiere el uso exclusivo, el derechoa oponerse al registro, la concesiónde licencias, el derecho a ceder otrasmitir la marca y una presunciónde propiedad exclusiva (arts. 15, 29Y ss Y 37 Y ss). La ley uruguaya con-cede la propiedad exclusiva, el de-recho de uso, de trasmisión, el de-recho a acciones marcarias y el de-recho de oposición (arts. 6, 9, 10, 29Y ss). En ninguna legislación se pre-vé el agotamiento del derecho.

Sistema de Derecho

Como consecuencia del articuladocomentado supra, surge que el siste-ma de derecho estatuido por el Proto-colo es el atributivo, concordando conel estipulado por la Argentina, Brasil,Paraguay. Uruguay tiene un sistemamixto declarativo-atributivo.

Nulidad del Registroy Prohibición de uso (art. 14)

La nulidad la puede pedir cualquierinteresado, y previo el debido proceso,la autoridad nacional competente delEstado Parte la declarará si el registrose efectuó en contravención con al-guna de las prohibiciones previstasen los arts. 8 y 9. Se prevé asimismoque se declare la nulidad de alguno de


los productos o servicios para los quela marca fue registrada.

Es optativo de los Estados Parte es-tablecer un plazo de prescripciónpara la acción de nulidad. Sin embar-go ésta no prescribirá cuando el regis-tro se hubiera obtenido de mala fe.

Exigencia de uso(Arts. 15 y 16)

Para los Estados Parte donde seencuentra prevista la obligación de usode la marca, a pedido de cualquier inte-resado y previo el debido proceso, laautoridad nacional competente del Es-tado Parte podrá cancelar cuando éstano se hubiese usado en ninguno delos Estados Parte durante los cincoaños precedentes a la fecha en quese inicie la acción de cancelación. Nose cancelará cuando el interesadojustifique la falta de uso. Asimismo enlos Estados Parte donde esté previstala obligación de uso de la marca, sepodrá prever la caducidad parcial delregistro cuando la falta de uso soloafectase algunos productos o servicioscomprendidos en la marca.

Se prevé asimismo que el uso encualquiera de los Estados Parte evita-rá la cancelación del registro en losotros. Asimismo se prevé la inversiónde la carga de la prueba en cuantoque corresponderá probar su uso altitular de la marca.

En cuanto a los Estados Parte parala República Argentina, el uso es obli-gatorio en el 2Q quinquenio (arts. 4, 5Y 20) a los solos efectos de su renova-ción. Para el Brasil el no uso a los dosaños de su registro es causal de ca-ducidad (art. 94). En Paraguay y Uru-guay el uso el facultativo.


Procedimiento de registro(Arts. 4 y 17)

No contiene disposiciones salvo: ladispensa de legalización de la prue-ba (art. 4), y el compromiso de los Es-tados Parte a prever procedimientosadministrativos de oposición y nuli-dad.

INDICACIONESDE PROCEDENCIAY DENOMINACIONESDE ORIGEN

Se encuentran previstas en los arts.19 y ss. del Protocolo.

Al respecto éste obliga su protec-ción, da una definición de las mismasy prohíbe su registro como marca. De-fine como indicación de procedenciael nombre geográfico del país, ciudad,región o localidad de su territorio. quesea conocido como centro de extrac-ción, producción o fabricación de deter-minado producto o de prestación dedeterminado servicio. Define a la de-nominación de origen como el nom-bre geográfico del país, ciudad, regióno localidad de su territorio que designeproductos o servicios cuyas cualida-des o características se deben exclu-siva o esencialmente al medio geográ-fico. incluidos factores naturales y hu-manos.

En cuanto a los Estados Parte con-tienen asimetrías en este tema porcuanto Argentina establece su no re-gistro tanto de las nacionales comode las extranjeras. El Brasil sólo regla-menta las indicaciones de proceden-cia y el Paraguay y el Uruguay no con-tienen disposiciones en su legislación.

DISPOSICIONES FINALES

En las disposiciones finales (Arts.21 y ss.) se prevé la protección de lasvariedades de plantas y otrasobtenciones vegetales como paten-tes u otro método sui-géneris, asícomo la represión de la piratería, es-tableciéndose como forma de soluciónde controversias las negociacionesdiplomáticas directas y en su defectoel sistema vigente en el MERCOSUR.

BIBLlOGRAFIA

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Las marcas notoriamente conocidas:El Convenio de París, La Decisión 344, NAFTA Y TRIPS

Horario Rangel Ot1iz(*)

1. La problemática de las marcas notoriamen-te conocidas.

2. Las marcas notoriamente conocidas y el tri-ple interés protegido.

3. Incorporación de disposiciones sobre la mar-ca notoria en el Convenio de Paris.

4. Denegación o cancelación del registro y pro-hibición de uso.

5. La aplicación del artículo 6 bis.6. El sistema tradicional de protección a las

marcas.7. Territorialidad.8. Especialidad.9. Inconvenientes del sistema tradicional.10.Excepciones al principio de la territorialidad

y al pnncipio de la especialidad.11.El artículo 6bis del Convenio de Paris y pos-

teriores desarrollos: la Decisión 344 delAcuerdo de Cartagena, el Tratado de LibreComercio de América del Norte (NAFTA) yel Acuerdo TRIPS.

SUMARIO

12. La marca notoria en la Decisión 344 delAcuerdo de Cartagena.

13. Diferencias entre el régimen del Conveniode Paris y el de la Decisión 344.

14. La marca notoria en el Capítulo XVII delTratado de Libre Comercio de América delNorte (NAFTA).

15.La marca notoria en el Acuerdo sobre as-pectos de los derechos de propiedad inte-lectual relacionados con el comercio, inclui-do el comercio de mercancias falsificadas(TRIPS).

16.Diferencias entre el régimen del Conveniode Paris, el de TRIPS y el de la Decisión344.

17.La marca notoriamente conocida en el Tra-tado de Libre comercio entre México y Boli-via, el Tratado de Libre Comercio entre Méxi-co, Colombia y Venezuela y el Tratado deLibre Comercio entre México y Costa Rica.

18. Observaciones finales.

~ La problemática de las marcasnotoriamente conocidas

Todos sabemos que algunas mar-cas poseen tan vasta reputación que,incluso si no se encuentran registra-das ni se utilizan en el país, son noto-riamente conocidas por el consumidormedio. Por tanto, si tal marca es utili-zada por terceros no autorizados, el

(*) Socio de UHTHOFF, GOMEZ VEGA &UHTHOFF, S.C.Presidente del Grupo Mexicano de la AIPPI.Presidente Electo de la Asociación Interna-cional de Profesores e Investigadores dePropiedad Intelectual (ATRIP).Profesor de Derecho de la Propiedad Inte-lectual, Universidad Panamericana.

consumidor puede pensar equivocada-mente que los bienes y servicios enlos que se emplea tienen su origen enel titular de la marca notoriamente co-nocida. Cabe la posibilidad que el con-sumidor espere una determinada cali-dad que representa la marca notoria-mente conocida. Como lo ha hecho no-tar la OMPI, 1 el problema de la utiliza-ción no autorizada de marcas notoria-mente conocidas, especialmente

Organizacion Mundial de la Propiedad Inte-lectual (OMPI), Aspectos de la proteccióndel consumidor relacionados con la propie-dad industrial (Proyecto de memorándumrevisado por la Oficina Internacional), BIG/206, Ginebra, marzo de 1981, pág. 23.


extranjeras, es particularmente frecuen-te en los países en desarrollo y comolas marcas extranjeras notoriamenteconocidas suelen gozar de un presti-gio en esos países, la probabilidad deconfusión es también especialmentegrande en esos casos.

2. Las marcas notoriamenteconocidas y el triple interésprotegido.

Por estas razones, se puede hablarde un triple interés en la protección delas marcas notoriamente conocidas. In-teresa a los dueños de marcas noto-riamente conocidas que el prestigio yel activo intangible simbolizados porsus marcas se hallen protegidos con-tra el uso indebido y, eventualmente,el deterioro provocado por su utiliza-ción no autorizada. Pero interesa tam-bién a los consumidores, particularmen-te en los países en desarrollo, hallarseprotegidos contra el engaño y la con-fusión en cuanto a la procedencia ycalidad de los productos y serviciosvendidos por terceros no autorizadosutilizando marcas notoriamente cono-cidas. De ahí que la protección contrala utilización no autorizada de marcasnotoriamente conocidas beneficie tan-to a los titulares de estas marcas comoa los consumidores, además de pro-mover en general prácticas comercia-les equitativas y honestes?

2 Ibid.

3. Incorporación de disposicionessobre la marca notoriaen el Convenio de Paris

La versión original del Convenio deParis para la Protección de la Propie-dad Industrial de 1883 no conteníadisposiciones sobre la protección delas marcas notoriamente conocidas.Esta figura es adoptada en el Conve-nio de Paris a partir de la Revisión dela Haya de 1925. En esta revisión seincluyeron por primera vez disposicio-nes relacionadas con la protección delas marcas notoriamente conocidas através de la inclusión del artículo 6 bis.Las modificaciones realizadas al artí-culo 6 bis en las revisiones de Lon-dres y de Lisboa" fueron posteriormenteadoptadas por las naciones que suscri-bieron las actas correspondientes.

~ Denegación o cancelacióndel registro y prohibición de uso

En la conferencia de Lisboa el artí-culo 6 bis fue objeto de una discusióndetallada y su aplicación, que antes serefería únicamente a la denegación ocancelación del registro de una marcanotoriamente conocida en el país deque se trate, se extendió a la prohibi-ción de uso de la marca.

5. La aplicación del artículo 6 bis

Lejos de constituir una noción teóri-ca o estrictamente académica, la cues-

3 Véase G.H.C. Bondehausen. Guia para laaplicación del Convenio de Paris para laProtección de la Propiedad Industrial revi-sado en Estocolmo en 1967, BIRPI, Gine-bra 1969, pág. 97.

tión de la protección a las marcasnotoriamente conocidas en términos delo previsto en el artículo 6 bis del Con-venio de Paris ha sido objeto de fre-cuente exploración en diversos paísesde la Unión de Paris. En la jurispru-dencia mexicana, las decisiones másnotables en materia de marcas noto-riamente conocidas fueron dictadas du-rante los años cincuenta y sesenta.Durante este período, los tribunalesaplicaron sistemáticamente el artículo6 bis en una serie de juicios que seinicia con el famoso caso BULOVA enel que se adopta la regla de la notorie-dad como fuente de derechos. 4 Lasnociones del caso BULOVA fueron pos-teriormente aplicadas en otros juiciosque involucraban marcas notoriamen-te conocidas como G.E., CADILLAC,SEARS, SINGER, SPRITE, GUER-LAIN, CHANEL, GUCCI, CARTIER,BUDWErSER, TDK, etc. 5

6. El sistema tradicionalde protección a las marcas

Las fuentes del derecho a la marcareconocidas por la doctrina y adopta-das por las legislaciones de distintospaíses son el primer uso y el registro,habiéndose generalizado este últimocomo el medio más eficaz para la pro-tección del signo marcario. Ello no obs-

4 Gaceta de la Propiedad Industrial, México,noviembre de 1950, pág. 1489.

5 Véase David RANGEL MEDINA, La protec-ción de las marcas notorias en la jurispru-dencia mexicana, en Actas de derecho in-dustrial, 10, Madrid, 1984-85, págs. 35-60.Véase también Horacio RANGEL ORTIZ,Notorious Mark and Prior Use - RecentMexican Jurisprudence, Trademark World,Intellectual Property Publishing Ud., London,June 1990, págs. 34 - 37.


tante, existe una tercera categoría que4. reconoce como fuente del derecholo mismo el registro que el uso: lossistemas mixtos. El sistema adoptadopor países como México puede consi-derarse como mixto, ya que si bien escierto que básicamente es el registroel que genera la exclusividad del dere-cho a la marca, también es verdad queel uso produce efectos jurídicos antesdel registro, y con posterioridad a suotorgamiento. Como sea, de conformi-dad con el sistema tradicional de pro-tección a las marcas, la protección sesustenta en dos principios: el principiode la territorialidad y el principio de laespecialidad.

7. Territorialidad

De acuerdo con el principio de laterritorialidad, la protección de la mar-ca está circunscrita a los límites delpaís en donde ha sido registrada. Sise registra una marca en un país comoMéxico, los efectos de tal registro seextienden únicamente a ese país. Sise quiere que el derecho sobre esamarca sea respetado en otros paisescomo Estados Unidos o Japón, tendráque registrarse la misma marca encada uno de dichos países. Esto sedebe al principio de la territorialidad,según el cual el ámbito de validez dela marca termina con las fronteras delpaís donde se tiene reqistrada."

a Especialidad

El principio de la especialidad de lamarca consiste en otra limitación al de-

6 Véase David RANGEL MEDINA, La protec-ción de las marcas notorias ... , op. cit., pág.33.


recho que el registro de la marcaconfiere a su titular. Esta restriccióntiene que ver con la naturaleza de losproductos, ya que el derecho exclusi-vo que origina el registro de la marcaopera sólo en el campo de los produc-tos o de los servicios idénticos o simi-lares. Quien pretende el derecho ex-clusivo de la marca debe indicar expre-samente en la solicitud de registro quéobjetos, qué productos distingue conella, de tal suerte que un tercero podráadoptar la misma marca para produc-tos enteramente distintos. Si se usa lamarca para dar a conocer zapatos, elderecho que se adquiera estará reser-vado al campo de los zapatos y no seextenderá a la industria de los refres-cos, ni a la de los libros, ni a la de losautomóviles?

Por la trascendencia que el princi-pio de la especialidad tiene en el cam-po de las marcas notorias, es perti-nente dejar bien claro que la marca esespecial en el sentido de que sólo seaplica a la categoría de productos paralos que ha sido creada, y que de aquísurge la regla general según la cual lamarca no puede registrarse para pro-teger, indeterminadamente, cualquiermercancía, así como la de que el al-cance de la propiedad de una marcase limita a la protección de los produc-tos para los que fue registrada. Lo quequiere decir que de esa misma marcapuede apropiarse cualquier otra per-sona para distinguir productos de dife-rente clase.

7 lbid,

9. Inconvenientesdel sistema tradicional

Pero la práctica ha demostrado queuna estricta aplicación del principio dela territorialidad y del principio de laespecialidad de la marca, puede pro-vocar abusos que se traducen en frau-des para los legítimos dueños de lasmarcas y para el consumidor. Se dice,en efecto, que debido a la territorialidad,alguien poco escrupuloso se aprove-chará de una marca extranjera que to-davía no ha sido registrada en su pro-pio país, para depositar esa marca asu nombre y disfrutar de la celebridadde ese signo distintivo. Y en cuanto ala especialidad, se afirma también queun comerciante podrá registrar unamarca que ya haya conquistado éxitofrente a la clientela, bastando para ellocon que solicite el registro en relacióna productos de naturaleza distinta. Deeste modo aprovechará el éxito de lamarca reproducida, sin haber incurridoen gastos publicitarios y sin haber te-nido ante la clientela título alguno paramerecer su confianza."

1Q., Excepciones al principiode la territorialidady al principio de la especialidad

La institución de la marca notoriafunciona sobre la base de una excep-ción a los principios de la territorialidad

B Véase Albert CHAVANE. Las marcas noto-riamente conocidas o de alto renombre, enRevista Mexicana de la Propiedad Indus-trial y Artística, año IV, núm. 8, julio-diciem-bre de 1966, México, D.f. págs. 339 y ss.Véase también David RANGEL MEDINA,La protección de las marcas notorias ..., op.cit., pág. 34.

y de la especialidad que tradicional-mente han regulado la adquisición dederechos marcarios. 9 Esto último, talcomo se desprende del texto del artí-culo 6 bis del Convenio de Paris, cuyafinalidad es evitar el registro y el usode una marca que pueda crear confu-

9 En este trabajo no se discuten las peculiari-dades propias de la no aplicación de losprincipios de la especialidad y de la territo-rialidad y las formas de conciliar estas ex-cepciones con la aplicación de los princi-pios tradicionales del Derecho marcario. Es-tos aspectos han sido discutidos durantelos últimos cuarenta años por autores dedistintas nacionalidades, sin que a la fechase haya alcanzado un acuerdo definitivo enestas materias. Véase por ejemplo StephenP. LADAS, International Protection of Well-known Trademarks en Trademark Reporter.Vol. 41, pág. 661; Paul ROUBI ER, Le droitce la propriete industriel/e 11, Editions duEcueil Sirey, 1954, pág. 564; Yves SAINT-GAL, Concurrence déioyete et concurrenceou agissements parasitaires en R.I.P.I.A.,1956, páq, 73 Y la protección de las marcasnotorias en el derecho comparado en Re-vista Mexicana de la Propiedad Industrial yArtística (r.m. de la P.I.A. Estudios en Ho-menaje a Stephen P. Ladas), México 1973,pág. 387. David RANGEL MEDINA, Trata-do de Derecho Marcario, Edil. Libros deMéxico, México 1960, pág. 35: HOFFMANy BRONWNSTONTE, Protection oiTrademark Rights Acquired by InternationalReputation Without Use or Registration enTrademark Reporter, bol. 71, pág. 1: Ernes-to ARACAMA ZORRAOUIN, La pirateria demarcas ante los tribunales argentinos, r.m.de la P.I.A ENERO-JUNIO 1966, AÑO iv,Núm. 7, págs. 107-120; FERNANDEZNOVOA, El relieve juridico de la notoriedadde la marca en Revista de Derecho Mer-cantil, Vol. 112, 1969, pág. 183; PINTO-COELHO, A protecao Da Marca Notoriamen-te Conhecida ea Congreso de Bruxelas de1954 AIPPI, XXXL Boletim da Facultade deDireito 2 Univeridade de Coimbra, Portugal,Pág. 1, Horacio RANGEL ORTIZ, Protectionot Wel/-known Marks in Mexico, TheTrademark Reporter, Vol. 78 , págs. 209-224 Y la protección de la marca notoria enlas reformas a la Ley de Invenciones y Mar-cas, en El Foro, Organo de la Barra Mexi-cana Colegio de Abogados, Octava Epoca,tomo 1, Número 2,1988, págs. 77-95.


sión con otra ya notoriamente conoci-da en el país de registro o de utiliza-ción, aunque esta última marca bienconocida no esté o todavía no hay sidoprotegida en el país mediante un re-gistro que normalmente impediría elregistro o el uso de la marca que entreen conflicto con ella. Esta protecciónexcepcional de una marca notoriamen-te conocida está justificada porque elregistro o el uso de una marca similarque se prestara a confusión, equival-dría, en la mayoría de los casos, a unacto de competencia desleal, y tam-bién se puede considerar perjudicialpara los intereses de los que puedenser inducidos a error. lO

Otras razones que sirven también defundamento para brindar ese trato privi-legiado a las marcas notorias, se en-cuentran en la necesidad de proteger eltrabajo honesto, yen el deber de evitarque alguien pudiera apropiarse indebida-mente de los signos de propiedad deotro. Pero sobre todo, el registro o elempleo de una marca no debe usurparindebidamente los derechos de un ter-cero. Ante la seguridad que concedenlos registros, debe prevalecer el respetoa los derechos que otro haya adquiridoa través de su trabajo."

11. El artículo 6 bis del Convenio deParís y posteriores desarrollos:la Decisión 344 del Acuerdo deCartagena, el Tratado de UbreComercio de América del Norte(NAFTA) y el Acuerdo TRIPS

El texto vigente del artículo 6 bis delConvenio de Paris hasta la Revisión

10 Véase BODENHAUSEN, op. eit. pág. 100.11 David RANGEL MEDINA, La protección de

las marcas notorias ... , op. clt., pág. 39.


de Estocolmo de 1967 es como sigue:"1) Los países de la Unión se com-

prometen, bien de oficio, si la legisla-ción del país lo permite, bien a instan-cia del interesado, a rehusar o invali-dar el registro y a prohibir el uso deuna marca de fábrica o de comercioque constituya la reproducción, imita-ción o traducción, susceptibles de crearconfusión, de una marca que la autori-dad competente del país del registro odel uso estimare ser allí notoriamenteconocida como siendo ya marca deuna persona que pueda beneficiarsedel presente convenio y utilizada paraproductos idénticos o similares. Ocu-rrirá lo mismo cuando la parte esencialde la marca constituya la reproducciónde tal marca notoriamente conocida ouna imitación susceptible de crear con-fusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mí-nimo de cinco años a partir de la fechade registro para reclamar la anulaciónde dicha marca. Los países de la Unióntienen la facultad de prever un plazoen el cual deberá ser reclamada laprohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamarla anulación o la prohibición de uso delas marcas registradas o utilizadas demala fe."

En resumen, los países miembrosde la Unión obligados por el texto an-tes transcrito adquieren los compromi-sos que más adelante se mencionan,en cumplimiento de lo dispuesto por elartículo 6 bis:

- A NEGAR el registro de la marcaque sea igualo semejante a otranotoriamente conocida.

A NULlFICAR el registro que in-debidamente haya sido concedi-do respecto de una marca noto-ria.

- A PROHIBIR el uso indebido deuna marca notoria.

lb La marca notoria en la Decisión344 del Acuerdo de Cartagena

Los artículos 83, 84 Y 85 de la Deci-sión 344 del Acuerdo de Cartagena 12

tratan el tema de la marca notoriamen-te conocida.

"Artículo 83.- Asimismo, no podránregistrarse como marcas aquellos sig-nos que, en relación con derechos deterceros, presente algunos de los SI-

guientes impedimentos:d) Constituyan la reproducción. la

imitación, la traducción o la transcrip-ción, total o parcial, de un signo distin-tivo notoriamente conocido en el paísen el que solicita el registro o en elcomercio subregional, o internacionalsujeto a reciprocidad, por los sectoresinteresados y que pertenezcan a untercero. Dicha prohibición será aplica-ble, con independencia de la clase, tan-to en los casos en los que el uso delsigno se destine a los mismos produc-tos o servicios amparados por la mar-ca notoriamente conocida, como enaquellos en los que el uso se destine aproductos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicablecuando el peticionario sea el legítimotitular de la marca notoriamente cono-cida;

12 El Acuerdo de Cartagena rige en los paisesmiembros del Pacto Andino: Bolivia. Colom-bia, Ecuador, Perú y Venezuela.

e) Sean similares hasta el punto deproducir confusión con una marcanotoriamente conocida, independiente-mente de la clase de los productos oservicios para los cuales se solicita elregistro.

Esta disposición no será aplicablecuando el peticionario sea el legítimotitular de la marca notoriamente cono-cida;"

"Artículo 84.- Para determinar si unamarca es notoriamente conocida, setendrán en cuenta, entre otros, los si-guientes criterios:

a) La extensión de su conocimientoentre el público consumidor como sig-no distintivo de los productos o servi-cios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de ladifusión y de la publicidad o promociónde la marca; e) La antigüedad de lamarca y su uso constante; d) El análi-sis de producción y mercadeo de losproductos que distingue la marca."

"Artículo 85.- A fin de facilitar la pro-tección de las marcas notorias, las ofi-cinas nacionales competentes estable-cerán un sistema adecuado de notifi-cación e información."

13. Diferencias entre el régimendel Convenio de Parisy el de la Decisión 344

En lo substancial puede afirmarseque el articulado de la Decisión 344 enmateria de marcas notorias sigue loslineamientos generales del artículo 6bis. Sin embargo, entre el régimen delConvenio de Paris y el de la Decisión344 existen algunas diferencias impor-tantes, incluyendo la incorporación dealgunos desarrollos jurisprudenciales ydoctrinarios en el texto de la Decisión


344 que no aparecen en el artículo 6bis del Convenio de Paris. Por el mo-mento, hay que destacar seis aspec-tos que caracterizan al régimen andinoen materia de marca notoria y lo dis-tinguen del previsto en el artículo 6 bisdel Convenio de Paris.

a. El régimen de protección de laDecisión 344 se extiende de modoexpreso al caso de las marcas deservicio. El texto del Convenio de Parisse limita a la protección de marcas deproductos.

b. El régimen de protección previstoen la Decisión 344 se extiende a pro-ductos y servicios distintos. El Con-venio de Paris se limita a prever laprotección de marcas notoriamenteconocidas en relación con productosidénticos o similares.

c. El régimen de protección previstoen la Decisión 344 incluye cuatro cri-terios ilustrativos y no limitativosque deberán tomarse en cuenta enla determinación sobre si una mar-ca es notoriamente conocida. ElConvenio de Paris es omiso en cuantoa los criterios que sirven para determi-nar si una marca es notoriamente co-nocida.

d. El régimen de protección previstoen la Decisión 344 incluye referenciasexpresas al conocimiento que exis-ta de la marca en el comercio inter-nacional como elemento determi-nante de la notoriedad de la marca.El Convenio de Paris no incluye refe-rencias expresas al hecho que la mar-ca pueda beneficiarse de las disposi-ciones del artículo 6 bis cuando el sig-no es notoriamente conocido en el co-mercio internacional.

e. La Decisión 344 se refiere ex-presamente al conocimiento de lamarca entre "los sectores interesa-


dos" como elemento determinantedel carácter notorio del signo. ElConvenio de Paris nada dice sobre eltema.

f. El reconocimiento de la notorie-dad de una marca por razón de supresencia en el comercio internacionalse condiciona al hecho que exista re-ciprocidad. El Convenio de Paris nose refiere al asunto del comercio inter-nacional como tampoco se refiere altema de la reciprocidad.

14. La marca notoriaen el Capítulo XVII del Tratadode Libre Comercio de Américadel Norte (NAFTA)

El artículo 1708 apartado 6 del Tra-tado de Libre Comercio de América delNorte (mejor conocido en el ámbitointernacional por sus siglas en inglésNAFTA), que obliga a Canadá, Esta-dos Unidos y México, se refiere expre-samente al tema de la marca notoria."Artículo 1708 (6). El artículo 6 bis delConvenio de Paris se aplicará, con lasmodificaciones necesarias, a los ser-vicios. Para determinar si una marcaes notoriamente conocida, se tomaráen cuenta el conocimiento que deésta se tenga en el sector corres-pondiente del público, inclusive aquelconocimiento en territorio de la Parteque sea el resultado de la promociónde la marca. Ninguna de las Partesexigirá que la reputación de la marcase extienda más allá del sector del pú-blico que normalmente trate con losbienes o servicios en cuestión."

De modo similar al sistema adopta-do por los redactores de la Decisión344, en el caso del apartado 6 del artí-

culo 1708 de NAFTA, se incorporanalgunos desarrollos jurisprudenciales ydoctrinarios que no aparecen en el tex-to del artículo 6 bis del Convenio deParis, como son:

a. la extensión de la protección alas marcas de servicio;

b. el conocimiento de la marca enel sector correspondiente; y

c. la promoción de la marca comofactor de la notoriedad.

A diferencia del texto de la Decisión344, el de NAFTA nada dice respec-to de la extensión de la protecciónen situaciones que involucren pro-ductos o servicios distintos."

15. La marca notoria en el Acuerdosobre los aspectosde los derechos de propiedadintelectual relacionadoscon el comercio. incluidoel comercio de mercancíasfalsificadas (TRIPS)

El tema de la marca notoria es ob-jeto de regulación en el artículo 16, pá-rrafos 2 y 3 del Acuerdo TRIPS resul-tado de las negociaciones de la Ronda

13 Diferencia similar existe entre el texto deNAFTA y el de TRIPS, pues el AcuerdoTRIPS si se refiere al caso de la protecciónde la marca notoria en situaciones queinvolucren productos y servicios distintos.Obsérvese, sin embargo, que el texto delapartado 14 del articulo 1708 de NAFTApudiera servir eventualmente como apoyopara extender la protección de las marcasnotorias a situaciones que involucren pro-ductos o servicios distintos en tanto que endicha disposición se prevé que "las partesnegarán el registro a las marcas que con-tengan o consistan en elementos inmora-les, escandalosos o que induzcan a error ...",

de Uruguay en el contexto del GATI/üMC.

"Artículo 16 (2) El artículo 6bis delConvenio de Paris (1967) se aplicarámutatis mutandis a los servicios. Aldeterminar si una marca de fábrica ode comercio es notoriamente conoci-da, se tomará en cuenta si ésta seconoce en el sector pertinente del pú-blico inclusive si se conoce en el Miem-bro de que se trate a consecuencia desu promoción."

"Artículo 16 (3) El artículo 6bis delConvenio de Paris (1967) se aplicarámutatis mutandis a bienes o serviciosque no sean similares a aquellos paralos cuales una marca de fábrica o decomercio ha sido registrada, a condi-ción de que el uso de esa marca enrelación con esos bienes o serviciosindique una conexión entre dichos bie-nes o se-rvicios y el titular de la marcaregistrada y a condición de que seaprobable que ese uso lesione los inte-reses del titular de la marca registra-da."

1§., Diferencias entre el régimendel Convenio de Paris,el de TRIPSy el de la Decisión 344

Como se sabe, el texto del CapítuloXVII de NAFTA tuvo como principalfuente de inspiración el texto del pro-yecto del Acuerdo TRIPS. La normaque trata de las marcas notorias es unejemplo de ello. Por tanto, algunas delas diferencias ya apuntadas entre elartículo 6bis del Convenio de Paris yel texto de NAFTA son también evi-dentes al comparar el texto del Conve-nio y el de TRIPS.


Es el caso de las referencias a losservicios y a la promoción en el Acuer-do TRIPS que no aparecen en el Con-venio de Paris. Sin embargo, en elAcuerdo TRIPS sí se hace referenciaexpresa a la protección de las marcasnotorias en situaciones que involucrenproductos o servicios que no sean si-milares, tema que no está expresamen-te previsto en el Convenio de Paris,como ha quedado dicho.

También está bien averiguado que,a diferencia de NAFTA, la Decisión 344sí se refiere a la protección de marcasnotorias aún cuando los productos oservicios involucrados no sean simila-res. Esto último, siguiendo un esque-ma similar al de TRIPS. Ello no obs-tante, la Decisión 344 no condiciona laprotección en situaciones queinvolucren productos y servicios distin-tos, al hecho que el uso de la marcaindique una conexión entre los bienesy servicios y el titular de la marcaregistrada por un lado, y al hecho quesea probable que el uso lesione Intere-ses del titular de la marca registrada.por otro, como con toda corrección secondiciona la protección en el AcuerdoTRIPS cuando ésta se extienda a pro-ductos o servicios que no sean simila-res.

JL La marca notoriamenteconocida en el Tratado de LibreComercio entre México y Bolivia,el Tratado de Libre Comercioentre México, Colombiay Venezuela, El Tratado de LibreComercio entre Méxicoy Costa Rica

De conformidad con las tendenciasque muestran las legislaciones inter-


nacionales de nuestros tiempos en ma-teria de comercio libre, los acuerdosde libre comercio recientemente cele-brados entre México y Bolivia." Méxi-co, Colombia y Venezuela," y Méxicoy Costa Hica" en todos los casos inclu-yen disposiciones expresas sobre laprotección de las marcas notoriamen-te conocidas .

.1.!h Observaciones finales

El breve recorrido que se ha hechode la reglamentación de la marca no-toria desde su incorporación al textodel Convenio de Paris en la Revisiónde la Haya en 1925 hasta nuestrosdías, pasando por la Decisión 344,NAFTA, TRIPS, y los acuerdos de co-mercio libre de más reciente celebra-ción en las Américas, pone de mani-fiesto que la marca notoria es una ins-titución en plena vigencia. Este breverecorrido también pone de manifiestoque, lejos' de tratarse de una figuraestática, la marca notoria es una insti-tución en pleno desarrollo; lo mismopuede afirmarse respecto de las con-diciones bajo las cuales ha dedispensarse la protección que el Dere-cho confiere a estos signos. Por eso,a diferencia de la situación que preva-leció en el tiempo en que el Conveniode Paris era la única fuente en el De-recho internacional que se ocupaba deltema, en nuestros días habrá que acu-dir a las fuentes citadas en las instan-cias concretas en que sea de impor-

14 Artículo 16 -17. Diario Oficial de la Federa-ción de 11 de enero de 1995.

is Artículo 18 -10. Diario Oficial de la Federa-ción del 9 de enero de 1995.

16 Artículo 14 -11. Diario Oficial de la Federa-ción del 10 de enero de 1995.

tancia precisar si un signo es o nomerecedor de la protección privilegia-da que los congresistas de la Hayaacordaron dispensar a las marcas no-toriamente conocidas.

Alcance de los Derechos Exclusivosde las Marcas

Excepciones al Derecho Exclusivoy libre movimiento de productos y servicios

Manuel Areán Lalin (*)

1- Introducción: la marca como mecanismoinformativo

2- Contenido del derecho de marca: especialreferencia al riesgo de confusión y a la pro-tección de la marca renombrada

SUMARIO

3- Limitación de los efectos de la marca4- Agotamiento del derecho conferido por la

marca

1.-lntroducción: la marcacomo mecanismo informativo

Al enfrentarse con el contenido delderecho de marca, vale la pena recordarla dimensión comunicativa de este signodistintivo, que la denominada "econo-mía de la información" ha sabido expli-car de manera muy convincente.

Como en la doctrina española aca-ba de recordar MONTEAGUDO, la ta-rea principal de un sistema jurídico re-gido por principios de eficiencia - en-tendida ésta como mejor empleo delos recursos sociales- habrá de ser do-tar a las partes de los pertinentes ins-trumentos o facultades que les permiteminimizar los costes de transacción. Yen un mundo en el que la informaciónes poder, buena parte de los recursosnecesarios para llevar a cabo la co-rrespondiente transacción, viene gene-rada por los costes de obtención deinformación. Las carencias de informa-ción constituyen, en efecto, un obs-

(*) Catedrático de Derecho Mercantil, Universi-dad de Santiago de Compostela (España).

táculo para la satisfacción óptima delas necesidades y hasta pueden hacerdesistir de transacciones deseadascuando los costes de información su-peran la utilidad de aquéllas. En cual-quier caso, ante la inabarcable diversi-dad de los productos el nivel de cali-dad adquiere una importancia cada vezmayor; y la insuficiencia informativa quepadece el consumidor contrasta viva-mente con el predominio informativodel agente empresarial. De ahí que lasincertidumbre cualitativas dificultencada decisión de compra y provoquentransacciones insatisfactorias.

En este contexto la marca se revelacomo un instrumento que reduce loscostos de búsqueda del consumidor yalienta al empresario a ofrecer produc-tos o servicios de alta calidad. De unlado, la marca se constituye en meca-nismo de diferenciación y con ello deidentificación de los productos o servi-cios que posibilitan su reconocimientoreiterado. De otro lado, la marca con-tiene un conjunto de informacionesmediatas en forma compacta, que ate-núa los costes de información y elimi-

52 - REV!STA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

na en buena medida los riesgos deri-vados de la asimetría de información.En este sentido, la marca se nos mues-tra como el medio más apto de comu-nicación entre oferta y demanda, porsu aptitud para informar acerca de laprocedencia, calidad e imagen. Se eri-ge así en pieza clave para el favoreci-miento de la transparencia del merca-do y el sostenimiento de una competen-cia basada en las propias prestacio-nes: en el esfuerzo desplegado, en losrecursos invertidos y, en definitiva, enlos resultados alcanzados por cadaoperador económico.

Atribuido a la marca su significadocomo instrumento que proporciona in-formación al mercado, va de soi la con-cepción de la protección jurídica de lamarca como instrumento de represiónde las interferencias comunicativas. Lautilización no autorizada por tercerosinterfiere el proceso de comunicacióne impide la superación de las caren-cias informativas. Por tanto, no debeofrecer duda alguna la convenienciaeconómica de reprimir jurídicamenteestas conductas.

Mas también es innegable que laprotección del mecanismo informativoque la marca representa, no debe su-poner la concesión de un derecho deexclusión absoluta e ilimitada a su titu-lar. Sería un error ignorar que los sis-temas de derechos exclusivos tambiéntienen costes y que un ponderado equi-librio entre monopolio y libertad de imi-tación resulta lo más eficiente. El dere-cho de marca no debe impedir que enalgunas supuestos los competidorespuedan utilizar lealmente ese signopara proporcionar necesaria informa-ción al mercado. De la misma maneratampoco debe obstaculizar los movi-mientos de integración económica y de

liberalización del comercio mundial;procesos que continúan avanzandoinexorablemente y que, en mí opinión,deben valorarse positivamente a pe-sar de sus inevitables y, en ocasiones,duros desajustes y fricciones. Los in-tercambios benefician a todos los paí-ses que los practican. Como expusoen el siglo XIX DAVID RICARDO Y re-cientemente ha reiterado PAUL R.KRUGMAN, el comercio entre las na-ciones suele elevar el nivel de vida enambas, incluso aunque una de ellastenga que competir a base de bajossalarios. A este respecto, los expertosse han atrevido a aventurar que en lospróximos años 1.200 millones de tra-bajadores que ganan entre 1,25 Y 20dólares diarios van a competir de unaforma u otra forma con los 250 millo-nes de europeos y norteamericanosque tienen unas ganancias medias delorden de los 85 dólares al día.

En suma, el derecho que confierela marca registrada tiene, como tododerecho subjetivo, un contenido con-creto que se manifiesta en un haz defacultades y unos límites impuestos porla ley, cuya función es definir los con-tornos de aquellas facultades, de talmanera que puedan coexistir con losderechos de los demás.

2- Contenido del derecho de marca:especial referencia al riesgo deconfusión y a la protección de lamarca renombrada

Lo primero que debe destacarse esque el derecho de marca -al igual que losrestantes derechos de propiedad indus-triales un derecho exclusivo o, si seprefiere, un property right según la termi-nología anglosajona últimamente muy

extendida. Esta calificación como dere-cho exclusivo se puede decirquede unau otra manera está presente en la tota-lidad de los ordenamientos. Nos limita-remos a citar, en primer lugar, el arto102de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena que -como essabido- entró en vigencia e11º de enerode 1994 y contiene el "Régimen Comúnsobre Propiedad Industrial" del llamadoGrupo Andino (Bolivia, Colombia, Ecua-dor, Perú y Venezuela), objeto de fructí-fera interpretación - en palabras de Bal-do KRESALJA - por parte del Tribunalde Justicia del Acuerdo con sede en laciudad de Quito; en segundo término, elarto 16 del conocido Acuerdo TRIP'S(Acuerdo sobre los aspectos de los de-rechos de propiedad intelectual relacio-nados con el comercio, incluido el co-mercio de mercancías falsificadas), quepor formar parte del Acta Final de laRonda LJruguay del GATT, ya en vigoren muchos países, se espera que con-tribuya decisivamente al fortalecimientode la propiedad industrial en el procesode globalización de la economía quequiere potenciar la recién creada Orga-nización Mundial del Comercio; y, porúltimo, la Primera Directiva del Consejode las Comunidades Europeas de 21 dediciembre de 1988 relativa a la aproxi-mación de las legislaciones de los Esta-dos miembros en materia de marca:Directiva que ha arrastrado la moderni-zación de las Leyes de Marcas de losEstados miembros de la hoy llamadaUnión Europea y cuyo arto5, referente alos derechos conferidos por la marca,empieza con esta expresiva afirmación:"la marca registrada confiere a su titularun derecho exclusivo".

Básicamente, como ha señaladoFERNANDEZ-NOVOA, el derecho ex-clusivo sobre la marca se ramifica en


tres facultades típicas: 1º) la de desig-nar con la marca los correspondientesproductos o servicios, insertando el sig-no en el propio producto o en el envol-torio, envase o presentación, como actopreparatorio del proceso de comercia-lización; 2º) la de introducir en el mer-cado los productos o servicios diferen-ciados mediante la marca, que debeenglobar no sólo la oferta, comer-cialización o almacenamiento, sino tam-bién la importación, exportación o so-metimiento a cualquier otro régimenaduanero como, por ejemplo, el tránsi-to o depósito; y 3º) la de emplear lamarca en la publicidad y documenta-ción mercantil (correspondencia, fac-turas, listas de precios, circulares, etc.).

Ahora bien, dentro del derecho ex-clusivo sobre la marca y de las facul-tades que comprende, conviene distin-guir dos vertientes: una positiva y otranegativa. La vertiente positiva implicaque el titular de la marca está faculta-do para usarla, cederla o licenciarla; lavertiente negativa supone que el titularestá facultado para prohibir que los ter-ceros usen la marca (ius prohibendi).y ciertamente como ha subrayadoMASSAGUER, es esta vertiente nega-tiva la que cobre mayor importancia,en cuanto es la que garantiza la exclu-sividad del derecho de marca. De ahíque tanto la Decisión Andina (art. 104)como la Directiva Europea (art. 5) ha-yan optado acertadamente por enume-rar ad exemplum los principales actosde uso de una marca que los tercerostienen prohibido realizar sin consenti-miento del titular.

Así las cosas, importa resaltar queel ius prohibendi no se ciñe exclusiva-mente a la forma o estructura del sig-no y a los productos o servicios quefiguran en el registro. Antes al contra-


rio, se extiende, por una parte, tanto alos signos iguales como a los signossemejantes; y comprende, por otra par-te, tanto los productos o servicios idén-ticos como los similares.

A diferencia de la patente y demásderechos sobre creaciones industriales,la marca no otorga normalmente unmonopolio legal absoluto, sino circuns-crito a un determinado sector económi-co, acotado por la universalmente acep-tada regla de la especialidad. De estamanera y en contra de lo que durantebastante tiempo erróneamente mantu-vo la jurisprudencia española, es perfec-tamente posible que el mismo signodistintivo sea registrado como marcapor dos o más empresarios para distin-guir productos o servicios no similares.

Mas, por otro lado, parece oportunoadvertir que en el Derecho europeo,contrariamente a lo que hemos creídoleer en las sentencias del Tribunal deJusticia del Acuerdo de Cartagena(PROCESOS Nº IP-1-87 e IP-2-94, en-tre otros), "la clase" no limita la protec-ción que se otorga a la marca. Dichocon otras palabras, la regla de la es-pecialidad no se rige por elNomenclator o Clasificación Internacio-nal establecida en el Arreglo de Niza.Esta clasificación tiene un simple valortaxonómico u orientador, cuyo alcanceacaba de ser, además, afectado por elTratado sobre el Derecho de Marcas,concluido el 28 de octubre de 1994 altérmino de una Conferencia Diplo-mática convocada por la OMPI en susede de Ginebra: la innovación másimportante de este Tratado respectode la solicitud de registro reside en elhecho de que toda Parte Contratantedeberá aceptar productos o serviciospertenecientes a diferentes clases dela Clasificación Internacional en una

única solicitud, que tendrá como efec-to un solo registro.

En modo alguno ha de vincular elNomenclator a las Oficinas de Marcasy a los Tribunales de Justicia a la horade apreciar la similitud entre productoso servicios. Según apreciación certeradel Prof. venezolano Víctor BENTATAen su reciente Reconstrucción del De-recho Marcario, la clase es una meratécnica de registro sin consecuenciaslegales. Téngase en cuenta que- comoha advertido en Chile GARCIAHUIDOBRO- en cada una de las 42clases de la Clasificación Internacionalcoexisten productos o servicios muydiferentes como, por ejemplo, maletasy paraguas en la clase 18; al tiempoque otros productos entre los que exis-te una clara similitud o conexión com-petitiva están adscri os a clases dife-rentes: por ejemplo, las frutas y legum-bres frescas en la clase 31 y las frutasy legumbres en conserva en la clase29. Por consiguiente, para determinarla existencia de similitud o conexióncompetitiva entre los productos o ser-vicios confrontados, habrá que aten-der a su naturaleza, propiedades y, so-bre todo, finalidad así como a sus ca-nales de comercialización. Al igual quela semejanza entre los signos, la simi-litud entre los productos o servicios re-quiere complejos y sutiles juicios valo-rativos para dilucidar, con ayuda de laspautas o criterios que la jurisprudenciaha ido elaborando, sí existe o ni riesgode confusión; aunque evidentemente,como proclama el arto 16.1 del Acuer-do TRIP'S se presumirá que existe talprobabilidad de confusión siempre quese use un signo idéntico para distin-guir productos o servicios idénticos.

El riesgo de confusión, que es laprohibición de registro de marcas más

frecuentemente invocada, se erige tam-bién así en pieza clave para delimitarel alcance del derecho exclusivo demarca. En el Derecho europeo su pe-rímetro se ha visto sensiblemente am-pliado al proclamar la Directiva y, enconsecuencia, las nuevas leyes nacio-nales que el riesgo de confusión com-prende el riesgo de asociación. A lavista de estas disposiciones legales,cabe mantener que el titular de la mar-ca goza la protección frente a todaslas categorías de riesgo de confusiónperfiladas por la jurisprudencia y la doc-trina en función de las distintas repre-sentaciones erróneas que la violacióndel derecho subjetivo de marca puedegenerar en el tráfico.

En primer lugar, se separa el riesgode confusión en sentido estricto delriesgo de confusión en sentido amplio.Y, a su vez, dentro de la confusión ensentido estricto se distingue entre ries-go de confusión mediato e inmediato.En el riesgo de confusión en sentidoestricto, el error se proyecta sobre laidentidad de la empresa titular. Cuan-do la distinción entre los signos resultecompleja -esto es, cuando para los con-sumidores y usuarios se trate de unmismo signo-, se estará en presenciade un riesgo de confusión inmediato.Por contra, el riesgo de confusión me-diato tendrá lugar en aquellos casosen que aun sin resultar confundibleslos signos entre sí, sus característicascomunes puedan hacer creer razona-blemente a los consumidores que unoes derivación del otro y, por lo tanto,ambos poseen un origen empresarialcomún: en estos supuestos, el riesgode asociación será más probable si enel correspondiente sector del mercadose detecta una tendencia generalizadaa la diversificación de actividades que


desemboca en la formación de con-glomerados empresariales; y es indu-dable que el riesgo de asociación serátodavía más verosímil cuando el titularde la marca acredita que su empresaestá inmersa en un proceso de ramifi-cación de sus actividades económicas.Finalmente, se detectará la existenciade un riesgo de confusión en sentidoamplio cuando en el tráfico se aprecieque se trata de empresas diferentespero, debido a la similitud entre los sig-nos, se considere erróneamente queentre ambos operadores median co-nexiones económicas u organizativas:por ejemplo, que el titular de la marcapatrocina o autoriza el uso del signopor virtud de una licencia colateral; fe-nómeno conectado con el merchan-dising que se da con bastante frecuen-cia con respecto a ciertos tipos de mar-cas (como las constituidas por unacreación gráfica) yen relación con cier-tas clases de productos (prendas devestir, juegos y juguetes, etc.).

Sin minusvalorar la importancia quela figura del riesgo de asociación pue-de tener de cara al fortalecimiento delderecho exclusivo de marca, convieneno olvidar que, en todo caso, requierela similitud entre los productos o servi-cios enfrentados; es decir, que siem-pre ha de respetar la regla de la espe-cialidad. Por este motivo, resulta asi-mismo del mayor interés poner de ma-nifiesto el cauce por el que en algunossupuestos el titular de la marca puedever tutelado su derecho exclusivo másallá de la regla de la especialidad. Nosreferimos a la protección de las mar-cas renombradas, que cuenta con unatradición relativamente larga en el De-recho continental europeo y ha adqui-rido carta de naturaleza en los másrecientes textos normativos.


En efecto, el arto 16.3 del AcuerdoTRIP'S dispone que "el artículo 6 bisdel Convenio de París (1967) se apli-cará mutatis mutandis a bienes o ser-vicios que no sean similares a aque-llos para los cuales una marca de fá-brica o de comercio ha sido registra-da, a condición de que el uso de esamarca en relación con esos bienes oservicios indique una conexión entredichos bienes o servicios y el titular dela marca registrada y a condición deque sea probable que ese uso lesionelos intereses del titular de la marca re-gistrada". Paralelamente y en términostodavía más elaborados, la DirectivaComunitaria Europea establece en elartículo 5.2 que "cualquier Estadomiembro podrá asimismo disponer queel titular esté facultado para prohibir acualquier tercero el uso, sin su con-sentimiento, en el tráfico económico,de cualquier signo idéntico o similar ala marca para productos o serviciosque no sean similares a aquellos paralos que esté registrada la marca, cuan-do ésta goce de renombre en el Esta-do miembro y con la utilización del sig-no realizado sin causa justa se preten-da obtener una ventaja desleal del ca-rácter distintivo o del renombre de lamarca o se pueda causar perjuicio alos mismos".

Este facultativo pero modélico siste-ma de protección de la marca renom-brada ha sido incorporado por las dife-rentes leyes nacionales, con algunaexcepción como la constituida por elordenamiento español en el que la la-mentable laguna de la Ley de Mar-cas de 10 de noviembre de 1988 nopuede colmar, no obstante, acudiendoa la Ley de Competencia Desleal de10 de enero de 1991. De esta suerte,en el territorio de la Unión Europea se

permite a los titulares de marcas re-nombradas defenderse eficazmente nosólo contra los actos de explotaciónde la reputación ajena, sino tambiéncontra los actos lesivos del renombrey contra el aguamiento o dilución de lafuerza distintiva y publicitaria del co-rrespondiente signo. Apoyándonos, unavez más, en las enseñanzas de FER-NANDEZ-NOVOA en su última obrasobre El Sistema Comunitario de Mar-cas, podemos decir que en los orde-namientos europeos es posible conju-rar el doble riesgo que amenaza a lasmarcas renombradas: el riesgo de de-bilitamiento del carácter distintivo de lamarca, que aproximadamente se co-rresponde con lo que en la doctrinanorteamericana McCARTHY denominadilution by blurring; y el riesgo de envi-lecimiento del prestigio de la marca,que se corresponde con lo que la doc-trina y jurisprudencia norteamericanadenominan dilution by tarnishment.

El riesgo de debilitamiento del ca-rácter distintivo de la marca surge JUs-tamente cuando comienzan a prolife-rar las empresas que utilizan una mar-ca idéntica o confundible con la marcarenombrada en relación con productoso servicios variados. Si los consumi-dores contemplan como un signo idén-tico o confundible es aplicado sucesi-vamente a productos o servicios dis-pares entre sí, inevitablemente se pro-ducirá una erosión gradual del carác-ter distintivo de la marca y se irá extin-guiendo la aureola de exclusividad in-herente a la marca renombrada. Comoen 1932 declaró SCHECHTER ante unComité del Congreso de los EstadosUnidos de América, si se permitieranrestaurantes, cafeterías, pantalones ycaramelos ROLLS ROYCE, en diezaños se habría diluido tan prestigiosa

marca de automóviles. Esta destruc-ción progresiva del carácter distintivo ydel prestigio de la marca renombradalesiona, obviamente, los legítimos inte-reses del titular; y al mismo tiempo be-neficia, de modo indebido, los intere-ses del infractor que trata de cosechardonde no ha sembrado: sin incurrir engasto alguno se aprovecha parasita-riamente, como cualquier polizón o freerider, de las inversiones y de los es-fuerzos que a lo largo de los años haefectuado el titular de la marca paraconvertirla en un signo afamado.

El riesgo de envilecimiento entrañael atentado más grave contra el good-will o prestigio de la marca renombra-da. Surge, por una parte, cuando untercero utiliza un signo idéntico o se-mejante en relación con productos oservicios que tienen una calidad y unprecio notablemente inferiores a la ca-lidad y precio de los productos diferen-ciados por la marca renombrada. Así,por ejemplo, si la marca renombradadistingue productos de elevado precioy calidad máxima, el riesgo deenvilecimiento se producirá en el su-puesto de que un tercero aplique unamarca idéntica a producto de consu-mo masivo y bajo precio que se ven-den indistintamente en cualquier esta-blecimiento del ramo. Un caso de estanaturaleza fue resuelto por el Tribunaldel Distrito Central de California en lasentencia de 28 de enero de 1981(Steinway & Sons v. Robert Demars& Friends, 212 USPO, págs. 854 y ss.).La demandante era titular de la renom-brada marca "Steinway", que diferen-cia pianos de gran calidad con una me-recida reputación en el mundo entero.La compañía demandada aplicaba lamarca "Stein-Way" a cestas de latasde cerveza y demás botes destinados


a contener bebidas, que se vendían aun precio muy bajo en establecimien-tos de muy diversa índole (supermer-cados, tiendas de comestibles y bebi-das, etc.). El Tribunal prohibió a la de-mandada el uso de la marca "Stein-Way" , manteniendo que tal uso depre-ciaba la imagen y la reputación de lamarca de la demandante.

El riesgo de envilecimiento surgirá,por otra parte, cuando un signo idénti-co o confundible con la marca renom-brada aparece en un contexto degra-dante o escandaloso. Así ocurrirá, sin-gularmente, si el signo idéntico o se-mejante es empleado para designarproductos o actividades relacionadascon la pornografía, el consumo de dro-gas, etc. Cabe citar a este propósito elconocido caso norteamericano TheCoca-Cola Company v. Gemini RisingInc. resuelto por la sentencia de 21 dejulio de 1972 del Tribunal del DistritoEste de Nueva York (175 USPO, págs.56 y ss.). En este caso el Tribunal pro-hibió a la demandada la distribuciónde carteles publicitarios en los que sereproducía el eslogan "enjoy Coca-Cola" sustituyendo la palabra coca-colapor la palabra cocaine que aparecíacon los caracteres tipográficos típicosde la marca "Coca-Cola".

Aunque el Tribunal de Justicia delAcuerdo de Cartagena ya identificó de-bidamente las marcas renombradas enel PROCESO Nº 1-IP-87, creo no equi-vocarme al afirmar que este conceptotodavía está escasamente implantadoen Latinoamérica, a diferencia de loque sucede con el concepto de marcanotoria. No está de más, por lo tanto,apuntar sucintamente sus diferenciasen la medida en que ambas figuras oinstituciones tratan de dar respuesta aproblemas diferentes: la protección de


la marca sin registro, por un lado, y laprotección de la marca más allá de laregla de la especialidad, por otro.

En rigor, la marca renombrada -osu equivalente la marca reputada, pres-tigiosa, famosa o célebre- es un tiposingular de la categoría genérica delas marcas notoriamente conocidas enel sentido del artículo 6 bis del Conve-nio de la Unión de París. La marcarenombrada es, en efecto, una marcaque además de ser conocida por loscírculos interesados, suscita en el mis-mo fundadas expectativas acerca deun alto nivel de calidad de los corres-pondientes productos o servicios o,más exactamente, evoca ante los con-sumidores una imagen netamente posi-tiva de las características tangibles eintangibles de los productos o servi-cios que diferencia. Por lo mismo, quienpretenda extender el ámbito de pro-tección de su marca fuera del sectordel mercado delimitado por la regla dela especialidad, habrá de probar, enprimer lugar, que se trata de una mar-ca notoria.

A diferencia de los hechos notoriosque forman parte del conocimiento pri-vado del juez, la notoriedad de la mar-ca necesita ser probada, como acerta-damente sostiene el Tribunal de Quito(PROCESO Nº 5 -IP- 94) invocando,entre otros, al recientemente fallecidotratadista colombiano Manuel PA-CHON. y hay que reconocer que laprueba de la notoriedad no es una ta-rea fácil, justamente porque la notorie-dad es una situación fáctica complejaque presupone la difusión y el subsi-guiente conocimiento de la marca enel mercado. Por un lado, el titular de lamarca podrá aportar pruebas directasfundadas en encuestas de opinión oestudios de mercado que demuestren

convincentemente el grado de difusiónde la marca entre los consumidores yusuarios. Por otro lado. la notoriedadde la marca podrá basarse en indiciosobjetivos: el volumen de ventas de losproductos revestidos con la correspon-diente marca, las inversiones publicita-rias efectuadas para dar a conocer lamarca en el tráfico económico, la cuo-ta de mercado que posee, la antigüe-dad de la marca y su uso constante,etc.; criterios todos ellos recogidos enel artículo 84 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena.

Además de ser notoria, la marca re-nombrada ha de ser portadora de ungoodwill o prestigio acrecentado. Y paraprobarlo, su titular podrá aportar tam-bién relevantes sondeos de opinión oapoyarse en los siguientes factores: elelevado nivel de calidad de los pro-ductos o servicios, la intensa publici-dad realizada en torno a la marca, y elpropio carácter distintivo y fuerza su-gestiva intrínseca (selling power o fun-ción publicitaria autónoma) del signoconstitutivo de la marca.

De todos modos, no cabe descono-cer que en la realidad del tráfico eco-nómico notoriedad y renombre tiendena solaparse: los signos que resultanfamiliares a la mayoría de los consu-midores poseerán frecuentemente unareputación elevada y un valor que ex-cede del meramente distintivo. Por tan-to, la superación de un concreto nivelde implantación en el mercado puederelevar al titular de la carga de la prue-ba de la explotación o lesión del re-nombre o carácter distintivo de su mar-ca, y trasladar a la parte demandadala acreditación flexible que permite ex-tender, caso a caso, el ámbito de pro-tección de la marca a medida que sunotoriedad y prestigio aumentan, es la

que mejor parece convenir a la solu-ción de los conflictos de intereses plan-teados por la competencia entre sig-nos distintivos. De ahí que nos mani-festemos contrarios a la creación deregistros especiales de marcas noto-rias y renombradas, como el estableci-do en 1980 por el INPI brasileño endesarrollo del arto 67 de la Ley de 21de diciembre de 1971.

Finalmente, es menester tener pre-sente que el derecho exclusivo de mar-ca reclama protección frente a cual-quier uso de un signo idéntico o seme-jante en el tráfico económico. No esnecesario, por ende, que el signo con-fundible se utilice a título de marca paradistinguir los correspondientes produc-tos o servicios. El uso publicitario delsigno en compañía de una marca líci-ta, o -como ha señalado en la doctrinafrancesa MATHELY- el uso de la mar-ca por réferencia, e incluso el empleode la marca como elemento decorati-vo o configuración formal (mer-chandising), también pueden ser pro-hibidos. Es más, algunos tribunalescomo los del Benelux (Bélgica, Holan-da y Luxemburgo) han interpretado, enocasiones, muy extensivamente el tér-mino tráfico económico, para compren-der en él una película de cine, un artí-culo de periódico y hasta un talonariode recetas médicas.

Mas todo parece indicar que la tute-la del derecho exclusivo de marca debeceñirse a los actos realizados con finali-dad concurrencia!. El Derecho de Mar-cas no debe servir para reprimir con-ductas resultado del ejercicio de dere-chos fundamentales, como el derechode expresar y difundir libremente lospensamientos y el derecho a comuni-car o recibir libremente información ve-raz (free speech o libertad de expre-


sión esgrimida ante los tribunales es-tadounidenses en defensa de la sátiray la parodia). Existen instrumentos deDerecho común (civiles y penales) quepermiten reprimir los daños ocasiona-dos por estas conductas, cuando serebasan los límites del ejercicio legíti-mo de los anteriores derechos. Y aunen el supuesto de que se considereque los actos lesivos de la marca sehan realizado en el tráfico económico,siempre cabrá la posibilidad de probarque respondían a una justa causa.

3.- Limitación de los efectosde la marca

Como al principio hemos avanzado,el mecanismo informativo que la marcarepresenta, puede colisionar con la exis-tencia de otras informaciones que loscompetidores tienen necesidad de efec-tuar y los consumidores y usuarios tie-nen derecho a recibir. De este potencialconflicto fueron conscientes los redac-tores del Acuerdo TRIP'S, cuyo artículo17 permite que los Estados miembrosestablezcan excepciones limitadas a losderechos conferidos por una marca defábrica o de comercio, a condición deque en ellas se tengan en cuenta losintereses legítimos del titular de la mar-ca y de terceros. Así ha sucedido en elartículo 105 de la Decisión Andina y enel artículo 6 de la Directiva Europea. Atenor de este último precepto, el dere-cho conferido por la marca no permitiráa su titular prohibir a los terceros el usoen el tráfico económico: a) de su nombrey de su dirección; b) de indicacionesrelativas a la especie, a la calidad, a lacantidad, al destino, al valor, al origengeográfico, a la época de la obtencióndel producto o de la prestación del ser-


vicio o a otras características de éstos;y c) de la propia marca, cuando seanecesaria para indicar el destino de unproducto o de un servicio, en particularcomo accesorios o recambios.

Vemos, pues, como se neutralizanrelativamente los efectos excluyentesde la marca y, en primer lugar, se pro-tege el legítimo interés de los opera-dores económicos en emplear los me-dios identificadores de su personalidad.En efecto, la referencia al nombre debeser entendida en un amplio sentidopara abarcar tanto el nombre, apellido,seudónimo o cualquier otro medio deidentificación de las personas físicas,como la razón o denominación socialde las personas jurídicas. En segundotérmino, se tutela el interés de los ope-radores económicos en utilizar las in-dicaciones descriptivas de los produc-tos o servicios, que, como es sabido,pueden convertirse en marcas cuandoadquieren un significado secundario omarcario (secondary meaning odistintividad sobrevenida, en afortuna-da expresión de GOMEZ SEGADE).Finalmente, se ampara el interés delmercado en saber que el producto oservicio identificado por una marca estárelacionado con otros productos oservicios. Esta tercera limitación delderecho exclusivo de marca tiene unaimportancia vital para los fabricantes ydistribuidores de accesorios y piezassueltas, por ejemplo en el sector delautomóvil: si no pudiesen utilizar la mar-ca del producto principal para ponerde manifiesto el destino específico delos accesorios o piezas sueltas, los fa-bricantes y distribuidores tendrían blo-queado el acceso al correspondientesector del mercado, con el consiguien-te perjuicio para el interés de los con-sumidores y el interés general.

Ahora bien, estas excepciones al iusprohibendi del titular de la marca nooperan con carácter absoluto, sino que,a su vez, tienen que acomodarse a lasprácticas leales en materia industrial ocomercial (fair use). Al invocar expresa-mente las prácticas leales, se conectanimplícitamente las limitaciones expues-tas con la prohibición general de realizaractos de competencia desleal. Quiereesto decir que al utilizar en el tráficoeconómico los medios identificadoresde su personalidad, indicaciones des-criptivas u otros signos constitutivos dela marca de un tercero con la que serelacionan los propios productos o ser-vicios, hay que abstenerse de llevar acabo actos de confusión o de aprove-chamiento indebido de la reputación aje-na. A tal efecto, será siempre necesarioinsertar la propia marca en formatipográficamente destacada de tal modoque en la presentación y publicidad delproducto sea el elemento dominante ycaptatorio de la atención del publico.

Evidentemente. no se ajustará a lasprácticas leales el uso de una denomi-nación social seleccionada por sucoincidencia con una prestigiosa mar-ca. De la misma manera que se consi-dera igualmente desleal la llamada pu-blicidad adhesiva: aquella que -cornoproclama en el ordenamiento españolel artículo 6º b) de la Ley General dePublicidad de 11 de noviembre de1988- haga uso injustificado de la de-nominación, siglas, marcas o distinti-vos de otras empresas o instituciones,con el fin, obviamente, de aprovechar-se de su goodwill o renombre.

En cambio, pese a la radical oposi-ción de voces tan autorizadas como lade ARACAMA en la doctrina argenti-na, se ha ido abriendo paso en algu-nos ordenamientos, como el francés,

el suizo o el español, la licitud de ladenominada publicidad comparativa;modalidad publicitaria actualmente ob-jeto de una Propuesta de Directiva enla Unión Europea, que puede definirsecomo aquella publicidad en la que elempresario anunciante compara suoferta con la de uno o varios competi-dores, identificados o inequívocamen-te identificables, con el resultado, di-recto o indirecto, de resaltar las venta-jas de los propios productos o servi-cios frente a los ajenos. Mientras en lapublicidad adhesiva, el anunciante pre-tende equiparar la mercancía propiacon la ajena destacando a este fin suscaracterísticas comunes, en la publici-dad comparativa el anunciante deseasubrayar las diferencias que medianentre su oferta y la oferta competidora.Pero para ser considerada lícita lapublicidad comparativa habrá de serobjetiva y verídica. De ahí que el artí-culo 6Qc) de la Ley española conside-re desleal la publicidad comparativacuando no se apoye en característicasesenciales, afines y objetivamentedemostrables de los productos o servi-cios, o cuando se contrapongan bie-nes o servicios con otros no similareso desconocidos, o de limitada partici-pación en el mercado.

4.-Agotamiento del derechoconferido por la marca

Una ulterior e importante limitaciónes la que se desprende de la doctrinadel agotamiento, conforme a la cual elderecho exclusivo de marca deja desurtir efecto una vez que los corres-pondientes productos o servicios hansido introducidos en el mercado por eltitular de la marca o por un tercero con


su consentimiento. En términos eco-nómicos se podría decir que en fun-ción del principio del agotamiento, elderecho exclusivo de marca permite altitular fijar el precio de venta de su pro-ducto o servicio, pero no le faculta paracontrolar el subsiguiente proceso de co-mercialización e imponer el precio dereventa. De esta manera, la marca pue-de desempeñar satisfactoriamente lasfunciones que le son propias sin res-tringir innecesariamente la competen-cia empresarial.

Prima facie, el agotamiento del dere-cho de marca sólo debería producirsecuando los productos o servicios quedistingue se introduce en el correspon-diente mercado nacional. No se puedeolvidar que los Sistemas de Marcas serigen por el principio de la territorialidad,según el cual una marca registrada endiversos países genera en cada uno deellos un derecho autónomo. Mas tampo-co cabe ignorar que la aplicación estrictade este principio obstaculiza seriamentela liberalización e intensificación del co-mercio internacional y en especial, losmovimientos de integración económica.El derecho exclusivo de ámbito estricta-mente nacional choca con una de lasmetas fundamentales de las estructurassupranacionales de integración econó-mica: la libre circulación de mercancías.Por este motivo, la doctrina del agota-miento nacional del derecho de marcase ve desplazada en muchos ordena-mientos por la doctrina del agotamientointernacional o, al menos, por la doctrinadel agotamiento comunitario.

De modo un tanto sorprendente, elTratado de Libre Comercio de Américadel Norte (TLC), concluido por Canadá,Estados Unidos y México, y al que pre-tenden adherirse otros Estados latinoa-mericanos, no se pronuncia en términos


precisos sobre el tema. Elartículo 1701.1dispone que cada una de las Partesotorgará en su territorio, a los nacionalesde otra Parte, protección adecuada yeficaz de los derechos de propiedadintelectual, asegurando a la vez que lasmedidas destinadas a defender esosderechos no se conviertan en obstácu-los al comercio legítimo. Nada dice, sinembargo, el Tratado sobre el alcancecon el que deberá interpretarse la expre-sión "comercio legítimo". En la doctrinamexicana Horacio RANGEL ha sugeri-do que existe un margen de toleranciapara que cada país continúe dando alcontrovertido tema el tratamiento quemás convenga conforme a las normasde Derecho doméstico. Pero permíta-senos dudar que pudiera ser compatiblecon el Tratado una política de tabicaciónde los mercados nacionales articulada através de una red de filiales o licen-ciatarias a las que se atribuyera en cadapaís el derecho exclusivo sobre la co-rrespondiente marca.

Ninguna vacilación suscita, en cam-bio, la Decisión 344 del Pacto Andino,que en artículo 106 consagra inequí-vocamente el agotamiento internacio-nal del derecho de marca. De acuerdocon esta doctrina, fervientemente de-fendida en Alemania por BEIER y enEspaña por DE LAS HERAS, el agota-miento se produce una vez que losproductos son comercializados por eltitular de la marca o por un tercero consu consentimiento en cualquier país delmundo. En consecuencia, resulta másdifícil practicar en la subregión una po-lítica de precios y distribución distinta;lo cual beneficia no sólo a los exporta-dores de terceros Estados, sino tam-bién a los consumidores del área.

En la Unión Europea, por el contra-rio, ha sido proclamado por el Tribunal

de Justicia (sentencia de 31 de octu-bre de 1974 que falló el leading case"Centrapharm e Winthrop" y sentenciade 15 de junio de 1976 que resolvió elcaso "EMI c. CBS", entre otras) e in-corporado a la Directiva de Marcas (art.7) el principio del agotamiento comuni-tario. Según este principio, el derechode exclusión atribuido al titular de lamarca en cada Estado miembro care-ce de efecto en relación con los pro-ductos introducidos en el tráfico eco-nómico por él mismo o por un tercerocon su consentimiento en cualquier par-te del territorio de la Unión. El protec-cionismo nacional ha sido reemplaza-do así por un proteccionismo comuni-tario, que el Profesor holandés GIELENestima justificado en la medida en quede país a país y, sobre todo, de conti-nente a continente, pueden diferir lascaracterísticas de los productos, en fun-ción de los diferentes gustos y actitu-des y también de las materias primasdisponibles. Esta fue la razón de queen la sentencia de 18 de abril de 1988,que resolvió el caso "Colgate c.Warkwell" el English High Court acce-diera a la pretensión del titular de lamarca "Colgate" de impedir la importa-ción paralela de pasta de dientes ela-borada en Brasil con su consentimien-to pero con una calidad muy inferior.y en otros países como Alemania, don-de la jurisprudencia había implantadoel principio del agotamiento internacio-nal (casos "Maja" y "Cinzano"), la nue-va Ley que entró en vigor el1 Q de ene-ro de 1995 también acoge en el artícu-lo 24 el principio del agotamiento co-munitario.

Ahora bien, conviene destacar que,por contraste con el Derecho de Pa-tentes en el que el principio del agota-miento opera siempre, en el Derecho

de Marcas la comercialización del pro-ducto por parte del titular de la marcao un licenciatario no implica la extin-ción definitiva del ius prohibendi conrespecto al correspondiente producto.Antes bien, el derecho de exclusión sereaviva si el titular de la marca demues-tra que existen motivos legítimos paraoponerse a la comercialización de losproductos introducidos en el mercadopor él mismo o por un tercero autori-zado.

Entre estos motivos legítimos, tantoel artículo 7.2 de la Directiva Europeacomo el artículo 106 de la DecisiónAndina mencionan expresamente lamodificación o alteración del estado ocaracterísticas de los productos tras sucomercialización. Cuestión que es ob-jeto de pormenorizado análisis en loscasos de rellenado o reenvasado deproductos químicos o farmacéuticospor parte de un tercero. Hace ya mu-chos años que la Corte Suprema ar-gentina declaró la ilicitud de esta prácti-ca en el caso "Stanco c. Cortina". Noobstante, la doctrina jurisprudencialsentada por el Tribunal de Justicia delas Comunidades Europeas -en sen-tencias de 25 de mayo de 1978 y 3 dediciembre de 1981 que pusieron fin alos casos "Hoffmann La Rache c.Centrapharm" y "Pfizer c. Eurim-Pharm"- admite la licitud de la opera-ción de reenvasar efectuada de mane-ra que no afecte al estado originariodel producto. Así puede ocurrir, porejemplo, cuando el titular de la marcaha distribuido el producto en un dobleenvase y la operación de reenvasarconcierne tan sólo al envase exterior,dejando intacto el envase interior; obien cuando la operación de reenvasares controlada por una autoridad públi-ca a fin de garantizar la integridad del


producto. Actualmente, penden ante elTribunal nuevos casos en los que al-gunos expertos (CASADO) esperanque la interpretación prejudicial seamás tuitiva del derecho de marca.

De todos modos, no se puede per-der de vista que el agotamiento sólose produce si hay relación de consen-timiento o, lo que viene a ser lo mis-mo, si median lazos jurídicos, económi-cos u organizativos entre las empre-sas titulares de una misma marca endiferentes Estados. Estos lazos han seser, además, actuales ya que el ori-gen común, roto forzosa o voluntaria-mente por una expropiación o por unacuerdo con la última doctrina estable-cida por el Tribunal de Justicia de lasComunidades Europeas en los casosHAG 11 e IDEAL STANDARD (senten-cias de 17-XII-1990 y 22-VI-1994 res-pectivamente) .

Cuando por consecuencia del prin-cipio de territorialidad un mismo signodistintivo se ha convertido en dos omás países en la marca de productoso servicios fabricados, distribuidos oprestados por empresas distintas y novinculados entre sí, el derecho de ex-clusión de cada titular es plenamenteoperativo en su respectivo territorio ypuede, por lo tanto, impedir la libre cir-culación de mercaderías a través delas correspondientes fronteras. En es-tos casos, la coexistencia en el merca-do de las marcas idénticas o semejan-tes sólo puede llegar a producirse sisus titulares concluyen un convenio dedelimitación que no atente contra la li-bre competencia y -como atinadamenteexige el arto107 de la Decisión Andina-adopte las medidas necesarias paraevitar el riesgo de confusión de los con-sumidores: por ejemplo, delimitandocon claridad los productos o servicios


distinguidos por las respectivas mar-cas (caso estadounidense DUPONT)o modificando la estructura o presen-tación del correspondiente signo dis-tintivo (casos europeos PERSIL yBAYER).

La solución, sin embargo, más sa-tisfactoria para los movimientos de in-tegración económica es la creación deun Sistema de Marcas que extiendasu ámbito de protección a todo el terri-torio de la correspondiente unión adua-nera. En esta dirección creo que cons-tituye un hito significativo la creaciónen el continente europeo de la marcacomunitaria, mediante el Reglamentodel Consejo CE NQ 40/94 de 20 dediciembre de 1993, que ya ha sido mo-dificado por el Reglamento del Conse-jo CE NQ3288/94, de 22 de diciembrede 1994, en aplicación de los acuer-dos celebrados en el marco de la Ron-da Uruguay. Desde que a principiosdel año 1996 ha comenzado efectiva-mente a funcionar este sistema, losoperadores económicos pueden adqui-rir un derecho exclusivo de marca entodo el territorio de la Unión Europeamediante una sola solicitud presenta-da y tramitada en la oficina de Armoni-zación del Mercado Interior (OAMI)asentada a la orilla del Mar Mediterrá-neo en la ciudad española de Alicante.

revista - miemtodo ello obliga, sin duda, a que los países modernicen y forta-lezcan los sistemas...

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