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Año XXXII – Número 2501

Lima, 18 de mayo de 2015

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

Proceso 180-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 4, 13, 23 y 25 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: MICROSOFT CORPORATION Asunto: Infracción de derechos de autor en la modalidad de reproducción y distribución no autorizada de programas de ordenador. Expediente Interno: 5652-2012-0-1801-JR-CA-08.......... ......................................................................... 1

Proceso 225-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121, 122 y 123 de su Estatuto, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 16749-2013. Recurrente: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI. Marca denominativa LIB TECHNOLOGIES.......... ........................................ 18

Proceso 243IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 224, 225, 226 y 228 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada, por la Sala Quinta Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 04165-2010-0-1801-JR-CA-15. Apelante: REPRESENTACIONES HEROV S.R.L. Marca mixta: ACLICLAS. ......... ..................................................................... 45

PROCESO 180-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 4, 13, 23 y 25 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en

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Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: MICROSOFT CORPORATION Asunto: Infracción de derechos de autor en la modalidad de reproducción y distribución no autorizada de programas de ordenador. Expediente Interno: 5652-2012-0-1801-JR-CA-08.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 12 días del mes de marzo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 5652-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ del 22 de octubre del 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 5652-2012-0-1801-JR-CA-08.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno:Apelante: MICROSOFT CORPORATION

Partes contrarias: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ

COMPUPARTES S.R.L.

2. Hechos:

1. El 30 de septiembre del 2010, MICROSOFT CORPORATION interpuso denuncia porinfracción a la legislación sobre Derecho de Autor contra COMPUPARTES S.R.L., alvenir ésta reproduciendo y comercializando copias no autorizadas de sus programasde ordenador.

2. Mediante Resolución 1 del 29 de octubre de 2010, la Secretaría Técnica de laComisión de Derecho de Autor admitió a trámite la denuncia presentada, otorgando ala denunciada un plazo de 5 días para que presente sus descargos. Asimismo,ordenó la realización de una visita inspectiva en el local de la denunciada, así comola medida cautelar de incautación, la cual recaería sobre cualquier CD u otro soporteen el que se haya reproducido ilícitamente los programas de ordenador de titularidadde la denunciante; a su vez, se ordenó la medida cautelar de cese de la actividadilícita por parte de la denunciada, debiendo esta última abstenerse de realizar actosde reproducción y distribución no autorizada de los programas de titularidad de ladenunciante.

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3. Mediante Resolución 2 del 9 de noviembre del 2010, la Comisión de Derecho deAutor ratificó las medidas cautelares de incautación y de cese de la actividad ilícitaordenadas por su Secretaría Técnica. En esa misma fecha se llevó a cabo ladiligencia de inspección ordenada.

4. El 16 de noviembre de 2010, COMPUPARTES S.R.L. absolvió el traslado de ladenuncia.

5. Mediante Resolución 63-2011/CDA-INDECOPI del 27 de enero del 2011, la Direcciónde Derecho de Autor resolvió lo siguiente:

“Primero.- Declarar fundada la denuncia interpuesta por MICROSOFT CORPORATION contra la empresa COMPUPARTES S.R.L. por infracción a los derechos de reproducción y distribución, en consecuencia, sancionar a la denunciada con una multa ascendente a Diez (10) UIT, (…). Segundo.- Reconocer a la denunciante MICROSOFT CORPORATION la suma de Mil Trescientos Setenta y Dos con 57/100 Dólares Americanos (US$ 1,372.57) por concepto de remuneraciones devengadas, (…). Tercero.- Denegar la solicitud de la denunciante respecto del pago de las costas y costos del presente procedimiento. Cuarto.- Denegar la publicación de la presente resolución a costa del infractor. Quinto.- Ordenar la inscripción de la presente resolución en el Registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos”.

6. El 9 de febrero de 2011, COMPUPARTES S.R.L. interpuso recurso de apelacióncontra la Resolución 63-2011/CDA-INDECOPI. Esgrime como argumentos que elacta notarial no resulta válida, toda vez que no cumple con los requisitos requeridospor la Ley del Notariado. Asimismo, señaló que en la diligencia de inspecciónrealizada no se ha verificado ningún CD o soporte con software ilegal.

7. Mediante Resolución 811-2012/TPI-INDECOPI del 17 de mayo del 2012, la Sala dePropiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la PropiedadIntelectual resolvió:

“Primero.- Revocar la Resolución 63-2011/CDA-INDECOPI del 27 de enero del 2011, en los extremos que:

Declaró fundada la denuncia interpuesta contra COMPUPARTES S.R.L. e impuso sanción de multa ascendente a 10 UIT. Reconoció a favor de MICROSOFT CORPORATION la suma de US$ 1,372.57 (Mil Trescientos Setenta y Dos con 57/100 Dólares Americanos) por concepto de remuneraciones devengadas. Ordenó la inscripción de la resolución en el Registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos.

Segundo.- Dejar firme la Resolución 63-2011/CDA-INDECOPI”.

8. El 22 de agosto del 2012, MICROSOFT CORPORATION interpuso demandacontencioso administrativa contra el INDECOPI, COMPUPARTES S.R.L. y elProcurador Público del Estado a cargo de los asuntos judiciales de la Presidencia delConsejo de Ministros, postulando como pretensiones:

i. Se declare la nulidad parcial de la Resolución 811-2012/TPI-INDECOPI, querevocó en parte la Resolución 63-2011/CDA-INDECOPI, en los extremos queestablecieron: (a) declarar fundada la denuncia interpuesta contra

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COMPUPARTES S.R.L., imponiéndole una sanción de multa ascendente a 10 UIT; (b) reconocer a favor de MICROSOFT CORPORATION la suma de US$ 1,372.57 (mil trescientos setenta y dos con 57/100 dólares americanos) por concepto de remuneraciones devengadas; y (c) ordenar la inscripción de la resolución en el Registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos.

ii. Se declare el reconocimiento del interés jurídicamente tutelado y se adopte lasmedidas o actos necesarios para tales fines.

9. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo conSubespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Limadictó sentencia el 29 de octubre del 2013 mediante Resolución 9, declarandoinfundada en todos sus extremos la demanda.

10. MICROSOFT CORPORATION interpuso recurso de apelación contra la referidasentencia de primera instancia.

11. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidaden Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante suResolución 3 del 2 de junio del 2014, suspendió el proceso y solicitó interpretaciónprejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 05652-2012-0-1801-JR-CA-08, de lasiguiente manera:

1. “Si en este caso al adquirir la licencia de los productos Microsoft Office Profesional2007 (español) y Windows 7 Profesional (español) autoriza al comercializador deordenadores el uso en ellos de los mismos en cualquiera de sus formas, versionesde prueba o versiones completas.

2. Si la adquisición de licencia los libera de responsabilidad en su uso respecto delos ordenadores que comercializan”.

3. Argumentos de la demanda:

12. Como sustento de la demanda, MICROSOFT CORPORATION manifestó losiguiente:

- COMPUPARTES S.R.L. viene comercializando reproducciones no autorizadas desus programas de ordenador, conforme estaría acreditado con el acta notarial emitida por el Notario Aníbal Sierralta Ríos, durante la constatación de los hechos del 27 de septiembre del 2010.

- De acuerdo con dicha acta notarial, se acredita fehacientemente que COMPUPARTES S.R.L. comercializa equipos de cómputo con programas preinstalados de su titularidad, sin entregar la licencia respectiva que acredite su procedencia legal.

- Tal como consta de la revisión del acta notarial, al solicitarse la compra de una computadora, el personal de COMPUPARTES S.R.L. habría ofrecido diversos modelos de hardware y de manera espontánea habría ofrecido la instalación de programas de cómputo sin costo adicional para posteriormente, al recoger la computadora adquirida, enseñar al comprador que los programas Windows y Office (de titularidad de MICROSOFT CORPORATION) han sido previamente instalados en el equipo comprado, no entregándose las licencias correspondientes y configurándose una comercialización de software “pirata”.

- Responsabiliza a COMPUPARTES S.R.L. por el desmedro económico que sufriría por la reproducción y posterior comercialización no autorizada de sus programas,

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ya que dejarían de percibir las correspondientes regalías provenientes de un debido licenciamiento de sus productos.

- COMPUPARTES S.R.L. presentó una impresión en la cual solicita a MICROSOFT CORPORATION el producto denominado New Microsoft Action Pack Suscription-Spanish, en la cual se detalla la información sobre en cuál cuenta bancaria debía realizarse el pago correspondiente. Sin embargo, de la revisión de aquel documento, no se ha verificado si efectivamente se realizó el pago correspondiente a tal orden de compra. Por tanto, la Comisión de Derecho de Autor no ha podido verificar si se perfeccionó o no el referido contrato.

- A efecto de calcular las remuneraciones devengadas correspondientes, la Comisión de Derecho de Autor ha considerado aplicar los precios de los programas de ordenador presentados por MICROSOFT CORPORATION, los cuales no han sido desvirtuados válidamente por COMPUPARTES S.R.L., precisando que las remuneraciones devengadas únicamente recaerán sobre el número de programas efectivamente reproducidos por esta última que han sido verificados en el procedimiento administrativo. Asimismo, al haberse encontrado en algunos casos más de un ejemplar de un programa, la Comisión consideró que se debe aplicar las fórmulas que consideran los descuentos por cantidad y tipo de licencia.

- El problema de distribución de software pirata no sólo constituye un grave problema para la protección del derecho de autor de los titulares respectivos, sino que estas técnicas de venta pueden afectar la leal competencia en el mercado y alterar el proceso racional de toma de decisiones de los consumidores finales.

4. Argumentos de la contestación a la demanda:

13. El demandado Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de laPropiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) contestó la demanda sobre la basede los siguientes argumentos:

- MICROSOFT CORPORATION no ha señalado cuáles son los motivos por loscuales considera que la resolución emitida por el Tribunal del INDECOPI se encontraría viciada de nulidad.

- En el acta notarial en referencia no se precisa si los programas instalados corresponden a versiones de prueba o a versiones completas. Esto es importante porque, dependiendo del licenciamiento, existen diversas versiones de programas, tales como las licencias OEM (Original Equipment Facturer), versiones de prueba, contrato de licencia de usuario final (CLUF), entre otras, siendo común –por ejemplo– la comercialización de ordenadores que contienen programas preinstalados bajo licencias OEM y versiones de prueba, donde las primeras no requieren de la activación de una licencia para su normal funcionamiento (la licencia es entregada con el ordenador); mientras que las segundas, se pueden utilizar durante un plazo determinado, luego del cual se debe adquirir una licencia para mantener el uso del mismo programa.

- COMPUPARTES S.R.L. adjuntó en el procedimiento administrativo facturas que demuestran la adquisición, entre otras, de licencias de los productos Microsoft Office Professional 2007 (Español) y Windows 7 Professional (Español). Estas adquisiciones corresponden a fecha anterior a la de la diligencia practicada y

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resultan válidas para los programas Microsoft Office Professional 2003 y Microsoft Windows XP Professional encontrados en sus ordenadores.

14. Por su parte, COMPUPARTES S.R.L. contestó la demanda bajo los argumentossiguientes:

- No es objeto del proceso contencioso administrativo, la revisión de unprocedimiento administrativo; por el contrario, en él se pretende la revisión del acto administrativo y la tutela efectiva de situaciones jurídicas de los particulares.

- Del contenido de la demanda no se aprecia referencia, mención o comentario alguno a la causal en la que se encontraría inmersa el acto administrativo cuya nulidad se solicita.

5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:

15. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo conSubespecialidad den Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Limadictó sentencia declarando infundada en todos sus extremos la demanda, bajo lossiguientes fundamentos:

- Del acta notarial presentada, se constata que la computadora vendida contabacon programas de ordenador preinstalados. Sin embargo, en ella no se ha precisado si dichos programas preinstalados corresponden a versiones de prueba o versiones completas, ni se hace referencia a las características de los mismos.Por tanto, no determina si los programas de software preinstalados son ilícitos o no, en cuanto a su reproducción.

- Las licencias adquiridas por COMPUPARTES S.R.L. resultan válidas para los programas Windows XP Professional y Office Professional 2003 instalados en las computadoras inspeccionadas.

- No se advierte la comisión de infracción al derecho de autor por vulneración a los derechos patrimoniales de reproducción y distribución de programas de ordenador no autorizados.

6. Argumentos del recurso de apelación:

16. MICROSOFT CORPORATION interpuso recurso de apelación contra la sentencia deprimera instancia alegando lo siguiente:

- Los fundamentos esgrimidos por la Comisión de Derechos de Autor contienen unrazonamiento lógico desde todo punto de vista que el Juzgado se ha encargado de desvirtuar con argumentaciones insostenibles que no resisten análisis y que originan y promueven la comisión de infracciones al derecho de autor (programas de ordenador encontrados en el equipo adquirido y en las computadoras objeto de inspección son pruebas evidentes de la infracción).

- No se ha verificado si efectivamente se realizó el pago correspondiente a la orden de compra del producto denominado New Microsoft Action Pack Suscription-Spanish.

- COMPUPARTES S.R.L. no acreditó contar con la autorización correspondiente para reproducir y distribuir los programas de computación de su titularidad, los que fueron instalados sin licencia en la computadora adquirida.

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- Asimismo, ha quedado probado que COMPUPARTES S.R.L. reprodujo programas de su titularidad en los dos equipos que fueron inspeccionados por el personal del Área de Fiscalización del INDECOPI y en la computadora vendida, no habiéndose probado en el procedimiento administrativo que dichos programas cuenten con la autorización previa respectiva, por lo que sí existe una infracción al derecho de reproducción.

- Los precios de los programas fueron indicados y se brindó la información necesaria para fijar las remuneraciones devengadas, aspecto que no fue cuestionado por COMPUPARTES S.R.L.

- En casos similares, en los cuales se configuraron infracciones al derecho de reproducción y distribución, se optó por sancionar con el doble de lo que correspondería imponer a la denunciada como multa de haberse acreditado únicamente una infracción al derecho de reproducción.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

17. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 11, 42, 133,234 y 255 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

1 Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el Capítulo X de la presente Decisión.

2 Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes: a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada

mediante letras, signos o marcas convencionales;b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;c) Las composiciones musicales con letra o sin ella;d) Las obras dramáticas y dramático-musicales;e) Las obras coreográficas y las pantomimas;f) Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento;g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías;h) Las obras de arquitectura;i) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;j) Las obras de arte aplicado;k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la

topografía, la arquitectura o las ciencias;l) Los programas de ordenador;ll) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o

disposición de las materias constituyan creaciones personales 3 Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar,

autorizar o prohibir: a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los

signos, los sonidos o las imágenes;c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del

derecho;e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

4 Artículo 23.- Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto. En estos casos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, referente a los derechos morales. Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de los programas.

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C. CUESTIONES A INTERPRETAR

1. Programas de ordenador. La protección de los derechos de autor sobre elsoftware y su uso no autorizado. Venta de equipos de cómputo con programaspreinstalados.

2. Derecho patrimonial exclusivo de reproducción de la obra.3. Derecho patrimonial exclusivo de distribución de la obra.4. Medidas cautelares.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. PROGRAMAS DE ORDENADOR. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR SOBRE EL SOFTWARE Y SU USO NO AUTORIZADO. VENTA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO CON PROGRAMAS PREINSTALADOS.

18. En el proceso interno MICROSOFT CORPORATION alega que COMPUPARTESS.R.L. ha comercializado reproducciones no autorizadas de sus programas deordenador, produciéndole un desmedro económico ya que ha dejado de percibir lascorrespondientes regalías provenientes de un debido licenciamiento de susproductos.

Definición de “programas de ordenador”:

19. La Decisión 351 establece en el artículo 3 que “A los efectos de esta Decisión seentiende por: (…) Programa de ordenador (Software): Expresión de un conjunto deinstrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, alser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer queun ordenador, -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-,ejecute determinada tarea y obtenga determinado resultado. El programa deordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso”.

20. Según el Glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual “Es unconjunto de instrucciones que cuando se incorporan a un soporte legible pormáquina, puede hacer que una máquina con capacidad para el tratamiento de lainformación indique, realice o consiga una función, tarea o resultado determinados”(OMPI, ‘Glosario’, p. 54).

21. Como puede observarse, las definiciones citadas son coincidentes al indicar que elprograma de ordenador es, en su esencia, un conjunto de instrucciones destinadas aser incorporadas a un computador con la finalidad de que este pueda llevar a cabouna función determinada. Así pues, a los efectos de la protección legal debeentenderse que la tutela sobre el programa de ordenador también comprende ladocumentación técnica y los manuales de uso.

El programa de ordenador como objeto de protección autoral:

22. Dentro de la gama de obras protegidas por la disciplina del derecho de autor, seencuentran incluidos los programas de ordenador o programas de computación. Enel artículo 4 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuando seenuncian a modo ejemplificativo el conjunto de obras que pueden ser objeto deprotección autoral, se hace directa referencia a los mismos.

5 Artículo 25.- La reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con excepción de la copia de seguridad.

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23. Asimismo, la normativa comunitaria establece en su artículo 23 que los programasde ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias(programas operativos y aplicativos). En consecuencia, al titular o titulares originariosy derivados de este tipo de creación del intelecto, le asisten los derechos morales ypatrimoniales que constituyen el contenido del derecho de autor, los que para sugoce durante el lapso previsto en la ley no requieren de un registro previo oinscripción ante la oficina nacional competente, toda vez que opera el principio detutela o protección automática por el solo hecho de la creación consagrado en elConvenio de Berna, en su artículo 5,2; ya que como señala Delia Lipszyc “Adiferencia de lo que ocurre en el derecho de propiedad industrial, el derecho de autornace del acto de la creación y no del reconocimiento de la autoridad administrativa”(Lipszyc, Delia: ‘Derecho de Autor y Derechos Conexos’, Ediciones UNESCO,Buenos Aires, 1993, p. 68)6.

24. Dentro del Proceso 177-IP-2013 este Tribunal ha señalado lo siguiente:

“Como se puede apreciar, la definición normativa es muy precisa ya que utiliza el término ordenador como el objeto receptor y ejecutor de instrucciones para obtener un resultado específico. La norma establece que un ordenador es cualquier aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones. Además, incluye dentro del programa de ordenador a la documentación técnica y los manuales de uso, generando con esto un conjunto comprensivo de la operatividad del objeto a regularse.

(…)

Partiendo del hecho de que el programa de ordenador es una creación intelectual protegida por el derecho de autor, el cual reconoce y garantiza una serie de derechos, es necesario determinar quién debe ser considerado legalmente su autor y a quién corresponde el ejercicio de tales derechos.

Siendo esto así, conviene precisar en primer término la noción de autor. En los países cuya legislación es de tradición latina, tal es el caso de los Países Miembros de la Comunidad Andina, se considera autor solamente a la persona física que crea la obra, excluyéndose de esta calificación a las personas jurídicas o morales. La normativa comunitaria sobre el Derecho de Autor y los DerechosConexos, Decisión 351, así lo reconoce al contemplar en su artículo 3 que autor es “la persona física que realiza la creación intelectual”.

Asimismo, la Decisión en referencia consagra una presunción de autor al establecer en su artículo 8: “Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo, u otro signo que la identifica, aparezca indicado en la obra”. Al respecto señala MILLE “Los programas de computación exhiben normalmente en los envases, etiquetas y documentación de sus ejemplares, así como en sectores de su código fuente y salidas por impresoras y por pantalla las menciones de copyright usuales, generalmente en la forma prevista por el artículo III-1 de la Convención Universal sobre Derecho de Autor” (MILLE, Antonio, “La piratería de los programas de computación. Respuestas a las preguntas más frecuentes”, en Tercer Congreso Iberoamericano Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, Montevideo, 1997, p. 779).

6 Proceso 24-IP-98 de 25 de septiembre de 1998.

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Distinta a la situación que se presenta en el supuesto de la autoría, es la de la titularidad de los derechos de autor, en relación a la cual se deben distinguir dos aspectos, a saber: la titularidad originaria y la titularidad derivada.

El titular originario será siempre una persona física y se corresponde, en consecuencia, con el autor. En tanto que titulares derivados “son las personas físicas o jurídicas que han recibido la titularidad de algunos de los derechos del autor. La titularidad derivada nunca puede abarcar la totalidad del derecho del autor (moral y patrimonial). (LIPSZYC, Delia, ob. cit. p.127).

El ejercicio de los derechos patrimoniales que se derivan de una determinada obra por una persona física o jurídica distinta del autor, reviste sus particularidades dependiendo que ésta sea producto del ingenio de un sólo individuo o de varios, pudiendo presentarse en este caso a su vez tres supuestos: coautoría, obras en colaboración y obras colectivas.

Reviste fundamental importancia a los efectos del caso específico del programa de ordenador, lo pertinente a las obras colectivas. “(...) En la actualidad es raro concebir un programa de ordenador que no sea el resultado de diversas contribuciones individuales, generalmente de difícil o imposible identificación”. (TOBAR CARRIÓN, Bernardo, en “X Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales”, Quito, 1995, p. 371).

Por obra colectiva se entiende “Aquella creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona física o jurídica, quien la edita y divulga bajo su nombre, a partir de las contribuciones personales realizadas para tal fin por los autores que han participado en la elaboración, las que se funden en una creación única y autónoma”. (LIPSZYC, Delia, ob. cit., p. 133). (…)”.

La protección de los Derechos de Autor sobre el software y su uso no autorizado:

25. En primer lugar, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima,elabora la siguiente consulta concreta:

- “Si en este caso al adquirir la licencia de los productos Microsoft Office Profesional2007 (español) y Windows 7 Profesional (español) autoriza al comercializador de ordenadores el uso en ellos de los mismos en cualquiera de sus formas, versiones de prueba o versiones completa”.

26. De la revisión de la Resolución 811-2012/TPI-INDECOPI de 17 de mayo de 2012, laSala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de laPropiedad Intelectual del INDECOPI indicó que: “Cabe señalar que, la Sala toma encuenta que la compra de un software permite utilizar las versiones más recientes delproducto, lo que tiene como efecto que el pago por la versión actualizada remuneratodos los usos anteriores, sean legales o no (lo que se conoce como el ‘efectodowngrading’)”.

27. Dentro del Proceso 7-IP-2014 de 3 de julio de 2014, el Tribunal analizó la figura del‘downgrade’ o ‘derechos de downgrade’ de la siguiente manera:

“Los Derechos de Downgrade son exclusivos del usuario final y están recogidos en la Licencia del producto o Contrato de Licencia para el Usuario Final (EULA). Se refieren a la posibilidad de sus clientes de adquirir la versión más reciente de

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un sistema operativo de Microsoft pero continuar ejecutando una versión anterior hasta que estén preparados para migrar a la nueva versión de sistema operativo”7.

Debemos resaltar, que no todas las versiones de software conllevan derechos de downgrade. Por ejemplo:

‘Las versiones OEM8 de Windows Vista Business y Windows Vista Ultimate incluyen Derechos de Downgrade hacia Microsoft Windows XP Professional, Microsoft XP Professional 64 Bits y Microsoft Windows XP Tablet PC. Los clientes no podrán hacer Downgrade a Windows 2000 Professional desde Windows Vista Business o Windows Vista Ultimate’9.

Para dar una definición de lo que es el downgrade:

En definitiva: ‘el downgrade constituye una actualización a un software previamente existente, es una mejora de la versión de un sistema a las nuevas necesidades del programa, por lo que se determina que para que exista un derecho de downgrade, hablamos de un producto anteriormente adquirido’.

(…)

Como se desprende de su definición, el titular de los derechos sobre el software, mediante la figura del downgrade, no está vendiendo la versión anterior; simplemente está dando la posibilidad a los clientes de utilizar dicha versión anterior para migrar a una nueva. Si se compra la versión nueva se está adquiriendo un software actual que no valida, ni mucho menos remunera, infracciones cometidas sobre el software anterior; el acto infractor se cometió y debe ser reparado” (lo resaltado es nuestro).

28. De acuerdo con lo indicado, el derecho de downgrade lo otorga el titular de losderechos sobre el software y tiene como propósito que un cliente cuente con laposibilidad de cambiar la versión del programa que haya adquirido por una versiónmenor o más antigua.

29. Al tratarse de un derecho que el titular del software ofrece a sus clientes con losprogramas que vende, el uso de las versiones anteriores bajo el ejercicio de estederecho no supone una vulneración a los derechos de autor, dado que la licenciaobtenida con dicha compra alcanzará al uso del programa convertido en la versiónanterior.

30. Cabe señalar que el derecho de downgrade no supone la validación del uso quepodría estar haciendo el cliente de programas con versiones anteriores sin licencia,pues un uso en tales condiciones no tuvo su origen en el ejercicio de este derecho,resultando por esta razón ilegal ampliar sus alcances con el fin de subsanar estapráctica infractora de los derechos de autor.

31. Según el artículo 13 literal a) de la Decisión 351, el autor tiene el derecho exclusivode realizar o autorizar la reproducción de su obra por cualquier forma oprocedimiento. El artículo 25 de la Decisión 351 señala que la reproducción de un

7 Recuperado de: http://download.microsoft.com/download/3/.../Derechos_de_Downgrade. pdf 8 Fabricante de Equipamiento Original. En inglés Original Equipment Manufacturer o, abreviadamente,

OEM. 9 Recuperado de: http://download.microsoft.com/download/3/.../Derechos_de_Downgrade. pdf

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programa de ordenador incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos con excepción de la copia de seguridad. En consecuencia, resulta ilícita toda reproducción total o parcial de la obra por cualquier medio o procedimiento sin la autorización previa y expresa del autor.

32. No obstante, existen algunas excepciones o límites a este derecho. El artículo 26 dela Decisión 351 establece que no constituye reproducción ilegal de un programa deordenador, la introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato,por parte del usuario lícito y para su exclusivo uso personal. Esta limitación no esaplicable al aprovechamiento del programa por varias personas, mediante lainstalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, salvo quese obtenga la autorización previa y expresa del autor.

33. Adicionalmente, el artículo 24 de la Decisión 351 establece que el propietario de unejemplar del programa de ordenador de circulación lícita podrá realizar una copia ouna adaptación de dicho programa, siempre y cuando sea indispensable para lautilización del programa.

34. En el presente caso, la Corte Consultante deberá determinar si la empresaCOMPUPARTES S.R.L. contaba con el derecho de downgrade según las licenciasque adquirió con la compra de los mencionados productos Microsoft OfficeProfesional 2007 (español) y Windows 7 Profesional (español). Al respecto, cabedestacar que dichas licencias resultan válidas para los programas Microsoft OfficeProfessional 2003 y Microsoft Windows XP Professional instalados en losordenadores inspeccionados.

35. Asimismo, la Corte Consultante deberá tomar en cuenta que el comercializador decomputadores, al adquirir la licencia de software, lo puede utilizar en loscomputadores que vende en cualquiera de las versiones, según el tipo de licenciaque presente el software pre-instalado. Por lo tanto, se debe determinar medianteuna evaluación técnica si los programas instalados corresponden a versiones deprueba o versiones completas, según el tipo de licencia que presenta el software pre-instalado, a fin de poder determinar una eventual vulneración de los derechos deautor. Para ello, deberá tener presente que la licencia se regirá por la norma nacionaly se entenderá limitada a las formas de explotación y demás modalidades pactadasexpresamente en el contrato respectivo.

36. Sobre las licencias de uso de las obras protegidas, el Tribunal ha señalado dentro delProceso 177-IP-2013 lo siguiente:

“El artículo 30 de la Decisión 351 es muy claro en afirmar que las licencias de uso en relación con las obras protegidas por el derecho de autor, se regirán por lo previsto en la normativa interna de los Países Miembros. En este sentido, por la propia remisión que hace la normativa comunitaria, las características, requisitos, eficacia y validez de dichas licencias deben ser reguladas en la normativa interna.

De todas maneras, la Decisión 351 en sus artículos 31 y 32 prevé ciertas pautas de actuación. Por un lado, propugna por el respeto de la autonomía de la voluntad privada al encuadrar las licencias de uso a las formas y modalidades de explotación pactadas en el contrato respectivo, lo que implica que las demás formas o modalidades de explotación no hacen parte del objeto contractual. Por otro lado, fija un piso de protección frente a las licencias legales u obligatorias que puedan ser reguladas en la normativa interna: no “podrán exceder los límites permitidos por el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y

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artísticas o por la Convención Universal sobre Derecho de Autor”. Esto es de suma importancia, ya que la normativa andina si bien deja en libertad a los Países Miembros para la regulación de las licencias de uso, les pone un límite en el sistema internacional multilateral de protección del derecho de autor”.

Venta de equipos de cómputo con programas preinstalados:

37. En segundo lugar, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima,elabora la siguiente consulta concreta:

- “Si la adquisición de licencia los libera de responsabilidad en su uso respecto delos ordenadores que comercializan”.

38. Con relación a la venta de equipos de computación con programas preinstalados,resulta necesario determinar si el vendedor contaba con algún permiso o autorización(licencia) del titular del software a efectos de reproducirlos y distribuirlos de maneraconjunta con las computadoras que ofrecía, así como determinar las característicasparticulares de tal acuerdo.

39. Al respecto, el artículo 30 de la Decisión 351 establece: “Las disposiciones relativas ala cesión o concesión de derechos patrimoniales y a las licencias de uso de las obrasprotegidas, se regirán por lo previsto en las legislaciones internas de los PaísesMiembros” (lo resaltado es nuestro).

40. De manera complementaria, el artículo 31 de la señalada normativa comunitariaestablece: “Toda transferencia de los derechos patrimoniales, así como lasautorizaciones o licencias de uso, se entenderán limitadas a las formas deexplotación y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato respectivo”(lo resaltado es nuestro).

41. En tanto la regulación de las cesiones o concesiones de derechos patrimoniales y laslicencias de uso son temas que se remiten a la legislación interna de cada PaísMiembro, este Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 denoviembre de 2013, expedida en el marco del Proceso 177-IP-2013:

“¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario?

Acerca de este cuestionamiento el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo. En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: ‘no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas’. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 177 de 20 de abril de 1995).

‘Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias’” (Interpretación Prejudicial de 13 de febrero de 2007 dentro del Proceso 158-IP-2006).

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42. La Corte Consultante deberá determinar si el INDECOPI resolvió debidamente lafalta de responsabilidad de COMPUPARTES S.R.L. en virtud de la figura deldowngrade y si ésta se aplicaba al caso de la denunciada atendiendo a lascaracterísticas particulares de la licencia que habría adquirido. Para ello, deberátener presente que la licencia se regirá por la norma nacional y se entenderá limitadaa las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente en elcontrato respectivo.

2. DERECHO PATRIMONIAL EXCLUSIVO DE REPRODUCCIÓN DE LA OBRA.

43. MICROSOFT CORPORATION expresó en su escrito de demanda que responsabilizaa COMPUPARTES S.R.L. por el desmedro económico que sufriría por lareproducción y posterior comercialización no autorizada de sus programas. En estesentido, se analizará el derecho patrimonial exclusivo de reproducción de la obra.

44. Dentro del Proceso 59-IP-2014 de 22 de julio de 2014, este Tribunal indicó sobreeste tema lo siguiente:

45. El Capítulo V de la Decisión 351 se refiere a los derechos patrimoniales y el artículo13 establece el derecho al uso exclusivo que confiere el mismo.

46. Esta exclusividad en favor del autor, también está consagrada en el artículo 11 bisnumeral 1) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias yArtísticas, es así que los derechos patrimoniales se refieren al beneficio o utilidadeconómica que se obtendrá por la publicación y difusión de la obra. Éstos tienen laparticularidad de ser transferibles, renunciables y temporales.

47. De conformidad con el artículo citado, el autor o sus causahabientes tienen elderecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir, la reproducción de la obra porcualquier forma o procedimiento, la comunicación pública de la obra por cualquiermedio que sirva para difundir palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; ladistribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta,arrendamiento, alquiler o cualquier otro contrato; la importación al territorio decualquier País Miembro de copias hechas y la traducción, adaptación, arreglo u otratransformación de la obra. Para aclarar, se entiende por reproducción, la fijación dela obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda oparte de ella, por cualquier medio o procedimiento.

48. Dentro del Proceso 110-IP-2007 de 4 de diciembre de 2007, este Tribunal expuso losiguiente sobre el derecho de reproducción:

49. El artículo14 de la Decisión 351 consagró una definición de lo que se considerareproducción: “Se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio quepermita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquiermedio o procedimiento”.

50. Lo que persigue el derecho patrimonial mencionado es que el autor pueda generarcopias totales o parciales de la obra original o transformada, por cualquier medio oprocedimiento, lo que implica la facultad de explotar la obra.

51. Cabe señalar que el derecho patrimonial de reproducción incluya la obratransformada amplía de una manera muy importante su ámbito de protección, ya quecualquier adaptación, traducción, arreglo, entre otros, debe contar con elconsentimiento del autor.

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52. Como se advirtió anteriormente, los derechos patrimoniales no son absolutos y, porlo tanto, se encuentran restringidos por una serie de limitaciones y excepciones,teniendo en cuenta que no se afecte la normal explotación de las obras o no secausen perjuicios injustificados a los legítimos intereses del titular o titulares de losderechos (usos honestos). De conformidad con el artículo 21, las legislacionesinternas de los Países Miembros pueden establecer dichas limitaciones yexcepciones de conformidad con lo anteriormente anotado.

53. La Corte Consultante deberá determinar si la empresa COMPUPARTES S.R.L. havulnerado el derecho patrimonial exclusivo de reproducción alegado porMICROSOFT CORPORATION sobre sus programas de cómputo.

3. DERECHO PATRIMONIAL EXCLUSIVO DE DISTRIBUCIÓN DE LA OBRA.

54. Asimismo, la demandante MICROSOFT CORPORATION ha alegado en su escritode demanda: “El problema de distribución de software pirata no sólo constituye ungrave problema para la protección del derecho de autor de los titulares respectivos,sino que estas técnicas de venta pueden afectar la leal competencia en el mercado yalterar el proceso racional de toma de decisiones de los consumidores finales”. Poreste motivo, se tratará el tema del derecho patrimonial exclusivo de distribución de laobra.

55. Dentro del mencionado Proceso 59-IP-2014, este Tribunal señaló:

56. El artículo 13 literal c) de la Decisión 351 expresa que el autor o susderechohabientes tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: “Ladistribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta,arrendamiento o alquiler”.

57. Según el artículo 3 de la Decisión 351, la distribución al público consiste en: “Puestaa disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler,préstamo o de cualquier otra forma”.

58. En efecto, la distribución supone necesariamente la incorporación de la obra en unsoporte físico que permita su comercialización pública. El carácter físico del soporteexige la posibilidad de aprehensión del mismo por parte del público. En ese sentido,todos aquello modos de explotación que no permitan la incorporación física de laobra no pueden ser considerados como distribución10.

59. La Corte Consultante deberá determinar si la empresa COMPUPARTES S.R.L. havulnerado el derecho patrimonial exclusivo de distribución alegado por MICROSOFTCORPORATION sobre sus programas de cómputo.

4. MEDIDAS CAUTELARES

60. En el presente caso, mediante la Resolución 1 del 29 de octubre de 2010, elINDECOPI aprobó inicialmente medidas cautelares a fin de salvaguardar losderechos de autor presuntamente vulnerados en perjuicio de MICROSOFTCORPORATION.

61. En el Proceso 110-IP-2007, este Tribunal manifestó lo siguiente:

10 Véase: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coordinador), Manual de Propiedad Intelectual, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001, p. 63.

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“Al presentarse infracción a los Derechos de Autor, su titular puede acudir a la Autoridad Nacional Competente para iniciar las demandas o denuncias respectivas. La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece en el capítulo XIII ‘De los Aspectos Procesales’, algunos parámetros generales en cuanto los procesos o procedimientos que se sigan ante la Autoridad Nacional Competente en relación con la protección de los Derechos de Autor. Asimismo establece algunas medidas cautelares, resarcitorias y sancionatorias de carácter penal, que la Autoridad Nacional Competente puede tomar en el transcurso del proceso o procedimiento o en el acto que resuelve el fondo del asunto.

Es así como en el artículo 56 de la mencionada Decisión se establece que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar como medidas cautelares el cese inmediato de la actividad ilícita, la incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo de los ejemplares producidos con infracción de los Derechos de Autor y conexos, así como de los aparatos o medios utilizados para ello.

Es importante tener en cuenta, de conformidad con el último párrafo del artículo comentado, que las medidas cautelares mencionadas no serán aplicables cuando el ejemplar producido con violación de los Derechos de Autor y conexos sea adquirido de buena fe y para el uso exclusivamente personal.

En relación con las medidas de carácter resarcitorio, el artículo 57, literales a), b) y c) de la Decisión 351, enuncia que la Autoridad Nacional Competente podráordenar con la sentencia o acto administrativo que ponga fin al proceso o procedimiento, según corresponda, la reparación o indemnización de los daños y perjuicios sufridos, el pago de las costas del proceso, y el retiro comercial definitivo de los ejemplares que constituyan la infracción.

En cuanto a las medidas sancionatorias de carácter penal, el literal d) de la misma disposición establece que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar las sanciones penales equivalente a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.

Se advierte que las anteriores previsiones consagradas en la norma comunitaria, al ser tan generales en materia de procedimiento, dejan abierto un gran margen para que el ordenamiento interno de los Países Miembros regule los procedimientos y procesos con base en la norma comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable”.

62. La Corte Consultante deberá tomar en consideración lo señalado al momento deresolver el presente proceso.

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Mediante la figura del downgrade, el titular de los derechos sobre el software no está vendiendo la versión anterior; simplemente está dando la posibilidad a los clientes de utilizar dicha versión anterior para migrar a una nueva. Si se compra la versión nueva se está adquiriendo un software actual que no valida, ni mucho menos remunera, infracciones cometidas sobre el software anterior.

La Corte Consultante deberá determinar si la empresa COMPUPARTES S.R.L. contaba con el derecho de downgrade según las licencias que

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adquirió con la compra de los productos Microsoft Office Profesional 2007 (español) y Windows 7 Profesional (español).

Asimismo, la Corte Consultante deberá determinar si el INDECOPI resolvió debidamente la falta de responsabilidad de COMPUPARTES S.R.L. en virtud de la figura del downgrade y si ésta se aplicaba al caso de la denunciada atendiendo a las características particulares de la licencia que habría adquirido. Para ello, deberá tener presente que la licencia se regirá por la norma nacional y se entenderá limitada a las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato respectivo.

SEGUNDO: El derecho patrimonial exclusivo de reproducción de la obra persigue que el autor pueda generar copias totales o parciales de la obra original o transformada, por cualquier medio o procedimiento, lo que implica la facultad de explotar la obra.

TERCERO: El artículo 13 literal c) de la Decisión 351 establece como derecho patrimonial exclusivo la facultad que tiene el autor de realizar, autorizar o prohibir la distribución pública de ejemplares de la obra. Dicha facultad es una expresión clara de la prerrogativa de que goza el titular de una obra para disponer de ella, bien sea a título oneroso o gratuito.

CUARTO: El artículo 57 de la Decisión 351 establece las medidas que podrá ordenar la autoridad nacional competente de los Países Miembros de la Comunidad Andina cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley. Entre estas medidas se encuentran previstas: el pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; el retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; o, las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA

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José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 225-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121, 122 y 123 de su Estatuto, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 16749-2013. Recurrente: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI. Marca denominativa LIB TECHNOLOGIES.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez días del mes de abril del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio N° 300-2014-CSC-CS de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el 5 de noviembre de 2014, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 16749-2013.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de marzo de 2015.

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A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

Partes:

Recurrente: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

Parte contraria: MERVIN MANUFACTURING INC.

HECHOS:

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad MERVIN MANUFACTURING INC., solicitó el 26 de mayo de 2009, elregistro como marca del signo denominativo LIB TECHNOLOGIES, para ampararlos siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza:“prendas de vestir, calzado y sombrerería”. Una vez publicado no se formulóoposición al registro solicitado.

2. El 06 de julio de 2009 fue publicado en el diario oficial El Peruano.

3. El 19 de enero de 2010, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI,mediante la Resolución No. 624-2007/DSD-INDECOPI, denegó de oficio elregistro solicitado. Argumentó confusión con la marca mixta LIB.YIN, registradaen el Perú a nombre de la señora HUAMANI TORRES VILMA MARGOT(Certificado No. 894444), para distinguir prendas de vestir, de la Clase 25 de laClasificación Internacional de Niza.

4. El 10 de febrero de 2010, la sociedad MERVIN MANUFACTURING INC.,presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

5. El 21 de julio de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, medianteResolución No. 1650-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación,confirmando la Resolución impugnada.

6. La sociedad MERVIN MANUFACTURING INC., interpuso demanda contenciosoadministrativa contra la anterior Resolución.

7. El Décimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima,República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Trecede 02 de marzo de 2012, declaró fundada la demanda y, en consecuencia, nula laResolución No. 1650-2010/TPI-INDECOPI, y por sus efectos, nula la ResoluciónNo. 624-2007/DSD-INDECOPI.

8. El 22 de marzo de 2012, el INDECOPI presentó recurso de apelación contra laanterior sentencia.

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9. La Segunda Sala Contencioso Administrativa Transitoria, Corte Superior deJusticia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como ResoluciónNúmero Cinco de 10 de junio de 2013, confirmó la sentencia impugnada.

10. El 14 de agosto de 2013, el INDECOPI presentó recurso de casación contra laanterior sentencia.

11. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema deJusticia, Lima, República del Perú, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina.

a. Argumentos de la demanda.

El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

12. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí ya quepresentan diferencias desde el punto de vista visual, fonético, gráfico, ortográfico yconceptual.

13. Expresa, que existen muchos signos registrados con la partícula LIB.

14. Agrega, que no se formularon oposiciones, es decir, no existe ningún tercero quesienta afectados sus derechos de propiedad intelectual.

15. Indica, que en reiterados pronunciamientos del INDECOPI, éste ha sido enfáticoen señalar que “las posibilidades de confusión entre signos compuestos pordiferentes términos, pero que compartían en común alguno que no era relevanteen sus estructuras, la autoridad de marcas de nuestro país resolvió declarar queconsiderando que el término que presentaba en común no predominaba en laimpresión en conjunto de los mismos, por lo cual no debería estimarseposibilidades de confusión entre los mismos, ya que el público consumidordenomina a los signos en su totalidad, y de acuerdo a ello concedió el registro delos signos antes citados”.

b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte del INDECOPI.

16. Indica, que los signos en conflicto son confundibles entre sí.

17. Agrega, que el consumidor medio asociaría el signo LIB TECHNOLOGIES con elrecuerdo de la marca registrada LIB.YIN, conllevándole a pensar que tienen elmismo origen empresarial. Por lo tanto, se configura el riesgo de confusiónindirecta.

18. Señala, que el examen de registrabilidad debe realizarse en conjunto, por lo quela presencia de las expresiones TECHNOLOGIES y YIN en nada disminuirían laposibilidad del riesgo de confusión.

19. Arguye, que la denominación TECHNOLOGIES, que es el plural del términoTECHNOLOGY, es de uso frecuente en la Clase 25 de la ClasificaciónInternacional de Niza, por lo que reviste menor aptitud distintiva.

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20. Manifiesta, que si bien el signo LIB.YIN es mixto, el elemento predominante es eldenominativo.

21. Argumenta, que la marca mixta LIB.YIN es la única en la Clase 25 que presenta lapalabra LIB. Ésta no es genérica, descriptiva ni de uso común, por lo que leotorga mayor distintividad al signo.

22. Esboza, que el hecho de que no se hayan presentado oposiciones no es óbicepara que la autoridad nacional proceda a realizar el examen de registrabilidad, yaque es su obligación según el artículo 150 de la Decisión 486.

23. Manifiesta, que los pronunciamientos del INDECOPI son de aplicación exclusivaal caso concreto.

c. Sentencia de Primera Instancia.

24. El Décimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima,República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Trecede 02 de marzo de 2012, declaró fundada la demanda, argumentando que “lamarca solicitada tiene diferencias notorias con la registrada, tanto en el aspectofonético, pues si bien comparten la sílaba inicial LIB, la última va seguida de unasegunda YIN, en tanto la primera, va seguida de una palabra compuesta porcuatro sílabas y de origen anglosajón bastante usada y difundida en el mercadopara distinguir productos y servicios de diversas clases de la NomenclaturaOficial; en cuanto al aspecto visual, la marca registrada se escribe en minúsculaslib.yin y está compuesta además por un gráfico (recuadro de fondo oscuro en elque está inscrita la marca), mientras la solicitada está constituida únicamente pordos palabras que se escriben en mayúsculas LIB.TECHNOLOGIES, por lo cualno puede afirmarse que se presenta el riesgo de confusión; además si bien existeidentidad entre los productos que pretende distinguir la marca solicitada, en tantoy en cuanto, se refieren a productos de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial, elsigno –Marca- que se pretende inscribir mantiene las diferencias fonéticas ygráficas, tanto a nivel silábico como en conjunto, que se han indicado, con lamarca registrada; de manera que no existe el riesgo de confusión (…)”.

d. Recurso de Apelación.

25. El INDECOPI en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentosexpuestos en la contestación de la demanda, y agregó que: “para analizar laexistencia de confundibilidad entre dos signos, debe considerarse la impresiónde conjunto de los mismos, con mayor énfasis en las semejanzas que en lasdiferencias”; ninguna de las ligeras diferencias ortográficas y gráficas, son losuficientemente fuertes para revestir de distintividad al signo solicitado.

e. Sentencia de Segunda Instancia.

26. La Segunda Sala Contencioso Administrativa Transitoria, Corte Superior deJusticia, Lima, República del Perú, sentencia signada como Resolución NúmeroCinco de 10 de junio de 2013, confirmó la sentencia impugnada, argumentandoque “(…) En ese sentido, debe tenerse presente que el prefijo LIB no tiene fuerzadistintiva suficiente por sí sola; sino el término fuerte distintivo es YIN en el primercaso y TECHNOLOGIES en el segundo caso. Además, el término LIB seencuentra registrado en la Clase 25 en numerosos registros de marca. En talentendido, al no poder ser el elemento LIB de apropiación exclusiva, al tratarseque en el presente caso, la marca registrada no es una marca notoria que goce de

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la suficiente fuerza y notoriedad en el mercado que conlleve a una mayor protección, no se encuentra en el supuesto regulado sobre riesgo de confusión establecido en el numeral a) del artículo 136 de la Decisión 486”.

f. Recurso de Casación.

27. El INDECOPI en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentosexpuestos en la contestación de la demanda y el recurso de apelación.

28. Adicionalmente agrega que la Sala de vista no cumplió con solicitar al Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial y erró al analizar lanormativa comunitaria andina.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

29. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literala) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

30. Se hará la Interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán las siguientesnormas: artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina, y 121, 122 y 123 de su Estatuto.1

1  TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA (…)

“Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”.

(…)”.

ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

(…)

“Artículo 121.- Objeto y finalidad. Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 122.- Consulta facultativa. Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 123.- Consulta obligatoria. De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.

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C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

31. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presenteinterpretación prejudicial son los siguientes:

A. La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de nosolicitar la interpretación obligatoria. El caso del Perú y la calificación interna de la última instancia ordinaria.

B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. El consumidor medio.

C. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos. D. Palabras de uso común en la conformación de signos en idioma extranjero.

Las partículas de uso común. E. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. LOS EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA. EL CASO DEL PERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DE LA ÚLTIMA INSTANCIA ORDINARIA.

32. El INDECOPI en su recurso de casación sostuvo que se vulneró el principio deldebido proceso al no solicitar la interpretación prejudicial en segunda instanciaordinaria.

33. Como quiera que la solicitud de interpretación prejudicial se realizara en el marcode un recurso de casación tramitado ante la Sala de Derecho Constitucional y

(…)

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por untercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.”

(…)”.  

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Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios. Para esto, reitera la posición sentada en la Interpretación Prejudicial 149-IP-2011, expedida el 10 de mayo de 2012:

“De conformidad con lo anterior, el Tribunal determinará las características de la figura de la interpretación prejudicial, establecerá los efectos de no solicitar la interpretación prejudicial obligatoria, y se referirá a la calificación de la última instancia ordinaria por parte de la República del Perú.

El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros. En tal sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente.

La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, se instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial.

El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario.

Instrumentos básicos del sistema.

El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos:

− Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso.

Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia. En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme.

− Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por

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intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios.

Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado:

“Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1050, de 6 de abril de 2004. MARCA: “EL MOLINO”).

Características de la figura de la interpretación prejudicial.

La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características:

Facultativa Obligatoria Solicitud facultativa: El juez de instancia no está obligado a solicitarla.

Solicitud obligatoria: El juez de única o última instancia ordinaria está obligado a solicitarla.

Su aplicación es obligatoria: si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto.

Su aplicación es obligatoria: Una vez expedida la interpretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto.

Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente:

“La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso.

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es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”. Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto.

De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso. Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido.

Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente:

“(…)

La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél.

Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”. (Proceso 03-IP-93).

En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo2, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido

2 Vigil Toledo, Ricardo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la

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proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.

En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”. Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso3.

Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.

Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado. La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el

sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta. En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.

3 Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo. (…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. Gálvez Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143.

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particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda (…)”4.

Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria.

Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos:

− El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003.

− La sentencia dictada adolecería de nulidad. Tal como se mencionó anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna. Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc.

− La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc.

− De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.

La calificación de última instancia ordinaria. El caso peruano.

4 Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso106-IP-2009. Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010.

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Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria. Teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido. En consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un vacío operativo en cuanto a dicha interpretación uniforme. El esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para logar la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina.

Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se debe garantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas anteriormente anotadas.

A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de una gran carga técnico-jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos. Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales.

Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.

Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un

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recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?

Se presentarían dos hipótesis:

− Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia.

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

− Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y aplicar normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboración judicial en el ámbito andino y de las características del sistema comunitario, su actuación sería la de un verdadero juez comunitario andino; es decir, si bien es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de juez comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para logar esto, se encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo. El Tribunal de Justicia en una sentencia recién decantó está idea de la siguiente manera:

“(…)

El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, en especial los principios de primacía, autonomía, efecto directo, aplicación inmediata y cooperación judicial, es el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional. Son ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboración con el Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de todo el sistema jurídico comunitario. Su labor no sólo se limita a aplicar una norma a determinado caso concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial dentro del escenario jurídico subregional, aplicando, balanceando y armonizando la normativa nacional con la comunitaria, dándole la primacía a la segunda sobre temas específicos reglados por la misma (…)”. (Sentencia expedida el 26 de agosto de 2011,

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en el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1985, de 11 de octubre de 2011).

En consecuencia, el juez nacional, en este caso la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, debe actuar como juez comunitario andino y, en efecto, desempeñarse como el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del ordenamiento subregional, lo que implica, por supuesto básico, su correcta y uniforme aplicación.

En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral.

También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial.

Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:

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− Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que está dirigida específicamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria. Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos.

− El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial. (artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Aunque el juez sea de instancia, una vez expedida la interpretación prejudicial debe aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.

Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo).

− Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General de la Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo).

− Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente”.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. EL CONSUMIDOR MEDIO.

34. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signodenominativo LIB TECHNOLOGIES es confundible con la marca mixta LIB.YIN.Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidado similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

35. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 deagosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013:

“Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o

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para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.5

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para

5 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.

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determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos.

La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

- En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.

- Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar. Ha expresado lo siguiente:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se

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destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.).

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.”

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS Y MIXTOS.

36. En el proceso interno se procedió a la comparación entre el signo denominativoLIB TECHNOLOGIES y el mixto LIB.YIN. Por tal motivo, es necesario abordar eltema de la comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos.

37. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la InterpretaciónPrejudicial de 15 de marzo de 2013, expedida en el marco del proceso 171-IP-2012:

38. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabrasque forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; laspalabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de lainventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominaciónpermite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, queimpacta y permanece en la mente del consumidor.

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39. Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentranconformados por más de dos palabras. En atención, a que en el caso bajo estudiouno de los signos en conflicto se encuentra formado por dos palabras, se hacenecesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.

40. El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; elprimero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable,dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidoso dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar grancantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas6, logotipos7,íconos, etc.

41. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser elpreponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente delconsumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de lapalabra o denominación contenida en el conjunto. Sin embargo, de conformidadcon las particularidades de cada caso, puede suceder que el elementopredominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otrascaracterísticas, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

42. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro delelemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga elregistro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a suselementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial:BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina seha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de lamarca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo encuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definiciónson pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se lereconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño,color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. Elelemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo oevocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujoabstracto’. (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado enGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 denoviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005. Marca: “GALLO (mixta)”).

43. El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixtoy, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

44. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, nohabría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, elcotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para lacomparación entre signos denominativos:

6 “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33.

7 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001.

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- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.”

45. En atención a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto seencuentran compuestos por dos o más palabras, se hace necesario tratar el temade los signos con parte denominativa compuesta.

46. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas,el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)”. (Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001).

47. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el gradode distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de lossignos en conflicto.

48. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signocompuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá deexaminarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablosque lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) lasuficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora queconduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del ProcesoNº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo quepueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto deregistro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayode 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°1217, de 11 de julio de 2005).

49. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios,debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signodenominativo LIB TECHNOLOGIES y el mixto LIB.YIN.

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D. PALABRAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. LAS PARTÍCULAS DE USO COMÚN.

50. El INDECOPI argumentó que la palabra TECHNOLOGIES es de uso frecuente enla clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. En la sentencia de segundainstancia judicial se afirma que el prefijo LIB se encuentra en numerosos registrosde la misma clase.

51. Teniendo en cuenta lo anterior, y que el signo solicitado se encuentra compuestopor palabras en idioma extranjero, el Tribunal abordará el tema propuesto. Paraesto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembrede 2013, expedida en el marco del proceso 146-IP-2013:

“Los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero que noformen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demáselementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y,en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabrasen idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoríadel público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se tratade vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras oelementos no le otorguen distintividad al conjunto”.

52. La palabra Technologies traducida al español significa “tecnologías”8.

53. Este Tribunal, con un criterio aplicable a la Decisión 486, ha manifestado alrespecto lo siguiente:

“(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. (Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002).

54. En relación con las palabras y partículas de uso común, se reitera lo expresadoen la Interpretación de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 29-IP-2013:

“Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

8 http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=technologies.

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El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en unadesignación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas9.

(…)

Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.”

55. La Corte consultante deberá determinar si el significado de la palabraTECHNOLOGIES es de conocimiento de la mayoría del público consumidor, paraposteriormente establecer si dicha palabra y el prefijo LIB son de uso común parala clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con loexpresado en la presente providencia.

9 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.

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E. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZA LA OFICINA DE REGISTRO DE MARCAS.

56. La sociedad demandante argumentó que debe atender las Resoluciones delINDECOPI que resuelven casos análogos. El INDECOPI afirmó que suspronunciamientos son de aplicación exclusiva al caso concreto.

57. Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de laoficina de registro de marcas.

58. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 deabril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013:

“El sistema de registro de la marca adoptado en la Comunidad Andina, seencuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las OficinasCompetentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas deotras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de las marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países. O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007. MARCA: “MONARC-M”).

En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales10 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos

10 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005,

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pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina NacionalCompetente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina NacionalCompetente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas deterceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos.

Igualmente, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier

proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.

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evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”11.

No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”.

59. En consecuencia el examen de registrabilidad que realizan las Oficinas deRegistro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdocon lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde a la corte consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.

Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?

Se presentarían dos hipótesis:

− Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia.

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:

11 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.

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- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

− Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral.

También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

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- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

TERCERO: La Corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo LIB TECHNOLOGIES y el mixto LIB.YIN, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos.

CUARTO: La Corte consultante deberá determinar si el significado de la palabra TECHNOLOGIES es de conocimiento de la mayoría del público consumidor, para posteriormente establecer si dicha palabra y el prefijo LIB son de uso común para la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en la presente interpretación prejudicial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA

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José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito

PRESIDENTE SECRETARIO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 243-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 224, 225, 226 y 228 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada, por la Sala Quinta Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 04165-2010-0-1801-JR-CA-15. Apelante: REPRESENTACIONES HEROV S.R.L. Marca mixta: ACLICLAS.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, al primer día del mes de abril del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Quinta Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sala Quinta Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, a través del Oficio No. 4165-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ, de 10 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de

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su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 20 de febrero de 2015.

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

Partes:

Apelante: REPRESENTACIONES HEROV S.R.L.

Partes contrarias: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ.

ADIDAS AG (antes ADIDAS – SALOMÓN AG).

HECHOS:

Entre los principales hechos, de los narrados en la demanda y otros de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. Representaciones HEROV S.R.L., solicitó el 31 de mayo de 2006, el registroconformado por el signo mixto ACLICLAS y logotipo, con la denominaciónACLICLAS escrita en letras características y debajo la representación estilizadade siete estrellas en colores negro, blanco, rojo y celeste; para amparar relojería einstrumentos cronométricos, joyería, bisutería, piedras preciosas de la clase 14 dela Clasificación Internacional de Niza.

2. El 10 de agosto de 2006, ADIDAS – SALOMÓN A.G., formuló oposición alregistro del signo solicitado para registro sobre la base de:

Ser titular de las siguientes marcas: mixtas ADIDAS, inscritas en Perú bajo los siguientes certificados: 102380 (clase 14), 11617 (clase 25), 93223 (clase 25), 100907 (clase 25); mixta ADIDAS EQUIPMENT, inscrita en Perú bajo el certificado Nº 100910 (clase 25); y marca figurativa, inscrita en Perú bajo el certificado Nº 42193 (clase 25).

3. El 12 de noviembre de 2008, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI,mediante la Resolución No. 665-2008/CSD-INDECOPI, resolvió declarar fundadala oposición presentada y denegó el registro solicitado.

4. El 2 de diciembre de 2008, Representaciones HEROV S.R.L., presento recursode apelación contra el anterior Acto Administrativo.

5. El 16 de septiembre de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de laPropiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución Nº 2379-2009/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 665-2008/CSD-INDECOPI.

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6. Representaciones HEROV S.R.L. el 24 de mayo de 2013, interpuso demandacontenciosa administrativa a fin de que se declare la nulidad de las Resolucionesmencionadas anteriormente.

7. El Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo dela Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentenciasignada como Resolución Nº doce, de 14 de mayo de 2013, declaró infundada lademanda.

8. Representaciones HEROV S.R.L., el 6 de octubre de 2009 presentó recursoapelación contra la anterior sentencia; se subsanaron las deficiencias del recursoel 27 de noviembre de 2009.

9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo conSubespecialidad en temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima,República del Perú, mediante Resolución Nº dos, de 20 de junio de 2014, decidiósolicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta su demanda en los siguientes argumentos:

10. Manifiesta, que la marca ACLICLAS no es confundible pues es totalmente distintaa ADIDAS, por cuanto ésta tiene un logotipo con tres franjas y la solicitada aregistro tiene siete estrellas.

11. Señala, que no es lógico considerar que las letras CL sean iguales a la letra D.

12. Señala, que los productos que protege la marca ACLICLAS son de naturalezadistinta, con una finalidad diferente, y son elaborados con materiales diversos alos que ampara la marca opositora.

13. Señala, que es subjetivo asegurar que el público pueda confundir los signos enconflicto.

b. Argumentos de la contestación de la demanda.

− Por parte del INDECOPI

El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

14. Argumenta, que los signos en conflicto generan riesgo de confusión, pues elimpacto visual en conjunto es extremadamente similar.

15. Indica, que las marcas en conflicto presentan un grado de semejanza que inducea error al consumidor.

16. Afirma, que los criterios que se tuvieron en cuenta para establecer el riesgo deconfusión fueron (trascripción fl. 75):

“(…)

a. La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto ycon mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

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b. El grado de percepción del consumidor medio;c. La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o

prestación, respectivamente;d. El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en

el mercado; y,e. Si el signo es parte de una familia de marcas”.

17. Agrega, que tratándose de signos denominativos se tuvieron en cuenta lossiguientes criterios, (transcripción fl.76):

“(…)

a. La semejanza gráfico-fonética;b. La semejanza conceptual; y,c. Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis

sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.

18. Agrega, que cuando se trata de signos mixtos, los criterios que tienen en cuentason:

“(…)

a. La denominación que acompaña al elemento figurativo;b. La semejanza conceptual; y,c. La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento

gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo”.

19. Por último, señalan que se denegó la solicitud para proteger la marca notoria yaregistrada. Se pretende un aprovechamiento del prestigio ajeno.

Por parte de la sociedad ADIDAS A.G.

20. Argumenta, que los actos administrativos cuestionados por nulidad son legales ycumplieron la normativa respectiva.

21. Considera que la naturaleza y la finalidad de los productos que amparan lossignos en conflicto son similares.

c. Sentencia de primera instancia.

22. El Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo dela Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentenciasignada como Resolución No. Doce de 14 de mayo de 2013, declaró infundada entodos los extremos la demanda contencioso administrativa interpuesta porRepresentaciones HEROV S.R.L., contra la Resolución Nº 2379-2009/TPI-INDECOPI y Resolución Nº 665-2008/CSC-INDECOPI; y se fundamentó en quefueron emitidas de acuerdo con las normas sobre la materia.

23. Se afirma que la marca ADIDAS fue declarada notoria, que entre los signos enconflicto existe riesgo de confusión y que los productos de las clases 14 y 25poseen conexión competitiva.

d. Recurso de apelación.

Representaciones HEROV S.R.L., sostuvo lo siguiente:

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24. Señala, que la sentencia apelada “contiene vicios procesales y afectación alprincipio de valoración razonada y conjunta de los medios probatorios”.

25. Indica que no se interpretaron bien las disposiciones de Propiedad Industrial.

26. Considera, que no existe nexo causal entre los signos en conflicto.

27. Igualmente sostiene que no existe impacto visual de semejanza entre los signosen conflicto.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

28. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo consubespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima,mediante resolución Nº dos, del 20 de junio de 2014, solicitó la interpretaciónprejudicial de los incisos a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 y pidiópronunciarse de la siguiente manera:

“1. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de distinta clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

2. Cómo debe analizarse e interpretarse el aprovechamiento injustodel prestigio de una marca notoria y la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, respecto a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar para distinguir productos o servicios de distinta clase, conforme al inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486”.

29. Se hará la interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán las siguientesnormas: artículos 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina.

C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

30 En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presenteinterpretación prejudicial son los siguientes:

A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión yasociación. Las reglas para el cotejo de signos distintivos.

B. Comparación entre marcas mixtas.C. Comparación entre marcas mixtas y figurativas.D. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. Riesgos de uso parasitario y de dilución. Aprovechamiento injusto del prestigio ajeno. E. La conexión competitiva (clases 14 y 25).

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

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31. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixtoACLICLAS es confundible con las marcas mixtas ADIDAS. Por tal motivo, espertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a lasreglas para el cotejo de signos distintivos.

32. En consecuencia, se contestará la siguiente pregunta formulada por elconsultante:

¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de distinta clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486?

33. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 deagosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013:

“Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente conel requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que seanidénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión y/o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; ladoctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o deasociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tiposde riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado denotoriedad.1

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado losiguiente:

1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.

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“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos.

La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

- En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis

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simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.

- Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar. Ha expresado lo siguiente:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.).

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio

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de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”.

B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS.

34. En el proceso interno se procedió a la comparación entre los signos mixtosACLICLAS y ADIDAS. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de lacomparación entre signos mixtos.

35. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 demayo de 2013, en el marco del proceso 55-IP-2013:

“El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; elprimero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable,dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidoso dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar grancantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas2, logotipos3,íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser elpreponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente delconsumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de lapalabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, deconformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que elelemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseñoy otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-

2 “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010.

3 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001.

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2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.”

36. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debeestablecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre lossignos mixtos ACLICLAS y ADIDAS.

C. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS Y FIGURATIVAS.

37. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixtoACLICLAS y el figurativo registrado bajo el certificado No. 42193. Por tal motivo,es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y figurativos.

38. Para lo anterior, el Tribunal reitera la posición plasmada en la InterpretaciónPrejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del proceso 97-IP-2011:

“Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráficao imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, enconsecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.

2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente dequien la observa.

Al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte

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denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación.

El juez consultante, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente:

“Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”. (Proceso N° 23–IP-2004. Interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004).

Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas.

“El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…)”. (Proceso N° 23-IP-2004. Interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004).”

39. En este orden de ideas, la corte consultante aplicando este criterio debeestablecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixtoACLICLAS y el figurativo registrado bajo el certificado No. 42193.

D. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA. SU PROTECCIÓN Y SU PRUEBA. RIESGOS DE USO PARASITARIO Y DE DILUCIÓN. APROVECHAMIENTO INJUSTO DEL PRESTIGIO AJENO.

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40. El INDECOPI sostuvo que se denegó la solicitud para proteger la marca notoriaya registrada. Advirtió que se pretende un aprovechamiento del prestigio ajeno.

41. En este marco el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a laprueba de su notoriedad.

42. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 21 demayo de 2014, expedida en el marco del proceso 256-IP-2013:

“Definición.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de lossignos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII,artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamenteconocidos.

En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sinoque se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos.

El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido.De éste se pueden desprender las siguientes características:

− Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sectorpertinente.

El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente:

“Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a losque se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercializacióndel tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo deestablecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

− Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.

− La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.

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En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

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La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado.

La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario4.

43. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir unproducto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido.

44. La corte consultante en relación con los riesgos de uso parasitario ydilución, realizó la siguiente pregunta:

¿Cómo debe analizarse e interpretarse el aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria y la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, respecto a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar para distinguir productos o servicios de distinta clase, conforme al inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486?

45. En las líneas subsiguientes se absolverá la consulta realizada:

46. Retomando la interpretación arriba transcrita, el Tribunal ha expresado losiguiente:

“El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

4 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.

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− Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.

− Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.

− Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente:

“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.5

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado:

“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 6

47. En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción deaprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

Prueba.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:

5 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283.

6 Ibídem. Pág. 247.

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“a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera decualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuerade cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover elestablecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta alsigno cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia olicencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras oalmacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signodistintivo en el País Miembro o en el extranjero’”.

E. LA CONEXIÓN COMPETITIVA (CLASES 14 Y 25)7.

48. El signo solicitado para registro ampara productos de la clase 14 de laClasificación Internacional de Niza, mientras que algunos de los opositores amparan productos de la clase 25. Por lo tanto, se tratará el tema de la conexión competitiva.

49. El Tribunal advierte que el análisis sobre vinculación competitiva sólo se deberealizar si no se prueba la notoriedad de la marca ADIDAS, ya que, como se dijo anteriormente, dicha clase de marcas se protege más allá del principio de especialidad.

50. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 16 de octubrede 2013, expedida en el marco del proceso 111-IP-2013. Signo DD/CRYSTAL:

“En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad8 y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación

7 Clase 14: relojería e instrumentos cronométricos, joyería, bisutería, piedras preciosas. Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. 8 Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad:

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competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos y/o servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y/o servicios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización oexpendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igualconfusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización odistribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre losproductos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga

“Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”. (Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005).

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del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos quecomúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse endiferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).”

Como los signos en conflicto amparan productos de clases diferentes, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: La consultante, aplicando lo expresado en la presente providencia, debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos ACLICLAS y ADIDAS.

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TERCERO: La consultante aplicando los parámetros determinados en la presente providencia, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto ACLICLAS y el figurativo registrado bajo el certificado No. 42193.

CUARTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:

i. Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por elsector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230de la Decisión 486.

ii. Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los PaísesMiembros.

iii. Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Respeto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso,

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a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

QUINTO: El Tribunal advierte que el análisis sobre vinculación competitiva sólo se debe realizar si no se prueba la notoriedad de la marca ADIDAS, ya que, como se dijo anteriormente, dicha clase de marcas se protege más allá del principio de especialidad.

Como los signos en conflicto amparan productos de clases diferentes, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Leonor Perdomo Perdomo José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito

PRESIDENTE SECRETARIO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú