sumario tribunal de justicia de la comunidad...

Proceso 78-IP-2002.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en losartículos 81; 82, literales a), d) y e); 83, literales a), d) y e); 95 y 96, de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por elTribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distrito de Qui-to, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 84 eiusdem.Parte actora: Mc DONALD’S CORPORATION. Marca: “FILET-O-FISH”.Expediente interno N° 2693-96-MP. ............................................................

Proceso 82-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos81; 82, literal h); 83, literal a); y 95, de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal DistritalN° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.Parte actora: sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. Marca: “CHIP’S”.Expediente Interno N° 3690 AI. ...................................................................

Proceso 86-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos81, 82, literal a), y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretaciónde oficio de los artículos 83, literales a) y d), 84 y 93 eiusdem. Parteactora: C.P.C INTERNATIONAL INC. Marca: “FRUTICO”. Expediente inter-no N° 2140-E.G. ...........................................................................................

Proceso 90-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos83, literal a), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colom-bia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpreta-ción de oficio del artículo 81 eiusdem. Parte actora: TUBERÍAS Y PREFA-BRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A. Marca: “TUBERÍAS YPREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.”. Expediente interno N°5839 ..............................................................................................................

Proceso 104-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo deEstado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrati-vo, Sección Primera. Actor: STARBUCKS CORPORATION. Proceso inter-no Nº 7063. Marca: “STARBUCKS”. ...........................................................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

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Año XIX - Número 891

Lima, 29 de enero de 2003

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GACETA OFICIAL 29/01/2003 2.40

PROCESO N° 78-IP-2002

Solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstasen los artículos 81; 82, literales a, d y e; 83, literales a, d y e; 95 y 96,

de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formuladapor el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distritode Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 84

eiusdem. Parte actora: Mc DONALD’S CORPORATION. Marca: “FILET-O-FISH”.Expediente interno N° 2693-96-MP.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA. San Francisco de Quito, cuatro dediciembre de dos mil dos.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de lasdisposiciones previstas en los artículos 81, 82,literales a, d y e, 83, literales a, d y e, 95 y 96,de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena, formulada por el Tribunal de loContencioso Administrativo, Segunda Sala, Dis-trito de Quito, República del Ecuador, por órga-no de su Presidente, Dr. Patricio Secaira Durango,y recibida en este Tribunal en fecha 28 de agos-to de 2002; y,

El informe de los hechos que el solicitante con-sidera relevantes para la interpretación, y queson del tenor siguiente:

1. Demanda

1.1. Cuestión de hecho

Del libelo de demanda se desprende que “El 26de julio de 1994 ... McDonald’s Corporation,solicitó el registro de la marca de fábrica FILET-O-FISH, para proteger ‘sánduches comestibles,sánduches de carne, sánduches de cerdo,sánduches de pescado, sánduches de pollo,bizcochos y galletas, pan, tortas, galletas dedulce, chocolate, café, substitutos del café, té,mostaza, harina de avena, pastelería, salsas,condimentos, azúcar’, en la Clase Internacional30” (A saber: “Café, té, cacao, azúcar, arroz,tapioca, sagú; sucedáneos del café; harinas ypreparaciones hechas de cereales, pan, paste-lería y confitería, helados comestibles; miel,jarabe de melaza; levaduras, polvos para espon-jar; sal, mostaza, salsas (con excepción desalsas para ensaladas); especias, hielo”).

El actor alega que “Dicha solicitud se publicóen la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 354que salió a circulación el 15 de diciembre de1994 y no fue objeto de observación alguna porparte de terceros. Transcurrido el término pre-visto de treinta días para presentar observacio-nes, el Director Nacional de Propiedad Indus-trial debió realizar, en los quince días posterio-res, el examen de registrabilidad de la marca ...Al no haber dado un pronunciamiento, debióotorgarse el registro de la marca, puesto que alno objetarla dentro del término previsto por elReglamento, se entiende otorgado el registro”.

Sin embargo, el actor señala que: “… medianteResolución No. 0947611 de 9 de enero de 1996... el Director Nacional de Propiedad Industrialresolvió rechazar el registro de la marca FILET-O-FISH en virtud de que ... ‘la denominaciónsolicitada contraviene lo dispuesto en el Art. 82,literal a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena, pues no tienedistintividad original al constituir un grupo depalabras que traducen simplemente la palabrafilete de pescado’ ”.

Por ello, demanda que el Tribunal de lo Conten-cioso Administrativo declare “la nulidad e ilegali-dad del acto administrativo impugnado median-te el cual el Director Nacional de la PropiedadIndustrial resolvió negar el registro de la marcaFILET-O-FISH, de McDonald’s Corporation y dis-pondrá su registro”.

1.2. Cuestión de derecho

El actor afirma, según refiere el consultante,que “... su marca ‘FILET-O-FISH’ es plenamen-te registrable como lo demuestra el registro dela misma en un sinnúmero de países del mun-do, inclusive en los países del Área Andina,donde se aplica la misma legislación comunita-ria vigente para el Ecuador. Añade también que


el registro de su marca ‘FILET-O-FISH’ ha sidoregistrada inclusive en países de habla inglesadonde, de ninguna manera, se ha consideradoal término como de uso común, reconociendosu alta distintividad”; que “el Director Nacionalde Propiedad Industrial cometió un error al re-chazar el registro de la marca ‘FILET-O-FISH’,citando en su apoyo varias normas nacionales,como el artículo 28 de la Ley de Modernizacióndel Estado, violación de la norma del artículo 81de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena al fundamentar la resolución en elartículo 82, literales a), d) y e) de la mismaDecisión”.

En la demanda se sostiene, además, que “Lamarca FILET-O-FISH es un signo perceptible ysuficientemente distintivo y de ninguna manerapuede confundirse con los productos que ampa-ra y, peor aún, describir a los mismos …”; que“... constituye violación de la norma del Art. 81de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena, la afirmación realizada por elDirector Nacional de Propiedad Industrial al fun-damentar su resolución en el Art. 82, literalesa), d) y e), de la misma Decisión, pues la marcaFILET-O-FISH es distintiva y, por lo tanto, sus-ceptible de registro”.

Finalmente, el actor argumenta que “... el Di-rector Nacional de Propiedad Industrial care-cía de potestad y competencia para negar elregistro de la marca FILET-O-FISH ... en vir-tud de la norma del Art. 28 de la Ley de Mo-dernización del Estado que dispone que ‘todoreclamo, solicitud o pedido a una autoridad pú-blica deberá ser resuelto en un término no mayora quince días .... En todos los casos vencidoel respectivo término se entenderá por el si-lencio administrativo, que la solicitud o pedidoha sido aprobada o que la reclamación ha sidoresuelta a favor del reclamante’. Adicionalmente,esta norma ha de ser considerada en conjun-to con aquella del Reglamento para la aplica-ción de la Decisión 344 (Art. 34 A, introduci-do por el Art. 11 del Decreto Ejecutivo No.1738-A, R.O. No. 473, de 30 de junio de 1994,que reformó el Decreto Ejecutivo No.1344 A,publicado en el R.O. No. 341 de 21 de di-ciembre de 1993) que dispone ‘vencido el tér-mino previsto en el Art. 93 de la Decisión 344,si no se hubieren presentado observaciones,la Dirección Nacional de Propiedad Industrialrealizará el examen de registrabilidad en el tér-mino de 15 días, vencido el cual si no hubiere

objeción alguna se entenderá que el signo esregistrable y se extenderá el correspondienteregistro’. En consecuencia, si la solicitud parael registro de la marca FILET-O-FISH fue pre-sentada el 26 de julio de 1994, y se la publi-có en la Gaceta de la Propiedad Industrial No.354 que salió a circulación el 15 de diciembrede 1994, el término para presentar observa-ciones venció el 25 de enero de 1995, el Di-rector debió resolver sobre la registrabilidadde la marca hasta el 15 de febrero de 1995.En vista de que la solicitud para el registrode la marca FILET-O-FISH no fue rechazadadentro del término previsto por las normas an-tes citadas, operó el silencio administrativo porel cual se entiende aceptada la solicitud deregistro de la marca FILET-O-FISH. La Reso-lución No. 0947611 ... es pues, extemporánea,pues la facultad del Director Nacional de Pro-piedad Industrial para resolver había caduca-do. Por ello, carece de competencia y el actoadministrativo es nulo”.

2. Contestación a la demanda

2.1. Según el consultante, el Director Nacionalde Propiedad Industrial afirma “… que la marca‘FILET-O-FISH’ carece de distintividad originalal constituir un grupo de palabras que traducensimplemente la palabra FILETE DE PESCADO,que el acto administrativo impugnado se funda-menta claramente en la norma invocada por laautoridad administrativa”.

2.2. Por su parte, el Ministro de Industrias,Comercio, Integración y Pesca “otorga plenalegalidad y validez la (sic) resolución impugna-da; se apega al artículo 29 del Tratado que creael tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena,pidiendo suspensión del procedimiento y solici-tando a dicho Tribunal la interpretación preju-dicial de los Arts. 81, 83 (literales a, d y e) y 96de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena”.

2.3. Y el Procurador General del Estado “Seexcepciona alegando expresamente la legitimi-dad del acto administrativo impugnado por pro-venir de autoridad competente, estar ajustado aderecho y debidamente motivado: señala tam-bién la improcedencia de la demanda en cuantoel actor pretende que se declare la nulidad delacto administrativo, pues en él no existe ningu-na de las causales de nulidad previstas en elartículo 59 de la Ley de la jurisdicción Conten-cioso Administrativa”.


CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solici-ta son las disposiciones consagradas en losartículos 81, 82, literales a, d y e, 83, literales a,d y e, 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena;

Que, de conformidad con la disposición con-tenida en el artículo 1, literal c, del Tratado deCreación del Tribunal (codificado mediante laDecisión 472), las normas cuya interpretaciónse solicita forman parte del ordenamiento jurídi-co de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición se-ñalada en el artículo 32 del Tratado de Creacióndel Tribunal, en correspondencia con lo dis-puesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto(codificado mediante la Decisión 500), este Tri-bunal es competente para interpretar por víaprejudicial las normas que integran el ordena-miento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indi-cada en el artículo 125 del Estatuto, y segúnconsta en la providencia que obra al folio 24 delexpediente, la presente solicitud de interpreta-ción prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, por tanto, corresponde a este Tribunalrealizar la interpretación de las disposicionescontempladas en los artículos 81, 82, literalesa, d y e, 83, literales d y e, y 96 de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;además, con fundamento en la potestad quederiva del artículo 34 del Tratado de Creacióndel Tribunal, procederá a la interpretación deoficio del artículo 84 eiusdem; en cambio, por sufalta de pertinencia, no procederá a la interpre-tación de los artículos 83, literal a, y 95 eiusdem.

Que los textos de las disposiciones en refe-rencia son del tenor siguiente:

“Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na.”

“Artículo 82.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme alartículo anterior;

(...)

d) Consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comerciopara designar o para describir la especie,la calidad, la cantidad, el destino, el valor,el lugar de origen, la época de producciónu otros datos, características o informa-ciones de los productos o de los serviciospara los cuales ha de usarse;

e) Consistan exclusivamente en un signo oindicación que, en el lenguaje corriente oen el uso comercial del país, sea unadesignación común o usual de los produc-tos o servicios de que se trate;

(...)”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

(...)

d) Constituyan la reproducción, la imitación,la traducción o la transcripción, total oparcial, de un signo distintivo notoriamen-te conocido en el país en el que solicita elregistro o en el comercio subregional, ointernacional sujeto a reciprocidad, por lossectores interesados y que pertenezca aun tercero. Dicha prohibición será aplica-ble, con independencia de la clase, tantoen los casos en los que el uso del signo sedestine a los mismos productos o servi-cios amparados por la marca notoriamenteconocida, como en aquellos en los que eluso se destine a productos o serviciosdistintos.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producirconfusión con una marca notoriamente co-nocida, independientemente de la clase de


los productos o servicios para los cualesse solicita el registro.


(...)”.

“Artículo 84.- Para determinar si una marcaes notoriamente conocida, se tendrán en cuenta,entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre elpúblico consumidor como signo distintivode los productos o servicios para los quefue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión yde la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso cons-tante;

d) El análisis de producción y mercadeo delos productos que distingue la marca”.

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecidoen el artículo 93, sin que se hubieren presen-tado observaciones, la oficina nacional com-petente procederá a realizar el examen deregistrabilidad y a otorgar o denegar el regis-tro de la marca. Este hecho será comunicadoal interesado mediante resolución debidamentemotivada”.

I. De la definición de marca y de los requi-sitos para su registro

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena contiene una defini-ción del concepto de marca. Sobre la base deesta definición legal, el Tribunal ha interpretadoque la marca constituye un bien inmaterial re-presentado por un signo que, perceptible a tra-vés de medios sensoriales y susceptible derepresentación gráfica, sirve para identificar ydistinguir en el mercado los productos o servi-cios producidos o comercializados por una per-sona de otros idénticos o similares, a fin de queel consumidor o usuario medio los valore, dife-rencie, identifique y seleccione, sin riesgo deconfusión o error acerca del origen o la calidaddel producto o servicio de que se trate.

La marca protege el interés de su titular, otor-gándole un derecho exclusivo sobre el signodistintivo de sus productos y servicios, así como

el interés general de los consumidores o usua-rios a quienes se halla destinada, garantizandoa éstos la certeza de origen del producto oservicio que el signo distingue, permitiéndoles,en consecuencia, valorar, diferenciar, identificary seleccionar el respectivo producto o serviciosin riesgo de error o confusión acerca de suorigen o calidad. La marca procura, en definiti-va, garantizar la transparencia en el mercado.

El artículo 81 en referencia somete además elregistro de un signo como marca al cumplimien-to de los siguientes requisitos:

En primer lugar, el signo debe ser perceptible,es decir, susceptible de ser aprehendido por elconsumidor o el usuario a través de los senti-dos, a fin de ser captado, retenido y asimiladopor éste. La percepción se realiza, por lo gene-ral, a través del sentido de la vista. Por ello, seconsideran signos perceptibles, entre otros, losque consisten en letras, palabras, figuras, dibu-jos o cifras, por separado o en conjunto.

En segundo lugar, el signo debe ser suficiente-mente distintivo, es decir, apto para identificar ydistinguir en el mercado los productos o servi-cios producidos o comercializados por una per-sona de otros idénticos o similares. Esta apti-tud distintiva constituye presupuesto indispen-sable para que la marca cumpla sus funcionesprincipales de indicar al consumidor la identidaddel origen empresarial y la calidad del productoo servicio. La fuerza distintiva, además, debeser suficiente, es decir, de tal magnitud que nohaya razón para temer que el signo induzca aerror o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptiblede representación gráfica, es decir, apto paraser expresado en imágenes o por escrito, lo queconfirma que, en principio, ha de ser visualmenteperceptible. Por ello, las formas representativasen que consisten los signos pueden estar inte-gradas por letras, palabras, figuras, dibujos ocifras, por separado o en conjunto. Este requisi-to guarda correspondencia con el previsto en elartículo 88, literal d, eiusdem, en el cual seexige que la solicitud de registro sea acompa-ñada por la reproducción de la marca cuandoésta contenga elementos gráficos.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de unsigno como marca si éste no cumple los requi-sitos acumulativos que la citada disposiciónprevé en forma expresa.


II. De los signos descriptivos

El signo descriptivo guarda relación directa conel producto o servicio que constituye su objeto:en efecto, informa al consumidor o al usuario,de modo exclusivo, acerca de la especie, cali-dad, cantidad, destino, valor, lugar de origen,época de producción u otros datos, característi-cas o informaciones del correspondiente pro-ducto o servicio. En este caso, si las caracterís-ticas del producto o servicio que describe soncomunes a otros del mismo género, el signo noserá distintivo y, en consecuencia, a tenor de laprohibición contemplada en el artículo 82, literald, de la Decisión 344, no podrá ser registrado.Además, el registro del signo en cuestión confe-riría a su titular un monopolio contrario a lasreglas de la libre competencia.

Para juzgar sobre si un signo es descriptivoprocede interrogarse en torno a cómo es elproducto amparado por el signo que se pretenderegistrar: si la respuesta consiste en la designa-ción del producto “ ... habrá lugar a establecerla naturaleza descriptiva de la denominación”.(Sentencias dictadas en los procesos 3-IP-95,publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 deseptiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”).

III. De los signos comunes o usuales

El signo común o usual es el que refiere elgénero de los productos o servicios al que perte-nece, como una de sus especies, el producto oservicio que se pretende distinguir por su inter-medio. La falta de distintividad suficiente de talsigno, así como la circunstancia de que seotorgaría indebidamente a su titular un mono-polio sobre un género de productos o servicios,impide su registro.

El juicio sobre el alcance genérico del signodependerá de la relación de éste con el produc-to que pretende distinguir, vistas sus caracterís-ticas y el nomenclátor de que forme parte, asícomo del criterio de los consumidores. Y es queun vocablo puede constituir una denominacióngenérica en relación con un tipo de productos,pero no en relación con otro. Además, el alcan-ce genérico del vocablo puede desaparecer si,al hacerse parte de un conjunto, adquiere signi-ficado propio y fuerza distintiva suficiente paraser registrado como marca.

El Tribunal ha manifestado al respecto que para“...para fijar la genericidad de los signos, esnecesario preguntarse ¿qué es?, frente al pro-ducto y servicio de que se trata”, ya que, encaso de que la respuesta venga dada con ladenominación genérica, el signo, por ser tal,estará incurso en la causal de irregistrabilidadcontemplada en el literal e, del artículo 82 dela Decisión 344. (Sentencia dictada en el pro-ceso 7-IP-2001, de 26 de marzo de 2001, pu-blicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abrildel mismo año, caso “LASER”; que reitera lomanifestado en los procesos 2-IP-89, de 19de octubre de 1989, publicada en la G.O.A.C.N° 49, del 10 de noviembre del mismo año,caso “OFERTA”; y 12-IP-95, del 18 de sep-tiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N°199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDA-DERO ARRANCA GRASA”).

IV. De los signos evocativos

Según la estructura de los signos, se sueledistinguir entre el denominativo, constituido poruna o varias palabras pronunciables, provistas ono de significado; el figurativo, compuesto poruna imagen visual a la que, en su caso, seasocia un concepto concreto o abstracto; y elmixto, cuya estructura compleja es en partedenominativa y en parte figurativa.

En el ámbito de los signos denominativos, elevocativo sugiere en el consumidor o en el usuariociertas características, cualidades o efectos delproducto o servicio, obligándolo a hacer usode la imaginación y del entendimiento para re-lacionar aquel signo con este producto o ser-vicio.

A diferencia del descriptivo, el signo evocativocumple la función distintiva de la marca y, portanto, es registrable. Ejemplos de este tipo designo, a juicio del Tribunal, “son los que serefieren al producto utilizando una expresión defantasía, de manera que despierten remota oindirectamente la idea del mismo, como porejemplo Nescafé para café, Choco Milk parauna bebida con sabor a chocolate, Veloz parabicicletas, Luxtral para distinguir un líquido bri-llador de superficies de madera, Nosalt paraproductos alimenticios, etc. (Sentencia dictadaen el Proceso N° 7-IP-95, del 7 de agosto de1995, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15de septiembre del mismo año, caso: “COMODÍ-SIMOS”).


V. De las marcas en idioma extranjero

En el caso del signo integrado por una o máspalabras en idioma extranjero, es de presumirque el significado de éstas no forma parte delconocimiento común, por lo que cabe conside-rarlas como de fantasía y, en consecuencia,procede el registro como marca de tal denomi-nación.

En cambio, la denominación no será registra-ble si el significado conceptual de las palabrasen idioma extranjero que la integran se ha he-cho del conocimiento de la mayoría del públicoconsumidor o usuario, habiéndose generaliza-do su uso, y si, además, se trata de vocablosgenéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto enlos términos siguientes: “... cuando la denomi-nación se exprese en idioma que sirva de raíz alvocablo equivalente en la lengua española al dela marca examinada, su grado de genericidad odescriptividad deberá medirse como si se trata-ra de una expresión local, lo cual sucede fre-cuentemente con las expresiones en idiomaslatinos como el italiano o el francés que porhablarse o entenderse con mayor frecuenciaentre personas de habla hispana o por tenersimilitud fonética, son de fácil comprensión parael ciudadano común”.

“Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d)de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena, el carácter genérico o descriptivode una marca no está referido a su denomina-ción en cualquier idioma. Sin embargo, no pue-den ser registradas expresiones que a pesar depertenecer a un idioma extranjero, son de usocomún en los Países de la Comunidad Andina,o son comprensibles para el consumidor mediode esta Subregión debido a su raíz común, a susimilitud fonética o al hecho de haber sido adop-tadas por un órgano oficial de la lengua encualquiera de los Países Miembros …”. (Criteriovertido en la sentencia dictada en el proceso N°69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759,del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, yratificado en las sentencias dictadas en losexpedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

VI. De la marca notoria

Este Tribunal ha calificado de notoria a la marcaprovista del atributo de ser conocida por una

colectividad de individuos pertenecientes al gru-po de consumidores o usuarios del tipo de bie-nes o servicios de que se trate, por encontrarseampliamente difundida entre dicho grupo (Sen-tencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C.N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso“REMAVENCA”).

Cabe agregar que, a tenor de la disposiciónprevista en el artículo 83, literal d, de la Deci-sión 344, el reconocimiento de la marca notoriacomo signo distintivo de bienes o servicios de-terminados presupone su conocimiento en elpaís en que se ha solicitado su registro o en elcomercio subregional, o internacional sujeto areciprocidad, por los sectores interesados, esdecir, por la mayor parte del sector de consumi-dores o usuarios a que están destinados losbienes o servicios en referencia.

Además, de conformidad con el artículo 83,literal e, eiusdem, la protección especial que seotorga a la marca notoriamente conocida seextiende —caso de haber riesgo de confusiónpor similitud con un signo pendiente de regis-tro— con independencia de la clase a que perte-nezca el producto de que se trate y del territorioen que haya sido registrada, pues se buscaprevenir el aprovechamiento indebido de la repu-tación de la marca notoria, así como impedir elperjuicio que el registro del signo similar pudieracausar a la fuerza distintiva o a la reputación deaquélla.

Por ello, el Tribunal reitera que “la protección dela marca notoria no se encuentra limitada porlos principios de ‘especialidad’ y de ‘territoriali-dad’ generalmente aplicables con relación a lasmarcas comunes” (Sentencia dictada en el ex-pediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001,publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 demayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”;criterio tomado a su vez de la sentencia dictadaen el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubrede 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Ahora bien, es necesaria la prueba para deter-minar la notoriedad de la marca de que se trate.El Tribunal se ha pronunciado sobre esta mate-ria en los términos siguientes:

“En la concepción proteccionista de la marcanotoria, ésta tiene esa clasificación para efectos


de otorgarle otros derechos que no los tienenlas marcas comunes, pero eso no significa quela notoriedad surja de la marca por sí sola, oque para su reconocimiento legal no tenganque probarse las circunstancias que precisa-mente han dado a la marca ese status” (Sen-tencia dictada en el expediente N° 08-IP-95,del 30 de agosto de 1996, publicada en laG.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996,caso “LISTER”).

En efecto, la notoriedad de la marca constituyeuna cuestión de hecho que ha de ser probadasobre la base, entre otros, de los criterios pre-vistos en el artículo 84 de la Decisión 344, asaber, la extensión de su conocimiento, la in-tensidad y el ámbito de la difusión y de lapublicidad o promoción de la marca, su antigüe-dad y uso constante, y el análisis de produc-ción y mercadeo de los productos que la marcadistingue.

La previsión normativa de los citados indica-dores de notoriedad de la marca hace inaplica-ble a su respecto la máxima notoria non egentprobatione. Y es que, a diferencia del hechonotorio, la notoriedad de la marca no se hallaimplícita en la circunstancia de ser ampliamen-te conocida, sino que es necesaria la demostra-ción suficiente de su existencia, a través de laprueba, entre otros, de aquellos indicadores.

VII. Del examen de registrabilidad de unsigno que no ha sido objeto de obser-vaciones

El artículo 96 de la Decisión 344 señala que,transcurridos los 30 días hábiles siguientes a lapublicación de la solicitud de registro sin que sehubiesen presentado observaciones, la OficinaNacional Competente procederá a realizar elrespectivo examen de registrabilidad, a objetode conceder o negar el registro del signo comomarca, acto que comunicará al peticionario pormedio de resolución debidamente motivada. Cabedestacar que la citada norma comunitaria nosomete la validez o eficacia de dicho examen, odel dictado de la resolución, o de la notificaciónde ésta, a lapso o término preclusivo alguno, porlo que, si bien la Oficina Nacional Competentedebe obrar con arreglo al principio de efectividadde la tutela, su silencio no equivale a conformi-dad.

Por otra parte, el hecho de que no se presentenobservaciones al registro de un signo como mar-

ca no exime a la Oficina Nacional Competentede realizar el examen de registrabilidad corres-pondiente. Así lo ha declarado el Tribunal en lostérminos siguientes: “Según lo dispone el ar-tículo 96 de la misma Decisión, en el caso enque no se hubiesen presentado observacionesal registro de una marca, la Oficina NacionalCompetente igualmente realizará el correspon-diente examen de registrabilidad ya sea paraconceder o negar el registro de una marca yprocederá de igual forma que lo indica el artícu-lo anterior, es decir, comunicará su decisión alpeticionario por medio de resolución debida-mente motivada, es decir, que exprese los fun-damentos que la sustenta. La Oficina NacionalCompetente en ningún caso se encuentra eximi-da de realizar el examen de registrabilidad co-rrespondiente ...”. (Sentencia dictada en el ex-pediente N° 61-IP-2002, del 11 de septiembrede 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 856 de 24de octubre del mismo año, caso “LIMPLUS”).

En consecuencia, el examen de fondo sobre laregistrabilidad del signo tiene carácter obligato-rio, y en él deberán tomarse en cuenta lascausales de irregistrabilidad previstas en losartículos 82 y 83 de la Decisión en referencia.

También se exige que el acto por el cual seconcede o deniega el registro se encuentre de-bidamente motivado, esto es, que exprese lasrazones de hecho y de derecho que han condu-cido a la Oficina Nacional Competente a pronun-ciarse en uno u otro sentido. El Tribunal hareiterado a este propósito que “La motivaciónse contrae en definitiva a explicar el por qué dela Resolución o Decisión, erigiéndose por elloen un elemento sustancial del mismo —y hastaen una formalidad esencial de impretermitibleexpresión en el propio acto si una norma expre-sa así lo impone— y cuya insuficiencia, error ofalsedad puede conducir a la nulidad del acto”.(Sentencia dictada en el Proceso Nº 04-AN-97,del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C.No. 373 del 21 de septiembre de 1998, casoCONTRACHAPADOS).

VIII. De la supremacía del ordenamiento ju-rídico de la Comunidad Andina

Consta en autos que la parte actora, dentro delproceso interno N° 2693-96-MP, ha invocado el“Reglamento para la aplicación de la Decisión344 (Art. 34 A, introducido por el Art. 11 delDecreto Ejecutivo N° 1738-A, R.O. N° 473, de


30 de junio de 1994, que reformó el DecretoEjecutivo N° 1344 A, publicado en el R.O. N°341 de 21 de diciembre de 1993)”. Según laactora, el citado instrumento prevé un términode quince días para que la Oficina NacionalCompetente realice el examen de registrabi-lidad, vencido el cual, de no haber pronuncia-miento alguno, “se entenderá que el signo esregistrable”.

En este contexto, el Tribunal estima oportunoreiterar, a la luz de las disposiciones previstasen los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena, los si-guientes conceptos: “... para entender las rela-ciones entre el derecho comunitario y el dere-cho interno, frente al caso de la norma comuni-taria en estudio, es indispensable también ana-lizar los artículos 143 y 144 de la Decisión 344del Acuerdo de Cartagena que desarrollan aéste (sic), cuando el primero de ellos disponeque ‘los países miembros, mediante sus legis-laciones nacionales o acuerdos internaciona-les podrán fortalecer los derechos de propiedadindustrial conferidos’ en dicha Decisión, y alestablecer el segundo que ‘serán regulados porla legislación interna los asuntos no compren-didos en la Decisión’ ... El desarrollo de la leycomunitaria por la legislación nacional, es em-pero excepcional y por tanto a él le son aplica-bles principios tales como el del ‘complementoindispensable’, según el cual no es posible laexpedición de normas nacionales sobre el mis-mo asunto, salvo que sean necesarias para lacorrecta aplicación de aquéllas ... Significa estoque para que tenga validez la legislación internase requiere que verse sobre asuntos no regula-dos en lo absoluto por la comunidad ... Como loha dicho el Tribunal en la interpretación delartículo 84 de la Decisión 85 del Acuerdo deCartagena (caso 2-IP-88), no es posible que lalegislación nacional modifique, agregue o supri-ma normas sobre aspectos regulados por lalegislación comunitaria …”. (Sentencia dictadaen el expediente N° 10-IP-94, de 17 de marzo de1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20de abril de 1995).

En la orientación que antecede, el Tribunal haratificado que “Los Países Miembros de la Co-munidad Andina, de conformidad con lo esta-blecido por el artículo 143 de la Decisión 344,pueden fortalecer el régimen común de Propie-dad Industrial en ella constituido, mediante dis-posiciones internas ... siempre que tales nor-

mas regulen únicamente lo no comprendido porese Régimen, que no se lo restrinja en suspropósitos, ni se recorte su finalidad de prote-ger los derechos que consagra”. (Sentenciasdictadas en los expedientes N° 25-IP-2002 y 26-IP-2002, publicadas en las G.O.A.C. Nº 796, del24 de mayo de 2002, y Nº 798, del 28 de mayode 2002, respectivamente).

Cabe aludir finalmente a la sentencia pronuncia-da por este Tribunal en fecha 30 de octubre de1996, correspondiente al Proceso N° 1-AI-96(acción de incumplimiento ejercida por la Juntadel Acuerdo de Cartagena contra la Repúblicadel Ecuador), a través de la cual se exhortó a laparte demandada a que “en aplicación de lodispuesto en el artículo 25 del Tratado de Crea-ción del Tribunal adopte las medidas necesa-rias para adecuar la situación legal y adminis-trativa derivada de la expedición de los Decre-tos 1344-A de 1993 y 1738 de 1994, de maneraque se restablezca el equilibrio y la armonía dela ley nacional con la normativa andina, conteni-da en la Decisión 344 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena, especialmente en los artícu-los 1, 2, y 143”.

Sobre la base de las consideraciones que ante-ceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE

1° Un signo será registrable como marca sicumple los requisitos previstos en el artículo 81de la Decisión 344 y, además, si no incurre enlas prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83eiusdem.

2° La denominación descriptiva no será distin-tiva y, por tanto, no será registrable como mar-ca, cuando las características del producto oservicio que informa al consumidor o al usuariosean comunes a otros productos o servicios delmismo género.

3° La denominación común o usual que desig-na el género de los productos o servicios queconstituye su objeto no será distintiva y, portanto, no será registrable como marca, pues elregistro otorgaría a su titular un monopolio so-bre dicho género de productos o servicios quesería contrario a la libre competencia. El juiciosobre el alcance genérico de la denominacióndependerá de la relación de ésta con el produc-


to o servicio que pretende distinguir, vistas suscaracterísticas y el nomenclátor de que formeparte, así como del criterio de los consumido-res.

4° En el ámbito de los signos denominativos,el evocativo sugiere en el consumidor o en elusuario ciertas características, cualidades o efectosdel producto o servicio, obligándolo a hacer usode la imaginación y del entendimiento para rela-cionar aquel signo con este objeto. A diferenciadel descriptivo, el evocativo cumple la funcióndistintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

5° En el caso del signo integrado por una omás palabras en idioma extranjero, si el signifi-cado de éstas no forma parte del conocimientocomún, corresponde considerarlas como de fan-tasía, por lo que procede su registro. En cam-bio, si se trata de vocablos genéricos o descrip-tivos cuyo significado se ha hecho del conoci-miento de la mayoría del público consumidor ousuario, habiéndose generalizado su uso, la de-nominación no será registrable.

6° La notoriedad de la marca constituye unacuestión de hecho que ha de ser probada sobrela base, entre otros, de los indicadores previs-tos en el artículo 84 de la Decisión 344. Adiferencia del hecho notorio, dicha notoriedadno se halla implícita en la circunstancia de serla marca ampliamente conocida, sino que esnecesaria la demostración suficiente de su exis-tencia, a través de la prueba, entre otros, deaquellos indicadores.

7° El examen de fondo sobre la registrabilidaddel signo, por parte de la Oficina Nacional Com-petente, tiene carácter obligatorio, y en él debe-rán tomarse en cuenta las causales de irregis-trabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, con independencia de que se hayanformulado o no observaciones a la solicitud deregistro.

El artículo 96 de la Decisión en referenciano somete la validez o eficacia del examen deregistrabilidad, o de la resolución concesoria odenegatoria de la solicitud de registro, o de lanotificación de ésta, a lapso o término preclusivo

alguno, por lo que, si bien la Oficina NacionalCompetente deberá obrar con arreglo al princi-pio de efectividad de la tutela, su silencio nosignifica conformidad con la solicitud.

8° Si bien los Países Miembros tienen atribui-da la potestad de fortalecer, a través de normasinternas o de acuerdos internacionales, los de-rechos de Propiedad Industrial conferidos en laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, así como el deber de informar a laComisión acerca de las medidas que adopten,ello no los autoriza para establecer nuevos dere-chos o modificar los ya existentes y previstosen la citada Decisión.

De conformidad con la disposición prevista en elartículo 35 del Tratado de Creación de esteÓrgano Comunitario, la Segunda Sala del Tribu-nal de lo Contencioso Administrativo, Distrito deQuito, República del Ecuador, deberá adoptar lapresente interpretación en la sentencia que pro-nuncie y, de conformidad con la disposiciónprevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribu-nal, deberá remitir dicha sentencia a este órga-no jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediantecopia certificada y sellada, y remítase tambiéncopia a la Secretaría General de la ComunidadAndina, para su publicación en la Gaceta Ofi-cial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín LizcanoPRESIDENTE (E)

Rubén Herdoíza MeraMAGISTRADO

Moisés Troconis VillarrealMAGISTRADO

Eduardo Almeida JaramilloSECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fielcopia del original que reposa en el expedientede esta Secretaría. CERTIFICO.-



PROCESO Nº 82-IP-2002

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81;82, literal h; 83, literal a; y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo

de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 delo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Parte actora:

sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. Marca: “CHIP’S”.Expediente Interno N° 3690 AI.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA. San Francisco de Quito, cuatro dediciembre del año dos mil dos.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial delas disposiciones previstas en los artículos 81,82, literal h, 83, literal a, y 95, de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,formulada por la Primera Sala del Tribunal Dis-trital N° 1 de lo Contencioso Administrativo deQuito, República del Ecuador, por órgano de suPresidente, Dr. Víctor Terán Martínez, recibidaen este Tribunal en fecha 5 de septiembre de2002; y,

El informe de los hechos que el solicitanteconsidera relevantes, los que son del tenor si-guiente:

1. Demanda


La parte actora alega en su demanda que, enfecha 8 de diciembre de 1993, presentó ante laDirección Nacional de Propiedad Industrial “lasolicitud de registro de la denominación ‘CHIP’S’como marca de fábrica destinada a proteger losproductos comprendidos dentro de la clase inter-nacional No. 29, trámite signado con el No.43550/93, cuyo extracto fue publicado en la Ga-ceta de Propiedad Industrial No. 348, corres-pondiente al mes de enero de 1994” (Clase 29:“Carne, pescado, aves y caza; extractos decarne; frutas y legumbres en conserva, secas ycocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; hue-vos, leche y productos lácteos; aceites y gra-sas comestibles”); que, en fecha 28 de julio de1994, el apoderado de la Compañía BORDENINC. “presentó observaciones al registro de lamarca de fábrica CHIP’S ...”; que el fundamentode las observaciones lo constituyó “la marca de

fábrica ‘CHIP’S’ solicitada con anterioridad ennuestro País, destinada a proteger los produc-tos comprendidos dentro de la clase internacio-nal No. 29”; que, en fecha 4 de agosto de 1994,el representante de la Compañía CONFITES ECUA-TORIANOS C.A. CONFITECA “presentó obser-vaciones al registro de la marca de fábrica CHIP’S”;y que el fundamento de la observación lo cons-tituyó “la marca de fábrica ‘CHICKS’, registradaen la República del Ecuador, destinada a prote-ger los productos comprendidos dentro de laclase internacional No. 30” (a saber: “Café, té,cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú; sucedáneosdel café; harinas y preparaciones hechas decereales, pan, pastelería y confitería, heladoscomestibles; miel, jarabe de melaza; levadu-ras, polvos para esponjar; sal, mostaza, salsas(con excepción de salsas para ensaladas); es-pecias, hielo”).

Informa finalmente la actora que la DirecciónNacional de Propiedad Industrial denegó el re-gistro de la denominación CHIP’S como marcade fábrica, mediante la providencia No. 0957474del 13 de noviembre de 1996, a cuyo efectoacogió las observaciones formuladas por la Com-pañía BORDEN INC. y rechazó las de la Com-pañía CONFITES ECUATORIANOS C.A.CONFITECA.


La parte actora sostiene en su demanda que “elDirector Nacional de Propiedad Industrial haemitido la resolución impugnada violando lasnormas legales vigentes en materia de Propie-dad Industrial, por cuanto acepta las observa-ciones formuladas al registro de la marca depropiedad de mi representada, a pesar de quehasta la presente fecha no se ha concedido elregistro de la marca de fábrica ‘CHIP’S’ a favorde la Compañía BORDEN INC., por lo que dichacompañía no ha adquirido derecho alguno sobredicha marca, ya que de conformidad con la


legislación vigente, los mismos son conferidosúnicamente por el registro de la misma”; que surepresentada “es una Compañía que ha sidoreconocida en Norte, Centro y Sud América, y anivel mundial como una empresa en la que ope-ra una de las mejores prácticas en cuanto a lacalidad de sus productos …”; y que “En losprimeros cuarenta años se abrieron 20 plantasy en estos últimos diez se han incorporado alGrupo 47 nuevas empresas, sumando a la fe-cha un total de 63 empresas operadoras, en lasque se incluyen siete ubicadas en los EstadosUnidos de América”.


2.1. Según el consultante, el Ministro de Co-mercio Exterior, Industrialización y Pesca de laRepública del Ecuador, en su escrito de contes-tación a la demanda, negó los fundamentos deésta, hizo valer la legalidad y validez de laresolución impugnada y requirió la interpreta-ción prejudicial de los artículos 81, 82, literal h,83, literal a, y 95, de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena.

2.2. Consta en el expediente que el DirectorNacional de Patrocinio del Estado, al dar con-testación a la demanda, opuso las siguientesexcepciones: negativa pura y simple de los fun-damentos de hecho y de derecho de la deman-da; improcedencia de la acción, por cuanto nose exponen los fundamentos de hecho y dederecho con claridad y precisión; la demandano cumple con los requisitos exigidos en elartículo 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten-cioso Administrativa; legitimidad del acto admi-nistrativo dictado por el Director Nacional dePropiedad Industrial; caducidad del derecho yprescripción de la acción, de conformidad conel artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción Con-tencioso Administrativa; y oposición al reclamode la indemnización patrimonial.

2.3. Consta asimismo en el expediente la inter-vención, a título de tercero coadyuvante, de laempresa CORPORATIVO INTERNACIONALMEXICANO S.A. DE C.V. (“actual propietaria dela marca de fábrica ‘CHIPS’ originalmente soli-citada por Borden Inc.”), según la cual, “… BOR-DEN, INC. solicitó el 2 de marzo de 1988 elregistro de la marca de fábrica ‘CHIPS’ … desti-nada a proteger productos comprendidos en laClase Internacional No. 29 … BORDEN INC.formuló observaciones en base de la solicitud

de registro de la marca ‘CHIPS’ de marzo 2 de1988 y al amparo de lo dispuesto en la letra a)del Art. 83 de la decisión 344 … La normacitada protege la solicitud y reivindica el dere-cho de prioridad, por cuanto no permite el regis-tro de aquellos signos que sean idénticos o seasemejen A UNA MARCA ANTERIORMENTESOLICITADA PARA REGISTRO, de forma quepuedan inducir al público a error … El hecho deque existiese casi total semejanza gráfico-vi-sual y fonético-auditiva que permitía a las mar-cas ser confundibles a primera vista, era evi-dente, ya que entre ‘CHIP’S’ y ‘CHIPS’, existíansuficientes elementos comunes … que volvíana la marca solicitada por CENTRAL IMPULSORAS.A. DE C.V. irregistrable, pues las dos deno-minaciones se escriben, pronuncian y suenande manera idéntica, confusión que se acentúasi tomamos en cuenta que las dos marcas esta-ban destinadas a distinguir productos de la mis-ma naturaleza y clase internacional”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solici-ta son las disposiciones consagradas en losartículos 81, 82, literal h, 83, literal a, y 95, de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena;




Que, por tanto, corresponde a este Tribunalrealizar la interpretación de las disposicionesprevistas en los artículos 81, 82, literal h, 83,


literal a, y 95, de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena; además, con funda-mento en la potestad que deriva del artículo 34de su Tratado de Creación, el Tribunal estimapertinente interpretar de oficio la disposiciónprevista en el artículo 93 eiusdem; los textos delas disposiciones a interpretar son del tenorsiguiente:


Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na”.


(...)

h) Puedan engañar a los medios comercialeso al público, en particular sobre la proce-dencia, la naturaleza, el modo de fabrica-ción, las características o cualidades o laaptitud para el empleo de los productos oservicios de que se trate;

(...)”.


a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error;

(...)”.

“Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábi-les siguientes a la publicación, cualquier per-sona que tenga legítimo interés, podrá pre-sentar observaciones al registro de la marcasolicitado.

A los efectos del presente artículo, se enten-derá que también tienen legítimo interés parapresentar observaciones en los demás Paí-ses Miembros, tanto el titular de una marcaidéntica o similar para productos o servicios,respecto de los cuales el uso de la marcapueda inducir al público a error, como quienprimero solicitó el registro de esa marca encualquiera de los Países Miembros”.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite laobservación y no incurriendo ésta en las cau-sales del artículo anterior, la oficina nacionalcompetente notificará al peticionario para que,dentro de treinta días hábiles contados apartir de la notificación, haga valer sus alega-tos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artícu-lo, la oficina nacional competente decidirásobre las observaciones y la concesión odenegación del registro de marca, lo cualnotificará al peticionario mediante resolucióndebidamente motivada”.


El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena contiene unadefinición del concepto de marca. Sobre la basede esta definición legal, el Tribunal ha interpre-tado que la marca constituye un bien inmaterialrepresentado por un signo que, perceptible através de medios sensoriales y susceptible derepresentación gráfica, sirve para identificar ydistinguir en el mercado los productos o servi-cios producidos o comercializados por una per-sona de otros idénticos o similares, a fin de queel consumidor o usuario medio los valore, dife-rencie, identifique y seleccione, sin riesgo deconfusión o error acerca del origen o la calidaddel producto o servicio de que se trate.

La marca protege el interés de su titular,otorgándole un derecho exclusivo sobre el signodistintivo de sus productos y servicios, así comoel interés general de los consumidores o usua-rios a quienes se halla destinada, garantizandoa éstos la certeza de origen del producto oservicio que el signo distingue, permitiéndoles,en consecuencia, valorar, diferenciar, identificary seleccionar el respectivo producto o serviciosin riesgo de error o confusión acerca de suorigen o calidad. En definitiva, la marca procuragarantizar la transparencia en el mercado.


El artículo 81 en referencia somete ademásel registro de un signo como marca al cumpli-miento de los siguientes requisitos:

En primer lugar, el signo debe ser percepti-ble, es decir, susceptible de ser aprehendidopor el consumidor o el usuario a través de lossentidos, a fin de ser captado, retenido y asimi-lado por éste. La percepción se realiza, por logeneral, a través del sentido de la vista. Por ello,se consideran signos perceptibles, entre otros,los que consisten en letras, palabras, figuras,dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

En segundo lugar, el signo debe ser suficien-temente distintivo, es decir, apto para identificary distinguir en el mercado los productos o servi-cios producidos o comercializados por una per-sona de otros idénticos o similares. Esta apti-tud distintiva constituye presupuesto indispen-sable para que la marca cumpla sus funcionesprincipales de indicar al consumidor la identidaddel origen empresarial y la calidad del productoo servicio. La fuerza distintiva, además, debeser suficiente, es decir, de tal magnitud que nohaya razón para temer que el signo induzca aerror o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser suscepti-ble de representación gráfica, es decir, aptopara ser expresado en imágenes o por escrito,lo que confirma que, en principio, ha de servisualmente perceptible. Por ello, las formasrepresentativas en que consisten los signos pue-den estar integradas por letras, palabras, figu-ras, dibujos o cifras, por separado o en conjun-to. Este requisito guarda correspondencia conel previsto en el artículo 88, literal d, eiusdem,en el cual se exige que la solicitud de registrosea acompañada por la reproducción de la mar-ca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro deun signo como marca si éste no cumple losrequisitos acumulativos que la citada disposi-ción prevé en forma expresa.

II. De los signos engañosos

El literal h del artículo 82 de la Decisión 344prohíbe el registro como marca de los signosque puedan engañar a los medios comerciales oal público, en particular sobre la procedencia, lanaturaleza, el modo de fabricación, las caracte-rísticas o cualidades, o la aptitud para el em-pleo de los productos o servicios.

Se trata de una prohibición de carácter gene-ral que se configura con la posibilidad de que elsigno induzca a engaño, sin necesidad de queéste se produzca efectivamente. La citada pro-hibición se desarrolla a través de una enumera-ción no exhaustiva de supuestos que tienen encomún el motivo que impide su registro, cual esque el signo engañoso no cumple las funcionespropias del signo distintivo, toda vez que, enlugar de indicar el origen empresarial del pro-ducto o servicio a que se refiere y su nivel decalidad, induce a engaño en torno a estas cir-cunstancias a los medios comerciales o al pú-blico consumidor o usuario, y, de este modo,enturbia el mercado.

En diversas ocasiones, el Tribunal ha soste-nido que “el engaño se produce cuando un sig-no provoca en la mente del consumidor unadistorsión de la realidad acerca de la naturalezadel bien o servicio, sus características, su pro-cedencia, su modo de fabricación, la aptitudpara su empleo u otras informaciones que in-duzcan al público a error. La prohibición deregistrar signos engañosos, tal como se ha pro-nunciado este Tribunal se dirige a precautelar elinterés general o público, es decir, del consumi-dor”. (Sentencias dictadas en el Proceso N° 35-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 422, del 30de marzo de 1999, caso “GLEN SIMON”; y en elProceso N° 38-IP-99, publicada en la G.O.A.C.N° 419, del 17 de marzo de 1999, caso “LEO”).

Cabe agregar que la prohibición se configuratambién cuando el signo es parcialmente verazy parcialmente inexacto. Por ello, en el caso deuna marca mixta, si uno de sus elementos pue-de inducir a engaño, la marca deberá conside-rarse engañosa in totum y no podrá ser regis-trada.

III. De la comparación entre signos. De laidentidad y semejanza. Del riesgo deconfusión. De las reglas de compara-ción

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344consagran otras prohibiciones para el registrode un signo como marca. Según la prevista enel artículo 83, literal a, no podrá registrarse elsigno que, en relación con derechos de terce-ros, sea idéntico o se asemeje de forma quepueda inducir al público a error, a una marcaanteriormente solicitada para registro o registra-da por un tercero para el mismo producto o


servicio, o para un producto o servicio respectodel cual el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error.

Del texto del artículo citado se desprendeque la prohibición no exige que el signo pen-diente de registro induzca a error a los consumi-dores o usuarios, sino que basta la existenciade este riesgo para que se configure aquellaprohibición.

El Tribunal ha distinguido entre la “semejan-za” y la “identidad” de los signos en los térmi-nos siguientes: “... la simple semejanza presu-pone que entre los objetos que se comparanexisten elementos comunes pero coexistiendocon otros aparentemente diferenciadores, pro-duciéndose por tanto la confundibilidad. En cam-bio, entre marcas o signos idénticos, se suponeque nos encontramos ante lo mismo, sin dife-rencia alguna entre los signos” (Sentencia dic-tada en el Proceso N° 22-IP-2001, del 13 dejunio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690,del 23 de julio del mismo año, caso “ERA”).

La identidad o la semejanza de los signospuede dar lugar a dos tipos de confusión: ladirecta, caracterizada porque el vínculo de iden-tidad o semejanza conduce al comprador a ad-quirir un producto determinado en la creencia deque está comprando otro, lo que implica la exis-tencia de un cierto nexo también entre los pro-ductos; y la indirecta, caracterizada porque elcitado vínculo hace que el consumidor atribuya,en contra de la realidad de los hechos, a dosproductos o servicios que se le ofrecen, unorigen empresarial común.

Para establecer la existencia del riesgo deconfusión entre el signo pendiente de registrorespecto de una marca ya registrada, o ya soli-citada para registro, será necesario determinarsi existe identidad o semejanza entre los signosen disputa, tanto entre sí como en relación conlos productos o servicios distinguidos por ellos,y considerar la situación de los consumidores ousuarios, la cual variará en función de los pro-ductos o servicios de que se trate.

En el caso de autos, la comparación entrelos signos en disputa habrá de hacerse desdesus elementos fonético, gráfico y conceptual.Sin embargo, dicha comparación deberá serconducida por la impresión unitaria que el signoha de producir en la sensorialidad igualmente

unitaria del consumidor o del usuario medio aque está destinado. Por tanto, la valoracióndeberá hacerse sin descomponer la unidad decada signo, de modo que, en el conjunto de loselementos que lo componen, el todo prevalezcasobre sus partes, a menos que aquél se halleprovisto de un elemento dotado de tal aptituddistintiva que, por esta razón especial, se cons-tituya en factor determinante de la valoración.

En este contexto, el Tribunal ha establecidoque la similitud visual se presenta por lo pareci-do de las letras entre los signos a compararse,en los que la sucesión de vocales, la longitud dela o de las palabras, el número de sílabas, lasraíces o las terminaciones iguales, puedenincentivar el grado de confusión. Y habrá lugar apresumir la semejanza entre los signos si lasvocales idénticas se hallan situadas en el mis-mo orden, vista la impresión general que, tantodesde el punto de vista ortográfico como fonéti-co, produce el citado orden de distribución.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunalha señalado que la misma depende, entre otrosfactores, de la identidad de la sílaba tónica y dela coincidencia en las raíces o terminaciones,pero que, a fin de determinar la existencia realde una posible confusión, deben tomarse encuenta las particularidades de cada caso, pueslas marcas denominativas se forman por unconjunto de letras que, al ser pronunciadas,emiten sonidos que se perciben por los consu-midores de modo distinto, según su estructuragráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, haindicado que la misma se configura entre signosque evocan una idea idéntica o semejante.

En definitiva, el Tribunal estima que la confu-sión puede manifestarse cuando, al percibir lamarca, el consumidor supone que se trata de lamisma a que está habituado, o cuando, si bienencuentra cierta diferencia entre las marcas enconflicto, cree, por su similitud, que provienendel mismo productor o fabricante.

Finalmente, a objeto de verificar la existenciadel riesgo de confusión, el examinador deberátomar en cuenta los criterios que, elaboradospor la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratadode Marcas de Fábrica y de Comercio”; BuenosAires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sidoacogidos por la jurisprudencia de este Tribunal,y que son del siguiente tenor:


1. La confusión resulta de la impresión deconjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en for-ma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre lasmarcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colo-carse en el lugar del comprador presunto,tomando en cuenta la naturaleza de losproductos o servicios identificados por lossignos en disputa.

IV. Del procedimiento de observaciones alregistro de la marca solicitado

El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344,instaura un procedimiento previo, según el cual,una vez admitida la solicitud de registro, laoficina nacional competente deberá proceder asu publicación. Dentro de los treinta días hábi-les siguientes, cualquier persona, provista deinterés legítimo, podrá presentar observacionesal registro solicitado. Se ha considerado quetiene interés legítimo para presentar observacio-nes, tanto el titular de una marca registrada,ante el intento de registrar otra idéntica o simi-lar, como quien formuló primero la solicitud deregistro. La oficina nacional competente puedeadmitir dichas observaciones a trámite o recha-zarlas por extemporáneas, bien por fundamen-tarse en solicitud posterior a la petición de re-gistro de la marca que se observa, o en tratadosno vigentes en el País Miembro en que se solici-ta la marca, bien porque los interesados nohubiesen pagado las tasas de tramitación co-rrespondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina na-cional competente notificará al peticionario paraque, si lo estima conveniente, formule alegatosdentro de los treinta días hábiles contados apartir de su notificación. Vencido este plazo,dicha oficina decidirá sobre las observaciones,a la vista de las pruebas de que disponga y, entodo caso, procederá a realizar el examen deregistrabilidad y a otorgar o denegar el registrode la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidaddel signo tiene carácter obligatorio y deberátomar en cuenta las causales de irregistrabi-lidad previstas en los artículos 82 y 83 de laDecisión en referencia. Por ello, el registro serádenegado, sin necesidad de observaciones, cuando

el signo solicitado sea confundible con una mar-ca notoria, siempre que se halle probada lanotoriedad de ésta.

Por último, se exige que el acto por el cual seconcede o deniega el registro solicitado se en-cuentre debidamente motivado, esto es, queexprese las razones de hecho y de derecho queinclinaron a la oficina nacional competente apronunciarse en uno u otro sentido, sobre labase de las normas jurídicas aplicables y de lassituaciones de hecho constitutivas del acto. ElTribunal ha reiterado a este propósito que: “Lamotivación se contrae en definitiva a explicar elpor qué de la Resolución o Decisión, erigiéndo-se por ello en un elemento sustancial del mismo—y hasta en una formalidad esencial deimpretermitible expresión en el propio acto siuna norma expresa así lo impone— y cuya insu-ficiencia, error o falsedad puede conducir a lanulidad del acto” (Sentencia dictada en el Pro-ceso Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998,publicada en la G.O.A.C. N° 373, del 21 deseptiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).


CONCLUYE

1º Un signo será registrable como marca sicumple los requisitos previstos en el artículo 81de la Decisión 344, y si no incurre en las prohi-biciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem.

2° No será registrable como marca el signoque pueda inducir a engaño, a los medios co-merciales o al público consumidor o usuario, entorno a la procedencia, naturaleza, modo defabricación, características, cualidades o apti-tud para el empleo del producto o servicio deque se trate.

3° Para establecer si existe riesgo de confu-sión entre el signo pendiente de registro y lamarca ya registrada o solicitada con anteriori-dad para registro, será necesario determinar siexiste vinculo de identidad o semejanza entrelos signos en disputa, tanto entre sí como enrelación con los productos distinguidos por ellos,y considerar la situación del consumidor medio,la cual variará en función de tales productos.Para esa determinación no bastará con cual-quier semejanza entre los signos en disputa,


puesto que será legalmente necesario que lamisma pueda inducir a confusión o error en elmercado.

4° La comparación entre signos susceptiblesde inducir a confusión en el mercado habrá dehacerse desde sus elementos fonético, gráficoy conceptual, pero conducida por la impresiónunitaria que cada uno de dichos signos habrá deproducir en la sensorialidad igualmente unitariadel consumidor medio a que están destinadoslos productos. Por tanto, la valoración deberáhacerse sin descomponer la unidad de cadasigno, de modo que, en el conjunto de los ele-mentos que lo integran, el todo prevalezca so-bre sus partes, a menos que aquél se halleprovisto de un elemento dotado de tal aptituddistintiva que, por esta razón especial, se cons-tituya en factor determinante de la valoración.

5° Durante el procedimiento para el registro deun signo como marca, cualquier persona provis-ta de interés legítimo podrá, en la oportunidadprevista en el artículo 93 de la Decisión 344,presentar observaciones al registro de la marcasolicitado, sobre la base de una marca ya regis-trada o ya presentada con anterioridad pararegistro. Admitidas las observaciones, la oficinanacional competente notificará al peticionariopara que, si lo estima conveniente, formule ale-gatos dentro de los treinta días hábiles siguien-tes a su notificación. El funcionario administrati-vo competente deberá realizar el examen defondo, acerca de la registrabilidad del signo,con independencia de que se hayan formulado ono observaciones. Caso de haberse formuladoéstas, el funcionario decidirá sobre el particulara través de un acto administrativo debidamente

motivado, con fundamento en lo alegado y pro-bado en autos.

De conformidad con la disposición prevista enel artículo 35 del Tratado de Creación de esteÓrgano Comunitario, la Primera Sala del Tribu-nal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administra-tivo de Quito, República del Ecuador, deberáadoptar la presente interpretación en la senten-cia que pronuncie y, de conformidad con ladisposición prevista en el artículo 128 del Esta-tuto del Tribunal, deberá remitir dicha senten-cia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediantecopia certificada y sellada, y remítase tambiéncopia a la Secretaría General de la ComunidadAndina, para su publicación en la Gaceta Ofi-cial del Acuerdo de Cartagena.









Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81,82, literal a, y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,

Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de losartículos 83, literales a y d, 84 y 93 eiusdem. Parte actora: C.P.C

INTERNATIONAL INC. Marca: “FRUTICO”.Expediente interno N° 2140-E.G.


VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial delas disposiciones previstas en los artículos 81,82, literal a, y 95, de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, formuladapor el Presidente de la Primera Sala del Tribunalde lo Contencioso Administrativo, Distrito deQuito, República del Ecuador, y recibida eneste Tribunal en fecha 17 de septiembre de2002; y,

El informe de los hechos que el solicitanteconsidera relevantes para la interpretación, yque son del tenor siguiente:

1. Demanda


La parte actora alega en su demanda que “Enla Gaceta de la Propiedad Industrial N° 346 …correspondiente al mes de noviembre de 1993,con el N° 43131, solicitada el 23 de noviembrede 1993, apareció publicada la solicitud de re-gistro como marca de fábrica de la denomina-ción FRUTICO para proteger: ‘Especialmenteproductos agrícolas, hortícolas, verduras y fru-tas frescas. Clase Internacional N° 31’. Solicitóesta inscripción la compañía QUICORNAC S.A.por intermedio de su apoderado ...” (Clase 31:“Productos agrícolas, hortícolas, forestales ygranos, no comprendidos en otras clases; ani-males vivos; frutas y legumbres frescas; semi-llas, plantas y flores naturales; alimentos paralos animales, malta”); que el 19 de mayo de1994, “... mi representada la compañía C.P.C.INTERNATIONAL, INC., presentó observacio-nes en contra de la solicitud de registro de lamarca FRUTICO ... En lo principal estas obser-

vaciones las fundamentó en el hecho de que mirepresentada es propietaria de la famosa y noto-riamente conocida marca de fábrica denomina-da FRUCO, la cual se encuentra registrada enColombia con el N° 36.581 para proteger pro-ductos incluidos (sic) en la Clase InternacionalN° 32; Registro N° 36.582 para proteger produc-tos incluídos en la clase internacional N° 31”(Clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseo-sas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas yzumos de frutas; siropes y otras preparacionespara hacer bebidas”); y que “... mediante Reso-lución de 20 de abril de 1995 ... contenida en elOficio N° 0943709 el Director Nacional de Pro-piedad Industrial resuelve Rechazar las obser-vaciones y ordena la continuación del trámite deregistro de la marca de fábrica FRUTICO solici-tada por QUICORNAC S.A.”, con fundamentoen que “entre las marcas en controversia noexiste semejanza fonética, auditiva ni visual, asimple vista se observa que las marcas sondistintas, no existe la posibilidad de confusiónen el público consumidor o en los medios co-merciales”.


Según la actora, su representada: “a) … tienedebidamente registrada bajo los N° 36581 y36582 la marca FRUCO para proteger produc-tos incluidos en las clases internacionales N°32 y 31, respectivamente; por lo tanto, teniendoen consideración que la marca FRUTICO estádestinada a proteger productos de la clase inter-nacional N° 31, evidentemente son de la mismanaturaleza que los productos proteidos (sic) porla marca FRUCO de propiedad de mi represen-tada … b) La marca FRUCO … es una marcafamosa y notoriamente conocida en el Ecuador,en Colombia y en otros países; y la denomina-ción FRUTICO indebidamente solicitada pararegistro por QUICORNAC S.A. incurre en laexpresa prohibición de irregistrabilidad estable-


cida en el literal d) del Art. 83 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ... c)El riesgo de confusión entre FRUCO y FRUTICOes evidente puesto que la denominación FRUTI-CO incluye totalmente la marca FRUCO y laúnica diferencia es el ‘TI’ intermedio, que haceque FRUTICO constituya el diminutivo de FRUCO.Consecuentemente, en los términos de los pre-visto (sic) en el literal d) del Art. 83 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, FRUTICO es la transcripción totalde un signo distintivo notoriamente conocido enel país que solicita el registro … d) Entre ladenominación FRUTICO y la marca FRUCO depropiedad de mi representada a simple vista sepuede notar que existe similitud visual, fonéticay auditiva, lo que inevitablemente ocasiona quelas marcas se confundan a primera vista; sien-do por tanto evidente que la similaridad de lasmarcas llevaría necesariamente a confusión enel público consumidor quien será fácilmenteinduvido (sic) a error; enganándose (sic) de estamanera al público consumidor, pues inevitable-mente creería que se trata de los famosos pro-ductos de mi representada; y en consecuenciala denominación FRUTICO incurre en la prohibi-ción estipulada en el literal a) del Art. 83 de laDecisión 344 ...”.


2.1. El consultante informa que el Jefe delDepartamento de Defensa Judicial de la Procura-duría General del Estado, en la oportunidad dela contestación a la demanda, opuso las si-guientes excepciones: “1.- Negativa pura y sim-ple de los fundamentos de hecho y de derechode la demanda; 2.- Improcedencia de la deman-da porque no reúne los requisitos previstos enlos arts. 3 y 30 de la Ley de la JurisdicciónContencioso Administrativa pues el actor noseñala que clase de recurso deduce; 3.- Legiti-midad del acto administrativo; y, 4.- Caducidaddel derecho del actor y prescripción de la ac-ción”.

2.2. Agrega el consultante que el Ministro deIndustrias, Comercio, Integración y Pesca de laRepública del Ecuador opuso, por su parte, lassiguientes excepciones: “1.- Legalidad y vali-dez de la Resolución impugnada; 2.- Negativade los fundamentos de la demanda; y, 3.- Inter-pretación prejudicial previa de los artículos 81,82 literal a) y 95 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena ...”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solici-ta son las disposiciones consagradas en losartículos 81, 82, literal a, y 95, de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;


Que, de conformidad con la disposición se-ñalada en el artículo 32 del Tratado de Creacióndel Tribunal, en correspondencia con lo dis-puesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto(codificado mediante la Decisión 500), este Tri-bunal es competente para interpretar por víaprejudicial las normas que conforman el ordena-miento jurídico de la Comunidad Andina;


Que, por tanto, corresponde a este Tribunalrealizar la interpretación de las disposicionescontempladas en los artículos 81, 82, literal a, y95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena; asimismo, el Tribunal, confundamento en la potestad que deriva del artícu-lo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, esti-ma pertinente interpretar de oficio las disposi-ciones previstas en los artículos 83, literales a yd, 84 y 93 eiusdem, cuyos textos son del tenorsiguiente:


Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na.”



a) No puedan constituir marca conforme alartículo anterior;

(...)”



(...)

d) Constituyan la reproducción, la imitación,la traducción o la transcripción, total oparcial, de un signo distintivo notoriamen-te conocido en el país en el que solicita elregistro o en el comercio subregional, ointernacional sujeto a reciprocidad, por lossectores interesados y que pertenezca aun tercero. Dicha prohibición será aplica-ble, con independencia de la clase, tantoen los casos en los que el uso del signo sedestine a los mismos productos o servi-cios amparados por la marca notoriamenteconocida, como en aquellos en los que eluso se destine a productos o serviciosdistintos.


(...)”.

“Artículo 84.- Para determinar si una marcaes notoriamente conocida, se tendrán en cuenta,entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre elpúblico consumidor como signo distintivode los productos o servicios para los quefue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión yde la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso cons-tante;

d) El análisis de producción y mercadeo delos productos que distingue la marca”.

“Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábi-les siguientes a la publicación, cualquier per-sona que tenga legítimo interés, podrá pre-sentar observaciones al registro de la marcasolicitado.

A los efectos del presente artículo, se enten-derá que también tienen legítimo interés parapresentar observaciones en los demás Paí-ses Miembros, tanto el titular de una marcaidéntica o similar para productos o servicios,respecto de los cuales el uso de la marcapueda inducir al público a error, como quienprimero solicitó el registro de esa marca encualquiera de los Países Miembros”.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite laobservación y no incurriendo ésta en las causalesdel artículo anterior, la oficina nacional com-petente notificará al peticionario para que,dentro de treinta días hábiles contados apartir de la notificación, haga valer sus alega-tos, de estimarlo conveniente.



El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena contiene una defini-ción del concepto de marca. Sobre la base deesta definición legal, el Tribunal ha interpretadoque la marca constituye un bien inmaterial re-presentado por un signo que, perceptible a tra-vés de medios sensoriales y susceptible derepresentación gráfica, sirve para identificar ydistinguir en el mercado los productos o servi-cios producidos o comercializados por una per-sona de otros idénticos o similares, a fin de queel consumidor o usuario medio los valore, dife-rencie, identifique y seleccione, sin riesgo deconfusión o error acerca del origen o la calidaddel producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otor-gándole un derecho exclusivo sobre el signo


distintivo de sus productos y servicios, así comoel interés general de los consumidores o usua-rios a quienes se halla destinada, garantizandoa éstos la certeza de origen del producto oservicio que el signo distingue, permitiéndoles,en consecuencia, valorar, diferenciar, identificary seleccionar el respectivo producto o serviciosin riesgo de error o confusión acerca de suorigen o calidad. En definitiva, la marca procuragarantizar la transparencia en el mercado.



En segundo lugar, el signo debe ser suficiente-mente distintivo, es decir, apto para identificar ydistinguir en el mercado los productos o servi-cios producidos o comercializados por una per-sona de otros idénticos o similares. Esta apti-tud distintiva constituye presupuesto indispen-sable para que la marca cumpla sus funcionesprincipales de indicar el origen empresarial y lacalidad del producto o servicio. La distintividad,además, debe ser suficiente, es decir, de talmagnitud que no haya razón para temer que elsigno induzca a error o confusión en el merca-do.

Según el Tribunal, cuando un signo —protegidopor el derecho marcario— es capaz por sí mis-mo de distinguir los bienes que representa, seestá frente a la distintividad intrínseca, y cuan-do también distingue dichos bienes de los de-más en el mercado, se está ante la distintividadextrínseca. De reunir la marca tales condicio-nes, podrá participar en una competencia co-mercial clara y leal en beneficio de la colectivi-dad. (Criterios recogidos en las sentencias deinterpretación prejudicial N° 12-IP-96, publicadaen la G.O.A.C. N° 265, del 16.V.97, caso “MAR-GARINA EXCLUSIVA”; N° 32-IP-96, publicadaen la G.O.A.C. N° 279, del 25.VII.97, caso “DC’OS”;y N° 31-IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 450,del 21.VI.99, caso “LOS ALPES”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptiblede representación gráfica, es decir, apto paraser expresado en imágenes o por escrito, lo queconfirma que, en principio, ha de ser visualmenteperceptible. Por ello, las formas representativasen que consisten los signos pueden estar cons-tituidas por letras, palabras, figuras, dibujos ocifras, por separado o en conjunto. Este requisi-to guarda correspondencia con el previsto en elartículo 88, literal d, en el cual se exige que lasolicitud de registro sea acompañada por lareproducción de la marca cuando ésta contengaelementos gráficos.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de unsigno como marca si éste no cumple los requi-sitos acumulativos que la citada disposiciónprevé en forma expresa; y además, el artículo82, literal a, impide el otorgamiento de dichoregistro a toda denominación que no pueda serconsiderada como marca por no cumplir aque-llos requisitos.

II. Del riesgo de confusión. De la compara-ción entre marcas

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consa-gran otras prohibiciones para el registro de unsigno como marca. Según la prevista en el ar-tículo 83, literal a, no podrá registrarse el signoque, en relación con derechos de terceros, seaidéntico o se asemeje de forma que pueda indu-cir al público a error, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un ter-cero para el mismo producto o servicio, o paraun producto o servicio respecto del cual el usode la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo citado se desprende que laprohibición no exige que el signo pendiente deregistro induzca a error a los consumidores ousuarios, sino que basta la existencia de esteriesgo para que se configure aquella prohibición.

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión será necesario determinar si existe iden-tidad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como en relación con los produc-tos o servicios distinguidos por ellos, y conside-rar la situación de los consumidores o usua-rios, la cual variará en función de los productoso servicios de que se trate.

En consecuencia, los supuestos que puedendar lugar al riesgo de confusión entre varias


denominaciones y los productos o servicios quecada una de ellas ampara, serían los siguien-tes: que exista identidad entre los signos endisputa y también entre los productos o servi-cios distinguidos por ellos; o identidad entre lossignos y semejanza entre los productos o servi-cios; o semejanza entre los signos e identidadentre los productos y servicios; o semejanzaentre aquéllos y también semejanza entre és-tos.

La identidad o la semejanza de los signos pue-de dar lugar a dos tipos de confusión: la directa,caracterizada porque el vínculo de identidad osemejanza conduce al comprador a adquirir unproducto determinado en la creencia de queestá comprando otro, lo que implica la existen-cia de un cierto nexo también entre los produc-tos; y la indirecta, caracterizada porque el cita-do vínculo hace que el consumidor atribuya, encontra de la realidad de los hechos, a dos pro-ductos o servicios que se le ofrecen, un origenempresarial común.

Por tanto, de existir semejanza entre el signopendiente de registro y la marca ya registrada,existirá el riesgo de que el consumidor o usuariorelacione y confunda aquel signo con esta mar-ca. En el presente caso, procede establecer laexistencia o no de semejanza entre los signosen disputa, y su comparación —tomando encuenta su naturaleza— habrá de hacerse desdesus elementos fonético, gráfico y conceptual.Sin embargo, dicha comparación deberá serconducida por la impresión unitaria que el signohabrá de producir en la sensorialidad igualmen-te unitaria del consumidor o del usuario medio aque está destinado. Por ello, la valoración debe-rá hacerse sin descomponer la unidad de cadasigno, de modo que, en el conjunto de los ele-mentos que lo integran, el todo prevalezca so-bre sus partes, a menos que aquél se halleprovisto de un elemento dotado de tal aptituddistintiva que, por esta razón especial, se cons-tituya en factor determinante de la valoración.

A este propósito, el Tribunal ha establecido quela similitud visual se presenta por lo parecido delas letras entre los signos a compararse, en losque la sucesión de vocales, la longitud de lapalabra o palabras, el número de sílabas, lasraíces o las terminaciones iguales, pueden in-crementar el grado de confusión. Y habrá lugara presumir la semejanza entre los signos si lasvocales idénticas se hallan situadas en el mis-

mo orden, vista la impresión general que, tantodesde el punto de vista ortográfico como fonéti-co, produce el citado orden de distribución.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal haseñalado que la misma depende, entre otrosfactores, de la identidad de la sílaba tónica y dela coincidencia en las raíces o terminaciones,pero que, a fin de determinar la existencia de laconfusión, deben tomarse en cuenta las parti-cularidades de cada caso, puesto que las mar-cas denominativas se forman por un conjunto deletras que, al ser pronunciadas, emiten sonidosque se perciben por los consumidores de mododistinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indica-do que la misma se configura entre signos queevocan una idea idéntica o semejante.

En definitiva, el Tribunal ha estimado que laconfusión puede manifestarse cuando, al soloapercibimiento de la marca, el consumidor su-pone que se trata de la misma a que estáhabituado, o cuando, si bien reconoce ciertadiferencia entre las marcas en conflicto, cree,por su similitud, que provienen del mismo pro-ductor o fabricante.

Finalmente, a objeto de verificar la existenciadel riesgo de confusión, el examinador deberátomar en cuenta los criterios que, elaboradospor la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratadode Marcas de Fábrica y de Comercio”; BuenosAires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sidoacogidos por la jurisprudencia de este Tribunal,y que son del siguiente tenor:





III. De la marca notoria y de su prueba

Este Tribunal ha calificado de notoria a la mar-ca provista de la cualidad de ser conocida por


una colectividad de individuos pertenecientes algrupo de consumidores o usuarios del tipo debienes o servicios de que se trate, por encon-trarse ampliamente difundida entre dicho grupo.(Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en laG.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997,caso “REMAVENCA”).

Ahora bien, a tenor de la disposición prevista enel artículo 83, literal d, de la Decisión 344, elreconocimiento de la marca notoria como signodistintivo de bienes o servicios determinadospresupone su conocimiento en el país en que seha solicitado su registro o en el comerciosubregional, o internacional sujeto a reciproci-dad, por los sectores interesados, es decir, porla mayor parte del sector de consumidores ousuarios a que están destinados los bienes oservicios en referencia.

Por ello, el Tribunal reitera que “la protección dela marca notoria no se encuentra limitada porlos principios de ‘especialidad’ y de ‘territoriali-dad’ generalmente aplicables con relación a lasmarcas comunes” (Sentencia dictada en el ex-pediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001,publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 demayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”;criterio tomado a su vez de la sentencia dictadaen el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubrede 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Así, la protección de la marca notoria se confi-gura aun en el caso de que no exista similitudentre el producto o servicio a que se refiere y elcorrespondiente al signo cuyo registro ha sidosolicitado, toda vez que dicha protección no sedirige a evitar el riesgo de confusión sino, comose indicó, a prevenir que otra marca aproveche operjudique indebidamente el carácter distintivoo el prestigio de aquélla.

En cuanto a la prueba de la notoriedad de lamarca, el Tribunal se ha pronunciado en lostérminos siguientes:

“En la concepción proteccionista de la marcanotoria, ésta tiene esa clasificación para efectosde otorgarle otros derechos que no los tienenlas marcas comunes, pero eso no significaque la notoriedad surja de la marca por sísola, o que para su reconocimiento legal notengan que probarse las circunstancias que

precisamente han dado a la marca ese sta-tus” (Sentencia dictada en el expediente N°08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publica-da en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubrede 1996, caso “LISTER”).

En efecto, la notoriedad de la marca constituyeuna cuestión de hecho que ha de ser probadasobre la base, entre otros, de los criterios pre-vistos en el artículo 84 de la Decisión 344, asaber, la extensión de su conocimiento, la in-tensidad y el ámbito de la difusión y de lapublicidad o promoción de la marca, su antigüe-dad y uso constante, y el análisis de produccióny mercadeo de los productos que la marca dis-tingue.

La previsión normativa de los citados indicadoresde notoriedad de la marca hace inaplicable a surespecto, la máxima notoria non egent probatione.Y es que, a diferencia del hecho notorio, lanotoriedad de la marca no se halla implícita enla circunstancia de ser ampliamente conocida,sino que es necesaria la demostración suficien-te de su existencia, a través de la prueba, entreotros, de aquellos indicadores.



A propósito de la disposición prevista en elartículo 93, inciso segundo, de la Decisión enreferencia, el Tribunal ha señalado que se “...


amplía la observación al registro de una marcafuera de las fronteras nacionales como mediode lograr en algún posterior momento lainstitucionalidad de la marca comunitaria. Lafigura prevista a partir de la Decisión 344 nocontempla —a diferencia de la nueva normativaque regula la materia— otras exigencias, sinpor ello admitir que esta observación andinaimplique una protección extraterritorial de lamarca ya que, aún durante la vigencia de laDecisión 344, para que aquella produzca efec-tos en los Países Miembros, es necesario pro-ceder a registrarla en cada uno de ellos, sinque exista la posibilidad de que la inscripciónen uno solo pueda extenderse a los demás. Noal argumento de la República del Perú sobreuna excepción al principio de territorialidad su-puestamente establecido en el artículo 93 dela Decisión 344, sino que la ampliación delconcepto de territorialidad que consagra el in-ciso segundo de dicha norma, hace referenciaúnicamente al caso de que el registro y lassolicitudes de marcas presentadas en cual-quier País Miembro puedan permitir a su titularpresentar observaciones en los demás paísesde la Subregión, siendo siempre la Oficina Na-cional competente quien decida respecto a laprocedencia o no de dichas observaciones” (Sen-tencia dictada en el Proceso 93-AI-2000, del 22de enero de 2002, publicada en la G.O.A.C. N°764, del 26 de febrero del mismo año, acción deincumplimiento ejercida por la Secretaría Gene-ral de la Comunidad Andina contra la Repúblicadel Perú).

Una vez admitidas las observaciones, la oficinanacional competente notificará al peticionariopara que, si lo estima conveniente, formule ale-gatos dentro de los treinta días hábiles conta-dos a partir de su notificación. Vencido esteplazo, dicha oficina decidirá sobre las observa-ciones, a la vista de las pruebas de que dispon-ga y, en todo caso, procederá a realizar elexamen de registrabilidad y a otorgar o denegarel registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad delsigno tiene carácter obligatorio y deberá tomaren cuenta las causales de irregistrabilidad pre-vistas en los artículos 82 y 83 de la Decisión enreferencia. Por ello, el registro será denegado,sin necesidad de observaciones, cuando la mar-ca solicitada sea confundible con una marcanotoria, siempre que se halle probada la notorie-dad de ésta.

Por último, se exige que el acto por el cual seconcede o deniega el registro solicitado se en-cuentre debidamente motivado, esto es, queexprese las razones de hecho y de derecho queinclinaron a la oficina nacional competente apronunciarse en uno u otro sentido, sobre labase de las normas jurídicas aplicables y de lassituaciones de hecho constitutivas del acto. ElTribunal ha reiterado a este propósito que: “Lamotivación se contrae en definitiva a explicar elpor qué de la Resolución o Decisión, erigiéndo-se por ello en un elemento sustancial del mis-mo —y hasta en una formalidad esencial deimpretermitible expresión en el propio acto siuna norma expresa así lo impone— y cuyainsuficiencia, error o falsedad puede conducir ala nulidad del acto” (Sentencia dictada en elProceso Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998,publicada en la G.O.A.C. No. 373, del 21 deseptiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).


CONCLUYE

1° Un signo será registrable como marca sicumple los requisitos previstos en el artículo 81de la Decisión 344, y si no incurre en las prohi-biciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem.

2º Para establecer si existe riesgo de confu-sión entre las marcas en disputa, será necesa-rio determinar la existencia o no de relación deidentidad o semejanza entre las mismas, tantoentre sí como en relación con los productosdistinguidos por ellas, y considerar la situacióndel consumidor medio, la cual variará en funciónde tales productos. Para esa determinación nobastará con cualquier semejanza entre los sig-nos, puesto que es legalmente necesario que lamisma pueda inducir a confusión o error en elmercado.

3° La comparación entre signos susceptiblesde inducir a error en el mercado habrá de hacer-se desde sus elementos fonético, gráfico y con-ceptual, pero conducida por la impresión unita-ria que cada uno de dichos signos habrá deproducir en la sensorialidad igualmente unitariadel consumidor medio al que están destinadoslos productos. Por tanto, la valoración deberáhacerse sin descomponer la unidad de cadasigno, de modo que, en el conjunto de los ele-


mentos que lo integran, el todo prevalezca so-bre sus partes, a menos que aquél se halleprovisto de un elemento dotado de tal aptituddistintiva que, por esta razón especial, se cons-tituya en factor determinante de la valoración.

4° La protección especial que se otorga a lamarca notoriamente conocida se extiende —ca-so de haber riesgo de confusión por similitudcon un signo pendiente de registro— con inde-pendencia de la clase a que pertenezca el pro-ducto o servicio de que se trate y del territorioen que haya sido registrada, pues se buscaprevenir su aprovechamiento indebido, así comoimpedir el perjuicio que el registro del signosimilar pudiera causar a la fuerza distintiva o ala reputación de aquélla.

La notoriedad de la marca no se halla implí-cita en la circunstancia de ser ampliamenteconocida, sino que, por tratarse de una cuestiónde hecho, es necesaria la demostración sufi-ciente de su existencia, a través de la prueba,entre otros, de los indicadores previstos en elartículo 84 de la Decisión 344.

5º Durante el procedimiento para el registro deun signo como marca, cualquier persona provis-ta de interés legítimo podrá, en la oportunidadprevista en el artículo 93 de la Decisión 344,presentar observaciones al registro de la marcasolicitado, sobre la base de una marca registra-da o de una solicitud ya presentada en cualquie-ra de los Países Miembros. Admitidas las ob-servaciones, la oficina nacional competente no-tificará al peticionario para que, si lo estimaconveniente, formule alegatos dentro de los trein-ta días hábiles contados a partir de su notifica-ción. El funcionario administrativo competentedeberá realizar el examen de fondo sobre laregistrabilidad del signo, con independencia de

que se hayan formulado o no observaciones.Caso de haberse formulado éstas, el funcionariodecidirá sobre el particular a través de un actoadministrativo debidamente motivado, con fun-damento en lo alegado y probado en autos.

De conformidad con la disposición prevista enel artículo 35 del Tratado de Creación de esteÓrgano Comunitario, la Primera Sala del Tribu-nal de lo Contencioso Administrativo, Distrito deQuito, República del Ecuador, deberá adoptar lapresente interpretación en la sentencia que pro-nuncie y, de conformidad con la disposiciónprevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribu-nal, deberá remitir dicha sentencia a este órga-no jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediantecopia certificada y sellada, y remítase tambiéncopia a la Secretaría General de la ComunidadAndina, para su publicación en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena.









Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83,literal a, y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,

solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del

artículo 81 eiusdem. Parte actora: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DECONCRETO S.A. TUBESA S.A. Marca: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS

DE CONCRETO TUBESA S.A.”. Expediente interno N° 5839


VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial delas disposiciones previstas en los artículos 83,literal a, y 95 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejode Estado de la República de Colombia, Sala delo Contencioso Administrativo, Sección Prime-ra, por órgano de su Consejero Ponente, DoctorGabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida eneste Tribunal en fecha 25 de septiembre de2002; y,

El informe de los hechos que el solicitanteconsidera relevantes para la interpretación, yque son del tenor siguiente:

1. Demanda


El consultante desprende de la demanda que:“... el 27 de julio de 1997, a través de apode-rado, la actora solicitó ante la División de SignosDistintivos de la Superintendencia de Indus-tria y Comercio, el registro de la marca TU-BERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRE-TO TUBESA S.A. (MIXTA), para amparar pro-ductos comprendidos en la clase 19 de la Cla-sificación Internacional de Niza” (Clase 19: “Ma-teriales de construcción no metálicos; tubosrígidos no metálicos para la construcción; as-falto, pez y betún; construcciones transportablesno metálicas; monumentos no metálicos”); que“... publicado el extracto de la solicitud en laGaceta de Propiedad Industrial, la sociedadTubos de Occidente Tubosa S.A. presentó de-manda de observaciones, con base en su marcadenominada TUBOSA Clase 19”; que “... la

Superintendencia de Industria y Comercio ex-pidió la Resolución núm. 20913 de 28 de di-ciembre de 1998, por medio de la cual decla-ró fundada la observación presentada por lasociedad Tubos de Occidente Tubosa S.A. ynegó el registro de la marca solicitada por laactora”; y que “... contra la citada Resolucióninterpuso recurso de reposición y, en subsidioel de apelación; siendo resuelto el primero deellos a través de la Resolución núm. 02413de 19 de febrero de 1999, expedida por la Jefede la División de Signos Distintivos de laSuperintendencia de Industria y Comercio, queconfirmó la Resolución impugnada; y el segundolo fue a través de la Resolución No. 12577 de30 de junio de 1999, expedida por el Superin-tendente de Industria y Comercio, que tambiénconfirmó la citada Resolución”.


Además, el consultante informa que, según laactora, “... se violó el literal a), del artículo 83 dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, por cuanto la Superintendencia deIndustria y Comercio aplicó e interpretó en for-ma indebida la citada disposición, dado que notuvo en cuenta de que (sic) se trata de dosmarcas mixtas, donde la sociedad observantese dedica a las tuberías plásticas y en general aartículos plásticos del ramo, mientras que la(sic) Tuberías y Prefabricados de Concreto Tu-besa S.A., como su nombre lo indica, se dedicaúnicamente a tuberías de concreto, que tieneun uso de redes de alcantarillado donde técni-camente no es utilizable la tubería plástica; deahí que el consumidor sabe perfectamente cuándoutilizar tubería plástica (instalaciones domicilia-rias), y cuándo la tubería de concreto (grandesredes de alcantarillado)”; y que “... se violó elartículo 95, ibídem, toda vez que los argumen-tos que esgrimió frente a la observación presen-tada no fueron tenidos en cuenta por la Super-


intendencia de Industria y Comercio al momentode decidir sobre la concesión de la marca solici-tada”.


En su escrito de contestación de demanda, elapoderado de la Superintendencia de Industria yComercio de la República de Colombia alegaque: “Con la expedición de las resoluciones n°20913 del 28 de diciembre de 1999 (rectius:1998) y n° 02413 del 19 de febrero de 1999expedidas por el jefe de la División de SignosDistintivos y n° 12577 del 30 de junio de 1999proferida por el Superintendente Delegado parala Propiedad Industrial de la Superintendenciade Industria y Comercio no se ha incurrido enviolación de las normas contenidas ... en laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena”; que “... de conformidad con lasatribuciones legales otorgadas a la Oficina Na-cional Competente (Superintendencia de Indus-tria y Comercio) … el Jefe de la División deSignos Distintivos de la Superintendencia deIndustria y Comercio expidió legal y válidamen-te la resolución n° 20913 del 28 de diciembre de1998 negando el registro de la marca ‘TUBE-RÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETOTUBESA S.A’ para distinguir los productos dela clase 19 de la nomenclatura vigente, solicita-da por la sociedad Tubesa S.A.”; que “... laSuperintendencia de Industria y Comercio comoOficina Nacional Competente se ajustó plena-mente al trámite administrativo previsto en ma-teria marcaria, garantizando el debido procesoy el derecho a la defensa”; y finalmente, conapoyo en elementos extraídos de las senten-cias dictadas por este Tribunal en los procesos14-IP-98, 2-IP-95 y 22-IP-96, argumenta que “Efec-tuado el examen sucesivo y comparativo de lamarca ‘TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DECONCRETO TUBESA S.A.’, frente a la marca‘TUBOSA’, para la clase 19 registrada a favorde la sociedad Tubos de Occidente S.A., seconcluye en forma evidente que son semejantesentre sí, existiendo confundibilidad entre lasmismas en los aspectos gráficos, ortográficos yfonéticos y por tanto, de coexistir en el mercadoconllevarían a error al público consumidor, exis-tiendo la posibilidad de confusión directa e indi-recta entre los mismos, habida cuenta que es-tos creerían que el producto tendría el mismoorigen”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solici-ta son las disposiciones consagradas en losartículos 83, literal a, y 95 de la Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena;




Que, por tanto, corresponde a este Tribunalrealizar la interpretación de las disposicionescontempladas en los artículos 83, literal a, y 95de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena; asimismo, el Tribunal, con funda-mento en la potestad que deriva del artículo 34de su Tratado de Creación, estima pertinenteinterpretar de oficio la disposición prevista en elartículo 81 eiusdem. Las normas a interpretarson del tenor siguiente:


Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán regis-trarse como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presen-ten algunos de los siguientes impedimen-tos:



(...)”.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite laobservación y no incurriendo ésta en las causalesdel artículo anterior, la oficina nacional com-petente notificará al peticionario para que,dentro de treinta días hábiles contados apartir de la notificación, haga valer sus alega-tos, de estimarlo conveniente.



El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena contiene una defini-ción del concepto de marca. Sobre la base deesta definición legal, el Tribunal ha interpretadoque la marca constituye un bien inmaterial re-presentado por un signo que, perceptible a tra-vés de medios sensoriales y susceptible derepresentación gráfica, sirve para identificar ydistinguir en el mercado los productos o servi-cios producidos o comercializados por una per-sona de otros idénticos o similares, a fin de queel consumidor o usuario medio los valore, dife-rencie, identifique y seleccione, sin riesgo deconfusión o error acerca del origen o la calidaddel producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otor-gándole un derecho exclusivo sobre el signodistintivo de sus productos y servicios, así comoel interés general de los consumidores o usua-rios a quienes se halla destinada, garantizandoa éstos la certeza de origen del producto oservicio que el signo distingue, permitiéndoles,en consecuencia, valorar, diferenciar, identificary seleccionar el respectivo producto o servicio,sin riesgo de error o confusión acerca de su

origen o calidad. En definitiva, la marca procuragarantizar la transparencia en el mercado.



En segundo lugar, el signo debe ser suficiente-mente distintivo, es decir, apto para identificar ydistinguir en el mercado los productos o servi-cios producidos o comercializados por una per-sona de otros idénticos o similares. Esta apti-tud distintiva constituye presupuesto indispen-sable para que la marca cumpla sus funcionesprincipales de indicar el origen empresarial y lacalidad del producto o servicio. La distintividad,además, debe ser suficiente, es decir, de talmagnitud que no haya razón para temer que elsigno induzca a error o confusión en el merca-do.

Según el Tribunal, cuando un signo —protegidopor el derecho marcario— es capaz por sí mis-mo de distinguir los bienes que representa, seestá frente a la distintividad intrínseca, y cuan-do también distingue dichos bienes de los de-más en el mercado, se está ante la distintividadextrínseca. De reunir la marca tales condicio-nes, podrá participar en una competencia co-mercial clara y leal en beneficio de la colectivi-dad (Criterios recogidos en las sentencias deinterpretación prejudicial N° 12-IP-96, publicadaen la G.O.A.C. N° 265, del 16.V.97, caso “MAR-GARINA EXCLUSIVA”; N° 32-IP-96, publicadaen la G.O.A.C. N° 279, del 25.VII.97, caso “DC’OS”;y N° 31-IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 450,del 21.VI.99, caso “LOS ALPES”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptiblede representación gráfica, es decir, apto paraser expresado en imágenes o por escrito, lo queconfirma que, en principio, ha de ser visualmenteperceptible. Por ello, las formas representativasen que consisten los signos pueden estar for-madas por letras, palabras, figuras, dibujos o


cifras, por separado o en conjunto. Este requisi-to guarda correspondencia con el previsto en elartículo 88, literal d, en el cual se exige que lasolicitud de registro sea acompañada por lareproducción de la marca cuando ésta contengaelementos gráficos.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de unsigno como marca si éste no cumple los requi-sitos acumulativos que la citada disposiciónprevé en forma expresa.

II. De las marcas denominativas y mixtas

En lo que concierne a la estructura del signoutilizado, y a propósito del caso en estudio, elTribunal estima necesario hacer referencia a lasmarcas denominativas y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales overbales, utilizan un signo acústico o fonético yestán formadas por varias letras que, integradasen un todo pronunciable, pueden hallarse provis-tas o no de significado conceptual. A la vez, eneste tipo de marcas se distinguen las sugesti-vas —provistas de una connotación conceptualrelativa a la evocación de las cualidades o fun-ciones del producto designado por la marca— ylas arbitrarias, desprovistas de conexión entresu significado y la naturaleza, cualidades y fun-ciones del producto a identificar.

Y las segundas, las marcas mixtas, se hallancompuestas por dos elementos que forman par-te del conjunto de la marca: una denominación,semejante a la clase de marcas arriba descrita,y un gráfico, definido como un signo visual queevoca una figura con una forma externa carac-terística.

En relación con la comparación entre dos mar-cas, caso que una de ellas o ambas pertenez-can a la clase de marcas mixtas, la jurispruden-cia de este Tribunal ha puesto de relieve losiguiente:

“el elemento denominativo de la marca mixtasuele ser el más característico o determinan-te, teniendo en cuenta la fuerza expresivapropia de las palabras, las que por definiciónson pronunciables, lo que no obsta para queen algunos casos se le reconozca prioridadal elemento gráfico, teniendo en cuenta sutamaño, color y colocación de la gráfica, que

en un momento dado pueden ser definitivos”.(Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988en el proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C.N° 39, del 29 de enero de 1989, caso“DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento enreferencia, la doctrina ha señalado que procededeterminar la “situación y el relieve del compo-nente gráfico en el conjunto de la marca mixta; ysobre todo, la notoriedad del componente gráfi-co común a las marcas comparadas. En cam-bio, si el elemento gráfico no evoca conceptoalguno, el denominativo desplazaría en principioal gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva,aquel elemento el predominante, y en el cualdebe centrarse el análisis comparativo”(FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentosdel Derecho de Marcas”; Madrid, EditorialMontecorvo S.A., p. 240).

III. De la comparación entre marcas. Delriesgo de confusión. De la confusión di-recta e indirecta. De las reglas de com-paración. De la conexión competitiva

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consa-gran otras prohibiciones para el registro de unsigno como marca. Según la prevista en el ar-tículo 83, literal a, no podrá registrarse el signoque, en relación con derechos de terceros, seaidéntico o se asemeje de forma que pueda indu-cir al público a error, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un ter-cero para el mismo producto o servicio, o paraun producto o servicio respecto del cual el usode la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se despren-de que la prohibición no exige que el signopendiente de registro induzca a error a los con-sumidores o usuarios, sino que basta la exis-tencia de este riesgo para que se configureaquella prohibición.

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión del signo pendiente de registro respectode una marca ya registrada, o ya solicitada pararegistro, será necesario determinar si existeidentidad o semejanza entre los signos en dis-puta, tanto entre sí como en relación con losproductos o servicios distinguidos por ellos, yconsiderar la situación de los consumidores ousuarios, la cual variará en función de los pro-ductos o servicios de que se trate.


La identidad o la semejanza de los signos pue-de dar lugar a dos tipos de confusión: la directa,caracterizada porque el vínculo de identidad osemejanza induce al comprador a adquirir unproducto determinado en la creencia de queestá comprando otro, lo que implica la existen-cia de un cierto nexo también entre los produc-tos; y la indirecta, caracterizada porque el cita-do vínculo hace que el consumidor atribuya, encontra de la realidad de los hechos, a dos pro-ductos que se le ofrecen, un origen empresarialcomún.

En consecuencia, los supuestos que puedendar lugar al riesgo de confusión entre variossignos y los productos o servicios que cada unode ellos ampara, serían los siguientes: que existaidentidad entre los signos en disputa y tambiénentre los productos o servicios distinguidos porellos; o identidad entre los signos y semejanzaentre los productos o servicios; o semejanzaentre los signos e identidad entre los productosy servicios; o semejanza entre aquellos y tam-bién semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre lasmarcas habrá de hacerse desde sus elementosfonético, gráfico y conceptual. Sin embargo,dicha comparación deberá ser conducida por laimpresión unitaria que el signo habrá de produ-cir en la sensorialidad igualmente unitaria delconsumidor o del usuario medio a que estádestinado. Por tanto, la valoración deberá ha-cerse sin descomponer la unidad de cada signo,de modo que, en el conjunto de los elementosque lo integran, el todo prevalezca sobre suspartes, a menos que aquél se halle provisto deun elemento dotado de tal aptitud distintiva que,por esta razón especial, se constituya en factordeterminante de la valoración.

En este contexto, el Tribunal ha establecidoque la similitud visual se presenta por el pare-cido de las letras entre los signos a compa-rarse, en los que la sucesión de vocales, lalongitud de la o de las palabras, el número desílabas, las raíces o las terminaciones igua-les, pueden incrementar el grado de confusión.Además, si las vocales idénticas se hallan si-tuadas en el mismo orden, cabe presumir quelos signos son semejantes, ya que el citadoorden produce, tanto desde el punto de vistaortográfico como desde el fonético, la impre-sión general de que la denominación causaimpacto en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal haseñalado que la misma depende, entre otrosfactores, de la identidad de la sílaba tónica y dela coincidencia en las raíces o terminaciones,pero que, a fin de determinar la existencia de laconfusión, deben tomarse en cuenta las particu-laridades de cada caso, pues las marcasdenominativas se forman por un conjunto deletras que, al ser pronunciadas, emiten sonidosque se perciben por los consumidores de mododistinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indi-cado que la misma se configura entre signosque evocan una idea idéntica o semejante.

En definitiva, el Tribunal ha estimado que laconfusión puede manifestarse cuando, al soloapercibimiento de la marca, el consumidor su-pone que se trata de la misma a que estáhabituado, o cuando, si bien reconoce ciertadiferencia entre las marcas en conflicto, cree,por su similitud, que provienen del mismo pro-ductor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia delriesgo de confusión, el examinador deberá to-mar en cuenta los criterios que, elaborados porla doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Trata-do de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Bue-nos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), hansido acogidos por la jurisprudencia de este Tri-bunal, y que son del siguiente tenor:





Finalmente, el consultante, en la comparaciónque efectúe de los signos “TUBERÍAS Y PRE-FABRICADOS DE CONCRETO TUBESA” y“TUBOSA”, deberá considerar que, si bien elderecho que se constituye con el registro de unsigno como marca cubre únicamente, por virtudde la regla de la especialidad, los productosidentificados en la solicitud y ubicados en una


de las clases del nomenclátor, la pertenenciade dos productos a una misma clase no pruebaque sean semejantes, así como que su perte-nencia a distintas clases tampoco prueba quesean diferentes.

Por lo tanto, el solicitante deberá tener en cuen-ta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83,literal a, de la Decisión 344, que también seencuentra prohibido el registro del signo cuyouso pueda inducir al público a error si, ademásde ser idéntico o semejante a una marca ante-riormente solicitada para registro o registradapor un tercero, tiene por objeto un productosemejante al amparado por la marca en referen-cia, sea que dichos productos pertenezcan a lamisma clase del nomenclátor o a clases distin-tas.

En este supuesto, y a fin de verificar la seme-janza entre los productos en comparación, elconsultante habrá de tomar en cuenta, en razónde la regla de la especialidad, la identificaciónde dichos productos en las solicitudes corres-pondientes y su ubicación en el nomenclátor;además podrá hacer uso de los criterios elabo-rados por la doctrina para establecer si existeo no conexión competitiva entre el productoidentificado en la solicitud de registro del signocomo marca y el amparado por la marca yaregistrada o ya solicitada para registro. A objetode precisar que se trata de productos semejan-tes, respecto de los cuales el uso del signopueda inducir al público a error, será necesarioque los criterios de conexión, de ser aplicablesal caso, concurran en forma clara y en gradosuficiente, toda vez que ninguno de ellos basta-rá, por sí solo, para la consecución del citadopropósito.

El hecho de que ambos productos posean fina-lidades idénticas o afines podría constituir unindicio de conexión competitiva entre ellos, puestal circunstancia podría dar lugar a que se leshallase en el mismo mercado.

En relación con este punto, es pertinente lamención de otros criterios también elaboradospor la doctrina, cuales son los de intercambiabi-lidad, relativo al hecho de que los consumidoresconsideren que los productos son sustituiblesentre sí para las mismas finalidades, y comple-mentariedad, relativo al hecho de que los consu-midores juzguen que los productos deben utili-zarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos

presupone el del otro, o que uno no puedeutilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos:ob.cit., pp. 242 y ss.).

En segundo lugar, la conexión competitiva po-dría configurarse en el ámbito de los canales decomercialización, como lo serían los canales dedistribución y los establecimientos de venta alpúblico.

Sobre este particular, el Tribunal ha señaladoque: “serán competitivamente conexos todoslos productos vendidos en establecimientos es-pecializados o en pequeños lugares de expen-dio donde signos similares pueden ser confun-didos cuando los productos guardan tambiénrelación, ya que en grandes almacenes en losque se venden al público una amplia gama deproductos dispares, para evaluar la conexión sehace necesario subdividirlos en las diversassecciones que los integran, e involucrar en elanálisis aspectos tales como la identidad o dis-paridad de los canales de publicidad” (Cita to-mada de la sentencia dictada en el expedienteN° 50–IP-2001, el 31 de octubre de 2001, ypublicada en la G.O.A.C. N° 739, del 4 de di-ciembre de 2001, caso “ALLEGRA”).

En relación con los medios de comercializacióno distribución de los productos, la conexióncompetitiva podría configurarse también por vir-tud de la identidad o similitud en los medios dedifusión o publicidad de aquéllos. En efecto, siambos productos se difunden a través de losmedios generales de publicidad (radio, televi-sión o prensa), cabe presumir que la conexiónentre ellos será mayor, mientras que si la difu-sión se realiza a través de revistas especializa-das, comunicación directa, boletines o mensa-jes telefónicos, es de presumir que la conexiónserá menor.

Finalmente, deberá tomarse en cuenta la cla-se de consumidor y su grado de atención almomento de diferenciar, identificar y seleccio-nar el producto. A juicio del Tribunal, “el con-sumidor al que debe tenerse en cuenta paraestablecer el posible riesgo de confusión en-tre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’o sea el consumidor común y corriente de de-terminada clase de productos, en quien debesuponerse un conocimiento y una capacidadde percepción corrientes...” (Sentencia dicta-da en el expediente N° 09-IP-94, de 24 de marzode 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justi-


cia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97,caso “DIDA”).

En cambio, en el caso de la marca notoria, laprohibición de registrar el signo que constituyasu reproducción, imitación, traducción o trans-cripción, total o parcial, tal y como lo dispone elartículo 83, literal d, de la Decisión 344, seráaplicable con independencia de la clase a quepertenezca y de la naturaleza del producto deque se trate, toda vez que se trata de prevenir ladilución de la fuerza distintiva de la marca y elaprovechamiento injusto de su prestigio.

Las consideraciones que anteceden, especial-mente las relativas al punto de la conexión com-petitiva entre productos o servicios, guardan co-rrespondencia con la orientación jurisprudencialde este Tribunal, el cual, ya en sentencia defecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el Pro-ceso 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº231, del 17 de octubre de 1996, así como en laJURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, pp.324 y s.s., caso “LISTER”; y reiterada en lassentencias emitidas en los Procesos Nos. 30-IP-2000, de 1º de septiembre de 2000, caso“AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, de24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, de 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATI-CO”; 5-IP-2001, de 27 de marzo de 2001, caso“ACERO DIAMANTE + GRÁFICA”; 50-IP-2001,de 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y67-IP-2001, de 12 de diciembre de 2001, caso“ECOGEL”) con motivo del examen de disposi-ciones previstas en las Decisiones 85 y 313 dela Comisión —predecesoras de la 344, objetode la presente interpretación— dejó establecidoque: “El principio de la especialidad de la marcaevita, en consecuencia, que con un solo signose pretenda monopolizar todos los productos.Por efecto de esta regla, se pueden protegermarcas idénticas o similares para productosdiferentes. Según la Decisión 85 ... La limita-ción del registro en cuanto a la similitud de losproductos está dada por la ‘clase del nomencla-tor’ a la que pertenece el producto (artículo 68).Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literalf) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasi-llado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abiertaa que se examine la similitud de los productos... Este principio o concepto ha tenido otroalcance al tenor de las disposiciones del ar-tículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues

el literal a) no hace relación a una clase delnomenclator sino a los productos o serviciosidentificados y enumerados en la solicitud,con lo cual se ‘evidencia que en una mismaclase de la nomenclatura internacional, po-drían coexistir dos marcas utilizadas en laidentificación de productos o servicios disímilessiempre que no se induzca a error’; y en basede esa misma disposición comunitaria con ‘unamarca registrada para identificar determinadosproductos o servicios de una clase, se puedalograr impedir el registro de otra idéntica o se-mejante utilizada para distinguir productos oservicios agrupados en otra, siempre que conellos se pueda inducir al público a error’ (MarcoMatías Alemán, MARCAS, Bogotá, pág. 90)”(énfasis añadido).



Admitidas las observaciones, la oficina nacio-nal competente notificará al peticionario paraque, si lo estima conveniente, formule alegatosdentro de los treinta días hábiles contados apartir de su notificación. Vencido este plazo,dicha oficina decidirá sobre las observaciones,a la vista de las pruebas de que disponga y, entodo caso, procederá a realizar el examen deregistrabilidad y a otorgar o denegar el registrode la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad delsigno tiene carácter obligatorio y deberá tomar


en cuenta las causales de irregistrabilidad pre-vistas en los artículos 82 y 83 de la Decisión enreferencia. Por ello, el registro será denegado,sin necesidad de observaciones, cuando la mar-ca solicitada sea confundible con otra ya regis-trada.

Por último, se exige que el acto por el cual seconcede o deniega el registro solicitado se en-cuentre debidamente motivado, esto es, queexprese las razones de hecho y de derecho queinclinaron a la oficina nacional competente apronunciarse en uno u otro sentido, sobre labase de las normas jurídicas aplicables y delas situaciones de hecho constitutivas del acto.El Tribunal ha reiterado a este propósito que:“La motivación se contrae en definitiva a expli-car el por qué de la Resolución o Decisión,erigiéndose por ello en un elemento sustancialdel mismo —y hasta en una formalidad esencialde impretermitible expresión en el propio acto siuna norma expresa así lo impone— y cuya insu-ficiencia, error o falsedad puede conducir a lanulidad del acto” (Sentencia dictada en el Pro-ceso Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998,publicada en la G.O.A.C. No. 373, del 21 deseptiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).


CONCLUYE

1° Un signo será registrable como marca sicumple los requisitos previstos en el artículo 81de la Decisión 344, y si no incurre en las prohi-biciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem.

2º En la comparación entre marcas mixtas, elelemento predominante en el conjunto marcarioserá el denominativo, vista su relevancia paraque el público consumidor identifique la marca ydistinga el producto, lo que no obsta para que,por su tamaño, color y ubicación, el elementográfico pueda ser el decisivo.

3° Para establecer si existe riesgo de confu-sión entre el signo pendiente de registro y lamarca previamente registrada, será necesariodeterminar si existe relación de identidad o se-mejanza entre los signos en disputa, tanto entresí como en relación con los productos distingui-dos por ellos, y considerar la situación del con-sumidor medio, la cual variará en función de

tales productos. Para esta determinación nobastará con la existencia de cualquier semejan-za entre los signos en disputa, toda vez que sehace legalmente necesario que la misma puedainducir a confusión o error en el mercado.

4° En el caso de autos, la comparación entrelos signos habrá de hacerse desde sus elemen-tos fonético, gráfico y conceptual, pero conduci-da por la impresión unitaria que cada signo endisputa habrá de producir en la sensorialidadigualmente unitaria del consumidor medio a quienestán destinados los productos. Por tanto, lavaloración deberá hacerse sin descomponer launidad de cada signo, de modo que, en el con-junto de los elementos que lo integran, el todoprevalezca sobre sus partes, a menos que aquélse halle provisto de un elemento dotado de talaptitud distintiva que, por esta razón especial,se constituya en factor determinante de la va-loración.

5º El signo debe ser suficientemente apto paraidentificar y distinguir en el mercado los produc-tos o servicios producidos o comercializadospor una persona de otros idénticos o similares.Esta aptitud distintiva constituye presupuestoindispensable para que la marca cumpla susfunciones principales de indicar el origen em-presarial y la calidad del producto o servicio.

A objeto de garantizar las funciones delsigno marcario, el artículo 83, literal a, de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena prohíbe, entre otros supuestos, elregistro del signo cuyo uso pueda inducir alpúblico a error si, además de ser idéntico osemejante a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero, tienepor objeto un producto semejante al amparadopor la marca en referencia, sea que dichos pro-ductos pertenezcan a la misma clase del no-menclátor o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar lasemejanza entre los productos en comparación,el consultante tomará en cuenta su identifica-ción en las solicitudes correspondientes y suubicación en el nomenclátor; además, podráacudir a los criterios elaborados por la doctrinapara establecer si existe o no conexión compe-titiva entre el producto identificado en la solici-tud de registro del signo como marca y el ampa-rado por la marca ya registrada o ya solicitadapara registro. A objeto de precisar que se trata


de productos semejantes, respecto de los cua-les el uso del signo pueda inducir al público aerror, será necesario que los criterios de co-nexión, de ser aplicables, concurran en formaclara y en grado suficiente, toda vez que ningu-no de ellos bastará, por sí solo, para la conse-cución del citado propósito.

En el caso de la marca notoria, la prohibi-ción de registrar el signo que constituya sureproducción, imitación, traducción o transcrip-ción, total o parcial, será aplicable con indepen-dencia de la naturaleza del producto o serviciode que se trate y de la clase a que pertenezcauno u otro, puesto que se trata de prevenir ladilución de la fuerza distintiva de la marca queha probado su notoriedad y el aprovechamientoinjusto de su prestigio.

6º Durante el procedimiento para el registro deun signo como marca, cualquier persona pro-vista de interés legítimo podrá, en la oportuni-dad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344,presentar observaciones al registro de la marcasolicitado, sobre la base de una marca registra-da o de una solicitud ya presentada. Admitidaslas observaciones, la oficina nacional compe-tente notificará al peticionario para que, si loestima conveniente, formule alegatos dentro delos treinta días hábiles contados a partir de sunotificación. El funcionario administrativo com-petente deberá realizar el examen de fondo so-bre la registrabilidad del signo, con independen-cia de que se hayan formulado o no observacio-nes. Caso de haberse formulado éstas, el fun-cionario decidirá sobre el particular a través deun acto administrativo debidamente motivado,

con fundamento en lo alegado y probado enautos.

De conformidad con la disposición prevista enel artículo 35 del Tratado de Creación del Tribu-nal, el Consejo de Estado de la República deColombia, Sala de lo Contencioso Administrati-vo, Sección Primera, deberá adoptar la presenteinterpretación en la sentencia que pronuncie y,de conformidad con la disposición prevista en elartículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberáremitir dicha sentencia a este órgano jurisdic-cional.

Notifíquese la presente interpretación mediantecopia certificada y sellada, y remítase tambiéncopia a la Secretaría General de la ComunidadAndina, para su publicación en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena.







PROCESO 104-IP-2002

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada

por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala delo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: STARBUCKS

CORPORATION. Proceso interno Nº 7063. Marca: “STARBUCKS”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito a los cuatro días delmes de diciembre del año dos mil dos; en lasolicitud de interpretación prejudicial formulada

por el Consejo de Estado de la República deColombia, Sala de lo Contencioso Administrati-vo, Sección Primera, por intermedio del Conse-jero, Doctor Camilo Arciniegas Andrade.


VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el día29 de octubre del año 2002, se ajusta a lasdisposiciones del Artículo 125 de su Estatuto yque por ello fue admitida a trámite, medianteauto proferido el 20 de noviembre del corrienteaño.

1. ANTECEDENTES:

1.1. Partes.

Comparece como demandante en el procesointerno la sociedad STARBUCKS CORPORATION,para demandar a la Superintendencia de Indus-tria y Comercio de la República de Colombia,entidad emisora de los actos administrativosimpugnados.

Se indica, además, como tercero interesado enlas resultas del proceso, a la sociedad MARSINCORPORATED.

1.2. Actos administrativos demandados y ob-jeto de la demanda.

Pretende el actor que se declare la nulidad delos siguientes actos administrativos:

• La Resolución N° 16517 de 31 de agostode 1995, proferida por el Jefe de la Divi-sión de Signos Distintivos de la Superin-tendencia de Industria y Comercio, den-tro del expediente administrativo N° 9452513, mediante la cual se negó el re-gistro de la marca STARBUCKS para dis-tinguir productos comprendidos en la cla-se 30 de la Clasificación Internacional deNiza.

• La Resolución N° 27433 de 28 de octubrede 1997, proferida por la Jefe de la Divisiónde Signos Distintivos de la Superintenden-cia de Industria y Comercio, por medio dela cual se resolvió el recurso de reposiciónde manera confirmatoria de la ResoluciónN° 16517.

• La Resolución N° 28147 de 31 de octubrede 2000, proferida por el SuperintendenteDelegado para la Propiedad Industrial, pormedio de la cual se decidió el recurso deapelación, confirmando nuevamente la pri-meramente mencionada.

Como consecuencia de la nulidad de los ante-riores actos administrativos, solicita el actor atitulo de Restablecimiento de su Derecho, quese ordene a la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comercioconceder a favor de la sociedad STARBUCKSCORPORATION, el registro de la marca STAR-BUCKS para distinguir los productos compren-didos en la clase 30 de la Clasificación Interna-cional de Niza.

Sustenta el actor en su libelo demandatorio,que ante su solicitud de registro, la Superin-tendencia produjo resolución denegatoria adu-ciendo que el signo solicitado se asemejabaortográfica y fonéticamente, de modo que po-dría inducir al público consumidor a error, a lamarca STARBURST de propiedad de la firmaMARS INCORPORATED registrada para ampa-rar todos los productos de misma clase 30 1.

Alega que con la negativa a registrar el signosolicitado la Superintendencia violó los Artícu-los 81 y 83, Literal a, de la Decisión 344, puestoque el signo que se pedía registrar cumplía conlos requisitos exigidos por la norma comunitariaamén de que no se encontraba incurso en nin-guna de las causales de irregistrabilidad de losArtículos 82 y 83. Indica que “STARBUCKScumple con todos los requisitos para obtener suregistro ya que está compuesto de una palabraque puede ser reconocida por el sentido de lavista; tiene representación gráfica porque esuna palabra susceptible de representarse mate-rialmente y posee el requisito de la distintividadporque identifica a un producto que no se con-funde con aquello que va a identificar ni con lamarca STARBURST registrada por MARSINCORPORATED”.

Arguye que la Superintendencia se equivocó yademás no tuvo en cuenta el acuerdo de coexis-tencia marcaria suscrito entre las partes a nivelmundial y cuya implementación ha permitidoque las dos marcas coexistan sin conflicto algu-no en el mercado. En dicho acuerdo la deman-dante se obliga a no usar sus marcas en rela-ción con dulces de frutas y productos de confi-tería mientras que MARS INCORPOPRATED se

1 Clase 30. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca,sagú, sucedáneos del café; harinas y preparacioneshechas de cereales, pan, pastelería y confitería, hela-dos comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras,polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas(condimentos; especias, hielo).


obliga a no utilizar la suya para café, té, cocoa,expreso, sustitutos del café y bebidas a basede café, como a ciertas limitaciones en lugaresdonde se expende café, entre otros.

1.3. Contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio,presenta el correspondiente escrito de contes-tación dentro del proceso interno para oponersea las pretensiones, sosteniendo que de confor-midad con los documentos obrantes en el expe-diente administrativo N° 94 52514, se concluyeen forma clara que la actuación se ajustó altrámite previsto en materia marcaria, garanti-zándosele el debido proceso y el derecho dedefensa al actor.

Manifiesta que realizado el examen sucesivo ycomparativo de la marca STARBUCKS frente ala marca STARBURST, registrada a favor deMARS INCORPORATED se colige que son se-mejantes y pueden inducir al público a error yaque los productos que la distinguen están com-prendidos en la clase internacional 30, puestoque son productos alimenticios que tienen unamisma destinación y podrían generar confusiónen los consumidores respecto de su origen em-presarial.

Agrega que al apreciar las marcas en conjunto,se concluye que en forma evidente son seme-jantes entre sí, ya que existe confundibilidadentre las mismas en los aspectos ortográficos yfonéticos y por tanto poseen mayor significa-ción o peso comparativo las semejanzas exis-tentes que las diferencias entre las mismas, loque de nuevo conllevaría a error al público con-sumidor.

Concluye la demandada afirmando que los ac-tos administrativos expedidos por ella, que sonmateria de acusación, se ajustan a pleno dere-cho y a las disposiciones legales vigentes sobremarcas.

2. CONSIDERANDO:

2.1. Competencia del Tribunal.

El Tribunal es competente para interpretar, porvía prejudicial, las normas que conforman elordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena,conforme lo establece el artículo 32 del Tratadode Creación del Organismo.

2.2. Normas a ser interpretadas.

Se interpretarán los artículos 81 y 83 literal a),de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena; aclarándose por el Tribunal res-pecto del último de los nombrados, que es estala norma a interpretar, según se infiere de lasolicitud y de los anexos allegados al expedien-te y no la del Artículo 82, literal a, como erró-neamente se señaló por el consultante.


“Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na”.


“a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda induciral público a error”.

Con fundamento en lo anterior procederá el Tri-bunal a efectuar la interpretación de las normascomunitarias referidas, a cuyo efecto analizará,entre otros, los siguientes aspectos que estimapertinentes: Requisitos legales para el registrode las marcas; implicaciones de la confundibi-lidad respecto del registro de marcas; y, validezde los acuerdos de coexistencia frente al temade la confundibilidad.

2.3. Requisitos legales para el registro demarcas: perceptibilidad, distintividad ysusceptibilidad de representación grá-fica (Artículo 81. Decisión 344).

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena señala las tres carac-terísticas básicas e indispensables que debe


ostentar un signo para que pueda ser registradocomo marca. Ellas son: la distintividad, la per-ceptibilidad y la posibilidad de representacióngráfica.

Por ser la marca un concepto inmaterial, paraque pueda ser percibido o captado por los sen-tidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indis-pensable su materialización o exteriorizaciónpor medio de elementos que lo conviertan enperceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad hace referencia a todo ele-mento, signo o indicación que pueda ser capta-do por los sentidos para que, por medio deéstos, la marca penetre en la mente del público,el cual la aprehende e identifica con un productoo servicio determinado. Y, por cuanto para larecepción sensible o externa de las marcas seutiliza en forma más general el sentido de lavista, han venido utilizándose preferentementepara denominar productos o servicios aquellossignos que hacen referencia a una denomina-ción, a un conjunto de palabras, a una figura, undibujo, o a un conjunto de dibujos, aunque nose excluye la existencia de signos sonoros,olfativos, gustativos, etc.

La distintividad, considerada característica yfunción primigenia que debe reunir todo signopara ser susceptible de registro como marca,lleva implícita la necesaria posibilidad de distin-guir unos productos o servicios de otros, ha-ciendo viable de esa manera la diferenciaciónpor parte del consumidor.

La susceptibilidad de representación gráfi-ca consiste en descripciones o representacio-nes realizadas a través de palabras, gráficos,signos, colores, figuras, etc., de tal manera quesus componentes puedan ser apreciados en elmercado de productos.

El signo tiene que ser representado en formamaterial para que el consumidor a través de lossentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puedeentonces darse, como se ha dicho, por mediode los elementos antes indicados.

La norma que se interpreta, al definir el concep-to de marca, enfatiza en el aspecto de ladistintividad diciendo que “todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comerciali-

zados por una persona, de los productos oservicios idénticos o similares de otra” es aptopara registrarse como tal.

Pero para que el registro se produzca no bastala sola presencia de la distintividad, ni tampocosi ella se da acompañada de las otras doscaracterísticas anotadas: La que la ley comuni-taria exige, además, que el signo solicitado noencuadre en ninguna de las precisas y taxativascausales de irregistrabilidad de las que se con-templan en los artículos 82 y 83 de la Decisión344.

En este orden de ideas debe el Juez Consultan-te proceder a analizar, primero, si la marca“STARBUCKS” cuyo registro se pretende, cum-ple con los requisitos del referido Artículo 81,para determinar luego, si no encaja dentro delos impedimentos de registro señalados en es-tas disposiciones y, en especial, en lo previstoen el literal a, del Artículo 83, de la Decisión344.

2.4. Implicaciones de la Confundibilidad res-pecto del registro de Marcas. (Artículo83, literal a, Decisión 344.).

2.4.1. La Confundibilidad de las Marcas:

Como se ha dicho atrás, entre los requisitosexigidos para el registro de las marcas resultade especial importancia, la presencia del requi-sito de la distintividad, considerado como fun-ción primigenia que debe reunir todo signo paraadquirir la condición de marca, lo que lleva im-plícita la necesaria posibilidad de distinguir unosproductos o servicios de otros, de tal maneraque ellos no se hagan confundibles por razón dela marca, pues en este evento se configuraría lacausal de irregistrabilidad contemplada en elliteral a, del Artículo 83, de la Decisión 344.

En efecto, la norma citada se refiere al impedi-mento de registro como marca de aquellos sig-nos que puedan confundir al público, induciéndoloa error por causa de la similitud o semejanza delos mismos con una marca anteriormente solici-tada o registrada por un tercero para idénticos osemejantes productos o servicios.

2.4.2. Criterios para el Cotejo de las Mar-cas:

Para decidir sobre su registro, el examinadornecesariamente debe realizar entre las marcas


en controversia el respectivo cotejo. Para ellodebe comenzar por aclarar en qué tipo o clasede signos se encuadran, dentro de los tres quela doctrina ha identificado, según estén repre-sentados por una figura (gráfica), por una deno-minación (nominativa) o por un conjunto de lasdos anteriores (mixta). La marca figurativa, lla-mada también gráfica, se materializa como unsigno perceptible por el sentido de la vista desti-nado a evocar una figura caracterizada por suforma externa, su característica general es queno es pronunciable, puesto que su signo notiene vocalización, siendo apenas una figura odistintivo al que se le da un nombre y que en simismo constituye la marca.

La marca denominativa, es una palabra, un vo-cablo, un nombre, que tiene expresión literaria yque se aprehende por los sentidos de la visión ydel oído y se comunica mediante el lenguaje.

A su turno la marca mixta combina elementosdenominativos y gráficos.

De conformidad con la jurisprudencia de esteTribunal: “Para el cotejo marcario es indispen-sable ubicar los signos objeto de la compara-ción dentro de alguna de las categorías de mar-cas, toda vez que existen ciertas particularida-des que al ser tenidas en cuenta por el examina-dor pudieran conducir a eliminar aparentes mo-tivos de confundibilidad o que, por el contrario,conducirían a un veredicto de irregistrabilidad”.2

Ahora bien, existiendo ese riesgo de confusiónentre las marcas, es necesario también, para elcotejo que haga el Juez consultante, determinarlas diferentes maneras en que los signos pue-den asemejarse. Al respecto se ha dicho que lasimilitud entre las marcas puede ser ideológi-ca, ortográfica o fonética, lo cual debe sermateria de estudio en el presente caso paradeterminar, primero, el grado de similitud orto-gráfica, entendida ella como la coincidencia deletras entre los segmentos a compararse, enlos cuales la secuencia de vocales, la longitud,el número de sílabas, las raíces, o las termina-ciones comunes, pueden conducir, en mayor omenor grado, a que la confusión sea más palpa-ble u obvia; acto seguido, debe determinarse elgrado de similitud fonética, que es el que ocurreentre signos que al ser pronunciados tienen una

vocalización similar, dependiendo esta similitudde la identidad en la sílaba tónica, o de lacoincidencia en las raíces o terminaciones, en-tre otros factores; para, finalmente, examinar elgrado o nivel de similitud ideológica, que es laque se da entre signos que evocan la misma osemejantes ideas de tal modo que pueden lle-gar a ser considerados confundibles signos queaunque visual o fonéticamente no sean simila-res, puedan inducir a error al público consumi-dor en cuanto a su procedencia empresarial, encaso de evocar, como ya se ha expresado, lamisma o similar idea;

De igual manera el Tribunal ha sostenido en yareiterada Jurisprudencia, que para efectos derealizar la comparación apreciativa entre los sig-nos y determinar si existe confundibilidad, y porende si se configura la causal de irregistrabi-lidad del Literal a, del Artículo 83 de la Decisión344, deben tenerse en cuenta las siguientesreglas o máximas estructuradas por la doctri-na:

• La confusión resulta de la impresión deconjunto despertada por las marcas.

• Las marcas deben examinarse sucesiva-mente y no simultáneamente.

• Quien aprecie el parecido debe colocarseen el lugar del comprador presunto y teneren cuenta la naturaleza de los productos.

• Deben tenerse en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existen entre lasmarcas.

Se debe señalar además que la falta de distinti-vidad del signo y la consecuente confusión quepuede generar, además de atentar contra lalibre competencia que debe existir entre losempresarios, independientemente de los recí-procos acuerdos de coexistencia, aspecto a sertratado en el siguiente acápite, afecta tambiénal consumidor, en la medida en que una marcacarente de distintividad puede inducir en error aladquiriente del bien o al usuario del servicio,afectando su consentimiento.

De conformidad con el literal a) del artículo 83de la Decisión 344, no pueden registrarse comomarcas los signos que “sean idénticos o seasemejen de forma que puedan inducir al pú-blico a error, a una marca anteriormente solici-

2 Proceso 80-IP-2001. En G.O.A.C N° 774 de 19 de mar-zo de 2002.


tada para registro o registrada por un tercero,para los mismos productos o servicios, o paralos productos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir al públicoa error”. Al interpretarlo, el Tribunal ha expresa-do en el Proceso 32-IP-96 (G.O.A.C N° 279 de25 de julio de 1997), lo siguiente:

“...El efecto de la confusión como impedi-mento de registro debe llevar al público aerror sea directo en cuanto a los dos signos oindirecto en cuanto a creer que los productosque tienen marcas idénticas o similares pro-vienen de un mismo productor, en cualquierade estas dos hipótesis el titular de la marcatendrá la facultad de impedir que en el comer-cio corran con ese mismo signo productos obienes que puedan llegar a confundirse conlos suyos, limitando así la transparencia queel mercado exige en cuanto a la utilización designos marcarios.

2.4.3. Validez de los acuerdos de coexis-tencia frente al tema de la confundi-bilidad:

Los llamados Acuerdos de Coexistencia queacostumbran celebrar los empresarios, comoinstrumentos de carácter netamente privado, ycuyo objeto es el de permitir la comercializa-ción de productos o mercancías de empresasque tienen el registro de una marca igual osimilar, se subordinan, en todo caso, a que laspartes contratantes adopten las previsiones ne-cesarias para evitar la confusión del públicosobre el origen empresarial de las mercancías ydejan a salvo la potestad del organismo com-petente, de salvaguardar el interés general evi-tando que el consumidor se vea inducido a unerror, cuando las marcas coexistentes sean en-tre si confundibles.

Así pues, en presencia del fenómeno de laconfundibilidad, la suscripción de acuerdos pri-vados de coexistencia no es un presupuestoautomático para que se produzca el registro,puesto que siempre habrá de primar el interésgeneral de los consumidores sobre el interésparticular de los empresarios contratantes 3.

En el presente caso, si la autoridad administra-tiva o judicial consideran, con sujeción a loscriterios señalados para la determinación de laconfusión, que la coexistencia marcaria de lossignos “STARBUCKS” y “STARBURST” no sal-vaguardan el interés general, y, en consecuen-cia el consumidor puede ser inducido a error,debería decidir que las marcas no pueden co-existir en el mercado.

Con fundamento en las consideraciones ante-riores,

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

CONCLUYE:

1. Para que un signo pueda acceder al registromarcario se requiere que sea perceptible,susceptible de representación gráfica y, ade-más, lo suficientemente distintivo en rela-ción con otras marcas ya registradas o soli-citadas prioritariamente para registro. Debecuidarse asimismo, que ese signo no seencuentre comprendido en ninguna de lascausales de irregistrabilidad establecidas enlos artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

2. Al proscribir el riesgo de confusión respectodel registro marcario, el literal a) del articulo83 de la Decisión 344, trata de evitar elengaño que pueda producirse en el comer-cio y respecto de los usuarios acerca delproducto o del servicio respectivo, en rela-ción con su procedencia, naturaleza, modode fabricación, características o cualidades.

3. La determinación de la existencia o no delriesgo de confusión es un aspecto de hechoque deberá ser analizado discrecionalmentepor el funcionario administrativo o por eljuez nacional, sujetándose en todo caso, alas reglas de comparación de signos y a loscriterios expuestos y ampliamente desarro-llados por el Tribunal.

4. La suscripción de acuerdos privados no cons-tituye un presupuesto automático para quese admita la coexistencia de signos idénti-cos o semejantes en el mercado, puestoque la autoridad administrativa o judicial de-berá en todo momento salvaguardar el inte-rés general evitando que el consumidor sevea inducido a error.

3 En este mismo sentido consultar la sentencia de 31 deoctubre del 2001, dictada por el Tribunal dentro delProceso No. 50ip01. En G.O.A.C. No. 739 de 4 dediciembre de 2001. Marca ALLEGRA.


De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional Consultante, alemitir el respectivo fallo, deberá adoptar la pre-sente interpretación, realizada por el Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina con fundamen-to en las señaladas normas del ordenamientojurídico comunitario. Deberá así mismo dar cum-plimiento a las prescripciones contenidas en elpárrafo tercero del artículo 128 del vigente Esta-tuto.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase también copia a la Se-cretaría General de la Comunidad Andina parasu publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena.







Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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