TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 76-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 73 literales d) y e) y 102 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 71, 73 literal a) y 82 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: Señor don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego. Marca: “AAA y diseño”. Expediente Interno N° 2268-2003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los

quince días del mes de junio del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez. VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 31 de mayo de 2006. 1. ANTECEDENTES

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es el señor don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego. La parte demandada la constituye: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú; y, el Procurador de la República encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. El tercero interesado del acto administrativo impugnado es la sociedad AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION, INC. 1.2. Acto demandado

El señor don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego, mediante apoderado, impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI Nº 1435-2000/TPI-INDECOPI, de 20 de noviembre de 2000, que resolvió confirmar la Resolución Nº 12892-96/INDECOPI/OSD, de 7 de

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octubre de 1996, en el extremo que declaró fundadas las acciones de nulidad interpuestas por American Automobile Association Inc., y, en consecuencia, declaró nulos los certificados Nº 9791 correspondiente a la marca AAA y la Resolución Nº 9828 correspondiente a la marca TRIPLE A, registradas a favor del demandante, rechazó la solicitud de registro de la marca de servicios constituida por la denominación ―AAA y diseño‖, esto es, encerrada dentro de una forma ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos; y, por tanto, declaró insubsistente la Resolución Nº 12892-96-INDECOPI/OSD en el extremo que denegó el registro solicitado. Como pretensión accesoria solicita la vigencia de los precitados certificados. 1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos

Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: 1. El 9 de abril de 1992, el señor don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego solicitó el

registro del signo constituido por la denominación ―AAA y diseño‖, esto es, encerrada dentro de una figura ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos, según modelo para distinguir servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial.1

Dicha solicitud se tramitó en el expediente administrativo N° 201361. 2. El 17 de junio de 1992, la empresa American Automobile Association, Inc. formuló

observación a la solicitud del registro mencionado, manifestando ser titular de la marca ―AAA‖, encerrada dentro de una figura ovoidal, la misma que distingue servicios de transporte y vehículos de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, registrada en los Estados Unidos de América, bajo certificado No. 547.321.

Sostuvo que su marca tenía la calidad de notoria, arguyó lo prescrito en el artículo 7 de la

Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington en 1929 y manifestó que la marca solicitada era idéntica a la suya:

3. Mediante escrito presentado el 3 de mayo de 1993, la empresa American Automobile

Association, Inc. solicitó la nulidad del certificado No. 9791, correspondiente al registro de la marca constituida por la denominación ―AAA‖ que distingue servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, otorgado a favor del demandante. Sostuvo que es titular de la marca ―AAA‖, encerrada dentro de una figura ovoidal, la misma que distingue servicios de transporte y vehículos de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, registrada en los Estados Unidos de América bajo certificado No. 547.321, por lo que la marca otorgada al demandante mediante certificado No. 9791 habría sido

1 Clase 39.- Trasporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

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concedida transgrediendo el literal h) del artículo 72 y el literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta solicitud de nulidad se tramitó en el expediente administrativo No. 220095. 4. El 1 de marzo de 1996, la empresa American Automobile Association, Inc. solicitó la

nulidad del certificado No. 9828 correspondiente al registro de la marca constituida por la denominación ‗TRIPLE A‖ que distingue servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, otorgada a favor del demandante. Sostuvo que dicha marca es idéntica a sus marcas ―AAA‖ y ―TRIPLE A‖ registradas en los Estados Unidos de América y en diversos países del mundo, por lo que habría sido otorgada contraviniendo los literales d) y e) del artículo 83 y el literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta solicitud de nulidad se tramitó en el expediente administrativo No. 9604742. 5. Mediante proveído de fecha 12 de abril de 1996, la Oficina de Signos Distintivos dispuso

la acumulación de los expedientes administrativos No. 9604742 y No. 220095; y, mediante proveído de fecha 3 de septiembre de 1996 dicha Oficina dispuso adicionalmente la acumulación de los expedientes No. 9604742 y No. 220095 al expediente No. 201361, para su resolución conjunta.

6. Tramitados los expedientes administrativos acumulados, mediante resolución No. 12892-

96-INDECOPI/OSD, de fecha 7 de octubre de 1996, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundadas las acciones de nulidad interpuestas por la empresa demandada American Automobile Association, Inc. y, en consecuencia, nulos los certificados No. 9791 y No. 9828, correspondientes a las marcas de servicio ―AAA‖ y ―TRIPLE A‖, respectivamente. La resolución declaró, además, fundada la observación formulada por la empresa demandada, denegando, en consecuencia, el registro de la marca de servicio constituida por la denominación ―AAA‖, encerrada dentro de una figura ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos, según modelo, para distinguir servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, solicitada por el demandante.

La Oficina de Signos Distintivos consideró que las pruebas presentadas acreditaban la

notoriedad de la marca de la empresa American Automobile Association, Inc. Consideró, asimismo, que la marca solicitada en el expediente No. 201361 era una ―copia servil‖ de la marca registrada por la empresa observante en los Estados Unidos de América. Finalmente, señaló que la marca constituida por la denominación ―TRIPLE A‖ poseía identidad semántica con las marcas de la empresa American Automobile Association, Inc.

Esta resolución fue apelada por el demandante mediante escrito presentado el día 30 de

octubre de 1996, por lo que el expediente fue elevado al Tribunal de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual de INDECOPI.

7. El 20 de noviembre de 2000, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de Protección

de la Propiedad Intelectual expidió la resolución No. 1435-2000/TPI-INDECOPI, mediante la cual confirmó la expedida por la Oficina de Signos Distintivos, en el extremo que declaró fundadas las acciones de nulidad interpuestas por la empresa American Automobile Association, Inc. y, en consecuencia, declaró nulos los certificados No. 9791 (correspondiente a la marca ―AAA‖) y No. 9828 (correspondiente a la marca ―TRIPLE A‖) registrados a favor del demandante. Asimismo, la resolución del Tribunal de INDECOPI rechazó la solicitud de registro de la marca de servicio constituida por la denominación ―AAA‖, encerrada dentro de una figura ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos, según modelo, para distinguir servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, presentada por el demandante y, por tanto, insubsistente la resolución de la Oficina de Signos Distintivos, en el extremo que denegó dicho registro de marca.

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El Tribunal de INDECOPI consideró que las pruebas aportadas por la empresa American Automobile Association, Inc. no logran acreditar la notoriedad de sus marcas registradas en el extranjero, por lo que debe rechazarse la nulidad de las marcas del demandante por la causal de transgresión de los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Asimismo, consideró que las marcas registradas a favor del demandante no constituyen

signos engañosos, por lo que debe desestimarse la nulidad por la causal establecida en el literal h) del artículo 72 de la mencionada Decisión 313.

El Tribunal de INDECOPI apreció que el demandante actuó de mala fe al solicitar el

registro de las marcas ―AAA‖ y ―TRIPLE A‖ para distinguir servicios de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, por lo que al otorgarse las mismas se incurrió en nulidad prevista en el artículo 100 del Decreto Supremo No. 001-71-IC-DS, norma vigente en la fecha de concesión de dichos registros, siendo procedente la nulidad de los certificados de dichas marcas.

Finalmente, el Tribunal de INDECOPI consideró que la solicitud de registro de la marca de

servicio constituida por la denominación ―AAA‖, encerrada dentro de una figura ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos, según modelo, para distinguir servicios de transporte y depósito de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, presentada por el demandante, debe ser rechazada, toda vez que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo No. 823 debe privarse a dicha solicitud del derecho de prelación, por haber actuado el solicitante de mala fe.

8. El demandante, don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego interpuso demanda

contencioso administrativa en contra de la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI No. 1435-2000/TPI-INDECOPI, de 20 de noviembre de 2000.

9. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia expidió la Sentencia A.V. No.

55-2001, de 30 de mayo de 2003, en la cual declaró infundada en todos sus extremos la demanda contencioso administrativa mencionada.

La Sentencia A.V. No. 55-2001, de 30 de mayo de 2003 fue apelada por don Eduardo San

Martín Gonzáles del Riego ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que, por auto de 30 de diciembre de 2005, decidió suspender la tramitación del proceso judicial, a efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial ya referida.

b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda

El señor don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente. Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Cuestiona la Resolución No. 1435-2000/TPI-INDECOPI, en la parte que resuelve declarar que Eduardo San Martín Gonzáles del Riego a) Procedió de mala fe al registrar sus marcas (i) AAA, certificado No. 9791; (ii) TRIPLE A, certificado No. 9828; y, b) Carecía de buena fe cuando solicitó a registro por expediente No. 201361 del signo constituido por la denominación ―AAA‖, encerrada dentro de una figura ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos. Manifiesta que ―la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena no contempla como causal de nulidad la mala fe, ni establece tampoco como requisito para solicitar u obtener el registro de una marca, que el solicitante tenga buena fe‖.

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Añade que ―discrepamos con el Tribunal INDECOPI respecto del momento en el cual debe considerarse la existencia o no, de la buena fe del peticionario. En efecto, la Resolución No. 1435-2000/TPI-INDECOPI considera que la existencia o no, de buena fe por parte del peticionario debe establecerse a la fecha de registro de la marca. Por nuestra parte consideramos, (…) que la existencia de buena fe por parte del peticionario debe establecerse al momento de solicitarse el registro de la marca‖. Indica que ―la citada resolución (…) se olvida de la fecha en la cual debe analizar si existe o no, buena fe‖. Asevera que la Resolución impugnada ―es inválida e ineficaz‖ porque:

(i) No juzga la existencia de buena fe por parte del solicitante del registro de una marca en el momento que la ley establece, es decir, al momento de interponer su solicitud, sino en otro distinto, el de registro. Al respecto observa que ―el momento en el cual debe determinarse si procede de buena fe quien desea ser titular de una marca, es el momento de la interposición de la solicitud de registro‖, y que la Resolución impugnada ―en ninguna de sus 71 páginas tiene presente la fecha en la cual se solicitaron las marcas. Para verificar si a dicha fecha puede establecerse si don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego procedió de buena o mala fe‖.

(ii) Juzga mal las pruebas y presume mala fe del solicitante. Al respecto señala que

―Teniendo presente las fechas de solicitud de las marcas declaradas nulas por el Tribunal INDECOPI: a) Marca AAA solicitada el 24 de enero de 1992, b) marca TRIPLE A solicitada el 21 de febrero de 1992. Podemos declarar que no existe en autos ninguna prueba correspondiente a dichas fechas que prueben la existencia de mala fe por parte de don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego‖, y que ―la citada resolución declara esta mala fe en base a documentos muy posteriores‖. Añade que ―La otra prueba en base a la cual se asume la mala fe (…) es la existencia de un contrato de asistencia recíproca ente el Touring y Automóvil Club del Perú y American Automobile Association, Inc.‖.

(iii) Se pronuncia más allá del petitorio. Al respecto indica que el Tribunal INDECOPI ―sacó

un argumento nuevo y declaró la nulidad de las marcas citadas en base a un fundamento no discutido en el proceso, la pretendida mala fe de Eduardo San Martín Gonzáles del Riego‖; y, que ―En este caso el Tribunal INDECOPI ha ido más allá del petitorio, porque ha declarado una nulidad no solicitada, la nulidad por mala fe‖.

(iv) No permitió el derecho de defensa. Al respecto manifiesta que el Tribunal INDECOPI

estableció la nulidad de las marcas en litigio en base a la presunta mala fe del demandante, ―Si nunca se discutió durante el largo procedimiento que duró desde el año 1992 hasta el año 2000 y nunca se imputó o se corrió traslado a Eduardo San Martín Gonzáles del Riego de una solicitud de nulidad de sus marcas en base a un presunto actuar de mala fe, no puede dictarse una resolución (…) que lo priva de sus marcas en base a un cargo del cual nunca tuvo oportunidad de defenderse‖.

c) Contestaciones a la demanda

El Procurador Público, encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú, contesta la demanda y manifiesta: ―Cumpliendo con absolver el traslado de la demanda,

la niego y contradigo en todos su extremos, solicitando a la Sala que oportunamente la declare INFUNDADA, por las consideraciones de hecho y derecho que a continuación expongo‖. Afirma que ―La Resolución materia de autos, respecto a las acciones de nulidad de las marcas AAA y TRIPE A registradas a favor del demandante, se emitió de acuerdo con lo previsto por el

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artículo 100° del Decreto Supremo No. 001-IC-DS, vigente a la fecha de concesión de dichas marcas (…)‖. Señala que ―los argumentos de la actora son totalmente insubsistentes, y, únicamente pretenden confundir a la Sala (…)‖. Indica que el examen efectuado entre las marcas en litigio ―ha sido tomado muy en cuenta por las diferentes instancias administrativas del INDECOPI al realizar el análisis de confundibilidad entre los signos citados, por cuanto los servicios que distinguen los signos en cuestión son los mismos‖. Observa que ―El criterio de la autoridad administrativa para resolver este caso, ha sido correcto y no debe ser cuestionado, ya que al efectuar el examen comparativo entre las marcas, ha tenido en cuenta todos los riesgos para declarar nulos los certificados No. 9791 correspondiente a la marca AAA y No. 9828 correspondiente a la marca TRIPLE A (…)‖. Manifiesta que ―la Resolución cuestionada se sustentó en lo previsto por el Art. 181° literal c) del Decreto Legislativo No. 823, concordante con el Art. 113° inciso (sic) c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,, que prevé los casos de nulidad de registro; (…)‖. Finalmente, observa que ―el acto administrativo emitido por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Industrial, es correcto y se encuentra arreglado a derecho, toda vez que ha sido expedido por órgano competente, en el correcto ejercicio de sus funciones, sin disposiciones contrarias a la Constitución y en estricta observancia de las normas especiales sobre Propiedad Industrial y las que rigen el procedimiento administrativo (…)‖. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI da contestación a la demanda a través de apoderados. Expone lo

siguiente: Respecto al momento en que debe juzgarse la buena fe del solicitante de un registro de un signo como marca manifiesta que ―la resolución administrativa impugnada no ha considerado que el momento trascendente para determinar la existencia o inexistencia de mala fe sea otro que el de la presentación de la solicitud de registro de marca‖, y hace referencia a varios acápites de la mencionada Resolución en que hace alusión a la fecha de solicitud del registro. En relación a las pruebas aportadas al procedimiento administrativo señala que en el derecho de marcas ―el empresario que solicite un registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las cuales destacan aquellas que tienen por finalidad propiciar una conducta honesta y leal por parte de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece‖. Añade que ―la mala fe como causal de nulidad del registro de una marca, contrariamente a lo que sostiene el demandante, se encontraba prevista también en las normas vigentes al momento en que solicitó los registros de sus marcas‖, pues, ―En efecto, en el año 1992 en que el demandante solicitó el registro de dichas marcas se encontraban vigentes la Decisión 313 y el Decreto Supremo No. 001-71 IC/DS‖. Añade que en el caso concreto ―existen una serie de indicios, debidamente acreditados en el expediente administrativo, que permitieron al Tribunal de INDECOPI llegar a la certeza respecto al conocimiento que tenía el demandante de la existencia de las marcas de la empresa American Automobile Association, Inc., registradas en los Estados Unidos de América y que el demandante era además consciente que los servicios prestados por dicha empresa eran conocidos por las personas afiliadas al Touring y Automóvil Club del Perú, por lo que podría beneficiarse deslealmente del prestigio ganado por un tercero a nivel internacional a través de la utilización de signos distintivos idénticos o muy parecidos‖.

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Asevera que ―el demandante pretende sostener la absurda tesis según la cual resulta obra de la casualidad que el en año 1992, es decir, 90 años después del primer uso en los Estados Unidos de América de la marca ‗AAA‘ diseñada dentro de una figura ovoidal, él decidió registrar la marca constituida por las letras ‗AAA‘ y la marca ‗TRIPLE A‘ para distinguir en el Perú los mismos servicios de asistencia en caso de avería de vehículos y remolque que presta la empresa American Automobile Association, Inc.‖. Añade que ―se ha probado en el expediente administrativo que la empresa American Automobile Association, Inc., desde mucho antes del año 1992 en que el demandante solicitó el registro de sus marcas, mantenía relación de reciprocidad con el Touring y Automóvil Club del Perú, convenio en virtud al cual los socios de ésta última podrían acceder a los servicios de la primera en los Estados Unidos de América y viceversa‖. Indica que ―Este hecho queda además corroborado con la propia publicidad presentada por el demandante para acreditar el uso previo del signo constituido por la figura de ‗AAA‘ encerrada dentro de una figura ovoidal, en la cual se aprecia que además de dicho signo se incluye la frase ‗eficiencia internacional‘, con lo cual resulta obvia la intención de aprovechar deslealmente el prestigio ganado por la marca registrada en el extranjero‖. Respecto a los alcances del pronunciamiento del Tribunal de INDECOPI, manifiesta que ―la empresa American Automobile Association, Inc., tanto en sus solicitudes de nulidad de certificado de registro de marcas, como en su observación y a lo largo del procedimiento administrativo, ha invocado como fundamento de su pretensión el conocimiento previo que tuvo el demandante de su marca registrada en los Estados Unidos de América, así como la extremada coincidencia que existe entre las marcas registradas y solicitada por éste y la que a ella le corresponde. Consecuentemente es claro que dichos argumentos conducen a un análisis respecto a la buena o mala fe del solicitante del registro de las marcas cuya nulidad y denegatoria se pretende, que es precisamente lo que hizo el Tribunal de INDECOPI‖. Respecto al derecho de defensa del demandante, manifiesta que ―la buena fe del solicitante del registro de una marca es un requisito ineludible para conceder el mismo, así como para mantener dicho registro, por lo que este tema se encuentra siempre presente en cualquier procedimiento de este tipo, aunque no haya sido invocado expresamente por las partes‖. En cuanto a las solicitudes de registro presentadas por el demandante, observa que ―la intención del demandante al registrar dichas marcas no podía ser otra sino la de confundir a los consumidores aprovechándose deslealmente del prestigio internacional de la empresa American Automobile Association, Inc., lo cual obviamente implica su mala fe‖. d) Tercero interesado

La sociedad AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION INC. señala domicilio procesal para recibir notificaciones en el proceso de la referencia. CONSIDERANDO: 1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

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Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 31 de mayo de 2006. 2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial de ―los artículos 113 inciso c) de la Decisión 344 y los artículos 73 incisos d) y e) y artículo 102 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena‖. Este Tribunal procede a realizar la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 313, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo ―AAA y diseño‖ ha sido presentada el 9 de abril de 1992, esto es, en vigencia de la Decisión 313. Asimismo, del texto de la Resolución impugnada, se infiere que los signos AAA y TRIPLE A fueron solicitados a registro en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se interpretará, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 71, 73 literal a) y 82 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretará el texto del artículo 113, literal c) de la Decisión 344, por considerar que no es aplicable al caso concreto. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 313 (…) ―Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles,

suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona‖. (…) ―Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a

una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;‖

(…) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o

parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso

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del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular

de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca

notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular

de la marca notoriamente conocida;‖ (…) ―Artículo 82.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier

persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada‖. (…) ―Artículo 102.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a

petición de parte, la nulidad del registro de marca, previa audiencia de las partes interesadas, si el registro fue concedido en contravención a la presente Decisión. Si las disposiciones a que hace referencia el párrafo anterior, fueren parcialmente aplicables a un registro de marca, la nulidad se decretará sólo respecto a la parte impugnada. El procedimiento para llevar a cabo esta acción se sujetará a las disposiciones internas de cada País Miembro‖. (…) DECISIÓN 344

(…) ―Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las

causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.‖ (…) DECISIÓN 486

(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS

―PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de

conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se

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refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia‖. (…)

3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; la marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas: marca denominativa y marca mixta, comparación entre marcas en conflicto; impedimentos para el registro marcario: la identidad y la semejanza; reglas para efectuar el cotejo marcario; la marca notoria y su prueba; la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido; confusión con la marca notoriamente conocida; legitimación para presentar observaciones; procedimiento para el examen de registrabilidad y debida motivación; la nulidad de un registro marcario, la nulidad por mala fe, principio de complemento indispensable; relación entre el ordenamiento jurídico comunitario y el internacional. 3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que:

―Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior‖.2

Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado:

―Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.‖ 3

2 MOUCHET, Carlos. ―INTRODUCCIÓN AL DERECHO‖ Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278.

3 Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de

Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: ―EBEL‖. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como ―tránsito legislativo‖ o también como ―aplicación de la ley comunitaria en el tiempo‖ ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que:

―(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior. (...) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar ... tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes. (Proceso N° 28-IP-95, caso ―CANALI‖, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)‖.4

De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación

inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

4 Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de

Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: ―& MIXTA‖. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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En conclusión, la solicitud de registro del signo ―AAA y diseño‖ se realizó en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 101, de 14 de febrero de 1992), al igual que las solicitudes de los signos ―AAA‖ y ―TRIPLE A‖. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen; por lo tanto, debe entenderse que la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena rigió la actividad procesal cumplida hasta el 31 de diciembre de 1993, la Decisión 344 rigió la actividad cumplida a partir del 1° de diciembre de 1993, fecha de entrada en vigencia de ésta Decisión, hasta el 30 de noviembre de 2000 y desde el 1° de diciembre de 2000 rigió la Decisión 486, fecha en la cual ésta entró en vigencia. 3.2. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO

Del artículo 71 de la Decisión 313, inciso segundo, se desprende el concepto de marca, entendido como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. Las condiciones o requisitos que intrínsecamente debe reunir un signo para ser registrable se encuentran determinados en dicho artículo, los que, por cierto, son similares a los consagrados en los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión 486, éstos son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, conceptos que han tenido amplio desarrollo en la jurisprudencia de este Tribunal. a) Perceptibilidad

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 71 de la Decisión 313 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de

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su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. 3.3. CLASES DE MARCAS: Marcas Denominativas y Marcas Mixtas

La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. La MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -para la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Al respecto este Tribunal ha manifestado:

―se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.‖ 5

Comparación entre signos denominativos y mixtos: Al realizar la comparación entre una marca denominativa y una mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

5 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: ―DEVICE

(etiqueta)‖. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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Comparación entre signos mixtos:

En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, aunque deberá examinarse todo el conjunto, tanto el gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia, para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, no habrá, en principio, riesgo de confusión. 3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA

Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, son impedimentos que derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad. La confundibilidad con signos idénticos o semejantes La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que ―sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error", conforme así lo estableció, en su oportunidad, el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, objeto de la presente interpretación prejudicial. Este Tribunal, al respecto, ha señalado:

―La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca‖. 6

Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Órgano Jurisdiccional Comunitario, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 7 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los

6 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:

“CAMPO VERDE‖. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: ―CHILIS y diseño‖.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 8 El Tribunal ha diferenciado entre: ―la ‗semejanza‘ y la ‗identidad‘, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos‖.9 Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: ―La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…‖ 10 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. En definitiva, el consultante, en la comparación que efectúe entre los signos ―AAA y diseño‖ y ―AAA y diseño‖, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al

respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que ―deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra‖.11 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La

determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia

8 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: ―CHIP‘S‖. TRIBUNAL

DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 9 Proceso 82-IP-2002. (ya citado).

10 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca ―EAU DE SOLEIL DE

EBEL‖ (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca ―US TOP)‖. 11

OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. P. 153.

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en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

―Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos‖.12

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

―La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‗disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

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BREUER MORENO, Pedro C. ―TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO‖, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

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La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos‖. 13

3.5. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA El Tribunal señala que la marca notoria es aquélla en la que concurren, entre otros, los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es ―aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca‖. 14 El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: ―aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio‖.15 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como ―aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.16 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: ―Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental‖.17 En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega.

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Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE‖. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

14 FERNANDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A. 1984 ob.cit., p. 32.

15 OTERO LASTRES, José Manuel, ―La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario‖,

Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. 16

Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: ―ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE‖. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

17 Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DE

JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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3.6. OTROS IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA: La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido

La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria por sus atributos de ´difusión` y de ´reconocimiento` logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición, como ha sido dicho al inicio, para la inscripción de signos que ―constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos‖. Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del mismo artículo 73, determina, por su parte, que no podrán registrarse como marca los signos que ―sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro‖. En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este ámbito, así mismo, con la mayor precisión posible. La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las pruebas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria, tal situación y, por ende, la protección especial que de ella se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de notoriedad. Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, de aquéllos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador. 3.7. LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR OBSERVACIONES

El artículo 82 de la Decisión 313, plantea que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada. La persona que tiene legítimo interés, lo acreditará ante la Oficina Nacional Competente, que es la encargada de calificar tal condición. La Oficina Nacional Competente deberá recibir y resolver las observaciones presentadas rechazando las que se presenten de manera extemporánea; que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquéllas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.

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3.8. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, CONCESIÓN O DENEGACIÓN DEL REGISTRO, DEBIDA MOTIVACIÓN

La Oficina Nacional Competente, en ejercicio de lo facultado por el artículo 94 de la Decisión 344, podrá admitir a trámite las observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen o rechazarlas en el caso de que estén comprendidas en alguna de las causales establecidas en ese artículo, dentro de las cuales, en su literal a), se encuentran las solicitudes presentadas extemporáneamente. Se desprende, entonces, que la oficina nacional competente, en el caso concreto, se limitará a tramitar las observaciones que no se encuadren en ninguna de las referidas causales, exigencia reiterada por el artículo 95 de la misma Decisión, cuando dispone que admitidas las observaciones, sin que incurran éstas en alguna de las causales del artículo 94, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación, si lo estima conveniente, formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones y sobre la concesión o la denegación del registro. El examen de registrabilidad que en apego a lo dispuesto en el artículo 96 de la misma Decisión debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquélla impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 71 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente para la fecha de solicitud de registro del signo ―AAA y diseño‖. La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete aún más al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios. Este Tribunal ha señalado al respecto que:

―La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado‖.18

Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Debida motivación

La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96 que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

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Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997. G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER‖. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado:

―....requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados‖.19

3.9. LA NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO. LA NULIDAD POR MALA FE.

PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE Dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial, contenido en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se prevé la acción de nulidad del acto administrativo que concede la titularidad de una marca, la referida acción tiene como finalidad privar de la validez a un acto administrativo, que de manera ilegal registró una marca, causando perjuicios al titular de una marca y a los consumidores. Este Órgano Jurisdiccional ha manifestado que ―Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión‖, y que, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial aplicable para entonces será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo‖. 20 En efecto, la concesión de un registro marcario depende, en lo principal, de que la solicitud cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria y no incurra en las prohibiciones contempladas en la misma. Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. Por tanto, en principio, el orden sustancial común, aplicable a los supuestos de nulidad denunciados, será el vigente para la fecha de la solicitud correspondiente, esto es, la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual, en su artículo 102, primer párrafo, prevé que la autoridad nacional competente podrá decretar la nulidad del registro de marca si éste hubiese sido concedido en contravención a la citada Decisión; por lo tanto, la nulidad procederá, en lo principal, si el signo ha incurrido en las prohibiciones contempladas en los artículos 72 y 73 de la Decisión mencionada. El orden procesal, aplicable al trámite de la demanda de nulidad, será el vigente para la fecha en la cual ésta se interpuso, en este caso, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal ha indicado que la autoridad nacional competente para declarar la nulidad de un signo como marca es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial o el juez establecido por la legislación interna, dotado de competencia para pronunciarse sobre la nulidad en cuestión. Sobre la legitimación para la solicitud de la nulidad del registro de un signo, el artículo 102 de la Decisión 313 prevé que La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del registro de marca (…).

19

Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: ―GLEN SIMON‖. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

20 Proceso 38-IP-2002. Sentencia del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. No. 845 del 1 de

octubre del mismo año, caso PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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Al respecto, este Tribunal ha manifestado: ―En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna. La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público‖. 21 En el segundo supuesto se requiere de legitimación para demandar la nulidad del registro de un signo. En el caso de autos, se declaró nulos los certificados No. 9791 correspondiente a la marca ―AAA‖ y No. 9828 correspondiente a la marca ―TRIPLE A‖, registradas a favor del señor don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego porque supuestamente existió mala fe en la obtención de los registros marcarios. Sobre la ―mala fe‖, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que ―para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal‖. 22 Asimismo, ha manifestado que ―Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo‖.23 En el régimen marcario andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344. El literal c) del artículo 113 de la mencionada Decisión impide la subsistencia de un registro marcario que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°). 24 Este Órgano Jurisdiccional ha observado que:

―Conforme a lo expuesto, la titularidad de la marca en el extranjero es el punto de partida para considerar la mala fe y esa titularidad bien puede nacer por el registro o por el uso; esto puede darse cuando la marca solicitada o registrada sea igual o confundible con una registrada o usada en el extranjero. La confundibilidad se establecerá acudiendo a las reglas que en ese sentido se anotan en la jurisprudencia de este Tribunal. En marcas idénticas, la confundibilidad es evidente‖. 25

El artículo 102 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no contempla como causal de nulidad de un registro marcario la ―mala fe‖, por tanto, el Tribunal considera pertinente referirse al principio de complemento indispensable, en cuanto la administración aplicó el artículo 100 del Decreto Supremo No. 001-71-IC-DC, que contemplaba la causal de nulidad por mala fe en la obtención de un registro marcario, vigente para la fecha de solicitud y registro de las marcas en conflicto.

21

Proceso 59-IP-2005. Sentencia Del 25 de mayo de 2005, marca: ANDERCOL S.A. y figura, citando al Proceso 10-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 308 de 28 de noviembre de 1997, marca: COLSUBSIDIO. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

22 Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA. 23

Proceso 3-IP-99 (ya citado). 24

‖Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticiamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal‖.

25 Proceso 3-IP-99 (ya citado).

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El principio de complementación indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan ―norma de clausura‖, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica. Este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él. El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que ―la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‗complemento indispensable‘ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen‘ … advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, ‗la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista‘‖. 26 En efecto, el artículo 110 del Decreto Supremo Nº 001-71-IC-DC establecía que todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial, o al normal desenvolvimiento de las actividades industriales y comerciales, sería considerado como competencia desleal; en consecuencia ilegal y prohibido; por tanto, el Decreto Supremo mencionado hacía referencia a la noción de mala fe antes referida, no regulada en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.10. RELACIÓN ENTRE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO Y EL

INTERNACIONAL

En cuanto a la relación entre el ordenamiento comunitario y el internacional, el Tribunal, ha declarado que éste constituye una de las fuentes de aquél, pero que de ello no deriva que la Comunidad quede obligada por el citado ordenamiento; y ha señalado que ―En el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae

para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que éste le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél. Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, conservando el derecho comunitario –por aplicación de sus características ‗existenciales‘ de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia– la específica de aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo. ... El profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, (‗Los Tratados Constitutivos y el Derecho Derivado‘, en ‗Tratado de Derecho Comunitario Europeo‘, Tomo I, Ed. Civitas, Madrid, 1986) al analizar la naturaleza de los tratados constitutivos y el derecho derivado en la Comunidad Europea, concluye: ‗El derecho comunitario, en primer término, es

26

Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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autónomo a un mismo tiempo del derecho internacional general y del derecho interno de los Estados Miembros‘.‖ (Sentencia dictada en el expediente N° 1-IP-96, ya citada). 27 Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario

andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad,

perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3. Al comparar una marca denominativa y una mixta, se determina que si en ésta predomina

el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

En la comparación entre signos mixtos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los

elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, no habrá, en principio, riesgo de confusión.

4. No son registrables los signos que según lo previsto por el artículo 73, literal a) sean

idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente,

sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

6. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra

ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume, debiendo probarse por quien

la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

7. El artículo 73, literal d) de la Decisión 313, al igual que establece protección especial para

la marca notoria, lo hace también respecto de todos los otros signos que acrediten esa

27

PROCESO 1-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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calidad, pues al no excluirlos, amplía la esfera proteccionista para el consumidor y para el titular del nombre notorio.

8. No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente

conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro conforme se establece en el artículo 73 literal e) de la Decisión 313 interpretada.

9. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de

registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable,

resuelva las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

10. De demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los

requisitos de validez del signo, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. En el caso de autos corresponde la aplicación del artículo 102 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La administración aplicó el artículo 100 del Decreto Supremo No. 001-71-IC-DC, que

contemplaba la causal de nulidad por mala fe en la obtención de un registro marcario, vigente para la fecha de solicitud y registro de las marcas en conflicto.

Cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la

implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquélla, en aplicación del principio de complementación indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados. El artículo 110 del Decreto Supremo No. 001-71-IC-DC establecía que todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial, o al normal desenvolvimiento de las actividades industriales y comerciales, sería considerado como competencia desleal; en consecuencia ilegal y prohibido; por tanto, el Decreto Supremo mencionado hacía referencia a la noción de mala fe, no regulada en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

11. El derecho comunitario –por aplicación de sus características ‗existenciales‘ de

obligatoriedad, efecto directo y preeminencia– conserva frente al derecho internacional la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2268-2003, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA

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Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo

MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO

Mónica Rosell Medina

SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA