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LA IMPORTANCIA DE LAS MARCAS Y SU REGISTRO EN
NUESTRO ORDENAMIENTO
JURÍDICO
Maristella Collazo-Soto 221 Plaza Bldg., 5th Floor
Ponce de León Ave. San Juan, P.R. 00917
(787) 777-1362 [email protected] 1
AGENDA DE LOS TEMAS A DISCUTIR • DEFINICIÓN ;
• ESTATUTOS QUE LAS REGULAN;
• TIPOS DE MARCAS;
• CATEGORÍAS DE MARCAS;
• CLASES DE MARCAS;
• TITULARIDAD SOBRE UNA MARCA;
• VIOLACIÓN A LOS DERECHOS MARCARIOS;
• MARCAS QUE NO PUEDEN REGISTRARSE;
• “DILUTION” DE MARCAS FAMOSAS; Y
• REMEDIOS. 2
¿QUÉ SON LAS MARCAS?
• Palabras, frases, signos, diseños, imágenes o estilos comerciales (“trade dress”), símbolos, formas, sonidos, logos, medios, olores, colores, movimientos, o combinación de éstos.
• Distinguen los productos o servicios de una persona de aquellos de otra persona.
• Indican el origen de los productos y/o de los servicios que identifican.
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¿POR QUÉ EXISTEN LAS MARCAS?
• Proteger al consumidor evitando la probabilidad de confusión.
• Proteger al dueño de una marca de que otro la utilice y se aproveche de la plusvalía que el dueño ha creado con su marca.
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ESTATUTOS QUE LAS REGULAN
• Ley de Marcas de Puerto Rico (Ley Núm. 169 del 2009, según enmendada) – Protege las marcas registradas en Puerto Rico y las no-‐registradas, pero usadas
en el comercio en Puerto Rico.
• Lanham Act (Ley 489 del 5 de julio de 1946, según enmendada) – Protege las marcas registradas en el USPTO y las marcas no-‐registradas pero
utilizadas en el comercio interestatal.
• Jurisprudencia interpretativa de P.R. y de E.E.U.U.
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TIPOS DE MARCAS
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• Palabras – Nike, Kleenex, Clorox, Kodak.
• Diseños o logos
TIPOS DE MARCAS
• Frases – Just Do It; – I’m Lovin’ it!; – Si es Goya, tiene que ser bueno;
– DON'T LEAVE HOME WITHOUT IT®
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TIPOS DE MARCAS
• Colores
– El marrón de UPS, el rojo y amarillo de Tylenol, el rojo de Christian Louboutin, el azul Tiffany, el verde y amarillo de John Deere, el amarillo de los post-‐it notes, y los “cow spots” blancos y negros de Gateway.
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TIPOS DE MARCAS • Imágenes o estilos comerciales (“trade dress”)
• Formas:
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CATEGORÍAS DE MARCAS • Marcas de Servicios
– Identifican o distinguen la fuente de unos servicios. – In Re Doctor Pepper Company, 836 F.2d (Fed. Cir. 1987).
• Ejemplos:
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CATEGORÍAS DE MARCAS
• Marcas de Fábrica – Identifican o distinguen la fuente de un producto. – Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, 537 F.2d 4 (2nd Cir. 1976).
• Ejemplos:
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CATEGORÍAS DE MARCAS • Marcas de Certificación
– Tienen características comunes (calidad, componentes, origen). – Midwest Plastic Fabricators, Inc. v. Underwriters Laboratories, Inc., 906 F.2d
1568 (Fed. Cir. 1990).
• Marcas Colectivas – Se utilizan por miembros de una organización, organización o fraternidad para
establecer que son miembros de la misma. – Aloe Crème Laboratories, Inc. v. American Society for Aesthetic Plastic Surgery,
Inc., 192 U.S.P.Q. 170 (1976).
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CLASES DE MARCAS
• Arbitrarias o Imaginables – No guardan relación con las características del producto o servicio que
identifica la marca. – Las marcas imaginables son palabras que se inventan los comerciantes con el
propósito de utilizarlas como marcas —no tienen significado alguno. • Ejemplos: XEROX , KODAK, KLEENEX, EXXON, FAB
– Las marcas arbitrarias son palabras que existen pero que no tienen relación con el producto o servicio para el cual son utilizadas • Ejemplos: DOMINO‘S para pizza; IVORY para jabón; APPLE para computadoras; DOVE para jabón; SUBWAY para restaurant.
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CLASES DE MARCAS
• Imaginables – Inventadas por el comerciante para utilizarlas como marca.
• Arbitrarias – Palabras que existen pero no guardan relación con el servicio/producto.
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CLASES DE MARCAS
• Sugestivas – Son aquéllas que sugieren, mediante un esfuerzo de la imaginación del
consumidor, alguna característica del producto . – Ejemplos:
– CEASAR’S PALACE sugiere la opulencia del hotel; – El slogan "hace feliz a su nariz" para un limpiador; – COPPERTONE para loción bronceadora; – BEST BUY para tienda de electrónicos; y – CIRCUIT CITY para tienda de electrónicos.
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CLASES DE MARCAS
• Sugestivas – Requieren esfuerzo de la imaginación del consumidor. – Security Center Ltd. v. First National Security Centers, 750 F.2d 1295 (5th Cir.
1985).
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CLASES DE MARCAS • Descriptivas – Identifican o llaman la atención a unas características, ingredientes, cualidades o naturaleza de un producto o servicio.
– Estas marcas no pueden usarse de forma exclusiva por parte de una persona y tampoco son registrables.
– Ejemplos: – PÁGINAS AMARILLAS – para directorio telefónico; – ALL BRAN – para cereal; – VISION CENTER – para óptica; – LA CASA DE LAS ESCALERAS – para tienda que vende escaleras; y – RAISIN BRAN – para cereal.
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CLASES DE MARCAS
– Las marcas descriptivas solo pueden llegar a ser registrada si la marca ha adquirido un significado secundario.
– Ello sucede cuando la marca se usa por cierto tiempo, de forma casi exclusiva para el producto o servicio, y el consumidor asocia la marca con el producto o servicio.
– Ejemplos: – Café Rico: Cooperativa de Cafeteros v. Colón, 91 D.P.R. 372 (1964); – Nu-‐Enamel: para esmalte, Armstrong v. Nu-‐Enamel, 305 U.S. 315 (1938); y – Park’N-‐Fly:para estacionamiento cerca del aeropuerto, Park’N Fly v.
DollarPark & Fly, 468 U.S. 189 (1985).
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CLASES DE MARCAS
• Descriptivas – Identifican directamente una característica del producto/servicio.
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CLASES DE MARCAS
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• In re Tea and Sympathy: Serial no. 77054914 (TTAB 2008)
– T&S solicitó el registro de THE FARMACY para varios servicios incluyendo para la venta de hierbas naturales y productos orgánicos. El lugar tenía un farmaceútico “on call”.
– El examinador rechazó el registro porque “farmacy” era lo mismo que “pharmacy” y esa palabra describía los servicios que brindaba el solicitante.
– T&E apeló alegando que “farmacy” tenía una doble connotación para sugerir que los productos (hierbas y productos orgánicos medicinales) vienen frescos de la granja (“farm”). Así la marca juega con las palabras “farm” y “pharmacy” para llevar 2 mensajes: los productos naturales y la farmacia.
– A base de lo anterior, el TTAB concluyó que la marca era sugestiva y, por ende, registrable.
CLASES DE MARCAS – Genéricas • El término genérico es aquél que el consumidor denomina o conoce como
nombre común de un producto o servicio y no de un producto o servicio que proviene de una fuente en particular. – Es el nombre de la cosa.
• El término genérico pertenece al dominio público y puede ser utilizado por cualquier persona para identificar el producto o el servicio de ese género.
• Un término genérico jamás podrá ser la marca de un producto o servicio.
– Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 U.S. 111 (1938).(“Shredded Wheat”).
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CLASES DE MARCAS • Genéricas
◦ Ejemplos: Pizzería, barbería, panadería, Sushi Place, Oyster Bar, Hotels.com, etc.
– Un término puede ser genérico para determinado producto pero arbitrario para otro.
– Ejemplos: • Apple para la fruta v. Apple para la computadora; • Park para un parque v. Park para un hotel; • Ivory para marfil v. Ivory para jabón; y • Biblioteca para lugar donde se encuentran libros v. Biblioteca para una barra.
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TITULARIDAD SOBRE LAS MARCAS
• Uso en el mercado – Las marcas se obtienen por el uso en el mercado en conexión con productos o servicios.
Esto significa primero en uso, primero en derecho. – No obstante, mediante el registro de las marcas en Puerto Rico y/o en E.U. se obtienen
beneficios adicionales. – Blue Bell v. Farah Manufacturing, 508 F2d. 1260 (5th Cir. 1975) (Primero en venta obtuvo
prioridad de uso sobre la marca).
• Solicitud de registro con intención de uso – Fecha de presentación = fecha de uso. – Excepto:
• Arribas & Associates v. American Home Products, 165 D.P.R. 98 (2005) (Petición de cancelación de registro con intensión de uso de Arribas porque se había utilizado la marca primero en US y en PR por AHP).
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TITULARIDAD SOBRE LAS MARCAS • Beneficios de registrar la Marca: • USPTO
– Evidencia Prima Facie de la validez de la marca, de la titularidad y del derecho exclusivo para usar la marca;
– No permitirá que se registre una marca similar o igual a nivel federal; – La protección abarca todos los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico; y – Acceso al Tribunal Federal.
• Puerto Rico – Oficina de Marcas no permitirá que se registre una marca similar o igual en PR; – Evidencia Prima Facie de la validez de la marca, de la titularidad y del derecho
exclusivo para usar la marca; – Daños estatutarios; e – Injunction preliminar autormático.
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TITULARIDAD SOBRE LAS MARCAS • El registro NO es requisito para entablar una acción por violación a su derecho marcario. – En Puerto Rico, el que la marca esté registrada da derechos a daños estatutarios
y un entredicho provisional automático.
• Si registrado:
– "®" or “Reg. U.S. Patent TM Off.” or “Registered United States Patent and Trademark Office.”
– Registro de Puerto Rico es “MR”
• Para indicar la intención de registro: TM para un producto, SM para un servicio
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DERECHOS DEL DUEÑO DE LA MARCA
• Derecho exclusivo para usar la marca en conexión con sus productos/servicios.
• Derecho a impedir que otro use la misma marca o una marca confusamente similar para los mismos productos/servicios o para productos/servicios relacionados.
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DERECHOS DEL DUEÑO DE LA MARCA
• Activo importante del negocio que se debe proteger. – El registro evita que otro se aproveche de la plusvalía que se ha creado con la
marca.
• Registrar no es suficiente. – Se tiene que continuar su uso; – Defender el uso exclusivo en el comercio; y – Evitar el riesgo de convertirse en genérico (aspirina).
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VIOLACIÓN A LOS DERECHOS MARCARIOS
• La “probabilidad de confusión” es el elemento clave para cualquier reclamación en protección de una marca.
• Una mera posibilidad de confusión no da base para una reclamación.
• Se prohíbe la probabilidad de confusión: – Para evitar competencia desleal con el primer usuario de la marca -‐ en otras
palabras, para prevenir que un segundo usuario se beneficie del “goodwill” del primer usuario de la marca.
– Para proteger al consumidor – que éste pueda distinguir eficientemente entre productos similares.
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VIOLACIÓN A LOS DERECHOS MARCARIOS • Para determinar si hay probabilidad de confusión entre dos marcas, se lleva a cabo un análisis que requiere considerar numerosos factores: • Factores a considerar:
1. Similitud entre las marcas; 2. Similitud de los productos o servicios; 3. La fuerza de la marca del reclamante; 4. La intención del segundo usuario al adoptar la marca; 5. Los consumidores prospectivos y el grado de cuidado al comprar; 6. Parecido en el mercadeo de los productos y en los canales de distribución; y 7. Evidencia de confusión actual o real.
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VIOLACIÓN A LOS DERECHOS MARCARIOS
• Según los factores, ¿hay probabilidad de confusión? – Boriquen Biscuit Corp. v. M.V. Trading Corp., 78 USPQ2d 1454 (1st Cir 2006).
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MARCAS QUE NO PUEDEN REGISTRARSE
• Marcas que sean inmorales, engañosas, despectivas o contraria a las leyes; – In Re Nantucket, Inc., 677 F.2d 95 (U.S.P.Q. 1982).
• Términos geográficos; – In Re Nantucket, Inc., 677 F.2d 95 (U.S.P.Q. 1982).
• La bandera o escudo de armas o cualquier otra insignia de Puerto Rico o de los Estados Unidos, o cualquier otro estado, municipio o nación extranjera, o una imitación de los mismos;
• Palabras o frases genéricas en cuanto al producto o servicio para los cuales se usa;
• Cualquier marca que sea un apellido (“primarily merely a surname”), a menos que haya adquirido significado secundario o que no sea común. – Ejemplos: Ford, McDonalds, J.C. Penney.
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“DILUTION” (Disminución del Carácter Distintivo de una Marca)
• Federal Trademark Dilu.on Act – En el 1996, se adoptó el U.S. Federal Trademark Dilu1on Act (FTDA). – El propósito de esa ley era evitar que las marcas famosas se diluyan o se reduzca su carácter dis.n.vo – aún cuando no haya probabilidad de confusión.
– “Dilu.on” se define como disminución en la capacidad de una marca famosa de iden.ficar y dis.nguir su producto o servicio, aunque no haya probabilidad de confusión.
• Ley de Marcas de Puerto Rico (2009) – Artículo 28
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MARCAS FAMOSAS EN PUERTO RICO
• Extensamente reconocida en Puerto Rico por el público consumidor general.
• Factores: 1. Duración, extensión y alcance geográfico de la promoción de la marca; 2. Cantidad, volumen y extensión geográfica de la venta de los productos o
servicios ofrecidos bajo la marca; 3. Extensión del reconocimiento de la marca en Puerto Rico; y 4. Si la marca está registrada y en qué jurisdicciones.
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EJEMPLOS DE MARCAS FAMOSAS
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TIPOS DE “DILUTION”
• El “dilution” puede ser por opacar o deslucir una marca (“blurring”) o por mancillar o deshonrar la marca (“tarnishment”).
– El “dilution by blurring” es cuando se usa una marca famosa para otros productos • Ejemplos: usar la marca KODAK para pianos, Coca-‐Cola para bicicletas, XEROX para ropa, BMW para refrescos.
– El “dilution by tarnishment” es cuando se usa una marca famosa de forma peyorativa o en un contexto negativo. • Ejemplo: “Don’t leave home without it” para pistolas/armas.
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“DILUTION”
– Para presentar una reclamación bajo el FTDA, el dueño de la marca tendría que probar, en términos generales, que:
• Su marca era famosa;
• Otra en.dad estaba usando su marca; y
• Su uso disminuye el carácter dis.n.vo de la marca famosa.
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DEFENSAS PARA “DILUTION”
• Uso publicitario de la marca para comparar o describir productos (“Compara1ve Adver1sing”);
• Uso no comercial de la marca; o • Uso de la marca para propósitos: – No.ciosos o periodís.cos; y/o – De comentarios, crí.cas o parodias: Ma=el, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894
(9th Cir. 2000), cert. denegado 537 U.S. 1171 (2003) (la canción Barbie Girl no violenta los derechos sobre la marca famosa Barbie®”).
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DEFENSAS PARA “DILUTION” • “Nomina1ve Fair Use”-‐ Uso de la marca del demandante para describir o iden.ficar el producto del demandante.
– Elementos: » Producto del demandante no se puede iden.ficar fácilmente sin usar su marca; » Solamente se usa aquella porción de la marca que es necesaria para iden.ficar el producto del demandante; » El uso de la marca del demandante no implica ni sugiere endoso por parte del demandante.
• New Kids on the Block v. News America Publishing, 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992) (Una encuesta de periódico para determinar cual de los 5 miembros del grupo musical era el favorito del público).
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“DILUTION” (“Chewy Vuitton Case”)
• Parodia – Debe comunicar dos mensajes conflictivos.
– Se debe notar que es el original pero a la misma vez no es el original y es una parodia.
– Louis Vuitoon Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 464 F.Supp.2d 495 (E.D. Vir. 2006).
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REMEDIOS PARA UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS MARCARIOS SOBRE TODA MARCA
– Interdicto;
– Orden de incautación de los productos con la marca; y
– Daños. • Ganancia que hubiera realizado el infractor mediante el uso de la marca; • Ganancia que el demandante hubiera dejado de percibir; • Valor del menoscabo que la actuación del demandado le causó al demandante; y
• Otros factores
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REMEDIOS ADICIONALES PARA UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS MARCARIOS SOBRE UNA MARCA REGISTRADA
• Opción de Daños Estatutarios; – $750 -‐ $30,000 por violación – Violación Intencional: hasta $150,000 – Violación No Intencional: $500
• Costas;
• Honorarios de abogados; y
• Gastos de Pleito.
• En Puerto Rico, un injunction preliminar automático.
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