se venden tabas, micas, chelas y puchos: sobre las jergas y/o peruanismos como signos distintivos

JURISPRUDENCIA DEL INDECOPI

247DIÁLOGO CON LA JURISPRUDENCIA N° 187

SOBRE LAS JERGAS Y/O PERUANISMOS COMO SIGNOS DISTINTIVOS

Se venden tabas, micas, chelas y puchos

Javier André MURILLO CHÁVEZ* / Miryam Stephanie PALACIOS MENDOZA**

Análisis y críticajurisprudencial

Sobre las jergas y/o peruanismos como signos distintivos. Se venden tabas, micas, chelas y puchos 247

Para Indecopi clínicas deben realizar exámenes adicionales ante discrepancias de especialistas médicos 265

ANÁLISIS Y CRÍTICAJURISPRUDENCIAL

ENTRE CORCHETESCOMENTARIOS Y ANOTACIONES

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INDECOPI

SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELEC-TUAL

* Abogado júnior del Departamento de Marcas y Derechos de Autor de la Consultora Especializada en Propiedad Intelectual Clarke, Modet & Co. Perú. Adjunto de Cátedra de los Cursos de Derecho de la Competencia 2 y Derecho de Autor con el profesor Raúl Solórzano Solórzano, ambos en la Facultad de Derecho de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú. Ex director y miembro de la Comisión de Publicaciones de la Asocia-ción Civil Foro Académico.

** Asistente legal del Departamento de Marcas y Derechos de Autor de la Consultora Especializada en Propiedad Intelectual Clarke, Modet & Co. Perú. Alumna de 11vo ciclo en la Facultad de Derecho de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú. Miembro de la Comisión de Eventos de la Asociación Civil Foro Académico.

El autor analiza la Resolución N° 0322-2013/TPI-INDECOPI, la cual establece importantes reglas sobre la imposibilidad de registrar términos consistentes ex-clusivamente en jergas y/o peruanismos como marcas respecto a productos con los que resultarían ser signos usuales o de uso común. Así, en el presente artícu-lo se delimita el concepto de distintividad de los signos distintivos y se explica la razonabilidad de la prohibición de registro de signos conformados exclusiva-mente por denominaciones usuales o comunes, como las jergas y peruanismos.

TEMARELEVANTE

RESOLUCIÓNRESOLUCIÓN N° 0322-2013/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 455835-2011

Solicitante : Julio César Irribarren Salas Cornejo

Opositora : Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C.

Materias : Registro de marca de producto / Denomi-naciones usuales

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J URISPRUDENCIA DEL INDECOPI

del artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 y que la inter-pretación que se le ha dado al citado artículo es subjetiva.

Con fecha 4 de junio de 2012, Compañía Cervecera Am-bev Perú S.A.C. absolvió el traslado de la apelación rei-terando sus argumentos respecto a la falta de distintividad del signo solicitado.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado CERVEZA LA CHELITA reúne los re-quisitos de registrabilidad exigidos por ley para acceder a registro.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado

1.1 Distintividad del signo solicitado

De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Deci-sión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

La función esencial de una marca es identificar los pro-ductos o servicios de una persona natural o jurídica res-pecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.

Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la senten-cia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tri-bunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 22-IP-961 –durante la vigencia de la Decisión 3442–, en la que se precisa que la marca es el medio o el modo exter-no y necesario de que se valen los empresarios para asig-nar a sus productos y servicios un distintivo que les permi-ta diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumi-dor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación di-recta entre la marca, como un signo externo de diferencia-ción, y los productos, como objeto de protección marcaria.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andi-na, en el Proceso N° 132-IP-20053, ha señalado que: “Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de pa-labras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos,

Lima, treinta de enero de dos mil trece

I. ANTECEDENTES

Con fecha 18 de mayo de 2011, Julio César Irribarren Sa-las Cornejo (Perú) solicitó el registro de la marca de pro-ducto CERVEZA LA CHELITA, para distinguir cerveza, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 22 de julio de 2011, Compañía Cervecera Am-bev Perú S.A.C. formuló oposición señalando tiene legí-timo interés para formular oposición toda vez que es titu-lar de varios registros en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, señaló que el signo solicitado carece de distintividad.

Con fecha 19 de agosto de 2011, Julio César Irribarren Sa-las Cornejo absolvió el traslado de la oposición señalando que el signo solicitado si es distintivo.

Mediante Resolución N° 1028-2012/CSD-INDECOPI de fecha 21 de marzo de 2012, la Dirección de Signos Dis-tintivos denegó, de oficio, el registro del signo solicitado. Indicó lo siguiente:

i) La denominación CERVEZA es utilizada en el sector del mercado para designar a aquella bebida alcohólica de sabor amargo hecha con granos germinados de ce-bada, siendo que dicha denominación resulta genérica para los productos que pretende distinguir el signo so-licitado, a saber, las cervezas de la clase 32 de la No-menclatura Oficial.

ii) Si bien el término CHELITA –que forma parte del signo solicitado–, no cuenta con un significado propio reconocido en el diccionario, sin embargo el empleo de dicha palabra se ha generalizado en el argot popular para identificar a las cervezas. Siendo así, se trata de un término que con el transcurrir del tiempo ha deve-nido en común o usual en relación con las cervezas.

iii) En este sentido, de la evaluación del signo solicitado tomado en su conjunto, se ha verificado que este care-ce de aptitud distintiva, en tanto no está dotado, por sí sola, de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifiquen y diferencien los productos que se pretenden distinguir, siendo que dicha frase no pre-senta características particulares que permitan relacio-narla con un origen empresarial determinado, por lo que no será percibida por el público consumidor como un signo distintivo.

iv) En consecuencia, sobre el signo solicitado, no es posi-ble conceder un derecho de exclusiva, en tanto se en-cuentra incurso en la prohibición de registro contem-plada en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

Con fecha 2 de abril de 2012, Julio César Irribarren Salas Cornejo interpuso recurso de apelación señalando que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición

1 Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.2 Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los

artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.

3 Publicada en la Gaceta Ofi cial Nº 1273 del 7 de diciembre de 2005.


ANÁLISIS Y CRÍTICA JURISPRUDENCIAL

con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.

Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho de que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acos-tumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemen-te nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en for-ma singular. Estas expresiones transmiten una informa-ción determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.

Para determinar la distintividad de un signo, debe tomar-se en cuenta el modo usual de utilizar los signos distinti-vos en el correspondiente campo de productos o servicios.

El sector pertinente lo conforman los fabricantes y pro-ductores de los correspondientes productos o los presta-dores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servi-cios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con de-terminados productos o servicios y no con relación a otros. Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.

1.2 Denominaciones comunes o usuales

De acuerdo con el inciso g) del artículo 135 de la Deci-sión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.

Se consideran denominaciones de uso común a aquellos signos que en los modismos o en la jerga propia de cada país son usados de manera corriente o coloquial por los consumidores del sector pertinente del mercado para de-signar directamente cierto tipo de productos o servicios, habiéndose convertido en el nombre común o genérico de los mismos aunque su significado gramatical e idiomático sea diferente. Tal sería el caso de los términos tabas que es empleado en nuestro medio para designar zapatos o el término chela para designar cerveza.

Las denominaciones comunes o usuales deben ser libre-mente utilizables por todos los competidores que actúan en un sector del mercado, porque de otorgarse el registro de ellos a favor de una persona exclusivamente, se impedi-ría a los competidores que utilicen esa denominación o re-presentación para referirse a productos o servicios que fa-brican, comercializan o prestan, según sea el caso, lo cual

monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, so-nidos, olores, letras, números, color delimitado por la for-ma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, indivi-dual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mer-cado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, selec-cione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artí-culo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que: “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráfi-cos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de ex-tender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G. O.A. C. N° 1121 del 28 de se-tiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL)”.

Respecto a la distintividad, en el proceso antes citado, el Tribunal Andino ha señalado que: “En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo –refiriéndose al ar-tículo 134 de la Decisión 486– con relación a lo que dispo-nía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa men-ción a la ‘suficiente’ distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios produci-dos o comercializados por otra persona. Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistra-bilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva ‘intrínseca’ como una capacidad distintiva ‘extrínseca’, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos”.

La capacidad distintiva de un signo se determina con rela-ción a los productos o servicios que está destinado a iden-tificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios se-gún su origen empresarial, no según sus características o destino.

En tal sentido, la Sala considera que un signo es distinti-vo si es capaz de identificar o asociar los productos o ser-vicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado.

No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho de que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada solo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal4 u otras razones5 tiene una dudosa capa-cidad distintiva, viéndose el público obligado –a falta de la presencia de un signo distintivo– a identificar al producto

4 Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aisla-do y no delimitado en una forma determinada.

5 Un paquete de galletas en el que fi gure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica en relación al producto que distingue.

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constituiría una barrera de acceso al correspondiente sec-tor del mercado. En consecuencia, la Sala determina que es mejor dejar que estas denominaciones sean libremen-te utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.

Debe precisarse que esta prohibición de registro solo com-prende a los signos que exclusivamente estén compuestos por términos comunes o usuales. En consecuencia, signos que contengan otros elementos suficientemente distintivos sí pueden acceder a registro.

Conforme concluye el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el citado Proceso N° 40-IP-98, los sig-nos usuales deben analizarse no solo con base en su con-cepto gramatical o etimológico, sino de conformidad con el significado común y corriente que se utilice en el país con respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir.

1.3 Denominaciones genéricas

La Sala, en concordancia con lo establecido por el Tribunal Andino en sus sentencias N° 6-IP-956, 27-IP-957, 40-IP-988, 49-IP-20009, N° 24-IP-200110 y 63 1P-200111, entien-de por denominaciones genéricas aquellas que común-mente designan el género, categoría, especie o naturaleza de los productos o servicios que pretenden diferenciar12.

Las prohibiciones de registro de los signos que designan en forma ordinaria y necesaria a los productos y servicios se encuentran incluidas en el artículo 135 incisos f) y g) de la Decisión 486, según se trate del nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate o de la de-signación común o usual del producto o servicio en el len-guaje corriente o en la usanza del país.

La Decisión 486 menciona exclusivamente a las denomi-naciones que constituyen el nombre genérico o que de-signan comúnmente a los productos o servicios para los cuales han de usarse y no al género de los productos o ser-vicios. Sin embargo, tan irregistrable es la palabra “silla” para distinguir “sillas” como la palabra “mueble” para dis-tinguir “sillas”13.

Conviene precisar que los signos genéricos o usuales de-ben analizarse no solo con base en su concepto gramatical o etimológico, sino de conformidad con el significado co-mún y corriente que se utilice en el país con respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir.

Los signos genéricos deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en un sector del merca-do, porque de otorgarse el registro de ellos a favor de una persona exclusivamente se impediría a los competidores utilizar esa denominación o representación para referirse a los productos o servicios que fabrican, comercializan o prestan, según sea el caso, lo cual constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado. En con-secuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean

libremente empleadas por todos los competidores que ac-túan en un sector del mercado.

Además, los signos genéricos no poseen la distintividad necesaria para diferenciar los productos o servicios de un empresario de los de otros, ya que constituyen el nombre utilizado en forma ordinaria y necesaria para denominar-los o identificarlos. En consecuencia, también se encuen-tran incursos en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

Asimismo, conviene precisar que la prohibición del ar-tículo 135 inciso f) de la Decisión 486 se vería burlada si solo se denegara el registro de denominaciones gené-ricas tal cual y no variaciones fonéticas o gráficas de las mismas.

Por lo tanto, las variaciones de una denominación genéri-ca en las que se siga percibiendo la denominación gené-rica o en las que la nueva denominación sea sustancial-mente igual a la denominación genérica, también están incursas en la prohibición en cuestión. Se trata del caso en que las variaciones son mínimas, de modo que si se apre-cia el signo rápidamente, el público no se va a dar cuenta de dichas variaciones.

De lo establecido en los párrafos precedentes no debe inferirse que toda indicación genérica de por sí es irre-gistrable. Antes bien, el carácter genérico de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo, por constituir una indicación genérica de determinados pro-ductos o servicios, no sea registrable con relación a estos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.

Finalmente, la norma antes señalada solo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indica-ciones genéricas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos que le otorguen el carácter distintivo sí pueden acceder al registro, de conformidad con la ley.

Es pertinente indicar que el fundamento para rechazar los signos genéricos radica en la necesidad objetiva de que el signo permanezca libre en el tráfico económico.

6 Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena N° 215 del 17 de julio de 1996, p. 3 y ss.7 Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena N° 257 del 14 de abril de 1997, p. 2 y ss.8 Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena N° 466 del 6 de agosto de 1999, pp. 11 y 12.9 Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena N° 602 del 21 de setiembre del 2000,

pp. 5 y 6. 10 Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena N° 739 del 4 de diciembre del 2001, p. 1 y

ss. 11 Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena N° 739 (nota 13), p. 21 y ss.12 Si bien dichas sentencias fueron emitidas cuando se encontraba vigente la Decisión

344, la Sala precisa que resulta relevante referirse a ellas en virtud de que parte del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344, ha sido recogida en el artículo 135 inciso f) de la Decisión 486.

13 PACHÓN / SÁNCHEZ ÁVILA. El Régimen Andino de la Propiedad Industrial. Bogotá, 1995, p. 210.



14 Información extraída de <www.rae.es>.15 Artículo publicado en <http://elcomercio.pe/lima/650003/noticia-cual-origen-palabra-

chela- martha hildebrandt-nos-lo-cuenta> titulado: “¿Cuál es el origen de la palabra chela? Martha Hildebrant nos lo cuenta”: “En el habla familiar peruana es relativamen-te nuevo el uso de chela por cerveza. Parece tratarse aquí de un moderno mejicanis-mo, a su vez derivado del maya chel ‘azul’. Chela y chelo se aplicaron primero a la persona de ojos azules y tez blanca y llegó a identifi carse con el adjetivo rubio. Es co-nocida la frecuente asociación que se hace entre cerveza y rubio; de allí, por exten-sión, parece haber salido el uso sustantivo de rubia por cerveza. De chela ‘cerveza’ se han derivado el verbo chelear y el adjetivo chelero, -a, que califi ca a quien es afi ciona-do a esa bebida”.

Signifi cado de Chela en el Perú: cerveza. Información obtenida en: <http://www.asiha-blamos.com/word/palabra/Chela.php>.

16 Tal como se estableció en las Resoluciones N°s 1376-2007/TPI-INDECOPI, 1828-2008/TPI-INDECOPI y 1977-2008/TPI-INDECOPI.

1.4 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, el signo solicitado CERVEZA LA CHELITA pretende distinguir cerveza, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

El término CERVEZA, está referido a una bebida alco-hólica hecha con granos germinados de cebada u otros cereales fermentados en agua, y aromatizada con lúpu-lo, boj, casia, etc.14 y, dado que el signo solicitado preten-de distinguir cerveza, estaría designando directamente al producto que pretende distinguir, resultando en una deno-minación genérica.

Si bien la palabra CHELITA, diminutivo de CHELA no cuenta con un significado propio reconocido en el diccio-nario, se advierte que dentro del argot peruano, es un tér-mino que se utiliza para referirse a la cerveza15. Siendo así, se trata de un término que con el tiempo ha deveni-do en común o usual en relación con las cervezas16 por lo que no es susceptible de indicar un origen empresarial determinado.

En consecuencia, de otorgarse un derecho de exclusiva so-bre tal expresión se estaría privando indebidamente a los demás competidores de emplearla en el mercado para la distinción de sus productos, por lo que dicha denomina-ción debe permanecer libre en el mercado para que otros competidores tengan la posibilidad de utilizar la misma o una expresión parecida a la solicitada.

En virtud de lo anterior, la Sala considera que la denomi-nación CERVEZA LA CHELITA es la unión de una de-nominación genérica (CERVEZA) con una denominación usual para referirse a un tipo de bebida (CHELITA). En tal sentido, la referida denominación es irreivindicable con

relación a los productos que se pretende distinguir en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial (cerveza), al encon-trarse incursa en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso g) de la Decisión 486.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 1028-2012/CSD-INDE-COPI de fecha 21 de marzo de 2012, que denegó el regis-tro de la marca de producto CERVEZA LA CHELITA, so-licitado por Julio César Irribarren Salas Cornejo.

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferre-yros Castañeda, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Tere-sa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati CastañónMARÍA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA

Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

INTRODUCCIÓN

Existen resoluciones expedidas por la autoridad adminis-trativa que brindan pautas teóricas sobre temas concre-tos que sirven en el trabajo del día a día de los aboga-dos que se encargan del registro de signos distintivos. Así tenemos que la Resolución N° 0322-2013/TPI-INDECO-PI, además de resolver el caso concreto sobre la solicitud de registro del signo denominativo CERVEZA LA CHE-LITA en la clase 33 de la Clasifi cación Internacional de Niza para distinguir “cerveza”, ofrece criterios aplicables a casos similares donde se quiere registrar exclusivamente

palabras que conforman nuestro tan variado repertorio de jergas y/o peruanismos como marcas, nombres comercia-les u otro tipo de signos distintivos.

Decisiones como la comentada son relevantes porque brindan importantes mensajes a los agentes del mercado que podrían querer registrar signos distintivos utilizando jergas y/o peruanismos. De esta manera, la Sala de Propie-dad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de De-fensa de la Competencia y de la Protección de la Propie-dad Intelectual (en adelante, Indecopi) amplía el detalle de la normativa aplicable al tema, es decir, la Decisión 486 de

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la Comunidad Andina (en adelante, Decisión 486 CAN) y sus adaptaciones al ordenamiento peruano a través del De-creto Legislativo N° 1075.

En efecto, como veremos en las siguientes líneas, pode-mos observar que el Indecopi ha delimitado una clasifi -cación sobre los signos no distintivos, donde se ubican los signos usuales o de uso común. La resolución comen-tada también sirve para delimitar el concepto de distin-tividad de los signos distintivos; igualmente, nos brinda la oportunidad de explicar la razonabilidad de la prohibi-ción de estos signos; fi nalmente, extraeremos las reglas o pautas sobre signos no distintivos que nos brinda esta decisión de la autoridad administrativa y podremos ci-tar algunos ejemplos de denominaciones exclusivamen-te consistentes en jergas y/o peruanismos como signos distintivos.

I. LA DISTINTIVIDAD Y SUS PRINCIPIOS: LA UBI-CACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS SIGNOS NO DISTINTIVOS CONTRARIOS AL PRINCIPIO DE NO GENERICIDAD

1. La distintividad de los signos distintivos y el sis-tema normativo andino

La distintividad es un concepto esquivo en materia teórica sobre signos distintivos que se ubica dentro de los requisi-tos necesarios para que exista una marca o, analógicamen-te salvando las diferencias y particularidades1, otro signo distintivo. En este sentido, las marcas tienen como requisi-tos primordiales, enumerados en el artículo 134 de la De-cisión 486 CAN, los siguientes:

• “(…) sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado (…)”.

• “(…) signos susceptibles de representación gráfi ca (…)”. En este sentido, se ponen como ejemplos:

Palabras y combinaciones de palabras.

Imágenes, fi guras, símbolos, gráfi cos, logoti-pos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos.

Sonidos y olores2.

Letras y números.

Un color delimitado por una forma, o una combi-nación de colores3.

Forma de los productos, sus envases o envolturas.

Cualquier combinación de los anteriores.

• “(…) La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Lo señalado entra en concordancia con las prohibiciones o impedimentos de los incisos a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 CAN4. Interpretando el inciso a) del men-cionado artículo podemos observar que se refi ere, en apa-riencia, a todos los requisitos antes enunciados; sin em-bargo, si analizamos los artículos 134, 135 y 136 de la norma citada de manera sistemática5, este inciso solo tra-ta del segundo requisito: la susceptibilidad de representa-ción gráfi ca. Esta interpretación nace debido a que tanto el primer y tercer requisito tratan la distintividad marca-ria, la cual encuentra coherencia sistémica con otras nor-mas como los incisos a), b), c) y h) del artículo 136; inci-sos j), k) y l) del artículo 135 (la distintividad respecto a otros signos distintivos), así como los incisos c), e), f) y g) del artículo 135 (la distintividad respecto a los productos o servicios a distinguir).

1 Por ejemplo, los nombres comerciales requieren distinguir actividades económicas, empresas o establecimientos mercantiles además de otros re-quisitos generales, también debe probarse su uso en el mercado lo cual deberá determinar la fecha de reconocimiento y el alcance territorial de las mismas. Otro ejemplo son las marcas de certifi cación o las marcas colectivas, que además de otros requisitos, tienen que presentarse junto a Es-tatutos que demuestren las características y los procedimientos a utilizar por parte de los titulares o licenciatarios.

2 Es muy controversial el tema de la susceptibilidad gráfi ca de estos signos.3 Para un estudio más detallado ver: GONZALO RAMÍREZ, Luis. “De Colores: el Derecho ante la protección de signos no convencionales” [en

línea]. En: Indecopi - Portal Institucional (Web). Consulta: 13 de marzo de 2014. <http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/recompi/castellano/articulos/primavera2008/02DeColores.pdf>.4 Decisión 486 de la Comunidad Andina Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…)”.5 Como señala Juan Espinoza, “dado un enunciado legislativo que regula una categoría de sujetos, objetos, hechos, situaciones o relaciones jurídi-

cas, este debe ser interpretado en atención a los criterios del sistema dentro del cual se encuentra. Ello forzosamente excluye una interpretación aislada del texto. Se debe entender como sistema al conjunto de conceptos, reglas y principios que rigen un determinado ordenamiento jurídico”. ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Los principios contenidos en el Título Preliminar del Código Civil peruano de 1984. Grijley, Lima, 2011, p. 290.



Para terminar de relacionar estas conexiones sistémi-cas, debemos internarnos en el concepto de distintividad. Creemos importante y relevante lo señalado por María del Carmen Arana respecto a este tan difícil concepto, pues la autora señala que la distintividad marcaria es “el acto cognoscitivo del consumidor que establece la diferencia tanto en la relación marca-producto como en la relación marca-marca”6. La única precisión que podríamos realizar sería que este concepto se puede ampliar analógicamente, respetando algunas diferencias, a los demás signos distin-tivos regulados en la Decisión 486 CAN y el Decreto Le-gislativo N° 1075. De esta manera, la mencionada autora es una de las pocas académicas (y académicos) que se han arriesgado a concretizar este concepto esquemáticamente tras plantear que:

“La distintividad es una función compleja de la mar-ca, que comporta o articula dos aspectos u operacio-nes: una, la de identifi car, es decir, reconocer la mar-ca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicios, pero a su vez reconoce que ella no es el género, ni lo representa ni lo designa, sino que es una singularidad dentro de la pluralidad; es in-dividual, no general: es un ejemplar que pertenece a un grupo de productos. La otra operación es la de di-ferenciar, es decir, separar por sus características una marca de las otras marcas del mismo género, estable-ciendo una relación de alteridad entre ellas gracias a la aparición o percepción de sus características dife-rentes. Así, pues, la distintividad solo puede ser re-conocida partiendo de un fondo común que es el sec-tor al cual se aplican las marcas, estableciendo de un lado una relación de diferenciación (la alteridad es la distancia entre las marcas existentes en el mismo sec-tor competitivo) y de otro lado una relación de iden-tifi cación (la identidad es la afi nidad entre la marca y la categoría de los productos o servicios a los que se aplica) o sea, reconocer lo singular dentro de lo plural o general. (…) A nivel de actualización la identifi ca-ción es una relación entre las marcas y los productos o

servicios en tanto género o categoría que se apoya en el principio de genericidad; y la diferenciación (alte-ridad) es otra relación que se establece entre las mar-cas, es decir, los productos marcados en el mismo con-texto competitivo, y se apoya en el principio de la no confusión”7.

Es importante señalar que la Interpretación Prejudicial N° 132-IP-2005 del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, citada por la resolución comentada, recono-ce “tanto una capacidad distintiva ‘intrínseca’ como una capacidad distintiva ‘extrínseca’, la primera se refi ere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la se-gunda se refi ere a su no confundibilidad con otros signos”. En efecto, en términos de María del Carmen Arana, quien planteó esta teoría mucho antes, la capacidad distintiva in-trínseca sería el respeto al Principio de No Genericidad identifi cando y distinguiendo frente a los productos o ser-vicios, y la capacidad distintiva extrínseca sería el respeto al Principio de No Confusión identifi cando y distinguien-do frente a los demás signos distintivos. En este contexto, es mucho más fácil identifi car la maraya de normas espar-cidas en la Decisión 486 CAN; así, el Principio de No Ge-nericidad aplica la identidad y alteridad de la marca con respecto a la categoría, género o especie de productos o servicios; y el Principio de No Confusión aplica la iden-tidad y alteridad de la marca con respecto a los otros sig-nos distintivos solicitados o registrados previamente. De esta forma, casi todas las prohibiciones están relaciona-das con la distintividad, salvo las más particulares o es-pecífi cas como no infringir derechos de autor de terceros (inciso f) del artículo 136 de la Decisión 486 CAN)8; no usar nombre, apellido, pseudónimo, imagen de terceros y otros (inciso e) del artículo 136 de la Decisión 486 CAN); o signos contrarios a la ley, la moral y las buenas costum-bres (inciso p) del artículo 135 de la Decisión 486 CAN)9; entre otras10. Igualmente, los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 CAN están relacionados con estos dos principios, así como el resto de normas señaladas. De esta manera, la relación sería la siguiente:

6 ARANA COURREJOLES, María del Carmen. “La no distintividad marcaria”. En: Revista Derecho & Sociedad. Año 22, N° 36, Lima, 2011, p. 271.

7 ARANA COURREJOLES, María del Carmen. “Distintividad marcaria (Parte 1)”. En: Revista Derecho & Sociedad. Año 12, N° 17, Lima, 2001, p. 181.

8 Para mayor información ver: MURILLO CHÁVEZ, Javier André. “Conviviendo con el enemigo: Sobre los confl ictos entre el derecho de autor y el derecho de la propiedad industrial”. En: Actualidad Jurídica. N° 231, Gaceta Jurídica, Lima, febrero 2013, pp. 321-336.

9 Para mayor detalle ver: LINDLEY-RUSSO, Alfredo. “Cuestionando la existencia de la prohibición absoluta de registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, establecida en el artículo 135 inciso p de la Decisión N° 486”. Tesis correspondiente al tí-tulo de Magister en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia. Escuela de Posgrado de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú, Lima, 2012.

10 Como por ejemplo la prohibición respecto a variedades vegetales (inciso o) del artículo 135 de la Decisión 486 CAN) o los Modelos de Utilidad (inciso d) del artículo 135 de la Decisión 486 CAN).

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11 VIBES, Federico. Derechos de propiedad intelectual. ADHOC, Buenos Aires, 2009, p. 104.

Organización sistémica de la normativa sobre distintividad marcaria

Requisitos ontológicos de la marca

Representación gráfica (artículo 134 Decisión 486 CAN) ---

Distintividad en relación marca - signo distintivo (artículo 134 Decisión 486 CAN)Principio de No Confusión (Arana)Capacidad distintiva intrínseca (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina)

Confusión con antecedente de marca (inciso a) del artículo 136 Decisión 486 CAN)

Confusión con antecedente de nombre comercial (inciso b) del artículo 136 Decisión 486 CAN)

Confusión con antecedente de lema comercial (inciso c) del artículo 136 Decisión 486 CAN)

Confusión con antecedente de signo notoriamente conocido o dilución (inciso h) del artículo 136 Decisión 486 CAN)

Confusión con denominación de origen (inciso j) del artículo 135 Decisión 486 CAN)

Confusión con denominación de origen de bebidas espirituosas (inciso k) del artículo 135 Decisión 486 CAN)

Confusión con indicación geográfica o extranjera (inciso l) del artículo 135 Decisión 486 CAN)

Distintividad relación Marca - Producto/Servicio (artículo 134 Decisión 486 CAN)Principio de No Genericidad (Arana)Capacidad Distintiva Extrínseca (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina)

Formas usuales de productos o envases, y formas naturales o funcionales de productos o servicios (inciso c) del artículo 135 Decisión 486 CAN)

Signos descriptivos (inciso e) del artículo 135 Decisión 486 CAN)

Signos genéricos o técnicos (inciso f) del artículo 135 Decisión 486 CAN)

Signo usual o de uso común (inciso g) del artículo 135 Decisión 486 CAN)

Fuente: Elaboración propia, tomando elementos y adaptando de: ARANA COURREJOLLES, María del Carmen. “La no distintividad marcaria”. Loc. Cit.; ARANA COURRE-JOLLES, María del Carmen. “Distintividad marcaria (Parte 1)”. Loc. Cit.; y la Interpretación Prejudicial N° 132-IP-2005 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Tal como podemos observar, la norma andina en materia de propiedad industrial tiene sistemática en la conceptua-lización de los signos no distintivos. Sin embargo, en el presente trabajo nos centraremos en ciertos tipos de estos signos como los genéricos o técnicos y los de uso común o usual, relacionándolos con el uso de jergas y/o peruanis-mos, dejando el estudio más detallado de los signos des-criptivos o signos de formas usuales o naturales para otros próximos y más minuciosos trabajos.

2. Clasificación de los signos no distintivos contra-rios al principio de no genericidad

Como hemos observado, conceptualizamos los signos no distintivos contrarios al Principio de No Generici-dad como aquellos que no distinguen ni identifi can pro-ductos o servicios al estar relacionados exclusivamente con la categoría, género, especie, características o formas usuales o naturales de productos o servicios. Tenemos así: i) los signos descriptivos; ii) los signos de formas usuales de productos o envases, o formas naturales o funcionales de productos o servicios; iii) los signos genéricos o técni-cos; y, fi nalmente, iv) los signos usuales o de uso común.

A. Signos descriptivos

Según Vives, el signo descriptivo es “aquel que tiene un signifi cado intrínseco ‘directo’ en la palabra o símbolo uti-lizado (remite al producto o servicio en cuestión)”11. De igual manera, Fernández-Novoa establece que:

“La prohibición absoluta concerniente a las indica-ciones y signos descriptivos se asienta sobre un doble fundamento. Esta prohibición se apoya, por un lado, en la falta de carácter distintivo de los signos descrip-tivos: porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, los signos descriptivos pro-porcionan al público información acerca de las propie-dades y características de los pertinentes productos o servicios. La prohibición analizada se apoya, por otro lado, en la necesidad de mantener libremente dispo-nibles los signos descriptivos a fi n de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado. Este segundo fun-damento se entronca con las exigencias del propio sis-tema competitivo. Piénsese, en efecto, que si a través



de una marca se otorgase a un de-terminado empresario un monopo-lio potencialmente perpetuo sobre el uso de un signo descriptivo, se erigiría un obstáculo que limitaría el libre desarrollo de las activida-des empresariales por parte de los competidores del hipotético titu-lar de una marca consistente en un signo descriptivo”12.

Otamendi apunta la diferencia entre los signos descriptivos, aquí tratados, y los signos evocativos:

“Cuando se trata de signos des-criptivos la cuestión no es de tan fácil solución. Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces más que una idea se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracterís-ticas, funciones, destino, origen, calidad, componen-tes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe”13.

Estos signos, entonces, son aquellos que hacen referencia exclusivamente a:

• La calidad, son ejemplos “buenísimo”, “perfecto”, “excelente”, “rápido”.

• La cantidad, tales como “mucho”, “un montón”, “poco”.

• El destino, así como “pediátrico”, “funcional”, “diver-sión”, “doméstico”.

• El valor, para ejemplifi car “caro”, “barato”, “valioso”, “premium”.

• La procedencia geográfi ca, a saber “nacional”, “londi-nense”, “puneño”, “regional”.

• La época de producción, a modo de ejemplo “moder-no”, “longevo”, “futurista”, “nuevo”.

• Expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios, como “excelente”, “el mejor”. “el perfecto”, “mayor”.

• Otros datos, características o in-formaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, como su naturaleza (“natural”, “ecológico”), modo de fabricación o distribución (“artesanal”, “deli-very”, “aéreo”, “al por mayor”), aptitud para uso (“cómodo”, “li-viano”), condiciones de venta o adquisición (“gratis”, “2x1”, “en oferta”), benefi cios o condiciones (“incondicional”, “sin restriccio-nes”), entre otros .

En defi nitiva, se trata de signos que vulneran el Principio de No Genericidad puesto que estas palabras solas son características que describen los produc-tos o servicios; de esta manera, estas denominaciones ex-clusivas deben estar libres para el uso común en el tráfi co económico del mercado.

B. Signos de formas usuales de productos o envases, o formas naturales o funcionales de productos o servicios

Esta prohibición está referida comúnmente a signos dis-tintivos consistentes en imágenes, fi guras, logotipos, soni-dos, olores, color delimitado por una forma o una combi-nación de colores, y forma de los productos, sus envases o envolturas. Por citar un par de ejemplos, tendríamos un pedazo de sandía de color verde y rojo para distinguir fru-ta en clase 31 de la Clasifi cación Internacional; o una caja de televisores de pantalla plana rectangular para distinguir monitores de televisión en la clase 09 de la Clasifi cación Internacional. Según Castro García:

“En razón a que la forma que compone el signo tie-ne que tener un carácter de fantasía en relación con el producto o servicio que él designa, la norma legal in-dica que no pueden ser consideradas como marcas las formas que son impuestas por la naturaleza misma del producto, que afectan su valor esencial o que produ-cen resultados industriales. Con esta prohibición el le-gislador ha querido impedir que se busque a través del derecho de marcas, no la protección de un signo dis-tintivo sino la creación o innovación industrial que él designa y cuya protección corresponde a otros dere-chos de propiedad industrial, como lo son los diseños industriales y las patentes de invención. Un ejemplo de esta situación sería el querer registrar como marca

12 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. 2° Edición, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 186.13 OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. 8° edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 79.

“Los signos no distintivos contrarios al Principio de No Genericidad son aquellos que no distinguen ni identifican pro-ductos o servicios al estar rela-cionados exclusivamente con la categoría, género, especie, ca-racterísticas o formas usuales o naturales de productos o servi-cios.”

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tridimensional un zapato deportivo cuya forma parti-cular está dada por la intención de proteger el talón del pie”14.

A pesar de que coincidimos con este autor en la prime-ra parte de su exposición (con respecto a la prohibición), creemos que la segunda parte, correspondiente a su inter-pretación de la creación o innovación industrial, es erró-nea ya que existen artículos específi cos que protegen cual-quier otro derecho de propiedad industrial involucrado, a saber el inciso f) del artículo 13615 y el inciso d) del artícu-lo 13516 de la Decisión 486 de la CAN.

En efecto, creemos que esta prohibición de registro está referida por el contrario a signos consistentes exclusiva-mente en forma de los productos, sus envases o sus en-volturas, o formas de prestar servicios que no cuentan con sufi cientes características particulares que los diferencien frente a todo el género o formato natural, funcional o usual de los productos o envases normalmente comercializados o necesarios para su comercialización. Tal sería el caso de solicitudes de registro de marcas de producto consistentes en las botellas simples sin rasgos especiales o las cajas de medicina regulares con forma rectangular; también, aun-que un poco más complicado, podría ser el caso de soli-citudes de registro de marcas de servicio que consistan en una forma de antena parabólica para servicio de telecomu-nicaciones por satélite, la cual es una forma usual de pres-tar este servicio.

En defi nitiva, son signos que vulneran también el Princi-pio de No Genericidad ya que impedirían que otros agen-tes en el mercado comercialicen formas necesarias para la prestación del servicio u oferta del producto, como

envases y envolturas; o también aspectos funcionales ne-cesarios para que estos productos o prestación de servicios sirvan para la fi nalidad que motiva a su compra o contrata-ción por parte de los consumidores.

C. Signos genéricos o técnicos

Sobre los signos genéricos, Otamendi señala que: “se tra-ta, como su nombre lo indica, de designaciones que defi -nen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto”17. En este caso, un signo genérico se identifi ca con los ítems de la Clasifi cación Internacional de Niza utilizada para respetar el principio de especialidad que rige en los signos distintivos. Esta clasifi cación consta de 34 clases de pro-ductos (de la 01 a la 34) y 11 clases de servicios (de la 35 a la 45), y permite que existan marcas diversas. Según Nor-thcote, “el registro de una marca solo confi ere protección con relación a los productos o servicios contenidos en la clase en la que se ha registrado la marca. Para estos efec-tos, nuestro país, al igual que la gran mayoría de legisla-ciones en el mundo, ha acogido a la Clasifi cación de Niza como la referencia para determinar el contenido de las cla-ses en las que se debe registrar una marca”18.

En efecto, los signos genéricos vulneran el Principio de No Genericidad pues no identifi can ningún origen empre-sarial y, por lo tanto, no condensan ningún tipo de reputa-ción ni goodwill, no pudiendo aplicar ninguna de las dos funciones más importantes de los signos distintivos19.

También están los más específi cos signos técnicos, con-sistentes en designaciones que toman un nombre genéri-co, pero en términos técnicos o profesionales únicamente

14 CASTRO GARCÍA, Luis. La propiedad industrial. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, pp. 130-131.15 Decisión 486 de la Comunidad Andina Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en par-

ticular cuando: (…) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de

este; (…)16 Decisión 486 de la Comunidad Andina Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; (…)17 OTAMENDI, Jorge. Loc. cit.18 NORTHCOTE, Christian. “Los principios aplicables a protección de marcas” [en línea]. En: Revista Actualidad Empresarial (web). N° 190,

Lima, 2009, p. X-2. < http://www.aempresarial.com/web/revitem/43_10119_34465.pdf >19 Para mayor información sobre estas funciones, ver: MURILLO CHÁVEZ, Javier André. “Sobre las marcas en la actualidad”. En: Asociación

Civil Themis - Portal Enfoque Derecho (web). Consulta: 16 de marzo de 2014. <http://enfoquederecho.com/sobre-las-marcas-en-la-actualidad/>



identifi cables por expertos en la industria donde se comer-cializan los productos o se prestan los servicios. Esta pro-hibición se puede apreciar mucho más en la clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza, a donde pertene-cen los productos farmacéuticos, o a la clase 01 de la mis-ma Clasifi cación, donde se ubican los productos químicos.

Como ejemplo de esto tenemos los fármacos Duloxetina, Orfenadrina, Ketorolaco, Paracetamol, Anglodipino, Ci-clofosfamida, Dexametasona, Propanolol, Atenolol, Anfo-tericina B, Rocuronio, entre otros nombres técnicos. Estos nombres no identifi can ningún origen empresarial debi-do a que se trata de los nombres de compuestos farmacéu-ticos utilizados por todos los laboratorios; es decir, con-ceder registro de marca sobre alguno de estos términos infringe el Principio de No Genericidad ya que estos nom-bres son especies dentro del gran genérico productos far-macéuticos de la Clasifi cación Internacional.

D. Signos usuales o de uso común

Como señala Fernández-Novoa, tomando como referencia la normativa española, se

“(…) prohíbe registrar como marca los signos e indica-ciones habituales para designar los productos o los ser-vicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio, es indudable que caen bajo esta prohibición las denominaciones genéricas de los productos o servicios. En efecto, (…) una denomina-ción genérica es la que designa el genero de productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que pretende diferencia a través de la denominación”20.

Discrepamos de la idea del maestro referida a que las de-nominaciones genéricas estén contenidas dentro de la pro-hibición de signos usuales o de uso común. Precisamen-te, porque creemos que los signos genéricos comportan un género, categoría o especie; por el contrario, los signos usuales o de uso común son denominaciones que hacen re-ferencia al producto o servicio mismo en un lenguaje colo-quial; una jerga o argot; o, en nuestro país, un peruanismo.

Precisamente, Otamendi señala que las designaciones o signos usuales:

“son las designaciones que habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lun-fardo y otras palabras inventadas que adquieren una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no

encontraremos en los diccionarios con las acepciones que estos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos más técnicos”21.

Sin embargo, nuevamente debemos discrepar y extraer los signos técnicos mencionados por el profesor argentino. La diferencia radica en que los signos técnicos son identifi ca-dos por personas con alto conocimiento en ciertos secto-res, como por ejemplo el químico o el farmacéutico, y por eso no podrían ser categorizados como usuales, sino más bien como signos técnicos stricto sensu, los cuales efec-tivamente son colocados a la par de los signos genéricos.

En este caso, entonces, tenemos que los signos usuales o de uso común son aquellos que hacen referencia a cier-tos productos o servicios con un lenguaje especial que ad-quiere cierta popularidad entre la sociedad. De esta mane-ra, consideramos que dentro de esta categoría se ubica el fenómeno de uso de jergas y/o peruanismos como signos distintivos.

i. ¿Qué es la jerga?

La jerga estodo uso lingüístico que tiene su origen de for-mas lingüísticas populares que incluso en algunos casos pueden infl uir en los estratos superiores de la lengua, sien-do su medio más común el lenguaje juvenil. En este sen-tido, muchas palabras generadas en jerga son palabras re-lacionadas con el mundo del crimen y el hampa, por esto se le conoce como “jerga del hampa”. Una característica muy importante, al igual que los peruanismos como vere-mos más adelante, es que la jerga está excluida del lengua-je español general; de esta manera, no se trata de palabras reconocidas dentro del idioma ofi cial.

Precisamente, no se le debe confundir con las jergas profe-sionales (terminología y modos de hablar específi cos co-rrespondientes a determinadas carreras profesionales, ta-les como la “jerga de los médicos” o incluso la “jerga de los abogados”), las cuales corresponden netamente a su si-tuación ocupacional, ya sea ofi cio, profesional o técnica22.

En este sentido, la jerga es un tipo de lenguaje que vie-ne dado por una sociedad determinada; de esta forma, es un lenguaje completamente variable según el tiempo y te-rritorio. En efecto, podemos hablar de “jerga peruana” y, más en específi co, “jerga limeña”; esto es bastante impor-tante para analizar la situación del uso de la “jerga” como signo distintivo, ya que la jerga que podría ser un signo no distintivo en un momento dado podría salir de la causal de

20 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Ob. cit., p. 201.21 OTAMENDI, Jorge. Ob. cit., p. 78.22 HILDEBRANT PÉREZ-TREVIÑO, Martha Luz. Peruanismos. 1° Edición, Espasa, Lima, 2013, pp. 10-11.

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denegatoria si pierde su uso como signo usual o común en el mercado en otro momento. Igualmente, observamos que las palabras que forman parte de la jerga están relacio-nadas precisamente con elementos del crimen y el hampa (coete, fi erro, chaveta, entre otros), existiendo ciertas ex-cepciones cuando se utiliza jerga para denominar a ele-mentos que no están relacionados directamente con la so-ciedad del mal vivir (chupódromo, chela, huarique, jama, entre otros).

Creemos que basta que las jergas sean conocidas por un sector determinado de la sociedad para que efectivamente se prohíba el registro de exclusivamente palabras que sean jerga como signos distintivos, situación análoga a los pe-ruanismos que provienen del quechua y otras lenguas abo-rígenes; esto debido a que el derecho de uso exclusivo de las marcas permite la comercialización a nivel nacional, siendo posible su uso expuesto al sector de la sociedad que sí conoce dichas jergas.

Así, la jerga califi ca como usual o común porque los agen-tes en el mercado dentro del territorio nacional tienen co-nocimiento de estas denominaciones, las cuales hacen re-ferencia a productos y/o servicios, mas no a un origen empresarial determinado. Las jergas utilizadas como sig-nos distintivos encajan en el grupo de partículas que iden-tifi can ciertos productos o servicios con un lenguaje espe-cial dentro de la sociedad peruana.

ii. ¿Qué es un peruanismo?

Un peruanismo es defi nido como “todo uso lingüístico –fonético, morfosintáctico, léxico– vigente en el Perú pero excluido del español general (…), denominador co-mún de todas las hablas hispánicas a uno y otro lado del Atlántico”23. En este sentido, se trata de palabras común-mente usadas en lugares del territorio nacional; así, serían todas aquellas palabras que no forman parte del conjunto ofi cial de la lengua española.

Asimismo, existen diversos tipos de peruanismos, di-ferenciándose entre ellos por sus orígenes. Tenemos va-rias opciones, puede ser una forma lingüística netamen-te castellana, incluso dignifi cada por el uso literario, pero que en la lengua general de la actualidad ha quedado olvi-dada, lo que se conoce como “arcaísmo”; también puede ser una forma hispánica creada en América utilizando las

legítimas posibilidades del sistema de la lengua, lo que se denomina “neologismo”; fi nalmente, podría ser también un “latinismo” que no circula en la Península o, incluso, un préstamo tomado de otra lengua con prescindencia de la norma española, tales como los “galicismos”, “italia-nismos”, “portuguesismos”, “anglicismos”, entre otros24.

Por otro lado, es necesario resaltar que los peruanismos no son de uso exclusivo en Perú, sino que también encuentran uso en otras regiones de América o de España, por lo que es necesario precisar que si bien los peruanismos pueden ser usados en otras partes del mundo, estos seguirán sien-do peruanismos en tanto los sigamos considerando como parte integrante de la totalidad del habla peruana y los es-tudiemos y documentemos como tales25.

Un tema interesante es la interrogante respecto a las pala-bras provenientes del quechua, el aimara y otras lenguas aborígenes; recordemos que el artículo 48 de la Consti-tución Política peruana de 1993 las reconoce, adicional-mente al castellano, como lenguas ofi ciales26. Este tópi-co es bastante interesante porque nos lleva a cuestionar si la palabra debe ser usual o común en todo el territorio na-cional o basta con que sea usual o común en algún pun-to o área del Perú. Como señala Martha Hildebrant, “para que un uso lingüístico merezca la califi cación de perua-nismo no es necesario que sea conocido en todo el territo-rio nacional. Un loretanismo, un huaniqueñismo o un are-quipeñismo pueden ser lícitamente llamados peruanismos aunque no se conozcan en Lima ni en ninguna otra región hispánica”27.

En igual sentido, creemos que bastaría que un término usual o común en materia marcaria sea conocido en un punto o área del territorio para confi gurarse la causal de denegatoria, puesto que estas lenguas son reconocidas como ofi ciales, además porque es muy probable que la marca llegue a ser utilizada a nivel nacional y, fi nalmente, porque encajan en la defi nición de peruanismos siguiendo la racionalidad de no pertenencia al español general.

El peruanismo, ya sea utilizado en un área determinada o a nivel nacional, califi ca como usual o común debido a su conocimiento por parte de los agentes del mercado den-tro del territorio nacional. En efecto, los peruanismos uti-lizados como marca entran en el grupo de palabras que

23 HILDEBRANT PÉREZ-TREVIÑO, Martha Luz. Peruanismos. Jaime Campodónico, Lima, 1994, p. 13.24 Ibídem. p. 20.25 HILDEBRANT PÉREZ-TREVIÑO, Martha Luz. Peruanismos. Ob. cit., 2013, pp. 11-12.26 Constitución Política del Perú de 1993 Artículo 48.- Son idiomas ofi ciales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas abo-

rígenes, según la ley.27 HILDEBRANT PÉREZ-TREVIÑO, Martha Luz. Peruanismos. 1994. Ob. cit., p. 20.



identifi can ciertos productos o servi-cios con un lenguaje especial que ad-quiere cierta popularidad entre la so-ciedad peruana, regional o local.

Ahora que hemos visto qué es un sig-no usual o de uso común, relacionán-dolo con los conceptos de jerga y pe-ruanismo; realicemos un repaso del motivo por el cual se encuentran ca-tegorizados, y bajo qué reglas especí-fi cas, como signos no distintivos con-trarios al Principio de No Genericidad.

II. RAZONABILIDAD DE LA PROHIBICIÓN DE SIGNOS NO DISTINTIVOS CONTRARIOS AL PRINCIPIO DE NO GENERICIDAD

Una característica muy importante es que la adquisición de los derechos sobre una marca se produce con el regis-tro de ese signo distintivo; siendo, por lo tanto, el regis-tro constitutivo de diversos derechos28, los cuales tienen la peculiaridad de ser derechos de naturaleza ius excludendi pues permiten al titular impedir que terceros realicen cier-tos actos29 con su marca registrada. Así, el Estado conce-de un derecho de exclusiva sobre el signo que se le otorga para impedir infracciones que terceros pudieran cometer.

Esto implica que debe existir un equilibrio sobre lo que el Estado concede como marca y lo que no debe conceder como tal. Imaginemos por un momento que cierto agente en el mercado tiene la marca denominativa CHOCOLA-T

para distinguir “chocolates” en la cla-se 30. Esto implicaría que el agente ti-tular de la marca antes señalada po-dría iniciar una acción de infracción de propiedad industrial a cualquiera de los agentes que coloquen la palabra CHOCOLATE en las envolturas de sus productos, tales como SUBLIME, GOLPE, PRINCESA, HERSHEY, entre otros; esto debido a la similitud fonética entre la palabra chocolate y la marca CHOCOLA-T.

El telos o razonamiento de esta prohi-bición se puede apreciar desde la pers-pectiva del Análisis Económico del

Derecho; así, tal como señalan Posner y Landes:

“Una marca que no distinga el producto de un determi-nado fabricante de los del resto, probablemente consis-ta en palabras, símbolos, formas o colores empleados por muchos fabricantes; por consiguiente, la protec-ción jurídica de la marca impediría a todos los fabri-cantes, excepto a su titular, el uso de los signos nece-sarios para competir con efi cacia”30.

En efecto, como apunta Alfredo Bullard, “las marcas y signos distintivos en general son una ingeniosa fi gura le-gal para conceder una titularidad sobre el prestigio de un producto. Pero, para ser distintiva, el uso del elemento de identifi cación (la marca misma) debe ser exclusivo, lo que explica el carácter rival de su uso, a pesar de tener en

28 Decisión 486 de la Comunidad Andina Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva ofi cina nacional competente.29 Decisión 486 de la Comunidad Andina Artículo 155.- El registro de una marca confi ere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguien-

tes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre pro-

ductos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modifi car la marca con fi nes comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embala-jes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar con-fusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presu-mirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comer-cial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fi nes no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

30 POSNER, Richard y LANDES, William. La estructura económica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial. Traducción de Víctor Manuel Sánchez Álvarez. Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2006, p. 246.

“Los signos usuales o de uso común son aquellos que hacen referencia a ciertos productos o servicios con un lenguaje es-pecial que adquiere cierta po-pularidad entre la sociedad. (…) dentro de esta categoría se ubica el fenómeno de uso de jergas y/o peruanismos como signos distintivos.”

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principio altos costos de exclusión”31. Complementa esta idea, Posner cuando señala:

“El gran desafío para la ley de la marca comercial consiste en permitir que cada productor identifi que su propia marca sin aumentar los costos de identifi -cación y comercialización de sus marcas para otros productores. Desde este punto de vista, la mejor mar-ca comercial es la marca imaginativa (…) que es una palabra inventada, no tomada del idioma. Es infi nito el número de posibles combinaciones de letras para formar palabras nuevas, de modo que no hay peligro de que una marca imaginativa incremente el costo de otro productor para encontrar palabras a fi n de iden-tifi car y comercializar su producto. Mucho más com-plicada es una marca ‘descriptiva’; cuando se permi-te que alguien use ‘procesador de palabras’ como su marca comercial, aumentará el costo de los producto-res de procesadores de palabras rivales para comer-cializar sus marcas, porque no podría usar una des-cripción compacta. (…) A menudo, cuando un bien de marca comercial inicia su vida como una patente u otro monopolio, la marca comercial llega a denotar al bien mismo, antes que a la fuente, y cuando eso ocu-rre se dice que la marca comercial es ‘genérica’ y se elimina la protección de la marca comercial. (…) Si se permitiera que el propietario de una marca comercial impidiera a los competidores el uso del término gené-rico para describir sus marcas, les estaría imponiendo costos. Ello estaría bien si la sociedad deseara otor-gar a los propietarios de marcas comerciales una for-ma de poder monopólico para alentar mejor a los in-dividuos a imaginar marcas atractivas, pero los costos de inventar marcas comerciales, por oposición al cos-to de inventar productos o procesos útiles o de escri-bir libros, son demasiado bajos para justifi car un dere-cho de propiedad tan extenso”32.

Como vemos, en una perspectiva extrema, el incremen-to de costes de transacción para los consumidores y para

los competidores, ambos agentes principales del merca-do, sería excesivo si no existiera la prohibición de regis-tro de signos no distintivos contrarios al Principio de No Genericidad. Sin embargo, también, desde una perspec-tiva más moderada, cada vez que el Indecopi otorga por error de percepción un signo no distintivo (ya sea exclu-sivamente genérico, técnico, usual, descriptivo o de for-ma usual, natural o funcional) impone, con cada una de estas decisiones, más altos costos a los consumidores y a los competidores; los primeros quienes se ven perjudica-dos al no identifi car exactamente los productos que dis-tinguen las distintas marcas (volviendo a nuestro ejem-plo, piénsese en envolturas de PERUGLIA, IBERICA, SORRENTO, FOCHIS u otras sin referencia a “choco-lates”), los segundos quienes se verán obligados a crear marcas de fantasía33 con mayor distintividad o marcas evocativas34 sin caer en infracciones del signo no distin-tivo registrado previamente (siguiendo el ejemplo, CHO-COPRINCESA, IBERICALATE, CHOCOPERUGLIA-TE, o signos totalmente abstractos, ya sean de fantasía o arbitrarios35).

En este sentido, tal como se puede inferir, los signos no distintivos contrarios al Principio de No Genericidad de-ben quedar libres para el uso irrestricto por parte de cual-quier agente que quiera identifi car junto a una parte dis-tintiva los productos o servicios, género, especie, forma usual, jerga, peruanismo u denominación técnica. Solo de esta manera, las marcas y otros signos estarían cumplien-do la función económica de condensar reputación o good-will respecto al origen empresarial del producto, siempre permitiendo la competencia de otro agente mediante el uso de otro signo que condensará otra reputación o good-will que podrá intentar sobrepasar o efectivamente supe-rar al otro agente mediante publicidad, marketing y ofer-tas. Sin embargo, lo más importante es que ambos pueden usar el género, especie, forma usual, denominación técni-ca, jerga o peruanismo que designa a los productos o ser-vicios que comercializan en el mercado.

31 BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. Derecho y Economía: Análisis Económico de las Instituciones Legales. 2° edición, Lima, 2010, p. 211.32 POSNER, Richard. El Análisis Económico del Derecho. FCE, México D.F., 1998, p. 49.33 “Los signos de fantasía son inventados, por lo tanto, no tienen ningún signifi cado. Por ejemplo, ‘Reebok’ es una palabra inventada. Las marcas

consistentes en signos de fantasía suelen ser fuertes pues, una vez concedidas, hay pocas posibilidades de que se concedan otras marcas muy pa-recidas”. MARAVÍ CONTRERAS, Alfredo. “Introducción al Derecho de las Marcas y otros signos distintivos en el Perú”. En: Revista Foro Ju-rídico. N° 13, Año XI, Foro Académico, Lima, 2014, p. 60.

34 “En los signos evocativos, el signo sugiere o evoca alguna idea relacionada con el producto. Por ejemplo, ‘cardiotina’ para distinguir medicamen-tos es un signo evocativo porque la partícula ‘cardio’ le sugiere al consumidor que el producto está relacionado con el corazón; sin embargo, son signos débiles en tanto van a soportar otros signos que también utilicen una partícula igual o semejante (por ejemplo ‘cardiamut’)”. MARAVÍ CONTRERAS, Alfredo. “Introducción al Derecho de las Marcas y otros signos distintivos en el Perú”. Ob. cit., p. 60.

35 “En el caso de los signos arbitrarios, el signo utilizado sí tiene un signifi cado, pero se está utilizando para productos o servicios que no tienen nin-guna relación con el signifi cado del signo, por ejemplo, la palabra ‘piano’ es arbitraria para distinguir relojes”. Ídem.



III. REGLAS O PAUTAS SOBRE LOS SIGNOS NO DISTINTIVOS CONTRARIOS AL PRINCIPIO DE NO GENERICIDAD

1. Solo los signos exclusivamente conformados por estas denominaciones y que tengan únicamente otras partículas no distintivas serán denegados

Tal como lo ha señalado la Sala, “esta prohibición de re-gistro solo comprende a los signos que exclusivamen-te estén compuestos por términos comunes o usuales. En

consecuencia, signos que contengan otros elementos sufi -cientemente distintivos sí pueden acceder a registro”. Esta regla es muy importante ya que no se deben denegar regis-tros que pueden ser registrados sin reivindicar los elemen-tos usuales y de uso común.

De esta manera, es interesante la Resolución N° 1977-2008/TPI-INDECOPI en la que se otorga el registro del siguiente logo con una precisión importante de no reivin-dicar ni la frase MUCHACHELA, ni PREMIUM36:

36 En el registro se puede leer la siguiente precisión: “El logotipo conformado por la denominación MUCHA CHELA (sin reivindicar MUCHA CHELA) escrita en letras características dentro de una fi gura rectangular, como fondo se aprecia una fi gura circular que contiene dos espigas, en la parte inferior se aprecia la palabra PREMIUM, sin reivindicar, todo dentro de una fi gura irregular, en los colores verde en distintas tonalidades, dorado, negro y blanco; conforme al modelo adjunto”.

REGISTRO DE MARCA SOLICITADO REGISTRO DE MARCA OTORGADO

Fuente: Elaboración propia.

Así, podemos observar que lo único registrado exclusiva-mente en esta marca ha sido la forma de la etiqueta y las dos espigas, mas no la parte denominativa. En este senti-do, una de las reglas más importantes respecto a un regis-tro de marca que contiene un signo usual o de uso común, tal como una jerga o un peruanismo, es que la marca úni-camente será denegada si consiste en elementos usuales o de uso común.

Es decir, existen dos posibilidades ante un registro de este tipo: la primera, es la denegatoria de ofi cio porque el sig-no consiste únicamente en signos usuales o de uso común, así como cualquier otra combinación de signos no distin-tivos; tales como GRAN CHELA, MICA VERDE, CHAI-RA AFILADA, CERVEZA CHE-LA, entre otras. Sin em-bargo, existe un segundo caso, en el cual la marca podrá ser registrada sin reivindicar el elemento usual o de uso común, así como otros elementos no distintivos.

2. Es necesario un análisis con respecto a los pro-ductos o servicios

Igualmente, conforme cita la Sala, es importante tener en cuenta lo que señala la Interpretación Prejudicial N° 40-IP-1998 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andi-na, “los signos usuales deben analizarse no solo en base de su concepto gramatical o etimológico, sino de confor-midad con el signifi cado común y corriente que se utilice en el país con respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir”.

Debemos recordar, lo cual es muy importante, que los sig-nos usuales o de uso común están prohibidos de ser regis-trados exclusivamente en benefi cio de algún agente en el mercado precisamente porque no identifi can ningún ori-gen empresarial; por el contrario, hacen referencia a al-gún producto o servicio en el mercado. De esta manera, sí podría otorgarse el registro de CHELA para distinguir

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“prendas de vestir” en la clase 25, CHAVETA para distin-guir “fruta” en la clase 29, o TELO para distinguir “cepi-llos” en la clase 21 de la Clasifi cación Internacional.

En estos casos, las marcas usuales o de uso común, en al-gunas clases, son susceptibles de acceder al registro libre-mente como marcas arbitrarias.

3. La prohibición alcanza las variaciones fonéticas y gráficas

Finalmente, se señala en la resolución comentada que:

“la prohibición del artículo 135 inciso f) de la Deci-sión 486 se vería burlada si solo se denegara el regis-tro de denominaciones genéricas tal cual y no variacio-nes fonéticas o gráfi cas de las mismas. Por lo tanto, las variaciones de una denominación genérica en las que se siga percibiendo la denominación genérica o en las que la nueva denominación sea sustancialmente igual a la denominación genérica, también están incursas en la prohibición en cuestión. Se trata del caso en que las variaciones son mínimas, de modo que si se aprecia el signo rápidamente, el público no se va a dar cuenta de dichas variaciones”.

Creemos que la Sala erró al consignar esto únicamente para el caso del artículo 135 inciso f) de la Decisión 486 CAN debido a que esto es aplicable a cualquier signo no distintivo. Efectivamente, es aplicable también a los sig-nos usuales o de uso común, como jergas o peruanismos.

Esta regla denota una extensión de la prohibición cuan-do nos encontramos ante variaciones como diminutivos o aumentativos, variaciones de letras con mismo sonido fo-nético, aumento de signos de puntuación, entre otras. Por ejemplo, estarían también prohibidos el registro de CHE-LA para distinguir “cerveza” en clase 32, MIKA para dis-tinguir “camisas y camisetas” en clase 25, K-ÑA para dis-tinguir “automóviles” en la clase 12 de la Clasifi cación Internacional.

IV. LA JERGA COMO SIGNO NO DISTINTIVO

La resolución comentada resuelve un caso típico y de lar-ga data en la historia de los signos distintivos peruanos so-bre la clase 32 de la Clasifi cación Internacional sobre el término “chela”; tal como la propia Sala señala, existen los siguientes antecedentes:

• Denegatoria de ofi cio de la marca BIG CHELA (Reso-lución N° 1376-2007/TPI-INDECOPI).

• Denegatoria de ofi cio de la marca TOP CHELA y logo (Resolución N° 1828-2008/TPI-INDECOPI).

• Registro de la marca MUCHA CHELA PREMIUM y logo, sin reivindicar la frase MUCHA CHELA ni PRE-MIUM (Resolución N° 1977-2008/TPI-INDECOPI).

Así, en este caso, el solicitante Julio César Irribarren Salas Cornejo intenta registrar la marca denominativa CERVE-ZA LA CHELITA para distinguir precisamente “cerveza” en la clase 32 de la Clasifi cación Internacional de Niza; sin embargo, la Sala confi rma la decisión de la Comisión al denegar el signo sobre la base de que carece de distinti-vidad por la aplicación del inciso g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN.

Este razonamiento es fácil de entender si tomamos en cuenta el signifi cado de “Chela”. Tal como señala Martha Hildebrant: “Chela y chelo se aplicaron primero a las per-sonas de ojos azules y tez blanca y llegó a identifi carse con el adjetivo rubio. Es conocida la frecuente asociación que se hace entre cerveza y rubio, de allí, por extensión, pare-ce haber salido el uso sustantivo de rubia por cerveza”37. Asimismo, la palabra “chela” tiene su origen en México pues proviene, según la Real Academia Española de la Lengua38, de “chel”que signifi ca “azul” en maya; de esta manera, los adjetivos “chelo” o “chela” se aplican a per-sonas rubias de ojos claros. Así, el color azul que está pre-sente en los ojos de algunas personas rubias sirvió para de-signar a los individuos de cabellos blondos y este color, al ser similar al de la cerveza, dio lugar a que se utilice como su designación. A su vez, en nuestro país se califi ca a la cerveza como rubia o negra, dependiendo de si se trata de cerveza de cebada o de malta39.

Así, tal como hemos señalado líneas atrás, la propia re-solución comentada establece que: “(…) de otorgarse un derecho de exclusiva sobre tal expresión se estaría pri-vando indebidamente a los demás competidores de em-plearla en el mercado para la distinción de sus productos, por lo que dicha denominación debe permanecer libre en el mercado para que otros competidores tengan la posi-bilidad de utilizar la misma o una expresión parecida a la solicitada”40.

37 HILDEBRANT PÉREZ-TREVIÑO, Martha Luz. 1000 palabras y frases peruanas. Peisa, Lima, 2011, p. 77.38 Real Academia Española de la Lengua – Entrada “chelo, la” [en línea]. En: Diccionario de la Lengua Española (web). 22° Edición. Consulta 7

de abril de 2014. <http://lema.rae.es/drae/?val=chela>.39 SALAS GARCÍA, José Antonio. “Sobre chelas y cholas y cuestiones morfológicas”. En: Revista Escritura y Pensamiento. Año 13, N° 17, Lima,

2010, pp. 75-76.40 Página 9 de la Resolución N° 0322-2013/TPI-INDECOPI.



Tal como podemos observar, efectiva-mente la palabra “chela” o “chelita” (su diminutivo) coincide conceptual-mente con “cerveza” que es un pro-ducto dentro de la clase 32 de la Cla-sifi cación Internacional de Niza. En este sentido, se trata de un signo no distintivo por vulnerar el Principio de No Genericidad.

Igualmente, podemos encontrar cier-tas denominaciones que tendrían el mismo efecto: “Caña” para distinguir “carros” en clase 12; “Coete”o “Fie-rro” para distinguir “pistolas” en clase 13; “Chaira” para distinguir “cuchi-llos” en clase 08; “Chifa” para distinguir “restaurantes” en clase 43; “Chupódromo” para distinguir “bares” en clase 43; “Fallo” para distinguir “cigarrillos y cigarros” en cla-se 34; “Huarique” para distinguir “restaurantes” en clase 43; “Jama” para distinguir diversas comidas en clases 29 y 30, así como “restaurantes” en clase 43; “Jonca”para dis-tinguir “cervezas” en clase 32; “Mica”para distinguir “ca-misas” y “camisetas” en clase 25; “Tabas” para distinguir “zapatos” y “zapatillas” en clase 25; y “Telo” para distin-guir “hoteles” en clase 43.

En materia de casos prácticos tenemos dos antecedentes bastante contradictorios y uno que no fue analizado como signo usual, sino como signo genérico:

• Primero, el caso en el cual erróneamente, desde nues-tra perspectiva, se otorgó el registro de la marca MICA KIDS y logotipo en la clase 25 para distinguir “Ves-tido, calzado, pantufl as y sombrerería” (Resolución N° 10092-2006/OSD-INDECOPI); en este caso, no se tomó en consideración que la denominación “mica” hace referencia a ciertos tipos de prendas de vestir que estarían incluidas dentro de los productos a distinguir, tales como las camisetas, camisas y polos.

• Segundo, la correcta denegatoria de ofi cio de la mar-ca FULL TABAS en clase 25 (Resolución N° 16053-2012/DSD-INDECOPI); en este caso, efectivamente, la Dirección señaló:

“En efecto, la denominación FULL TABAS que conforma al signo solicitado, se encuentra confor-mado por el término del idioma inglés FULL que traducido a nuestro idioma signifi ca lleno, comple-to, pleno, máximo, íntegro; por otro lado el término

TABAS es una expresión perua-na usada coloquialmente para re-ferirse al calzado.

En ese sentido, la denominación FULL TABAS haría referencia a un establecimiento comercial el cual únicamente expende za-patos. Es por ello, que sobre di-cho signo no puede recaer un de-recho de exclusiva con relación a los productos que se pretende dis-tinguir, sino que por el contrario, debe permanecer en el dominio público a fi n que pueda ser utili-zada por cualquier empresario en

la comercialización y promoción de productos similares”.

• Tercero, la denegatoria de ofi cio de la marca CARA-JAZO en clase 33 (Resolución N° 6651-2012/DSD-INDECOPI) para distinguir precisamente “bebidas al-cohólicas elaboradas con café y aguardiente de uvas”; en este caso, con muy buen criterio, la Comisión de-negó el signo como signo genérico pues no se trata de una jerga porque la palabra “carajo” forma parte del idioma ofi cial español41. La Dirección señaló:

“Se ha verifi cado que la denominación CARA-JAZO, corresponde al término común con el que se conoce a una bebida o trago elaborado a base de café y aguardiente de uva (pisco), tal y como se aprecia en diversas páginas en internet, la cual, además, coincide con los productos que se preten-de distinguir (bebidas alcohólicas elaboradas con café y aguardiente de uvas).

Así, no es posible en el presente caso otorgar dere-cho de exclusiva alguno sobre la referida denomi-nación, en tanto ello implicaría el otorgamiento de derechos exclusivos sobre un término que se utili-za como indicador de un producto”.

Como podemos observar, el Indecopi no ha sido unifor-me respecto a los criterios para resolver los casos de sig-nos no distintivos conformados exclusivamente por jergas o peruanismos. Sin embargo, los criterios esgrimidos por la Sala de Propiedad Intelectual en el presente caso anali-zado en las líneas previas nos dan una gran pauta para ca-sos futuros, en los cuales no debería cambiar el criterio expresado.

41 Real Academia Española de la Lengua - Entrada “carajo” [en línea]. En: Diccionario de la Lengua Española (web). 22° Edición. Consulta 7 de abril de 2014. <http://lema.rae.es/drae/?val=carajo>.

“El Indecopi no ha sido uni-forme sobre los criterios para resolver los casos de signos no distintivos conformados ex-clusivamente por jergas o pe-ruanismos. Sin embargo, los criterios esgrimidos en [la re-solución materia de comen-tario] nos dan una gran pauta para casos futuros.”

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CONCLUSIÓN

Como hemos podido observar, la norma andina en materia de propiedad industrial tiene sistemática en la conceptua-lización de los signos no distintivos; dentro de la misma, encontramos los signos no distintivos contrarios al Prin-cipio de No Genericidad donde se enmarcan los signos descriptivos; los signos de formas usuales de productos o envases, o formas naturales o funcionales de productos o servicios; los signos genéricos o técnicos; y, fi nalmente, los signos usuales o de uso común.

Tanto los peruanismos como las jergas califi can como par-tículas usuales o comunes debido a que son conocidas por parte de los agentes, incluyendo consumidores, del mer-cado dentro del territorio nacional, donde se comerciali-za con el derecho de exclusiva otorgado por un registro de marca. En efecto, los peruanismos o jergas utilizados so-los para optar por un registro de marca entran en el grupo de palabras que identifi can ciertos productos o servicios con un lenguaje especial. En este sentido, según se sigan las reglas analizadas, estas palabras podrían ser denega-das por consistir en una solicitud de registro de signos no

distintivos contrarios al Principio de No Genericidad por signos usuales o de uso común, aplicando conjuntamente el artículo 134, el inciso b) y el inciso g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN.

En la resolución comentada, el Indecopi ha dejado claro que en el caso de signos usuales o de uso común, como jergas y peruanismos, al registro de marca solo podrán ac-ceder cuando estén conformados por más que exclusiva-mente tales denominaciones. De igual manera, se estable-ció que se debe efectuar un análisis particular con respecto a los productos o servicios solicitados; y, fi nalmente, se amplió la prohibición del registro cuando se realizan va-riaciones fonéticas y gráfi cas a estas denominaciones.

Decisiones como la comentada brindan gran seguridad frente a posibles registros que busquen bloquear el uso de denominaciones que deben ser de libre utilización en el mercado. En el caso concreto, las jergas o peruanismos podrán cambiar a través del tiempo e ir aumentando en nuestra sociedad. Sin embargo, siguiendo las pautas esta-blecidas, no se podrá decir que al Indecopi “le falta calle”.

se venden tabas, micas, chelas y puchos: sobre las jergas y/o peruanismos como signos distintivos

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