Sistema de patente unitaria y contratos de licencia, ¿que va a cambiar?

José Luis de Miguel Presidente, LES España-Portugal

Capital social e innovación en Europa y en España. V. Pérez-Díaz y J.C. Rodríguez. Fundación COTEC, 2013

Capital social e innovación en Europa y en España. V. Pérez-Díaz y J.C. Rodríguez. Fundación COTEC, 2013

• Facilita el acceso a recursos

• Facilita una mayor confianza en los demás y una mayor amplitud de mira

• Nos acostumbra a cooperar sin esperar retribuciones extrínsecas

Constituida en EEUU en 1965 32 sociedades nacionales y regionales LES España se constituye en1974 Asociación profesional sin ánimo de lucro

Facilitar el networking Formación (interna y externa) Fijar y fomentar estándares profesionales Interactuar con organizaciones mundiales Realizar investigación Dar a conocer la PI y sus beneficios

Objetivos

Licensing includes identification, valuation, development, use,

transfer, marketing, and/or management of intellectual property

for commercial purposes

Licensing includes identification, valuation, development, use,

transfer, marketing, and/or management of intellectual property

for commercial purposes

Propiedad industrial e intelectual como activo estratégico para las

empresas

(no como instrumento legal)

Objetivos estratégicos de LESI y LES España-Portugal

Que la asociación sea diversa en su composición

– resulte más atractiva a los profesionales que trabajan en

empresas industriales y en la investigación pública

Que la asociación sirva para impulsar la carrera de los

jóvenes profesionales

Objetivos estratégicos de LESI y LES España-Portugal

Que la asociación sea diversa en su composición

– resulte más atractiva a los profesionales que trabajan en

empresas industriales y en la investigación pública

Que la asociación sirva para impulsar la carrera de los

jóvenes profesionales

“Facilita una mayor confianza en los demás y una mayor amplitud de mira” – Internacional – Diversa: distinta formación, entorno de

trabajo, edad, posición en la organización – Relación única con instituciones

(internacionales), también de cooperación para el desarrollo

“Facilita el acceso a recursos”

“Facilita el acceso a recursos”

“Facilita el acceso a recursos”

“Nos acostumbra a cooperar sin esperar retribuciones extrínsecas”

– La base de LES es el voluntariado – Somos miembros a título personal – Nadie cobra “un euro”, ni en los órganos

de gobierno, ni en las actividades que organizamos

– Disfrutamos de poder aportar y estar con otros que también lo hacen

www.lesi.org

www.les-sp.org @LES_EsPt

Sistema de patente unitaria y contratos de licencia, ¿que va a cambiar?

• Breve repaso a las características del nuevo sistema

• Consideraciones prácticas para los distintos agentes

• Algo va a cambiar, ¿también para las universidades

españolas?

Nuevo sistema

• Tribunal Unificado de Patente (TUP)

– Disposiciones transitorias complejas

• Nuevo tipo de patente - Patente Europea con Efecto

Unitario ó Patente Unitaria – Nuevas solicitudes de patente

– Solicitudes EP pendientes

Solicitud Patente Europea

Procedimiento

Concedida Denegada

Patente Europea con efecto unitario

Validación Patente Nacional

Solicitud Patente Europea

Procedimiento

Concedida Denegada

Patente Europea con efecto unitario

Validación Patente Nacional

Divisible Indivisible

Consideraciones sobre costes en la “ruta” Patente Unitaria

• Diferencias sólo a partir del momento de la concesión

– No tasa de designación, traducciones, no necesidad de

API para la validación

– Cuota Mantenimiento: pendiente - ¿Cómo cuatro países?

• La Patente Unitaria no se podrá “podar” en el futuro

– Aunque se podrá licenciar geográficamente

El Tribunal Unificado de Patente (TUP)

• Cubre el mismo territorio que la PU + Italia

• Se ocupa de PU y también de EP (actuales y futuras)

• Disposición transitoria – Posibilidad de excluir (“opt-out”)

las EP durante los primeros 7 años por los Propietarios

Consideraciones sobre “Opting out” para los titulares

• Si el titular de la patente no hace nada, sus patentes

estarán sujetas a la jurisdicción del TUP

– Revocación centralizada

• Hay posibilidad de hacer “opting back in”, siempre que

no haya litigios a nivel nacional

• No se conocen las tasas de “opting out” y “back in”

Consideraciones para licenciantes y licenciatarios

• Sólo el propietario puede iniciar la acción de “opting out”

– Revisar contratos de licencia existentes

– Acordar una estrategia en nuevos contratos en discusión

• Impacto de una revocación

– Licenciante – evitar perder pagos de regalías

– Licenciatario – evitar perder cobertura de mercados

Consideraciones en caso de investigación colaborativa

• “Opt out” es sólo una parte de una política que incluya la

ruta de protección a seguir (EP vs UP vs nacional)

• Menos costes a corto, pero (posiblemente) mayores a

largo y menos flexibilidad

• En caso de una solicitud conjunta, la ley aplicable es la

del primer solicitante (un nuevo tema a negociar!)

“Hay que desarrollar estrategias y tomar decisiones para estar preparado ante los cambios”. También las Universidades españolas

• Prepararse para (a) renegociar contratos, (b) negociar

nuevos aspectos, y (c) desarrollar políticas para la

investigación colaborativa

– Nuevas “rutas” para la protección, también la nacional

– A corto, en relación con la posibilidad de “Opt out”

– Patentes conjuntas (en co-propiedad)

Europe’s New Patent Regime— Preparing The Ground

By Fiona Nicolson, Sahar Shepperd and Alan

Johnson

Muchas gracias por vuestra atención!

presidencia@les-sp.org