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Compilación de Temas Sobre Propiedad Intelectual - Waldo Rivera Portillo

Capítulo 1. Bienes Inmateriales como objeto de un derecho de propiedad 1

LOS BIENES INMATERIALES

La creación intelectual da lugar a un bien inmaterial, por eso las leyes de todo el mundo le reconocen, a su titular, un derecho absoluto de utilización de esa creación. En la práctica se habla de derecho de explotación exclusiva o, en el caso de los inventos, de patentes2 y, más generalmente -dada la construcción jurídica dominante- de propiedad industrial (o intelectual, para marcas, inventos y modelos) y de propiedad literaria (para obras de ingenio) encaminándose a impedir la reproducción, la imitación y el aprovechamiento de una creación intelectual individualizada en su resultado inventivo; fuera de este campo, el ordenamiento jurídico no alude a un derecho sobre la creación intelectual, por lo que no es ilícito servirse de los resultados matemáticos, físicos, químicos y, en general, científicos, conseguidos o develados por la creación intelectual (sin perjuicio del deber de respetar la paternidad moral del inventor).

HECHO CONSTITUTIVO DEL BIEN INMATERIAL TUTELABLE

El ámbito en el que se reconoce la propiedad (o derecho absoluto de utilización) de las creaciones intelectuales es muy distinto de aquél en que se tutela la paternidad del creador:

El primero sólo se reconoce para determinados tipos de creaciones, mientras que la segunda puede ser invocada frente a cualquier creación intelectual; El primero concierne a la creación intelectual objetivamente considerada; la segunda, más precisamente, al acto de creación.

El derecho de propiedad se constituye como consecuencia de un supuesto constitutivo que se relaciona con el de la constitución en bien material de la creación intelectual correspondiente al tipo legalmente considerado, constitución de un bien inmaterial normativamente disciplinado.

El presupuesto de la tutela es, en todo caso, la existencia de una creación intelectual. La creación intelectual debe ser exteriorizada para poder constituir un bien inmaterial, pero no es suficiente la mera exteriorización para ostentar un derecho absoluto de utilización. Es necesario poner en práctica la creación: su uso -genéricamente hablando- objetiva plenamente la creación, en algunos casos; en otros, una declaración constitutiva de la autoridad competente: el certificado de registro.

1 Documento obtenido del sitio web: http://biopropiedad.tripod.com/patentes.htm. 1er Seminario Nacional sobre los Derechos Indígenas y los Sistemas de Propiedad

Intelectual - conservación y gestión de la biodiversidad y del conocimiento tradicional asociado – Celebrado en fecha 11 al 15 de Febrero de 2002 en el Instituto de

Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja” Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires.

2 Se alude a las cartas patentes a las que se reconducía la tutela en la época de sus orígenes ingleses, considerada entonces como un monopolio excepcional. El precedente

más lejano lo constituye un caso aislado en siglo XIV en que un tejedor flamenco recibió una carta patente del rey Eduardo III. Más modernamente, las primeras

legislaciones sobre la titularidad y utilización de los derechos absolutos sobre inventos están en la “parte” de la República veneciana de 1474; y el estatuto inglés de los

monopolios de 1624, de James Stuart. (Pie de página del documento original).

1

http://www.monografias.com/trabajos36/proteccion-bienes-inmateriales/proteccion-bienes-inmateriales.shtml

http://biopropiedad.tripod.com/patentes.htm


Cuando el bien inmaterial no se constituya directamente con la exteriorización de la creación intelectual (sino que requiera el uso o la registración) puede hablarse de supuesto de hecho constitutivo a tracto sucesivo (o si se prefiere, de supuesto de hecho progresivo). No obstante, esta declaración no concierne a la constitución del derecho sino a la integración del supuesto de hecho constitutivo del bien, justamente porque este no viene dado directamente por la realidad pre-jurídica, sino que resulta normativamente disciplinado en su misma constitución.

Lo dicho no impide hacer valer la inexistencia del bien o del derecho correspondiente y presupone un examen limitado, pero es necesaria para que el bien exista y pueda ser objeto de un derecho absoluto y de una tutela más intensa del mismo3; se relaciona, además, con aquella genérica posibilidad de conocimiento que de ella misma se deriva, así como también con la posibilidad genérica de utilización de la creación, una vez transcurrido el término de su tutela (marcado a partir de su inscripción), evitando así que la creación pueda ser sustraída del común patrimonio técnico.

La inscripción registral -además de completar el hecho constitutivo del bien inmaterial- legitimará a aquel a quien haya sido concedida, para el ejercicio del derecho, situándolo en una posición que se ha llamado “posesoria”4 y beneficiándolo con la reversión del onus probandi ( “carga de la prueba”, que corresponderá a quien discuta la existencia de la creación intelectual o la pertenencia del derecho o su caducidad).

ALCANCES DEL DERECHO

El derecho a la utilización exclusiva del bien inmaterial se atribuye originariamente ex lege: directamente al autor de la creación cuando ésta es reconocida como bien inmaterial; o bien, al que ostente poder o el derecho5 de completar el iter constitutivo del bien inmaterial. El hecho constitutivo del bien se liga, así, a la paternidad de la creación y a la titularidad del derecho absoluto de utilización por atribución legal.

El modo de adquisición a título originario del derecho sobre el bien inmaterial responde a la peculiar naturaleza del mismo y no parece que pueda asimilarse a los modos tradicionales de adquisición, a título originario, de la propiedad de las cosas materiales, no pudiendo asociarse a la ocupación, del mismo modo que no podrá darse una usucapión del derecho de propiedad sobre un bien inmaterial, pues aquella presupone una cosa preexistente in rerum

3 Frente a la posibilidad de que exista independientemente del registro, éste -que actúa como supuesto constitutivo de hecho- brinda a la tutela un ámbito mayor. La

justificación de la inscripción y su eficacia se relaciona con la gravedad que presenta el derecho de utilización cuando la creación intelectual tutelada se determina con

arreglo al resultado, de modo que la tutela posee el alcance de una “reserva de uso”. (Pie de página del documento original).

4 De acuerdo a la referencia a la sentencia recaída in re Fragali, Com. Rec., 18 de enero de 1955 (inédita) comentada por Ascarelli, T., ob cit, nota 6, pág. 330. (Pie de

página del documento original).

5 La consecución de una patente por parte de quien no es el creador del invento o un causahabiente suyo, puede dar lugar, en las legislaciones de cuño continental, a la

reivindicación de la patente en favor del creador o su causahabiente (en realidad, se trata de una declaración de la titularidad del derecho y del consiguiente derecho). En el

derecho anglosajón, el sistema es diferente: la calificación de inventor debe ser aseverada por el peticionante bajo juramento, cuya falsedad sería considerada causa de las

sanciones correspondientes. (Pie de página del documento original).

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natura; mientras que la adquisición a título originario del derecho sobre un bien inmaterial alude a la creación de una cosa que antes no existía.

En la tradición romana, por el contrario, la hipótesis de un hoy llamado bien inmaterial se consideraba desde el punto de vista de la accesión de la creación intelectual a la cosa, postura jurídica que precisamente tiene como premisa la negación de la creación intelectual como tal, de forma que se tomaba en consideración la materia o cosa, y no la idea -inmaterial- volcada sobre ella.

La diversidad de las diferentes creaciones intelectuales determina el diverso contenido del derecho de utilización correspondiente y su diversa regulación frente a los diferentes tipos de bienes inmateriales.

En el ámbito de los inventos -donde la creación se individualiza en un hallazgo técnico que posee valor autónomo-, el derecho de utilización concierne, substancialmente, al empleo del bien inmaterial en una actividad con terceros6. La creación intelectual no puede, ciertamente, proporcionar utilidad alguna sino a través de las cosas materiales o de las energías en las que se exterioriza y por eso el derecho absoluto a su utilización se resuelve en una exclusiva respecto a la exteriorización de la creación intelectual en cosas (materiales) o energías, prescindiendo de la pertenencia de dichas cosas o energías. Claro que la satisfacción de las necesidades de consumo personal del sujeto, nunca el uso o empleo del bien inmaterial en el ejercicio de una actividad, no conciernen al contenido del derecho absoluto de utilización propio del campo de las patentes. El “uso personal” constituye una limitación al derecho que asiste al titular de la patente para perseguir las acciones que supongan una violación de la patente, aunque ello importe actuar sobre cosas pertenecientes a terceros.

En definitiva, la utilización reconocida con carácter exclusivo al titular del bien inmaterial es la que tiene lugar en el desarrollo de una actividad frente a terceros y este dato puede encontrar un paralelo general en el campo de la regulación de la concurrencia (que se caracteriza como disciplina de una actividad frente a terceros). Sin embargo, se rechaza el recurso al monopolio para el encuadramiento de la protección jurídica de las innovaciones.

El interés tutelado no es el que tiene por objeto el goce de las utilidades de la cosa material (sobre la que la creación se exterioriza), sino el de la probabilidad de ganancia representada por la posibilidad de utilizar la creación intelectual en una actividad con terceros, no la obtenible a través de un género determinado de actividad (impidiendo a los demás el ejercicio de dicha clase de actividad); por ello no constituye un monopolio7. La identificación del interés tutelado por el derecho absoluto de utilización de los bienes inmateriales en la probabilidad de ganancia obtenible con la utilización de la creación 6 No involucra a su utilización para consumo personal, he aquí otra contraposición con la disciplina de los derechos sobre las cosas -materiales- y energías, que precisamente

tiene como punto de partida el goce -de las utilidades- del bien en el uso personal (acerca de la consideración de este tema se volverá inmediatamente en el texto). (Pie de

página del documento original).

7 En sentido económico (es decir, teniendo en cuenta su influencia en la formación de los precios), el efecto que como prohibición que se deriva de la exclusiva sobre las

creaciones intelectuales introduce siempre un elemento monopolístico, si bien -en el campo de los inventos- toda nueva creación constituye un factor de superación de los

monopolios económicos preexistentes. (Pie de página del documento original).

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intelectual tutelada, explica por qué a veces el derecho exclusivo de utilización puede ser sustituido por un premio por parte del Estado (vgr., en el derecho cubano, con los inventos)

NEGOCIABILIDAD DEL DERECHO Y LA LICENCIA OBLIGATORIA

El derecho de utilización es negociable, inter vivos y mortis causa. Y en esta negociabilidad vuelve a ponerse de manifiesto su patrimonialidad y sus diferencias con los derechos de la personalidad (a los que alguna vez se intentó asimilarlo). El bien inmaterial puede ser objeto de un derecho real de garantía, de ejecución forzosa (en tanto es un bien registrable). No obstante, en el campo de los bienes inmateriales es frecuente, en lugar de la transmisión del derecho de utilización, la constitución en favor de un tercero de un derecho de utilización dependiente del derecho del titular del bien, a través del llamado contrato de licencia8.

La licencia de un derecho de utilización comprende, eventualmente, una u otra facultad o una utilización, cronológica, cuantitativa o territorialmente limitada; excluyendo a veces o a veces no, una utilización simultánea del titular o de otros licenciatarios dentro del mismo campo (está exclusividad deriva directamente de la amplitud del derecho absoluto derivado, constituido en la persona del licenciatario y no de un vínculo autónomo asumido por quien concede la licencia). En este supuesto, la licencia puede verse como una sucesión a título constitutivo, pues se constituye un nuevo derecho absoluto sobre el mismo bien, que tiene su origen en el derecho absoluto de utilización primario y que comprende una utilización cualitativa o cuantitativamente limitada. Esta posibilidad enlaza con lo anteriormente observado al señalar que el derecho absoluto de utilización tutela la posibilidad de ganancia del sujeto en el ejercicio de una actividad (la desarrollada en la utilización del bien inmaterial), probabilidad que es fraccionable cuantitativamente en relación con las diversas modalidades de la utilización (no quedando, forzosamente, excluido el titular que ha concedido la licencia). En el caso de la licencia no puede aludirse a un mero derecho personal del licenciatario, lo cual contrasta con el alcance que suele atribuírsele al instituto respecto de la legitimación del licenciatario para actuar contra el imitador o el usurpador, según el caso.

Por otra parte, el contrato de licencia de patente, en tanto “acuerdo entre empresas” que es, queda sujeto a las normas sobre acuerdos restrictivos; es decir, la imposibilidad legal de imponer -el licenciante al licenciatario- limitaciones a su libertad empresarial (también en este caso la prohibición de las consideradas prácticas restrictivas y las eventuales

8 La circulación del derecho de utilización del bien inmaterial no implica (mal podría hacerlo) la entrega del bien mismo, precisamente porque la “entrega” presupone una

delimitación física del bien y su localización en el espacio, caracteres ambos que no podrían hallarse en las creaciones intelectuales. La cosa (material) en la que se ha

exteriorizado la creación (vgr., manuscritos, esquemas, fórmulas, maquetas, microorganismos) circulará como instrumento para la realización de ésta y sus deficiencias

concernirán no a la creación sino a la instrumentación que debería ser entregada para permitir la puesta en práctica de la creación intelectual. (Pie de página del documento

original).

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excepciones a tal prohibición responden a una tradición legislativa y a una línea de la política de competencia nacional9 o comunitaria10, según el caso.

Como regla podría decirse que las limitaciones al comercio, incluidas en un contrato de licencia de una creación intelectual son, en general, admisibles, no por su correspondencia con el contenido del derecho concedido sino con la finalidad tenida en miras al concederlo; dicho de otro modo: cuando son imprescindibles para la existencia de la propiedad industrial.

Junto al concepto desarrollado, y no incompatible con lo expuesto, se verifica en el ámbito de las patentes de invención el instituto de la licencia obligatoria.

Citando la obra de J.A. Gómez Segade La obligación de explotar las patentes en España y en Iberoamérica (Ed. Montecorvo, España, 1978), Correa, C. y Bergel, S.11 afirman que la licencia obligatoria supone la constitución heterónoma de una relación obligatoria: heterónoma en el sentido de que la voluntad del Estado se impone a la voluntad de una de las partes; por motivos superiores y en beneficio del interés general, se obliga al titular a abstenerse de impedir el uso por terceros de la patente.

El derecho absoluto de utilización está limitado no sólo temporalmente, el Estado quiere que el invento sea puesto en práctica12, muchas leyes disponen que la misma lo sea en territorio del Estado otorgante de la patente y en la medida que no sea gravemente desproporcionada con los intereses del país so pena de la caducidad (pérdida) del derecho absoluto de utilización. Esta carga que genéricamente se sigue observando mundialmente, ha ido evolucionado hacia formas (intermedias) más compatibles con la producción globalizada y el comercio internacional: bajo el Convenio de Paris (en adelante CUP)13 y el TRIPs (Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el

9 Vgr., en el derecho alemán no infringen el derecho de la libre competencia las cláusulas que: 1) no exceden del contenido del derecho de la patente (vgr., modo, extensión,

cantidad, territorio o tiempo de ejercicio); 2) excediendo el contenido del derecho de la patente, son necesarias para asegurar una explotación técnicamente satisfactoria de la

patente licenciada (vgr., precio del producto); 3) impongan el deber de no disputar la validez de la patente licenciada; y 4) se refieran a mercados extranjeros. (Pie de página

del documento original).

10 El Tribunal de Justicia Europeo identifica cuatro factores para proceder a precisar los efectos de un contrato de licencia (transferencia de tecnología vegetal, para el caso):

1) los productos a que se refiere la tecnología; 2) la novedad de la tecnología; 3) la introducción de la tecnología en un mercado en donde los productos son desconocidos; y

4) la existencia de riesgos financieros vinculados a dicha introducción. Estos factores, en el contexto, pueden justificar limitaciones a la libre competencia. De la sentencia

“Nugesser c/ Commission” del 06-07-1982. (Pie de página del documento original).

11 Ver, Correa, Carlos M. y Bergel, S. Patentes y competencia. Editorial Rubinzal-Colzoni. Santa Fe (Argentina). 1996; págs. 12 y ss. (Pie de página del documento

original).

12 Este principio de explotación efectiva que se traduce en beneficios para la sociedad y el estímulo del progreso técnico se encontraba ya en las partes vénetas del

Renacimiento y claramente afirmada en la ley francesa de 1791. (Pie de página del documento original).

13 Según el Convenio de Paris, sancionado -en Argentina- por la ley 22.195, Artículo 5°. A.2. “Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas

legislativas que prevean la concesión de licencias obligatorias para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente,

por ejemplo, falta de explotación”. (Pie de página del documento original).

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Comercio – que en adelante también podrá identificarse por sus siglas en español: ADPIC)14 los bienes inmateriales que no sean explotados luego de cierto lapso o bajo ciertas condiciones, serán objeto de licenciamiento obligatorio15, supuesto de hecho constitutivo del derecho de cualquier interesado a obtener la licencia (por medio de sentencia o resolución administrativa, según la normativa vigente en cada país y caso), quede en claro que no se trata de un derecho subjetivo del interesado (cualquiera y, por ende, de todos) a que el inventor ponga en práctica el invento o a hacerlo por si, libremente como en el caso de producida y sentenciada la caducidad de la patente en cuestión.

Capítulo 2La propiedad intelectual

PROPIEDAD INTELECTUAL

La Propiedad Intelectual es el conjunto de derechos subjetivos que el Estado reconoce a favor de los autores de creaciones del intelecto para proteger intereses espirituales y patrimoniales con respecto al resultado de su esfuerzo creador.

La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.

La propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de origen; y el derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.

CARACTERISTICAS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL16:

Los derechos de propiedad intelectual son esencialmente una forma de propiedad. Al igual que la propiedad sobre bienes materiales, son susceptibles de una valoración pecuniaria (se pueden vender, donar, arrendar o transmitir por un acto de última voluntad); y atribuyen a

14 Según el TRIPs, sancionado -en Argentina- por la ley 24.425, Artículo 30. EXCEPCIONES A LOS DERECHOS CONFERIDOS, “Los Miembros podrán prever excepciones

limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la

patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros”. (Pie de página del

documento original).

15 Artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial (LPI)

16 Introducción a la Propiedad Intelectual. Edith Flores de Molina. Curso centroamericano sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales. Tegucigalpa, Honduras.

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su titular un poder jurídico que permite reclamar su devolución, cuando se encuentran indebidamente en poder de otro, y reclamar su protección frente a su trasgresión.

CARACTERISTICAS:

a. Territorialidad: Los derechos de propiedad intelectual son territoriales porque no tienen un reconocimiento universal. Se requiere que en cada país o territorio se cumplan los requisitos que la ley establece para su existencia aunque los requisitos que se exijan en todos los países sean similares. Por ejemplo, la exclusividad para la explotación de un producto patentado solo se adquiere en los países en los que se obtuvo la patente, siendo libre la explotación del mismo producto en los países en los que no se haya obtenido la protección.

b. Temporalidad. Los derechos de propiedad intelectual no se disfrutan de manera permanente sino que tienen una limitación en el tiempo. Vencido el plazo, las creaciones protegidas pasan al dominio público y pueden ser explotadas por cualquier persona interesada. Por el contrario, la propiedad sobre cosas materiales es perpetua. La razón de esta limitación obedece a que la prohibición de utilizar ideas creadoras que son propiedad de otra persona sólo se justifica por la necesidad de promover el desarrollo cultural, el avance tecnológico o la actividad de las empresas que concurren en el mercado.

c. Tipicidad. Los derechos de propiedad intelectual no se adquieren sobre todas las creaciones del intelecto sino sólo sobre aquellas incluidas en alguna de las categorías reconocidas por la ley, en contraste con la posibilidad de apropiación de todas las cosas materiales, con excepción de los bienes de dominio público.

d. Independencia de la creación respecto del objeto que lo incorpora. Los derechos de propiedad intelectual se adquieren con respecto a una creación con independencia del objeto que en el se incorpore la idea protegida. El autor, por el hecho de su creación, no es propietario de los ejemplares que contienen su obra, y tampoco el adquirente del ejemplar de una obra se convierte en propietario del derecho que corresponde al autor sobre su creación.

e. La propiedad intelectual no puede adquirirse por prescripción. En virtud de ser un bien inmaterial y por lo tanto no susceptible de posesión in corpore o material, no puede adquirirse por el transcurso del tiempo.

f. La propiedad intelectual tutela elementos distintos a los estrictamente patrimoniales. En varias categorías protegidas, además del derecho a la exclusividad de la utilización y explotación económica de la creación, se reconoce un derecho moral que protege la personalidad del creador en relación con la expresión de su idea. Por el contrario, el derecho de propiedad sobre bienes materiales solo hace referencia a intereses patrimoniales. Este derecho moral es más evidente y complejo en la esfera del derecho de autor.

Capítulo 3.

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Las Invenciones y las Patentes

INVENCIONES

¿En que puede consistir un INVENTO?

1. En un Producto2. En un Proceso o Procedimiento para obtener un producto3. En un uso nuevo de un producto o procedimiento ya patentado

Una invención es esencialmente una creación, es decir, una idea concebida en el espíritu de una persona. Pero para que esa idea sea patentable es necesario que una vez puesta en práctica permita la solución de un problema determinado. La solución encontrada debe tener carácter técnico, siendo indiferente a este respecto que el problema a resolver pertenezca o no a la esfera de la tecnología17.

La Ley de Propiedad Industrial de Honduras, en adelante LPI, define la invención como “toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento, a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta”

Las invenciones puede clasificarse en dos grandes categorías: de productos y de procedimientos.

Las invenciones de productos son, en general, las invenciones que tienen forma tangible, tales como máquinas, equipos, aparatos. La invención puede consistir no sólo en un producto independiente si no también en un producto que sea una parte de otro.

Una invención de procedimiento consiste en general en una serie de etapas constituidas por operaciones o actividades técnicas, cuyo orden y sucesión integran el ciclo que debe cumplirse para obtener un producto o un resultado.18

¿Qué es una patente?Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. La LPI define la patente como: “el derecho especial que concede el Estado con relación a actos de explotación de una invención.”19 Para que sea patentable, la invención debe satisfacer determinados requisitos (véase la respuesta a la pregunta "¿Qué tipo de invenciones pueden patentarse?").

17Ver OMPI Comentario de la Ley tipo en Ley tipo de la OMPI para los países en desarrollo sobre invenciones, volumen I, Patentes de invención, publicación OMPI nº 840

(s), 1979, pág. 58. (Pie de página del documento original).

18Ver Di Guglielmo, Pascual La invención patentable. Comentario de la Ley 111 y el Subdesarrollo Industrial de la República Víctor P. de Zavalía Editor, Buenos Aires,

1968, pág. 92. (Pie de página del documento original).

19 Artículo 4.2 LPI

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¿Cómo actúa una patente?Una patente proporciona protección para la invención al titular de la patente. La protección se concede durante un período limitado que suele ser de 20 años.

¿Qué tipo de protección ofrece una patente?20

La protección de una patente significa que la invención no puede ser confeccionada, utilizada, distribuida o vendida comercialmente sin el consentimiento del titular de la patente. El cumplimiento de los derechos de patente normalmente se hace respetar en los tribunales que, en la mayoría de los sistemas, tienen la potestad de sancionar las infracciones a la patente. Del mismo modo, un tribunal puede asimismo declarar no válida una patente si un tercero obtiene satisfacción en un litigio relacionado con la patente.

Qué hechos impiden el ejercicio o su titularidad?

La legitimidad que deriva del derecho absoluto de utilización concedido regularmente implica la legitimación para su explotación bajo ciertas condiciones. Justamente, algunos hechos pueden impedir o extinguir el derecho de propiedad:

1. Hechos impeditivos de la constitución del derecho

2. Extinción del derecho

3. Caducidad del derecho4. Revocación de la patente5. Nulidad del derecho

6. Agotamiento del derecho

1. Hechos impeditivos de la constitución del bien inmaterial o del ejercicio del derecho.

Hay creaciones intelectuales que, aún respondiendo a las características necesarias para dar lugar a un bien inmaterial, no son reconocidas como bienes inmateriales susceptibles de un derecho absoluto de utilización, dada la consideración preferente de intereses que imponen una actual y genérica posibilidad de utilización de las mismas. En el campo de los inventos se necesita que la creación intelectual (aún siendo, típicamente considerada, tutelable) no contraste en el caso concreto con el orden público y las buenas costumbres21 para poder dar

20 Artículo 17 LPI

21 Artículo 3 LPI

9

http://biopropiedad.tripod.com/patagot.htm

http://biopropiedad.tripod.com/patnulidad.htm

http://biopropiedad.tripod.com/patcad.htm

http://biopropiedad.tripod.com/patextinciOn.htm

http://biopropiedad.tripod.com/pathechosimp.htm


lugar a un bien inmaterial, que de otro modo resultaría prohibido así como también la utilización de la creación.

En realidad es preciso distinguir entre dos problemas:

El de la licitud del bien inmaterial y El de la licitud del comercio de determinados productos en los que se exterioriza la

creación intelectual.

Frente a los inventos, en rigor, sólo cabe plantearse el segundo problema, pues el invento, en tanto bien inmaterial, no puede, en si mismo, ser ilícito; sin embargo, la ilicitud puede afectar el resultado que sirve para individualizarlo, en cuyo caso éste deviene ilícito por la propia ilicitud del resultado a cuya obtención se encamina.

Así también, otros hechos pueden hacer lícita, por la prevalecencia de otras exigencias, una utilización que, dentro de su tipo, sería ilícita. Ello puede ser considerado una limitación al ejercicio del derecho absoluto de utilización del titular: vgr., la discusión crítica y de enseñanza; la reproducción con miras a la información pública y la divulgación.

2. Extinción del derecho22

La extinción opera automáticamente por el transcurso del tiempo por el cual fue otorgado el derecho (para el cual las legislaciones estipulan un plazo máximo que puede ir por ejemplo desde los quince hasta los veinte años en materia de patentes, contados a partir de la presentación de la solicitud o de la inscripción por parte de la autoridad competente)23, o por renuncia del titular.

3. Caducidad del derecho

La caducidad (en materia de patentes) del derecho se impone al titular del derecho por:

1. La falta de pago de las tasas anuales de mantenimiento (72.2 LPI);2. Que no se alcanzarán a satisfacer los objetivos (referidos a la explotación o uso)

para los cuales fue otorgado el derecho sobre el bien inmaterial;3. Que fuere necesario para proteger la salud pública, la vida humana o vegetal o para

evitar perjuicios al medio ambiente.

22 Artículo 15 LPI

23 Así, la limitación temporal del derecho no constituye, por eso, un límite que venga a contraponerse a esa falta de limitación temporal que se derivaría de la aplicación del

concepto de “propiedad”; reconocimiento del derecho absoluto y su limitación temporal se condicionan recíprocamente, porque la finalidad perseguida -de estímulo de los

inventos, pero para su general utilización- no sería alcanzada sino, precisamente, reconociendo un derecho absoluto; pero un derecho absoluto, limitado en el tiempo; véase,

Ascarelli, T. ob cit., pág. 561. Esta limitación temporal permite conciliar los objetivos del instituto y el costo social que su consecución provoca. (Pie de página del


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Lo que es preciso no es un uso o una explotación aislada u ocasional, sino una explotación industrialmente efectiva, en una medida que se traduzca en una aportación para la industria (por lo que deben ser excluidas las explotaciones meramente experimentales).

Tanto en el caso de extinción o caducidad del derecho quedan a salvo los derechos adquiridos durante la vigencia del derecho y los actos llevados a cabo en su consecuencia, cuya licitud o ilicitud serán juzgados de conformidad con la ley que los regía. He aquí una diferencia con los supuestos de nulidad (no obstante, su regulación indiscriminada por parte de numerosas legislaciones).

4. Revocación de la patente24

La revocación procede en el supuesto de que el titular de la patente cometa abusos de los derechos conferidos por la misma, al pretender controlar, restringir o suprimir actividades industriales o comerciales, de tal modo que afecte la economía nacional.

5. Nulidad del derecho25

En las hipótesis de nulidad, el “titular” nunca ha sido titular de ningún derecho y los efectos que hayan tenido lugar por la concesión de la patente son también nulos. Los supuestos corresponden a:

la falta de los requisitos legalmente requeridos; la irrelevancia del patentamiento cuando se refiera a un invento patentado con

anterioridad;

24 Artículo 44 LPI

25 Artículo 57 LPI. Es interesante dejar establecido, que la LPI, si bien contempla la nulidad de una patente, no establece plazos dentro de los cuales deberá interponerse la

misma, so pena de prescripción.

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Tanto la nulidad como la caducidad de una patente deben poder ser revocables judicialmente, aunque las legislaciones admitan su operabilidad de pleno derecho, de acuerdo con lo comprometido en el Acta Final de la Ronda Uruguay del GATT26 y el Acuerdo de Marrakesh (TRIPs) en el artículo 32.27

6. Agotamiento del derecho28

La teoría del agotamiento del derecho absoluto surgió del desarrollo de la jurisprudencia alemana a partir del razonamiento de Kölher sobre la “conexión de las formas de explotación”29 y de la teoría de la recompensa como fundamento del sistema de patentes.

El Reichsgericht (RG 26-03-1902) señaló que: “la eficacia de la patente consiste en que en el territorio nacional nadie, excepto el titular de la patente (y aquellas personas a quienes él haya autorizado), puede fabricar el producto o introducirlo en el comercio. Pero con ello también se agota el efecto del derecho de patente. Si el titular de la patente ha fabricado e introducido en el comercio su producto bajo esta protección que excluye la competencia de otras personas, entonces ha gozado de las ventajas que le concede la patente y, con ello, ha consumido su derecho. La patente no asigna a su titular la facultad de prescribir las condiciones bajo las cuales debe tener lugar el comercio con sus productos”30

El fallo reseñado contiene el núcleo de la doctrina del agotamiento del derecho absoluto de utilización, según el cual, una vez comercializado el producto protegido, sea por el propio titular o por un tercero con su consentimiento, el titular ha materializado el beneficio procurado por el sistema de patentes mediante la atribución de la facultad de exclusión, por lo que no puede pretender un segundo beneficio a partir de un mismo bien inmaterial. La razón de ser de la situación creada con la concesión de la patente ha desaparecido respecto de un bien cuando de él ya se ha extraído el beneficio derivado de la primera introducción en comercio. De este modo, el titular de la patente sólo podrá impedir la comercialización y utilización de aquellos bienes protegidos fabricados o introducidos en comercio sin su consentimiento. El agotamiento se produce ipso iure, por lo que no puede ser restringido o eludido por la voluntad del titular31.

26 Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles

27 Artículo 32 del Acuerdo de Marrakesh: “Se dispondrá de la posibilidad de una revisión judicial de toda decisión de revocación o de declaración de caducidad de una

patente” (es derecho positivo argentino por ley 24.425) (Pie de página del documento original).

28 Artículo 18 segundo párrafo LPI.

29 Construcción que vino a subsanar los defectos de la teoría de la licencia tácita (al poner en comercio el titular el producto fabricado de acuerdo al derecho absoluto de

utilización). Según la posición expuesta por Kölher la patente confiere un conjunto único e inseparable de derechos de explotación, entre cuyos actos existe una continuidad

de modo tal que la comercialización del producto protegido está siempre en conexión con su fabricación y, si esta es lícita, su circulación es libre. (Pie de página del


30 Traducción tomada de Masacre Fuentes, José. Los efectos de la patente en el comercio internacional. Librería Bosch. Barcelona. 1989; pág. 199. (Pie de página del


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Para que la comercialización efectuada por un tercero con consentimiento del titular pueda dar lugar al agotamiento del derecho, es preciso que se verifique dentro de los límites consignados por el titular en su autorización. La violación de una limitación territorial, por ejemplo, puede constituir una infracción de la patente y la comercialización habida sin respeto de estas condiciones no es presupuesto suficiente para el agotamiento del derecho. Por el contrario, no se puede decir lo mismo si la comercialización que excede los límites establecidos por el titular no constituye una violación a los límites de la autorización sobre el derecho, sino un incumplimiento de una obligación contractual. Por supuesto queda al margen de una excepción aquella comercialización llevada a cabo sin el consentimiento del titular, pero en virtud de un derecho de utilización anterior, al que también se equipara el que deviene de una licencia obligatoria.

La construcción del principio de agotamiento, en algunas legislaciones, sólo afecta al derecho de utilización en cuanto éste puede ser ejercido ante actos relativos a bienes protegidos -fabricados y dados en comercio- en territorio nacional: en consecuencia, el agotamiento del derecho sólo se verifica respecto de productos comercializados en territorio nacional por el titular o por terceros que cuentan con su autorización.

Este principio de no-reconocimiento de efecto extraterritorial alguno fue un punto a sortear en la Unión Europea en camino hacia la aprobación del Convenio de Luxemburgo. Así, la vigencia del principio de agotamiento nacional era expresamente establecido por las legislaciones y jurisprudencia de Holanda y de Alemania, que llegaban a desconocer lo sucedido fuera de sus límites territoriales. El fallo in re Voran (sentencia del BGH del 26-02-1968) ajustaba ”el agotamiento de la patente existente en un Estado no tiene por consecuencia al mismo tiempo el consumo de la patente existente en otro Estado para la misma invención y el mismo titular”. Por su parte, el Hoge Raad holandés (en su sentencia del 25-06-1943) “Phillips c/ Mebins” sostuvo que “la aplicación territorial de la ley sobre las patentes de invención tiene por consecuencia que la introducción en comercio en un mercado extranjero por el titular de una patente no afecta a sus derechos derivados de esta patente; de lo que se desprende que no hay lícita introducción en comercio en los términos del artículo 30 párrafo 2 de la ley sobre patentes de invención, sino cuando ésta tiene lugar en el mercado holandés”. Ambos fallos fundaron la negación de efectos extraterritoriales al agotamiento en la vigencia del principio de territorialidad en el derecho de patentes.

Esta posición fue criticada respecto de las importaciones paralelas de productos portadores de marcas y, después, respecto de las importaciones de productos protegidos por patentes32.

31 Cfr. Sena, G. I diritti sule invenzioni I sui modelli industrialli (en Cicu, A. y Messineo, F. Tratatto de Diritto Civile e Commerciale. Ed. Giuffre. Milano. 1984. T° IX),

para quien existe una manifestación de voluntad necesariamente ligada al acto negocial de poner en comercio, lo cual se entiende podría poner límites contractuales a la

ulterior circulación o uso del bien. (Pie de página del documento original).

32 Las así llamadas importaciones paralelas tienen lugar cuando se introduce en un país un producto con marca registrada o patente otorgada en él, proveniente de otro país

donde ha sido puesto en el comercio con la autorización del titular del registro. El requisito de explotación en el país no impide que el mismo titular o un tercero importe el

producto protegido por la patente (o marca, o modelo industrial) desde un país en el que tal producto fue legítimamente puesto en el comercio. Según consta en el AIPPI

Annuaire 1990/V, tanto el Grupo argentino como el Grupo brasileño se expidieron en el sentido de no considerar infracción a los derechos de la propiedad industrial, las

importaciones paralelas, y en el caso argentino esta postura se plasmó en el artículo 36, inciso c) de la ley 24.481; pero en Brasil el artículo 43, inciso IV del nuevo Código

da Propiedade Industrial se enroló en la posición del agotamiento nacional: “O disposto no artigo anterior não se aplica: … IV: a produto fabricado de acordo com patente

de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patene ou com seu consentimento; …”. (Pie de página del documento

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Se demostró la incongruencia de utilizar el principio de territorialidad para negar efectos extraterritoriales al agotamiento, y la necesidad de la utilización de un criterio basado en la finalidad perseguida por el sistema de patentes33, y su incompatibilidad con la construcción de los sistemas político-económicos regionales (vgr., Unión Europea, Mercosur).

Así, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas desarrolló la llamada doctrina del agotamiento comunitario del derecho de patente nacional, en los fallos “Centrafarm c/ Sterling Drug”; “Merck c/ Stephar” (sobre prohibición de importaciones paralelas); “Pharmon c/ Hoescht” (sobre prohibición de ventas directas mediante el ejercicio de la acción de violación instada por el titular de la patente) y “Dansk Supermarked A.S. c/ A.S. Imerco”34. La conclusión, que va más allá del mero reconocimiento de efectos extraterritoriales -intracomunitarios- al agotamiento de la patente otorgada por un Estado miembro, significa que: “los arts. 30 y 36 del Tratado de la CEE impiden que la legislación nacional sea aplicada para dar al titular de una patente el derecho a prohibir la importación y comercialización de un producto que fue lícitamente introducido en el comercio en otro Estado miembro por el mismo titular de la patente o con su consentimiento o por una persona vinculada a él por una relación de dependencia jurídica o económica”35.

La doctrina del agotamiento comunitario residiría en el principio de libre circulación de las mercancías en el interior de la región comunitaria, la prohibición de una importación en razón de un derecho de patente conduciría a admitir una medida de efecto equivalente contraria al artículo 30 del Tratado de Luxemburgo (en el caso de la Unión Europea) o del artículo 1° del Tratado de Asunción (en del Mercosur).

Capítulo 4Derechos del Titular de la Patente

DERECHOS DEL TITULAR DE UNA PATENTE36

El titular de una patente tiene el derecho de decidir quién puede -o no puede- utilizar la invención patentada durante el período en el que está protegida la invención. El titular de la patente puede dar su permiso, o licencia, a terceros para utilizar la invención de acuerdo a términos establecidos de común acuerdo. El titular puede asimismo vender el derecho a la original).

33 Por otra parte, no se debe perder de vista que el sistema de patentes entraña una limitación a la libertad de competencia, cuya intensidad refleja el equilibrio que, del modo

más conveniente para el interés público en el progreso tecnológico y en la evolución de la economía, establece el legislador nacional entre el interés general al libre

desarrollo de la actividad industrial y el interés de la particular a la protección de la invención. Una vez más el legislador pondera el grado de restricción de la competencia

en el mercado nacional que es necesario para maximizar los intereses de la economía nacional. (Pie de página del documento original).

34 Sentencias del TJCE “Centrafarm c/ Sterling Drug” del 31-10-1974; “Merck c/ Stephar” del 14-07-1981; “Pharmon c/ Hoescht” del 09-07-1985 y “Dansk Supermarked

A.S. c/ A.S. Imerco” del 22-01-1981. (Pie de página del documento original).

35 De los considerandos 12, 13, 34 y 35 del fallo recaído en “Centrafarm BV y Adrián de Peijper c/ Sterling Drug Inc.” (Pie de página del documento original).

36 Artículo 17 LPI.

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invención a un tercero, que se convertirá en el nuevo titular de la patente. Cuando la patente expira, expira asimismo la protección y la invención pasa a pertenecer al dominio público; es decir, el titular deja de detentar derechos exclusivos sobre la invención, que pasa a estar disponible para la explotación comercial por parte por parte de terceros.

¿Por qué son necesarias las patentes?

Las patentes constituyen incentivos para las personas, ya que les ofrece reconocimiento por su creatividad y recompensas materiales por sus invenciones comercializables. Estos incentivos alientan la innovación, que garantiza la mejora constante de la calidad de la vida humana.

¿Qué función desempeñan las patentes en la vida cotidiana?

Las invenciones patentadas han invadido todos los aspectos de la vida humana, desde la luz eléctrica (cuyas patentes detentaban Edison y Swan) al plástico (cuyas patentes detentaba Baekeland), pasando por los bolígrafos (cuyas patentes detentaba Biro) y los microprocesadores (cuyas patentes detentaba Intel), por ejemplo.

Todos los titulares de patentes deben, a cambio de la protección de la patente, publicar información sobre su invención, a fin de enriquecer el cuerpo total de conocimiento técnico del mundo.

Este creciente volumen de conocimiento público promueve una mayor creatividad e innovación en otras personas. Así pues, las patentes proporcionan no sólo protección para el titular sino asimismo información e inspiración valiosa para las futuras generaciones de investigadores e inventores.

¿Cómo se concede una patente?

El primer paso para obtener una patente consiste en presentar una solicitud de patente. La solicitud de patente contiene, por lo general, el título de la invención, así como una indicación sobre su ámbito técnico; debe incluir los antecedentes y una descripción de la invención, en un lenguaje claro y con los detalles suficientes para que una persona con un conocimiento medio del ámbito en cuestión pueda utilizar o reproducir la invención. Estas descripciones están acompañadas, generalmente, por materiales visuales como dibujos, planos o diagramas que contribuyen a describir más adecuadamente la invención. La solicitud contiene asimismo varias "reivindicaciones", es decir, información que determina el alcance de protección que concede la patente.

REQUISITOS NECESARIOS PARA QUE UNA INVENCIÓN SEA PROTEGIDA

Una invención debe, por lo general, satisfacer las siguientes condiciones para ser protegida por una patente: debe tener APLICACIÓN INDUSTRIAL37 (uso práctico); debe presentar

37 Artículo 8 LPI

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asimismo un elemento de NOVEDAD38; es decir, alguna característica nueva que no se conozca en el cuerpo de conocimiento existente en su ámbito técnico. Este cuerpo de conocimiento existente se llama "estado de la técnica". La invención debe presentar un NIVEL INVENTIVO39 (paso inventivo) que no podría ser deducido por una persona con un conocimiento medio del ámbito técnico. Finalmente, su materia debe ser aceptada como "patentable" de conformidad a derecho. En numerosos países, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las obtenciones vegetales o animales, los descubrimientos de sustancias naturales, los métodos comerciales o métodos para el tratamiento médico (en oposición a productos médicos) por lo general, no son patentables.

¿Quién concede las patentes?

En nuestro país, existe la denominada Dirección General de Propiedad Intelectual encargada de conceder los Derechos de Propiedad Intelectual, dependiente en la actualidad del Instituto de la Propiedad (IP); en otros países las patentes son concedidas por una Oficina nacional de patentes o por una Oficina regional que trabaja para varios países, como la Oficina Europea de Patentes y la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual. De conformidad con dichos sistemas regionales, un solicitante pide protección para la invención en uno o más países y cada país decide si brinda protección a la patente dentro de sus fronteras. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), administrado por la OMPI, estipula que se presente una única solicitud internacional de patente que tiene el mismo efecto que las solicitudes nacionales presentadas en los países designados. Un solicitante que desee protección puede presentar una única solicitud y pedir protección en tantos países signatarios como sea necesario.

Capítulo 5

Excepciones de patentabilidad

INNOVACIONES QUE NO SON INVENTOS40

Las innovaciones en ciertas materias quedan excluidas del patentamiento porque: o no son consideradas invenciones, o, aún siéndolas, el legislador desea excluirlas por razones de política económica o social.

1. Los descubrimientos 2. Las materias primas preexistentes (vivas o inertes) 3. Los fenómenos y fuerzas naturales 4. Las propiedades nuevas de cuerpos conocidos 5. Los programas para controlar las secuencias operativas de computadoras,

procesadores de datos o circuitos lógicos 38 Artículo 9 LPI

39 Artículo 10 LPI

40 Artículo 5 LPI

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6. Las obras literarias , artísticas o estéticas; los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales

1. Los descubrimientos no son patentables. En principio, los descubrimientos (científicos), son decir "el reconocimiento de fenómenos, de propiedades o de leyes del universo material todavía no descubiertos y con posibilidad de ser verificados” no son patentables como tales. Los mismos quedan excluidos de la protección legal porque, como el reconocimiento de elementos que ya existían en la naturaleza, no implican una actividad creativa de parte de la persona que las realiza. De todas formas, la utilización práctica de estos nuevos conocimientos puede constituir una invención (en este sentido son ejemplificativas las directivas dadas por la Oficina Europea de Patentes. Por lo tanto puede inferirse que la indicación de una aplicación industrial sirve, generalmente, de criterio distintivo de patentabilidad.

2. Las materias primas preexistentes (vivas o inertes) no son patentables. Pero se entiende que sí se pueden patentar los procedimientos artificiales para la obtención de las mismas, y el producto obtenido por esos medios (vgr., el procedimiento de obtención artificial de hidrógeno o carbón). Aquí, la noción de descubrimiento ha sido utilizada para excluir del patentamiento a los productos y sustancias obtenidas por el hombre sin su activa intervención. La exclusión que con este fundamento se circunscribía, en un principio, a los productos basados en sustancias químicas existentes en la naturaleza (las sustancias naturales inertes) fue extendida a todos los productos de la naturaleza, especialmente a la materia viviente natural preexistente. No obstante que el principio de la no patentabilidad de las sustancias naturales se encuentra en casi todos los sistemas de patentes, su justificación y su exacta extensión son muy variables. Las posturas de avanzada son, a veces, principistas. Otras, parten de considerar las condiciones de patentabilidad (vgr., la ausencia de novedad o de actividad inventiva). En definitiva, se percibe la idea de que no se quiere recompensar a alguien que no ha hecho nada, ni ha aportado nada al público, sino que se ha apropiado de alguna cosa perteneciente a la comunidad.

3. Los fenómenos y fuerzas naturales no son patentables. Las "leyes de la naturaleza" no pueden ser patentadas como tales (en este tema resulta ilustrativo un caso dirimido judicialmente en los EE.UU); pero sirven evidentemente como fundamento a las invenciones que las aplican y que sí pueden patentarse.

4. Las propiedades nuevas de cuerpos conocidos no son patentables. Pero sí puede patentarse la aplicación original de propiedades nuevas de cuerpos conocidos. Por ejemplo, descubierta la propiedad decolorante del silenio pudo patentarse el empleo de esa sustancia para la producción de vidrio blanco.

5. Si bien son patentables las invenciones referidas a una computadora, procesador de datos o circuito lógico, no es patentable el programa, entendido como conjunto de instrucciones para controlar la secuencia operativa de una computadora, procesador de datos o circuito lógico.

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6. Las obras literarias, artísticas o estéticas; los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales; se protege aquí -por ley particular- la expresión de la creación intelectual que carece de intención originaria de aplicabilidad industrial.

INVENTOS QUE NO SON PATENTABLES41

Aún frente a una invención la legislación, por razones de política de Estado, puede restringir la concesión de la patente42. No se está -como en los casos presentados en el subparágrafo anterior- ante la interpretación de los principios generales que identifican una creación intelectual merecedora del derecho absoluto, sino que a pesar de la creación intelectual existen circunstancias de mérito y conveniencia que impiden la constitución del bien inmaterial.

1. Las nuevas especies animales y vegetales y los procedimientos para su obtención 2. La réplica de la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza 3. Las invenciones que presenten riesgos contra el orden público o la moralidad, la

salud o la vida

1. Las nuevas especies animales y vegetales y los procedimientos para su obtención no son susceptibles de protección mediante patente. Sin embargo, es patentable la sustancia (o la composición que la contiene) capaz de producir un cambio biológico en una planta. Y también es patentable el procedimiento para obtener ese tipo de sustancias.

2. La réplica de la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza no son patentables sean de origen vegetal, animal o humano, la prohibición incluye los procesos de la misma naturaleza que reproduzcan los que ocurran en la naturaleza.

En el caso de los microorganismos y los procedimientos esencialmente biológicos para su producción, según la ley vigente, son patentables. También lo es el procedimiento que utiliza la fermentación de un microorganismo y las síntesis químicas obtenidas por cultivo de microorganismos.

3. Por supuesto, no pueden ser patentadas y explotadas las invenciones que presenten riesgos contra el orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales o de los vegetales o, en general, que puedan causar daño al medio ambiente.

Capítulo 6Extensión y ámbito de protección de la patente

41 Artículo 7 LPI

42 V.gr., la prohibición de patentamiento de productos medicinales, contenida en la anterior ley 111, y el cuestionamiento jurisprudencial a la validez de las patentes de

procedimiento para la obtención de productos medicinales cuando se tratase del único procedimiento conocido para la obtención de ese producto. Ver la sentencia de la Corte

Suprema de Justicia, en autos "American Cyananid Company S.A. Química e Industrial c/Unifa S.A. s/usurpación de patente de invención", Revista La Ley, t. 141, 1971, p.

323. (Pie de página del documento original).

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EXTENSION Y AMBITO DE PROTECCION DE LA PATENTE.43

LA PATENTE COMO DERECHO NEGATIVO.

El derecho de patente, como sucede en general con los derechos de propiedad industrial, se configura como derecho negativo o de prohibición, como un derecho de excluir el empleo por terceros de la regla técnica reivindicada en la patente. La patente constituye de este modo, un derecho negativo o de exclusión a terceros de la explotación industrial de la invención objeto de la patente.

Para abordar la cuestión del ámbito de protección que otorga la patente se han de diferenciar las diversas categorías de patentes: Patente de producto, patente de procedimiento y patente de uso.

La patente de producto da derecho a su titular a impedir la explotación industrial bajo cualquier forma del objeto que constituye la patente, así como la introducción en el comercio.

La patente de procedimiento tiene eficacia más restringida, limitándose a cubrir la explotación del procedimiento, si bien también se extiende al producto directamente obtenido del procedimiento patentado.

I. AMBITO DE PROTECCION DE LA PATENTE DE PRODUCTO

a) Actos comprendidos en el derecho exclusivo del titular de la patente.

El titular de la patente puede impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o la posesión del mismo para alguno de los fines mencionados. Estos actos se puede agrupar en alguna de las tres categorías principales de violación: fabricación, comercialización (que comprende introducción al comercio, el ofrecimiento, la importación y la posesión) y utilización (que comprende también la posesión para este fin)

Solo son ilícitos los actos expresamente enumerados en la ley, por lo mismo no constituye infracción de la patente la inducción a la infracción ni el encargo de que se confeccione un producto en violación de una patente; no se considera participe en la violación la persona que aparece en la publicidad contratada por el responsable de la violación; tampoco lo es la realización de actos preparatorios para ejecutar la infracción. Todos estos actos sin embargo son reprimibles a través de las leyes que regula la competencia desleal.

43 Extensión y ámbito de protección de la patente. La patente como derecho negativo. Manuel Lobato García-Mijan. Curso centroamericano sobre propiedad intelectual

para jueces y fiscales. Tegucigalpa, Honduras.

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La realización aislada de cualquiera de los actos prohibidos por la ley, constituye una violación independiente del derecho de patente cuando se efectúa sin el consentimiento del titular de la patente y con independencia de que se pretenda su introducción en el mercado. De este modo si alguien fabrica en el Estado de protección y destina a la exportación lo fabricado, habrá realizado una infracción del derecho protegido, aunque en el Estado de destino de los bienes no exista patente y aunque de las circunstancias del caso se deduzca con meridiana claridad que el destino de los bienes fabricados sea para allende las fronteras del Estado de protección. Así el titular no tendría que esperar forzosamente a que se comercialice el objeto infractor de la patente, sino que está facultado para ejercitar su ius prohibendi contra la mera fabricación del objeto del infractor de la patente, aunque la producción no esté destinada a la introducción en el comercio. No se exige la comercialización efectiva para que exista violación, basta el ofrecimiento, la importación o la posesión (para alguno de los fines anteriores) del producto patentado.

A quien puede demandar el titular de la patente?

Como los actos de violación pueden ser aislados (fabricación, comercialización, posesión, utilización, etc...), el titular de la patente puede a su arbitrio demandar a quien le parezca más adecuado dentro del círculo de violadores de la patente. No existe una relación entre los violadores de una misma patente, puesto que no son propiamente deudores solidarios.

El carácter industrial en la explotación supone un requisito común a los diferentes actos de violación de la patente. La fabricación sin fin industrial no constituye violación a la patente. La utilización tiene que ser igualmente con carácter industrial, siendo lícita la utilización con fines privados.

b) Límite territorial y temporal de la patente

Los límites de la patente son también temporales y espaciales.

La territorialidad del derecho de patentes se manifiesta en que sólo la realización en el territorio de alguno de los actos enumerados anteriormente, constituyen violación de la patente. Por tanto lo efectuado fuera de las fronteras no constituye violación de la patente, al no existir por el momento un título supranacional de patente.

¿Hasta donde es la protección territorial: 12 milla marinas, 24 millas, zona económica exclusiva, plataforma continental?

En cuanto a su temporalidad, la patente tiene una vigencia de veinte años, los que extinguidos, produce que el invento caiga a dominio público.

II. AMBITO DE PROTECCION DE LA PATENTE DE PROCEDIMIENTO

Extensión de la patente de procedimiento

De acuerdo a la ley, el titular de la patente de procedimiento puede impedir: la utilización del procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización a un tercero que sepa o deba saber que la utilización del procedimiento está prohibida

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sin la autorización del titular de la patente. El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido del procedimiento o la posesión del producto patentado para alguno de los actos establecidos como prohibidos constituye obviamente infracción.La extensión de la patente de procedimiento al producto directamente obtenido por dicho procedimiento surge ante la necesidad de evitar que productos importados y fabricados fuera del Estado de protección siguiendo un procedimiento patentado en el Estado de protección quede fuera del ius prohibendi del titular de la patente cuando estos productos se importan en el Estado de protección.

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Capítulo 7Excepciones al derecho conferido por la patente

EXCEPCIONES AL DERECHO CONFERIDO POR LA PATENTE44

El derecho de patente no constituye un monopolio absoluto e independiente del fin para el que ha sido concedido. Por ello existen excepciones al ámbito de protección de la patente que se derivan de diversos motivos:

1) Uso para fines privados2) Uso para fines experimentales3) Formulas magistrales4) Uso de la patente en medios de trasporte en tránsito5) Derecho de preuso6) Agotamiento del derecho patente

1. USO PARA FINES PRIVADOS

Los derechos conferido por la patente no se extienden a los actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales. Así si alguien adquiere para un fin privado (consumo privado, no industrial) un producto que viola una patente, no podrá ser demandado por violación por el titular de la patente. Sin embargo, si existirá violación de la patente si la utilización del producto patentado es con fin industrial (uso de maquinaria, empleo en explotaciones industriales, comerciales o profesionales). Por lo general el tercero que usa para fines privados no podrá introducir el bien en el comercio.

2. USO PARA FINES EXPERIMENTALES

El uso experimental es una utilización de la regla técnica contenida en la patente destinada a la investigación (para determinar como opera, que efectos tiene), que pude estar encaminada a la mejora de la invención (hallar condiciones óptimas de funcionamiento, lograr un progreso técnico respecto de la solución descrita, etc.) o simplemente para conocer como funciona para poder explotarla a la expiración de la vida legal de la patente.Con todo, si estos usos experimentales conducen a una invención en la que se explote de modo sistemático la invención anterior (llamada invención dependiente) su titular deberá estar autorizado por el titular de la primera patente para poder explotar la suya propia.

3. FORMULAS MAGISTRALES

La patente no se extiende a la prohibición de la preparación de medicamentos por prescripción médica realizada en las farmacias de modo extemporáneo y por unidad de 44 Extensión y ámbito de protección de la patente. La patente como derecho negativo. Manuel Lobato García-Mijan. Curso centroamericano sobre propiedad intelectual

para jueces y fiscales. Tegucigalpa, Honduras.

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ejecución. Se definen fórmulas magistrales como “el medicamento destinado a un paciente individualizado preparado por un farmacéutico, o bajo su dirección, para cumplimentar expresamente una prescripción facultativa detallada de las sustancias medicinales que incluye, según las normas técnicas y científicas del arte farmacéutico, dispensado en su farmacia o servicio farmacéutico y con la debida información al usuario.”La ratio d las fórmulas magistrales viene constituida por la necesidad de preservar la salud pública y la libertad de prescripción del médico.

4. USO DE LA PATENTE EN MEDIOS DE TRASPORTE EN TRANSITO

El derecho de patente no puede ejercerse contra un medio de transporte en tránsito (buque, ferrocarril, etc.). La razón de esta excepción es la desproporción que puede suponer el ejercicio del derecho de exclusiva por el perjuicio que puede causar a los usuarios del medio de locomoción durante su tránsito por el Estado de protección.

5. DERECHO DE PREUSO

Tiene como objetivo proteger al tercero que con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiese explotado la invención o hubiese realizado determinados preparativos para la explotación. Con ello, se preservan las inversiones realizadas por un tercero, por ello se trata de un interés económico, el cual se podría deteriorar si se le reconoce el ius prohibendi al titular de la patente.

REQUISITOS DEL PREUSOa) La posesión del objeto de la invención patentada con anterioridad a la fecha de

prioridadb) La buena fe en la posesión del preusuarioc) La utilización de la invención o los preparativos serios y efectivos para realizarlad) La actividad del preusuario debe coincidir total o parcialmente con el contenido de

la protección conferida al titular de la patente.

6. AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE PATENTE

Cuando el titular de la patente introduce en el comercio el producto que incorpora la invención patentada, posteriormente no puede impedir que ese producto circule libremente en el mercado. Ello porque su derecho se ha agotado. En otras palabras no puede oponerse a las transacciones comerciales que terceros realicen con ese producto portador de su patente.

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Capítulo 8Titularidad de la Patente

TITULARIDAD DE LA PATENTE

DERECHO DEL INVENTOR

El derecho a la patente pertenecerá al inventor45, como regla general, sin embargo cuando varias personas hicieren una invención conjuntamente, el derecho a la patente les pertenecerá en común.

INVENCIÓN LABORAL

1. INVENCIÓN REALIZADA EN EJECUCIÓN DE UN CONTRATO

Cuando una invención haya sido realizada en cumplimiento o ejecución46 de un contrato de obra o de servicio, o de un contrato de trabajo, el derecho a la patente por esa invención pertenecerá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, según corresponda, salvo disposición contractual en contrario.

2. INVENCIÓN REALIZADA POR UN EMPLEADO INVENTOR NO CONTRATADO PARA TAL FIN.

Cuando un empleado no estuviese obligado por su contrato de trabajo a ejercer una actividad inventiva47, realizara una invención en el campo de las actividades del empleador o mediante la utilización de datos o medios a los que tuviere acceso por razón de su empleo, tanto el empleado como el empleador tienen derecho a la cotitularidad de la patente y a gozar en forma equitativa de las utilidades que ocasione la explotación del invento. Para tal efecto el empleado deberá comunicar a su empleador por escrito el resultado de su actividad inventiva, teniendo éste a partir de la notificación o desde que hubiese tomado conocimiento por cualquier otro medio el término de dos meses, aplicándose el plazo que expire mas tarde, para hacer de conocimiento del empleado su interés en el invento.

Si el empleador no efectuare la notificación dentro de dicho plazo, el derecho a la patente pertenecerá al empleado.

DERECHOS CONFERIDOS1. Otorga a su titular un monopolio legal, un derecho exclusivo absoluto y temporal

sobre la invención.

45 artículo 11 LPI

46 Artículo 12 LPI

47 artículo 13 LPI

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2. Otorga a su titular la facultad de disponer de su derecho, cediéndolo a un tercero, concediendo una licencia de explotación o transmitiéndolo por vía sucesoria.

3. Otorga el ius prohibendi.

Capítulo 9Sistemas de concesión de la patente

SISTEMAS DE CONCESIÓN DE PATENTES

En la actualidad existen básicamente dos sistemas para la concesión de patentes:

1. Sistema de mero depósito2. Sistema de examen previo

Sin embargo, estos sistemas presentan diversas variantes, según los países, que se caracterizan por la mayor o menor amplitud del poder de intervención de la oficina de patentes en cuestión, y responden a sistemas intermedios entre el de mero depósito y el de examen previo.

El sistema de mero depósito (mero registro o libre concesión) se caracteriza por la concesión de toda patente solicitada, con la única exigencia de que la solicitud cumpla los requisitos formales establecidos por la ley. Es decir la oficina de patentes no entra a examinar los requisitos sustantivos o de fondo de la invención (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial).

En caso de que se produzca una colisión de la patente concedida con derechos ya existentes, el asunto corresponde a los tribunales de justicia, que decidirán sobre la validez o nulidad de la patente.

El sistema de examen previo implica, además del examen de los requisitos formales, el examen de los requisitos sustantivos de patentabilidad; siendo la oficina de patentes la que decide conceder o rechazar la solicitud de patentes.

Este sistema resulta más oneroso, pero ofrece mayor seguridad jurídica, en cuanto al valor real de sus patentes, a los titulares de patentes, que el sistema de mero depósito.

Además de estos existen otros sistemas tales como: El sistema de depósito con informe sobre el estado de la técnica, El sistema de concesión con examen diferido, etc.

PROCESO DE CONCESIÓN CON EXAMEN PREVIO

Este es el sistema que prevalece en Honduras. La solicitud debe ser presentada ante las oficinas de la Propiedad Industrial, indicándose:48

48 artículo 45 LPI

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a. Nombre y demás datos relativos al solicitante, que podrá ser una persona natural o una persona jurídica

b. El país de nacionalidad o domicilio del solicitante y cuando éste fuese una persona jurídica, el lugar de su inscripción constitutiva

c. Nombre del inventor o inventoresd. Nombre de la invencióne. Datos del mandatariof. La reivindicación de la prioridad en su caso

Además el solicitante deberá acompañar:49

1. Dos ejemplares de la descripción2. Dos o mas ejemplares de las reivindicaciones3. Los dibujos cuando fueren necesarios para comprender la invención4. Dos resúmenes del invento

La descripción: es la divulgación de la invención de manera suficientemente clara y completa para poder evaluarla.

Reivindicaciones: definen la materia para la cual se desea protección mediante la patente.

El resumen: Comprenderá una síntesis de lo divulgado en la descripción y una reseña de las reivindicaciones. El resumen permitirá comprender lo esencial del problema técnico y de la solución aportada por la invención.

EXAMEN DE FORMA50

El Registro procederá previo al análisis del invento, a verificar si la solicitud de patente reúne los requisitos formales antes descritos, si no los reuniere, se le dará un período de tiempo para que proceda a efectuar las correcciones, ampliaciones o modificaciones del caso.

EXAMEN DE FONDO51

El examen de fondo consiste en el análisis del invento, el cual se realizará a la luz de las descripciones y reivindicaciones, de tal manera de establecer si la invención puede ser patentable, verificándose a tal efecto los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la LPI.

Este examen se efectuará en colaboración de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, pudiendo solicitar información a otras Oficinas de Propiedad Industrial o dentro del marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

49 Artículo 46 LPI

50 Artículo 48 LPI

51 Artículo 54 LPI

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PUBLICACIONES52

Cumplidos los requisitos anteriores, el Registro ordenará que se proceda a las publicaciones del resumen del invento en el Diario Oficial La Gaceta por tres veces consecutivas con intervalos de 30 días. Transcurrido este termino sin que se haya formulado oposición se procederá a emitir la correspondiente resolución de otorgamiento.

OPOSICIÓN53

Dentro del período de publicaciones, cualquier persona que tenga interés podrá presentar oposición a la concesión de la patente, demostrando que tiene mejor derecho o que viola los requisitos que la ley establece.

OTORGAMIENTO54

Se concederá la patente bajo la responsabilidad del solicitante, sin perjuicio de derechos de terceros.

Capítulo 10Terminación de los derechos sobre la Patente y las licencias de explotación

TERMINACIÓN DEL DERECHO SOBRE LA PATENTE

1. Por Caducidad, es decir por la llegada del término para el cual fue concedido55

2. Por nulidad decretada fundamentada en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 51 y 52 de la LPI o cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a la patente conforme a los artículos 11, 12 y 13 de LPI.56

3. Por revocación de la patente por abuso de los derechos conferidos por la patente con el propósito de controlar, restringir o suprimir las actividades industriales o comerciales de modo que afecten la economía nacional.57

4. Por no pago de las anualidades58

LICENCIAS DE EXPLOTACION

52 Artículo 55 LPI

53 Artículo 55 LPI

54 Artículo 55 LPI

55 Artículo 72 LPI

56 Artículo 57 LPI

57 Artículo 44 LPI

58 Artículo 72 LPI

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LAS LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN PUEDEN SER:1. Licencias Convencionales2. Licencias Obligatorias o no voluntarias

LICENCIAS CONVENCIONALES59

Son los convenios suscritos entre el titular de una patente con un tercero, con el fin de que este último explote comercial o industrialmente una invención, generalmente bajo cláusula de confidencialidad.

LICENCIAS OBLIGATORIAS60

También llamadas licencias no voluntarias, se entiende por licencia obligatoria la autorización acordada a una persona para explotar industria o comercialmente una invención patentada, aún cuando el titular de la patente no haya dado su consentimiento. Se les llama así porque el titular de la patente está obligado a concederla, por mandato de la ley o de la autoridad competente, y en todo caso obligado a aceptarla si ella fuese concedida directamente por la autoridad.

Las licencias obligatorias se reconocen como medidas de salvaguardia aplicable en caso de surgir alguna situación que requiera llevar adelante alguno de los actos de explotación reservados al titular de la patente y las circunstancias del caso no permitieren obtener una licencia contractual, o el titular se negara a acordarla por razones que no fuesen justificadas.

CAUSALES PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS

Puede decirse que las licencias obligatorias se conceden siempre por una razón de interés público.El interés público es la causal que subyace a todas las demás causales específicas que las leyes pueden prever para la concesión de las licencias obligatorias, asimismo existen causales de tipo económico, por ejemplo, defensa de la competencia o remediar prácticas anticompetitivas, o de tipo social, por ejemplo, emergencia nacional, salud pública, medio ambiente, o de tipo militar, por ejemplo seguridad o defensa nacional, todas ellas justificadas por un interés público subyacente, y por último aplica en el caso de patentes dependientes.

En Honduras las causales para otorgar las licencias de explotación obligatorias son las siguientes:

1. Por falta de explotación de la patente conforme a los artículos 65, 66 y 67 de la LPI.61

59 Artículo 21 LPI

60 Artículo 66 LPI

61 Artículo 66 LPI

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2. En el caso de patentes dependientes, para el caso de que una patente no se pueda explotar sin infringir una patente anterior, si se otorgare la licencia obligatoria, también la patente anterior podrá solicitar licencia obligatoria sobre la patente posterior, aplicándose el mismo criterio.62

3. Por razones de interés público y en particular en casos de emergencia o por razones de seguridad nacional, nutrición o salud pública. Estas podrán concederse a petición de particular o de oficio.63

Capítulo 11Los Modelos de Utilidad y los Diseños Industriales

MODELOS DE UTILIDAD

¿Qué es un modelo de utilidad?

Un modelo de utilidad “Cualquier forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.”64

Constituye un derecho exclusivo que se concede a una invención y permite al titular del derecho impedir a terceros utilizar comercialmente la invención protegida, sin su autorización, durante un período limitado. De acuerdo con su definición básica, que puede variar de un país a otro (en el que se brinde dicha protección), un modelo de utilidad se asemeja a una patente. De hecho, los modelos de utilidad se denominan a veces "pequeñas patentes" o "patentes de innovación".

Las principales diferencias que existen entre los modelos de utilidad y las patentes son las siguientes:

Los requisitos para obtener un modelo de utilidad son menos estrictos que para las patentes. Si bien siempre debe satisfacerse el requisito de la "novedad", los requisitos de la "actividad inventiva" son mucho más laxos o incluso no existen. En la práctica, se utiliza la protección mediante modelos de utilidad para innovaciones menores que quizás no satisfagan los criterios de patentabilidad.

62 Artículo 69 LPI

63 Artículo 70 LPI

64 Artículo 23 LPI

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El plazo de duración de la protección por modelos de utilidad es más corto que el de las patentes y varía de país en país (por lo general, varía de siete a 15 años65, sin posibilidad de ampliación o renovación).

En la mayoría de los países que brindan protección mediante modelos de utilidad, las oficinas de patentes no examinan el fondo de las solicitudes con anterioridad al registro. Esto significa que el proceso de registro suele ser considerablemente más sencillo y rápido y de una duración promedio de seis meses.

Es mucho más económico obtener y mantener modelos de utilidad En algunos países, la protección mediante modelos de utilidad puede obtenerse

únicamente para ciertos campos de la tecnología y se aplica únicamente a productos y no a procesos.

Los modelos de utilidad se consideran particularmente adaptados para las PYME (Pequeña y Mediana Empresa) que efectúan mejoras "menores" en productos existentes o adapten dichos productos. Los modelos de utilidad se utilizan principalmente para las innovaciones mecánicas.

La "Patente de innovación", inaugurada recientemente en Australia, fue introducida como resultado de una amplia investigación acerca de las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, a fin de permitirles entrar a bajo costo en el sistema de propiedad intelectual.

Sólo algunos países y regiones ofrecen la posibilidad de acogerse a la protección mediante modelo de utilidad.

DIBUJOS O MODELOS INDUSTRIALES

¿Qué es un dibujo o modelo industrial?

Diseño Industrial es cualquier forma bidimensional o tridimensional que incorporado en un producto utilitario, le da una apariencia especial, y que es apto, para servir de tipo de modelo para su fabricación.66

Los diseños industriales comprenden a los dibujos y a los modelos industriales67. Ambas figuras tendrán su característica esencial en dar un aspecto ornamental o estético a un artículo. El dibujo o modelo industrial puede consistir en rasgos en tres dimensiones, como la forma o la superficie de un artículo, o rasgos en dos dimensiones, como los diseños, las líneas o el color.

65 En Honduras, el plazo de protección máximo es de 15 años según el artículo 27 LPI.


67 Artículo 28.1 y 28.2 LPI.

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http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/utility_models/where.htm


Los dibujos y modelos industriales se aplican a una amplia variedad de productos de la industria y la artesanía: desde instrumentos técnicos y médicos a relojes, joyas y otros artículos de lujo; desde electrodomésticos y aparatos eléctricos a vehículos y estructuras arquitectónicas; desde estampados textiles a bienes recreativos.

Para estar protegido por la mayoría de las legislaciones nacionales, un dibujo o modelo industrial debe ser no funcional. Esto significa que el carácter de un dibujo o modelo industrial es esencialmente estético y la legislación no protege ninguno de los rasgos técnicos del artículo al que se aplica.

¿Por qué deben protegerse los dibujos y modelos industriales?

Los dibujos y modelos industriales hacen que un producto sea atractivo y atrayente; por consiguiente, aumentan el valor comercial de un producto, así como su comerciabilidad.

Cuando se protege un dibujo o modelo industrial, el titular - la persona o entidad que ha registrado el dibujo o modelo- goza del derecho exclusivo contra la copia no autorizada o la imitación del dibujo o modelo industrial por parte de terceros. Esto contribuye a que el titular pueda recobrar su inversión. Un sistema eficaz de protección beneficia asimismo a los consumidores y al público en general, promocionando la competencia leal y las prácticas comerciales honestas, alentando la creatividad y promoviendo productos estéticamente más atractivos.

La protección de los dibujos o modelos industriales contribuye al desarrollo económico, alentando la creatividad en los sectores industriales y manufactureros, así como en las artes y artesanías tradicionales. Contribuye asimismo a la expansión de las actividades comerciales y a la exportación de productos nacionales.

Los dibujos o modelos industriales pueden ser relativamente simples y su elaboración y protección poco costosa. Son razonablemente accesibles para las pequeñas y medianas empresas, así como para los artistas y artesanos individuales, tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo.

¿Cómo pueden protegerse los dibujos o modelos industriales?

En la mayoría de los países, un dibujo o modelo industrial debe registrarse a fin de estar protegido por el derecho que rige los dibujos y modelos industriales. Por norma general, para poder registrarse, el dibujo o modelo debe ser “nuevo” u “original”. Los distintos países proponen distintas definiciones de dichos términos, así como variaciones en el proceso de registro. Por lo general, “nuevo” significa que no se tiene conocimiento de que haya existido anteriormente un dibujo o modelo idéntico o muy similar. Cuando se registra un dibujo o modelo, se emite un certificado de registro. A partir de este momento, el plazo de protección suele ser de cinco años, con la posibilidad de seguir renovando por dos períodos más, hasta los 15 años68, en la mayoría de los casos.


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Dependiendo de cada legislación nacional y del tipo de dibujo o modelo, un dibujo o modelo industrial puede asimismo estar protegido como obra de arte en virtud de la legislación de derecho de autor. En algunos países, la protección de dibujos y modelos industriales y la protección del derecho de autor pueden existir simultáneamente. En otros países, se excluyen mutuamente: cuando el titular escoge un tipo de protección, deja de poder acogerse a la otra. [ver más abajo ¿Cómo se protege en la Argentina los modelos y diseños industriales?]

Bajo ciertas circunstancias, un dibujo o modelo industrial puede estar protegido por la legislación sobre competencia desleal, si bien las condiciones de protección y los derechos y recursos que garantiza pueden ser considerablemente diferentes.

¿Cuál es el alcance de la protección de los dibujos o modelos industriales?

Por lo general, la protección de los dibujos o modelos industriales se limita al país que concede la protección.

De conformidad con el Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, tratado administrado por la OMPI, se existe un procedimiento para realizar una solicitud internacional. Un solicitante puede presentar una única solicitud internacional ante la OMPI o la Oficina nacional de un país que sea parte en el tratado en cuyo caso, el dibujo o modelo industrial estará protegido en tantos Estados parte del tratado como desee el solicitante.

Capítulo 12El Secreto Industrial

EL SECRETO INDUSTRIAL

En su libro José Antonio Gómez Segade69, expone que: la información es, en diversos ámbitos, objeto de las normas jurídicas. Y en ocasiones, estas normas obligan a los sujetos a difundir información (en el caso de los testigos), o se los prohíbe (tratándose de un secreto profesional) o les exige que comprueben la verdad de lo que han difundido (como sucede con las calumnias o injurias).

Y cuando la información es producto de un acto inventivo, nuevo y susceptible de aplicación industrial, se habla de tecnología la que, cuando reúne una serie de requisitos, puede lograr un reconocimiento especial por parte de la autoridad, encontrando su forma material en una patente o registro, cuyo contenido fundamental es un derecho subjetivo conocido como exclusiva, que es susceptible de cesión, oponible a terceros y que implica la posibilidad de realizar una actividad económica.

Finalmente, quien logra esta información tecnológica puede, si así lo prefiere, mantenerla en secreto y obtener los mismos beneficios de exclusividad, pero con la característica de que no puede demandar la protección legal predefinida. Esto es lo que se conoce como 69 Gómez Segade, José Antonio: El secreto Industrial. Concepto y Protección. Madrid, 1974

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http://biopropiedad.tripod.com/modhaya.htm

http://biopropiedad.tripod.com/modhaya.htm


secreto industrial. En la nueva ley si cumple con los requisitos, se puede demandar la protección legal.

CONCEPTO

Se entiende por secreto, aquello que debe permanecer ignorado, desconocido u oculto por voluntad de la persona que a consecuencia de su revelación pueda sufrir una contrariedad o un perjuicio.El Diccionario Ingles Webster, en idioma inglés, define al secreto industrial (Trade Secret), diciendo: La definición al español sería: Una fórmula, proceso o proyecto, utilizado en una negociación o empresa, que no ha sido publicado o divulgado y por lo tanto da una ventaja sobre los competidores.Este diccionario más que proporcionar una definición conceptual del término, indica cual es el contenido del mismo, y que es lo que otorga a quien lo detenta.Es sencillo establecer que el secreto industrial, da a quien lo posee, la oportunidad de obtener una ventaja sobre sus competidores, por lo que se ha considerado que dicha figura puede consistir en un proceso para manufacturar, tratar o preservar materiales, un proyecto o patrón para el desarrollo de alguna maquinaria, o bien, simplemente una lista de clientes constitutivos de un mercado determinado.Otras definiciones del secreto industrial son las siguientes:Por secreto industrial puede entenderse todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o Procedimientos industriales que el empresario, por un valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos.

El secreto industrial constituye un conocimiento tecnológico de carácter especial no revelado por su titular y relativo a la aplicación de la técnica industrial o a una suerte de procedimiento de fabricación adoptado como propio por el fabricante.El secreto industrial difiere de otro tipo de información secreta que pueda existir dentro de una empresa, ya que el citado no se refiere a la información relativa a una única actividad de la empresa, como sería el caso de los salarios de ciertos empleados o las inversiones realizadas o por realizar, o la fecha para la presentación de una nueva política interna o el lanzamiento de un producto nuevo al mercado.

El secreto industrial constituye un tipo de información utilizada de manera continua en las operaciones industriales o de fabricación de las empresas, casi siempre se refiere a la producción de bienes y servicios o una prestación de servicios; puede referirse también a la venta de bienes u otras operaciones relativas a los sistemas contables utilizados en la empresa.

El elemento esencial del tema que se estudia, lo constituye el hecho de que sea información o conocimiento secreto, reservado, confidencial o no circulable. Las cosas que se encuentran dentro del dominio público o que son conocidas en una determinada rama de la industria, no pueden considerarse como secreto industrial, ya que éste es conocido únicamente en la empresa en que es aplicable o poseído. Hay factores importantes que deben considerarse para determinar si una información secreta constituye un secreto industrial o no:

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a) Tomar en cuenta hasta que grado es conocido fuera de la empresa la información que se posee,

b) Determinar hasta que punto dicha información es conocida por los empleados de la empresa y otros involucrados en el manejo de dicha información clasificada,

c) Las medidas que han sido tomadas para guardarla en secreto,d) Determinar el valor que pueda tener para la empresa y para los competidores, ye) El gasto pecuniario y el esfuerzo invertido por la empresa en el desarrollo y obtención de

la información.

La novedad o invención no son requisitos esenciales del secreto industrial, como lo constituyen para la patente, ya que en ésta última, son esenciales porque la misma significa una protección contra el uso de procesos patentados que no han sido licenciados, y el monopolio que se otorga al inventor es un premio; pero la protección al multicitado secreto no está basada en una política de premiación, la protección se da para evitar que otros puedan por algún medio, conocer o aprender el uso industrial propiedad de un sujeto específico y con ello poder competir en un mercado determinado.

Por lo tanto, el secreto industrial no está protegido contra los descubrimientos de un tercero a través de medios correctos.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SECRETO INDUSTRIAL70

Los secretos industriales encuentran el punto de partida de su tutela jurídica en el régimen de la libre concurrencia proclamado por primera vez en Francia por la Revolución Francesa, al proteger la libertad de industria y de comercio por decreto del 17 de marzo de 1791, que suprimía las Corporaciones de Artes y Oficios. La división de trabajo y sus formas, las relaciones contractuales entre el industrial y su personal y los obstáculos que se interponían al traslado de los componentes de la Corporación como al desplazamiento de los establecimientos que lo integraban, impedían todo desenvolvimiento de los procedimientos de fabricación, lo que se traducía por su conservación.

Desde que había un impedimento real al libre ejercicio de la industria, cada ciudad estaba sometida a sus propios reglamentos, diferentes a los de las demás urbes como a los de las industrias similares del mismo lugar, lo que dio por resultado que, logrado un nuevo procedimiento fabril a quien hubiera conquistado un determinado oficio en una cierta ciudad, sólo por excepción podía ser aplicado en otro lugar u ocupado en otros sitio sin romper los reglamentos establecidos.

Los Estatutos de las Corporaciones conformaban una barrera para la aplicación de nuevas normas tendientes a la mejora de la producción industrial como factor de competencia. Sus consecuencias fueron la formación de monopolios sobre una plaza determinada, dependencia de la clientela de pocos miembros de la Corporación, subordinación del personal a cada empresa con prohibición general o especial de separarlo del lugar del trabajo o de servirse de sus obras fuera de tiempo, lo que aunado a un salario máximo para

70 Gómez Segade, José Antonio: El secreto Industrial. Concepto y Protección. Madrid, 1974

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no incitar bajo promesa de mayor ganancia, el paso de hábiles trabajadores de una fábrica a otra con la finalidad de no crear concurrencia en el interior de la Corporación.

Cuando se dictó la Ley Francesa de 1791 y se cambio la organización laboral, se puso de manifiesto los secretos industriales. El Código Civil Napoleónico de 1804 adoptó sanciones civiles para protegerlos mediante los Artículos 1382 y 1383 que reprimía los actos ilegítimos de violación de los secretos industriales.Esto fue actualizado a su vez por el Código Penal Francés de 1810 con su Artículo 418 al establecer que: Todo director, encargado, obrero de fábrica, que haya comunicado o intentado comunicar a extranjeros o a franceses residentes en países extranjeros, secretos de la fábrica de la que es empleado, será castigado con prisión de dos a cinco años y con multa de quinientos a dos mil francos. Si estos secretos han sido comunicados a franceses mediante residente en Francia la pena será de prisión de tres meses a dos años y la multa de seis a doscientos francos.También fue tutelado en el campo civil y penal de casi todas las legislaciones del mundo, las Leyes de Inglaterra del 17 de agosto de 1901 y Ordenanza del 8 de enero de 1903 disponían que:El obrero ocupado en una fábrica que ha recibido detalles relativos a la ejecución de un trabajo, directa o indirectamente, y los revela, divulgando así el secreto de fábrica, será castigado con una multa que no excederá de diez libras esterlinas. Recibirá igual castigo quien para obtener un secreto para divulgarlo requiere y obtiene de una persona ocupada en una fábrica, la revelación de sus detalles. Es reprimido con la misma pena el que con el fin de conocer un secreto de fábrica o para divulgarlo, induce a personas empleadas en un establecimiento a comunicárselo o facilitarle el medio de conocerlo, o los paga o recompensa o les hace pagar o recompensar por un tercero.Alemania en su Ley de 1896 sobre concurrencia desleal reprime mediante el Artículo 9 con multa hasta de cinco mil marcos y/o con prisión hasta un año a aquél que en su calidad de capataz, obrero u aprendiz de un establecimiento industrial, revele sin autorización a otros, con el fin de concurrencia o con intención de causar perjuicio al titular del establecimiento, y durante el tiempo de la prestación de sus servicios, secretos comerciales o industriales que le han sido confiados o que ha conocido con motivo de su empleo. Igual pena se aplica a aquél que con fines de concurrencia y sin autorización, aprovecha para sí o comunica a otros, secretos industriales o comerciales que ha conocido por comunicación de capataces, obreros y aprendices o con actos propios contrarios a la Ley o a la moral.A su vez el Código Penal de Noruega sanciona por su Artículo 194 a querella de parte:A quien sin motivo legítimo hace uso de secretos comerciales o industriales de un establecimiento del que es empleado o en cuyo funcionamiento está pecuniariamente interesado, al que revela el secreto con el fin de permitir su utilización por otro y al que induce a otro a violar la prohibición.La violación de los secretos industriales se encuentra prevista y sancionada también en los Códigos penales de España (Artículo 424); de Holanda (Artículo 273); de Brasil (Artículo 315) y de Venezuela (Artículo 298).

1. Protección según la Legislación Nacional.71

1.1 Legislación Mercantil

71 El Secreto Industrial. Rivera Portillo, Waldo (inedita)

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a) Competencia Desleal.El Código de Comercio de Honduras, creado mediante decreto número 73 de fecha 17 de febrero de 1950, con relación a los límites de la actividad mercantil y de la competencia desleal, reglamenta dos aspectos, tal como lo establece la exposición de motivos del mismo;

1. El que se refiere a la necesaria compenetración entre las actividades mercantiles y el bienestar del público, y

2. El referente al deber de competir con lealtad con fundamento en exigencias éticas mínimas.

En el primer aspecto se exige que el ejercicio de las actividades mercantiles sea siempre de acuerdo con la Ley, con los usos y costumbres mercantiles, sin perjudicar al público, a la economía o a las buenas costumbres; en el segundo aspecto, establece regulaciones sobre pactos de limitación de la actividad mercantil.

Analizando las normas a que se hace referencia, nos damos cuenta que Honduras, a la fecha no cuenta con una verdadera legislación sobre competencia desleal, ello nos obliga a introducir la protección del Secreto Industrial un tanto forzada en dichas normas, mediante lo que podríamos denominar una cláusula general prohibitiva, es decir no especifica, y es así que encontramos que la legislación mercantil establece como acto de competencia desleal la realización, por un comerciante, de actos encaminados a atraerse indebidamente la clientela, dentro de los cuales se señala: “Perjudicar directamente a otro comerciante, sin infringir deberes contractuales para con él mismo, mediante: a) uso indebido de nombres comerciales, emblemas, muestras, avisos, marcas, patentes u otros elementos de una empresa o de sus establecimientos”72.

Sabemos por la misma definición que le Código de Comercio nos da en su artículo 644, que la empresa no sólo está conformada de elementos materiales, sino también de elementos incorpóreos, por lo que, justa será nuestra razón de incluir dentro de esos valores incorpóreos al Secreto Industrial que constituye un bien inmaterial. Ello nos indica entonces, que siendo el Secreto Industrial un elemento que es esencial dentro del desarrollo de la actividad empresarial, el mismo se encuentre entre los elementos protegidos por las normas sobre competencia desleal que establece el artículo 425 romano II del citado Código, al referirse a “otros elementos de una empresa...”.

Mas, hablando de la cláusula general prohibitiva, podemos inclusive considerar que el Secreto Industrial es protegido igualmente según el artículo 422 del mismo cuerpo legal, cuando ordena que los comerciantes deban ejercer sus actividades, conforme a la Ley, los usos y costumbres mercantiles; sancionando que la violación a esta obligación con fines de competencia permite al perjudicado dos acciones:

a) Pedir el cese de la conducta ilegal, y b) Exigir la reparación del daño.

72 Código de Comercio, artículo 425, romano II literal a), Titulo II del Libro II.

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Sin embargo, como expresamos anteriormente, la protección del secreto es realmente una protección jurídica a una situación de hecho. Ya que como nos dice el Dr. Alberto Bercovitz73, “el titular del Know How (Secreto Industrial) disfrutará de su explotación exclusiva en la medida en que consiga mantenerlo en secreto. Así pues, en el Know How no existe un derecho exclusivo, sino una situación de hecho. Lo que prohíbe el ordenamiento jurídico es que alguien actúe de forma incorrecta para llegar a conocer el secreto o para explotarlo. El dato relevante para la protección legal no es el objeto mismo del secreto, sino la manera en que llega a conocerse o a explotarse el secreto. Por ello, si un tercero llega a conocer el Know How, actuando de manera autónoma, podrá explotarlo o difundirlo legítimamente y de igual manera, si un tercero llega a conocer el Know How de quien lo ha creado, sin actuar de manera incorrecta, podrá también explotarlo jurídicamente”.

Por el contrario, nos dice Galán Corona74 que “Sabido es que la violación de secretos empresariales constituye un supuesto de competencia desleal en cuanto afecta al correcto funcionamiento del mercado al atentar contra la posición adquirida por un competidor. En este sentido quien se apropia de secretos empresariales de otros mejora su posición competitiva en el mercado no sobre la base de su propio esfuerzo, ni a sus propias prestaciones, sino apropiándose de las generadas por otra”. Lo anterior es sin duda lo que las normas sobre competencia desleal tratan de regular y sancionar.

b) Propiedad Industrial

La Ley de Propiedad Industrial derogada, reconocía la acción de daños y perjuicios contra terceros que se hubiesen valido de medios ilícitos para la obtención del secreto. Sin embargo, los supuestos por los que se reconocía la acción de daños y perjuicios eran sumamente limitados. El legislador, en la nueva ley, amplió el espectro de protección del secreto, permitiendo al “poseedor del secreto”75 impedir y hacer que cesen ciertos actos en particular que afectan el secreto mismo76. Estos actos se encuentras claramente precisados en el artículo 75, que a la letra dice: “El legítimo poseedor de un secreto industrial tendrá acción para impedir que se realicen y para hacer cesar los siguientes actos en particular, sin perjuicio de las acciones que fuesen aplicables por daños y perjuicios:1. Explotar, sin autorización del dueño o poseedor legítimo, el secreto industrial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;

73 Exposición sobre La competencia Desleal, incluidos los Secretos Comerciales. Academia de la OMPI. Sesión para los países de América Latina y el Caribe. Organización

Mundial de la Propiedad Industrial, Ginebra, 1994.

74 Galán Corona, Eduardo: Supuestos de Competencia Desleal por Violación de Secretos. Pagina 91. (Pie de página del documento original).

75 El legislador, no se definió en cuanto a la figura a utilizar para denominar al titular del secreto industrial, así, podemos ver en el artículo 75 de la Ley de Propiedad

Industrial, que se refiere al mismo como dueño o como poseedor en un sentido de sinonimia, lo cual es completamente incorrecto, pues ambas figuras son distintas. El

Derecho de dominio o propiedad es un Derecho Real, La Posesión es un hecho.

76 La LPI en el capitulo relacionado con COMPETENCIA DESLEAL en su artículo 170.6 establece como acto de competencia desleal y como tal prohibido, el acceso a un

secreto industrial y otra información no divulgada, o el uso o divulgación de tal secreto o información sin la autorización de su legítimo poseedor conforma a las

disposiciones contenidas en el Titulo III de la LPI.

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2. Comunicar o divulgar, sin autorización del poseedor legítimo, el secreto industrial referido en el numeral 1) en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar a dicho poseedor;3. Adquirir el secreto industrial por medios ilícitos o desleales, o adquirirlo sabiendo o debiendo saber que la persona que comunicó el secreto lo adquirió por estos medios, o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo; y,4. Explotar, comunicar o divulgar el secreto industrial si se ha adquirido por los medios o en las condiciones referidas en el numeral 3.”

2.2. Legislación civil

El Código Civil de Honduras creado mediante decreto número 76 de la Asamblea Nacional Constituyente, emitido el 19 de enero de 1906, establece en el artículo 615 que: “El autor de una obra literaria, científica o artística tiene derecho de propiedad sobre ella. Igual derecho tiene todo inventor sobre su invención o descubrimiento. Estos derechos se regirán por leyes especiales”.

He dejado sentado mis objeciones respecto al derecho de propiedad sobre el Secreto Industrial que algunos autores reconocen. Pero dado que nuestro Código Civil reconoce expresamente tal derecho sobre los inventos, necesario es hacer ciertas acotaciones.

Es oportuno reflexionar, sobre a que invenciones se refería el legislador de aquella época. Sin pretender limitar el campo de aplicación del precepto, pues merece igualmente la flexibilidad otorgada a las normas referentes a la competencia desleal que hemos comentado en el apartado anterior; considero que las invenciones a que alude el precepto, se refieren a aquellas que gozan por una concesión especial del Estado, la característica de exclusividad, exclusividad otorgada vía concesión de la denominada patente77. Lo expuesto en este sentido, puede ser respaldado, al hacer un análisis de las Leyes de 1919 que regularon las propiedades especiales, a través de la Ley de Patentes de Invención y la Ley de Marcas de Fabrica. En ningún artículo, se encuentra regulación sobre los Secretos Industriales, pues dicha figura surge a raíz de la emisión del Código de Comercio en 1950, que sin regular el mismo, lo enuncia en el artículo 648 y lo considera como uno de los elementos que no serán parte u objeto de transacción de una empresa, salvo por pacto expreso.

Por su parte, si consideramos que el Secreto Industrial es un invento en el sentido del Código Civil, sería entonces objeto de protección mediante la acción reivindicatoria? Las preguntas obligadas son ¿Qué se reivindica? ¿El derecho de dominio sobre el Secreto? ¿Los bienes muebles que incorporan el Secreto? ¿Logra la acción reivindicatoria el restablecimiento del secreto a su estado original, es decir, a la posición que el titular tenía? En términos generales, diría que la acción reivindicatoria, en este supuesto, no logra los objetivos para los cuales fue creada, pues difícilmente se puede reivindicar totalmente los bienes inmateriales. Lo que efectivamente puede proceder es la indemnización por daños y perjuicios causados.

77 En este sentido el artículo 108 de la Constitución de la República de Honduras, actualmente vigente, dice: Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará de la

propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglo a la Ley.

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2.3 Legislación penal

Es lógico que los competidores interesados en un Secreto de Fabricación, deseen conocerlo y que empeñen esfuerzos en develarlo, dada la importancia que tiene en el campo industrial.

Esta intención en opinión de Delmanto “es también perfectamente lícita para los contendores la tentativa de dar con los secretos de fabrica de sus rivales, pero en la medida en que echen mano de medios leales, que no se valgan de fraude. Se le permite al concurrente por ejemplo, comprar la pieza producida por un medio secreto, montarla y desmontarla cuantas veces quiera, en busca de esa revelación; mandar a analizar los componentes de la fórmula secreta, intentando indagar sobre sus ciertas, exactas y eficientes proporciones; repetir idénticas búsquedas, en procura de iguales resultados”.78

La anterior conducta es lícita y admisible, sólo cuando la apropiación del secreto fuera resultado de un procedimiento desleal es que se incurre en acto de carácter delictual.

De acuerdo al autor antes mencionado “la violación del Secreto de Fabrica puede producirse, también con la comisión de diversas acciones delictivas, principalmente la de hurto (cuando el agente sustrae documentos donde el sigilo se halla inserto), y de apropiación indebida (al apoderarse de escritos con ese contenido que le hayan sido confiados), también puede tipificar otro delito, como aquel de revelación perjudicial de secreto conocido en razón de función, oficio o profesión”.

Nuestro Código Penal los regula en dos capítulos: el VII del título VI y VIII título VII, denominados “Violación y revelación de secretos” y “Delitos contra Propiedades Especiales” respectivamente.

En el primero tipifica el apoderamiento de los medios que incorporan el secreto y su divulgación, distinguiendo expresamente si el acto fue cometido por un particular a la empresa o por alguien por razón de su cargo u oficio que haya tenido acceso al secreto. En este mismo capitulo, se establece también la violación de secretos con el objetivo de explotación del mismo, valiéndose de la confianza dispensada, lo que constituye un acto de competencia desleal.

En el segundo caso, que regula los delitos contra las propiedades especiales, el artículo 251 del mismo Código Penal, tipifica como delito la falsificación, imitación o uso fraudulento de cualquiera de los elementos protegidos por la legislación sobre Propiedad Industrial.

Mientras el capitulo de los secretos establece como pena máxima de hasta 4 años de reclusión, el capitulo de las propiedades especiales establecen una pena mayor de hasta cinco años de reclusión. Es en este dilema que el juez tendrá que considerar si el Secreto Industrial es un elemento protegido de la empresa y considerarlo como propiedad especial o por el contrario aplicar lo referente a la violación de secretos79.

2.4 Legislación laboral

78 Delmanto, Celso. Delitos de Concurrencia desleal. Pagina 185, Editores Depalma, Buenos Aires Argentina, 1976.

79 Ver artículos 214 y 215 del Código Penal.

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Necesario es hacer una afirmación, sobre violación de secretos: Que la violación más frecuente de Secretos Industriales se hace generalmente por medio de un empleado que teniendo acceso al mismo puede sustraerlo y entregárselo al competidor de su empleador.

Es en virtud de este supuesto, que el legislador ha tratado de disuadir al empleado mediante preceptos que imponen una prohibición expresa de revelación de secretos, así en el Código del Trabajo en el artículo 97 numeral 8) se establece como obligación para el trabajador “Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran, directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñan; así como de los asuntos administrativos reservados, con cuya divulgación puedan causar perjuicios de la empresa”, y asimismo la realización de tales actos, son considerados como causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, tal como lo establece el artículo 112 literal f) que considera como causal justa de despido “revelar los secretos técnicos o comerciales o dar a conocer asuntos de carácter reservado en perjuicio de la empresa”.

Obviamente, vemos que la protección al Secreto Industrial por el Código del Trabajo es muy clara con relación al empleado pero ¿Qué sucede con el ex empleado que llegó a tener conocimiento del Secreto Industrial? En este punto, independientemente que el ex empleado lo utilice para su propia empresa o se lo otorgue a otra empresa, el acto sería catalogado como un acto de competencia desleal.

3. Convenios Internacionales

3.1 Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.Este convenio del cual es signatario Honduras no contiene disposiciones expresas relativas a la protección del Secreto Industrial, pero el artículo 10 bis sobre competencia desleal estipula la protección contra todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial; por lo que consideramos que dicho artículo constituye al igual que lo establecido en nuestro Código de Comercio una cláusula general prohibitiva de prácticas deshonestas en materia de comercio, “no teniendo un criterio limitado únicamente al país, sino a nivel internacional”80.

3.2 Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionadas con el comercio (ADPIC).En el memorando preparado por la oficina internacional de la Organización de la Propiedad Intelectual de fecha 22 de mayo de 1996, se comenta el artículo 39 del acuerdo (ADPIC)81 en los siguientes términos:

“El acuerdo sobre los ADPIC vincula la protección de la información no divulgada al Convenio de París, tratando esta protección como un caso especial de protección contra

80 G.H. C. Bodenhausen. Director del B.I.R.P.I. Guía de Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Pagina 158, Ginebra, 1969.

81 Implicaciones del Acuerdo sobre los ADPIC en los tratados administrados por la OMPI, pagina 33.

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la competencia desleal”. Es decir el acuerdo otorga su protección a la información no divulgada sobre la base de los parámetros que establece el artículo 10 bis del Convenio de París. La materia protegida según el acuerdo es “la información que está legítimamente bajo el control de una persona física o jurídica y que sea secreta, tenga valor comercial por ser secreta y haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla”.

La protección según el artículo 39 del Acuerdo está destinada a “La posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información: sea secreta, tenga un valor comercial y haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta”.

Este mismo artículo del Acuerdo nos remite a un pie de pagina en el que figuran ejemplos de la divulgación, la cual puede derivarse de incumplimiento de contratos; abuso de confianza; instigación a la infracción; adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.

DIFERENCIA ENTRE SECRETO INDUSTRIAL Y KNOW HOW82

El contenido del secreto industrial puede consistir en formulaciones secretas, diseños, dibujos, patrones, procesos, información técnica no patentada, especificaciones, etc. Pero para que estos elementos puedan considerarse como secretos industriales, quien los posee debe tomar las precauciones debidas para mantenerlos como secreto o dejaría de serlo si fuese divulgado y conocido por otros individuos u otra empresa. El know how no tiene como elemento esencial el secreto, ya que, en cuanto a saber o conocer que es el know how, éste no deja de serlo por el simple hecho de su divulgación.

El secreto industrial puede consistir en un know how, es decir, en una experiencia de fabricación o en un conocimiento secreto, pero también puede ser una información técnica o desarrollo técnico que aún cuando cuenta con las cualidades de patentabilidad, el poseedor buscando mayor protección, lo guarde para sí mismo, con el fin de evitar que caiga en el conocimiento público. El secreto industrial puede contener know how, pero éste para subsistir no necesita de dicho elemento.

La diferencia entre ambos conceptos se refiere a cuestiones de forma y no de fondo, al tratamiento que la empresa le da al conocimiento que posee, para que el público no tenga acceso al mismo.

Los secretos industriales se caracterizan porque:

No se registran El monopolio es mantenido por la no divulgación La negociación se lleva a cabo a través de contratos de transferencia de tecnología o

82 Gómez Segade, José Antonio: El secreto Industrial. Concepto y Protección. Madrid, 1974

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contratos de licenciaSin embargo, una reciente teoría recomienda el uso de esta figura legal para el tratamiento de Conocimiento Tradicional indígena asociado a los recursos biológicos.

La posibilidad de sustraer al conocimiento público cuanto se desee que permanezca secreto se halla respaldada por las normas propias de los derechos reales y de la posesión.

La protección así concedida a las cosas materiales, contribuye a tutelar el secreto de las creaciones intelectuales cuando sólo podrían ser conocidas utilizando una determinada cosa material mediante la violación del derecho real ajeno sobre ella. También aquellos que llegan al conocimiento del secreto lícitamente, tienen un deber de confidencialidad - previsto en distintos cuerpos normativos- de no divulgar el conocimiento transmitido.

Las transmisiones del llamado know how, son frecuentes en la industria y en la empresa. En estos casos existe una comunicación a título oneroso de un hacer específico, con obligaciones en cuanto a su divulgación que permite mantener la tutela del secreto, que nunca se hace público. Pero el secreto no brinda a su conocedor un derecho absoluto a la abstención, por parte de los demás, de todo acto dirigido a conocer el dato secreto o a utilizarlo. Si se ha llegado a él por medios lícitos, el secreto no es protegido en cuanto tal y, por lo tanto, no existe un derecho al secreto; éste resulta indirectamente protegido como consecuencia de la protección que se deriva de la prohibición (por ilícitos) de los medios que podrían servir para conocerlo y solamente cuando ha sido ilícita o confidencialmente conocido existe una prohibición de divulgación y de utilización.

En el caso Stewart, la Corte Suprema de Canadá (1988) afirmó: “Resulta que en la mayoría de los casos de derecho civil, la protección de que goza una información confidencial deriva más de una obligación de buena fe o de una relación de confianza que de un derecho de propiedad. Hasta el presente, ningún tribunal canadiense ha decidido de manera excluyente que una información confidencial constituye una propiedad, con todas las consecuencias que ello acarrearía en el plano civil”. Los derechos sobre un secreto empresarial dependen de una relación contractual entre los interesados o emergen de la legislación sobre competencia desleal. Estos regímenes no confieren un derecho absoluto que pueda oponerse a quien, de modo independiente, obtenga la misma información.

Lo expuesto fundamenta la tesis que impide considerar al “secreto” como un bien objeto de un derecho absoluto, confundiendo el interés directamente tutelado y el indirectamente protegido. No obstante cada vez más leyes de prevención de la competencia desleal contienen disposiciones expresas sobre la protección de los secretos industriales (de hecho, denominados más ampliamente como secretos empresariales) y sobre los actos que se consideran desleales respecto a su adquisición, comunicación o uso.

Tales disposiciones se encuentran, por ejemplo, en las leyes de competencia desleal de Alemania, Austria, España, Japón, Perú y Suiza (en la Argentina se sancionó la ley 24.766 de confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulgue indebidamente de manera contraria a los usos comerciales

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http://biopropiedad.tripod.com/24766.htm

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honestos.) Entre los actos que se pueden reprimir en virtud de esa legislación se encuentran los siguientes:

a) Explotar, sin autorización de su legítimo poseedor, un secreto al que se ha tenido acceso bajo una obligación de reserva resultante de una relación contractual o de un vínculo laboral;

b) Comunicar o divulgar, sin autorización de su legítimo poseedor, el secreto referido en el apartado anterior con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero, o de perjudicar a dicho poseedor;

c) Adquirir un secreto por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos (vgr., espionaje industrial, soborno de empleados, inducción a la infidencia);

d) Explotar, comunicar o divulgar un secreto que se ha adquirido por los medios referidos en el apartado anterior;

e) Explotar un secreto que se ha adquirido sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó no tenía autorización de su legítimo poseedor para comunicarlo; y

f) Comunicar o divulgar el secreto referido en el apartado anterior con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero, o de perjudicar al legítimo poseedor del secreto.

Sin embargo, no debe olvidarse que el no patentamiento -y la consecuente tutela por el secreto- olvida la justificación de la exclusividad en materia de inventos, justificación que se coordina con la promoción del progreso técnico que exige la promoción de los inventos si bien lo hace en aras de su utilización general. La patente tiende a la divulgación y un régimen de secreto podría traer consigo una paralización del progreso técnico y, en consecuencia, un régimen de monopolio.

Por supuesto el conocimiento o creación intelectual mantenida en secreto y protegida por el derecho común, no debe cumplir con los hechos constitutivos determinados por la disciplina de los bienes inmateriales, ni está sujeto a la carga del pago de tasas y a la obligación de explotar la creación intelectual en cuestión.

Capítulo 13El Derecho de Prioridad

DERECHO DE PRIORIDAD

En el campo de las patentes, el derecho de prioridad ha sido establecido por el Convenio de París (CUP) firmado en 1883. Por este documento firmado, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad- Industrial puede ser un delito federal hacia el derecho de prioridad.

Según el artículo 4 de dicho Convenio, quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención en alguno de los países de la Unión, o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante un plazo de doce meses.83

83 Artículo 141 de LPI

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El derecho de prioridad permite de evitar la invalidación de la patente posterior por hechos ocurridos en el intervalo entre la fecha de solicitud de la patente anterior y la de la patente posterior (período de prioridad).

En otras palabras, los países miembros de la Unión de París se comprometen a considerar la solicitud posterior cómo si hubiera sido depositada en la fecha anterior.

Un ejemplo permite entender las ventajas de tal sistema: un inventor "P" deposita el primero de enero una solicitud de patente P1 en su país A. El mismo año, otra persona "M" deposita el primero de Septiembre una solicitud de patente M1 para la misma invención en un país B. En forma independiente, el inventor y la otra persona publican la invención (en una revista, conferencia, en Internet...) en octubre. Todavía el mismo año, el 15 de diciembre P deposita una solicitud de patente P2 en el país B prevaliéndose de la prioridad de P1. El derecho de prioridad significa que ni la solicitud M1, ni tampoco las divulgaciones de octubre pueden ser utilizadas para invalidar P2 en el país B.

En la carrera hacia las patentes, gozar del derecho de prioridad significa, a partir de la fecha del primer depósito, tener un plazo de un año para solicitar patentes en otros países con la certeza de conservar la fecha del primer depósito, protegiéndose por si la invención fuera publicada y/o descubierta por otros durante este plazo. Este plazo permite al inventor de tener tiempo para traducir la solicitud de patente en los idiomas del os otros países, y de evitar gastos inútiles por si su invención no fuera tan interesante.

El Tratado de Cooperación en materia de patentes firmado en Washington en 1970 representa un desarrollo del principio del derecho de prioridad, dando al inventor un plazo de 30 meses (la fase internacional) antes de elegir los países donde pedirá protección por patente.

Capítulo 14Los Signos Distintivos

LOS SIGNOS DISTINTIVOS84

Los signos distintivos son bienes inmateriales aplicados a diferenciar la actividad de un sujeto (a través del nombre comercial) o sus productos o servicios (a través de la marca) en el tráfico económico. El titular de un signo distintivo registrado (®, ™) tiene reconocido por el Estado el derecho de uso exclusivo sobre el mismo. Este derecho le faculta para impedir eficazmente su uso o explotación por terceros no autorizados por él que operen en el mismo sector del mercado [salvo signos notorios o renombrados, casos en los que la prohibición puede llegar a ser absoluta], así como le permite crear una imagen empresarial propia y diferenciada. Los signos distintivos actúan, asimismo, en interés de los adquirentes y usuarios al permitirles la mejor satisfacción de su demanda de bienes o servicios en tanto medios de distinción en el mercado de los iguales o similares. Por ello los signos distintivos han de tener aptitud o fuerza distintiva para diferenciar efectivamente lo que designan. Pero

84 Francisco J. Alonso Espinosa y Emilio J. Lázaro Sánchez. El Nuevo Derecho de Marcas. Anales de Derecho. Universidad de Murcia. Número 20. 2002.

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esa aptitud distintiva no requiere que sean creaciones intelectuales en sentido propio; lo relevante es su fuerza distintiva y su capacidad para generar su asociación intelectual con el objeto a cuya distinción se aplican.

CONCEPTO Y PRINCIPIOS DE LA MARCA

La marca es el bien inmaterial constituido por un signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Es un instituto mercantil generalizado. La alusión a la empresa en la caracterización legal de la marca no obsta para que cualquier persona física o jurídica pueda ser titular de una marca; el significado de la empresa es aquí de orden socio-económico en cuanto que la marca carece de sentido fuera del tráfico empresarial de bienes y servicios. Por ello, el término empresa debe ser entendido aquí como relativo a empresario en sentido amplio susceptible de abarcar, incluso, a entidades públicas prestadoras de diferentes servicios públicos, las cuales pueden registrar y usar marcas, si bien en ciertos casos no precisan tal registro para impedir el uso de sus signos por parte de terceros no autorizados ya que su registro o uso resultaría contrario a la buena fe o bien podría tropezar con las prohibiciones absolutas. La alusión legal a la empresa tampoco impide que la titularidad sobre la marca pueda ser atribuida a cualquier clase de persona física o jurídica. La marca es, en esencia, un bien inmaterial constituido por la asociación mental del signo que la forma con el producto o servicio sobre el que recae y por cuya virtud estos resulta distinguido de los idénticos o similares (FERNÁNDEZ NOVOA).

El régimen de la marca descansa sobre los siguientes principios fundamentales:

a) aptitud distintiva y susceptibilidad de representación gráfica de su signo constitutivo, b) especialidad, c) registro de buena fe y d) territorialidad.

El principio de especialidad impone que la aptitud distintiva de un signo haya de apreciarse, con carácter general, en relación con la naturaleza o clase de los productos o servicios que con él se pretende distinguir. Por ello, la apreciación de la fuerza distintiva de un signo y la consecuente determinación de su compatibilidad con marcas o nombres comerciales anteriores requiere, bien la falta de identidad o semejanza entre los signos constitutivos de las marcas enfrentadas, bien, si ésta no se da, la distinta naturaleza o clase de los productos o servicios a cuya distinción se pretenda aplicar el signo. La precisión de esta última circunstancia se simplifica por efecto de la conexión de la marca con una o varias de las clases de productos o servicios clasificados numéricamente en el Nomenclátor internacional de marcas según Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957 (revisión de 19 de enero de 1979), que los agrupa en un total de cuarenta y cinco clases. El principio de especialidad quiebra ante los supuestos de marca notoria y de marca renombrada. En tales casos, su rígido mantenimiento podría legitimar el aprovechamiento indebido del prestigio y la reputación ajenos, así como contribuir a sembrar confusión entre los adquirentes o usuarios de los productos o servicios distinguidos con la marca notoria o renombrada. El principio de registro de buena fe implica que el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por virtud del registro del signo que la constituye válidamente efectuado y en estado de buena fe. De esta forma, aunque el uso de una marca no registrada en España pueda conferir ciertas facultades a su titular si aquél fuera notorio o renombrado, la plenitud de facultades

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propia y típica del derecho de marca sólo corresponde al titular de su registro sobre la misma válidamente efectuado y en estado de buena fe. Por virtud del principio de territorialidad, el ámbito protector de la marca nacional ciñe sus efectos al país, sin perjuicio de la protección derivada de la aplicación del Convenio de la Unión de París (C.U.P.).

FUNCIONES DE LA MARCA

La función primordial de la marca es la distintiva de los productos o servicios de una empresa de los idénticos o similares ofrecidos en el mercado por otras empresas. Por ello no puede ser marca un signo que carezca de fuerza o capacidad distintiva, o bien que la pierda de forma sobrevenida. Junto a esta función, la marca puede cumplir diferentes funciones, algunas de modo absoluto, otras con carácter relativo:

La marca puede cumplir una función publicitaria al favorecer la colocación y promoción del producto o servicio marcados entre sus potenciales adquirentes y usuarios. Consecuencia directa de esta función es la de “condensación” por la marca del prestigio (goodwill) del producto o servicio y, por efecto directo, el de su fabricante o distribuidor.

La marca puede cumplir una función indicativa del nivel de calidad de los productos o servicios que distingue. Esta función justifica que su titular pueda oponerse a la ulterior comercialización por terceros de productos que, habiendo sido introducidos en el mercado por él o con su consentimiento, hayan experimentado modificaciones o alteraciones en sus características.

La marca puede indicar el origen empresarial del producto o servicio distinguido. Mas esta función puede no ser cumplida en ciertos casos; en especial, cuando su uso sea licenciado aisladamente o su titularidad cedida con independencia de la totalidad o parte de la empresa. No puede afirmarse, pues, con carácter absoluto, que la marca actúe como medio indicador de la procedencia del producto signado; a lo sumo, podrá actuar como indicativo de su calidad si es que su uso por los licenciatarios es controlado por su titular.

CLASES DE MARCAS

1. Por el signo que las configura

Denominativa. Es la marca formada por fonemas, palabras o sus combinaciones, incluidos los que sirven para identificar a las personas.

Gráfica. Es la marca formada por imágenes, figuras, símbolos y dibujos, o por combinación de trazos y de colores; también la formada por letras, cifras y sus combinaciones.

Mixta. Es la formada por fonemas o palabras con adición de formas; esto es, se configura por combinación de signos denominativos e imágenes, figuras, símbolos o dibujos.

Tridimensional. Es la marca cuya forma responde y se manifiesta en las dimensiones de largo, ancho y alto. Entre las formas tridimensionales susceptibles de constituir marca se incluyen los envases, envoltorios, la forma del producto o su presentación, siempre

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que ésta no sea necesaria para obtener un resultado técnico, no sea la genérica del propio producto distinguido ni se trate de forma que le dote de valor sustancial.

Junto a estos signos o medios tradicionales, puede constituir marca todo signo susceptible de representación gráfica. Representación gráfica significa capacidad de percepción sensorial del signo constitutivo de la marca. Se admite así el registro como marca de signos sonoros, olfativos, gustativos y táctiles. Su reconocimiento descansa en el carácter no taxativo y en la formulación amplia del concepto de marca basado, esencialmente, en la fuerza distintiva del signo, la cual puede venir dada por su percepción por otros sentidos, además del de la vista. La representación gráfica de la marca puede producirse mediante soportes diferentes de los tradicionales (v. gr. partitura, fonograma, holograma, fórmula química, representación informática o, en general, por medio de descripciones indubitadas del signo). Acceden así al Derecho de marcas las innovaciones tecnológicas susceptibles de aplicación comercial [Res. Sala de Recurso OAMI de 11 de febrero de 1999 (DOOAMI, 10/1999, págs. 1238 ss) que admite el registro como marca del signo olfativo del «olor a césped recién cortado» para marcar pelotas de tenis].

2. Por el objeto designado

De producto. Distingue bienes, productos o mercancías ofertados en el mercado. De servicio. Distingue un servicio (seguro, banca, publicidad, turismo, transporte); su

distinción con el nombre comercial es complicada. Esta distinción tiene particular interés porque el Nomenclátor internacional según Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957 [revisión de 1979 por la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI)], clasifica los productos y servicios distinguibles por marcas.

Multiclase. Distingue varios productos y/o servicios, independientemente de su pertenencia a uno o varias clases de la Clasificación de Niza.

3. Por su origen

De fábrica. Son las marcas fijadas en origen por el fabricante del producto o el prestador del servicio.

De comercio. Es la fijada por el distribuidor de productos. Pero éste no puede suprimir ni suplantar la marca de fábrica sin el consentimiento del titular; sí puede agregar a aquélla su marca de comercio siempre que no menoscabe la fuerza distintiva de la principal. Modalidad específica de marca comercial es la marca blanca o marca del distribuidor impuesta en origen por el fabricante del producto por virtud de contrato de suministro con el distribuidor y sin imponer aquél su marca (de fábrica) en el producto; es una clase de marca muy utilizada por los grandes distribuidores de productos de uso y consumo general.

4. Por su titularidad, derecho de uso y ámbito de funciones

Individual. Su titularidad corresponde a un sujeto o grupo de sujetos en régimen de cotitularidad pro indiviso.

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Colectiva. Su titularidad corresponde a una asociación de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios. Pretende distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de la asociación de los de quienes no forman parte de ella; destaca su función indicadora del origen empresarial de los productos o servicios, aunque referida no a una concreta empresa sino a la asociación titular de la marca. Si incluye un signo geográfico, la marca colectiva actúa como indicación geográfica de ese origen. La marca colectiva sólo puede ser usada, con carácter exclusivo, por los miembros de la asociación titular de la misma. Ésta debe aprobar un Reglamento de uso de la marca, norma convencional que ha de regir aspectos como la afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca por los asociados, los niveles de calidad de los productos o servicios singularizados por la marca y las sanciones aplicables por incumplimiento. El derecho de uso sobre la marca colectiva está vinculada a la de miembro de la asociación titular de la misma; por ello, la marca colectiva no puede ser cedida a terceros ni puede ser autorizado su uso a favor de quienes no estén autorizados por la asociación.

De garantía. La marca de garantía acredita y certifica la certeza de características específicas en los productos o servicios elaborados, distribuidos o prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca. La marca de garantía pretende ser indicativa, en especial, de la calidad de los productos o servicios que distingue. Su titular asume la carga de controlar el cumplimiento de los niveles de calidad requeridos y de vigilar las condiciones de uso de la marca por los autorizados. A tal fin, es imprescindible el Reglamento de uso de la marca.

Si la marca consiste en una indicación de procedencia geográfica, la ley debe prever que cualquier persona cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrán utilizar la marca de garantía.

5. Por su originalidad

Original. Es la marca cuyo signo es creación original, sin imitación total o parcial de cosas o representaciones previas, ni traer causa de una marca anterior.

Modificada. Es una nueva marca solicitada por el titular de una marca original para distinguir idénticos productos o servicios, pero conservando en su composición el distintivo principal de aquélla con variaciones no sustanciales. La marca modificada conserva la impresión comercial de la original pero ha de ser objeto de un registro nuevo e independiente de ésta ya que no se admite el registro de marcas derivadas.

6. Por su conocimiento o difusión en el mercado

Notoria. Marca notoria puede ser: a) una marca registrada o usada fuera del país que, según la autoridad competente del país de su uso o registro, resulta generalmente conocida en ese país por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios distinguidos por ella (art. 6º bis.1 CUP); b) la marca usada o registrada en el país cuyo titular o usuario puede probar, por virtud de diversos criterios, que resulta generalmente conocida en el país por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios distinguidos con ella.

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La marca notoria habilita a su titular, si es nacional de un Estado miembro del CUP, para reivindicar el registro en el país del mismo o similar signo registrado por tercero para distinguir los mismos o similares productos o servicios distinguidos por la marca notoria anterior si tal signo es susceptible de generar confusión, así como para ejercitar en el país los derechos propios del titular de la marca registrada en Honduras. Ha de entenderse, en aplicación del CUP, que la notoriedad de la marca extranjera ha de ser constatada por los órganos competentes del país en el que ésta haya adquirido la notoriedad (art. 6º bis. 1 CUP). La prueba de la notoriedad de la marca corresponde al pretendido titular de los derechos sobre ella.

La marca notoria tiene como principal característica su efecto neutralizador, aunque con alcance relativo, del principio de especialidad. El titular de la marca notoria en Honduras puede impedir el registro (o, en su caso, solicitar la anulación o reivindicar la propiedad del ya practicado) de un signo idéntico o semejante al que constituye la marca notoria aunque los productos o servicios distinguidos por el signo contrapuesto no sean idénticos ni similares a los distinguidos por la marca notoria, siempre que el uso del nuevo signo cuyo registro se solicita o, en su caso, se discute, pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por ésta y el titular del nuevo signo (nótese que esta expresión legal parece establecer un criterio de ámbito más amplio que el general del riesgo de confusión) o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre del signo notorio. La notoriedad es un criterio progresivo porque el ámbito de protección de la marca respecto de los límites impuestos por el principio de especialidad aumenta o disminuye de acuerdo con el grado de notoriedad. La prueba de la notoriedad de la marca puede versar sobre los aspectos que, a título enunciativo, menciona la ley (volumen de ventas, duración, mecanismos de protección, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado, o cualquier otra causa).

Renombrada. Es la marca notoria que, además, puede reputarse conocida por el público en general. La marca renombrada representa el grado máximo de notoriedad. Por ello neutraliza de forma absoluta el principio de especialidad, de forma que la comprobación de la compatibilidad entre los signos enfrentados ha de limitarse al aspecto relativo a su semejanza o identidad, sin que la diferente clase de los productos o servicios a distinguir tenga influencia alguna; de este modo, la incompatibilidad entre la marca renombrada con el signo en conflicto no quedará enervada por efecto de la disimilitud de los productos o servicios designados por ambas.

7. Por el ámbito territorial de protección

Marca nacional. Es la registrada y protegida en Honduras según la Ley de Propiedad Industrial.

Marca internacional. La marca puede tener vocación supranacional debido al comercio internacional de los productos o servicios objeto de la misma. Ello contrasta con el carácter territorial de su protección, limitada al territorio del país en que se ha obtenido su registro. Ante aquel interés y para evitar múltiples y heterogéneos procedimientos de registro en cada Estado donde se pretenda obtener protección para una misma marca, diferentes Estados han acordado asumir los efectos del registro de una marca según un

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único y centralizado procedimiento transnacional de registro. En ese espíritu, el Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 (ahora según Protocolo de 27 de junio de 1989 y Reglamento de ejecución de 1 de abril de 2002) creó el registro internacional de marcas.

La protección derivada del registro internacional de la marca se extiende territorialmente y de forma automática a todos los países de la Unión de Madrid no acogidos a la reserva por cuya virtud la extensión a su territorio precise expresa solicitud. La facultad de los Estados contratantes de denegar la protección de la marca internacional por causas tasadas (art. 5.1 del Arreglo) corresponde, en el caso español, a la OEPM.

Capítulo 15Registro de una Marca

PROHIBICIONES DE REGISTRO DE MARCA

1. SIGNIFICADO DE LAS PROHIBICIONES DE REGISTRO.

El registro de la marca implica la resolución administrativa favorable a su concesión tras comprobar ésta la idoneidad y aptitud distintiva del signo que la constituye respecto de los productos o servicios solicitados. Esa comprobación o examen recae, en esencia, sobre dos aspectos: a) el relativo a la idoneidad del signo para constituir marca, la cual vendrá reconocida si el signo no incurre en ninguna de las prohibiciones de registro cuyo control corresponde ex officio, y que son todas las absolutas y alguna de las relativas; b) el relativo a la inexistencia de oposiciones por parte de terceros titulares de marcas o nombres comerciales anteriores u otro tipo de derechos excluyentes o incompatibles o bien que, no obstante existir, resulte que las mismas no obstaculizan el registro, sea éste total o parcial, en atención a la clase o clases de productos, servicios o actividades solicitadas para ser distinguidas por el signo.

Las prohibiciones de registro como marca o como nombre comercial de determinados signos son, por una parte, causas impeditivas de su registro por virtud de diferentes razones que lo inhabilitan para ser constitutivo de tal; por otra, las prohibiciones pueden actuar, a posteriori, como causas de nulidad o de caducidad de un registro de marca ya practicado. Su naturaleza intrínseca es variada dependiendo de su forma de actuación como hecho impeditivo o como causa de anulación o de caducidad de un registro de marca o de nombre comercial, en su caso. Sin embargo, puede indicarse que las prohibiciones de registro constituyen el “negativo” de los requisitos de idoneidad que ha de reunir un signo para ser constitutivo de marca. El signo que no reúna tales requisitos ab initio, o bien los pierda de forma sobrevenida, perderá su idoneidad para ser (o, en su caso, continuar como) marca. Si el signo incurre en una o varias prohibiciones de registro no podrá acceder a la condición de marca o bien, si accedió, su registro podrá ser anulado porque no nunca tuvo o, en su caso, perdió los requisitos precisos para ser marca.

Las condiciones que ha de reunir un signo para poder ser constitutivo de marca son: a) ha de ser un signo lícito; b) ha de ser un signo con capacidad o fuerza distintiva; c) ha de ser

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un signo disponible. La licitud exige, en particular, las siguientes condiciones al signo: a) que sea susceptible de representación gráfica y que resulte admisible como marca; b) que no tenga carácter oficial o resulte ser de interés público (art. 6 ter CUP), a menos que medie autorización; c) que no resulte contrario a la Ley, las buenas costumbres o el orden público; d) que no resulte engañoso por ser susceptible de inducir a error sobre el producto o servicio distinguido (su naturaleza), sus características o su procedencia geográfica.

El signo constitutivo de marca ha de tener, durante toda su vida, capacidad o fuerza distintiva. La marca es, esencial y funcionalmente, un signo distintivo en el mercado de los productos o servicios de una empresa de los de otras. El signo constitutivo de marca no ha de ser nuevo ni original. Pero sí ha de ser distintivo. Para poder ser tal y cumplir su primordial función, el signo ha de ser apto para distinguir los productos o servicios a los que se aplica respecto a los idénticos o similares de los puestos en el mercado por los competidores. En función de ello, el signo ha de cumplir una serie de criterios negativos: a) no debe ser un signo genérico en el sentido de constituir la denominación o la configuración usual o habitual, según criterios de mercado, del producto o servicio al que se aplica; b) no debe ser meramente descriptivo o indicador de las características del producto o servicio al que se aplica (composición, calidad, destino, procedencia, etc.) según, también, criterios de mercado.

Por último, la idoneidad de un signo para ser constitutivo de marca requiere su disponibilidad. Ello exige, con carácter general, que el signo no haya sido anteriormente atribuido a favor de un competidor o competidores para distinguir sus propios productos, servicios o actividades (marcas, nombres comerciales, denominaciones geográficas protegidas) y que no entre en conflicto con otros derechos anteriores de carácter excluyente tales como los institutos protectores de invenciones (patentes y modelos de utilidad, denominaciones de obtenciones vegetales), del diseño (modelos y dibujos industriales), los derechos de autor, ciertos derechos de la personalidad o las denominaciones de personas jurídicas en las condiciones reguladas por la Ley.

2. CLASIFICACIÓN LEGAL Y EFECTOS DE LAS PROHIBICIONES DE REGISTRO. Las prohibiciones de registro se clasifican ex lege en dos categorías: absolutas y relativas. Esta catalogación se basa en el diferente tratamiento legal y efectos jurídicos de unas y otras. Con carácter general, puede afirmarse que las prohibiciones absolutas se fundamentan en el interés general u objetivo de una Sociedad, organizada en lo económico según el sistema de mercado y libre competencia, que reconoce derechos de marca a favor de los operadores organizados que compiten en el seno de aquél. Por su parte, las prohibiciones relativas se basan en la protección de bienes o derechos anteriores de terceros que resultan incompatibles con el signo cuyo registro se pretende, razón por la cual las prohibiciones relativas vienen asimismo a proteger la misma esencia del sistema de marcas y nombres comerciales (sin perjuicio de actuar a favor de la posición de los titulares de otras clases de bienes inmateriales y de derechos de la personalidad anteriores).En primer lugar, la catalogación legal de las prohibiciones de registro despliega distintos efectos en materia de atribución de legitimación activa para el ejercicio de la acción de nulidad contra la marca o el nombre comercial registrados en contravención de unas u otras. Ante la vulneración de las prohibiciones absolutas, la ley otorga legitimación activa a favor de DGPI, de cualquier persona física o jurídica así como a favor de cualquier

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agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo. En cambio, la legitimación activa para obtener la anulación o la caducidad del registro obtenido en infracción de prohibiciones relativas se restringe a los titulares de derechos anteriores afectados por el registro de la marca: nombre civil o imagen que identifique a persona distinta del solicitante de la marca o la persona identificada por un nombre, apellido, seudónimo u otro signo que para la generalidad del público identifica a persona distinta del solicitante de la marca). En segundo lugar, la distinción legal actúa en función de los respectivos plazos de prescripción de las anteriores acciones. La acción de nulidad basada en la vulneración de una o más prohibiciones absolutas es imprescriptible.La vigencia de las prohibiciones absolutas es permanente, lo que, a su vez, tiene un doble significado: a) que siguen desplegando sus efectos obstativos aunque el signo haya obtenido el registro como marca; b) que la prohibición puede actuar de forma sobrevenida, esto es, el signo fue regularmente registrado porque la prohibición no existía en ese momento pero ésta viene a producirse durante la vida de la marca o del nombre comercial. En cambio, el plazo de prescripción de la acción de nulidad derivada de la vulneración de una prohibición relativa es de cinco años contados desde el conocimiento por el titular registral del uso de signo registrado incompatible con el suyo anterior. Si la marca se obtuvo de mala fe por su solicitante, la acción es también imprescriptible. En tercer lugar, los conflictos sobre prohibiciones absolutas no pueden ser resueltos mediante arbitraje en el seno del procedimiento de registro de la marca sino solamente los que tengan como base ciertas prohibiciones relativas. En cuarto lugar, la DGPI no puede desestimar de oficio solicitudes de registro con base en prohibiciones relativas, a salvo la prevista a lo referente a signos que, para la generalidad del público, identifiquen a persona distinta del solicitante de la marca o del nombre comercial.

3. PROHIBICIONES ABSOLUTAS

(En general estas prohibiciones están comprendidas en el artículo 83 LPI):

Con carácter fundamental, se prohíbe el registro como marca de todo signo que no pueda alcanzar ese carácter según la definición legal de la marca, esto es, del signo que carezca de fuerza distintiva para singularizar productos o servicios en el mercado o bien que no sea susceptible de representación gráfica.

A) Carencia de aptitud distintiva del signo.

Carecen de aptitud o fuerza distintiva los signos genéricos, los signos habituales y vulgarizados y los signos meramente descriptivos; por tanto, no son registrables como marca por esta causa:

1º) Los signos que se compongan exclusivamente de indicaciones o signos genéricos. Tales carecen, per se, de fuerza o carácter distintivo. Son los que semánticamente identifican el género al que pertenece el producto o servicio que se pretende distinguir con la marca (v. gr. yogur, renting). Dado que la prohibición ciñe su ámbito al carácter exclusivo de esta

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clase de signos como elemento componente de la marca, resulta lícito el registro como marca de la conjunción o combinación de dos o más signos de este tipo siempre que el conjunto obtenga fuerza distintiva, como también lo es su empleo único y exclusivo para designar productos o servicios no pertenecientes al género propio que designan (ej: “caramelo” para distinguir prendas de vestir). La prohibición se extiende a las indicaciones genéricas en cualesquiera de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas de España (“Patxarana”), a las pertenecientes a alguna lengua romance (“Petit suisse”), así como a las procedentes de idiomas de distinta etimología si el significado del signo puede reputarse conocido por el adquirente medio del producto o servicio de que se trate (especialmente las de lengua inglesa, “renting”).

2º) Los signos habituales y los signos vulgarizados son los compuestos exclusivamente por indicaciones que sean o bien se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios según el lenguaje común y/o las costumbres leales y constantes del comercio (Termo, Tirantes, Celofán). El elemento habitual o, en su caso, vulgarizado, ha de constituir, por sí solo, la composición exclusiva del signo (luego cabe añadirlo a otros para obtener un conjunto con fuerza distintiva). Lo habitual o lo “vulgarizado” ha de identificarse en aplicación del lenguaje común y/o las costumbres leales y constantes del comercio.

3º) Los signos que se compongan exclusivamente de elementos o signos descriptivos. Se consideran tales los que sirven o puedan servir en el comercio para designar propiedades o características de los productos o servicios y, en particular, las referidas a la especie, la calidad (v. gr. supremo, tinto), la cantidad (v. gr. mega, kilo, etc.), el destino (v. gr. “after shave”, “para PC”), el valor (v. gr. original, auténtico), la procedencia geográfica (v. gr. nombre de regiones, comarcas, u otros lugares geográficos con aptitud actual o potencial de constituir una indicación sobre la procedencia de los productos o servicios distinguibles con la marca), la época de producción del producto o de la prestación del servicio (v. gr. meses, estaciones) u otras características.Esta prohibición pretende: a) impedir la obtención de posiciones de monopolio potencialmente perpetuas sobre términos o expresiones susceptibles de generar confusión entre los adquirentes o usuarios que las identifican con propiedades o características de los productos o servicios; b) preservar la libre disposición de las mismas a favor de quienes operan en el correspondiente sector. La prohibición se aplica igualmente a las expresiones extranjeras en los mismos casos en que esa extensión opera para los signos genéricos.La prohibición decae si el signo usado como marca adquiere fuerza distintiva como consecuencia de su uso respecto de los productos o servicios para cuyo registro se solicita -secondary meaning-. Queda así relativizado el carácter absoluto de la prohibición, en función del uso del signo, al constatarse un cambio semántico de su significado según criterio del lenguaje común o las costumbres leales y constantes del comercio, que le dotan, sobrevenidamente, de capacidad distintiva.

B) Signos carentes de susceptibilidad de representación gráfica.

La susceptibilidad de representación gráfica del signo viene exigida por la necesidad de su examen, de la publicación oficial de su solicitud (CASADO CERVIÑO) y de certeza en las condiciones de uso y contenido una vez resulte registrado.

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C) Signos ilícitos por resultar contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

Son ilícitos los signos contrarios a la Ley en general. Son contrarios al orden público los signos que atenten contra valores y principios reconocidos en normas como la Constitución o la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Son contrarios a las buenas costumbres los que contravengan directa o indirectamente los principios políticos-sociales, morales o económicos que informan nuestra Sociedad o Cultura [v. gr. signos atentatorios contra la dignidad de la persona y de la infancia, signos antidemocráticos, evocadores de la drogadicción, la violencia, la falta de respeto al medio ambiente; contrarios a la igualdad y dignidad de los sexos, la libertad religiosa, signos que supongan uso inapropiado de efigies o símbolos de culto; signos zafios, provocadores, burdos; de interés, caso McGinley, USPQ, 206, págs. 753-756 (TTAB, 1979), en el que la Oficina norteamericana de marcas denegó el registro de la constituida por un hombre y una mujer desnudos, besándose, por la indiscriminada difusión que la misma iba a tener en todos los sectores de la población, especialmente los niños y formuló el principio de “sociedad tolerante no equivale a sociedad licenciosa”. Son posibles casos en los que el carácter ilícito del signo proceda no de su forma, sino de su conexión con los productos o servicios a cuya distinción se proyecta.

D) Signos oficiales y de interés público.

Es ilícita y, por tanto, prohibida, la marca que reproduzca o imite símbolos o signos oficiales, españoles o extranjeros (v. gr. denominaciones, escudos, banderas, condecoraciones, punzones de contraste y de garantía), a menos que medie la correspondiente autorización, así como la que contenga signos que resulten de interés público.

E) Signos engañosos.

Son signos engañosos los que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad, o la procedencia geográfica del producto o servicio..Para activar esta prohibición es suficiente con la susceptibilidad del signo de generar error o confusión. La determinación del riesgo de confusión presupone un juicio objetivo según criterio del prototipo del adquirente o usuario interesado en los productos o servicios a designar por la marca sobre la base de la relación existente entre éstos y el signo presuntamente engañoso (“Orolex” para productos de bisutería; ”Lifting” para cosméticos). El signo puede resultar engañoso, bien por serlo de forma directa o descriptiva, bien por inducir al error de modo indirecto o sugestivo.

Conviene distinguir entre signos confusorios y signos sugestivos. Estos últimos sugieren una propiedad, condición o característica de calidad cierta y comprobable del producto o servicio distinguido, por lo que no entran en el marco de la prohibición (Sanex, Securitas, Pladur, Frenadol).

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F) Signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto.

La forma tridimensional puede ser registrada como marca. La LPI parte a favor de su admisibilidad como clase de marca al incluir entre éstas con carácter enunciativo, envoltorios, envases y la forma del producto o de su presentación. La prohibición restringe entonces su ámbito hacia tres concretos grupos de supuestos con los que se intenta garantizar el libre uso de formas genéricas, por un lado, y por otro, resolver el conflicto entre institutos confluyentes con esta clase de marca como son el modelo de utilidad y los institutos protectores del diseño industrial (invención y creación estética de aplicación industrial con protección temporal limitada vs. función distintiva con protección temporal ilimitada). Ello explica las prohibiciones de registro de formas tridimensionales si: 1ª) la forma es impuesta por la naturaleza del propio producto (forma genérica), a fin de impedir el registro de las formas habituales de determinado género o especies de productos y su consecuente monopolización a favor del titular de la marca; no cabe, pues, el registro como marca de la forma usual de los productos del correspondiente género o subgénero (coche, zapato, traje); 2º) la forma del producto es necesaria para obtener un resultado técnico (forma-utilidad), a fin de evitar que su registro como marca enerve la limitación temporal inherente al que sería su cauce propio de protección, la patente o, con más relieve, el modelo de utilidad (la forma no es aquí mera estética sino determinante de la función o utilidad del producto; 3ª) la forma dota de valor sustancial al producto, caso en el cual su protección ha de reconducirse a la propia de los modelos o diseños industriales; la forma actúa no como distintivo sino como factor determinante del éxito o la competitividad del producto en el mercado (el atractivo estético condiciona la demanda), lo que impone su protección por medio de los institutos de diseño industrial y/o la Propiedad intelectual (no obstante se ha admitido el registro como marca del diseño del Mini-Austin).

G) Signos geográficos aplicados a la distinción de vinos o de bebidas espirituosas si resultan improcedentes.

La prohibición comprende todo signo que contenga o consista en indicaciones de procedencia geográfica (aunque no sean denominaciones de origen en sentido propio) aplicadas a la distinción de vino o de bebida espirituosa cuando la bebida no tenga esa procedencia, incluso si se añade la verdadera procedencia, se utiliza la misma indicación geográfica traducida o, junto a ella, se añadan términos o expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas. Se trata, en rigor, de reprimir un supuesto de acto desleal de engaño a través de la acción de nulidad derivada del derecho de marcas dado su carácter imprescriptible.

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4. PROHIBICIONES RELATIVAS85

A) Prohibición de registro de signos idénticos o semejantes a marcas y/o nombres comerciales anteriores. Comprende los siguientes grupos de casos:a) Los signos idénticos a marca anterior que designe productos o servicios idénticos a los designados por la marca anterior. b) Los signos idénticos a nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca.c) Los signos idénticos o semejantes a marca anterior si se aplican a distinguir, respectivamente, productos o servicios similares o idénticos y existe riesgo de confusión en el público (riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior).

Esta prohibición comprende los siguientes supuestos:Signo idéntico a marca anterior para distinguir productos o servicios similares a los distinguidos por ésta.Signo semejante a marca anterior para distinguir productos o servicios idénticos a los distinguidos por ésta.Signo semejante a marca anterior para distinguir productos o servicios similares a los distinguidos por ésta. d) Los signos idénticos o semejantes a nombre comercial anterior si se aplican a distinguir, respectivamente, productos o servicios similares o idénticos a las actividades de la persona que éste designa y existe riesgo de confusión en el público (riesgo que incluye el de asociación con el nombre comercial anterior). Esta prohibición comprende los siguientes supuestos:

Signo idéntico a nombre comercial anterior para distinguir productos o servicios similares a las actividades de la persona distinguida por éste. Signo semejante a nombre comercial anterior para distinguir productos o servicios idénticos a las actividades de la persona distinguida por éste. Signo semejante a nombre comercial anterior para distinguir productos o servicios similares a las actividades de la persona distinguida por éste. Esta prohibición incluye el caso en que el signo a registrar sea el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro.

La aplicación de esta prohibición gira en torno a los siguientes elementos: a) el principio de especialidad en función de apreciar la identidad o semejanza entre signos y productos, servicios o actividades de la persona distinguida; b) los criterios de apreciación de la identidad o semejanza entre los signos enfrentados; c) la precisión del riesgo de confusión; d) el concepto de marca o de nombre comercial anteriores.

85 El artículo 84 de la LPI, establece las prohibiciones relativas siguientes: 1. Que sea idéntica o se asemeje de forma que pueda crear confusión visual o gramatical o

fonéticamente a una marca registrada o en trámite de registro en Honduras, solicitada por un tercero desde fecha anterior, para los mismos productos o servicios, o diferentes

pero susceptibles de ser asociados o vinculados con la marca anterior. 2. Que sea idéntica o se asemeje de forma que pueda crear confusión visual o gramatical o

fonéticamente a una marca no registrada pero usada por un tercero que tendría mejor derecho a obtener el registro, siempre que la marca sea para los mismos productos o

servicios, o diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con la marca usada distingue. 3. que sea idéntica o se asemeje a un nombre comercial, expresión o

señal de propaganda o un emblema usado en el país desde fecha anterior. 4. constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la trascripción de un signo

usado en Honduras que sea notoriamente conocido. 5. consista en un nombre, firma, título hipocorístico o retrato de una persona distinta sin su consentimiento o el de sus

causahabientes. 6. infrinja un derecho de autor o un derecho sobre un diseño industrial, o contrario a las reglas de competencia desleal. 7. constituya una denominación de

origen. 8. reproducción o imitación total o parcial de una marca de certificación.

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a’) La prohibición actúa según el principio de especialidad. La identidad o semejanza del signo con la marca o el nombre comercial anteriores, así como el riesgo de confusión (o de asociación) que produzca el signo a registrar, ha de valorarse en atención a la identidad o similitud de los productos, servicios o actividades distinguidos por los signos comparados. Ello salvo que el signo previamente solicitado o registrado tenga carácter notorio o, en su caso, renombrado. b’) La apreciación de identidad entre signos es fácil, con carácter general. No lo es tanto la apreciación de la semejanza ni la del riesgo de confusión y de asociación.La semejanza implica un juicio comparativo entre los signos enfrentados que exige considerar no sólo su fonética y/o grafía, sino también, en su caso, su referencia conceptual u otros criterios [vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, Tratado sobre Derecho de marcas, págs. 207-258]. La LPI evita aludir a criterios de apreciación de la identidad y, en especial, de la semejanza; ésta puede ser de orden fonético, gráfico, conceptual y también apreciable según criterios de otra naturaleza (sonidos, olores). c’) El riesgo de confusión es la potencia de un signo posterior para generar indistinción o sustitución involuntaria con la marca o el nombre comercial anteriores respecto de los productos, servicios o actividades distinguidos por éstos. El riesgo de confusión es patente y cierto si los signos comparados son idénticos (más que riesgo de confusión, existe verdadera confusión por imitación de marca). El riesgo de confusión es mayor cuanto mayor sea la semejanza de los signos y de los productos o servicios a cuya distinción se aplican. El riesgo de asociación presupone cierta semejanza o características comunes entre los signos contrastados pero con diferencias apreciables entre ellos, a pesar de lo cual el signo posterior tiene aptitud evocadora de la marca anterior [v. gr. mississippi sound / oklahoma sound; gelbe seiten («Páginas Amarillas») / blauen seiten («Páginas Azules»); El Corte Inglés / El Corte Galés]. Pero el riesgo de asociación carece de fuerza obstativa per se pues actúa previa existencia de riesgo de confusión entre los signos enfrentados; esto es, el riesgo de asociación presupone el riesgo de confusión con la marca anterior (art. 6º.1.b). d’) Finalmente, la LPI delimita las marcas y nombres comerciales anteriores, protegidos por esta prohibición. Son anteriores en este sentido las marcas y nombres comerciales registrados (marcas nacional, comunitaria e internacional) así como las solicitudes en tramitación de registro de marcas y nombres comerciales cuya fecha de prioridad sea anterior a la nueva solicitud de registro; también son anteriores las marcas notorias no registradas en la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo posterior.

B) Prohibición de registro del nombre civil o la imagen que identifique a persona distinta del solicitante, y del nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a persona distinta del solicitante, sin la debida autorización.

A falta de autorización expresa, no cabe el registro como marca del nombre o la imagen de persona distinta del solicitante o, independientemente de ello, tampoco son registrables los mismos signos cuando para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante. Si se prestara autorización, esta puede ser revocada ad nutum, sin perjuicio del deber de indemnizar los daños y perjuicios causados. Esta prohibición actúa al margen del principio de especialidad.

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C) Signos o medios que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial que no sea marca o nombre comercial, salvo que medie la autorización de sus titulares.

Con autorización del titular son susceptibles de constituir marca las creaciones literarias, esculturas, pinturas, dibujos, cómics y otras creaciones protegidas por el derecho de autor. Si la obra intelectual ha devenido de dominio público no se convierte por ello en res nullius susceptible de ser libremente registrada como marca, sino todo lo contrario: se prohíbe su registro por contrario a la Ley y al orden público al monopolizar sine die una res communia omnium y lesionar el derecho constitucional de acceso a la cultura (FERNÁNDEZ-NOVOA). En orden a las creaciones incluidas en la propiedad industrial, sólo los modelos y dibujos industriales se revelan aptos para constituir marcas, mediando la correspondiente autorización de su titular.

D) Signos idénticos o similares a nombre comercial, denominación o razón social de persona jurídica distinta del solicitante.

La activación de esta prohibición requiere: a) identidad o semejanza con el signo de identificación de la persona jurídica en el tráfico jurídico; b) identidad o semejanza de su ámbito de aplicación (productos o servicios idénticos o similares a la actividad de la persona jurídica); c) riesgo de confusión en el público. La persona jurídica a cuyo favor actúa la prohibición habrá de probar el uso o el conocimiento notorio de sus signos en el territorio nacional. Los extranjeros CUP, OMC o beneficiarios de principio de reciprocidad podrán invocar esta misma protección.

E) Signos registrados en estado de mala fe del solicitante.

La actuación de mala fe en el solicitante de la marca es causa de nulidad absoluta del registro. La mala fe ha de ser valorada según los criterios propios del acto de competencia desleal, así como según el principio general de buena fe en el ejercicio de los derechos. Así, por ejemplo, lo serán: a) los registros que supongan aprovechamiento indebido de la reputación ajena, signos confusorios, denigratorios, signos que supongan comparación desleal; b) los registros que encierren la intención de causar daño (ilícito en sentido concurrencial) al competidor; c) registros de carácter predatorio o con fin especulativo.

F) Marcas de agentes o representantes.

Caso específico de la anterior prohibición es el de la denominada marca del agente. A fin de evitar la apropiación y aprovechamiento indebidos de una marca extranjera registrada a favor de un tercero, por parte de su agente se prohíbe que éste la registre a su nombre a menos que justifique su actuación u obtenga el consentimiento de aquél. Es “principal” cualquier titular de la marca en otro país CUP u OMC que prepare o concierte la distribución de los productos o servicios marcados con un agente o representante nacional. Por éste ha de entenderse cualquier tercero que, en virtud de contrato, gestione en España intereses comerciales del titular de la marca extranjera.

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En caso de haber sido concedida la marca al agente o representante, el principal puede instar su anulación o reivindicar la marca durante el plazo de cinco años a contar desde la publicación de la concesión. La acción es imprescriptible si es la de nulidad por mala fe del solicitante.

Capítulo 16Derechos y Límites sobre las marcas

EL DERECHO DE MARCA

1. DERECHOS DEL TITULAR DE LA MARCA REGISTRADAEl derecho de uso exclusivo esencial a la marca se diversifica en una dualidad de derechos: uno de signo positivo, otro de carácter negativo.

A) Derecho exclusivo de utilización de la marca en el tráfico económicoEn su aspecto positivo, la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico sobre los productos o servicios para los que ha sido registrada y demás funciones (uso en la documentación empresarial, en la publicidad y la comunicación telemática). El titular de la marca está facultado no sólo para usarla en exclusiva, sino también para cederla o licenciar su uso a terceros.

El derecho de marca implica, igualmente, el derecho de séquito de la marca a los productos o servicios signados con ella. Su titular puede impedir la supresión o suplantación de su marca en los productos o servicios por él comercializados o prestados; pero no podrá evitar la agregación de otras marcas o signos distintivos, siempre que ello no lesione la marca principal.

B) Ius prohibendi

El titular de la marca registrada puede prohibir a terceros la utilización en el tráfico económico, sin su consentimiento:

de una marca o signo idéntico para distinguir productos o servicios idénticos; de una marca o signo idéntico para distinguir productos o servicios similares si ello

implica riesgo de confusión del público. de una marca o signo semejante para distinguir productos o servicios idénticos si ello

implica riesgo de confusión del público. de una marca o signo semejante para distinguir productos o servicios similares si ello

implica riesgo de confusión del público.

Por tanto, salvo en el primero de los casos, es preciso que la semejanza o similitud de signos o de productos y servicios tenga aptitud para generar riesgo de confusión o de asociación con la marca registrada.

Cuando se cumplan las condiciones descritas, el titular de la marca podrá prohibir las siguientes conductas de terceros: a) poner el signo en los productos o en su presentación; b)

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ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines o, en su caso, ofrecer o prestar servicios con el signo; c) importar o exportar productos con el signo; d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y en la publicidad; e) usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio; f) poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto prohibido de los antes señalados.

C) Acciones civiles y penales.

El titular de la marca registrada puede tutelar su posición mediante ejercicio de acciones civiles y penales, así como exigir la adopción judicial de las medidas necesarias para su salvaguardia.

En vía civil y con un plazo de prescripción [2 años desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción o cinco años desde que se cometió por última vez el acto infractorio, aplicándose el plazo que venza primero (art. 166 LPI)], el titular del derecho de marca podrá ejercitar contra quienes lesionen su derecho las acciones civiles:

1. La cesación inmediata de los actos de infracción.2. Indemnización de daños y perjuicios sufridos3. El embargo de los objetos resultantes de la infracción y de los medios que hubiesen

servido para cometer la infracción4. La prohibición de importación y exportación de los objetos o medios5. El retiro de los circuitos comerciales de los objetos o medios referidos en el numeral

3) o su destrucción, cuando ello fuese pertinente6. Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción,

incluyendo la destrucción de los medios embargados en virtud de lo dispuesto en el numeral 3) anterior, cuando ello fuera necesario

Las autoridades judiciales están facultadas para ordenar sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Procesal Penal, las medidas precautorias siguientes:

1. La cesación inmediata de los actos de infracción.2. El embargo preventivo, retención o depósito de los objetos materia de la infracción

y de los medios predominantemente destinados a realizar la infracción.3. La constitución por el presunto infractor de una fianza u otra garantía del pago de la

eventual indemnización de daños y perjuicios4. La suspensión de importación y exportación de los objetos o medios5. Rendición de garantía por parte del demandante o caución equivalente que sea

suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

la indemnización de daños y perjuicios experimentados, siempre que hubiera habido advertencia previa del titular sobre la existencia de la marca y de su violación, con requerimiento de cese, o bien hubiera mediado culpa o negligencia del infractor o la

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marca fuere notoria o renombrada. Se regulan criterios alternativos para la determinación de la eventual indemnización. Ésta comprenderá el daño emergente (v. gr. gastos para investigar la infracción, los de advertencia y requerimiento de cese, de información a distribuidores y clientela...) y el lucro cesante (ganancias dejadas de obtener: beneficios que se habrían obtenido en ausencia de violación; los obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación; y el precio de la hipotética licencia que habría tenido que pagar el mismo infractor), debiendo ser tenidos en cuenta, como factores de influencia, la notoriedad y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas al comenzar el acto lesivo. Esta indemnización sólo será exigible respecto de los actos de violación comprendidos en los cinco años anteriores al ejercicio de la acción.

El titular de la marca registrada podrá entablar, también, una acción de enriquecimiento injusto, para cuyo ejercicio no han de ser observados los requisitos de la de indemnización de daños y perjuicios (FERNÁNDEZNOVOA). A fin de minimizar los daños que la violación del derecho de marca puede producir y adelantar la adopción de ciertas medidas garantes de la efectividad de una sentencia condenatoria, el titular de la marca registrada podrá solicitar la adopción de medidas cautelares conforme al artículo 165 de LPI. Básicamente pueden ser solicitadas como tales medidas: la cesación de los actos de violación de la marca; la retirada de los productos ilícitamente marcados y de los medios y artes necesarias para la reproducción del signo; la fianza de la indemnización que pueda proceder; y las anotaciones registrales oportunas.

En el ámbito penal, se castiga con pena privativa de libertad (seis meses a dos años) y multa (de seis a veinticuatro meses) el que con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular registral y con conocimiento del registro de la marca se utilice un signo distintivo con riesgo de confusión en el mercado, es decir, infringiendo el art. 34 LM. En supuestos de especial gravedad, la pena puede ser mayor y llevar aparejada inhabilitación especial (de dos a cinco años) para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido; el Juez puede decretar el cierre temporal (máximo de cinco años) o definitivo de la industria o establecimiento del condenado (art. 276 CP).

2. LÍMITES DEL DERECHO DE MARCA

La LPI permite ciertas conductas de terceros relativas a la marca registrada que suponen límites al ius prohibendi de su titular:

A) Agotamiento del derecho de marca (art. 98 LPI).El titular de la marca no puede impedir su uso para distinguir productos comercializados con ella en Honduras por él mismo o con su consentimiento (en sentido económico), salvo que motivos legítimos justifiquen su oposición. El derecho de marca se agota, pues, tras la primera comercialización del producto marcado, realizada por su titular o por un tercero autorizado, en el país o en el extranjero. La extinción del ius prohibendi por agotamiento puede quedar enervada si el titular prueba la existencia de motivos legítimos que justifiquen su oposición, tales como la posterior alteración de las características de los productos (art. 98 LPI) o pérdida grave de la reputación de la marca como consecuencia de su uso lesivo o desleal.

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B) Utilización de nombre y domicilio de un tercero, de indicaciones descriptivas, o de la marca registrada para señalar el destino de un producto o servicio (art. 97 LPI).

Sin consentimiento del titular de la marca y bajo ciertas condiciones, los terceros no autorizados por aquél pueden utilizar en el mercado conforme a las prácticas leales en materia comercial o industrial (arts. 97 LPI).

a) Su nombre y dirección. Las personas físicas pueden legítimamente utilizar en el mercado su nombre o domicilio aunque exista riesgo de confusión con una marca registrada, siempre que no lo hagan a título de marca. Se trata de proteger el interés de los operadores económicos en identificarse en el tráfico jurídico y económico.

b) Indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción u otras características del producto o servicio, a condición de que no constituya uso a título de marca. Esta limitación tutela el interés de los operadores económicos en la descripción adecuada de los productos o servicios que ofrecen en el mercado, y el de los consumidores en obtener información adecuada sobre ellos.

c) La propia marca registrada cuando sea necesario para indicar el destino de un producto o un servicio, en particular en el caso de accesorios o piezas sueltas. Esta limitación protege el interés de los fabricantes o distribuidores de accesorios, piezas sueltas o recambios, en informar sobre la conexión de su producto con el principal, y el de los consumidores en obtener esa información.

3. CARGAS DEL TITULAR DE LA MARCA

El ejercicio del derecho de marca presupone la vigencia de su registro. En función de ello, el titular de la marca registrada soporta unas cargas básicas:

A) De uso.La consolidación de la marca y el saneamiento del Registro de Marcas justifica la imposición a su titular de un comportamiento debido, un facere, consistente en el uso obligatorio real y efectivo en España de la marca registrada (arts. 81 LPI). El uso ha de ser real y efectivo, no mera apariencia para evitar la cancelación por falta de uso. A tal efecto se considera usada en Honduras la marca distintiva de productos o servicios destinados exclusivamente a su exportación o la usada por un tercero con el consentimiento expreso del titular. El principio de especialidad exige que el uso de la marca se cumpla respecto de los productos o servicios para los que ha sido registrada y que, además, se haga precisamente a título de marca.El incumplimiento de la carga de uso durante tres años ininterrumpidos es causa de cancelación de la marca, (art. 106 LPI).

B) Pago de la tasa de registro. Esta tasa de registro, deberá hacerse efectiva, una vez que haya transcurrido el período de oposición al registro de la marca, lo que indica que no existen motivos aparentes para no otorgarlo. Se señala lo de aparentes, en virtud que no obstante haberse registrado la marca, esta puede ser objeto de la acción de nulidad o reivindicación invocada por un tercero que considere tener mejor derecho.

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C) Carga de renovación (art. 92 LPI).La vida legal de la marca es de diez años renovables indefinidamente (art. 92 LPI). El titular o sus derechohabientes que quieran mantener vigente el registro de la marca han de solicitar su renovación en los seis meses anteriores a la expiración de su vida legal o, a lo sumo, en los seis meses posteriores a ese mismo término. La renovación se concede por sucesivos períodos de diez años previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1º) solicitud de renovación en tiempo y forma ante el órgano competente para su recepción; 2º) pago de la tasa de renovación, que tendrá un recargo o sobretasa, cuando, respectivamente, se presente la solicitud dentro de los seis meses después de haber expirado la vida legal de la marca. Cumplidos tales requisitos, se acordará la renovación del registro de la marca, que será inscrita en el Registro de Marcas. Los efectos de la renovación se producen desde el día siguiente a la fecha de expiración del correspondiente período de diez años. La inobservancia de los requisitos de renovación implica, por el contrario, la no renovación y ésta es causa de terminación o caducidad del registro de la marca.

D) Reproducción de la marca en obras de consulta (según ley española).El titular de la marca no puede impedir la inclusión de la misma en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar, ya sea impresa en papel o en soporte informático. No obstante, si esa inclusión causase la impresión de que la marca constituye el término genérico de los bienes o servicios para los que la marca se halla registrada, el editor, a petición del titular de la marca, deberá proveer que en la siguiente edición conste que se trata de marca registrada. Se trata de una acción dirigida a evitar la vulgarización del signo.

LA MARCA COMO OBJETO DEL DERECHO DE PROPIEDAD.

1. Cesión de la marca.

Tanto la solicitud de marca como la marca registrada pueden ser objeto de transmisión. La LPI establece la libre cesión de la marca. Asimismo, establece el principio de vinculación entre marca y empresa ante negocios que impliquen la cesión total de esta última al establecer que la transmisión de ésta no podrá hacerse (entiéndase en forma independiente) si pudiese tener el efecto de crear confusión en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la calidad o la aptitud para el empleo o el consumo de los productos o servicios a los que se aplicará la marca (art. 100 LPI). Por virtud de ello, si el titular de la marca lo es también de la empresa que las usa y éste cede la empresa en su conjunto, se entienden cedidas con ella, iuris tamtum, tales marcas (principio de dependencia de la marca), salvo pacto en contrario.

2. Licencia.

Por la licencia, el titular de una marca (o quien tenga derecho de uso sobre la misma con facultad para cederla a tercero) autoriza a tercero su utilización a cambio de precio. Tanto la solicitud de marca como la marca registrada pueden ser objeto de licencia: a) sobre la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada; b) para la totalidad o parte del territorio. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas. La naturaleza la licencia responde a un título de concesión del derecho de uso de la marca por el titular a favor de tercero. Los principales aspectos del régimen de la licencia son: a) El

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titular de una licencia no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario; b) en cuanto a la extensión de la autorización, ésta tiene carácter pleno y no exclusivo: salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá derecho a utilizar la marca durante el tiempo que dure el Registro (10 años), incluidas las renovaciones (periodos sucesivos de 10 años), en todo el territorio nacional y en relación con todos los productos y servicios para los cuales la marca esté registrada. Asimismo, se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca. En caso de licencia exclusiva, el licenciante sólo podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.

La LPI impone al licenciante la carga de control de calidad de los productos a fin de que evitar que los consumidores sean inducidos a error (art. 102.1 LPI), pero éstos pueden ejercitar acción de competencia desleal por engaño, confusión o explotación de la reputación ajena.

El licenciatario sólo tiene legitimación activa para defender el derecho de marca cuando la licencia sea exclusiva (salvo pacto en contrario). El licenciatario no exclusivo no puede accionar salvo que requiera notarialmente al titular para que ejercite una acción y éste no lo hiciere en el plazo de tres meses. El licenciatario que ejercite una acción deberá notificarlo al licenciante, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento. El licenciatario puede, asimismo, participar en un procedimiento por violación del derecho de marca iniciado por el licenciante.

3. Inscripción de las modificaciones de derechos.La solicitud de inscripción ha de ser presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial según art. 100 LPI. La solicitud deberá ser acompañada de documento acreditativo del negocio jurídico.

La LPI regula un procedimiento especial para ciertos supuestos de cambio de titularidad como la fusión, o por cualquier forma de sucesión civil o comercial. En tales casos, a la solicitud de inscripción ha de acompañar del documento que pruebe el cambio.

Capítulo 17Extinción del derecho sobre la marca

EXTINCIÓN DEL DERECHO DE MARCA

1. Cancelación y caducidadLa marca válidamente registrada puede incurrir en causas de cancelación; algunas de éstas -expiración de la vida legal de la marca sin renovación o renuncia de su titular-; las demás -falta de uso (art. 106 LPI), vulgarización, pérdida de fuerza distintiva, degeneración en engañosa según art. 83.6 y 83.9 LPI. La marca caducada deja de producir efectos desde que se produjeron los hechos u omisiones determinantes de la caducidad.

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La causa única de cancelación de una marca se da por la siguiente razón: Falta de uso de la marca.86

La cancelación de la marca puede ser declarada si su titular no ha cumplido con la carga de su uso en el país de forma real y efectiva durante tres años consecutivos contados desde la fecha de su concesión, o desde la fecha de suspensión o interrupción de su uso durante ese mismo período de tiempo, salvo causa justificativa. El principio de especialidad impone que el uso de la marca sea cumplido respecto de los productos o servicios para los que la marca haya sido registrada y que, además, se haga precisamente a título de marca (art. 81 LPI).

La legitimación activa para entablar la acción de cancelación es muy amplia, pudiendo ejercitarla cualquier persona que ostente interés legítimo (art. 106 LPI). La carga de la prueba del uso -o de las causas justificativas de su falta- corresponde al propio titular de la marca (art. 108 LPI) (la inversión de la carga de la prueba se justifica porque «es en manos del titular de la marca que sostiene su uso y utilización donde reside la prueba positiva fácil, contundente y accesible para aquél (facturas, catálogos, testimonios de comerciantes adquirentes, etc...), en tanto que sobre quien alega el no uso pesa y gravita la dificultad siempre inherente a toda prueba negativa, y que puede resultar de imposible acreditación», STS de 30 de octubre de 1986).

La caducidad no puede ser declarada si existen motivos justificados para la falta de uso o cuando se haya pagado la tasa anual de rehabilitación.

Motivos justificados y no justificados del no uso:

La ley solo establece como motivos justificados aquellos que se sustenten en hechos o circunstancia ajenos a la voluntad del titular de la marca y este no hubiese podido evitar o remediar

No se consideran motivos justificados:

a. La insuficiencia de recursos económicos o técnicos para realizar la actividad productiva o comercial

b. La insuficiencia de demanda para el producto o servicio.

LA REHABILITACIÓN.

La rehabilitación es una figura propia de Honduras, mediante la cual, el titular de una marca, puede impedir su cancelación por no uso, mediante el pago anual de una tasa que se denomina tasa de rehabilitación.

Esta figura es contraria a la propia esencia de la marca, en tanto que la función primordial de esta, es distinguir productos o servicios en el mercado para evitar confusión del consumidor. Al permitir el no uso de la marca vía rehabilitación, la marca no cumple su

86 Artículo 106 LPI

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función principal y por lo tanto, tampoco debería ser obstáculo para que una marca similar pueda ser registrada para los mismos productos o servicios.

Las causas de caducidad del registro de la marca son las siguientes:

A) Expiración de su vida legal sin renovación. La marca es caducada ex officio si no es renovada una vez finalizado su período de vigencia. La falta de renovación puede obedecer a diferentes hechos: a) solicitud de renovación sin cumplimiento de los requisitos formales exigibles; b) presentación extemporánea de la solicitud de renovación; c) falta de subsanación en plazo de las irregularidades observadas en el procedimiento de renovación.

B) Vaciamiento o vulgarización de la marca (83.6 LPI).La caducidad de la marca por esta causa tiene lugar por virtud de la concurrencia de dos requisitos. Objetivamente, la marca resulta vulgarizada cuando ésta se ha convertido en la designación usual del producto o servicio tanto para los competidores como para los adquirentes o usuarios del sector. Subjetivamente, el vaciamiento de la fuerza distintiva de la marca debe obedecer a la actividad (que, por ejemplo, se ha utilizado normalmente junto con una segunda marca) o inactividad del titular (que se muestra omisivo o tolerante ante el riesgo de vulgarización).

C) Susceptibilidad de inducción al error (83.9 LPI).La caducidad de la marca por inducir al público a error exige la concurrencia de dos circunstancias: a) una de índole objetiva: la marca deviene signo engañoso sobre la naturaleza, calidad, características o procedencia geográfica de los productos o servicios para los que está registrada; b) otra de tipo subjetivo: el riesgo de engaño ha de ser consecuencia del uso de la marca por su titular (que, v. gr., no ha desplegado las suficientes medidas de publicidad aclaratorias) o por un tercero con su consentimiento (por ejemplo, el licenciatario no asentado en la zona geográfica referida en la marca).

2. Renuncia al derecho de marcaLa marca puede ser libremente renunciada por su titular excepto si sobre ella existen derechos reales, embargos o licencias registrados o esté entablada acción reivindicatoria y no consta el consentimiento de los respectivos titulares o, en su caso, demandantes (art. 109 LPI). La cancelación de la marca sólo alcanza a los productos o servicios respecto de los cuales haya sido expresamente renunciada.

3. Nulidad de la marcaSi el registro de la marca hubiese sido practicado en contravención de los art’s. 83, 84 y 127 reformado de la LPI, o el registro se hubiera solicitado de mala fe, cabe ejercitar acción de nulidad contra el registro, y con carácter imprescriptible en los casos del artículo 83 y 127 de la LPI. La nulidad de la marca registrada no podrá ser declarada si hubiera desaparecido la causa de nulidad y, en especial, cuando el signo usado como marca hubiera adquirido, como consecuencia de su uso, carácter distintivo respecto de los productos o servicios para los cuales esté registrada (art. 105 párrafo segundo LPI).El registro de la marca puede ser anulado por haberse contravenido el art. 84 LPI, en estos casos, el régimen de prescripción de la acción se ajusta al de la denominada prescripción por tolerancia: dentro de los cinco (5) años contados desde la fecha del registro impugnado

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o dentro de los tres (3) años posteriores a la fecha en que se inició el uso del signo distintivo, aplicándose el plazo que expire mas tarde, salvo que el registro se hubiera solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción es imprescriptible (art. 105 párrafo cuarto LPI).Si la nulidad es parcial (se declara sólo respecto de parte de los productos o servicios para los que la marca fue registrada), la cancelación se ciñe a los de la clase que corresponda. La declaración de nulidad, en cualquier caso, tiene eficacia retroactiva, si bien relativa porque se detiene frente a las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y se hubieran ejecutado antes de la declaración de nulidad, y frente a los contratos que, concluidos antes de la declaración de nulidad, hubieren sido ejecutados con anterioridad a la misma. En cualquiera de ambos casos puede instarse indemnización de daños y perjuicios si el titular de la marca anulada hubiera actuado de mala fe.

4. Especialidades de las marcas colectivas y de garantíaSin perjuicio de lo dispuesto genéricamente para la nulidad o caducidad de las marcas, las que fueran colectivas o de garantía cuentan con ciertas especialidades en orden a su declaración de nulidad o caducidad. Su nulidad se declarará, también, por contravención de lo dispuesto en su régimen específico (art. 117 LPI). Su nulidad procede ante alguna de las siguientes causas: a) que haya sido registrada en contravención de los artículos 83, 84 y 111 de la LPI; b) Que el reglamento de empleo sea contrario a la moral o al orden público y a las buenas costumbres, c) Que durante mas de un año la marca sea usada solo por su titular; d) Que el titular use o permita el uso de la marca en contravención al reglamento.

La nulidad o cancelación de marcas colectivas o de garantía no convierte su signo constitutivo en res nullius apropiable por cualquiera, hasta transcurridos dos años a contar desde la nulidad o la cancelación de su registro y siempre que se trate de registrarla para productos idénticos o similares (art. 83.10 LPI).

Capítulo 18Otros Signos Distintivos

LAS MARCAS COLECTIVAS87

La legislación sobre propiedad intelectual88 de muchos países contiene disposiciones relativas a la protección de las marcas colectivas. Las marcas colectivas se definen comúnmente como signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva. El propietario de la misma puede ser una asociación de la que son miembros esas empresas o cualquier otra entidad, ya sea una institución pública o una cooperativa.

El propietario de la marca colectiva es el responsable de garantizar que sus miembros cumplan ciertas normas (generalmente incorporadas en los reglamentos de uso de marcas

87 Artículos 110-117 LPI.

88 Documento obtenido en sitio OMPI. http://www.wipo.int/about-ip/es/

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colectivas). Así pues, la función de la marca colectiva es informar al público acerca de ciertas características del producto para el que se utiliza dicha marca. La mayor parte de los países exigen que cualquier solicitud de marca colectiva venga acompañada de una copia del reglamento que rige el uso de dicha marca.

Las marcas colectivas se utilizan a menudo para promocionar productos característicos de una región. En esos casos, la creación de una marca colectiva no sólo ayuda a comercializar estos productos dentro y, en ocasiones, fuera del país, sino que proporciona un marco para la cooperación entre los productores locales. De hecho, la creación de una marca colectiva debe acompañarse del desarrollo de ciertas normas y criterios y de una estrategia común. En ese sentido, las marcas colectivas pueden convertirse en un poderoso instrumento de desarrollo local.

Cabe mencionar, por ejemplo, los productos que poseen ciertas características derivadas de la región en que se producen y relacionadas con las condiciones históricas, culturales y sociales de esa región. El uso de las marcas colectivas puede servir para plasmar estas características y favorecer la comercialización de los productos en cuestión, en beneficio de todos los productores.

Por lo tanto, las asociaciones de PYME pueden registrar marcas colectivas con vistas a comercializar conjuntamente los productos de un grupo de PYME y mejorar así el reconocimiento de esos productos. Las marcas colectivas pueden utilizarse junto con la marca de fábrica de un producto determinado. De este modo las empresas pueden diferenciar sus propios productos de los de la competencia, al mismo tiempo que se benefician de la confianza de los consumidores en los productos o servicios que se ofrecen con esa marca colectiva.

Las marcas colectivas pueden ser, por tanto, instrumentos útiles que ayudan a las PYME a superar algunas de las desventajas asociadas a su pequeño tamaño o a su aislamiento en el mercado.

NOMBRE COMERCIAL89

Nombre comercial es todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Su configuración se rige por el principio de libertad de elección, de forma que, entre otros signos, pueden constituir nombres comerciales: los nombres patronímicos y las razones o denominaciones sociales; las denominaciones de fantasía; las alusivas al objeto de la actividad empresarial; los anagramas, logotipos, imágenes, figuras y dibujos y cualquier combinación entre ellos. No es necesario que el nombre comercial coincida con el nombre civil del empresario o con su razón o denominación social.

El derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere por su registro (118 LPI). Conforme al art. 8 CUP, el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión

89 Artículos 118-120 LPI.

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de París sin obligación de depósito o de registro, lo que constituye norma interna en el país. Consecuentemente, su registro no puede ser sino un medio potestativo de enervar la necesidad de prueba de su uso que, en otro caso, compete al usuario del nombre comercial para obtener protección. El nombre comercial confiere a su titular el derecho a su uso exclusivo en el tráfico económico en términos análogos a los propios del derecho de marca. El nombre comercial usado sin registro puede ser protegido a través de las normas sobre Competencia Desleal.

EXPRESIONES O SEÑALES DE PROPAGANDA 90

Normalmente, está figura, está constituida por lo que el argot popular se les denomina lemas, el cual puede estar constituido de toda leyenda, frase, combinación de palabras, diseño grabado y que tenga como objetivo primordial el atraer la atención de los consumidores o usuarios de determinado producto, servicio, empresa o establecimiento comercial.

Goza de protección por diez años, pero tiene una particularidad, su existencia depende, según el caso, de la marca o nombre comercial a que haga referencia. Si se extingue la marca o nombre comercial, también se extinguirá la expresión o señal de propaganda.

RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO91

Rótulo es un signo distintivo? Creo que no debería tener protección, pues en nuestro medio, el rotulo es el elemento material que incorpora el nombre comercial o denominación de un establecimiento (incluyendo sus diseños), o donde se publicita cualquier otro signo distintivo, pero per se, no debe considerársele al rótulo como signo distintivo.

INDICACIONES GEOGRÁFICAS92

¿Qué es una indicación geográfica?

Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción, y están sometidos a factores locales específicos como el clima y el terreno. El hecho de que un signo desempeñe la función de indicación geográfica depende de la legislación nacional y de la percepción que tengan de ese signo los consumidores. Las indicaciones geográficas pueden utilizarse para una amplia gama de productos agrícolas como, por ejemplo, "Toscana" para el aceite de oliva producido en esa región italiana (indicación geográfica protegida, por ejemplo, en Italia, en




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virtud de la Ley Nº 169 de 5 de febrero de 1992), o "Roquefort" para el queso producido en Francia (indicación protegida, por ejemplo, en la Unión Europea, en virtud del Reglamento CE Nº 2081/92, y en los Estados Unidos, en virtud del registro de la marca de certificación US Nº 571.798).

¿Se utilizan las indicaciones geográficas únicamente para productos agrícolas?

La utilización de las indicaciones geográficas no se limita a los productos agrícolas. Pueden asimismo servir para destacar las cualidades específicas de un producto que sean consecuencia de factores humanos propios del lugar de origen de los productos, tales como unos conocimientos y tradiciones de fabricación concretos. El lugar de origen puede ser un pueblo o una ciudad, una región o un país. Un ejemplo es el término "Switzerland" (Suiza) o "Swiss" (suizo), considerado como indicación geográfica en numerosos países para productos fabricados en Suiza y, en particular, para relojes.

DENOMINACIONES DE ORIGEN

Las denominaciones geográficas son nombres de un país, región, comarca o localidad -o un término con representación ideológica de los mismos- que, por su conexión con la extracción, crianza o cultivo y elaboración de ciertos productos, llegan a tener importancia económica y competitiva en el mercado. Existen dos tipos de denominaciones geográficas: las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. Sobre la base común de indicar la procedencia geográfica del producto, su principal diferencia estriba en la información que las primeras facilitan sobre las calidades y características del producto conectadas esencial e intrínsecamente con el medio geográfico; indicador éste del que carecen las segundas (art. 2.1 Arreglo de Lisboa de 31 de octubre de 1955, STC 211/1990, de 20 de diciembre). La denominación de origen es, pues, en sentido propio, una denominación geográfica con valor de mercado fundado en su vinculación con productos que proceden del área geográfica referida y cuyas características de calidad derivan exclusiva o predominantemente del medio geográfico en el que se extraen, crían, cultivan o producen.

La titularidad de la denominación de origen corresponde a la Administración Pública. Ésta reconoce la condición de usuarios a quienes acrediten cumplir las condiciones y requisitos precisos para ser tales según el «Reglamento de la Denominación», quedando inscritos en el correspondiente Registro. La protección dispensada por la denominación de origen se traduce en la reserva de su uso exclusivo a favor de los operadores económicos (artesanos, transformadores, productores u otros) establecidos en la zona geográfica correspondiente y que se sometan a las condiciones de uso de la denominación, según su Reglamento. Su régimen legal está constituido, en el ámbito comunitario, por los Reglamentos CE núm. 2081/1992, de 14 de julio, y CE núm. 1493/1999, de 17 de mayo, entre otros; en el ámbito nacional, por la Ley del vino (Ley 25/1970, de 2 de diciembre) y el RD 1573/1985, de 1 de agosto, además de múltiples disposiciones sectoriales. Junto a ellas, y dada la colaboración interestatal precisa para la protección de las denominaciones de origen, tienen destacado papel los Tratados o Convenios bilaterales.

¿Qué función tiene una indicación geográfica?

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Una indicación geográfica hace referencia al lugar o región de producción que determina las cualidades específicas del producto originario de dicho lugar o región. Es importante que las cualidades y la reputación del producto sean atribuibles a dicho lugar. Habida cuenta de que dichas cualidades dependen del lugar de producción, cabe hablar de "vínculo" específico entre los productos y su lugar de producción original.

¿Por qué hay que proteger las indicaciones geográficas?

Los consumidores perciben las indicaciones geográficas como indicadores del origen y de la calidad de los productos. Muchas indicaciones geográficas han adquirido una reputación que, de no ser adecuadamente protegida, podría ser desvirtuada por empresas deshonestas. La utilización deshonesta de indicaciones geográficas por terceros no autorizados es perjudicial para los consumidores y los productores legítimos. Induce a engaño a los consumidores, que creen estar comprando un producto genuino con cualidades y características específicas, cuando en realidad se trata de una imitación sin valor. Perjudica asimismo a los productores, que pierden una parte importante de sus ganancias y ven mermada la reputación de sus productos.

¿Cuál es la diferencia entre una indicación geográfica y una marca?

Una marca es un signo que utiliza una empresa para distinguir sus propios bienes y servicios de los de sus competidores. La marca confiere a su titular el derecho de impedir a terceros la utilización de la misma. Una indicación geográfica indica a los consumidores que un producto procede de cierto lugar y posee ciertas características derivadas de dicho lugar de producción. La indicación geográfica puede ser utilizada por todos los productores que fabrican sus productos en el lugar designado por la indicación geográfica y cuyos productos comparten las cualidades típicas de su lugar de origen.

¿Cómo se protegen las indicaciones geográficas?

Las indicaciones geográficas se protegen de conformidad con las legislaciones nacionales y en virtud de una amplia gama de conceptos, como las leyes contra la competencia desleal, las leyes de protección del consumidor, las leyes para la protección de las marcas de certificación o leyes especiales para la protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen. En resumen: las partes no autorizadas no deben utilizar las indicaciones geográficas si dicha utilización puede inducir a error en relación con el verdadero origen del producto. Las sanciones aplicables van desde mandamientos judiciales que prohíben la utilización no autorizada, a casos extremos como penas de prisión, pasando por el pago de daños y perjuicios y multas.

¿Cómo se protegen las indicaciones geográficas en el plano internacional?

Varios tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) estipulan la protección de las indicaciones geográficas, especialmente el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. Asimismo, los artículos 22 a 24 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de

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Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) se ocupan de la protección internacional de las indicaciones geográficas en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

¿En qué consiste una indicación geográfica "genérica"?

Un término geográfico que se utiliza para designar un tipo de producto en lugar de utilizarse para indicar el lugar de procedencia del mismo deja de desempeñar la función de indicación geográfica. Cuando esta situación perdura durante un período considerable en un país determinado, los consumidores pueden llegar a identificar un término geográfico que designaba anteriormente el origen del producto (por ejemplo "Mostaza de Dijon" para designar un tipo de mostaza procedente de la ciudad francesa de Dijon) con un cierto tipo de mostaza, independientemente de su lugar de producción.

¿Cuál es la función de la OMPI en la protección de las indicaciones geográficas?

La OMPI administra varios tratados internacionales que se ocupan en parte o totalmente de la protección de las indicaciones geográficas (véase, especialmente, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional). Por otro lado, y por medio de la labor del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, compuesto por representantes de los Estados miembros y de otras organizaciones interesadas, la OMPI intenta hallar nuevos medios para mejorar la protección internacional de las indicaciones geográficas.

MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas gozan de protección en la mayoría de los países contra los signos que se consideren reproducción, imitación o traducción de dichas marcas, siempre y cuando corran el riesgo de crear confusión en el sector pertinente del público.

Las marcas notoriamente conocidas están habitualmente protegidas, independientemente de que estén registradas, respecto de productos y servicios que sean idénticos, o similares hasta el punto de crear confusión, a los que constituyen la base de su reputación. En muchos países, bajo determinadas condiciones, también están protegidas en el caso de productos y servicios que sean diferentes. Cabe observar que, a pesar de que no existe una definición exhaustiva y de común acuerdo sobre lo que constituye una "marca notoriamente conocida", los países pueden aprovechar las Recomendaciones conjuntas de la OMPI sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

La protección de las marcas notoriamente conocidas:Numerosos países protegen las marcas notoriamente conocidas que no estén registradas de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el Acuerdo sobre los

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http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/pdf/pub833.pdf

http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/pdf/pub833.pdf


ADPIC). En consecuencia, no solamente las grandes empresas, sino también las PYME tienen la oportunidad de alcanzar una buena reputación entre sus clientes de manera tal que sus marcas sean reconocidas como notoriamente conocidas y adquieran la protección sin solicitar su registro. No obstante, es recomendable solicitar el registro de las marcas, teniendo en cuenta que muchos países prevén la protección ampliada contra la dilución de las marcas notoriamente conocidas y registradas (Artículo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC), es decir, en el caso de que la reputación de la marca quede menoscabada por el uso no autorizado de dicha marca por otros.En ese mismo sentido la legislación hondureña, establece en el artículo 84.4. LPI que no podrán ser registrados como marcas, los signos que constituyan la reproducción total o parcial, imitación, la traducción o la trascripción de un signo distintivo usado en Honduras, que sea notoriamente conocido por el público o por los círculos empresariales del país, cualesquiera sean los productos o servicios a los cuales se aplique, cuando su uso sea susceptible de crear confusión o un riesgo de asociación con la marca notoriamente conocida.No obstante lo anterior, el titular de una marca notoriamente conocida, solo podrá obtener indemnización de daños y perjuicios si su marca está debidamente registrada, lo anterior al tenor del artículo 163 penúltimo párrafo LPI que establece: “Quien usare una marca sin tenerla registrada, no podrá obtener indemnización de daños y perjuicios por el uso que terceras personas hubiesen hecho de dicha marca durante el tiempo que ella (no)93 hubiese estado registrada.”

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA NOTORIEDAD (135 LPI)1. El grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente, la

duración, amplitud y la extensión geográfica de la utilización del signo dentro del país;

2. La promoción del signo dentro del país;3. La publicidad, presentación en ferias, exposiciones u otros eventos, del

establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;4. Antigüedad del registro del signo5. El ejercicio de acciones en defensa del signo y el reconocimiento por autoridad

nacional de su notoriedad6. El valor de la inversión efectuada para promover el signo distintivo7. No será condición para reconocer la notoriedad: 8. Que el signo esté registrado o en trámite de registro en el extranjero9. Que el signo haya sido usado o se esté usando en el extranjero10. Que el signo sea notoriamente conocido en el extranjero.

REIVINDICACIÓN DE LA MARCA

93 Existe un error de redacción, pues debe entenderse en la parte final de ese párrafo, que no podrá solicitarse indemnización, por el uso del signo por terceras personas, por

el tiempo que no hubiese estado registrado el mismo.

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ReivindicaciónLa pérdida de una marca por su titular registral puede producirse por efecto de la estimación de acción reivindicatoria de la propiedad sobre ella (art. 158 LPI). Ésta permite al perjudicado por la conducta contraria a la buena fe del solicitante o titular registral de una marca reivindicar su propiedad, subrogándose en la prioridad y demás derechos del solicitante o titular de la marca. El reivindicante ha de probar que el titular registral de la marca (reivindicado) solicitó su registro con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual.La acción reivindicatoria puede ser ejercitada antes de la concesión de la marca (durante el procedimiento de registro) o bien en el plazo máximo de los cinco (5) años siguientes a la fecha de la concesión, o bien, dos (2) años, desde que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme al art. 158 LPI. La estimación de la acción reivindicatoria extingue las licencias y demás derechos de terceros inscritos en el Registro de Marcas por vía de consecuencia.

Capítulo 19Los Derechos de Autor y Derechos Conexos

EL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS94

¿Qué es el derecho de autor?

El derecho de autor es un término jurídico que describe los derechos concedidos a los creadores por sus obras literarias y artísticas.

¿Qué abarca el derecho de autor?

El tipo de obras que abarca el derecho de autor incluye: obras literarias como novelas, poemas, obras de teatro, documentos de referencia, periódicos y programas informáticos; bases de datos; películas, composiciones musicales y coreografías; obras artísticas como pinturas, dibujos, fotografías y escultura; obras arquitectónicas; publicidad, mapas y dibujos técnicos.

¿Qué derechos confiere el derecho de autor?

Los creadores originales de obras protegidas por el derecho de autor y sus herederos gozan de ciertos derechos básicos. Detentan el derecho exclusivo de utilizar o autorizar a terceros a que utilicen la obra en condiciones convenidas de común acuerdo. El creador de una obra puede prohibir u autorizar:


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su reproducción bajo distintas formas, tales como la publicación impresa y la grabación sonora;

su interpretación o ejecución pública, por ejemplo, en una obra de teatro o musical; su grabación, por ejemplo, en discos compactos, casetes o cintas de vídeo; su transmisión, por radio, cable o satélite; su traducción a otros idiomas, o su adaptación, como en el caso de una novela

adaptada para un guión.

Muchas obras creativas protegidas por el derecho de autor requieren una gran distribución, comunicación e inversión financiera para ser divulgadas (por ejemplo, las publicaciones, las grabaciones sonoras y las películas); por consiguiente, los creadores suelen vender los derechos sobre sus obras a particulares o empresas más capaces de comercializar sus obras, por el pago de un importe. Estos importes suelen depender del uso real que se haga de las obras y por ello se denominan regalías.

Estos derechos patrimoniales tienen una duración, estipulada en los tratados pertinentes de la OMPI, de 50 años tras la muerte del autor. Las distintas legislaciones nacionales pueden fijar plazos más largos95. Este plazo de protección permite tanto a los creadores como a sus herederos sacar provecho financiero de la obra durante un período de tiempo razonable. La protección por derecho de autor también incluye derechos morales que equivalen al derecho de reivindicar la autoría de una obra y al derecho de oponerse a modificaciones de la misma que pueden atentar contra la reputación del creador.

El creador, o el titular del derecho de autor de una obra, puede hacer valer sus derechos mediante recursos administrativos y en los tribunales, por ejemplo, ordenando el registro de un establecimiento para demostrar que en él se produce o almacena material confeccionado de manera ilícita, es decir, "pirateado", relacionado con la obra protegida. El titular del derecho de autor puede obtener mandamientos judiciales para detener tales actividades y solicitar una indemnización por pérdida de retribución financiera y reconocimiento.

¿Protege el derecho de autor las ideas, los métodos y los conceptos?

La protección por derecho de autor abarca únicamente las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí. Este principio queda confirmado en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor.

¿Cuáles son los derechos conexos al derecho de autor?

En los últimos 50 años, se ha expandido rápidamente el ámbito de los derechos conexos al derecho de autor. Estos derechos conexos han ido desarrollándose en torno a las obras

95 La legislación hondureña establece un plazo de 75 años

75

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/index.html


protegidas por el derecho de autor y conceden derechos similares, aunque a menudo más limitados y de más corta duración, a:

los artistas intérpretes o ejecutantes (tales como los actores y los músicos) respecto de sus interpretaciones o ejecuciones;

los productores de grabaciones sonoras (por ejemplo, las grabaciones en casetes y discos compactos) respecto de sus grabaciones;

los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y de televisión.

¿Por qué se protege el derecho de autor?

El derecho de autor y los derechos conexos son esenciales para la creatividad humana al ofrecer a los autores incentivos en forma de reconocimiento y recompensas económicas equitativas. Este sistema de derechos garantiza a los creadores la divulgación de sus obras sin temor a que se realicen copias no autorizadas o actos de piratería. A su vez, ello contribuye a facilitar el acceso y a intensificar el disfrute de la cultura, los conocimientos y el entretenimiento en todo el mundo.

¿Es necesario registrarse para estar protegido?

El derecho de autor como tal no depende de ningún procedimiento oficial. Se considera que, por su mera existencia, toda obra creada queda protegida por el derecho de autor. El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas establece que las obras literarias y artísticas quedan protegidas sin ninguna formalidad en los países parte en dicho Convenio. La OMPI no ofrece, pues, ningún sistema de registro para el derecho de autor.

No obstante, muchos países cuentan con una oficina nacional de derecho de autor y algunas legislaciones nacionales permiten el registro de obras, por ejemplo, con el propósito de identificar y distinguir los títulos de las obras. En algunos países, el registro también puede servir como prueba irrefutable ante un tribunal de justicia en el caso de controversias relacionadas con el derecho de autor.

En general, desde un punto de vista jurídico, pueden distinguirse dos clases de derechos inherentes al derecho de autor:

Derechos morales. Son derechos inalienables e intransmisibles que engloban principalmente el derecho a la paternidad de la obra (ser reconocido autor de una obra), el derecho a la integridad de la misma (impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella) y el derecho a decidir en qué forma se difundirá la obra. Del mismo modo, la ley española, ha decidido ampliar dichos derechos intransmisibles a otros de menor importancia, como el derecho a retirar la obra del mercado, o el derecho a acceder al ejemplar único o raro de la misma.

76

http://www.wipo.int/clea/es/index.html

http://www.wipo.int/news/en/links/addresses/cr/index.htm

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/index.html

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/index.html


Derechos patrimoniales. Son los derechos de explotación sobre la obra, generalmente con contenido económico. Se incluyen entre ellos los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición y transformación, aunque ésta clasificación no es numerus clausus ya que la práctica del sector incluye otros como el derecho de sincronización.

A diferencia de otras formas de propiedad, que se mantienen eternamente en el tiempo, pasando a lo largo de distintas personas, los derechos de propiedad intelectual tienen un límite temporal que dependerá del tipo de derecho (moral o patrimonial, de autor o conexo), aunque, por regla general, los derechos morales son perpetuos y los patrimoniales expiran, como mínimo y según el Convenio de Berna 50 años tras la muerte del autor, aunque la mayoría de los países de la Unión Europea, incluida España, han establecido un plazo de 70 años post mortem auctoris. Una vez transcurrido este plazo, la obra se considerará en el dominio público, siendo posible la libre utilización de la misma, siempre y cuando se respeten los derechos morales del autor, en particular el de reconocimiento de la autoría.

Son muchos, como la fundación GNU, los que piensan que el uso de este término es desafortunado, pues establece una similitud entre la propiedad sobre las cosas materiales y la propiedad sobre la cultura, el pensamiento o las ideas.

Capítulo 20Historia de los Derechos de Autor

HISTORIA

El concepto básico de la propiedad intelectual ya se menciona en el código de leyes Judías llamado Shulján Aruj. Allí se menciona en forma explícita por primera vez la prohibición "GNEVAT A DA'AT", contra el robo de ideas o conocimiento.

Históricamente, la propiedad intelectual no siempre ha sido reconocida. Grandes autores literarios del pasado que han sido acusados de plagio, sólo se limitaban a tomar un asunto de otro escritor con entera libertad de acuerdo a lo que se permitía en su tiempo. Sólo en la Inglaterra del siglo XVII comenzó a ser reconocido el copyright como un derecho inherente a la creación literaria, y por extensión a la creación de obras propias del intelecto. En el siglo XIX comenzó la internacionalización de los derechos de autor, creando una plataforma jurídica para el respeto de éstos en todos los países. Aun así, la difusión de Internet y la denominada "piratería" literaria y audiovisual han puesto en grave riesgo la protección de estos derechos.

RENACIMIENTO

La extensión de la imprenta de tipos móviles en la Europa Renacentista, y con ella de las nuevas ideas de erasmistas y reformadores cristianos, alarmó prontamente a la Iglesia Católica, los príncipes y las repúblicas del continente europeo. Estos utilizaron entonces la tradición legal que amparaba a los gremios urbanos feudales para controlar de modo efectivo lo publicado. El primer marco legal monopolístico era todavía un marco feudal

77

http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento

http://es.wikipedia.org/wiki/Pirater%C3%ADa_(legislaci%C3%B3n)

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet

http://es.wikipedia.org/wiki/Copyright

http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra

http://es.wikipedia.org/wiki/Shulj%C3%A1n_Aruj

http://es.wikipedia.org/wiki/GNU

http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_Berna


cuyos objetivos eran el control político de la naciente agenda pública, por lo que el autor no aparecía como sujeto de derechos, sino el impresor.

Ese control estatal (en parte delegado a la Iglesia y su Inquisición en el mundo católico), facilitó sin embargo la aparición de las primeras patentes. La primera de la que se tiene constancia es una patente de monopolio de la República de Venecia de 1491 a favor de Pietro di Ravena que aseguraba que sólo él mismo o los impresores que el dictaminase tenían derecho legal en el interior de la República a imprimir su obra "Fénix". La primera patente de este tipo en Alemania apareció en 1501 y en Inglaterra en 1518, siempre para obras concretas y siempre como gracia real de monopolio. Una práctica ésta, la de la concesión de monopolios reales bajo forma de patente, que las monarquías europeas fueron extendiendo en distintos ámbitos como forma de remuneración de sus colaboradores.

EL BARROCO

El siglo XVII conoció distintos intentos de regulación con el objeto de asegurar a los autores literarios una parte de las ganancias obtenidas por los impresores. Ese era el sentido por ejemplo de las disposiciones de 1627 de Felipe IV en España. Lo que movía a esta regulación es precisamente la ausencia de monopolio del autor respecto a la obra. Dado que cualquier impresor podía reeditar una obra cualquiera, el legislador buscaba mantener los incentivos del autor obligándole a compartir una parte de los beneficios obtenidos.

Pero el primer sistema legal de propiedad intelectual configurado como tal surgió en la Inglaterra Barroca. Es el llamado Statute of Anne (por el nombre del monarca en cuyo reinado se promulgó, Ana de Inglaterra) de 1710. La importancia de esta norma vino dada porque por primera vez aparecían las características propias del sistema de propiedad intelectual tal como se conocen actualmente:

Se presentaba como un sistema de incentivos a los autores motivado por las externalidades positivas generadas por su labor. De hecho su título completo era:

An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned

Establecía un sistema de monopolio temporal universal: 21 años para el autor de cualquier libro, ejecutable en los 14 años siguientes a su redacción.

El conflicto vino con los impresores, los cuales alegaban que una vez encargadas y recibidas las obras, los beneficiarios del monopolio deberían ser ellos y no el autor original. Nacía así el sustento de lo que más tarde sería la diferencia entre copyright y derechos de autor. Mientras el primero convierte la obra en una mercancía más haciendo plenamente transmisibles los privilegios otorgados por el monopolio legal, el segundo reservará derechos a los autores más allá incluso después de la venta.

LA ILUSTRACIÓN FRANCESA Y EL DEBATE SOBRE LA NATURALEZA DEL DERECHO

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http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor

http://es.wikipedia.org/wiki/Copyright

http://es.wikipedia.org/wiki/Externalidad

http://es.wikipedia.org/wiki/Ana_de_Inglaterra

http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_IV_de_Espa%C3%B1a

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Venecia

http://es.wikipedia.org/wiki/Patente


Con distintas formas y matices el sistema se extendía poco a poco por Europa. Dinamarca y Suecia tuvieron su primera legislación en 1741 y España en 1762, por ley otorgada por el rey Carlos III. Pero el debate sobre la naturaleza de estas patentes siguió abierto. Mientras el copyright tendía a homologar el privilegio con una forma más de propiedad, el derecho de autor requería una fundamentación que al final lo equiparase con un derecho natural, no nacido de una concesión real, sino directamente reclamable de forma evidente... lo cual, dado lo reciente de su aparición no era, ni mucho menos, una argumentación teórica fácil, como mostraba, por ejemplo, la Lettre sur le commerce des libres de Diderot.

LA ESCUELA DE SALAMANCA Y EL DERECHO NATURAL

Pronto surgieron las primeras críticas, aunque basadas todavía en la ya periclitada escolástica medieval. Partiendo del concepto de Santo Tomas de Aquino de la suidad, la escuela de Salamanca circunscribió a mediados del siglo XVIII la protección a lo que luego se llamarán derechos morales, atacando frontalmente la equiparación del privilegio real con una forma de propiedad, dado que sobre las ideas, conocimientos y conceptos no puede reivindicarse propiedad con independencia del estado, ni la transmisión llevarse a cabo como un juego de suma cero como sí ocurre con la propiedad de las cosas. Además, no siendo la propiedad un derecho natural, difícilmente podría argumentarse su universalidad.

El siglo XIX

Sin embargo la arrasadora expansión del capitalismo y la necesidad de incentivos para mantener el acelerado desarrollo tecnológico tras las guerras napoleónicas, consolidarían la lógica de la propiedad intelectual y extenderían las legislaciones protectoras.

De hecho, la propiedad intelectual estuvo históricamente supeditada en la práctica a las necesidades sociales de innovación. Cuando Eli Whitney inventó la desmotadora de algodón en 1794 a nadie -y mucho menos a él mismo- se le ocurrió plantear demandas a pesar de que la hubiera patentado. La desmotadora era un invento sencillo, que permitía reducir el precio del algodón drásticamente y convirtió a EE.UU. en la década de 1830 en el gran proveedor de las nacientes manufacturas textiles británicas. Y el algodón -hasta entonces equivalente al lino en precio y limitado por tanto a las clases altas- se transformó en un bien de consumo de masas de precio asequible. EE.UU. y Gran Bretaña pasaron, gracias a la industria de la manufactura algodonera, de ser países en desarrollo a ser países desarrollados.

Otro aspecto destacable fue la internacionalización espontánea de los pagos a los autores por parte de los editores. Al parecer, durante el siglo XIX los autores estadounidenses recibieron más pagos de los editores británicos que de los de su propio país, a pesar de que legalmente los privilegios eran estatales y no podían ser reclamados legalmente en otros países. Parece que, como vuelve a suceder hoy en día, la parte principal de los ingresos de una obra se producían en la primera edición, lo que incitaba a los editores británicos suficientemente a pagar por acceder a los contenidos antes que sus competidores, sin necesidad de que estos hicieran valer sus privilegios legales.

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http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a

http://es.wikipedia.org/wiki/Lino

http://es.wikipedia.org/wiki/EE.UU.

http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desmotadora_de_algod%C3%B3n&action=edit

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desmotadora_de_algod%C3%B3n&action=edit

http://es.wikipedia.org/wiki/Eli_Whitney

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_napole%C3%B3nicas

http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_natural

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derechos_morales&action=edit

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Salamanca

http://es.wikipedia.org/wiki/Suidad

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http://es.wikipedia.org/wiki/Diderot

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_natural

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_III_de_Espa%C3%B1a

http://es.wikipedia.org/wiki/1762

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a


http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca


A pesar de ello, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, convocada en 1886 por iniciativa de Victor Hugo -autor de los primeros éxitos de ventas internacionales- marcó un momento decisivo en la globalización del derecho de autor al obligar a la reciprocidad en el reconocimiento de derechos a los autores por parte de los países signatarios. Aunque eran originalmente tan sólo media docena y exclusivamente europeos (EE.UU. no se sumó hasta 1889) se sentaron las bases del panorama actual.

El siglo XX

El siglo XX fue el siglo del copyright, los derechos de autor y las patentes. Tras la convención de Berna se funda el BIRPI (Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle), actualmente hoy OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). Aparecen ya las primeras sociedades de derechos como la SAE (hoy SGAE) en 1898 y farmacéuticas y empresas tecnológicas consolidaron sobre el sistema de patentes su modelo de negocio. La segunda mitad del siglo, con el estallido industrial de la música popular y universalización del mercado audiovisual concentrado en EE.UU., llevaron a la formación de un gran mercado cultural mundial dependiente de la homologación internacional de la propiedad intelectual.

Categorías de la PI según OMPI

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la propiedad intelectual es un tipo de propiedad, esto significa que su propietario o titular puede disponer de ésta como le plazca y que ninguna otra persona física o jurídica podrá disponer legalmente de su propiedad sin su consentimiento. Naturalmente, el ejercicio de este derecho está sujeto a limitaciones.

Propiedad industrial: comprende las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de origen.

Derechos de Autor: que comprende las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas, las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, los dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, y los diseños arquitectónicos.

Derechos Conexos: comprende las interpretaciones o ejecuciones de los artistas, la producción de fonogramas y las actividades de los organismos de radiodifusión.

Propiedad Industrial

Al tratarse de un tipo de propiedad intelectual, ésta guarda una estrecha relación con creaciones del ingenio humano como las invenciones y los dibujos y modelos industriales. Las invenciones se constituyen como soluciones a problemas técnicos y los dibujos y modelos industriales son las creaciones estéticas que determinan la apariencia de productos industriales. Además, la propiedad industrial incluye las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, los nombres y designaciones comerciales, incluidas las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, y la protección contra la competencia desleal. Aquí, la característica de creación intelectual -aunque existente-, es menos prominente, pero lo que importa es que el objeto de la propiedad industrial consiste típicamente de

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http://es.wikipedia.org/wiki/SGAE

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Propiedad_Intelectual


http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BIRPI&action=edit

http://es.wikipedia.org/wiki/Patente

http://es.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo


http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_Berna



signos que transmiten una información a los consumidores, concretamente en lo que respecta a los productos y los servicios que se ofrecen en el mercado, y que la protección va dirigida contra el uso no autorizado de tales signos, lo cual es muy probable que induzca a los consumidores a error, y contra las prácticas engañosas en general.

Derechos de autor

Este guarda relación con las creaciones artísticas, como los poemas, las novelas, la música, las pinturas, las obras cinematográficas, etc. La expresión "derecho de autor" hace referencia al acto principal, respecto de las creaciones literarias y artísticas, que sólo puede ser ejecutado por el autor o bajo su consentimiento (derecho patrimonial). Ese acto es la producción de copias de la obra literaria o artística, como un libro, una pintura, una escultura, una fotografía, una película y más recientemente contenidos digitales. La segunda expresión, "derechos de autor" (o derechos de los autores), hace referencia a los derechos de la persona creadora de la obra artística, su autor, lo cual pone de relieve el hecho, reconocido en la mayor parte de las legislaciones, de que el autor tiene ciertos derechos específicos sobre su creación (derechos morales), por ejemplo, el derecho de impedir una reproducción distorsionada que sólo él puede ejercer, mientras que otros derechos, como el derecho de efectuar copias, lo pueden ejercer otras personas (derecho patrimonial concedido a un titular), por ejemplo, un editor que ha obtenido una licencia a tal fin del autor.

NOTA: No confundir PI con Patentes. Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Para que sea patentable, la invención debe satisfacer determinados requisitos.

La mera fotografía

Las denominadas por la Ley de la Propiedad Intelectual española, en su artículo 128, "meras fotografías", es decir, fotografías o imágenes análogas a la fotografía, cuando no hayan sido incorporadas a obras literarias o científicas, pueden ser distribuidas, reproducidas o explotadas por su autor hasta los 25 años. Este término se cuenta desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha de realización de la fotografía o reproducción. Obviamente no se menciona la propiedad moral de las fotografías, que se rige por su regulación específica y es inalienable e irrenunciable.

Críticas a la propiedad intelectual

Autores como Stephan Kinsella, Julio Cole, Alfredo Bullard o Enrique Pasquel sostienen que los derechos de propiedad intelectual no son necesarios para promover la creatividad y el avance científico e imponen costos muy altos para la sociedad. Por ejemplo, incentivan costosísimos litigios judiciales, desincentivan la creación de mayor conocimiento una vez que el creador tiene el monopolio del derecho de propiedad intelectual.

Capítulo 21

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http://www.enriquepasquel.com/

http://www.stephankinsella.com/ip/


Los Derechos de Autor y el Copyright

Derecho de autor96

El símbolo del copyright "©" es usado para indicar que una obra está sujeta al derecho de autor.

El Derecho de autor (del francés droit d'auteur) es un conjunto de normas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores (los derechos de autor), por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística o científica, tanto publicada o que todavía no se haya publicado.

En el Derecho anglosajón se utiliza la noción de copyright (traducido literalmente como derecho de copia) que, por lo general, comprende la parte patrimonial de los derechos de autor (derechos patrimoniales).

Una obra pasa al dominio público cuando los derechos patrimoniales han expirado. Esto sucede habitualmente trascurrido un plazo desde la muerte del autor (post mortem auctoris). Por ejemplo, en el derecho europeo, 70 años desde la muerte del autor. Dicha obra entonces puede ser utilizada en forma libre, respetando los derechos morales.

Derecho de autor y Copyright

El derecho de autor y copyright constituyen dos concepciones sobre la propiedad literaria y artística. El primero proviene de la familia del Derecho continental, particularmente del Derecho francés, mientras que el segundo proviene del Derecho anglosajón (o common law).

El derecho de autor se basa en la idea de un derecho personal del autor, fundado en una forma de identidad entre el autor y su creación. El derecho moral está constituido como emanación de la persona del autor: reconoce que la obra es expresión de la persona del autor y así se le protege. La protección del copyright se limita estrictamente a la obra, sin considerar atributos morales del autor en relación con su obra, excepto la paternidad; no lo considera como un autor propiamente tal, pero tiene derechos que determinan las modalidades de utilización de una obra

96 U.S. Copyright Office: Material preparado por el gobierno de los Estados Unidos de América.

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http://es.wikipedia.org/wiki/Autor

http://es.wikipedia.org/wiki/Common_law

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http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_anglosaj%C3%B3n

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http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte


http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_patrimoniales


http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia

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http://es.wikipedia.org/wiki/Ley

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica

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http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor#s.C3.ADmbolos%23s.C3.ADmbolos

http://www.copyright.gov/circs/circ1-espanol.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Copyright.svg


Antecedentes históricos

Aunque en la antigüedad es posible encontrar incipientes ideas acerca de un derecho sobre las obras intelectuales, no es hasta la aparición de la imprenta, que permitió la distribución y copia masiva de las obras, cuando surge la necesidad de proteger las obras no como objetos materiales, sino como fuentes de propiedad intelectual. Formalmente se sitúa el nacimiento del derecho de autor y del copyright durante el siglo XVIII.

En la Inglaterra del siglo XVIII los editores de obras (los libreros) argumentaban la existencia de un derecho a perpetuidad a controlar la copia de los libros que habían adquirido de los autores. Dicho derecho implicaba que nadie más podía imprimir copias de los obras sobre las cuales tuvieran el copyright (traducido literalmente como derecho de copia).

El Estatuto de la Reina Ana, aprobado por el parlamento inglés en 1710, fue la primera norma sobre copyright de la historia. Esta ley establecía que todas la obras publicadas recibirían un plazo de copyright de 14 años, renovable por una vez si el autor se mantenía con vida (o, sea, un máximo de 28 años de protección). Mientras que todas las obras publicadas antes de 1710 recibirían un plazo único de 21 años a contar de esa fecha. Sin embargo, el dominio público en el derecho anglosajón sólo nació en 1774, tras el caso Donaldson contra Beckett en que se discutió la existencia del copyright a perpetuidad (la Cámara de los Lores resolvió 22 votos a 11 en contra de esa idea).

Estados Unidos incorporó los principios sentados en Inglaterra sobre el copyright. Así la Constitución de 1787, en el artículo I, sección 8, cláusula 8 (la cláusula del progreso) permite establecer en favor de los autores "derechos sobre la propiedad creativa" por tiempo limitado. En 1790, el Congreso de Estados Unidos promulgó la primera Copyright Act (Ley sobre copyright), creando un sistema federal de copyright y protegiéndolo por un plazo de catorce años, renovable por igual término si el autor estaba vivo a su vencimiento (o, sea, un máximo de 28 años de protección). Si no existía renovación, su obra pasaba al dominio público.

Mientras, en Estados Unidos, el copyright se convirtió en un derecho de propiedad comerciable, en Francia y Alemania se desarrolló el derecho de autor, bajo la idea de expresión única del autor. En esa línea, el filósofo alemán Kant decía que "una obra de arte no puede separarse de su autor".

En Francia en 1777, Beaumarchais (autor de la comedia El Barbero de Sevilla) junto a otros dramaturgos, fundó la primera organización para promover el reconocimiento de los derechos de los autores. Pero hubo que esperar al final de la Revolución Francesa para que la Asamblea Nacional aprobara la primera Loi du droit d'auteur (Ley de derecho de autor) en 1791.

Evolución del copyright

En 1790, la obras protegidas por la Copyright Act de Estados Unidos eran sólo los "mapas, cartas de navegación y libros" (no cubría las obras musicales o de arquitectura). Este

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http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica

http://es.wikipedia.org/wiki/Libro

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos



http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Francesa

http://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo

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http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre-Augustin_de_Beaumarchais




http://es.wikipedia.org/wiki/Kant

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http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_propiedad



http://es.wikipedia.org/wiki/Plazo

http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_Estados_Unidos



http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Estados_Unidos



http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_los_Lores







http://es.wikipedia.org/wiki/Ley

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica


http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento

http://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta


http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII


http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII

http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_intelectual


http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Antigua


copyright otorgaba al autor el derecho exclusivo a "publicar" las obras, por lo que sólo se violaba tal derecho si reimprimía la obra sin el permiso de su titular. Además, este derecho no se extendía a las "obras derivadas" (era un derecho exclusivo sobre la obra en particular), por lo que no impedía las traducciones o adaptaciones de dicho texto. Con los años, el titular del copyright obtuvo el derecho exclusivo a controlar cualquier "publicación" de su obra. Sus derechos se extendieron, de la obra en particular, a cualquier "obra derivada" que pudiera surgir en base a la "obra original".

Asimismo, el Congreso de Estados Unidos incrementó en 1831 el plazo inicial del copyright de 14 a 28 años (o sea, se llegó a un máximo de 42 años de protección) y en 1909 extendió el plazo de renovación de 14 a 28 años (obteniéndose un máximo de 56 años de protección). Y, a partir de los años 50, comenzó a extender los plazos existentes en forma habitual (1962, 1976 y 1998).

Símbolos

El símbolo ℗ (una letra "P" mayúscula ubicada dentro de un círculo) representa la reserva de los "derechos de autor sobre una grabación sonido" (música) y es la abreviatura para la palabra "fonógrafo" (phonograph en inglés) o registro fonográfico. Este símbolo hace referencia más directamente a la obra musical en sí grabada en un determinado disco, cassette, CD, etc., de hecho, es muy común verlo impreso en las contraportadas de los álbumes musicales.

Por otro lado, el símbolo © (una letra "C" mayúscula dentro de una circunferencia) hace referencia más propiamente al derecho de autor (copyright) sobre obras intelectuales de otra índole, como por ejemplo: libros, folletos, obras dramáticas, obras cinematográficas y audiovisuales; dibujos, pinturas etc.

La diferencia entre el significado de un símbolo y otro es muy tenue.

Campo de aplicación

La protección del derecho de autor abarca únicamente la expresión de un contenido, pero no las ideas. Para su nacimiento no necesita de ninguna formalidad, es decir, no requiere de la inscripción en un registro o el depósito de copias, los derechos de autor nacen con la creación de la obra.

Son objeto de protección las obras originales, del campo literario, artístico y científico, cualquiera que sea su forma de expresión, soporte o medio. Entre otras:

Libros, folletos y otros escritos; Obras dramáticas o dramático-musicales; Obras coreográficas y las pantomimas; Composiciones musicales con o sin letra; Obras musicales y otras grabaciones sonoras; Obras cinematográficas y otras obras audiovisuales; Obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía;

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http://es.wikipedia.org/wiki/Litograf%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Grabado

http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura


http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura

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http://es.wikipedia.org/wiki/Coreograf%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Drama




http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura

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http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lbum_musical

http://es.wikipedia.org/wiki/CD

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http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s

http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%B3grafo

http://es.wikipedia.org/wiki/Abreviatura


http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo

http://es.wikipedia.org/wiki/P

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo




http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950




http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_Estados_Unidos



Obras fotográficas; Ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la

topografía, a la arquitectura o a las ciencias; Programas informáticos. Entrevistas Páginas web

Hay varias categorías de materiales que generalmente no son elegibles para la protección de derecho de autor. Éstas incluyen entre otras:

Trabajos que no han sido fijados en una forma de expresión tangible. Por ejemplo: obras coreográficas que no han sido escritas o grabadas, o discursos improvisados o presentaciones que no han sido escritas o grabadas.

Títulos, nombres, frases cortas y lemas, símbolos o diseños familiares, meras variantes de decoración tipográfica, letras o colores; meras listas de ingredientes o contenidos.

Ideas, procedimientos, métodos, sistemas, procesos, conceptos, principios, descubrimientos, aparatos, como diferenciaciones de una descripción, explicación o ilustración.

Obras que consisten totalmente de información que es de conocimiento público y no representan un trabajo que tenga un autor original. (Por ejemplo: calendarios, tablas de peso y estatura, cintas métricas o reglas, y listas o tablas obtenidas de documentos públicos u otras fuentes de uso común).

Las leyes, reglamentos y demás normas. Se pueden publicar pero no dan exclusividad: otros pueden también publicar ediciones de las leyes. En los casos de obras como concordancias, correlaciones, comentarios y estudios comparativos de las leyes, sí pueden ser protegidas en lo que tengan de trabajo original del autor.

El titular de los derechos de autor goza de derechos exclusivos respecto de:

Reproducir la obra en copias o fonogramas. Preparar obras derivadas basadas en la obra. Distribuir copias o fonogramas de la obra al público vendiéndolas o haciendo otro

tipo de transferencias de propiedad tales como alquilar, arrendar o prestar dichas copias.

Presentar la obra públicamente, en el caso de obras literarias, musicales, dramáticas y coreográficas, pantomimas, películas y otras producciones audiovisuales.

Mostrar la obra públicamente, en el caso de obras literarias, musicales, dramáticas coreográficas, pantomimas, obras pictóricas, gráficas y esculturales, incluyendo imágenes individuales de películas u otras producciones audiovisuales.

En el caso de grabaciones sonoras, interpretar la obra públicamente a través de la transmisión audio digital.

La protección del derecho de autor existe desde que la obra es creada de una forma fijada. El derecho de autor sobre una obra creada se convierte inmediatamente en propiedad del autor que creó dicha obra. Sólo el autor o aquellos cuyo derechos derivan del autor pueden reclamar propiedad.

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http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web

http://es.wikipedia.org/wiki/Software



http://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Plano

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa


Los autores de una obra colectiva son co-dueños del derecho de autor de dicha obra a menos que haya un acuerdo que indique lo contrario.

El derecho de autor de cada contribución individual de una publicación periódica o en serie, o cualquier otra obra colectiva, existen a parte del derecho de autor de una obra colectiva en su totalidad y están conferidos inicialmente al autor de cada contribución. La mera posesión de un libro, manuscrito, pintura o cualquier otra copia o fonograma le otorga al dueño el derecho de autor.

Los menores de edad pueden reclamar derecho de autor, pero las leyes específicas pueden reglamentar cualquier transacción relacionada con este tema donde ellos sean parte.

Capítulo 23Clases de Derechos de Autor

Clases de derechos de autor

En tradición jurídica del Derecho continental se suele distinguir los siguientes derechos de autor:

Derechos patrimoniales: son aquellos que permiten de manera exclusiva la explotación de la obra hasta un plazo contado a partir de la muerte del último de los autores, posteriormente pasan a formar parte del dominio público pudiendo cualquier persona explotar la obra.

Derechos morales : son aquellos ligados al autor de manera permanente y son irrenunciables e imprescriptibles.

Derechos conexos: son aquellos que protegen a personas distintas al autor, como pueden ser los artistas, interpretes, traductores, editores, productores, etc.

Tratados internacionales

Artículos principales: Convención de Berna y Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor

En marzo del 2002 entró en vigencia el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y en mayo del 2002 el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT).

Ambos «Tratados de Internet» (como se les conoce) fueron acordados en 1996 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Actualizan y complementan el Convenio de Berna e introducen elementos de la sociedad digital. Tomó un total de 6 años (1996 - 2002) conseguir la ratificación de estos nuevos tratados por parte de 30 países, el mínimo exigido para su aplicación.

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http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional



http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_la_OMPI_sobre_Interpretaci%C3%B3n_o_Ejecuci%C3%B3n_y_Fonogramas

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_la_OMPI_sobre_Interpretaci%C3%B3n_o_Ejecuci%C3%B3n_y_Fonogramas

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_la_OMPI_sobre_Derecho_de_Autor


http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_la_OMPI_sobre_Derecho_de_Autor


http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_conexos



http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_patrimoniales

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_continental

http://es.wikipedia.org/wiki/Menor_de_edad


Referencias U.S. Copyright Office : Material preparado por el gobierno de los Estados Unidos.

Capítulo 24 La Gestión Colectiva

GESTIÓN COLECTIVA DEL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS97

El objetivo de este proyecto es hacer una breve reseña del amplio y complejo concepto de gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos. En ulteriores folletos se profundizarán más aspectos de esta gestión (como los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los sistemas de información sobre la gestión de derechos, los derechos de reproducción reprográficos, etc.).

Pero, para definir el concepto y exponer sus principales características, examinemos primero lo que entendemos por derecho de autor y derechos conexos.

¿Qué es el Derecho de Autor?

Cuando una persona crea una obra literaria, musical, científica o artística, pasa a ser titular de esa obra y es libre de decidir acerca de su uso. Incumbe, pues, a dicha persona (el "creador", o el "autor" o el "titular del derecho") lo que desea hacer con su obra. Puesto que, por ley, la obra está amparada por el derecho de autor desde el momento de su creación no es necesario proceder a trámite alguno, como el registro o depósito para obtener protección. Lo que se protege no son las ideas sino la forma en que se expresan esas ideas.

Por derecho de autor se entiende la protección jurídica que se otorga al titular del derecho de una obra original del que es autor. El derecho de autor comprende dos categorías principales de derechos: los derechos patrimoniales y los derechos morales.

Por derechos patrimoniales se entienden los derechos de reproducción, radiodifusión, interpretación y ejecución pública, adaptación, traducción, recitación pública, exposición pública, distribución, etc. Por derechos morales se entiende el derecho del autor a oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación de su obra que pueda ir en detrimento de su honor o reputación.

Ambas categorías de derecho son prerrogativa del creador. Por ejercicio de los derechos se entiende que el creador tiene derecho a utilizar la obra, o autorizar a terceros el uso de la misma, o a prohibir su uso. Por principio general, las obras protegidas por derecho de autor no pueden utilizarse sin previa autorización del titular del derecho. No obstante, según la legislación nacional de derecho de autor de que se trate, existen pequeñas excepciones a esta norma. En principio, el derecho de autor es un derecho vitalicio y no expira hasta pasados, por lo menos, 50 años desde la muerte del creador.


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http://www.copyright.gov/circs/circ1-espanol.html


Esos aspectos jurídicos se estipulan en una serie de convenios internacionales en los que son parte hoy la mayoría de los países. Tras adherirse a esos tratados, incumbe a los Estados miembros velar por que sus respectivas legislaciones nacionales estén en armonía con las normas internacionales en este ámbito.

En el plano internacional, los derechos patrimoniales y morales quedan estipulados en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, más conocido como "Convenio de Berna". Adoptado en 1886, ese Convenio ha sido objeto de varias revisiones a la par de la incidencia de las nuevas tecnologías en la protección que prevé. De la administración de ese Convenio se encarga la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), uno de los organismos internacionales especializados del sistema de las Naciones Unidas.

¿Qué se entiende por Protección de los Derechos Conexos?

Mientras que los derechos que abarca el derecho de autor se refieren a los autores, los "derechos conexos" se aplican a otras categorías de titulares de derechos, los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

Por derechos conexos se entienden los derechos que se conceden a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión en relación con sus interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y radiodifusiones.

A diferencia del derecho de autor, los derechos conexos se otorgan a los titulares que entran en la categoría de intermediarios en la producción, grabación o difusión de las obras. Su conexión con el derecho de autor se justifica habida cuenta de que las tres categorías de titulares de derechos conexos intervienen en el proceso de creación intelectual por cuanto prestan asistencia a los autores en la divulgación de sus obras al público. Los músicos interpretan las obras musicales de los compositores; los actores interpretan papeles en las obras de teatro escritas por los dramaturgos; y los productores de fonogramas o, lo que es lo mismo, "la industria de la grabación", graban y producen canciones y música escrita por autores y compositores, interpretada o cantada por artistas intérpretes o ejecutantes; los organismos de radiodifusión difunden obras y fonogramas en sus emisoras.

En el plano internacional los derechos conexos quedan estipulados en la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, más conocida como "Convención de Roma". Aprobada en 1961, esa Convención no ha sido objeto de revisión en ningún momento. De su administración se encargan en forma conjunta la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OMPI.

A su vez, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), de 1994, incluye o aborda esta protección internacional.

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Pero la protección en virtud del derecho de autor y los derechos conexos es también objeto de otros tratados internacionales; para más información a ese respecto, diríjase a la OMPI (en la dirección que figura en la última página).

¿Qué se entiende por Gestión Colectiva del Derecho de Autor y los Derechos Conexos?

Como ya se ha mencionado, el creador de una obra tiene derecho a autorizar o prohibir el uso de sus obras; un dramaturgo puede autorizar que su obra se ponga en escena sobre la base de una serie de condiciones previamente establecidas; un escritor puede negociar un contrato con una editorial para la publicación y distribución de su libro; y un compositor o músico puede autorizar la grabación de su obra o interpretación en disco compacto. Esos ejemplos ilustran la manera en que los titulares de derechos pueden ejercerlos de manera individual.

Por lo que respecta a ciertos tipos de utilización, es evidente que resulta prácticamente imposible llevar a cabo una gestión individual de los derechos. Los autores no tienen posibilidad de controlar todos los usos que se hacen de sus obras y, por ejemplo, no pueden ponerse en contacto con todas y cada una de las emisoras de radio o de televisión para negociar las autorizaciones necesarias para la utilización de sus obras y la remuneración que les corresponde. Por otro lado, tampoco es factible que los organismos de radiodifusión soliciten permisos específicos de cada autor a la hora de utilizar una obra protegida por derecho de autor. Cada año, una cadena de televisión difunde un promedio de 60.000 obras musicales; en teoría, habría que ponerse en contacto con cada uno de los titulares de derechos sobre esas obras para solicitar la debida autorización. Es evidente la imposibilidad material de gestionar esas actividades de forma individual, tanto para el titular de derechos como para el usuario; de ahí la necesidad de crear organizaciones de gestión colectiva cuyo cometido es el de ocuparse de los problemas que se plantean entre usuarios y titulares de derechos en esas esferas fundamentales.

Por gestión colectiva se entiende el ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos por intermedio de organizaciones que actúan en representación de los titulares de derechos, en defensa de sus intereses.

¿Por qué es necesaria la Gestión Colectiva del Derecho de Autor y los Derechos Conexos?

Los compositores, escritores, músicos, cantantes, artistas y todas las personas dotadas de actitudes creativas constituyen el patrimonio más valioso de la sociedad y, gracias a su ingenio creativo, enriquecen la esencia misma de nuestra vida cultural. Ahora bien, para fomentar su capacidad artística y estimular su creatividad, la sociedad debe ofrecer incentivos a esas personas, en particular, retribución a cambio de la autorización para utilizar sus obras.

Las organizaciones de gestión colectiva son un punto de enlace entre creadores y usuarios de obras protegidas por derecho de autor (por ejemplo, las emisoras de radio) ya que garantizan que los creadores reciban la debida retribución por el uso de sus obras.

¿Quién forma parte de las Organizaciones de Gestión Colectiva?

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Pueden ser miembros de las organizaciones de gestión colectiva todos los titulares de derecho de autor y derechos conexos, se trate de autores, compositores, editores, escritores, fotógrafos, músicos y artistas intérpretes o ejecutantes. Los organismos de radiodifusión son un caso aparte por cuanto se considera que entran en la categoría de usuarios aunque son titulares de determinados derechos sobre sus radiodifusiones. Al pasar a formar parte de una organización de gestión colectiva, los miembros tienen que proporcionar determinados datos personales y declarar las obras que hayan creado. Esa información se integra en los archivos de la organización de gestión colectiva a fin de facilitar la tarea de determinar el uso de que son objeto las obras y la retribución por el uso de las mismas, que debe efectuarse a los debidos titulares de derechos. Las obras declaradas por los miembros de la organización constituyen lo que se conoce como repertorio "nacional" o "local" (en contraposición al repertorio internacional en el que constan las obras gestionadas por las organizaciones de gestión colectiva en todo el mundo).

¿Cuáles son los Derechos que Comúnmente son Objeto de Gestión Colectiva?

Por lo general, las organizaciones de gestión colectiva se ocupan de los siguientes derechos:

· El derecho de representación y ejecución pública (la música que se interpreta y ejecuta en discotecas, restaurantes, y otros lugares públicos);

· El derecho de radiodifusión (interpretaciones o ejecuciones en directo y grabadas por radio y televisión);

· Los derechos de reproducción mecánica sobre las obras musicales (la reproducción de obras en disco compacto, cintas, discos, casetes, minidiscos u otras formas de grabación);

· Los derechos de representación y ejecución sobre las obras dramáticas (obras de teatro);

· El derecho de reproducción reprográfica sobre las obras literarias y musicales (fotocopiado);

· Los derechos conexos (los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas a obtener remuneración por la radiodifusión o la comunicación de fonogramas al público).

¿Qué viene a ser en la práctica La Gestión Colectiva?

En función de la categoría de obras de que se trate (música, literatura, obras dramáticas, producciones de "multimedios", etc.) existen distintos tipos de organizaciones de gestión colectiva o de grupos dependientes de esas organizaciones, a cada uno de los cuales incumbirá gestionar el derecho del que se trate.

Las organizaciones de gestión colectiva "tradicionales", que actúan en representación de sus miembros, negocian las tarifas y las condiciones de utilización con los usuarios, otorgan licencias y autorizaciones de uso, y recaudan y distribuyen las regalías. El titular del derecho no participa directamente en ninguna de esas tareas.

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Los centros de gestión de derechos ("clearance centers") otorgan a los usuarios licencias en función de las condiciones de utilización de las obras y las cláusulas de remuneración fijadas por cada miembro individual del Centro que sea titular de derechos (por ejemplo, en el campo de la reprografía, los autores de obras escritas como libros, revistas y publicaciones periódicas). En ese sentido, el Centro viene a ser un agente del titular de derechos a quién incumbe directamente la estipulación de las condiciones para el uso de sus obras.

Los "sistemas centralizados o de ventanilla única", son una especie de coalición de distintas organizaciones de gestión colectiva que ofrecen servicios centralizados y facilitan la rápida obtención de autorizaciones. Esas organizaciones están ganando terreno a medida que aumenta el número de producciones de "multimedios" (producciones que implican varios tipos de obras, incluido el uso de programas de computadora) para las que se necesitan muchas autorizaciones.

EN EL ÁMBITO DE LAS OBRAS MUSICALES (incluidas todas las modalidades: música moderna, jazz, música clásica, música sinfónica, "blues" y música pop, ya sea de carácter instrumental o vocal), la catalogación, la concesión de licencias y la distribución son los tres pilares en los que se apoya la gestión colectiva de los derechos de representación, y de ejecución y radiodifusión públicas.

La organización de gestión colectiva negocia con los usuarios (emisoras de radio o de televisión, discotecas, cines, restaurantes, etc.) o con los grupos de usuarios a fin de otorgarles la autorización para utilizar las obras protegidas por derecho de autor que forman parte de su repertorio a cambio de un pago con sujeción a determinadas condiciones. Sobre la base de la información archivada (información sobre los miembros y sobre sus obras) y los programas suministrados por los usuarios (por ejemplo, el registro de la música emitida por las emisoras de radio), la organización de gestión colectiva distribuye regalías a sus miembros con arreglo a las normas de distribución establecidas. Por lo general, de las regalías por derecho de autor se deduce un porcentaje para cubrir costos administrativos y, en determinados países, otro para actividades de promoción social y cultural. La suma que se distribuye entre los titulares de derecho de autor corresponde al uso de las obras y va acompañada de un desglose detallado de la utilización de las mismas. Esas actividades y operaciones se llevan a cabo con ayuda de sistemas informatizados especialmente concebidos con ese fin.

EN EL ÁMBITO DE LAS OBRAS DRAMÁTICAS (los guiones, los espectáculos de mímica, los ballet, las obras de teatro, las óperas y otros espectáculos musicales), la práctica de la gestión colectiva difiere en cierto modo, puesto que la organización de gestión colectiva actúa en calidad de agente representante de los autores y negocia un contrato general con los organismos que representan a los teatros, en el que se establecen las condiciones mínimas de explotación de las obras correspondientes.

Además, para la representación de la obra, se exige otra autorización del autor, para lo cual se concierta un contrato individual en el que se establecen las condiciones específicas del autor. A continuación, la organización de gestión colectiva notifica a los interesados que el

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autor en cuestión ha concedido su permiso y se encarga de recaudar la remuneración correspondiente.

EN EL ÁMBITO DE LAS OBRAS IMPRESAS (libros, revistas y otras publicaciones periódicas, diarios, informes y letras de canciones), la gestión colectiva se centra principalmente en la concesión del derecho de reproducción reprográfica, es decir, la autorización para que el material protegido pueda ser fotocopiado por entidades como bibliotecas, organizaciones públicas, universidades, escuelas y asociaciones de consumidores. En caso de que estén contempladas en determinadas convenciones internacionales, las legislaciones nacionales a veces incorporan acuerdos de licencias no voluntarias. En esos casos, se prevé que, para el ejercicio de un derecho de utilización de una obra a cambio de remuneración no se precisa el consentimiento previo del titular del derecho. Las organizaciones de gestión colectiva se encargan de administrar la remuneración. En el caso particular de la reproducción con fines de uso privado y personal, la legislación de algunos países contiene disposiciones específicas para la remuneración equitativa de los titulares de derechos sobre la base de un baremo que se aplica a la utilización del materia o fotocopias, o de ambos.

EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS CONEXOS, la legislación de algunos países prevé el derecho de remuneración de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas cuando las grabaciones sonoras comerciales se comunican al público o se utilizan para su radiodifusión. Las remuneraciones pagaderas por dichos usos se recaudan y distribuyen por medio de organizaciones conjuntas establecidas por los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas o por medio de organizaciones independientes, en función de las relaciones que mantengan estos últimos y de la situación jurídica del país.

¿Dónde llevan a cabo su Labor las Organizaciones de Gestión Colectiva?

La aplicación de las leyes nacionales que establecen los derechos sobre las obras literarias y artísticas y los objetos de derechos conexos tiene efecto únicamente dentro de los límites del país. De conformidad con el principio de trato nacional, estipulado en el Convenio de Berna a la vez que en la Convención de Roma, los titulares extranjeros de derechos deben ser objeto del mismo trato que los nacionales, en la mayoría de los casos. Las organizaciones de gestión colectiva respetan ese principio y, mediante acuerdos de representación recíproca, administran los repertorios extranjeros dentro de su territorio nacional, intercambian información y distribuyen las regalías a los titulares extranjeros de derechos.

Relaciones con las Organizaciones no Gubernamentales

Hoy existe una red mundial bien consolidada de organizaciones de gestión colectiva, de cuya representación se encargan con mucha eficacia organizaciones no gubernamentales como la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción (IFRRO), y en el plano europeo, la Asociación de Organizaciones Europeas de Artistas Intérpretes (AEPO), por sólo mencionar algunas.

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En el marco de sus actividades internacionales de cooperación para el desarrollo, la OMPI trabaja en estrecha colaboración con estas organizaciones, a las que vienen a añadirse otras como la Federación Internacional de Actores (FIA), la Federación Internacional de Músicos (FIM), la Federación Internacional de Productores de Fonogramas y Videogramas (IFPI), etc. A instancias de los países en desarrollo, se presta asistencia para establecer organizaciones de gestión colectiva y para consolidar las ya existentes, velando porque funcionen de la manera más eficaz en todos los aspectos, entre otros, a la hora de responder a los desafíos del entorno digital. Esas actividades se llevan a cabo en el marco del Programa de Cooperación para el Desarrollo de la OMPI.

Dimensiones socioeconómicas y culturales

La gestión colectiva es un valioso instrumento en el ámbito de la música y otras artes creativas. En un entorno en el que se protege adecuadamente el derecho de autor y los derechos conexos y que cuenta con un eficaz sistema para la gestión de esos derechos, los creadores encuentran verdaderos incentivos para desarrollar y explayar toda su creatividad artística. Es una coyuntura que alienta a los creadores a contribuir al desarrollo cultural, atrae inversiones extranjeras y, por lo general, permite que el público se beneficie de una amplia gama de obras artísticas. Es evidente que todos esos factores repercuten favorablemente en las economías nacionales; los sectores culturales representan cerca del 6% del producto nacional bruto de algunos países; una parte considerable de ese porcentaje procede de los ingresos por concepto de gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos.

Algunas organizaciones de gestión colectiva ofrecen asistencia social a sus miembros. Entre las prestaciones suele figurar la asistencia en el pago por la atención y el seguro médico, pensiones vitalicias tras la jubilación o alguna clase de ingresos garantizados cuyo monto se establece sobre la base de las regalías que se hayan pagado anteriormente.

Algunas organizaciones de gestión colectiva patrocinan actividades culturales a fin de promover el repertorio nacional de las obras, tanto en el plano nacional como en el extranjero. Por otra parte, participan en la organización de festivales de teatro, concursos musicales, representaciones de muestras del folclore nacional y antologías musicales, así como en otras actividades de ese tipo.

Habida cuenta de que la cobertura social y las actividades culturales de promoción no son funciones obligatorias, las organizaciones de gestión colectiva también pueden asumirlas introduciendo una deducción de las regalías recaudadas. Sin embargo, estas organizaciones no comparten el mismo punto de vista respecto de la deducción, cuyo monto no debería superar, según la CISAC, el 10 por ciento de los ingresos netos.

LA GESTIÓN COLECTIVA Y EL ENTORNO DIGITAL

Las obras protegidas por derecho de autor serán difundidas cada vez más en forma digital gracias a las redes mundiales como Internet. En ese sentido, será necesario adaptar la gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos por parte de las entidades públicas, semipúblicas y privadas a fin de aprovechar las ventajas y la eficacia que ofrecen

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las tecnologías de la información. Las oportunidades cada vez mayores que se ofrecen a los titulares de derechos en Internet y la presencia cada vez mayor de productos de "multimedios" influyen en las condiciones de la protección, el ejercicio y la gestión del derecho de autor y los derechos conexos, así como en la observancia de los mismos.

En el mundo virtual del nuevo milenio, la gestión de los derechos adquiere una nueva dimensión. En la actualidad, las obras protegidas se digitalizan, se cargan y se descargan, se copian y se distribuyen en Internet, a fin de enviarlas a cualquier lugar del mundo. Las posibilidades cada vez mayores que ofrece esta red, permiten el almacenamiento masivo y la distribución en línea de material protegido. Hoy ya es normal la posibilidad de descargar el contenido de un libro o de escuchar y grabar música procedente del ciberespacio. Las posibilidades son infinitas pero también son muchos los problemas que se plantean a los titulares, los usuarios y las organizaciones de gestión colectiva.

Muchas organizaciones de gestión colectiva cuentan con sistemas para el suministro en línea de información relacionada con la concesión de licencias para la explotación de varias categorías de obras y su contenido, la supervisión de la utilización de las obras y la recaudación y distribución de las remuneraciones correspondientes a las distintas categorías de obras dentro del entorno digital. Esos sistemas de información digital que funcionan sobre la base de sistemas y códigos numéricos incorporados en portadores digitales como los discos compactos y las películas, permiten obtener la adecuada identificación de las obras, de los titulares del derecho y de los soportes digitales, así como otros datos pertinentes. Es evidente la necesidad de contar con una protección jurídica adecuada a fin de impedir cualquier intento de eludir las medidas tecnológicas de protección y de garantizar que no se produzca ningún tipo de supresión o alteración de cualquiera de los elementos de los sistemas de información digital u otros.

En 1996, y con el fin de abordar los problemas planteados por la protección y la gestión del derecho de autor en la era digital, se concertaron dos tratados. Conocidos por el nombre de "Tratados Internet", el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (respectivamente, el WCT y el WPPT -véanse los folletos de información de la OMPI sobre dichos tratados) esos tratados abordan, entre otras cuestiones, las relacionadas con las obligaciones relativas a las medidas tecnológicas de protección y a la información sobre la gestión de derechos en el entorno digital, al tiempo que velan por la protección de los titulares de derechos de obras divulgadas por Internet; contienen también disposiciones en cuya virtud se exige a los legisladores nacionales que prevean la protección eficaz de las medidas tecnológicas, por ejemplo, prohibiendo la importación, la fabricación y la distribución de medios o materiales ilícitos que permitan eludir dichas medidas, así como los actos que vayan en perjuicio de los sistemas de información sobre la gestión de derechos.

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los bienes inmateriales - cambio generacional · web viewel resumen: comprenderá una síntesis de...

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