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Año XXXIV – Número 2967

Lima, 15 de marzo de 2017

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 275-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 110013103032201200136 01. Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Marcas mixtas: ICOLTES LTDA. TRANSPORTE SEGURO e ICOLTES LTDA. TURISMO ESPECIALIZADO. .................................................. 2

PROCESO 515-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 10038-2014. Referencia: Pago de regalías ........................................ 27

PROCESO 526-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 01541-2014-0-1801-JR-CA-26. Referencia: Signo OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT (mixto) y Marca y Nombre Comercial GARDEN HOTEL S.A. (denominativo) ........................................................................... 42

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 17 de febrero de 2017

Proceso: 275-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante: 110013103032201200136 01

Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Marcas mixtas: ICOL TES L TOA. TRANSPORTE SEGURO e ICOL TES L TDA. TURISMO ESPECIALIZADO.

Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

La Nota SECQT15-314 del 4 de junio de 2015, recibida en este Tribunal el 8 de junio del mismo año, procedente de la Embajada de Colombia en Quito y mediante la cual se remitió el Exhorto 002 y sus anexos librado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. de la República de Colombia, en donde solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 113 a 116 del Título V (diseños industriales), Título VI (marcas) y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y formula algunas preguntas con el fin de resolver el Proceso Interno 110013103032201200136 01; y,

El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: INVERSIONES COLOMBIANAS DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE CARGA L TDA­ICOL TES-L TOA-.

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Demandado: JOSÉ IGNACIO OVALLE CANASTO Y OTROS.

2. Hechos Relevantes:

2.1. INVERSIONES COLOMBIANAS DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE CARGA L TOA. - ICOL TES-L TOA. (en adelante ICOL TES), es titular de las marcas mixtas ICOL TES L TOA. TRANSPORTE SEGURO e ICOL TES L TOA. TURISMO ESPECIALIZADO, registrada bajo los Certificados 416067 y 421246, respectivamente, para proteger los siguientes servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional Niza: "Transporte especial de pasajeros" (Expedientes administrativos 1 O 056878, 1 O 066025).

'ICDLTES LTCa, TRansPORTE SEGUR0111

2.2. El 12 de marzo de 2012, ICOL TES presentó demanda mediante proceso ordinario en contra de los señores JOSE IGNACIO OVALLE CANASTO, MAURICIO OVALLE CANASTO, JAVIER OVALLE CANASTO, MARIA DE CARMEN TOVAR PATIÑO; en contra de la empresa LIDERTUR S.A. representada legalmente por Lida Constanza Chacón Orjuela {en adelante LIDERTUR); en contra de la empresa EXPRESO ALMIRANTE PADILLA S.A. representada legalmente por Nicolás de Jesús lsenia Urbaez (en adelante EXPRESO ALMIRANTE) y en contra de la empresa TRANSVIA TOUR L TOA. representada legalmente por Hubert Enrique Daza Guerra (en adelante TRANSVÍA).

2.3. El 18 de febrero de 2013, MAURICIO OVALLE CANASTO y JAVIER OVALLE CANASTO, actuando a través de apoderado especial, comparecieron al proceso a contestar la demanda y, asimismo, MARÍA DEL CARMEN TOVAR DE JIMÉNEZ presentó escrito de contestación el 12 de abril de 2013.

2.4. Igualmente concurrieron a contestar la demanda la empresa EXPRESO ALMIRANTE y la empresa LIDERTUR el 2 de abril de 2013.

2.5. El 8 de abril de 2014, el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá D.G., profirió sentencia en el proceso mediante la cual decidió lo siguiente:

u1. Denegar las pretensiones de la demanda.

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2. Condenar a la parte demandante a pagar las costas del proceso. Paraefectos de la respectiva liquidación, se fija como agencias en derechola suma de $5'000.000,00 M/cte.

3. Ordenar expedir a favor de las partes copia auténtica de esta decisiónmediante la respectiva reproducción del C.D. y del acta de estadiligencia para los fines pertinentes".

2.6. El apoderado de la parte demandante, en estrados, interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia. La apelación fue concedida en efecto devolutivo.

2.7. El 24 de marzo de 2015, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, resolvió librar exhorto al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que emita la respectiva Interpretación Prejudicial.

2.8. El 8 de junio de 2015, la Embajada de Colombia en Quito mediante Oficio SECQT15-314, remitió a este Tribunal el exhorto mencionado anteriormente.

3. Argumentos de la demanda presentados por ICOL TES:

3.1. Manifiesta que mediante Resolución 70899 del 21 de diciembre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia concedió el registro de la marca "ICOL TES L TOA TRANSPORTE SEGURO", al cual le correspondió el certificado 416067.

3.2. Igualmente afirma que mediante Resolución 19489 del 14 de abril de 2011 la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia le concedió el registro de la "marca mixta y diseño industrial de pintura" "ICOLTES LTDA.-TURISMO ESPECIALIZADO", al cual le correspondió el certificado 421246.

3.3. Señala que MAURICIO OVALLE CANASTO, JOSÉ IGNACIO OVALLE CANASTO y JAVIER OVALLE CANASTO, mientras laboraban en ICOL TES recibieron capacitación en todo lo relacionado con el uso de las marcas de la compañía.

3.4. Agrega que "( ... ) luego de ser desvinculados de la empresa los señores MAURICIO OVALLE CANASTO, JOSÉ IGNACIO OVALLE CANASTO y JAVIER OVALLE CANASTO, como conductores de vehlculos de turismo adscritos a ª/COL TES L TOA."; empezaron a ejercer trabajos de latonería y pintura a vehlculos de transporte especial de pasajeros, utilizando el diseño industrial en cortes de pintura, registrados legalmente par "/COL TES L TOA.� dichos vehículos se encuentran vinculados a las empresas de transporte LIDERTUR S.A., TRANSVIA TOURS S.A y EXPRESO ALMIRANTE PADILLA, al parecer con el auspicio de los propietarios de los automotores y directamente

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por las empresas afiladoras, las cuales ejercen control sobre su parque automotor"'.

3.5. Alega que la conducta de los demandados constituye un presunto acto de mala fe, porque según lo aduce, su ánimo fue utilizar fraudulenta e indebidamente "su diseño industrial", toda vez que los automotores en donde se colocan estos diseños son de modelo obsoleto y próximos a ser chatarrizados.

3.6. Sostiene además que la conducta de los demandados le ha generado a la empresa demandante perjuicios de lucro cesante y daño emergente, en la medida en que, al parecer, varios de estos vehículos por fallas mecánicas han ocasionado choques simples en accidentes de tránsito y, de esta manera, se ha generado confusión en los clientes, quienes asocian dichos automotores al servicio de ICOL TES.

3.7. Finalmente afirma que "El Good Will (reputación comercial) y la imagen comercial se ha visto afectada, pues los demandados han ocasionado distorsiones en el mercado transportador y turf stico".

4. Argumentos de la Contestación presentados por MAURICIOOVALLE CANASTO y JAVIER OVALLE CANASTO:

4.1. Se oponen a los hechos y pretensiones de la demanda, manifestando que no han vulnerado los derechos de propiedad industrial de la demandante, porque son simples conductores de vehículos de transporte público y nunca han ejercido la actividad de latonería y pintura. Además, no han tenido ni tienen vinculo alguno con empresas que adopten un nombre o lago similar a las marcas supuestamente vulneradas.

4.2. Aducen que no ha existido ningún acto de mala fe por parte de los demandados.

5. Argumentos de la Contestación presentados por EXPRESOALMIRANTE:

5.1. Se opone a la pretensión de reconocimiento de perjuicios, así como de lucro cesante y daño emergente, manifestando que la misma no tiene soporte probatorio para que pueda prosperar.

5.2. Afirma que los automotores que hacen parte de esta empresa, en ningún momento imitaron el diseño de la empresa demandante. Agrega que por el contrario, se tomaron los correctivos del caso en cuanto al diseño de

Aunque en la demanda se aluda a un diseño industrial, en el expediente no se evidencia la existencia de ningún diseño industrial como tal, de conformidad con su concepto y su estructura jurldica.

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los colores de la empresa EXPRESO ALMIRANTE y que se le envió a la demandante un bosquejo de los colores y logotipo de dicha empresa.

6. Argumentos de la Contestación presentados por LIDERTUR:

6.1. Aduce que la buena fe debe ser presumida y que no existe nexo causal entre el hecho y el daño.

6.2. Igualmente, señala que la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia no concedió el registro de un diseño industrial a la demandante, porque la misma sólo es titular de una marca mixta.

6.3. Agrega que la forma como se deben pintar los vehiculos se encuentra regulada en el Decreto 174 de 2001 y que, por lo tanto, las empresas que prestan el servicio de transporte guardan similitud en cuanto a la forma de los diseños plasmados en sus automotores.

6.4. Finalmente, aduce que la demandante no goza del goodwill y trayectoria en el mercado como lo afirma.

7. Argumentos de la Contestación presentados por MARÍA DELCARMÉN TOVAR:

7.1. Manifiesta que no ha infringido las marcas de la demandante porque sus vehículos de transporte escolar no se distinguen con signos idénticos o similares al signo de la empresa demandante.

7 .2. Expresa igualmente que las resoluciones que concedieron las marcas mixtas al demandante son posteriores a la fecha en que se pintaron los vehiculos.

7.3. Afirma también que la intención de su poderdante fue pintar los vehículos de conformidad con las previsiones del artículo 26 del Decreto 174 de 2001.

8.

8.1.

Solicitud de Interpretación Prejudicial

La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., que conoce en segunda instancia del proceso distinguido con el número de radicación 110013103032201200136 01 promovido en el presente asunto, decidió suspenderlo y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal con el fin de resolverlo, conforme lo dispuso en auto del 24 de marzo de 2015, anexo al Exhorto del 16 de abril de 2015 que a su vez libró y cuya documentación se remitió a este Tribunal a través de la Embajada de Colombia en Quito mediante Nota SECQT15-314 del 4 de junio de 2015.

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B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 113 a 116 del Título V (diseños industriales), Título VI (marcas) y articulo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán los artículos 113 y 115 para precisar el concepto y los requisitos que regulan la figura del diseño industrial; también se interpretarán los artículos 134 literales a), b) y g), 154 y 155 literales a) y d) del Titulo VI, ya que contienen disposiciones relativas a la protección de las marcas, así como el artículo 244 solicitado.

El articulo 116 de la misma Decisión se refiere al impedimento de registro de un diseño industrial con el fin de proteger la moral y el orden público, y como ningún punto de esta índole es objeto de discusión dentro del proceso, no procede la interpretación de dicha norma.

De oficio se interpretarán los artículos 238 de la misma normativa, 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 de su Estatuto. El primero porque se refiere a los parámetros que deben ser observados en relación con la legitimación activa en el marco de la acción por infracción; el segundo y tercero que se tratarán como cuestión previa, porque regulan aspectos relativos a la presentación de la solicitud de Interpretación Prejudicial2•

2 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.• ( . . . )"Articulo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurldico de la Comunidad Andina, podrán solicitar. directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal". (. .. ) Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.­(. . . ) "Articulo 123.- Consulta obligatoria De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurldico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal�. ( . . . ) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­(.. . ) Articulo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de lineas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. ( . . . )Articulo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.

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Además, el Tribunal consultante formula las preguntas que a continuación se transcriben, cuya necesidad es así sustentada en el auto del 24 de marzo de 2015 (fls. 141 y 142) "Por el carácter vinculante de la norma comunitaria y de su interpretación por parte del Tribunal Andino, menester es plantear la serie de interrogantes a fin de desatar el mérito del litigio a saber:

a) El registro de una marca mixta, como la de /coites Ltda. Turismo

Especializado en este asunto, a la luz del articulo 113 de la Decisión 486

de 2000, comprende un diseño industrial?

b) Teniendo en cuenta las regulaciones de los artlcu/os 113, 114 y 115 dela Decisión 486 de 2000, ¿qué se puede entender por "un diseño

Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a

dichas realizaciones. ( . . . ) Articulo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para

distinguir productos o se,vicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras;b) las imágenes, figuras, simbo/as, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,

emblemas y escudos;( ... )g) cualquier combinación de los signas o medios indicados en los apartados anteriores.( .. . ) Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( . .. ) a) aplicar o colocar la marca o un signa distintivo idéntico o semejante sobre productos para

los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para loscuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o

acondicionamientos de tales productos;( . . . ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera

productos o servicios, cuando tal usa pudiese causar confusión o un riesgo de asociacióncon el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos oservicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

( . .. ) Articulo 238.- El titular de un derecho protegida en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del Pals Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares ( .. . )Articulo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a las cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vezw. ( ... r.

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industrial nuevo", ¿cómo se acredita?, ¿en qué momento se concreta su reconocimiento? y ¿quién lo hace?

c) ¿La representación gráfica incluida en la marca mixta registrada por/coites Ltda., puede considerarse como un diseño industrial?

d) ¿Procede el registro de un diseño industrial para un servicia?"e) Puede decirse que la marca mixta registrada /coites Ltda. Turismo

Especializado, constituye una imagen corporativar.

Seguidamente por auto del 10 de abril de 2015 (fl. 143). la Sala Civil del

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. dispuso adicionar

las preguntas planteadas en el auto anterior con las siguientes:

�1. ¿Qué es una marca gráfica? 2. ¿Qué es imagen corporativa?3. ¿La empresa /coites Ltda., al obtener su registro de marca mixta, puede

utilizarla en el contorno de las carrocerías de los vehículos que hacenparte de su parque automotor?".

Las precitadas preguntas igualmente están insertas en el Exhorto 002

librado el 16 de abril de 2015 (fls. 5 y 6).

C. CUESTION PREVIA

1. La Interpretación Prejudicial. Su solicitud directa

1.1. Teniendo en cuenta que el Tribunal consultante remitió la solicitud de Interpretación Prejudicial en el presente asunto a través de la Embajada de Colombia en Quito, el Tribunal estima pertinente referirse previamente a las características de la Interpretación Prejudicial y la forma de solicitarla3

•

1.2. La figura de la Interpretación Prejudicial tiene las siguientes características:

Facultativa Obliaatoria Regulación: articulas 33 primer Regulación: artículos 33 segundo párrafo del Tratado de Creación párrafo del Tratado de Creación del del Tribunal de Justicia de la Tribual de Justicia de la Comunidad Comunidad Andina; 122 del Andina; 123 del Estatuto del Estatuto del Tribunal de Justicia Tribunal de Justicia de la de Comunidad Andina. Comunidad Andina. Solicitud facultativa: El juez de Solicitud obligatoria: El juez de ú instancia no está obligado a última instancia ordinaria está oblig solicitarla. solicitarla.

3 Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial 149-IP-2011 del 10 de mayo de 2012.

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Su aplicación es obligatoria: si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida si tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto. Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma pararecaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente: "La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a

constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurfdica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso".

Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud "no11 suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto.

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Su aplicación es obligatoria: Una vez expedida la interpretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto.

Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al 1 Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia.No es necesario que se haga pormedio de un exhorto o cualquierotra forma para recaudarinformación en el exterior; se puederequerir con un simple oficiodirigido al Tribunal de Justicia de laComunidad Andina.

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso.

Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso hasta tanto el juez reciba la interpretación prejudicial.

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De conformidad con lo anterior 1 Aunque la interpretación prejudicial es recomendable que el juez se puede solicitar en cualquier solicite la interpretación momento, es recomendable que se prejudicial en un momento haga cuando el juez tenga todos los procesal relativamente alejado elementos de juicio para resumir el de la sentencia. De todas marco fáctico y jurídico del litigio, maneras, debe tenerse en así como para realizar las cuenta que para hacer la preguntas que considere consulta debe contar con todos necesarias. elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

1.3. De conformidad con lo expresado en el anterior esquema, tanto en la Interpretación Prejudicial obligatoria como en la facultativa, el Juez Nacional puede acudir directamente al Tribunal sin necesitad de tramitar la solicitud a través de la vía diplomática, de exhorto o de carta rogatoria o de alguna otra autoridad. En consecuencia, la Sala Civil del TribunalSuperior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. puede solicitar directamentela Interpretación Prejudicial y se recomienda consultar las pautascontenidas en la "Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitudde Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales",disponible en la página web del Tribunal www.tribunalandino.org.ec.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción dederechos de propiedad industrial por usar o colocar un signo idéntico osimilar a una marca registrada. El sujeto pasivo y demás requisitos.

2. Las marcas mixtas y las normas que fijan parámetros para la operaciónde automotores.

3. El diseño industrial y su protección. Su pertinencia en el presente asunto.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción dederechos de propiedad industrial por usar o colocar un signoidéntico o similar a una marca registrada. El sujeto pasivo y demásrequisitos

El derecho al uso exclusivo de la marca

1.1. El Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:

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"El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente".

Consagra esta disposición el principio "registra!", de acuerdo con el cual "el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro".

1.2. Se afirma de derecho exclusivo, porque el registro de la marca le confiere a su titular la potestad de utilizarla o de explotarla comercialmente en relación con los productos o servicios que identifica, así como la facultad de impedir por regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De ahí que al titular de la marca se le reconozcan dos tipos de facultades:

1.2.1. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

1.2.2. Negativa (ius prohibendi): esta facultad envuelve dos aspectos de acuerdo a si se está en el campo registra! o en el campo del mercado.

a) En el campo registra!: el titular de la marca tiene lafacultad de impedir que terceros registren una marcaidéntica o similarmente confundible o asociable a la suya.

b) En el campo del mercado: el titular tiene la facultad deimpedir que terceros sin su consentimiento realicendeterminados actos con su marca.

Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a una marca registrada

1.3. Según se infiere de los hechos y pretensiones reunidos en el proceso materia de esta consulta, la parte demandante ICOL TES ejerció la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, pues se argumenta que los demandados JOSE IGNACIO OVALLE CANASTO, MAURICIO OVALLE CANASTO, JAVIER OVALLE CANASTO, MARIA DE CARMEN TOVAR PATIÑO, LIDERTUR S.A., EXPRESO ALMIRANTE y TRANSVIA TOUR vienen usando sin su autorización sus marcas mixtas ICOLTES LTDA TRASPORTE SEGURO e ICOL TES L TDA TURISMO ESPECIALIZADO, mediante la colocación y utilización de su signo en automotores que transitan en la ciudad, por lo cual el Tribunal abordará este tema siguiendo los precedentes jurisprudenciales sobre la materia4

•

4 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: la del 25 de febrero de 2016 dentro del Proceso 263-IP-2015; y la del 19 de mayo de 2016 en el Proceso 367-IP-2015.

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1.4. El Régimen Comunitario consagra la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, la cual se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a través de cuyo medio procesal se hace efectivo el ius prohibendi en el ámbito marcario y por lo tanto se investigan las conductas infractoras de estos derechos, que a su vez se encuentran contempladas en el artículo 155 ibídem.

1.5. En efecto, éste último determina las conductas infractoras en el ámbito del derecho de marcas, las cuales precisamente corresponden a aquellos actos que no pueden realizar los terceros sin el consentimiento del titular de la marca. En el caso particular, se investigan las conductas descritas en los literales a) y d) del artículo en mención, en las cuales se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, por un lado, identifique los mismos productos mediante la aplicación de un signo idéntico o similar y, por otro, que utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor respectivamente.

1.6. Por metodología, el Tribunal habrá de referirse en primer lugar a la conducta descrita en el literal d) de la norma en mención:

"Articulo 155

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

( ... )

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto decualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causarconfusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándosedel uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos sepresumirá que existe riesgo de confusión�.

( ... )".

1.7. Como puede apreciarse, la norma estructura como conducta infractora el que un tercero utilice en el comercio sin el consentimiento del titular de la respectiva marca, un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio identificado con la marca, bajo la condición de que tal uso pudiere generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Elementos para calificar la conducta contenida en la norma que se analiza (Lit d) Art 155 Decisión 486):

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1.8.

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1.7.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. Se debe tener en cuenta lo siguiente:

a) La conducta se califica mediante el verbo "usar". Estoquiere decir que se puede presentar a través de un amplioespectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice lamarca infringida: uso en publicidad, para identificar unaactividad mercantil, un establecimiento, entre otrasconductas.

b) La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir,en actividades que tengan que ver con el mercado, estoes, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

c) Prevé una protección más allá del principio deespecialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunqueel signo usado en el comercio se relacione con productoso servicios diferentes a los amparados por la marcavulnerada.

1. 7 .2. Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación.Para que se configure la conducta infractora de un tercero no autorizado, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se puedadar en el mercado5

.

1.7.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.

Desde luego, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o de asociación, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos mixtos6

.

Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

"El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica�. (Interpretación Prejudicíal de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008).

Se debe determinar cuál es el elemento predominante del signo mixto y tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: SI el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habrla riesgo de confus ión.

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1.9. Por otra parte, se debe analizar la conducta contemplada en el literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486:

"Articulo 155

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejantesobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre

SI el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a 1a distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. SI el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber:

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado.

En el presente asunto como el elemento denominativo es compuesto, esto es, conformado por dos o más palabras, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y su incidencia en ta distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

- Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o serviciosque ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productoso servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débilno tendria relevancia en el conjunto.Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas,descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichaspalabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.Analizar el grado de dlstlntividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos yaregistrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptituddistintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:- Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor

relevancia.- Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es

el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.- Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta

manera determinar la relevancia en el conjunto·.

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productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos".

Elementos para calificar la conducta contenida en la norma que se analiza (Lit a) Art. 155 Decisión 486):

1.9.1. El literal a} del Artículo 155 de la Decisión 486, previamente citado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:

a} Supuesto 1: Aplicar o colocar la marca o un signodistintivo idéntico o semejante sobre productos para loscuales se ha registrado la marca.

b} Supuesto 11: Aplicar o colocar la marca o un signodistintivo idéntico o semejante sobre productosvinculados a los servicios para los cuales esta se haregistrado.

La vinculación en este ámbito se refiere a los productos sobre los que recae el servicio o aquellos que se utilizan para su prestación. Como ejemplos de vinculación tendríamos los siguientes: si con ocasión del servicio de limpieza se coloca el signo sobre las escobas, traperos o demás productos para prestar el servicio; o si conocasión de la instalación de tapicería en cuero paraautos se coloca el signo sobre dicha tapicería o sobre elautomotor respectivo.

c} Supuesto 111: Aplicar o colocar la marca o un signodistintivo idéntico o semejante sobre los envases,envolturas, embalajes o acondicionamientos de talesproductos, es decir, de los mencionados en lossupuestos I y 11.

Como puede verse, a diferencia del literal d) del Articulo 155,

donde la acción recae sobre cualquier producto o servicio, los tres supuestos mencionados anteriormente tienen que ver con los mismos productos o servicios que ampara la marca registrada.

El siguiente cuadro resume los parámetros de operación de los supuestos 7:

El cuadro fue tomado de Interpretación Prejudicial del Proceso 367-IP-2015, anteriormente citada.

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b

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Sujeto Sujeto pasivo

Resumen del activo supuesto Es titular de Usa la marca Marca protegida

Supuesto una marca direétamente para productos que sobre los aplicada sobre

1 distingue mismos productos. productos. productos. Es titular de Usa la marca Marca protegida una marca sobre para servicios que productos aplicada sobre

Supuesto distingue vinculados a productos. 11 servicios. los servicios

que distingue la marca protegida.

Es titular de Usa la marca Marca protegida una marca sobre envases, para productos o que envolturas, servicios 1

distingue embalajes o aplicada sobre Supuesto productos o acondicionamie envases, 111 servicios. ntos de los envolturas,

productos embalajes o mencionados acondicionamien en los tos de supuestos I y 11. productos.

El Tribunal advierte que el literal objeto de interpretación no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado. De todas maneras, el Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes. En relación con lo primero, la acción de colocar el signo idéntico genera por sí misma el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que, en relación con los signos similares o semejantes, es necesario que se demuestre la existencia de riesgo de confusión o de asociación.

1.1 O. Ahora bien, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o de asociación en las dos conductas de infracción analizadas, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el signo supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos mixtos con parte denominativa compuesta8

•

e Se puede consultar la Interpretación Prejudicial del 21 de septiembre de 2016, en el Proceso 618-JP-2015.

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1.11. Como el Tribunal consultante solicita la interpretación del Artículo 244 de la citada Decisión 486, cuyo texto se refiere a la prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial y teniendo en cuenta de otra parte que, en el proceso se discute el tema de la legitimación pasiva de la acción, el Tribunal abordará estos dos puntos a continuación.

En cuanto a la prescripción

1.12. De acuerdo con lo establecido en el Articulo 244 citado, la acción por infracción de derechos de propiedad industrial tiene un término de prescripción de dos años, contado desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.

1.13. Por lo tanto, de lo estatuido en la norma sobre este fenómeno extintivo de la acción se desprende lo siguiente:

1.13.1. Como el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, dentro del proceso debe acreditarse o estar demostrada tal circunstancia, para poder comenzar a contar el término de prescripción y, por consiguiente, para establecer si este fenómeno se ha presentado dentro de determinado asunto.

1.13.2. De todos modos, el término de prescripción, objetivamente no puede superar el término de 5 años, desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso, por vía de ejemplo, de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que venciera dicho término.

En cuanto a la legitimación pasiva

1.14. El Articulo 238 de la Decisión 486 determina claramente los sujetos pasivos de la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial:

1.14.1. Cualquier persona que infrinja el derecho de propiedad industrial. Esto quiere decir que el sujeto pasivo es quien efectivamente vulnere el derecho de propiedad industrial, lo que implica demostrar la ocurrencia de la infracción.

1.14.2. Cualquier persona cuyos actos manifieste la inminencia de la infracción al derecho de propiedad industrial. Esto quiere decir que el sujeto pasivo también es quien realiza actos directamente encaminados a ejecutarla. Por Jo tanto, la inminencia supone que se deben demostrar los actos que racionalmente indiquen que se producirá la infracción.

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1.15. En el marco de lo mencionado, la conducta descrita en el literal d) del Artículo 155 no comporta una calificación especial del sujeto que usa en el comercio un signo idéntico o similar. En consecuencia, para incurrir en el supuesto contemplado, simplemente se debe calificar el "uso" en el comercio, de conformidad con las características arriba anotadas.

1.16. De acuerdo con lo expuesto, le corresponde establecer al Tribunal consultante si la acción fue ejercida en tiempo y analizar el presupuesto de la legitimación activa y pasiva frente a las partes vinculadas al proceso.

2. Las marcas mixtas y las normas que fijan parámetros para laoperación de automotores

2.1. En consideración a que la controversia informa de la presunta infracción de una marca mixta y como quiera que algunos de los demandados sostienen que pintaron sus vehículos siguiendo los parámetros del artículo 26 del Decreto 174 de 20019

, el Tribunal abordará el tema propuesto y contestará las preguntas formuladas por el Órgano consultante sobre este asunto.

2.2. El Articulo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de forma no exhaustiva enumera una serie de signos que podrían registrarse como marcas. Dentro de estos se encuentran los siguientes:

2.2.1. Los signos simples: son aquellos que están compuestos por un único medio de consolidación de su distintividad. Encontramos los siguientes:

a) Los denominativos (literal a) del artículo 134): sonaquellos compuestos por elementos escritos: letras,palabras, frases, expresiones, números, etc.

b) Los gráficos (literal b) del artículo 134): son aquelloscompuestos por elementos figurativos: imágenes,dibujos, símbolos, etc.

c) Los de color (literal e) del artículo 134): son aquelloscompuestos por un color delimitado por una forma, oaquellos que forman una combinación de colores.

d) Los tridimensionales (literal f) del artículo 134): sonaquellos compuestos por un cuerpo provisto devolumen; dentro de esta clase se ubican las formas delos productos, sus envases, envoltorios, relieves.

Artículo 26.- Colores distintivos. Los vehlculos deberán llevar los colores verdes y /o blanco distribuidos a lo largo y ancho de la carrocerla.

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e) Los sonoros (literal c) del artículo 134): son aquelloscompuestos por sonidos.

f) Los olfativos (literal c) del articulo 134): son aquelloscompuestos por olores.

2.2.2. Los signos complejos (literal g, articulo 134 ): son aquellos conformados por una combinación de dos o más simples. Dentro de estos se encuentran los mixtos, que son aquellos que combinan los denominativos y los gráficos. Este signo para el caso concreto es esencial, ya que la marca presuntamente vulnerada es de dicha naturaleza.

2.3. En cuanto a la pregunta formulada por el Tribunal consultante acerca de lo que debe entenderse por una marca gráfica, la misma queda respondida en la parte pertinente del tema que se acaba de desarrollar en consulta con la norma analizada, esto es, una marca gráfica se caracteriza por estar conformada por elementos figurativos, tales como imágenes, dibujos, símbolos, etc.

2.4. En cuanto a la pregunta sobre "¿ Qué es imagen corporativa?". la misma corresponde a un concepto empleado en el ámbito del mercadeo y la mercadotecnia, cuyo entendimiento sugiere "( ... ) el conjunto de cualidades que los consumidores y el mercado en general le atribuyen a una determinada compañía, es decir, es lo que la empresa significa para la sociedad, cómo se la percibe ( ... )"10

, en cuya proyección se considera que puede transmitir la construcción de unos valores, o entendida de forma similar como el conjunto de elementos utilizados por una empresa para penetrar y permanecer en la mente de los consumidores con el fin de posicionarse en el mercado11

.

2.5. La imagen corporativa se construye con la participación de múltiples aspectos, dentro los cuales se encuentran el manejo adecuado y posicionamiento de los derechos de Propiedad Intelectual: marcas, nombres comerciales, enseñas comerciales, patentes, derechos de autor, etc. Por lo tanto, los diferentes tipos de marcas reseñados anteriormente, podrían constituir la imagen corporativa.

2.6. En relación con pregunta acerca de si "¿La empresa lcoltes Ltda., al obtener su registro de marca mixta, puede utilizarla en el contorno de las carrocerías de los vehículos que hacen parte de su parque automotor?"

10

'1

Enlace http://www.definicionabc.com/comunicacion/imagen-corporativa.php. Para ahondar más en el concepto se puede consultar Mínguez Norberto, Un Marco Conceptual para la Imagen Corporativa. Disponible en httpJ/www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer08-13-minguez.pdf

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2.7. Ante todo, cabe observar que este Tribunal no tiene la facultad de resolver el caso concreto sino de analizar las normas y los temas en el contexto de la controversia que le corresponde resolver al juez de la causa, razón por la cual, traza los parámetros y pautas dentro de su análisis interpretativo que le permitirán a los Órganos Competentes resolver cada caso particular.

2.8. Conforme se precisó en el acápite 2 de la presente providencia, el titular de una marca, es decir, aquel que obtuvo el registro de la misma ante la autoridad nacional competente, tiene la facultad de explotarla, esto es, de ejercer actos de disposición sobre la misma, dentro de los cuales se encuentran los de usarla de múltiples maneras para distinguir sus productos o servicios en el mercado.

2.9. Dentro de los usos que pueden presentarse, se encuentra el de aplicar la marca sobre los productos, sus empaques, envoltorios o envases, así como sobre productos relacionados con la prestación del servicio. Por ejemplo, si se tiene inscrita una marca para amparar servicios de transporte, el uso de dicho signo distintivo se puede concretar al aplicarlo sobre los vehículos mediante los cuales se presta el servicio.

2.10. Por lo tanto, lógicamente el propio titular de una marca mixta puede colocarla o aplicarla sobre elementos, instrumentos o medios que le permitan prestar los servicios amparados con la misma.

2.11. Ahora bien, el caso particular nos conduce a realizar la siguiente pregunta: ¿qué ocurre cuando los colores que componen una marca mixta son de obligatorio uso por mandato de una norma expedida antes de su registro?

2.12. Estamos en el supuesto de que el titular de la marca mixta reivindicó los colores, ya que, si no lo hizo, dichos elementos no tendrían efecto alguno sobre el derecho exclusivo que ostenta.

2.13. En cambio, si se reivindicaron los colores cuyo uso es de obligatorio cumplimiento por un mandato normativo previo, la marca mixta en dicho aspecto sería considerada débil12 ; esto quiere decir que tendría que soportar que todos los comerciantes del rubro respectivo utilicen los colores reivindicados.

2.14. De conformidad con lo anterior, es· muy importante que se tenga en cuenta que el Decreto 174 se expidió en el 2001, atendiendo a que las marcas supuestamente infringidas se registraron en el 2011 y 2013.

12 Los signos débiles son aquellos que tienen un bajo grado de distintividad y, por lo tanto, tienen reducido nivel de oposición. Esto quiere decir que tienen que soportar la coexistencia de signos similares en los aspectos que generan la mencionada debilidad.

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3. El diseño industrial y su protección. Su pertinencia en el presenteasunto

3.1. Como en el procedimiento interno la empresa demandante argumenta que mediante el registro de la marca mixta ICOL TES L TDA TURISMO ESPECIALIZADO se le concedió también el diseño industrial de pintura "ICOL TES L TDA. TURISMO ESPECIALIZADO", se tratará el tema propuesto y se contestará las preguntas del consultante13

.

3.2. El Título V de la Decisión 486 (arts. 113 a 133), regula la figura del diseño industrial. El artículo 113 define el diseño industrial de la siguiente manera:

"Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de lineas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto".

3.3. De la anterior definición normativa es posible extraer las siguientes características de la figura del diseño industrial1 4

:

13

14

15

3.3.1. Finalidad estética (apariencia especial). La finalidad del diseño industrial es claramente estética, es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material, que le den la diseño unos rasgos propios ysingulares. 15

3.3.2. Visibilidad. Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación.

3.3.3. Recae sobre aspectos no técnicos. Las caracteristicas exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos, constituyen el objeto protegible por el diseño industrial.

3.3.4. Incorporación en un artículo utilitario. Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre

Sobre el Diseño Industrial se pueden consultar las Interpretaciones Prejudiciales del 11 de noviembre de 201 O en el proceso 87-IP-201 O; y la del 6 de julio de 2005 dentro del proceso 71-IP-2005. Sobre las caracteristicas de los Diseí'los Industriales se puede ver: Novena Sesión de la OMPI, titulada "Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas" Ginebra, octubre, 2002, Se pude ver la Interpretación Prejudicial 71-IP-2005 de 6 de julio de 2005.

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artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función, es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos. Esto quiere decir que el diseño industrial debe tener aplicación industrial; en esto se diferencia de las obras de arte.

Requisitos y efectos del registro

3.4. El derecho sobre un diseño industrial se adquiere con el registro ante la autoridad nacional competente. Esto quiere decir que el acto de registro es constitutivo del derecho, cuya duración será de diez (10) años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro (articulo 128 de la Decisión 486).

3.5. El requisito esencial para adquirir el registro de un diseño industrial es la novedad. De conformidad con el articulo 115 de la Decisión 486 un diseño industrial es nuevo si no hubiese sido conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada.

3.6. Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no sólo al país miembro en el que se solicitó el registro del diseño (criterio de novedad absoluta).

3.7. Si bien la Decisión 486 no extiende expresamente las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales, ya que la intención del legislador comunitario era separar las dos figuras, el Tribunal encuentra que las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, en lo que corresponda de conformidad con su naturaleza, serán aplicables a la figura del diseño industrial16

•

3.8. Lo mencionado es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección. del público consumidor de productos y servicios.

3.9. En consecuencia con lo anterior, no es registrable un diseño industrial que consista exclusivamente en formas usuales de los productos, ni tampoco si es confundible con otros signos distintivos previamente registrados o solicitados. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado.

3. 10. Además de ser relevante analizar el requisito de la novedad en los casosde diseños industriales solicitados a registro, también es necesario verificar que no se incurran, en lo que corresponda con su naturaleza,

16 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 195-IP-2013 de 20 de marzo de 2014.

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en las causales de irregistrabilidad determinadas en los artlculos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.11. El Tribunal consultante pregunta si "¿El registro de una marca mixta, como la de lcoltes Ltda. Turismo Especializado en este asunto, a la luz del artículo 113 de la Decisión 486 de 2000, comprende un diseño industrial?"

3.12. Teniendo en cuenta que el Tribunal no puede resolver el caso concreto, determinará ciertos parámetros generales que le permitirán al órgano Consultante resolver el asunto particular.

3.13. El registro de una marca no implica el registro de un diseño industrial. Las marcas y los diseños industriales son figuras de propiedad intelectual diferentes y, tal como se encuentra regulado en la normativa comunitaria andina, tienen plataformas jurídicas de adquisición diferenciadas.

3.14. No obstante, hay objetos que podrlan protegerse mediante una marca y un diseño industrial si se cumplen los parámetros jurldicos de una y otra figura. Esto ocurre con los cuerpos provistos de volumen, que bien podrían cumplir los requisitos para ser registrados como marcas tridimensionales y como diseño industrial, bajo el entendido que se tramiten y se cumplan los requisitos sustantivos y procesales para cada materia 17•

3.15. También pregunta el Tribunal consultante si "¿La representación gráfica incluida en la marca mixta registrada por lcoltes Ltda., puede considerarse como un diseño industrial?"

3.16. Teniendo en cuenta que, como ya se mencionó anteriormente, este Tribunal no puede resolver el caso concreto, determinará ciertos parámetros generales que le permitirán al Órgano Consultante resolver el asunto particular.

3.17. La representación gráfica de una marca mixta registrada no puede considerarse un diseño industrial. Para que existan derechos sobre un diseño industrial debe haberse obtenido el registro del mismo mediante un acto administrativo expedido por la oficina nacional competente.

3.18. Se pasa a resolver la siguiente pregunta formulada en los siguientes términos: "¿ Teniendo en cuenta las regulaciones de los artículos 113, 114 y 115 de la Decisión 486 de 2000, ¿qué se puede entender por un diseño industrial nuevo?, ¿Cómo se acredita?, ¿En qué momento se concreta su reconocimiento? y ¿Quién lo hace?"

17 Para ahondar en el tema de la superposición por parte de las diferentes figuras de propiedad industrial en relación con un mismo objeto, se puede consultar la Interpretación Prejudicial 18 de abril de 2012 dentro del proceso 115-IP-2011.

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3.19. El derecho sobre un diseño industrial se adquiere con el registro ante la autoridad nacional competente. Es decir, dicho acto de registro es el constitutivo de derechos. Además, tiene una duración de diez (1 O) años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud (Artículo 128 de la Decisión 486).

3.20. En principio, el diseñador es quien tiene derecho al registro, pero éste puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria (Artículo 114 de la Decisión 486).

3.21. El requisito esencial para adquirir el registro de un diseño industrial es la novedad (artículo 115 de la Decisión 486). Se acredita si el diseño no hubiese sido conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada. Esto lo tiene que analizar la autoridad nacional competente, para posteriormente decidir si concede o no el registro mediante un acto administrativo motivado.

3.22. Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no sólo al pais miembro en el que se solicitó el registro del diseño.

3.23. Seguidamente se pasa a atender por este Tribunal la otra pregunta del consultante acerca de si "¿Procede el registro de un diseño industrial para un servicio?"

3.24. Los diseños industriales no se registran para servicios. Para registrar los diseños industriales se utiliza la Clasificación Internacional de Niza para los Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locamo de 8 de octubre de 1968, con sus modificaciones vigentes (Artículo 127 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina).

3.25. En consecuencia con todo lo tratado en el presente acápite, se deberá determinar si en el asunto particular se discuten los derechos sobre un diseño industrial. Ya que, de no ser asi, las normas jurídicas sobre diseños industriales son inaplicables al resolver el caso particular.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 110013103032201200136 01, la que deberá adoptarse al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

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La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Lu�LJros MAGISTRADA

------ s Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO

Hugo Ra · z Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudi ial la Presidenta y el Secretario.

r)(� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

PRESIDENTA SECRETARIO

Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 17 de febrero de 2017

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Interpretación Prejudicial

Proceso

Asunto

Consultante Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú

Expediente interno del Consultante

Referencia

Magistrado Ponente

VISTOS

10038-2014

Pago de regalías

Hugo Ramiro Gómez Apac

El Oficio 249-2015-SCS-CS del 23 de septiembre de 2015, recibido vía Courier el 6 de octubre de 2015, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Literal i) del Articulo 2 y del Artículo 9 del Anexo I de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 10038-2014; y,

El Auto del 7 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante Agroindustrial Laredo S.A.A.

1

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Demandados

Proceso 515-IP-2015

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria Tribunal Fiscal

2. Hechos relevantes:

2.1. El 24 de diciembre de 1999, la empresa peruana Agroindustrial Laredo S.A.A. (en adelante, LAREDO) suscribió un contrato para mejorar la producción, calidad y eficiencia de los procedimientos necesarios para la producción de azúcar con la empresa colombiana Manuelita S.A. (en adelante, MANUELITA).

2.2. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (en adelante, la SUNAT) emitió a nombre de LAREDO las Resoluciones de Determinación 062-003-0000016 y 062062-003-0000017 por el pago de retención del impuesto a la renta de no domiciliados en el mes de noviembre de 2001 y por el impuesto a la renta del ejercicio 2001, respectivamente.

2.3. De otro lado, la SUNAT también emitió las Resoluciones de Multa 062-002-0000045, 062-002-0000054 y 062-002-0000055 por la presuntafalta de retención de remuneraciones y falta de información pertinenteen la declaración de renta, respectivamente.

2.4. LAREDO presentó reclamación contra las resoluciones precitadas. 1

2.5. Mediante Resolución 0650140000202 del 13 de mayo de 2004, la SUNAT declaró infundada la reclamación presentada.2

2.6. LAREDO interpuso recurso de apelación3 contra la Resolución 0650140000202 señalando lo siguiente:

El contrato que celebró con MANUELITA fue uno de prestación de servicios técnicos, y no de know how.

Si bien el contrato incluyó transferencia de tecnologfa, ello no significa que se haya producido transferencia de know how, ni que la naturaleza de la retribución se corresponda con la de una regaifa.

No obra en autos el referido escrito de reclamación.

De otro lado, el Articulo 135 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N9 135-99-EF, senala que la Resolución de Determinación, la Orden de Pago y la Resolución de Multa pueden ser objeto de reclamación.

2 No obra en autos la referida Resolución.

3 De la revisión de los documentos remitidos no es posible determinar la fecha de interposición del recurso de apelación.

2

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2.7. Mediante Resolución 00897-4-2008 del 23 de enero de 2008, el Tribunal Fiscal resolvió el recurso de apelación: i) confirmando la Resolución 0650140000202, respecto de la Resolución de Determinación Nº 062-003-0000016; y, ii) revocando la Resolución 0650140000202, respecto de la Resolución de Determinación 062062-003-0000017 y las Resoluciones de Multa 062-002-0000045, 062-002-0000054 y 062-002-0000055.

El Tribunal Fiscal, respecto de la Resolución de Determinación 062-003-0000016, consideró lo siguiente:

- Por contrato celebrado entre LAREDO y MANUELITA, esta últimase compromete a transferir a la primera los procedimientos yconocimientos técnicos no patentados que posee debido a suexperiencia en el negocio.

- La contraprestación recibida por MANUELITA constituye el pago deuna regalía conforme a los Artículos 2 y 9 de la Decisión 40. En talsentido, correspondía a LAREDO abonar al fisco un montoequivalente a la retención del impuesto a la renta de fuenteperuana:4

2.8. El 12 de mayo de 2008, LAREDO interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 00897-4-2008 en el extremo que el Tribunal Fiscal confirmó la Resolución 0650140000202, respecto de la Resolución de Determinación 062-003-0000016 y el 1 O de octubre de 2008 se admito dicha demanda.

2.9. El 3 de marzo de 2009, la SUNAT contestó la demanda presentada.

2.1 O. El 5 de marzo de 2009, el Tribunal Fiscal contestó la demanda presentada.

2.11. Mediante Resolución Número 19 del 15 de marzo de 2012, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo declaró fundada la demanda y, en consecuencia, declaró la nulidad de la Resolución 00897-4-2008, en el extremo que el Tribunal Fiscal confirmó la Resolución 0650140000202, respecto de la Resolución de Determinación Nº 062-003-0000016.

2.12. El 26 de junio de año 2012, el Tribunal Fiscal presentó recurso de apelación contra la Número 19 del 15 de marzo de 2012.

Conforme se desprende de la p�ina 1 O de la citada Resolución.

3

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2.13. Mediante Resolución del 25 de junio de 2013, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú confirmó la Resolución Número 19 del 15 de marzo de 2012.

2.14. El 16 de abril de 2014, el Tribunal Fiscal presentó recurso extraordinario de casación contra la Resolución del 25 de junio de 2013.

2.15. El 16 de abril de 2014, la SUNAT presentó recurso extraordinario de casación.

2.16. El 23 de septiembre de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial del Literal i) del Articulo 2 y del Artículo 9 del Anexo I de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en mérito a la Resolución de fecha 15 de junio de 2015.

3. Argumentos de la demanda de LAREDO:

3.1. MANUELITA no pactó la cesión de uso de ninguna patente, procedimiento o fórmula secreta de fabricación, ni de ningún sistema de comercialización o administración empresarial concebido como bien intangible o derecho para ser explotado por LAREDO; por el contrario, se comprometió a realizar actividades propias de un contrato de prestación de servicios, lo cual incluyó formular el plan estratégico de negocios, conseguir altos niveles de eficiencia en la producción y evaluar perfiles profesionales.

3.2. El Tribunal Fiscal no fundamentó el concepto de regalf a de conformidad con la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sino que utilizó el Artículo 27 de la Ley del Impuesto a la Renta del Perú.

3.3. Las regalías son rentas pasivas que se derivan de la puesta a disposición de una marca, patente o un intangible, lo cual no sucede en el presente caso. Los servicios prestados por MANUELITA consisten únicamente en brindar asesoría para mejorar el funcionamiento de LAREDO.

3.4. Las formulaciones y dosis; las normas desarrolladas e investigadas; el suministro de metodología; los formatos, procesos y métodos para llevar a cabo las cargas de trabajo; las gestiones de auditoría y cualquier otro resultado aportado por MANUELITA a la empresa LAREDO no se realizaron a través de la transferencia de conocimientos previamente adquiridos y patentados, sino que fueron el resultado del análisis e intervención sobre la situación actual de la empresa.

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3.5. El Tribunal Fiscal considera, erróneamente, que los pagos que hizo LAREDO a la empresa MANUELITA entre enero y noviembre de 2001 constituyeron regalf as y no retribuciones por servicios técnicos. Según el Tribunal Fiscal, como agente de retención, LAREDO debió retener el impuesto a la renta con la tasa de 30% sobre el íntegro (el 100%) de cada pago {régimen que correspondía a la regaifa) y no sobre el 70% de cada pago, como efectivamente lo hizo su empresa.

3.6. El contrato realizado con MANUELITA no es susceptible de ser gravado con el pago de impuestos a las regaifas, toda vez que las transferencias no se derivan de un contrato de know how, sino de un contrato de prestación de servicios técnicos, el cual tiene una reglamentación diferente.

3.7. Las sumas pagadas a la empresa MANUELITA no son constitutivas de regalías de acuerdo con la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sino que, por el contrario, son honorarios por servicios técnicos, gerenciales y administrativos con prestaciones claramente identificables. Por tal motivo, LAREDO solo efectuó las retenciones por el impuesto a la renta respecto a los honorarios por servicios prestados en el territorio nacional como lo indica el Articulo 14 de la Decisión 40.

4. Argumentos de la contestación de la SUNAT:

4.1. Desde una perspectiva tributaria, los contratos son fuente generadora de hechos imponibles; es decir, no son gravables en sí mismos sino por las operaciones o prestaciones que de ellos se deriven, independientemente de la denominación que se les asigne.

4.2. Al margen de su denominación, el contrato celebrado entre LAREDO y MANUELITA tiene por objetivo el derecho de uso de los conocimientos y métodos de la segunda, contando con la supervisión de su uso, más no con su intervención en el proceso de aplicación.

4.3. Al momento de realizar el contrato existía un vacío tanto en la norma internacional como en la nacional, respecto del término "asistencia técnica"; no obstante, ello no puede ser usado como un argumento de valor para dar un calificativo diferente a un contrato que implica realizar actividades propias del know how.

4.4. En el 2004, en la Ley de Impuesto a la Renta peruana se estableció la definición del término "asistencia técnica". Si bien debido a que dicha norma fue emitida posteriormente no es posible aplicarla al caso concreto, dicha definición permite concluir que el contrato analizado no constituye uno de asistencia técnica, pues en este último "el mismo prestador se compromete a utilizar sus habilidades mediante la aplicación de conocimientos especializados".

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5. Argumentos de la contestación del Tribunal Fiscal:

5.1. Al analizar el contrato, la empresa MANUELITA se comprometió a transferir a la demandante los procedimientos y conocimientos técnicos no patentados que posee, derivados de la experiencia en su negocio, motivo por el cual, no se está frente a un contrato de asistencia técnica sino frente a uno de know how.

5.2. Del análisis del contrato se concluye que MANUELIT A no se comprometió a ejecutar una labor bajo las directivas o instrucciones de LAREDO como sí ocurre en un verdadero contrato de prestación de servicios. Por el contrario, la empresa MANUELITA se comprometió a prestar servicios que implican la transmisión de conocimientos especializados a favor del recurrente, constituyéndose un contrato de know how conforme a lo regulado por los Artículos 2 y 9 del Anexo I de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En atención a ello, las regalías deben gravarse en el pals en el que se utilizan.

5.3. Respecto a la retención en la fuente, esta debe ser abonada al fisco cada mes como lo estipulan los plazos del Código Tributario peruano, independientemente de la fecha en que se realice el pago de estos montos a la empresa no domiciliada en el pafs.

6. Argumentos de la Sentencia de la Primera Instancia:

6.1 La doctrina señala que las diferencias existentes entre la asistencia técnica y el know how recaen en los conocimientos transferidos. Si bien en los dos tipos se trata de conocimientos técnicos, en el contrato de asistencia técnica no son secretos, mientras que en el segundo tipo de contrato los conocimientos son necesariamente secretos.

6.2 Asimismo, otro sector de la doctrina sostiene que en los contratos de asistencia técnica se permite el uso de conocimientos técnicos o especializados, pero con la obligación de hacer una obra para la otra parte y garantizando un resultado. Por el contrario, en los contratos de know how una parte se compromete a ceder el uso de conocimientos sin ejercer ningún tipo de vigilancia o control sobre su uso.

7. Argumentos del recurso de apelación del Tribunal Fiscal:

A partir del contrato suscrito entre LAREDO y MANUELITA surgió el compromiso de esta última de transferir a la demandante los procedimientos y conocimientos técnicos no patentados que posee debido a su experiencia en el negocio, por lo que la contraprestación recibida por MANUELITA constituye un pago de una regalía conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 de la Decisión 40.

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8. Argumentos del recurso de apelación de la SUNAT:

El objeto del contrato celebrado entre LAREDO y MANUELITA eratransmitir sus conocimientos técnicos relativos a actividadescomerciales o industriales, lo cual se configura como una regalf agravada con impuesto a la renta.

9. Argumentos de la Sentencia de la Segunda Instancia:

9.1 En el contrato de prestación de servicios técnicos se realizan actividades de apoyo tecnológico basadas en la amplia experiencia y conocimiento técnico de la empresa contratada, generándose una obligación de hacer y permitiendo que los conocimientos adquiridos puedan utilizarse aun después de la vigencia del contrato.

9.2 En cambio, un contrato de knaw how busca la protección de conocimientos no protegidos por la legislación de propiedad industrial a través de una obligación de dar que no posee una limitación temporal y que solo permite el uso de los conocimientos técnicos mientras se encuentre vigente el contrato.

9.3 La carga tributaria debe aplicarse a pagos realizados a una prestación de servicios y no al pago de una regalía.

9.4 En cuanto a la oportunidad del pago, esta debe darse a partir de la emisión de las facturas, por parte de la empresa no domiciliada.

1 O. Argumentos expuestos en casación por el Tribunal Fiscal:

10.1 Se vulnera lo previsto en la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al considerar que el contrato analizado es uno de servicios técnicos y no un contrato de regalías.

10.2 El ad quo y el ad quem aceptan que entre la empresa MANUELITA y LAREDO existe una transferencia de conocimiento técnico.

10.3 Los procedimientos de supervisión y revisión de la empresa MANUELITA solo buscan que sus conocimientos sean afectivamente transmitidos a la empresa LAREDO, sin generar ningún tipo de intervención en el proceso, pues la empresa transmisora no se encarga en ningún momento de la ejecución de los proyectos.

11. Argumentos expuestos en casación por la SUNAT:

11.1 La sentencia de 25 de junio de 2013, contiene un error in iudicando, debido a una mala interpretación del Artículo 14 de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

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11.2 Considerar que el contrato analizado es uno de locación de servicio vulnera el contenido de la Decisión 40, debido a que no aplica al caso concreto la contraprestación denominada regalf a, sino que, por el contrario, aplica la normatividad nacional en detrimento del derecho internacional comunitario.

B.

1.

2.

3.

c.

1.

5

6

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal i) del Artículo 2 y del Artículo 9 del Anexo I de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 5

Procede la interpretación solicitada por estar vinculada a la materia controvertida del caso; esto es, determinar si a partir del contrato celebrado entre LAREDO y MANUELITA se generaron pagos de regalías derivadas de la utilización de bienes intangibles.

De oficio, se interpretará el Artículo 14 de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena6, el cual versa sobre las rentas obtenidas por empresas que prestan servicios de asistencia técnica, toda vez que ello fue alegado por las partes en el proceso interno.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

La Decisión 40. Objeto y ámbito de aplicación.

Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.­

ANEXO I(... ) ·Articulo 2: Definiciones generales:

Para los efectos de este convenio y a menos que en el texto se indique otra cosa: ( ... ) i) El término "regaifa• se refiere a cualquier beneficio, valor o suma de dinero pagado por

el uso o por el privilegio de usar derechos de autor, patentes, dibujos o modelosindustriales, procedimientos o fórmulas exclusivas, marcas u otros bienes intangibles desimilar naturaleza.

( ... r

• Articulo 9: Regal/as derivadas de la utilización de patentes, marcas y tecnologlas

Las regallas derivadas de la utilización de marcas, patentes, conocimientos técnicos no patentados u otros bienes intangibles de similar naturaleza en el territorio de uno de los Palses Miembros sólo serán gravables en ese Pals Miembro.·

Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

·Art1cu/o 14: Empresas de Servicios Profesionales y Asistencia Técnica

Las rentas obtenidas por empresas de servicios profesionales y asistencia técnica serán gravables sólo en el Pals Miembro en cuyo territorio se prestaren tales servicios.•

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2. Definición de regalla en la Decisión 40. Regalías derivadas de la cesiónen uso de derechos de propiedad intelectual.

3. El Artículo 14 de la Decisión 40 y las empresas de serviciosprofesionales y asistencia técnica.

4. Respecto de la mención realizada por las partes al contrato de know

how en el proceso interno

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La Decisión 40. Objeto y ámbito de aplicación

1.1. Con el incremento del comercio internacional surgieron ciertas contingencias referidas a la falta de uniformidad normativa en temas de tributación. Esa falta de uniformidad originó diversos problemas. Uno de ellos es la "doble tributación", la cual se produce cuando hay un doble pago de tributos hechos por una misma persona respecto de una misma utilidad, beneficio o renta, a favor de distintas jurisdicciones.

1.2. Con el propósito de evitar la doble tributación, la Comisión del Acuerdo de Cartagena (actualmente, Comisión de la Comunidad Andina) emitió la Decisión 40 mediante la cual se aprobó el Convenio para evitar la doble tributación entre los palses miembros y el Convenio Tipo entre los países miembros y otros Estados ajenos para la celebración de acuerdos sobre doble tributación a la Subregión. Conforme a lo señalado en el Artfculo 1 del Anexo 1, de la Decisión 40 es aplicable a las personas domiciliadas en cualquiera de los palses miembros respecto de los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio7

•

2. Definición de regalía en la Decisión 40. Regaifas derivadas de lacesión en uso de derechos de propiedad intelectual

2.1. La definición de regalías se encuentra prevista en el Literal i) del

7

Artículo 2 del Anexo I de la Decisión 40, en los siguientes términos:

ªArticulo 2: Definiciones generales:

Para efectos de este convenio y a menos que en el texto se indique otra cosa:

( ... ) i) El término "regaifa" se refiere a cualquier beneficio, valor o suma

de dinero pagado por el uso o por el privilegio de usar derechos

Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.­

" Art/culo 1: Materia del Convenio

El presente convenio es aplicable a las personas domiciliadas en cualquiera de los Pafses Miembros respecto de los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. ( .. .)"

9

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t;

( ... )"

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de autor, patentes, dibujos o modelos industria/es, procedimientos o fórmulas exclusivas, marcas u otros bienes intangibles de similarnaturaleza.

2.2. Asimismo, en el Artículo 9 del Capitulo II del Anexo I de la Decisión 40 se encuentra regulada la forma en que se gravan las regalías derivadas de la utilización de bienes intangibles en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina:

"Articulo 9: Regaifas derivadas de la utilización de patentes, marcas y tecnologias

Las regaifas derivadas de la utilización de marcas, patentes, conocimientos técnicos no patentados u otros bienes intangibles de similar naturaleza en el territorio de uno de /os Paf ses Miembros sólo serán gravables en ese Pals Miembro."

2.3. Como se desprende de los articulas antes mencionados, el concepto de regalía es bastante amplio pudiendo ser cualquier beneficio, valor o suma de dinero pagado por el uso o por el privilegio de usar derechos de autor, patentes, dibujos o modelos industriales, procedimientos o fórmulas exclusivas, conocimientos técnicos no patentados, marcas u otros bienes intangibles de similar naturaleza.

2.4. En ese sentido, corresponde el pago de regallas por la utilización de bienes intangibles o derechos de propiedad intelectual; esto es, aquellos contemplados a través del: (i) derecho de autor que protege a los autores de obras originales; y, (ii) del derecho de la propiedad industrial que protege a los titulares de marcas, patentes, secretos empresariales, entre otros.

2.5. De esta manera, se paga regallas en los casos en que se ha cedido o licenciado a otra persona el uso de derechos de autor, marcas, patentes, conocimientos técnicos no patentados u otros bienes intangibles de similar naturaleza en el territorio de uno de los países miembros.

2.6. Conforme a lo señalado en el Artículo 9 precitado, las regaifas por el uso de cualquiera de los bienes intangibles precitados sólo serán gravables en el país miembro donde se usen tales bienes. En ese sentido, si una empresa domiciliada en el pals "A" celebra un contrato con otra empresa domiciliada en el paf s "B" por el uso de una marca en el país "A", la regalla por dicha operación sólo será gravable por el uso del bien intangible en el país "A".

3. El Artículo 14 de la Decisión 40 y las empresas de serviciosprofesionales y asistencia técnica

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3.1. El Artículo 14 de la Decisión 40 establece lo siguiente:

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"Articulo 14: Empresas de Servicios Profesionales y Asistencia Técnica

Las rentas obtenidas por empresas de servicios profesionales y asistencia técnica serán gravables sólo en el Pals Miembro en cuyo territorio se prestaren tales servicios."

3.2. Con la finalidad de interpretar correctamente la disposición contenida en el Artículo 14 precitado, corresponde precisar los conceptos jurídicos que ella involucra; esto es, la definición de "empresas de servicios profesionales y asistencia técnica".

3.3. En la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 190-IP-2006, este Tribunal definió a las empresas de servicios profesionales como "una organización conformada por uno o más profesionales, los cuales ofrecen servicios profesionales con una finalidad lucrativa".

3.4. Asimismo, con el propósito de definir a las empresas de servicios técnicos y de asistencia técnica, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 125-IP-2010 el Tribunal señaló lo siguiente:

ªLas empresas de servicios técnicos son aquellas que aplican conocimientos tecnológicos por medio del ejercicio de un arte o una técnica, lo que no implica transferencia de /os citados conocimientos. Las empresas de asistencia técnica tienen las mismas caracterfsticas de la de servicios técnicos. pero pueden incluir la transferencia de conocimientos para el eiercicio de arte o la técnica".

{Subrayado agregado)

3.5. Como se puede observar, los servicios de asistencia técnica involucran la aplicación de conocimientos tecnológicos por medio del ejercicio de un arte o técnica; esto es, implican que una persona despliegue una actividad en favor de otra que versa sobre tales conocimientos.

3.6. La prestación de servicios de asistencia técnica puede incluir la transferencia de conocimientos; no obstante, este no es su elemento diferenciador, puesto que su objeto está circunscrito al desarrollo de una actividad a cargo de una de las partes.

3. 7. Asimismo, debe tomarse en cuenta que en el servicio de asistenciatécnica se garantiza un resultado determinado, el cual, de no ser cumplido genera responsabilidad.

3.8. Conforme señala el Artículo 14 previamente citado, las rentas obtenidas por empresas de servicios profesionales y asistencia técnica

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son gravadas solo en el país miembro donde se prestan efectivamente tales servicios.

3.9. Ello es asi porque en un mundo globalizado e interconectado con redes de información sofisticadas, es muy común que las empresas que prestan servicios profesionales y asistencia técnica ubicadas en alguno de los países miembros, presten tales servicios en otros palses miembros. En esa situación, para determinar el lugar donde se gravarán las rentas obtenidas por dichas empresas se deberá tener en cuenta el lugar donde se prestan los servicios.

3.1 O. En tal sentido, es posible afirmar que si una empresa domiciliada en el pals miembro UA" presta servicios profesionales o de asistencia técnica a otra empresa y la prestación de dichos servicios se da en el territorio del país miembro "B", la renta obtenida por la primera empresa se gravará en el pals miembro UB". En efecto, las rentas obtenidas por empresas de servicios profesionales y asistencia técnica serán gravables solo en el país miembro en cuyo territorio se presta el servicio.

3.11. De acuerdo a lo previamente señalado, para la aplicación del régimen tributario que corresponda, se deberá tener en cuenta que el pago de regalías se genera solo ante el uso de bienes intangibles (marcas, patentes, derecho de autor, secretos industriales, entre otros). De otro lado, se habla de prestación de servicios de asistencia técnica o por empresas de servicios profesionales al verificarse la existencia de una actividad que versa sobre conocimientos técnicos.

3.12. Las regallas constituyen la contraprestación por el uso (licencia) de derechos de propiedad intelectual (marcas, patentes, derechos de autor, secretos industriales, entre otros). En estos casos, el titular del bien intangible no realiza una actividad determinada a favor de su contraparte, sino que se limita a obtener una urenta" por la explotación del bien intangible; es decir, cobrar una regalía por el uso o explotación del derecho de propiedad intelectual de que se trate. El ingreso percibido (la regalía) es fruto de la cesión en uso (licencia) del derecho de propiedad intelectual.

3.13. A diferencia de lo anterior, en la prestación de servicios de asistencia técnica o profesionales sí se verifica el desarrollo de una actividad material desplegada por una persona en favor de otra (v.gr. elaborar informes o escritos, labor de investigación, entre otros). En estos casos, es posible que haya conocimientos técnicos transferidos, pero lo relevante es que el prestador del servicio realiza actuaciones materiales concretas, como recabar información, investigar, asistir a reuniones, procesar la información recabada, elaborar informes, emitir recomendaciones, etc.

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4. Respecto de la mención realizada por las partes al contrato deknow how en el proceso interno

4.1. La Decisión 40 no desarrolla lo referido al contrato de know how,

motivo por el cual, en principio, no procede que este Tribunal efectúe una interpretación al respecto, correspondiendo al juez nacional determinar los alcances de dicha figura contractual en atención a las fuentes de derecho que correspondan.

4.2. No obstante, tomando en cuenta que este tema ha sido controvertido por las partes en el proceso interno y a título meramente orientativo, este Tribunal estima necesario señalar que la doctrina especializada ha establecido una definición de know how en los siguientes términos:

"conjunto de informaciones técnicas no divulgadas, patentables o no, necesarias para la producción industrial de un producto o procedimiento y que son procedentes de la experiencia."ª

4.3. De la cita precedente, resultaría posible apreciar que el concepto de know how se encontraría vinculado a un conjunto de informaciones técnicas no divulgadas necesarias para la producción industrial de un producto o procedimiento. Se trataría, por tanto, de conocimientos que tendrf an una caracterf stica especifica: su carácter secreto.

4.4. En efecto, la doctrina9 ha definido el contrato de know how conforme a

4.5.

8

9

10

continuación se señala:

"Es el negocio jurldico cuyo objeto es la cesión o transmisión del derecho sobre un conocimiento técnico reservado, realizada por su titular a favor de la otra parte, a cambio de una contraprestación".

En la misma linea de pensamiento, la doctrina argentina10 ha definido este contrato aludiendo a su carácter secreto, de la siguiente manera:

M... cuando un proveedor se compromete a trasmitir un conocimiento técnico más o menos secreto a un receptor que gozará de los beneficios del mismo y quien se obliga a no devolverlo a terceros, a cambio de un precio denominado Royalty o Regaifa".

GARCIA HEREDIA, Alejandro. Fiscalidad Internacional de los Cánones: Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Know-how, Primera Edición, Editorial Lex Nova, Valladolid, 2007, p. 261 y 262.

BENAVENTE CHORRES, Hesbert. El Contrato de Know o de Provisión de Conocimientos Técnicos: Aspectos a ser considerados para su Regulación Normativa. Revista lus et Praxis. Talca. Al'lo 14. Nº 2. p. 416.En http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid:::S071B-00122008000200012 (Consulta: 28 de noviembre de 2016).

COGORNO, Eduardo Guillenno. Teorla y práctica de los nuevos contratos. Editorial Meru, Buenos Aires, 1987, p. 263. Citado por BENAVENTE CHORRES, Hesbert. Óp. Cil, p. 410.

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4.6. Resta señalar que corresponderá al juez nacional determinar la naturaleza del contrato celebrado entre LAREDO y MANUELITA y si la relación juridica contenida en dicho acto jurídico generaba o no el pago de regaifas.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 10038-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA

Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

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utJ-Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

PRESIDENTA

Notifíquese a la Corte consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15 GACETA OFICIAL 15/03/20177 41 de 69

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 17 de febrero de 2017

Proceso: 526-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

Expediente interno del Consultante: 01541-2014-0-1801-JR-CA-26

Referencia: Signo OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT (mixto) y Marca y Nombre Comercial GARDEN HOTEL S.A. (denominativo)

Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio 1541-2014-0/StaSECA-CSJLI-PJ, recibido el 12 de octubre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 135 Literal b) y 136 Literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 01541-2014-0-1801-JR-CA-26; y

El auto de 1 O de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: DARDEN CORPORA TION

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Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL­INDECOPI.

Litis consorte necesario: GARDEN HOTEL S.A.

2. Hechos Relevantes:

2.1. El 27 de diciembre de 2011, DARDEN CORPORA TION solicitó el registro del signo OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT (mixto), para distinguir los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza1

, (Expediente administrativo 478051-2011).

2.2. El 15 de febrero de 2012, GARDEN HOTEL S.A., presentó oposición argumentando la existencia de riesgo de confusión con sus signos distintivos:

2.3.

2

3

2.2.1. Marca denominativa GARDEN HOTEL S.A., registrada en Perú bajo el Certificado 01402, para distinguir los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza2

.

2.2.2. Nombre comercial denominativo GARDEN HOTEL S.A., inscrito en Perú bajo el Certificado 04884, para distinguir actividades económicas relacionadas con la Clase 43 de la Clasificación Internacional Niza3

•

El 7 de noviembre de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 3576-2012/CSD-INDECOPI, declaró fundada la oposición formulada y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado.

Hospedaje, hoteles, hostales, hostelerla, campamentos de recreo, reservas de hospedaje que distingue la marca registrada, moteles, restaurantes, servicio de alojamiento en deparlamentos, elaboración de rese,vas para el alquiler de casas, deparlamentos y villas vacacionales. Hoteles, hostales, hostales, restaurantes, hotelerla, campamentos de recreo. Establecimientos dedicados a prestar servicios de hospedaje, hoteles, restaurantes, cafeterlas bar y agencias de viaje.

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2.4. El 27 de noviembre de 2012, CARDEN CORPORATION interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

2.5. El 6 de noviembre de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución 3761-2013-TPI­INDECOPI, resolvió confirmar el acto impugnado.

2.6. En fecha 13 de febrero de 2014, CARDEN CORPORATION interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 3761-2013-TPI-INDECOPI.

2.7. El 20 de marzo de 2014 el INDECOPI y GARDEN HOTEL S.A., actuando en calidad de tercero interesado, dieron contestación a la demanda.

2.8. El 27 de mayo de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho declaró infundada la demanda.

2.9. El 8 de junio de 2015, CARDEN CORPORATION presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

2.1 O. El 18 de agosto de 2015, GARDEN HOTEL S.A. absolvió el recurso de apelación, solicitando que se confirme la sentencia impugnada. Asimismo, INDECOPI presentó su absolución al recurso de apelación requiriendo que la sentencia sea confirmada.

2.11. Mediante Resolución Número Cuatro de 5 de octubre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el proceso a efectos de solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda presentados por DARDENCORPORATION:

3.1. La demandante sostuvo que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráfico y fonético.

3.2. De igual manera, indicó que el acto administrativo impugnado no ha tenido en consideración que CARDEN CORPORA TION ya es titular de la marca OLIVE CARDEN, registrada bajo el Certificado 78979 para distinguir servicios de restaurantes en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. También es titular de la marca OLIVE ... registrada

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bajo el Certificado 7 4867 para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, el signo solicitado es una variación de las marcas registradas con anterioridad y, en tal sentido, tiene derecho al registro.

3.3. Manifestó que la expresión HOTEL GARDEN es descriptiva en el campo de los hoteles. El término GARDEN O JARDÍN es comúnmente usado en signos distintivos de varios hoteles; además, dichos hoteles no tienen vinculación alguna con el titular de la marca GARDEN HOTEL.

3.4. Expresó que el signo solicitado es una marca de prestigio internacional que identifica a una famosa cadena de restaurantes. En Estados Unidos cuenta con más de 700 restaurantes, todos ellos identificados con la marca OLIVE GARDEN.

4. Argumentos de la contestación presentados por el INDECOPI:

4.1. Mencionó que los signos en conflicto son confundibles y que la existencia de la marca OLIVE CARDEN no desvirtúa el examen efectuado por el INDECOPI. Dicho argumento es impertinente para el caso concreto.

4.2. Expresó que el carácter descriptivo de la denominación GARDEN no fue alegado oportunamente en sede administrativa por CARDEN CORPORATION. En consecuencia, exponer este argumento en sede judicial vulnera el derecho de defensa.

4.3. Sostuvo que el término GARDEN no constituye un elemento descriptivo, ya que no informa directamente a los consumidores sobre una cualidad o característica de los servicios de la Clase 43.

4.4. Argumentó que el eventual prestigio que pueda tener el signo OLIVE GARDEN en terceros países, de ninguna manera supone que deba otorgarse su registro como marca en la República del Perú. Además, tampoco se argumentó ese extremo en la via administrativa.

5. Participación del litis consorte necesario GARDEN HOTEL S.A.:

5.1. Indicó que el registro solicitado atenta contra el derecho legalmente adquirido sobre la marca denominativa GARDEN HOTEL (Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza) y que los signos en conflicto son confundibles, por lo tanto se generaría riesgo de confusión indirecta. Finalmente, que la palabra que prevalece en el signo solicitado es GARDEN.

6. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:

6.1. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia

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de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho de 27 de mayo de 2015, declaró infundada la demanda, argumentando que:

u( .. .) lo que la autoridad administrativa buscaba al evaluar si la palabra GARDEN se encontraba presente en la confonnación de otras marcas de la Clase 43 registradas a favor de terceros era determinar si era distintiva o si se trataba de un término de uso común de la Clase 43. De encontrarse confonnando otras marcas de la Clase 43 inscritasa favor de terceros, esta palabra no podría ser apropiadaexclusivamente por la titular de la marca GARDEN HOTEL y por tantono se hubiera podido establecer la similitud de los signos en base a

ella (. .. ) TRIGÉSIMO SEXTO; Por otra parte, la actora afinna que elpropio INDECOPI concluyó que no existe similitud sino diferenciasgráficas y fonéticas que penniten al consumidor diferenciar las marcasen cuestión suficientemente. (. . .) si bien en el plano fonético,comparando las denominaciones GARDEN HOTEL y OLIVEGARDEN, los signos pueden diferenciarse; también es innegable queexiste una similitud dada por la presencia de la palabra GARDEN enambas marcas. (. . .) aunque sean diferenciables los signos hasta ciertopunto de accederse al registro solicitado, el hecho que los signoscompartan el tennino GARDEN inducirá a los consumidores a unriesgo de confusión indirecta, al confundir el origen empresarial de losservicios.(. . .) con lo expuesto en las pruebas actuadas ( ... ) la mencionadaresolución cumple con los requisitos de validez de los actosadministrativos (. .. ) dado que fue emitida por el órgano facultado enrazón de la materia ( ... ) en tal sentido la pretensión principal de lademanda deviene en infundada; como consecuencia de ello lapretensión accesoria, corriendo la misma suerte (. .. ), en

consecuencia, FALLA: declarando infundada la demandapresentada por DARDEN CORPORATION ( ... )".

7. Argumentos del recurso de apelación presentados por CARDENCORPORATION:

7 .1. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

8.

8.1.

9.

Argumentos de la contestación del recurso de apelación por el INDECOPI:

En los documentos enviados por la Corte consultante no se encuentra el escrito de contestación del recurso de apelación por parte del INDECOPI. Sin embargo, en el informe sucinto de los hechos que acompaña su solicitud de Interpretación Prejudicial afirmó que el "INDECOPI presenta su absolución al recurso de apelación, requiriendo que la sentencia sea confirmada.

Argumentos de la contestación del recurso de apelación por GARDEN HOTEL S.A.:

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9.1. En los documentos enviados por la Corte consultante no se encuentra el escrito de contestación del recurso de apelación por parte del GARDEN HOTEL S.A. No obstante, en el informe sucinto de los hechos que acompaña su solicitud de Interpretación Prejudicial afirmó que "con escrito del 18 de agosto de 2015, GARDEN HOTEL S.A. absolvió el recurso de apelación solicitando a la Sala se confirme en todos sus extremos la sentencia impugnada".

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

4

La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los articules 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará por ser procedente únicamente el Articulo 136 literal a). No se interpretará el Artículo 135 literal b) porque en el proceso interno se está resolviendo un asunto de prohibición relativa de registro y no de prohibición absoluta. Sin embargo, el Tribunal al abordar en esta providencia el análisis de registrabilidad de los signos compuestos por elementos de uso común y genéricos, examinará también las causales de irregistrabilidad previstas en los literales f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486. Igualmente, no se considera necesario interpretar el artículo 136 literal h) de dicha Decisión, por cuanto el que alega la fama y el prestigio no es el opositor sino el solicitante.

De oficio, se interpretarán los articulos136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto se discute la protección de un nombre comercial; así como los artículos 224, 228 y 229 de la misma normativa, pues se alega un tratamiento preferencial del signo solicitado por su calidad de notorio en países extracomunitarios4

.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­( . . . )K Articulo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que:

( ... ) f)

g)

(. . . )

consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pars

w

;

Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o seNicios, o para productos oseNicios respecto de los cuales el uso de la man:a pueda causar un riesgo de confusióno de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a unrótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgode confusión o de asociación;

(. . . ) Articulo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento men:antil.

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La Corte consultante realizó las siguientes preguntas:

"1. ¿Cómo debe interpretarse el articulo 135 literal b) de la Decisión 486?, en lo referido a cómo evaluar la distintividad de una marca denominativa compuesta en la cual la palabra más relevante para efectos de cotejo

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas juridicas, pudiendo ambas coexistir. Articulo 191.- El derecho exclusivo sabre un nombre comercial se adquiere par su primer usa en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.Articulo 192.· El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en elcomercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgode asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el casa de nombrescomerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico ocomercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de laempresa del titular.Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articulas 155, 156, 157 y 158 en cuantocorresponda.( ... ) Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pafs Miembro par el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.( .. .) Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grada de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier

Pals Miembro;b)

c)

d)

e)

f)

g) h)

i)

j) k)

la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquierPals Miembro;la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquierPals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otroseventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que seaplique;el valor de toda inversión efectuada para promoverla, o para promover el establecimiento,actividad, productos o servicios a los que se aplique;las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuyanotoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pafs Miembro en elque se pretende la protección;el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;el valor contable del signo como activo empresarial;el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento porel titular del signo en el Pafs Miembro en que se busca protección;los aspectos del comercio internacional; o,

la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivoen el Pals Miembro o en el extranjero.

Articulo 229.· No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero;b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para

identificar actividades o establecimientos en el Pals Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero".( ... r.

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es evocativa de una cualidad o característica del servicio que busca distinguir?.

2 ¿Cómo debe interpretarse el articulo 136 inciso a) de la Decisión 486?, en lo referido a:

2.1. Los criterios para el análisis de la fuerza o debilidad de una marca en función a que esta sea evocativa respecto a una cualidad o característica del servicio que busca distinguir.

2.2. Criterios para el análisis de riesgo de confusión cuando las marcas en cotejo tienen en común una palabra de idioma extranjero. En concreto: ¿ Cómo realizar el análisis a efecto de establecer si una palabra en idioma extranjero es o no de conocimiento popular en el país donde se pretende registrar el signo distintivo?

3. En relación con la pregunta anterior; si una (o varias) de las palabrasque conforman un signo denominativo compuesto (o mixto conelemento denominativo compuesto) se encuentran en idiomaextranjero, ¿es posible realizar el análisis respecto a si el signo esevocativo o no haciendo para tales efectos la traducción de dichapalabra?

4. ¿Cómo debe interpretarse el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486?,en Jo referido a:

4.1 Criterios para valorar el hecho que la marca solicitada sea un signo distintivo reconocido en palses que no forman parte de los países integrantes de la Comunidad Andina, considerando que en la tramitación del expediente no se ha invocado la notoriedad de la marca".

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de

2. 3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.

confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de lossignos distintivos.Protección del nombre comercial.Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta ydenominativos compuestos.Los signos evocativos y su poder de oposición.Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de usocomún y descriptivas.Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras en idiomaextranjero.Análisis de registrabilidad de la marca derivada.El signo solicitado a registro y notoriamente conocido en paísesextracomunitarios.¿Lo no argumentado en la vía administrativa se puede esgrimir en sedejudicial?

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D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo deconfusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejode los signos distintivos

1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo mixto OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT es confundible con la marca y el nombre comercial GARDEN HOTEL S.A. (denominativo), el Tribunal analizará la causal de irregistrabilidad prevista en los literales a) y b) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina5

:

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero, para los mismos productoso servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o deasociación;( ... )".

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o,de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas lascircunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o deasociación;

(. . . )"

1.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar productos o servicios que estén relacionados con los mismos o que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de las disposiciones que se analiza.

1.3. De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico6

o semejante7 a una marca registrada o a un nombre comercial protegido,

5

6

7

Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013. Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

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cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor.

1.4. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste está presente cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto o prestador del servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.6. Por lo tanto, con el fin de resolver la controversia en cuyo proceso se origina esta Interpretación Prejudicial, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión {directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.6.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

1.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis

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integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con los signos en conflicto y haciendo la comparación con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas tiene adoptadas este Tribunal.

1.8. En efecto, al proceder a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 8:

2.

2.1.

8

1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es. se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Protección del nombre comercial

Como en el caso particular se discute la irregistrabilidad de la marca mixta OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT por el presunto riesgo de confusión con el nombre comercial denominativo GARDEN HOTEL

S.A., se abordará el tema planteado, reiterando la línea jurisprudencia!que el Tribunal ha trazado en este tema.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.

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2.2. El Artículo 136 literal b) de la Decisión 486, junto con las disposiciones contenidas en el título X de dicha Decisión, se encargan de regular la protección del nombre comercial, el cual, junto con las marcas y demás signos distintivos, constituye un derecho igualmente tutelado por el Sistema de Propiedad Industrial del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino.

2.3. Es así como la primera de las disposiciones citadas, establece:

"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

( ... )

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o,de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias,su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación".

( ... )". (negrillas fuera de texto)

2.4. Previo a referirse el Tribunal a la protección que el Ordenamiento Jurídico Comunitario otorga al nombre comercial, habrá de reiterar los rasgos que lo caracterizan, lo cual se ha precisado a lo largo de múltiples Interpretaciones Prejudiciales a partir de la noción que sobre el mismo trae el Artículo 190 de la Decisión 486:

"Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir".

2.5. Del concepto de nombre comercial establecido en la norma precedente se desprenden las siguientes caracteristicas:

9

2.5.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado9

•

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486.

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2.5.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

2.5.3. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o varios nombres comerciales diferentes de ella.

2.5.4. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener varios nombres comerciales, pero sólo una razón social.

Presupuestos para la protección del nombre comercial y momento a partir del cual se genera

2.6. El sistema de protección del nombre comercial se encuentra regulado en los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyas normas determinan:

"Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa" -(negrillas fuera de texto)-.

"Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articulas 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda".

"Artículo 193.-Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191" -(negrillas fuera de texto)-.

2.7. De acuerdo con esas disposiciones, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial únicamente se adquiere por el uso como explícitamente en ellas se determina y, por lo tanto, puede afirmarse que su protección jurídica está inescindiblemente vinculada a la materialidad real de este presupuesto. Es decir que el derecho sobre

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r,

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el nombre comercial se adquiere a partir de su primer uso en el comercio, como lo precisa el Artículo 191 arriba citado.

2.8. En consecuencia, el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre este, como así se claramente establecido en el Artículo 193 ya citado, al puntualizar que es optativo para el titular registrarlo o depositarlo y que ello sólo tiene carácter declarativo. Así, el registro de un nombre comercial puede ser un indicio del uso, pero no es el medio a través del cual se consolida el derecho sobre el nombre comercial, ni constituye prueba plena sobre la exigencia efectiva del uso.

2.9. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas en el que el derecho surge con el registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción, registro o depósito, sino exclusivamente con su primer uso.

2.1 O. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad.

2.11. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante. Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales10 y constante que su uso sea permanente11

•

2.12. La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos:

10

11

2.12.1. Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado sustancialmente de otra, no generarla ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real yconstantemente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabria ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendria relación con el público consumidor. Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-IP-98.

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2.12.2. Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgode confusión o de asociación.

2.13. El uso real, sustancial y constante podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

2.14. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

2.15. De conformidad con todo lo plasmado en este acápite, se deberá determinar si el uso del nombre comercial denominativo GARDEN HOTEL S.A. fue real, sustancial y constante antes de la solicitud de registro de la marca mixta OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT, para posteriormente hacer el análisis de registrabilidad de conformidad con las reglas plasmadas anteriormente.

3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativacompuesta y denominativos compuestos

3.1. Como la controversia informa del presunto riesgo de confusión entre el signo mixto OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT con la marca denominativa GARDEN HOTEL S.A., es necesario que en el examen comparativo se tenga en cuenta que los signos denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, mientras que los signos mixtos se componen de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc.

3.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

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3.3. En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas12 para el cotejo entre éste y un signo denominativo:

3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión.

3.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir,sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, esimportante tener en cuenta las letras, las silabas o laspalabras que poseen una función diferenciadora en elconjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo elsigno es percibido en el mercado.

b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signosa comparar, ya que si ocupa la misma posición, esidéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre lossignos podría ser evidente.

c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez queesto indica la sonoridad de la denominación.

d) Se debe determinar el elemento que impacta de unamanera más fuerte en la mente del consumidor, puesesto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

e) Se debe determinar si existe un elemento comúnpreponderante o relevante en ambos signos.

3.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 13

:

12

13

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-lP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014.Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015.

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3.4.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.

3.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

3.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podria tener mayor impacto en la mente del consumidor.

3.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo.

Sobre este tema la Sala consultante realizó la siguiente pregunta:

¿Cómo debe interpretarse el artículo 135 literal b) de la Decisión 486?, en Jo referido a cómo evaluar la distintividad de una marca denominativa compuesta en la cual la palabra más relevante para efectos de cotejo es evocativa de una cualidad o característica del servicio que busca distinguir.

Lo primero que advierte el Tribunal es que la disposición contenida en el literal b) del Artículo 135 se refiere a la distintividad intrínseca y no extrínseca, razón por la cual, no es pertinente su aplicación al comparar signos supuestamente confundibles.

Ahora bien, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

3.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

3.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

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a) Si la palabra que compone un signo es una marcanotoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.

b) Si la palabra que compone un signo es el elemento estableen una marca derivada, o es el elemento que conforma unafamilia de marcas, tendrá mayor relevancia.

c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorguemayor distintividad, para de esta manera determinar larelevancia en el conjunto.

3.5. De acuerdo con las reglas expuestas, se deberá realizar el cotejo entre el signo mixto OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT y la Marca GARDEN HOTEL S.A. (denominativa), para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en el proceso en el que se solicita esta Interpretación Prejudicial, además se debe tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación.

4. Los signos evocativos y su poder de oposición

4.1. En relación con el tema planteado, la Sala consultante realizó la siguiente pregunta:

¿ Cómo debe interpretarse el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486?, en lo referido a:

Los criterios para análisis de la fuerza o debilidad de una marca en función a que esta sea evocativa respecto a una cualidad o

característica del servicio que busca distinguir.

4.2. Un signo se predica evocativo si alguno de sus elementos tiene dicha característica. Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que amparan, sin que ello se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio.

4.3. Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o

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genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva.

4.4. En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos.

4.5. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto, y por lo tanto la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte.

4.6. Se deberá considerar los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza y establecer si la marca y el nombre comercial GARDEN HOTEL S.A. tienen carácter evocativo. Además, se deberá determinar su proximidad con los servicios que amparan para llegar a deducir si tienen un poder de oposición fuerte, o si por el contrario le resulta evidente un elevado grado de cercanía entre estas marcas y los productos o servicios que amparan, para poder concluir válidamente que las mismas son débiles, y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca con ciertos rasgos parecidos y que evoque el mismo concepto.

5. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras deuso común y descriptivas

5.1. Como se argumentó en el proceso interno que la expresión HOTEL GARDEN es descriptiva y la palabra GARDEN es de uso común en el campo hotelero, el Tribunal abordará este tema siguiendo su línea jurisprudencia! al respecto14 y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.

5.2. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o

14 Entre otras, en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-IP-2006; Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-lp-2010, Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-IP-2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015.

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varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

5.3. De ahí que el literal g) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos:

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

( ... )

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en unadesignación común o usual del producto o servicio de que se trateen el lenguaje corriente o en la usanza del pafs".

5.4. La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar así a expresarlo, y por lo tanto de representar el signo gráfico o mixto en su total estructura una designación común o usual del producto, se adecuaría a esta causal de irregistrabilidad, constitutiva a la vez de causal de nulidad absoluta, de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del Articulo 172 contenido en la misma Decisión.

5.5.

5.6.

Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca. De todas formas, debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios y su marca podría considerarse débil o de limitada fuerza de oposición porque las palabras o particulas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.

En cuanto a los signos exclusivamente descriptivos, estos tampoco pueden ser registrables como marcas al tenor de la prohibición contenida en el literal e) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los siguientes términos:

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

( ... )

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación quepueda servir en el comercio para describir la calidad, la

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cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios".

5.7. Los signos descriptivos, de acuerdo con la noción conceptual en el Derecho de Marcas, corresponden a aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

5.8. En linea de principio, los signos exclusivamente descriptivos, al igual que los de uso común antes considerados, carecen de distintividad y, por consiguiente, no procede su registro como marca. de acuerdo con lo previsto en la norma ya citada. Sin embargo, excepcionalmente como acontece con los de uso común, es posible que expresiones, palabras o partículas primigeniamente descriptivas, al ser transformadas o empleadas en unión, combinación o adición con otras, puedan llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan formar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro.

5.9. En otra hipótesis, puede suceder que un elemento descriptivo respecto de determinados productos o servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado novedoso, como cuando se vincula para distinguir determinados productos o servicios que no guardan ninguna relación con la expresión propia a la cual corresponde su significado, en cuya apreciación cabe la regla de la percepción que le atribuya el consumidor medio.

5.1 O. De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los signos que involucran gráficos, partículas o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya elementos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios y, en esas condiciones, su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones descriptivas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas.

5.11. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características {de uso común o descriptivos) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa

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que el signo que los contenga tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.

5.12. Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común o descriptivos en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

6. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras enidioma extranjero

6.1. Como el elemento denominativo del signo solicitado a registro se encuentra conformado por palabras en idioma extranjero, el Tribunal se referirá a este tema sobre el cual ya ha trazado, en múltiples pronunciamientos, las pautas generales de interpretación que considera atendibles para analizar este componente en los casos pertinentes.

6.2. En relación con el asunto planteado, el Juez consultante realizó las siguientes preguntas:

Criterios para el análisis de riesgo de confusión cuando las marcas en cotejo tienen en común una palabra de idioma extranjero. En concreto: ¿Cómo realizar el análisis a efecto de establecer si una palabra en idioma extranjero es o no de conocimiento popular en el país donde se pretende registrar el signo distintivo?

En relación a la pregunta anterior; si una (o varias) de las palabras que conforman un signo denominativo compuesto (o mixto con elemento denominativo compuesto) se encuentra en idioma extranjero, ¿es posible realizar el análisis respecto a si el signo es evocativo o no haciendo para tales efectos la traducción de dicha palabra?

6.3. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, pueden ser considerados signos de fantasía y, en consecuencia, proceder su registro como marcas15

.

6.4. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuarios y, si además se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o

15 Se destaca la Interpretación Prejudicial en el Proceso 57-IP-2015, del fecha 13 de mayo de 2015,p. 12.

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servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables 16.

6.5. El derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado y, por lo tanto, como en cualquier otra disciplina jurídica resulta atendible el principio de primacía de la realidad sobre las formas. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, le corresponde a la autoridad nacional competente examinar si los consumidores destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado, comprenden o no dichas palabras. En el supuesto de ser entendidas peñectamente por los consumidores el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. Esto implicaría que si el significado en español configura un signo evocativo, se aplicará lo establecido en el punto 4 de la presente providencia.

6.6. En consecuencia, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra o expresión en idioma extranjero, cuyo significado sea de conocimiento generalizado en el sector del público al cual se encuentran dirigidos los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o expresión resulta o no descriptiva, genérica o de uso común de los mismos servicios.

7. Análisis de registrabilidad de la marca derivada

7 .1. Como el caso concreto se discute la registrabilidad de una marca derivada, es necesario tratar el tema propuesto en concordancia con la línea jurisprudencia! del Tribunal17

•

7.2. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en la que el distintivo principal es dicha marca registrada con variaciones no sustanciales o elementos accesorios.

7.3. El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, descriptivo o genérico, ya que en éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos y, en esas condiciones, sus titulares no pueden impedir que

16

17

Se puede consultar la Interpretación Prejudicial en el Proceso 146-IP-2013, del 25 de septiembre de 2013, p. 12. Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 5 de febrero de 2002, en el marco del Proceso 97-IP-2002; Interpretación Prejudicial de 14 de abril de 2005, en el marco del Proceso 9-IP-2005; Interpretación Prejudicial de 20 de junio de 2006, en el marco del Proceso 55-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el marco delProceso 140-lP-2007.

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otros empresarios usen esa particula o elemento en la conformación de otro signo distintivo.

7.4. En cambio, en el caso de una marca derivada, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común de su marca pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común.

7 .5. La solicitud de una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, pues la oficina competente debe establecer si se cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad y, en consecuencia, aunque se llegare a establecer que el signo solicitado para registro se deriva de una marca previamente registrada, deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad. Es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

7.6. Se debe tener en cuenta que la oposición que se presente contra una marca derivada no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que éste hace parte del derecho adquirido previamente. La oposición debe vincular los elementos accidentales y accesorios, 18 salvo que ésta se base en una marca idéntica o similar al elemento distintivo, y que fuera previamente registrada en relación con la marca supuestamente primigenia.

8. El signo solicitado para registro y notoriamente conocido en paísesextracomunitarios

8.1. La demandante afirmó que el signo solicitado es una marca de prestigio internacional. En consecuencia, el Tribunal examinará el tema propuesto reiterando los precedentes sobre la materia19

•

8.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula los signos notoriamente conocidos en el Título XII, artículos 224 a 236. El Artículo 224 consagra una definición normativa que precisa las siguientes características:

18

19

Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: 'Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el misma distintiva principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales ocomplementarias añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión'. (Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurldica. Editor F. SE/X,· Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 9�/P-2002). Se puede consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 124-IP-2011 del 30 de noviembre de 2011 y 231-IP-2015 del 2 de marzo de 2016.

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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

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e

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8.2.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente20

•

8.2.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.

8.2.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se salvaguarda a los signos que alcancen dicho carácter, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

En este escenario, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial ycomplejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las caracteristicas de la marca opositora, es decir, analizando factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, entre otros.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es

El articulo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se

aplique;b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de

productos o servicios a los que se aplique; o,c) los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento,

actividad, productos o servicios a los que se aplique.Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro decualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.

2S

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independiente. Es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

8.7. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.

8.8. Sobre este asunto, el Juez Consultante solicitó que el Tribunal se aborde el siguiente aspecto:

Criterios para valorar el hecho que la marca solicitada sea un signo distintivo reconocido en países que no forman parte de los países integrantes de la Comunidad Andina, considerando que en la tramitación del expediente no se ha invocado la notoriedad de la marca.

8.9. Si la marca solicitada es notoriamente conocida únicamente en paises extracomunitarios, la oficina competente no tendría un parámetro inicial de análisis en cuanto al carácter distintivo del signo analizado y, por lo tanto, dicho hecho no sería relevante para el estudio de registrabilidad.

8.1 O. Para resolver el caso concreto se deberá determinar si el signo mixto OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT es notoriamente conocido en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para posteriormente realizar el análisis especial referenciado líneas arriba.

9. ¿Lo no argumentado en la vía administrativa se puede esgrimir envía judicial?

9.1. Como en el proceso interno se manifestó que los asuntos que no fueron alegados en la vía administrativa no pueden ser esgrimidos en sede judicial, se abordará el tema planteado.

9.2. La normativa comunitaria no regula la relación entre la demanda contencioso administrativa y los argumentos presentados en la vfa administrativa. En este sentido, de conformidad con el principio del complemento indispensable21

, el sistema jurídico interno es el llamado

21 Sobre el principio del complemento indispensable el Tribunal ha expresado Jo siguiente: "( ... ) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas·. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Paises Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución

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a regular dicho aspecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 276 de la Decisión 48622

. En consecuencia y de conformidad con su derecho interno, se deberá determinar si es pertinente que la demanda contencioso administrativa pueda contender argumentos que no se esgrimieron en la vía administrativa.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 01541-2014-0-1801-JR-CA-26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

�ttJ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

MAGISTRADA afae ergara Quintero MAGISTRADO

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y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias. Asl pues, el Pals Miembro sólo podrla haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente to hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio". (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1828, de 30 de abril 2010). Articulo 276.• "Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Paises Miembros".

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De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

MJ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

PRESIDENTA

Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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