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Año XXXIII – Número 2855
Lima, 9 de noviembre de 2016
SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
PROCESO 163-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República de Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-8036. Referencia: Modelo de utilidad titulado “CORTADOR DE CUTÍCULA”...... ........... 2
PROCESO 171-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 116/2015-CA. Referencia: Marcas involucradas COCAKOLLABOL (mixta) y COCA-COLA (denominativa), COCA-COLA (denominativa), COCA-COLA LIGHT PLUS (denominativa), COCA-COLA C2 (denominativa), COCA COLA ESO ES (denominativa), COCA COLA, LIFE TASTES GOOD (denominativa), COCA-COLA (mixta) COCA-COLA (mixta), COCA-COLA LIGHT (mixta), COCA-COLA ZERO (mixta), COCA COLA CLASSIC (mixta), COCA COLA INTERACTIVE MUSIC (mixta) y COCA COLA EN CURSIVA Y CINTA DINAMICA (mixta) ........................................................ 14
PROCESO 179-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 06618-2014-0-1801-JR-CA-14. Referencia: Marcas involucradas TORRES + ASOCIADOS BOUTIQUE LEGAL (mixta) y ESTUDIO TORRES Y TORRES LARA ASOCIADOS – ABOGADOS (denominativa).............. 45
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 15 de septiembre de 2016
Proceso 163-IP-2016
Asunto Interpretación Prejudicial
Consultante Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República de Ecuador
Expediente interno del Consultante 17811-2013-8036
Referencia Modelo de utilidad titulado "CORTADOR DE CUTÍCULA"
Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac
VISTOS
El Oficio 3032-TDCA-Nº1 del 6 de abril de 2016, recibido via courrier el 15 de abril de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República de Ecuador solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 39, 44, 46, 81, 82, 84 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-8036; y,
El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno:
Demandante
Demandado
ZIVI S/A CUTELARIA
Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
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2. Hechos relevantes:
Directora Nacional de Propiedad Industrial (e)
Miembros del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
2.1. El 28 de febrero de 2005, ZIVI $/A Cutelaria (en adelante, Zivi) solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) la patente de modelo de utilidad titulada "CORTADOR DE CUTICULA".1
2.2. La solicitud de modelo de utilidad fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 493, en febrero de 2006, sin que se hayan presentado oposiciones por parte de terceros.
2.3. Por Resolución 07-060 IEPI.DNPI.DP del 22 de marzo de 2007, la Directora Nacional de Propiedad Industrial (e) declaró el abandono de la solicitud de modelo de utilidad por no haberse solicitado el examen de patentabilidad.
2.4. El 25 de abril de 2007, Zivi interpuso recurso de reposición contra la Resolución 07-0060.
2.5. Por Resolución 07-259 IEPI-DNPI-DP del 30 de julio de 2007, se resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 07-259 IEPI-DNPI-DP y disponiendo el archivo del expediente.
2.6. El 20 de agosto de 2007, Zivi presentó recurso de apelación contra la Resolución 07-259 IEPI-DNPJ-DP.
2.7. El 28 de mayo de 2009, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI confirmó la Resolución 07-259 IEPI-DNPI-DP.
2.8. Zivi presentó ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito demanda solicitando la nulidad de la Resolución 07-259 IEPI-DNPIDP.
2.9. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito admitió la demanda.
2.1 O. Mediante Auto del 14 de diciembre de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, decidió suspender el proceso y
Expediente SMU.05.5634.
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solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
3. Argumentos de la demanda de Zivi:
3.1. La Constitución tiene supremacía sobre todas las demás normas y sus preceptos son de obligatorio cumplimiento, la seguridad jurídica que consagra dicho instrumento es un derecho que ostenta al que se suman los principios de "legalidad objetiva como criterio de eficiencia administrativa", principio del cual surge la necesidad de conferir una amplia oportunidad de defensa al administrado.
3.2. En virtud del principio de celeridad procesal, la administración pública está obligada a impulsar de oficio los trámites que se encuentran sustanciándose ante ella.
3.3. El Titulo 111 de la Decisión 486 regula los aspectos concernientes al modelo de utilidad; sin embargo, no regula el procedimiento para el trámite de los mismos, tomando como referencia general lo dispuesto en el Artículo 85 del referido cuerpo legal.
3.4. Los modelos de utilidad al ser considerados, como los diseños industriales, invenciones de menor jerarqula en relación con las patentes de invención propiamente dichas y con un tiempo de protección menor, su trámite no requiere la misma rigurosidad que para el caso de las patentes de invención.
3.5. Las resoluciones emitidas por la autoridad competente contienen una motivación errada encontrándose viciadas de nulidad, al aplicar el plazo de tramitación de las patentes de invención, cuando conforme a to dispuesto en el Artículo 85 de la Decisión 486 los plazos de tramitación de solicitudes de modelo de utilidad se reducen a la mitad.
3.6. Las resoluciones dictadas por el Director Nacional de Propiedad Industrial y por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales del IEPI, no han aplicado los principios de legalidad, celeridad y de impulso de oficio y no han tomado en consideración la inexistencia de reglamentación interna de la Decisión 486.
3.7. La Unidad de Patentes de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI ha interpretado y aplicado el Articulo 85 de la Decisión 486, requiriéndole "arbitrariamente" un impulso de parte en ta tramitación del modelo de utilidad, lo cual no cabe al no estar regulado, y su imposición es antijurídica, al carecer de sustento legal.
3.8. Si dentro del trámite de registro del modelo de utilidad presentado la autoridad administrativa estimó necesario la designación de expertos, debió de oficio nombrar al experto o perito.
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3.9. Si el procedimiento administrativo es iniciado a petición de parte, el impulso del mismo corresponde prácticamente en todos los casos a la administración pública, debido a que la actuación de los órganos administrativos no deben satisfacer un interés individual sino un interés colectivo y el propio interés administrativo.
3.1 O. La presentación del recurso de reposición es la clara expresión de su intención de continuar el trámite de registro de patente de modelo de utilidad y, por ende, se debió haber aceptado su pedido y disponer la continuación del trámite.
4. Argumentos de la contestación del IEPI:
4.1. Niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, dado que el acto administrativo impugnado contenido en la resolución del Comité es legitimo por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley.
4.2. El acto administrativo impugnado se ha dictado en cumplimiento y observancia de las normas que rigen la materia y ha seguido el procedimiento correspondiente determinado en la Decisión 486 y en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador.
5. Argumentos de la contestación del Comité de Propiedad Intelectual,Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI:
5.1. Niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, dado que el acto administrativo impugnado contenido en la resolución del Comité es legítimo por provenir de la autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley.
5.2. El acto administrativo impugnado se ha dictado en cumplimiento y observancia de las normas que rigen la materia y ha seguido el procedimiento correspondiente determinado en la Decisión 486 y en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador.
5.3. El Secretario de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (e) el 16 de marzo de 2007, emitió una providencia en la cual señala que" ... una vez revisado el expediente conjuntamente con la base de datos de la dirección y los boletines de documentos ingresados a la misma; hasta la presente fecha el solicitante no ha presentado escrito alguno en que se solicite, se examine si la invención es patentable�.
5.4. Zivi mediante escrito del 22 de febrero de 2006, adjunta copia del examen preliminar internacional, que fue requerido por la autoridad administrativa y además manifiesta que: u Se servirá continuar con el trámite de registro".
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5.5. Es evidente para el Comité que la expresión "Se servirá continuar con el trámite de registro", que consta en el escrito del 22 de febrero de 2006, está estrictamente relacionada con el cumplimiento de los requisitos exigidos mediante providencia notificada el 4 de abril de 2005 y la prórroga concedida con providencia del 18 de mayo de 2005; es decir, no se puede entender que con dicha expresión se ha dado cumplimiento al requisito que expresamente señala el Artículo 44 de la Decisión 486 como es la obligación de pedir que se examine si el modelo de utilidad es patenta ble.
6. Argumentos de la contestación del Director Nacional de PropiedadIndustrial del IEPI:
6.1. Niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, dado que el acto administrativo impugnado contenido en la resolución del Comité es legítimo por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades prevlstas en la ley.
6.2. El acto administrativo impugnado se ha dictado en cumplimiento y observancia de las normas que rigen la materia y ha seguido el procedimiento correspondiente determinado en la Decisión 486 y en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador.
6.3. Resulta imposible interpretar el escrito del solicitante que en su parte pertinente manifiesta que "Se servirá continuar con el trámite de registro"; como que el solicitante está requiriendo que se examine si la solicitud de patente cumple con los requisitos de patentabilidad; dado que dicha formalidad se realiza con posterioridad a la publicación de la solicitud en la Gaceta; por lo que el solicitante debió dirigir una solicitud por escrito indicando que se proceda con la realización del examen de patentabilidad.
6.4. No se ha vulnerado el principio constitucional de seguridad jurídica dado que no se ha truncado el debido proceso y tampoco el principio de legalidad.
6.5. El pedido por parte del solicitante del examen de patentabilidad constituye un paso esencial en el trámite de solicitud de patente, no existiendo falta de regulación puesto que el Artículo 44 de la Decisión 486 establece como norma expresa y jerárquicamente superior el deber y obligación del solicitante que solicite que se examine si la invención es patentable, por lo que no cabe enfrentar el principio de informalismo con el principio de legalidad y la existencia de norma expresa.
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B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
1. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artlculos39, 44, 46, 81, 82, 84 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina.2
2. No procede la interpretación de los Artículos 39, 46 y 84 de las normascitadas, pues la realización del examen de forma de las solicitudes de
2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
"Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un periodo igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término sel'lalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud".
"Articulo 44. - Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Palses Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcumera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono".
"Artfculo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos cientfficos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las -12 - solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; e) copia de la patente u otro titulo de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fa/fo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invafidado la patente u otro titulo de protección concedido con base en la solicitud extranjera. La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo sel'lalado en el presente artlculo la oficina nacional competente denegará la patente".
"Articulo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenla. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes".
"Articulo 82 .. No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético. No podrán ser objeto de una patente da modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención".
"Articulo 84.- El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez al'los contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo Pals Miembro".
"Articulo 85.. Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el articulo 40 quedará reducido a doce meses".
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patente de modelo de utilidad, la notificación de los informes técnicos y la duración de la protección del modelo de utilidad, no ha sido materia controvertida.
3. Por lo tanto, solo procede la interpretación de los Artículos 44, 81, 82 y85 de la Decisión 486, dado que la controversia gira en torno a unasolicitud de modelo de utilidad, la cual fue declarada en abandono al nohaber cumplido el solicitante con solicitar que se realice el examen depatentabilidad.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. Definición de modelo de utilidad.2. Normas de patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad.3. La manifestación del solicitante para la realización del examen de
patentabilidad. Abandono de la solicitud.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. Definición de modelo de utilidad
1.1. Como el caso bajo estudio versa sobre una solicitud de una patente de modelo de utilidad, el Tribunal estima necesario determinar qué es el modelo de utilidad y cuáles son las normas que lo regulan en el marco del ordenamiento jurldico comunitario andino.
1.2. El Artículo 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina define al modelo de utilidad en los siguientes términos:
1.3.
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.. Articulo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utnidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenla. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes."
La doctrina sobre el tema expresa: "Podemos definir al modelo de utilidad como toda forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, cuando importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento cientlfico". 3
ZUCCHERINO, Daniel R. Patentes de Invención. Editoñal AO-HOC. S.R.L., 1998, Buenos Aires, p. 66.
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1.4. En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporciona una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por Jo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto a la patente de invención4
•
1.5. El modelo de utilidad se refiere a invenciones, que ofrecen solución a un problema técnico y, al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de utilidad que le significará beneficios de carácter económico. Su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación. En pronunciamientos del Tribunal se ha precisado que suscaracterísticas fundamentales son:
a) "Se trata de una invención: Aunque el modelo de utiHdad es una invenciónmenor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprendersela novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio,mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto,instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto yaexistente.
b) Tiene forma definida de un obieto: Se trata de una cosa especialmentedelimitada, no de un procedimiento o una sustancia.
c) Meiora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaia o beneficio queantes no tenia: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica outilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura delobjeto cuya protección se pretende." 5
1.6. El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenla. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahl se origina que a los modelos de utilidad se los denomine "invención menor". Sobre lo anterior Zuccherino ha expresado lo siguiente:
g( •.. ) La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado) con la condición de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin". 6
1.7. Ahora bien, el Articulo 82 de la Decisión 486 excluye de la protección por modelo de utilidad a lo siguiente:
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5
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Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 73-IP-2011.
Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 43-IP-2001, de fecha 24 de agosto de 2001.
ZUCCHERINO, Daniel R. Patentes de Invención. Op. cit., p. 68. 8
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"Articulo 82.- No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estétíco. No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención".
1.8. En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categorla de la propiedad industrial semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja funcional en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.
2. Normas de patentes de invención aplicables a los modelos deutilidad
2.1. Zivi ha señalado en su demanda que las resoluciones emitidas por la autoridad competente contienen una motivación errada encontrándose viciada de nulidad al aplicar el plazo de tramitación de patentes, cuando conforme a lo dispuesto en el Artículo 85 de la Decisión 486, los plazos de tramitación de registro de modelo de utilidad se reducen a la mitad.
2.2. En tal sentido resulta pertinente la interpretación del Artículo 85 de la Decisión 486, el cual señala lo siguiente:
·Articulo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, lasdisposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presenteDecisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a losplazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de loanterior, el plazo establecido en el arlículo 40 quedará reducido a docemeses".
2.3. De conformidad con el artículo antes referido, los requisitos de patentabilidad, el procedimiento de concesión y las normas sobre la protección de las patentes de invención son perfectamente aplicables a los modelos de utilidad teniendo en cuenta las particularidades propias, tal como sería el caso de los plazos los cuales se reducirán a la mitad de los establecidos para las patentes de invención.
3. La manifestación del solicitante para la realización del examen depatentabilidad. Abandono de la solicitud
3.1. En el proceso interno, la demandante ha sostenido que la Unidad de Patentes de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI ha interpretado y aplicado el Articulo 85 de la Decisión 486 requiriendo "arbitrariamente" un impulso de parte del solicitante en la tramitación del modelo de utilidad, lo cual al no estar regulado, no cabe y su imposición es antijurídica, por carecer de sustento legal.
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3.2. El Tribunal estima pertinente referirse al procedimiento relativo al examen de patentabilidad de la invención, aplicado a los modelos de utilidad, de conformidad con et presente caso.
3.3. A fin de otorgar una patente que confiera el derecho a su titular de impedir que terceros exploten sin su consentimiento et invento protegido, es necesario que se verifique la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente.
3.4. Ahora bien, el Articulo 40 de la Decisión 486, sobre et inicio del examen de fondo o de patentabilidad, establece lo siguiente:
HArtfculo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono':
3.5. El mencionado dispositivo legal establece que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se examine si la solicitud es patentable, independientemente de que se hubieren presentado o no oposiciones. Asimismo, establece que la consecuencia a la inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la solicitud.
3.6.
3.7.
7
8
En tal sentido, del Articulo 44 de ta Decisión 486 se desprende el establecimiento de una carga adicional para el solicitante de la patente, que es la iniciativa de un procedimiento dirigido al examen de patentabilidad de la invención, toda vez que se le exige, dentro del plazo fijado por ta disposición citada, la formulación de una solicitud expresa al efecto. Se trata de una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial. 7
Además del requisito de la petición expresa, el Articulo 44 autoriza el cobro de tasas para la realización del examen de patentabilidad. Si los países miembros optan por dicho cobro, la petición expresa del examen debe ir aparejada al pago de la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna indique. Esto quiere decir que para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad se necesitan los dos requisitos: (i) la petición expresa y (ii) el pago de las respectivas tasas si están previstas. e
Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 137-IP-2013.
Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 71-IP-2013.
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ó
3.8. De conformidad con lo anterior, los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, son los siguientes9 :
Publicación de la solicitud de patente.
Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad.
Pago de las tasas, si fuere el caso, para la realización del examen de patentabilidad dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna.
3.9. La satisfacción de la exigencia activa un procedimiento intermedio que da lugar a que la oficina nacional competente emita un primer pronunciamiento acerca de la patentabílidad de la invención y brinda al solicitante la posibilidad de subsanar, en el plazo fijado por la Decisión 486, los defectos advertidos por la oficina competente. El procedimiento culmina con un nuevo pronunciamiento de la oficina que, de no contar con la respuesta oportuna del peticionante o de subsistir los defectos de patentabilidad advertidos la primera vez, conducirá a la denegación de la solicitud.
3.1 O. En tal sentido, se deberá verificar si una vez publicada la solicitud en la Gaceta Oficial, el solicitante o titular del derecho, dentro del plazo correspondiente, solicitó expresamente la realización del examen de patentabilidad abonando la tasa correspondiente de ser el caso.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-8036, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.
9 Estos requisitos fueron determinados por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial del 12 de enero de 2006, expedida dentro del proceso 208-IP-2005.
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Cecilia L! f, 1:.- '\ MAGISTRADA
Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO
De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de ta presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 05 de septiembre de 2016
Proceso
Asunto
Consultante
Expediente interno del Consultante
Referencia
Magistrado Ponente
VISTOS
171-IP-2016
Interpretación Prejudicial
Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia
116/2015-CA
Marcas involucradas COCAKOLLA BOL (mixta) y COCA-COLA (denominativa), COCACOLA (denominativa), COCA-COLA LIGHT PLUS (denominativa), COCA-COLA C2 (denominativa), COCA COLA ESO ES (denominativa), COCA COLA, LIFE TASTES GOOD (denominativa), COCA-COLA (mixta) COCA-COLA (mixta), COCA-COLA LIGHT (mixta), COCA-COLA ZERO (mixta), COCA COLA CLASSIC (mixta), COCA COLA INTERACTIVE MUSIC (mixta) y COCA COLA EN CURSIVA Y CINTA DINAMICA (mixta)
Hugo Ramiro Gómez Apac
El Oficio 41/206 del 6 de abril de 2016, recibido el 21 de abril de 2016, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 134, de los Literales a) y b) del Articulo 135 y de los Literales a), f), g) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 116/2015-CA; y,
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El Auto del 23 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno:
Demandante
Demandado
Tercero Interesado
2. Hechos relevantes:
THE COCA-COLA COMPANY
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia
Organización Social para la Industrialización de la Coca - OSPICOCA
2.1. El 28 de abril de 201 O, la Organización Social para la Industrialización de la Coca (en adelante, OSPICOCA) solicitó al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante, el SENAPI) el registro de la marca COCAKOLLA BOL (mixta)1 para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2
2.2. El 25 de octubre de 2010, THE COCA-COLA COMPANY (en adelante, COCA-COLA) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, sobre la base de las marcas COCA-COLA (denominativa), COCA-COLA (denominativa), COCA-COLA LIGHT PLUS (denominativa), COCA-COLA C2 (denominativa), COCA COLA ESO ES (denominativa), COCA COLA, LIFE TASTES GOOD (denominativa), COCA-COLA (mixta) COCA-COLA (mixta), COCA-COLA LIGHT (mixta), COCA-COLA ZERO (mixta), COCA COLA CLASSIC (mixta), COCA COLA INTERACTIVE MUSIC (mixta) y COCA COLA EN CURSIVA Y CINTA DINAMICA (mixta), previamente registradas con Certificados 1164-C, 122666-C, 110778-C, 100216-C, 4395-C, 86369-C, 92868-C, 142327-C, 105502-C, 105465-C, 45427-C,
Expediente administrativo SM 1549-2010.
2 Clase 32: cervezas, aguas minerales, gaseosas y bebidas sin alcohol.
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119708-C y 45441-C, respectivamente, que distinguen productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza3
• Asimismo, alegó que la marca COCA-COLA, con Certificado 92868-C, es notoriamente conocida.4
2.3. Por Resolución Administrativa 306/2013 del 25 de junio de 20135, la
Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI declaró improbada la oposición y concedió el registro de la marca COCAKOLLABOL (mixta)6 a favor de OSPICOCA. Dicha instancia consideró lo siguiente:
a) Existen varias marcas con el término COCA registradas a favor deterceros que distinguen productos de la Clase 32 de la ClasificaciónInternacional de Niza7
, por lo que dicho término es uno de usocomún y débil, excluyéndose del cotejo marcario.
b) Los signos en conflicto cuentan con elementos que son fácilmentediferenciables y en el plano conceptual son muy distintosª, por lo queno se genera riesgo de confusión o de asociación.
c) El signo solicitado no constituye una copia, transliteración niimitación de la marca notoriamente conocida COCA-COLA, por loque no está inmerso en la causal de irregistrabilidad contemplada enel Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la ComunidadAndina.
d) No se probó ni se presentaron indicios de la mala fe alegada porCOCA-COLA respecto del registro del signo solicitado.
2.5. El 19 de julio de 2013, COCA-COLA interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución 306/2013.
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Las marcas sustento de la oposición se desprenden del informe de antecedentes consignado en la Resolución 306/2013 del 25 de julio de 2013. Por otro lado, en este punto se ha omitido reproducir las marcas mixtas de COCA-COLA, toda vez que en la Resolución 306/2013 no se han identificado dichas marcas con sus respectivos certificados.
En la Resolución Administrativa 306/2013 se señaló que la marca COCA-COLA fue declarada notoriamente conocida mediante Resolución Administrativa 1142/2011 del 29 de noviembre de 2011, dentro de un proceso de oposición.
Se consideró al signo solicitado como una sola palabra (COCAKOLLABOL) con grafla especial. Asimismo, en el cotejo de los signos en conflicto se reprodujo una marca distinta a la solicitada: COCACOLLABOL (mixta).
En el signo solicitado se aprecia la denominación COCAKOLLA y al lado la denominación BOL dentro de un circulo.
COCA EVOLUCION, COCAMBA, MAKCOCA y CERVECERIA TROPICAL BOLIVIANA CTB CERVICOCA.
Para llegar a esta conclusión, se tomaron los significados de las palabras COCA y COLLA, obtenidos de la página web de la Real Academia de la Lengua Español, y la descripción de COCACOLA obtenida en la página web: https://es.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola.
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2.6. Por Resolución Administrativa DPI/OP/REV-No. 143/2014 del 13 de junio de 2014, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI rechazó el recurso de revocatoria y confirmó la Resolución 306/2013.
2.7. El 2 de julio de 2014, COCA-COLA interpuso recurso jerárquico contra la Resolución DPI/OP/REV-No. 143/2014.
2.8. Mediante Resolución Administrativa Jerárquica DGE/OPO/J-No. 339/2014 del 28 de octubre de 2014, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI rechazó el recurso jerárquico interpuesto y confirmó la Resolución DPI/OP/REV-No. 143/2014.
2.9. El 18 de mayo de 2015, COCA-COLA interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución Administrativa Jerárquica DGE/OPO/JNo. 339/2014.
2.10.Mediante Auto del 21 de mayo de 2015, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, admitió la demanda y dispuso correr traslado al SENAPI.
2.11. El 1 O de agosto de 2015, el SENAPI contestó la demanda.
2.12. La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia decidió suspender el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Asimismo, solicitó responder las siguientes preguntas:
¿La oposición andina tiene como base fundamental evitar inducir en error o confusión al consumidor? ¿Qué se entiende por confusión en materia de registro de marcas? ¿Cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitar confusión en el registro de marcas? ¿Para evitar confusión debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor? ¿Qué se entiende por identidad de marca? ¿Qué se entiende por distintividad? ¿Qué se entiende por dilución de la marca? ¿Si no se configuran la similitud y semejanza entre los signos, es posible la coexistencia de las marcas registradas? ¿Qué se entiende por marcas notorias? ¿Cómo se acredita una marca notoria? ¿ Cuál es la ponderación entre una marca notoria y una nueva marca? ¿ Qué debe entenderse por actos de competencia desleal? ¿Qué debe entenderse por indicios razonables de competencia desleal?
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¿Causa confusión en el consumidor utilizar una marca fraccionada? ¿Si el signo COCAKOLLAbol tiene similitud o semejanza ortográfico, fonético e ideológico con el signo COCA COLA? ¿Puede registrarse un signo o una marca cuando ya existe un registro similar, con el argumento de tratarse de un producto considerado tradicional como es la sagrada hoja de coca? ¿Puede causar confusión en el consumidor las marcas similares en nombre, sean mixtas o denominativas, aun cuando la elaboración, fabricación y comercialización de productos sean diferentes? ¿Es posible apropiarse de una palabra tradicional -en este caso, COCA- por una empresa que alega que se trata del derecho a su marca?
3. Argumentos de la demanda de COCA-COLA:
3.1. La resolución impugnada no ha sido debidamente motivada.
3.2. No se ha otorgado una protección especial a la marca notoria y de alto renombre COCA-COLA contra el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario que supone el registro del signo solicitado, debido a la extrema similitud que guardan los signos en conflicto.
3.3. El daño económico que se ocasionará a COCA-COLA es muy importante, toda vez que desde hace décadas invierte grandes cantidades de dinero en campañas publicitarias, encontrándose su marca completamente acuñada en la mente del consumidor boliviano.
3.4. El consumidor no excluirá de las marcas en conflicto el término COCA, el mismo que no evoca el concepto de la hoja de coca. La marca notoriamente conocida exige un reconocimiento de la totalidad de sus elementos.
3.5. Las marcas registradas en el SENAPI que contienen el término COCA son diferentes de la marca COCA-COLA.
3.6. Es titular de una familia de marcas en las que el elemento distintivo predominante y común es precisamente la denominación COCA-COLA.
3.7. OSPICOCA actuó de mala fe y el registro del signo solicitado pretende consolidar actos de competencia desleal.
3.8. Por las razones indicadas, solicitó declarar probada la demanda contencioso administrativa y ordenar al SENAPI denegar la marca solicitada.
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4. Argumentos de la contestación del SENAPI:
4.1 En el cotejo marcario se evidenció la diferencia de los signos en conflicto, generándose la posibilidad de coexistencia pacífica entre estos.
4.2 La prueba aportada por COCA-COLA solo hace referencia a la notoriedad de la marca COCA-COLA en la República de Venezuela y en la República de Perú, pero no demuestra que OSPICOCA solicitó la marca de mala fe ni para para perpetrar actos de competencia desleal.
4.3 Por tanto, solicitó rechazar la demanda y confirmar la Resolución DGE/OPO/J-No. 339/2014.
5. Argumentos de la contestación de OSPICOCA:
No consta en el expediente que el tercero interesado haya contestado la de demanda.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
1. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 134,de los Literales a) y b) del Articulo 135 y Literales a), f), g) y h) del Articulo136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina9
.
9 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.-
"Artfculo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras;b) las imágenes, figuras, simbo/os, gráficos, logotipos, monogramas. retratos, etiquetas,
emblemas y escudos;c) los sonidos y los olores;d) las letras y los números;e) un color delimitado por una fonna, o una combinación de colores;f) la fonna de los productos, sus envases o envolturas;g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los aparlados anteriores.
Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca confonne al primer párrafo del articulo anterior;b) carezcan de distintividad;( . . . )
Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respectode los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(.. . ) f) consistan en un signo que infrinja el de,echo de propiedad industrial o el derecho de autor de
un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
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2. No procede la interpretación prejudicial de los siguientes artículos:
Del Articulo 134 por no ser materia de controversia aquello puede constituir una marca. De los Literales a) y b) del Articulo 135, por no ser materia de controversia la irregistrabilidad de un signo que no cumpla con los requisitos establecidos en el primer párrafo del Articulo 134 de la norma antes citada ni la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado. Del Literal f) del Artículo 136 por no ser materia de controversia la irregistrabilidad de un elemento de propiedad industrial distinto de una marca. Del Literal g) del Artículo 136 por no ser materia de controversia si el término KOLLA se encuentra inmerso en las causales de irregistrabilidad de dicho literal. 1
º
3. Por tanto, procede la interpretación de los Literales a) y h) del Artículo 136de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por sermateria de controversia el riesgo de confusión del signo solicitado con unamarca previamente registrada y que ostente el carácter de notoriamenteconocida.
4. De oficio procede la interpretación de los siguientes artículos:
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tt
Del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 48611, por ser materia de
controversia si el término COCA constituye una palabra de uso común. Del Artículo 137 de la Decisión 48612 , en tanto que COCA-COLA ha manifestado que el signo COCAKOLLA BOL (mixto) ha sido solicitado
g) consistan en el nombre de las comunidades lndigenas, afroamericanas o locales, o lasdenominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizadas para distinguir susproductos, servicias o la forma de procesarlos. o que constituyan la expresión de su cultura opráctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con suconsentimiento expreso; y,
h} constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquieraque sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuesesusceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con susproductos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de sufuerza distintiva o de su valor comen:ial o publicitario. �
El SENAPI no argumentó que dicho tém,ino fuera el nombre de una etnia indígena, como alega COCA-COLA, ni que se encontrara inmerso en los supuestos del literal en comentario. Adicionalmente, en la Resolución 339/2014 el SENAPI realizó la evaluación del término COKACOLLABOL, como es analizado el signo solicitado a lo largo del procedimiento, considerandolo como uno de fantasía.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.
·Artfcu/o 135.• No podrán registrarse como man:as los signos que:(.. . } g} consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del
producto o servicia de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pafs;, ... r
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de mala fe y con la intención de consolidar actos de competencia desleal. Del Articulo 150 de la norma antes citada13
, dado que se cuestionó la debida motivación del examen de registrabilidad realizado en el proceso interno. De los Artículos 224, 228 y 229 de la norma en comentario14
, puesto que se alegó la notoriedad de la marca registrada sustento de la oposición.
12 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-
"Artfculo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicias razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. "
13 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.-
"Art/culo 150.- Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución."
14 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.-
"Art./culo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido."
"Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pafs
Miembro;b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pafs
Miembro;c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pafs
Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos delos productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuyanotoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pafs Miembro en el que sepretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial:h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo
en determinada territorio: o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pafs Miembro en que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el
País Miembro o en el extranjero."
"Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pafs Miembro o en el extranjero;b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para
identificar actividades o establecimientos en el Pafs Miembro; o,
c) no sea notoriamente conocido en el extranjero."8
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C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética,ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirectay de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre marcas mixtas y denominativas compuestas.3. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta.4. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil.5. Familia de marcas.6. La marca notoriamente conocida.7. Actos de competencia desleal en la obtención de un registro de marca.8. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos.9. Preguntas formuladas por la Corte consultante.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudfonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusióndirecta, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo designos distintivos
1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada COCAKOLLA BOL (mixta) y las marcas COCA-COLA (denominativa), COCA-COLA (denominativa), COCA-COLA LIGHT PLUS (denominativa), COCA-COLA C2 (denominativa), COCA COLA ESO ES (denominativa), COCA COLA (denominativa), LIFE TASTES GOOD (denominativa), COCA-COLA (mixta), COCA-COLA (mixta), COCACOLA LIGHT (mixta), COCA-COLA ZERO (mixta), COCA COLA CLASSIC (mixta), COCA COLA INTERACTIVE MUSIC (mixta) y COCA COLA EN CURSIVA Y CINTA DINAMICA (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:
"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero, para los mismos productoso servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o deasociación;
( ... )"
1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
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Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.1s
a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero,riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que elconsumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea queestá adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, sepresenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contrade la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al querealmente posee.
b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.
1.3. Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 16
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a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos enconflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia enlas raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también encuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar siexiste la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos enconflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o laspalabras, el número de silabas, las ralees, o las terminacionescomunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir enmayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante.
d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos deldibujo o el concepto que evocan.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-lP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016.
lb[dem.
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1.4. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 17
a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual oideológica.
b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidordificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo haráen momentos diferentes.
c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibirel riesgo de confusión o asociación.
d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar delconsumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo elproducto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio delconsumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya queestamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
1.5. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
2. Comparación entre marcas mixtas y denominativas compuestas
2.1. Como un extremo de la controversia radica en la presunta confusión entre la marca solicitada COCAKOLLA BOL (mixta) y las marcas COCACOLA (denominativa), COCA-COLA (denominativa), COCA-COLA LIGHT PLUS (denominativa), COCA-COLA C2 (denominativa), COCA COLA ESO ES (denominativa) y COCA COLA, LIFE TASTES GOOD (denominativa) es necesario compararlas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. Los elementos denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc. 18
17 lbldem.
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2.2. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.19
2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
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a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtaspredomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habríalugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistirpacíficamente en el ámbito comerciaJ,20 salvo que puedan suscitaruna misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgode confusión.
b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberárealizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para elcotejo de signos denominativos:21
(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importantetener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras queposeen una función diferenciadora en el conjunto, debido a queesto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en elmercado.
(ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos acomparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muydificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría serevidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si seencuentran en el mismo orden asumirán una importanciadecisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016.
Ibídem.
lbldem.
Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.
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(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una maneramás fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraríacómo es captada la marca en el mercado.
2.4. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras22
, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:23
a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. Laprimera palabra genera más poder de recordación en el públicoconsumidor.
b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con laextensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo generaltienen mayor impacto en la mente del consumidor.
c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con lasonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de lapalabra, esta podria tener mayor impacto en la mente delconsumidor.
d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte proximidad con losproductos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea laproximidad del signo evocativo con los productos o servicios queampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, lapalabra débil no tendria relevancia en el conjunto.
e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Laspalabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluirdel cotejo de marcas.
f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuentaotros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo esuna marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si lapalabra que compone un signo es el elemento estable de una marcaderivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas,tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situaciónque le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinarla relevancia en el conjunto.
2.5. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con
22 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. De modo referencial, ver Proceso 12-IP-2014, p.10.
23 De modo referencial, ver Proceso 178-IP-2015, p. 12.
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el fin de determinar el presunto riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca solicitada COCAKOLLA BOL (mixta) y las marcas COCA-COLA (denominativa), COCA-COLA LIGHT PLUS (denominativa), COCA-COLA C2 (denominativa), COCA COLA ESO ES (denominativa) y COCA COLA, LIFE TASTES GOOD (denominativa). Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.
3. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativacompuesta
3.1. Como la controversia radica en la posible confusión entre el signo COCAKOLLA BOL (mixta) y las marcas COCA-COLA (mixta), COCACOLA (mixta), COCA-COLA LIGHT (mixta), COCA-COLA ZERO (mixta), COCA COLA CLASSIC (mixta), COCA COLA INTERACTIVE MUSIC (mixta) y COCA COLA EN CURSIVA Y CINTA DINAMICA (mixta), es necesario compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.
3.2. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, se deberá determinar si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.24
3.3. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos se pueden distinguir dos elementos: el trazado y el concepto.25
3.4.
24
25
26
Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se debe tomar en cuenta lo siguiente26
:
a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signosconfrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidadcon las reglas para la comparación entre signos denominativospreviamente citada.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 del 13 de junio de 2016.
lbfdem.
Ibídem.
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9.
r
b} Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es elgráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signosfigurativos:
(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya quela posibilidad de confusión puede generarse no solamente en laidentidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sinotambién en la idea o concepto que la marca figurativa susciteen la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, eltrazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica sueleprevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferenciasen los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma ideao concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
c) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtaspredomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrtalugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistirpacíficamente en el ámbito comercial,27 salvo que puedan suscitaruna misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgode confusión.
3.5. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
4. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca
débil
4.1. El SENAPI señaló la palabra COCA es de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil.
4.2. El Literal g} del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la
27
Comunidad Andina dispone:
"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ... ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una
designación común o usual del producto o servicio de que se trate enel lenguaje corriente o en la usanza del pafs;
(. .. )"
lbldem.
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4.3. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.28
4.4. No obstante, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.29
4.5. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
5. Familia de marcas
5.1. En el presente proceso, se discute la existencia de una familia de marcas sobre la base del término COCA-COLA.
5.2.
28
29
30
Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.3º
Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 536-IP-2015 del 23 de junio de 2016.
De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12.
De modo referencial, ver Proceso 23-IP-2013 del 15 de mayo de 2013, p. 16. Asimismo, en los Procesos 91-IP-2002 y 42-IP-2012, este Tribunal explicó que una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre s[ y las relaciona con un mismo origen empresarial.
16
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5.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.31
5.4. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular si puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.32
5.5. En el presente proceso, se deberá determinar si el término COCA-COLA constituye o no una familia de marcas.
6. La marca notoriamente conocida
6.1. COCA-COLA alegó que su marca COCA-COLA es notoriamente conocida, sin embargo, no se le ha concedido la protección especial que supone dicha calidad. Sobre el particular, el SENAPI consideró que los signos en conflicto son diferentes, por lo que no se configura el riesgo de confusión; en ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo
31
32
En los Procesos 84-IP-200, 91-IP-2002, 94-IP-2006 y 42-IP-2012, este Tribunal explicó que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, con relación a los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o con relación a los elementos accesorios que la acampanan.
Sin perjuicio de lo antes mencionado, en el Proceso 12-IP-2014 este Tribunal afirmó que la figura de la marca derivada forma parte de la familia de marcas.
lbidem.
lbldem.
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136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), cuyo tenor es el siguiente:
"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
( ... ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o
transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamenteconocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean losproductos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su usofuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociacióncon ese tercero o con sus productos o se,vicios; unaprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de sufuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario."
6.2. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar unriesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigiodel signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.33
6.3. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Articulo 228 de lamisma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuentapara detenTiinar la notoriedad de una marca.34
6.4. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, ast como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella35
, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad.
6.5. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual
33
34
35
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.
lbidem.
Ibídem.
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6.6.
6.7.
6.8.
36
37
38
39
sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro.36
La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición.37 El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el articulo previamente citado.38
Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. 39
En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y los Literales a), b), y c) del Articulo 226 de la
De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12.
Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 4 72-IP-2015 del 1 O de junio de 2016,
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-
·Artfcu/o 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideraciónentre otros, los siguientes factores:a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals
Miembro;b} la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals
Miembro;c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals
Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de/os productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de venias y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuyanotoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que sepretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;g} el valor contable del signo como activo empresarial;h} el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo
en determinado territorio; o,
ii) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por eltitular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
j} los aspectos del comercio internacional; o,k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el
Pafs Miembro o en el extranjero."
Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016,
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Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario:40
a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor aladquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho producto tiene un origenempresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, queaunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial delproducto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto yotra empresa tienen una relación o vinculación económica.
e) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signosidénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidaddistintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en elmercado, aunque se use para productos que no tengan ningúngrado de conexidad con los que ampara el signo notoriamenteconocido.
Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente:
"En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legitimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia". 41
Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.4
2
d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidorparasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signosnotoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobreproductos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad conlos que ampara el signo notoriamente conocido.
Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la
lbldem.
MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283.
De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015, p. 19.
20
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reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.43
6.9. En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.44
6.1 O. Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
6.11. Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podria tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor. Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.
7. Actos de competencia desleal en la obtención de un registro demarca
7 .1. COCA-COLA señaló que el registro del signo solicitado por OSPICOCA ha sido efectuado de mala fe y con la finalidad de consolidar actos de competencia desleal. Añadió que no se ha valorado la prueba aportada respecto de la prohibición establecida en el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:
43
44
"Artículo 137.-
Cuanda la oficina nacional competente tenga indicias razonables que Je permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro".
lbldem.
De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26.
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7 .2. La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.45
7.3. La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas. Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro de marca. Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal. Esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como finalidad realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro de marca.46
7.4. En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la oficina nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, "actos de competencia desleal por confusión", es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.47
7.5. El análisis que haga la oficina nacional competente debe partir de "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 48
7 .6. En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.49
45
46
47
4B
49
De manera referencial, ver Proceso 6-IP-2015 del 29 de abril _de 2015, pp- 23 y 24.
Ibídem.
lbldem.
lbldem.
lbldem.
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7.7. Para establecer la posible conducta desleal en el marco del Artículo 137 de la Decisión 486 se debe determinar lo siguiente:50
- Posible práctica deshonesta: solicitud de registro de marca.
- Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud sehubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar elaprovechamiento de la reputación ajena. Para esto se debeprobar la existencia de la reputación ajena que se quiereaprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercadoo notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar laconducta como desleal.
8. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos
8.1. COCA-COLA manifestó que no se ha fundamentado debidamente la resolución impugnada.
8.2. El Artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente:
"Artículo 150.-
Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a
realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución".
8.3. A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando se presenten o no oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.51
8.4. El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de estas se realice
50 lbldem.
S\ De modo referencial, ver Proceso 242-IP-2013 de fecha 20 de febrero de 2014, p.12.
23
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8.5.
8.6.
8.7.
9.
52
en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.
La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados".52
En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante. debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.
Preguntas formuladas por la Corte consultante
Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Corte consultante. es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
lbidem.
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9.1. ¿La oposición andina tiene como base fundamental evitar Inducir en error o confusión al consumidor?
Considerando que la oposición andina no es materia de controversia en este caso, no corresponde atender la consulta efectuada.
9.2. ¿ Qué se entiende por confusión en materia de registro de marcas?
La confusión en materia marcaría se refiere a la falta de claridad para poder distinguir un producto o servicio de otro o su origen empresarial, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo de manera extrínseca.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre si como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión, los mismos que han sido desarrollados en el numeral 1.2. de la Sección O de la presente interpretación prejudicial.
9.3. ¿Cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitar confusión en el registro de marcas?
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos, (ii) o identidad entre los signos y similitud o vinculación entre los productos o servicios, (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios, (iv) o semejanza entre los signos y también similitud o vinculación entre los productos y servicios.
En atención a lo expuesto, se concluye que para evitar el riesgo de confusión entre las marcas, estas no deben presentar ni identidad ni semejanza, así como tampoco deben estar dirigidas a distinguir productos idénticos, similares o vinculados.
9.4. ¿Para evitar confusión debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor?
Primero debemos recordar que la marca es una herramienta que contribuye a que el público consumidor pueda diferenciar los productos y/o servicios ofrecidos por diversos competidores en el mercado,
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generando de esta manera vínculo entre el producto y/o servicio, su calidad, así como su origen empresarial.
En ese contexto, es preciso considerar que en el supuesto que se genere un riesgo de confusión entre dos signos distintivos, no sólo debe prevalecer el interés o derecho del titular de la marca registrada sino, por sobre todo, el derecho del público consumidor -quien resulta por lo general ser la parte más débil en una relación contractual- a fin de que este no se vea inducido a error con la presencia de dos marcas similares en el mercado y destinadas a amparar productos de la misma clase o clases conexas.
Así, a fin de salvaguardar el interés general del público consumidor, la normativa comunitaria andina ha consagrado en el Literal a) del Articulo 136 que no podrán acceder a registro como marca, los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para distinguir los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo sea susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación.
Tal premisa normativa faculta a la Autoridad competente a evaluar cada caso en concreto, teniendo como finalidad primordial cautelar el interés general de los consumidores.
9.5. ¿ Qué se entiende por identidad de marca?
Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.
9.6. ¿Qué se entiende por distintividad?
53
De conformidad con lo estipulado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.53
De modo referencial, ver Procesos 50-IP-2014 del 26 de agosto de 2014 y 122-IP-2013 del 16 de julio de 2013.
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Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrinseca, mediante la cual se determina la capacidad delsigno de diferenciarse de otros signos en el mercado.
El Literal b) del Articulo 135 de la Decisión 486 establece qué signos no podrán registrarse como marcas debido a su falta de distintividad intrínseca.
9. 7. ¿ Qué se entiende por dilución de la marca?
En relación a la pregunta formulada, se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el numeral 6.9. de la Sección D de la presente interpretación prejudicial.
9.8. ¿Si no se configuran la similitud y semejanza entre los signos, es
posible la coexistencia de las marcas registradas?
En caso de que los signos no sean idénticos ni semejantes no se configuraría riesgo de confusión o de asociación, dado que estos podrían ser diferenciados por los consumidores en el mercado, por lo que nada impediría que dichos signos se encuentren registrados para distinguir productos y/o servicios idénticos o similares.
9.9. ¿ Qué se entiende por marcas notorias?
Las marcas notorias son signos distintivos que han adquirido dicha calidad debido al reconocimiento de las mismas por el sector pertinente.
En el Titulo XIII de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se regula qué debe entenderse como signo distintivo notoriamente conocido para efectos de la normativa andina, su ámbito de protección, qué factores determinan que adquiera el carácter de notorio, cuál es el sector pertinente, entre otras cuestiones.
En el numeral 6 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial se han tratado temas relacionados a la protección especial que merecen estos signos, la carga de la prueba y los riesgos de los que deben ser resguardados los signos notoriamente conocidos.
9.1 O.¿ Cómo se acredita una marca notoria?
El Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala una lista no taxativa de aquellas cuestiones que pueden ser tomadas en consideración a efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo. No obstante, la autoridad competente podrá analizar otro tipo de pruebas
27
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'
que acrediten de manera fehaciente que la marca ha alcanzado reconocimiento por parte del sector pertinente y atribuirle tal calidad.
9.11.¿Cuá/ es la ponderación entre una marca notoria y una nueva marca?
La protección especial que merece una marca notoria frente al registro de signos que no ostentan tal calidad ha sido desarrollada en el numeral 6 de la sección D de la presente interpretación prejudicial
9.12. ¿Qué debe entenderse por actos de competencia deslea/?54
54
55
El Artículo 258 de la Decisión 486 estipula:
"Articulo 258.-
Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.n
El acto contrario a los usos y prácticas honestas, es aquel que se produce cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. El concepto de tal acto parte de Jo que se denomina buena fe comercial:
"La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso so/ia definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios". 55
Los actos de competencia desleal además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.
Por su parte, el Articulo 259 de la citada norma enumera de manera no taxativa aquellos actos que pueden considerarse desleales:
Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
De modo referencial, ver Proceso 100-1P-2015 del 25 de setiembre de 2015, pp. 8-11.
NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO, parte general. Editorial Legis, Colombia, p. 316.
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Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
Un acto para ser desleal debe tener ciertas particularidades:
Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la victima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. Que el acto o la actividad sea indebido. Que el acto sea susceptible de producir un daño.
El primer grupo, actos de competencia desleal por confusión, ha sido desarrollado en el numeral 7.4. de la Sección D de la presente interpretación prejudicial.
El segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, está referido a todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor.
El tercer grupo de actos se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión.
9.13. ¿ Qué debe entenderse por indicios razonables de competencia desleal?
En relación a la pregunta formulada, se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el numeral 7 .5. de la Sección D de la presente interpretación prejudicial.
9.14. ¿ Causa confusión en el consumidor utilizar una marca fraccionada?
Dependerá del examen de registrabilidad que se realice en el caso concreto. Si del resultado de dicho examen se determina que existe semejanza entre el signo solicitado y la marca registrada y, además, existe identidad, similitud o vinculación entre los productos o servicios que distinguen los signos en conflicto, se generará riesgo de confusión en el mercado, por lo que el signo solicitado no deberá acceder al registro.
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9.15. ¿Si el signo COCAKOLLAbol tiene similitud o semejanza ortográfico, fonético e ideológico con el signo COCA COLA?
No corresponde absolver esta pregunta en tanto que está directamente relacionada con el caso materia de la interpretación prejudicial.
9.16.¿Puede registrarse un signo o una marca cuando ya existe un registro similar, con el argumento de tratarse de un producto considerado tradicional como es la sagrada hoja de coca?
Para dar respuesta a esta pregunta debe analizarse un caso en concreto, debiendo verificar si el signo está constituido por elementos descriptivos, genéricos o de uso común para los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado a registro.
9.17.¿Puede causar confusión en el consumidor las marcas similares en nombre, sean mixtas o denominativas, aún cuando la elaboración, fabricación y comercialización de productos sean diferentes?
La pregunta no es clara. No obstante ello, causará confusión en el público consumidor la existencia de signos similares destinados a distinguir productos o servicios idénticos, semejantes o que estos guarden conexión competitiva entre sí. En caso de que uno de los signos sea una marca notoria deberá tenerse presente el rompimiento de las reglas de especialidad y territorialidad.
9.18. ¿Es posible apropiarse de una palabra tradicional -en este caso, COCA- por una empresa que alega que se trata del derecho a su marca?
No corresponde absolver esta pregunta en tanto que está directamente relacionada con el caso materia de la interpretación prejudicial.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 116/2015-CA, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
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MAGISTRADA
Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO
De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 09 de septiembre de 2016
Proceso
Asunto
Consultante
Expediente interno del Consultante
Referencia
Magistrado Ponente
VISTOS
179-IP-2016
Interpretación Prejudicial
Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú
06618-2014-0-1801-J R-CA-14
Marcas involucradas TORRES+ ASOCIADOS BOUTIQUE LEGAL (mixta) y ESTUDIO TORRES Y TORRES LARA ASOCIADOS -ABOGADOS (denominativa)
Hugo Ramiro Gómez Apac
El Oficio 6618-2014-0/StaSECA-CSJLI-PJ del 2 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo dia, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 06618-2014-0-1801-JR-CA-14; y,
El Auto del 23 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno:
1
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Demandante
Demandado
Tercera Interesada
Narghis Martin Torres Pérez
Instituto Nacional de Defensa de ra
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú
Silvia Abigail Mercedes Morales Corrales
2. Hechos relevantes:
2.1. El 26 de julio de 2012, Narghis Martín Torres Pérez (en adelante, Narghis Torres) solicitó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el lndecopi) de la República del Perú el registro de la marca TORRES + ASOCIADOS BOUTIQUE LEGAL (mixta)1 para distinguir servicios de la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza.2
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2.2. Por Resolución 4772-2003/DSD-INDECOPI del 8 de abril de 2013, la Dirección de Signos Distintivos del lndecopi denegó el registro del signo solicitado, considerando lo siguiente:
2
3
a) Se encuentra registrada a favor de Silvia Abigail Mercedes MoralesCorrales (en adelante, Silvia Morales) la marca ESTUDIO TORRESY TORRES LARA ASOCIADOS � ABOGADOS (denominativa) paradistin�uir servicios de la Clase 45 de la Clasificación Internacional deNiza.
b) Existe identidad entre los servicios que distinguen los signos enconflicto, los cuales también son semejantes, dado que incluyen eltérmino TORRES en su conformación, el cual no se encuentrapresente en otras marcas registradas a favor de terceros paradistinguir servicios de la Clase 45 de la Clasificación Internacional deNiza.
c) Los demás elementos que se presentan en los signos en conflicto nodesvirtúan la semejanza entre estos. Por tanto, el signo solicitado seencuentra incurso en la prohibición establecida en el Literal a) delArtículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Expediente administrativo 502001-2012.
Clase 45: servicios jurldicos.
Clase 45: servicios jurídicos.
2
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2.3. El 2 de mayo de 2013, Narghis Torres interpuso recurso de apelación contra la Resolución 4772-2003/DSD-INDECOPI.
2.4. Por Resolución 289-2014/TPI-INDECOPI del 4 de abril de 2014, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del lndecopi resolvió la apelación confirmando la Resolución 4772-2003/DSD-INDECOPI.
2.5. El 23 de julio de 2014, Narghis Torres presentó demanda contenciosa administrativa contra el INDECOPI, solicitando la nulidad de la Resolución 289-2014/TPI-INDECOPI.
2.6. Mediante Resolución 9 del 1 O de diciembre de 2015, se declaró fundada la demanda y se declaró nula la Resolución 0289-2014/TPI-INDECOPI.
2.7. El 21 de diciembre de 2015, el INDECOPI presentó recurso de apelación contra la Resolución 9 del 1 O de diciembre de 2015.
2.8. Mediante Auto del 15 de marzo de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Asimismo, formuló la siguiente consulta:
(i) ¿Cuáles son los criterios que debemos utilizar para juzgar el riesgo deconfusión entre dos signos destinados a identificar la prestación deservicios legales que comparten un término (apellido) que no escomún en la clase?
3. Argumentos de la demanda de Narghis Torres:
3. 1. Se ha aplicado incorrectamente el Literal a) del Articulo 136 de laDecisión 486 de la Comunidad Andina.
3.2. No se ha considerado que el signo solicitado es uno de carácter mixto y que cualquier consumidor medio podrá diferenciarlo de otros existentes en el mercado.
3.3. En el mercado existen otros casos de empresas que prestan servicios legales que poseen en sus signos distintivos el nombre de algún socio que también está incluido en el signo distintivo de otro estudio.4
3.4. Los signos en conflicto no evocan un mismo concepto, tienen una impresión visual distinta, la naturaleza del servicio jurídico y la forma de su
4 Considerando que el examen de registrabilidad de un signo constituye un examen de derecho y no de hecho, este argumento no resulta relevante para el presente análisis.
3
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prestación es distinta. Además, la marca registrada no forma parte de una familia de marcas, mientras que el signo solicitado sí.5
4. Argumentos de la contestación del lndecopi:
4.1 Los signos en conflicto presentan similitudes al grado de causar confusión respecto del origen empresarial de los mismos.
4.2 En el examen de registrabilidad se consideró como elemento relevante el término TORRES, dado que los términos ASOCIADOS y BOUTIQUE LEGAL son descriptivos.
4.3 Es evidente la confusión entre los signos debido a que identifican servicios idénticos, y presentan semejanzas fonéticas y gráficas que impedirán que los usuarios los diferencien en el mercado.
4.4 Narghis Torres no invocó el argumento de la familia de marcas en sede administrativa, por lo que de valorarse dicho argumento se configuraría una violación al principio de congruencia y se causaría indefensión al lndecopi.
4.5 La Resolución 289-2014fTPI-INDECOPI se encuentra plenamente arreglada a ley.
5. Argumentos de la contestación de Silvia Morales:
B.
1.
5
6
No consta en el expediente que la tercera interesada haya contestado la demanda.
NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Literal b) del Articulo 135 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.6
Narguis Torres alega la supuesta existencia de una familia de marcas en base a las siguientes marcas que tendría registradas a su favor: (i) T + A Experiencia Creando Valor y (ii) T+A y logotipo; sin embargo, se advierte que ello no fue materia controvertida en la resolución impugnada, por lo que no resulta relevante para el presente análisis.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.-
ªArt/cu/o 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (. . .) b) carezcan de distintivídad;( .. .r
·Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
4
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2. No procede la interpretación prejudicial del Literal b) del Articulo 135 de lanorma antes citada, en tanto no es materia de controversia la falta dedistintividad intrínseca del signo solicitado.
3. Por tanto, solo procede la interpretación prejudicial del Literal a) delArticulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,por ser materia de controversia el riesgo de confusión del signo solicitadocon una marca previamente registrada.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética,ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirectay de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre una marca mixta y una denominativa compuesta.3. Pregunta formulada por la Corte consultante.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudfonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusióndirecta, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo designos distintivos
1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada TORRES + ASOCIADOS BOUTIQUE LEGAL (mixta) y la marca registrada ESTUDIO TORRES Y TORRES LARA ASOCIADOS -ABOGADOS (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artf culo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:
"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero, para los mismos productoso servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales eluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o deasociación;
( . . . )"
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registradapar un tercero, para las mismos productos o servicios, o para productos o servicias respecto defos cuales el usa de fa marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(. . . }"
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1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.7
a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero,riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que elconsumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea queestá adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, sepresenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o serviciodeterminado, en contra de la realidad de los hechos, un origenempresarial diferente al que realmente posee.
b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen unarelación o vinculación económica.
1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor.
1.4. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen.
1.5. Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:8
7
8
a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos enconflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia enlas raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también encuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar siexiste la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos enconflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 4 70-1 P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-lP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016.
lbldem.
6
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palabras, el número de sílabas, las raí ces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante.
d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos deldibujo o el concepto que evocan.
1.6. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:9
a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual oideológica.
b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidordifícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo haráen momentos diferentes.
c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibirel riesgo de confusión o asociación.
d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar delconsumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo elproducto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio delconsumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya queestamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
1.7. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
2. Comparación entre una marca mixta y una denominativa compuesta
2.1. Como un extremo de la controversia radica en la presunta confusión entre la marca solicitada TORRES + ASOCIADOS BOUTIQUE LEGAL (mixta)
9 lbldem.
7
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,
y la marca registrada ESTUDIO TORRES Y TORRES LARA ASOCIADOS - ABOGADOS (denominativa) es necesario compararlas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. Los elementos denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc.10
2.2. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 11
2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
10
11
12
13
a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtaspredomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrlalugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistirpacíficamente en el ámbito comercial, 12 salvo que puedan suscitaruna misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgode confusión.
b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberárealizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para elcotejo de signos denominativos: 13
(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importantetener en cuenta las letras, las silabas o las palabras queposeen una función diferenciadora en el conjunto, debido a queesto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en elmercado.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016.
lbldem.
Ibídem.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.
8
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(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos acomparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muydifícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría serevidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si seencuentran en el mismo orden asumirán una importanciadecisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una maneramás fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraríacómo es captada la marca en el mercado.
2.4. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras 14, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 15
14
15
a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. Laprimera palabra genera más poder de recordación en el públicoconsumidor.
b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con laextensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo generaltienen mayor impacto en la mente del consumidor.
c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con lasonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de lapalabra, esta podría tener mayor impacto en la mente delconsumidor.
d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte proximidad con losproductos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea laproximidad del signo evocativo con los productos o servicios queampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, lapalabra débil no tendría relevancia en el conjunto.
e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Laspalabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluirdel cotejo de marcas.
f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuentaotros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. De modo reíerencial, ver Proceso 12-IP-2014, p.10.
De modo referencial, ver Proceso 178-IP-2015, p. 12.
9
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una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
2.5. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de determinar el presunto riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca solicitada TORRES + ASOCIADOS BOUTIQUE LEGAL (mixta) y la marca registrada ESTUDIO TORRES Y TORRES LARA ASOCIADOS - ABOGADOS (denominativa). Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.
3. Pregunta formulada por la Corte consultante
Antes de dar respuesta a la pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
3.1. ¿ Cuáles son los criterios que debemos utilizar para juzgar el riesgo de confusión entre dos signos destinados a identificar la prestación de servicios legales que comparten un término (apellido) que no es común en la clase?
Dado que la pregunta refiere el análisis del registro de signos que involucran un apellido en su conformación, es necesario mencionar lo que establece el Literal e) del Articulo 136 de la Decisión 486 sobre este tema.
La norma antes citada ha previsto que no se podrán registrar signos que afecten la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, cuando se trate del nombre, apellido, firma, titulo, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato, o caricatura de una persona distinta de la solicitante o identificada por el sector pertinente como una persona distinta de la solicitante, excepto cuando se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, de quienes fueran declarados sus herederos.
La protección a la que se refiere el artículo en comentario se deberá aplicar exclusivamente cuando el nombre, apellido y los otros señalados en la norma, corresponda a uno totalmente identificable y conocido por el
10
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público, debido a su publicidad, difusión y explotación de la imagen que hubiera hecho la persona que lo ostenta en razón de su profesión o actividad, pues solo en esos casos se afectaría la identidad y prestigio de la persona cuyo nombre o apellido notorio, etc., se solicita a registro, pudiendo únicamente ser la persona titular del mismo, o sus herederos directos, los autorizados a realizar dicho pedido.
Si el nombre, apellido, u otros señalados en la noma en comentario, no logran identificar e individualizar a una persona específica, reconocida ampliamente por su profesión o actividad, no será aplicable lo dispuesto en el Literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486.
En los casos que no se configuren los supuestos establecidos en el Literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486, el nombre, apellido, etc., deberárecibir el mismo tratamiento que cualquier otra denominación solicitada aregistro y los criterios para determinar el riesgo de confusión y/oasociación a aplicarse son los desarrollados en el numeral 1 de la SecciónD de la presente interpretación.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 06618-2014-0-1801-JR-CA-14, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
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GACETA OFICIAL 9/11/2016 55 de 56
Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO
De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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