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Año XXXIII – Número 2653

Lima, 25 de enero de 2016

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 229-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma Decisión. Marca: BOTULEX (mixta). Demandante: ALLERGAN INC. Proceso interno: 2010-00039-00..................... ...................................... 1

PROCESO 230-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma Decisión. Marca: PREMIER LIGHTS (mixta). Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Proceso interno: 2010-00237-00. ..................... ............................................................................ 18

PROCESO 276-IP-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Demandante: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. Marca: “AHORRAMÁS” (denominativa). Expediente Interno: 2011-00026-00.. ..................... ............... 39

PROCESO 229-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma Decisión. Marca: BOTULEX (mixta). Demandante: ALLERGAN INC. Proceso interno: 2010-00039-00.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 1432 de 12 de mayo de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-00039-00. El auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación recibida estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: ALLERGAN INC. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República

de Colombia. Tercero interesado: JAIRO VELLANEDA Hechos.

1. El 15 de febrero de 2007, Jairo Vellaneda solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca BOTULEX (mixta), para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”, comprendidos en la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. Publicado el extracto de la referida solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 578, Allergan Inc. presentó oposición, por cuanto la marca solicitada a registro sería confundible con la marca notoriamente conocida BOTOX (denominativa), registrada a su favor para distinguir productos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. El 29 de mayo de 2009, mediante Resolución 28152, la División de Signos Distintivos de

la SIC declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca BOTULEX (mixta).

4. Allergan Inc. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la

decisión contenida en la Resolución 28152.

5. El 28 de julio de 2009, mediante Resolución 37873, la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión contenida en la Resolución 28152.

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6. El 31 de agosto de 2009, mediante Resolución 43830, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución 28152.

7. El 30 de noviembre de 2009, Allergan Inc. interpuso acción de nulidad y restablecimiento de derecho, solicitando la nulidad de las Resoluciones 43830, 37873 y 28152.

8. El 24 de abril de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486. Argumentos de la demanda.

9. ALLERGAN INC. interpuso demanda en la que manifiesta que:

10. En el presente caso, existió violación al literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 por

parte de la División de Signos Distintivos, al haber ignorado el carácter de notoriedad de la marca BOTOX (denominativa) en el mercado colombiano para distinguir productos de la Clase 3, al momento de realizar el análisis de confundibilidad con el signo solicitado BOTULEX (mixto), pues todos los presupuestos se encuentran presentes en el caso que nos ocupa.

11. La solicitud de registro del signo BOTULEX (mixto) debió haber sido rechazada por la SIC, ya que esta marca incurre en la causal de irregistrabilidad que se analiza por ser una marca similarmente confundible con la marca notoriamente conocida BOTOX (denominativa).

12. El signo solicitado BOTULEX (mixta) se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad

consagrada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que cumple con todos los presupuestos que establece esta norma para ser aplicada. No obstante lo anterior, tanto la División de Signos Distintivos como el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC no tuvieron en cuenta la notoriedad de la cual goza la marca BOTOX (denominativa) en el mercado nacional e internacional y, en consecuencia, violando la citada norma, no se otorgó la protección especial establecida en el mencionado artículo a favor de las marcas notoriamente conocidas.

13. Las marcas BOTULEX (mixta) y BOTOX (denominativa) presentan semejanzas

ortográficas, fonéticas y visuales que inducen al consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado. La División de Signos Distintivos ignoró que la marca solicitada BOTULEX (mixta) es similarmente confundible con la marca BOTOX (denominativa) registrada con anterioridad a favor de Allergan Inc. Argumentos de la contestación a la demanda

14. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

15. No existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados, toda vez que no concurren en el presente caso, simultáneamente, los dos presupuestos necesarios para determinarlo, es decir, no existe identidad o semejanzas visual, conceptual o fonética entre los signos en disputa, ni identidad entre los productos o servicios, por cuanto no sería procedente la petición del accionante referente a la negación del registro del signo solicitado BOTULEX (mixto). Adicionalmente, el signo solicitado BOTULEX (mixto) cuenta con un diseño que le permite diferenciarse aún más del signo opositor BOTOX (denominativo), pues le otorga más distintividad.

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16. En el caso concreto, no se presenta una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de los signos opositores que llama notorios.

17. No existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados, pues el consumidor reconoce

en el mercado fácilmente el origen empresarial de cada uno de los productos o servicios a los que pretende acceder, pues es claro que no existen similitudes o semejanzas entre los signos comparados.

18. Al ser irrelevante el análisis de los productos de los signos enfrentados, por carecer del

primer elemento, es decir, identidad o semejanza de los signos, es claro entonces que no existe riesgo de confusión ni de asociación entre los signos enfrentados, por lo cual, no es necesario entrar a estudiar el tema de la notoriedad. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado

19. En los documentos remitidos por la Sala Consultante no obra la contestación de la demanda por parte del tercero interesado, por lo que no es posible señalar cuáles han sido los argumentos de su contestación. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

20. Que, los artículos 134, 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

21. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

22. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

- Solicitado: 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina1. - De oficio: 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2.

1 “Artículo136.-Nopodránregistrarsecomomarcasaquellossignoscuyousoenelcomercioafectara

indebidamenteunderechodetercero,enparticularcuando:a)seanidénticososeasemejen,aunamarcaanteriormentesolicitadapararegistrooregistradaporuntercero,paralosmismosproductososervicios,oparaproductososerviciosrespectodeloscualeselusodelamarcapuedacausarunriesgodeconfusiónodeasociación;(…)h)constituyanunareproducción,imitación,traducción,transliteraciónotranscripción,totaloparcial,deun signodistintivonotoriamenteconocidocuyo titular seaun tercero, cualesquieraque sean losproductososerviciosalosqueseapliqueelsigno,cuandosuusofuesesusceptibledecausarunriesgode confusióno de asociación con ese terceroo con sus productos o servicios; un aprovechamientoinjusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial opublicitario.(…)”.

2 “Artículo224.-SeentiendeporsignodistintivonotoriamenteconocidoelquefuesereconocidocomotalencualquierPaísMiembroporelsectorpertinente,independientementedelamaneraoelmedioporelcualsehubiesehechoconocido.(…)Artículo228.-Paradeterminarlanotoriedaddeunsignodistintivo,setomaráenconsideraciónentreotros,lossiguientesfactores:

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C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 3. La marca notoriamente conocida y su prueba. 4. Partículas de uso común en la conformación de marcas.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. SIMILITUD

ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

23. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de

confusión o asociación entre el signo BOTULEX (mixto) solicitado por Jairo Vellaneda y la marca sobre la base de la cual se presentó la oposición BOTOX (denominativa) registrada a favor de ALLERGAN INC.

24. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

25. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina

tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

26. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

a)el gradode suconocimientoentre losmiembrosdel sectorpertinentedentrodecualquierPaísMiembro;b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier PaísMiembro;c) laduración, amplitudyextensióngeográficade supromoción,dentroo fuerade cualquierPaísMiembro, incluyendo lapublicidady lapresentaciónenferias,exposicionesuotroseventosde losproductososervicios,delestablecimientoodelaactividadalosqueseaplique;d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,actividad,productososerviciosalosqueseaplique;e)lascifrasdeventasydeingresosdelaempresatitularenloquerespectaalsignocuyanotoriedadse alega, tanto en el plano internacional como en el del PaísMiembro en el que se pretende laprotección;f)elgradodedistintividadinherenteoadquiridadelsigno;g)elvalorcontabledelsignocomoactivoempresarial;h)elvolumendepedidosdepersonasinteresadasenobtenerunafranquiciaolicenciadelsignoendeterminadoterritorio;o,i) laexistenciadeactividadessignificativasdefabricación,comprasoalmacenamientoporeltitulardelsignoenelPaísMiembroenquesebuscaprotección;j)losaspectosdelcomerciointernacional;o,

k)laexistenciayantigüedaddecualquierregistroosolicitudderegistrodelsignodistintivoenelPaísMiembrooenelextranjero”.

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“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

27. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para

registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

28. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de

claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

29. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el

mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

30. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe

identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

31. Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar

lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

32. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple

semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

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33. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

34. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o

servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

35. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes

criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de septiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

36. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la

similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

37. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a

compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

38. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

39. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea,

que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para realizar el cotejo de signos.

40. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta

confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que

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“debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

41. En el cotejo que haga la Sala consultante, es necesario determinar los diferentes modos

en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS.

42. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado BOTULEX es

mixto y la marca sobre la base de la cual se presentó la oposición BOTOX es denominativa. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

43. Cuando la Sala Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).

44. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

45. Sobre la base de estos criterios la Sala consultante deberá identificar cuál de estos

elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el

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denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos descritos a continuación:

46. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal

ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que la Sala consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

47. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su

caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

48. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

49. En el caso concreto, la Sala consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados

en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto. 3. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA.

50. Se interpretará el tema en razón a que en el proceso interno ALLERGAN INC. manifiesta que su marca BOTOX (denominativa) es notoriamente conocida, por este motivo el Tribunal interpretará el tema de los signos notorios en la Comunidad Andina y su ámbito de protección.

51. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre

de 2013, en el marco del proceso 111-IP-2013:

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“1. Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características: - Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector

pertinente,

El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente:

“Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

- Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. - La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 2. Protección. a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y

efectivo de la marca. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h)

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mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria. En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario3. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es 3 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS

MENDOZA, Marcelo. “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.

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muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales B) y C) de la presente providencia. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

- Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.

- Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.

- Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente:

“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.4

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado:

4 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas,

Madrid España, 1995. Pág. 283.

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“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 5

3. Prueba.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:

“a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.” (Proceso 111-IP-2013

5 Ibídem. Pág. 247.

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de 16 de octubre de 2013, citando al proceso 23-IP-2013 de 15 de mayo de 2013).

52. Revisado el caso concreto, el Tribunal encuentra la necesidad de fijar con claridad la

relación entre el principio de especialidad y los diferentes riesgos a los que se expone una marca notoria en el mercado, de conformidad con lo siguiente: - “Como se dijo anteriormente, la protección de la marca notoriamente conocida

rompe los principios registral, de uso real y efectivo, de territorialidad y de especialidad. Esto se da bajo el entendido de que la marca notoria se encuentre inmersa dentro de uno de los cuatro riesgos ya especificados: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Por lo tanto, para que se proteja a una marca notoria más allá del principio de especialidad, se deberá demostrar la exposición del signo a alguno de dichos riesgos.

- En consecuencia, la corte consultante deberá verificar la existencia de alguno de

los mencionados riesgos para que opere la protección del signo notorio. En relación con los dos primeros, deberá revisar el conjunto de parámetros establecidos para determinar la posibilidad de error en el público consumidor (…).

- En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es de vital importancia que el

juez consultante, para ciertos supuestos, establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. Si bien la normativa comunitaria andina no diferencia entre la marca notoria y la renombrada para establecer diferentes niveles de protección, la determinación de ciertos escenarios de conflicto sí puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.

- El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la

concreción de confusión y asociación el público consumidor, o que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores. Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos escenarios de mercadeo. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. Por lo tanto, el juez consultante, deberá analizar, entre otros factores, la potencialidad de que el signo incursione en otros espacios comerciales.

Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que

se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor”. (Proceso 111-IP-2013, ya citado).

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53. Sobre la base de lo expuesto, la Sala consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. 4. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS.

54. El Tribunal interpretará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate si BOT es

una partícula de uso común para productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, que se la usa en el comercio para referirse a la toxina BOTULÍTICA. Partículas de uso común.

55. El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos.

56. Al efectuar el examen de signos de uso común, no deben tomarse en cuenta las

partículas o palabras de uso general o común; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de la marca.

57. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas,

descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

58. También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga

una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA).

59. Finalmente, el Tribunal ha señalado: “Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o

descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios

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íntimamente relacionados”. (Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA mixta).

60. La Sala consultante debe determinar si el signo BOTULEX (mixto) es de uso común en la

Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, o si utiliza partículas de uso común BOT, siendo así deberá analizar el signo en su conjunto. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afecte el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan. SEGUNDO: Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. TERCERO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:

- Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.

- Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros. - Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se

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puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en la presente providencia. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, sobre la base de las pruebas presentadas. CUARTO: Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Hernán Romero Zambrano

MAGISTRADA MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO

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Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 230-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma Decisión. Marca: PREMIER LIGHTS (mixta). Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Proceso interno: 2010-00237-00. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 1432 de 13 de mayo de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-00237-00. El auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República

de Colombia. Tercero interesado: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. –

PROTABACO S.A. Hechos.

1. El 13 de julio de 2004, Productora Tabacalera de Colombia S.A. – Protabaco S.A. (en adelante, Protabaco) solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca PREMIER LIGHTS (mixta), para distinguir “cigarrillos y tabacos, artículos para fumadores, cerillas”, productos

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comprendidos en la Clase 34 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El 30 de septiembre de 2004, el extracto de la referida solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 544.

3. El 1 de octubre de 2004, Philip Morris Productos S.A. (en adelante, Philip Morris)

presentó oposición a la mencionada solicitud de registro, por cuanto la marca solicitada a registro sería similarmente confundible con las marcas MARLBORO, MARLBORO LIGHTS y MARLBORO (mixtas), y FIGURATIVA (diseño de techo), registradas a su favor para distinguir productos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. El 13 de agosto de 2008, mediante Resolución 29086, la División de Signos Distintivos de

la SIC declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca PREMIER LIGHTS (mixta).

5. El 12 de septiembre de 2008, Philip Morris interpuso recurso de reposición y, en subsidio,

de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución 29086.

6. El 29 de mayo de 2009, mediante Resolución 27725, la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la decisión contenida en la Resolución 29086.

7. El 30 de noviembre de 2009, mediante Resolución 61747, el Superintendente Delegado

para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución 29086.

8. Philip Morris interpuso demanda contencioso administrativa, peticionando la nulidad de las Resoluciones 61747, 27725 y 29086. Demanda que fue admitida a trámite el 16 de septiembre de 2010.

9. El 10 de abril de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486. Argumentos de la demanda.

10. PHILIP MORRIS interpuso demanda en la que manifiesta que:

11. Para determinar si a Protabaco le asistía el derecho al registro de la marca PREMIER

LIGHTS (mixta) para distinguir productos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, como signo derivado de los ya registrados, sus variaciones no podían alterar la impresión general de la marca, ni tampoco podían reivindicar productos o servicios distintos a los amparados por el registro anterior o ampliar su cobertura.

12. Aunque se considerara el supuesto derecho adquirido del signo objeto de controversia, la SIC pasó por alto que la doctrina del registro de marcas derivadas no la exime de realizar en cada caso el debido examen de registrabilidad y dar aplicación a las prohibiciones establecidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486.

13. De haberse realizado el estudio comparativo de los signos enfrentados, conforme a las

reglas jurisprudenciales presentadas, la SIC habría podido apreciar que el elemento predominante en las marcas en conflicto no es el denominativo, como suele ser la regla general, sino que se estaba frente a uno de aquellos casos excepcionales en los cuales el elemento figurativo, en particular el diseño de techo, notoriamente conocido en los

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productos Marlboro, es un elemento altamente distintivo que a simple vista adquiere primacía sobre el elemento denominativo integrado en las marcas enfrentadas. Argumentos de la contestación a la demanda.

14. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

15. Los signos enfrentados son totalmente distintos. Lo que le da distintividad es el elemento denominativo, expresiones que en ambos casos son disímiles, permitiendo que su dicción y sonoridad no sean semejantes entre las mismas, además de las diferentes características de sus diseños. Todo esto hace que los signos enfrentados contengan suficiente distintividad, lo que permite que el consumidor diferencie cada producto e identifique su origen empresarial sin que se presente riesgo de confusión.

16. Teniendo en cuenta que no existe identidad ni semejanza entre los signos en disputa, no es pertinente demostrar la relación de productos o servicios, porque nada impide que los signos enfrentados coexistan en el mercado pues no generan riesgo de confusión.

17. La marca solicitada PREMIER LIGHTS (mixta) es una marca derivada de las anteriores,

pues no se presentan variaciones sustanciales con las previamente registradas. Además, la solicitud de la marca a registrar PREMIER LIGHTS (mixta) distingue productos que ya están amparados en certificados de registros. Adicionalmente, la expresión LIGHTS es un término que tiene como objeto la descripción del producto como algo ligero, siendo esta palabra de uso común.

18. Dentro de cada uno de los signos enfrentados existen diferencias de orden fonético y

gramatical, pues las marcas registradas MARLBORO, MARLBORO LIGHTS y MARLBORO (mixtas) y FIGURATIVA se pronuncian de manera diferente a la marca solicitada PREMIER LIGHTS (mixta), compartiendo sólo una palabra de uso común con una marca opositora, lo cual no impide su registro. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

19. PROTABACO contestó la demanda señalando lo siguiente:

20. La historia de la marca PREMIER (mixta) no deja duda que los diseños que Protabaco ha usado y usa en el mercado son el producto de un proceso creativo y, por ende, jamás el fruto de un intento de apropiación indebida de marca alguna. Protabaco jamás ha acostumbrado ni acostumbra, ni necesita acudir al mecanismo de usurpar marcas ajenas, ya que invierte el dinero que sea necesario en el diseño y registro de sus marcas.

21. Por lo expuesto, y dado que desde el año 1990 Protabaco obtuvo el primer registro para

el diseño PREMIER con la letra M ocupando toda la parte inferior de la etiqueta. No resulta admisible que después de 30 años de coexistencia de hecho de la marca MARLBORO y su diseño de TECHO con la marca PREMIER y su diseño de M, ahora Philip Morris afirme que a Protabaco no le asiste el derecho a registrar una marca como la marca PREMIER LIGHTS (mixta), que reproduce en su totalidad los elementos de los registros anteriores para la marca PREMIER pero con colores.

22. Considerando que los registros a favor de Philip Morris 160.511 y 326.073 para marcas

FIGURATIVAS, son posteriores a los registros 127.611 y 132.736 para la marca PREMIER (mixta) con el diseño de la letra M, de titularidad de Protabaco, la argumentación que al respecto ha realizado Philip Morris no tiene mayor asidero.

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23. La marca PREMIER (mixta) es también notoria en Colombia. Por lo tanto, si la marca MARLBORO es una marca notoriamente conocida, ello debe ser sin perjuicio de los derechos indiscutibles que posee Protabaco sobre la marca PREMIER (mixta) registrada en Colombia desde 1990. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

24. Que, el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

25. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

26. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

- Solicitado: 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina1. - De oficio: 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2.

1 “Artículo136.-Nopodránregistrarsecomomarcasaquellossignoscuyousoenelcomercioafectara

indebidamenteunderechodetercero,enparticularcuando:a)seanidénticososeasemejen,aunamarcaanteriormentesolicitadapararegistrooregistradaporuntercero,paralosmismosproductososervicios,oparaproductososerviciosrespectodeloscualeselusodelamarcapuedacausarunriesgodeconfusiónodeasociación;(…)h)constituyanunareproducción,imitación,traducción,transliteraciónotranscripción,totaloparcial,deun signodistintivonotoriamenteconocidocuyo titular seaun tercero, cualesquieraque sean losproductososerviciosalosqueseapliqueelsigno,cuandosuusofuesesusceptibledecausarunriesgode confusióno de asociación con ese terceroo con sus productos o servicios; un aprovechamientoinjusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial opublicitario.(…)”.

2 “Artículo224.-SeentiendeporsignodistintivonotoriamenteconocidoelquefuesereconocidocomotalencualquierPaísMiembroporelsectorpertinente,independientementedelamaneraoelmedioporelcualsehubiesehechoconocido.(…)Artículo228.-Paradeterminarlanotoriedaddeunsignodistintivo,setomaráenconsideraciónentreotros,lossiguientesfactores:a) el grado de su conocimiento entre losmiembros del sector pertinente dentro de cualquier PaísMiembro;b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier PaísMiembro;c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier PaísMiembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de losproductososervicios,delestablecimientoodelaactividadalosqueseaplique;d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,actividad,productososerviciosalosqueseaplique;e)lascifrasdeventasydeingresosdelaempresatitularenloquerespectaalsignocuyanotoriedadse alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende laprotección;f)elgradodedistintividadinherenteoadquiridadelsigno;g)elvalorcontabledelsignocomoactivoempresarial;h)elvolumendepedidosdepersonas interesadasenobteneruna franquiciao licenciadel signoendeterminadoterritorio;o,

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C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre marcas mixtas. Comparación entre marca mixtas y figurativas. 3. Palabras de uso común en idioma extranjero en la Clase 34 (LIGHTS). 4. La marca derivada. 5. La marca notoriamente conocida y su prueba. 6. Notoriedad del signo solicitado a registro. 7. Coexistencia de hecho.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. SIMILITUD

ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

27. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de

confusión o asociación entre el signo PREMIER LIGHTS (mixto) solicitado por PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. y las marcas sobre la base de las cuales se presentó la oposición MARLBORO, MARLBORO LIGHTS y MARLBORO (mixtas) y FIGURATIVA (diseño de techo) registradas a favor de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

28. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

29. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina

tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

30. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación

i) laexistenciadeactividadessignificativasdefabricación,comprasoalmacenamientoporeltitulardelsignoenelPaísMiembroenquesebuscaprotección;j)losaspectosdelcomerciointernacional;o,

k) laexistenciayantigüedaddecualquierregistroosolicitudderegistrodelsignodistintivoenelPaísMiembrooenelextranjero”.

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económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

31. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para

registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

32. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de

claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

33. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el

mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

34. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe

identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

35. Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar

lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

36. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple

semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

37. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación

corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

38. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o

servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del

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surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

39. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes

criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de septiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

40. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la

similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

41. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a

compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

42. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

43. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea,

que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para realizar el cotejo de signos.

44. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta

confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el

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análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

45. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos

en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCA

MIXTAS Y FIGURATIVAS.

46. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado PREMIER LIGHTS es mixto y las marcas sobre la base de las cuales se presentó la oposición MARLBORO, MARLBORO LIGHTS y MALBORO también son mixtas. Comparación entre marcas mixtas.

47. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).

48. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

49. Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos

elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el

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denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos descritos a continuación:

50. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal

ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

51. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su

caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

52. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

53. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (…) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (…). (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001).

54. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Comparación entre marcas mixtas y figurativas.

55. El Tribunal también interpretará el tema ya que el signo solicitado PREMIER LIGHTS es mixto y una de las marcas opositoras es FIGURATIVO compuesta por el diseño de techo.

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56. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, examinar lo relacionado a las marcas gráficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el signo opositor.

57. Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin

de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica.

58. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que:

“Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”. (Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss).

59. Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas

también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir. (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

60. Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la

observa.

61. El cotejo de marcas figurativas y mixtas se requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, denominativo e ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca suscite en la mente de quien la observe.

62. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, se debe tomar

en cuenta que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas.

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3. PALABRAS DE USO COMÚN EN IDIOMA EXTRANJERO EN LA CLASE 34 (LIGHTS).

63. El Tribunal interpretará el tema ya que en el proceso interno se debate si las palabras PREMIER LIGHTS3 son palabras de uso común en idioma extranjero para productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

64. Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo.

65. Respecto a los signos en idioma extranjero, el Tribunal ha manifestado que: “No serán

registrables dichos signos, si el significado conceptual de las partículas o palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose extendido su uso para una clase determinada, o si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto (…)”. (Proceso 146-IP-2013, de 25 de septiembre de 2013, marca: MAKE UP mixta).

66. Existen palabras extranjeras que tanto su conocimiento como su significado conceptual

se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo (…) es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”. (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°- 398 de 22 de diciembre de 1998, marca: SALTIN y etiqueta).

67. Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el

significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”. (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012).

68. Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que

“han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. (Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI).

69. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o

más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

3 Cuya traducción literal es primeras luces. www.word.reference.com

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Palabras de uso común.

70. El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos.

71. Al efectuar el examen de signos de uso común, no deben tomarse en cuenta las

partículas o palabras de uso general o común; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de la marca.

72. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas,

descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

73. También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga

una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA).

74. Finalmente, el Tribunal ha señalado: “Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o

descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. (Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA mixta).

75. El Juez consultante debe determinar si el signo PREMIER LIGHTS (mixto) es de uso

común en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, o si utiliza elementos de uso común, siendo así deberá analizar el signo en su conjunto.

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4. LA MARCA DERIVADA.

76. En el presente proceso, la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. manifestó que la marca solicitada es derivada de sus marcas anteriormente registradas.

77. Dentro del Proceso 140-IP-2007. Marca mixta “CHILI’S MARGARITA BAR”, publicado en la Gaceta Oficial 1591, de 25 de febrero de 2008, este Tribunal reiteró que:

“La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como se verá a continuación, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha hecho operante la figura en nuestro régimen normativo”. “Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan”.

78. Además, dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal

desarrolló el tema de la marca derivada.

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan, produzcan una impresión general común, en el sentido que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren tienen un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a un grupo de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a una determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

79. El Juez consultante deberá determinar si la marca PREMIER LIGHTS (mixta) forma parte de una familia de marcas. 5. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA.

80. Se interpretará el tema en razón a que en el proceso interno PHILIP MORRIS manifiesta que sus marcas MARLBORO LIGHTS y MARLBORO (mixtas) y FIGURATIVA (diseño de techo) son notoriamente conocidas, por este motivo el Tribunal interpretará el tema de los signos notorios en la Comunidad Andina y su ámbito de protección.

81. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre

de 2013, en el marco del proceso 111-IP-2013: “1. Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.

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En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características:

- Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente,

El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente:

“Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

- Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.

- La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

2. Protección. a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y

efectivo de la marca. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria. En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de

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notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario4. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer

4 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS

MENDOZA, Marcelo. “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.

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la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los numerales 1) y 2) de la presente providencia. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

- Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.

- Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.

- Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente:

“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.5

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado:

“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para

5 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas,

Madrid España, 1995. Pág. 283.

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establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 6

3. Prueba.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:

“a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.” (Proceso 111-IP-2013 de 16 de octubre de 2013, citando al proceso 23-IP-2013 de 15 de mayo de 2013).

6 Ibídem. Pág. 247.

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82. Revisado el caso concreto, el Tribunal encuentra la necesidad de fijar con claridad la relación entre el principio de especialidad y los diferentes riesgos a los que se expone una marca notoria en el mercado, de conformidad con lo siguiente:

- “Como se dijo anteriormente, la protección de la marca notoriamente conocida rompe los principios registral, de uso real y efectivo, de territorialidad y de especialidad. Esto se da bajo el entendido de que la marca notoria se encuentre inmersa dentro de uno de los cuatro riesgos ya especificados: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Por lo tanto, para que se proteja a una marca notoria más allá del principio de especialidad, se deberá demostrar la exposición del signo a alguno de dichos riesgos.

- En consecuencia, la Sala consultante deberá verificar la existencia de alguno de

los mencionados riesgos para que opere la protección del signo notorio. En relación con los dos primeros, deberá revisar el conjunto de parámetros establecidos para determinar la posibilidad de error en el público consumidor (…).

- En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es de vital importancia que el juez consultante, para ciertos supuestos, establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. Si bien la normativa comunitaria andina no diferencia entre la marca notoria y la renombrada para establecer diferentes niveles de protección, la determinación de ciertos escenarios de conflicto sí puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.

- El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la

concreción de confusión y asociación el público consumidor, o que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores. Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos escenarios de mercadeo. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. Por lo tanto, el juez consultante, deberá analizar, entre otros factores, la potencialidad de que el signo incursione en otros espacios comerciales.

Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el

que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor”. (Proceso 111-IP-2013, ya citado).

83. Sobre la base de lo expuesto, la Sala consultante debe analizar todos los elementos

posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

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6. NOTORIEDAD DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO.

84. La sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. manifiesta que la marca PREMIER es notoriamente conocida en Colombia, al respecto citamos lo manifestado por el Tribunal dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011:

“La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc. Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”. En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas”.

85. Por lo expuesto, la Sala consultante, en caso de una solicitud de registro debe realizar un análisis independiente para conceder el registro de un signo notoriamente conocido ya sea para la misma clase o para clases conexas. 7. COEXISTENCIA DE HECHO.

86. De igual manera se afirma que los signos en conflicto han coexistido pacíficamente en el

mercado, por lo que el Tribunal interpretará el tema.

87. Al respecto, el Tribunal se ha pronunciado, manifestando:

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“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el aludido ‘riesgo de confusión’ al colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Sin embargo, existe un fenómeno denominado ‘LA COEXISTENCIA DE SIGNOS, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal ‘coexistencia de hecho’ no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera:

‘La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad’. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003)”. (Proceso 160-IP-2013, de 29 de agosto de 2013, marca: WEST (mixta)”.

88. Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, el determinar si la coexistencia de

otras marcas idénticas o semejantes afecta el riesgo de confusión en el mercado, tomando en consideración los criterios esgrimidos en el presente punto, en especial al supuesto de que la coexistencia de hecho no genera derecho y no constituye una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ya que la finalidad es la protección al consumidor evitando que éste pueda ser inducido a riesgo de confusión. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afecte el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan. SEGUNDO: Al comparar signos mixtos se debe determinar si predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. El cotejo de marcas mixtas y figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico y al ideológico, así como a lo

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concerniente a la suficiente distintividad en relación con derechos de terceros. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. TERCERO: Una marca que contenga una expresión de uso común en idioma extranjero no puede impedir su inclusión en marcas de terceros. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. CUARTO: Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan. El Juez consultante deberá determinar si la marca PREMIER LIGHTS (mixta) forma parte de una familia de marcas. QUINTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:

- Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.

- Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros. - Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en la presente providencia. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde

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otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, sobre la base de las pruebas presentadas. SEXTO: Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. SÉPTIMO: La coexistencia de hecho se subordina necesariamente a que las marcas que coexistan en el mercado no produzcan riesgo de confusión entre el público consumidor sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Hernán Romero Zambrano MAGISTRADA MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 276-IP-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

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República de Colombia. Demandante: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. Marca: “AHORRAMÁS” (denominativa). Expediente Interno: 2011-00026-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 5 días del mes de noviembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. VISTOS: El Oficio 1763 de 05 de junio de 2015, recibido vía correo electrónico el 10 de junio, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00026-00. El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno:

Demandante: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República

de Colombia. 2. Antecedentes: 1. El 15 de julio de 2009, Banco Comercial AV Villas S.A. solicitó el registro como

marca del signo “AHORRAMÁS” (denominativo) para distinguir servicios de la Clase 36 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 612 de 29 de

enero de 2010, no habiéndose presentado oposiciones por parte de terceros. 3. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante Resolución 40839 de

4 de agosto de 2010 denegó el registro solicitado por falta de distintividad. 4. Contra la anterior Resolución Banco Comercial AV Villas S.A. interpuso dentro del

plazo, recursos de reposición y en subsidio de apelación, el primero de ellos resuelto mediante Resolución 52059 de 28 de septiembre de 2010 en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

5. A través de la Resolución 55530 de 19 de octubre de 2010, el Superintendente

Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión contenida en la Resolución 40839 que denegó el registro de la marca solicitada.

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6. Banco Comercial AV Villas S.A. presentó demanda ante el Consejo de Estado, a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas, la que fue admitida por auto de 18 de mayo de 2011.

7. Mediante Auto de 27 de julio de 2012, el Consejo de Estado decidió suspender el

proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda: 8. Banco Comercial AV Villas S.A. sustentó su demanda en los siguientes

argumentos: - Que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aplicó indebidamente

la prohibición del artículo 135 de la Decisión 486, que no contempla la irregistrabilidad de expresiones evocativas de un servicio.

- Que en las resoluciones impugnadas, la Superintendencia desconoció que el hecho real y objetivo de que la expresión AHORRAMÁS es un elemento cuyo uso ha sido implementado de manera auténtica, única y original por parte de Banco Comercial AV Villas S.A. en relación con los servicios que identifica.

- Que la expresión AHORRAMÁS es un “conjunto” en el que se han combinado

elementos que individualmente pueden ser considerados como irregistrables, pero que al ser apreciado como un todo genera una marca absolutamente distintiva y, por tanto, plenamente apta para ser registrada.

- Que la imposición de que el signo solicitado deba tener un determinado grado

de complejidad, o estar compuesto de una u otra forma, dependiendo de la apreciación meramente subjetiva de la autoridad administrativa, genera una carga ilegal para los signos que pretenden acceder al registro en la medida en que la Decisión 486 no prevé en forma alguna que los signos a registrar deban tener un determinado grado de complejidad para poder acceder al registro, bastando que el mismo sea evocativo para poder ser considerado como marca.

- Que ostenta un derecho previo de registro proveniente de la marca

AHORRAMÁS (mixta) en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que el registro de ésta fue concedido hace más de 15 años y se encuentra vigente hasta el 2013. En ese sentido, la nueva marca es una variación de la anterior, pero no altera la esencia del signo constituido fundamentalmente por la denominación AHORRAMÁS, previamente registrado a nombre de Banco Comercial AV Villas S.A.

- Que es distinto el análisis realizado a los elementos individuales “AHORRA” y

“MÁS” que serían irregistrables, al efectuado sobre el conjunto de “AHORRAMÁS” pues no constituye un concepto con algún grado de descriptibilidad ni falta de distintividad, sino que los evoca de manera auténtica, original y hasta el momento única en el mercado.

- Que la sociedad actora no pretende obtener derechos de exclusividad sobre

los conceptos evocados por los elementos que conforman la marca, sino sólo protección frente a un signo originalmente creado por ella, que si bien posee una evidente capacidad evocativa, al ser apreciado en conjunto resulta ser una marca con toda la capacidad distintiva necesaria para acceder a registro.

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4. Argumentos de la contestación a la demanda: 9. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contestó la demanda alegando

lo siguiente: - Que luego de efectuar el examen de registrabilidad se llegó a la conclusión de

que el signo solicitado AHORRAMÁS (denominativo) es de tal simplicidad que no es susceptible de apropiación individual, así como tampoco de evocar una idea clara del producto o servicio que se pretende ofrecer en el mercado.

- Que el signo solicitado carece de distintividad intrínseca pues corresponde a una característica asociada a un sistema de ahorro que no logra identificar el origen empresarial respecto de otras marcas presentes en el mercado financiero.

- Que el hecho de que la demandante sea titular de la marca AHORRAMÁS (mixta) para la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, según registro 148784, no es presupuesto para otorgar a su favor el signo solicitado a registro, toda vez que cada solicitud se estudia de manera independiente. De esta manera, el derecho sobre la marca AHORRAMÁS (mixta) fue concedido en diferentes circunstancias, bajo su configuración mixta, lo que no sucedió con el signo solicitado, de cuyo estudio se determinó que la expresión denominativa “AHORRAMÁS” por sí sola carece de distintividad.

- Que el signo AHORRAMÁS (denominativo) no es un signo evocativo, sino

netamente denominativo que no reúne el requisito de distintividad pues sugiere una cualidad esencial del servicio que pretende registrar, siendo de tal simplicidad que la misma no es susceptible de apropiación individual.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

10. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literales a) y

b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis efectuado, sólo procede la interpretación del artículo 135 literal b) por resultar pertinente1.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR

1. Irregistrabilidad de un signo por falta de distintividad. 2. Expresiones descriptivas en la conformación de signos denominativos. 3. Signos evocativos. 4. El signo solicitado a registro y anteriormente registrado como marca

mixta.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR FALTA DE DISTINTIVIDAD.

1 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad.

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11. En el presente caso, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro como marca del signo “AHORRAMÁS” (denominativo), solicitado por Banco Comercial AV Villas S.A. para identificar servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza2, al considerar que se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 por insuficiencia de distintividad intrínseca. Por lo que deviene necesario abordar el tema de la irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

12. Dentro del Proceso 104-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal ha

señalado que: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Lo subrayado es nuestro).

13. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea

susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

14. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad

intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

15. A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia de la Unión

Europea:

“En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la

2 “Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”.

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categoría de productos contemplada”. (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asunto T-136/00 de 25 de septiembre de 2002).

16. La Sala Consultante deberá analizar si el signo solicitado “AHORRAMÁS”

(denominativo) es distintivo respecto de los servicios de “seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios” que pretende distinguir en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. EXPRESIONES DESCRIPTIVAS EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS DENOMINATIVOS.

17. Debido a que la Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que el signo

solicitado “AHORRAMÁS” (denominativo) carece de distintividad intrínseca pues corresponde a una característica asociada a un sistema de ahorro que no logra identificar el origen empresarial respecto de otras marcas presentes en el mercado financiero, se abordará el tema de las expresiones descriptivas en la conformación de signos denominativos.

18. Al respecto, debe considerarse la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 02-IP-2014 que preceptúa lo siguiente:

“(…) la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marcas, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios”.

19. Asimismo, en el Proceso 73-IP-2013 este Tribunal reitera lo siguiente:

“El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “...de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”. (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 89 de 15 de septiembre de 1995, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”).

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(…) El Tribunal ha sostenido que: “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege (…) Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio”. (Proceso 92-IP-2004). Es importante tener presente que sólo se denegará el registro del signo, si éste está compuesto exclusivamente por indicaciones descriptivas no distintivas y, en consecuencia, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al signo en su conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueran puramente descriptivas.

20. Por lo tanto, no es registrable el signo denominativo compuesto exclusivamente por expresiones descriptivas, no obstante, será registrable si el conjunto de sus elementos le otorgan carácter distintivo. De esta manera la Sala Consultante debe establecer si el signo solicitado “AHORRAMÁS” (denominativo) es descriptivo en relación con los servicios de la Clase 36 y clases conexas competitivamente, para lo cual deberá formularse la pregunta de “cómo es” el servicio que distingue, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de dicho servicio habrá lugar a establecer su naturaleza descriptiva.

21. Ahora bien, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos descriptivos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.

3. SIGNOS EVOCATIVOS. 22. Se desarrollará el tema de los signos evocativos, dado que en su demanda Banco

Comercial AV Villas S.A. ha señalado que el signo “AHORRAMÁS” (denominativo) no constituye un concepto con algún grado de descriptividad ni falta de distintividad, sino que de manera auténtica, original y hasta el momento única en el mercado evoca el servicio que pretende distinguir. Para tal efecto, se reitera lo expresado en el Proceso 164-IP-2012 de 6 de febrero de 2013.

23. El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas, no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué

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es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, pues, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo.

24. Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin

embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

25. Cosa distinta, ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte

proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.

26. El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el

tema3. A continuación se transcribirá:

"Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad. En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen). En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...). (…) a) La ‘marca débil’ por razón del signo escogido. Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro. Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades (...)"4.

3 Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, expedida

dentro del proceso 4-IP-95. 4 BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “DERECHO DE MARCAS”,

Tomo II, págs. 78 y 79.

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27. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios esgrimidos en la presente

providencia, la Sala Consultante deberá analizar si el conjunto denominativo “AHORRAMÁS” es una expresión evocativa o no con relación a los servicios de “seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios” que pretende distinguir el signo solicitado en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, y establecer la fuerza distintiva que ostenta.

4. EL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO Y ANTERIORMENTE REGISTRADO

COMO MARCA MIXTA. 28. Se interpretará el tema, en virtud de que la sociedad demandante argumentó que

tiene un derecho previo sobre la marca mixta “AHORRAMÁS” en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo registro se encontraba vigente hasta el 2013.

29. Al respecto, este Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial 35-IP-2013 de 20 de marzo de 2013.

“Deviene pertinente advertir que para que proceda el registro de un signo como marca deben cumplirse una serie de prerrogativas, debe realizarse un examen de registrabilidad a fin de determinar si el signo cuyo registro se solicita no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

30. De esta manera, el hecho de que el solicitante alegue ser titular de una marca

registrada de naturaleza mixta para proteger productos amparados en la misma clase no le concede indefectiblemente el registro del signo solicitado, debido a que la Oficina Nacional Competente tiene que realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta, entre otros factores, las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 135 y las prohibiciones del artículo 136 de la Decisión 486.

31. En efecto, se tiene que observar que el signo solicitado a registro cumpla con los requisitos básicos, indispensables para su registro y que sea apto para diferenciarse de otros signos, siendo que de coexistir aquellos en el mercado, no se genere un riesgo de confusión en el público consumidor.

32. En tal sentido, al efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado

“AHORRAMÁS” (denominativo), la Sala Consultante no deberá tener en cuenta, como un factor que permita el registro, la titularidad que pudiera ostentar el solicitante respecto de otras marcas registradas para la misma clase de servicios, sino los parámetros de registrabilidad expuestos precedentemente.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo

para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva

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para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. La Sala Consultante deberá analizar si el signo solicitado “AHORRAMÁS” (denominativo) es distintivo respecto de los servicios de “seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios” que pretende distinguir en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: No es registrable el signo denominativo compuesto exclusivamente por

expresiones descriptivas; no obstante, será registrable si el conjunto de sus elementos le otorgan carácter distintivo. De esta manera la Sala Consultante debe establecer si el signo solicitado “AHORRAMÁS” (denominativo) es descriptivo en relación con los servicios de la Clase 36 y clases conexas competitivamente, para lo cual deberá formularse la pregunta de “cómo es” el servicio que distingue, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de dicho servicio habrá lugar a establecer su naturaleza descriptiva.

Ahora bien, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos descriptivos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.

TERCERO: El signo evocativo sugiere en el consumidor ciertas características,

cualidades o efectos del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio, cumpliendo, de esta forma, la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

En este caso, la Sala Consultante deberá determinar si el conjunto denominativo “AHORRAMÁS” resulta ser una expresión evocativa para los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, y establecer la fuerza distintiva que ostenta.

CUARTO: El hecho de que el solicitante alegue ser titular de una marca registrada en su variante mixta para proteger productos amparados en la misma clase no le concede indefectiblemente el registro del signo solicitado, debido a que la Oficina Nacional Competente tiene que realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta, entre otros factores, las

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causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 135 y las prohibiciones del artículo 136 de la Decisión 486.

En tal sentido, al efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado “AHORRAMÁS” (denominativo), la Sala Consultante no deberá tener en cuenta, como un factor que permita el registro, la titularidad que pudiera ostentar el solicitante respecto de otras marcas registradas para la misma clase de servicios, sino los parámetros de registrabilidad expuestos precedentemente.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Hernán Romero Zambrano MAGISTRADA MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú