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Año XXXIII – Número 2848

Lima, 8 de noviembre de 2016

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 616-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00197. Referencia: Patente: “SISTEMA Y MÉTODO DE TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA DIFERENCIAL”...... .......... 2

PROCESO 618-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00478. Referencia: Signos: CHEESECAKE COMPANY y THE CHEESECAKE FACTORY.............................................. 7

PROCESO 620-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2008-00145. Referencia: Signo solicitado TCHERASSI (denominativo) y la marca VICKY TCHERASSI (denominativa) ........................................................................... 25

b

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 21 de septiembre de 2016

Proceso: 616-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2011-00197

Referencia: Patente: "SISTEMA Y MÉTODO DE TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA DIFERENCIAL".

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán

VISTOS

El Oficio 3813, recibido el 18 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno Nº 2011-00197; y,

El auto de 1 de septiembre de 2016 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante:

Demandada:

SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.

LA NACIÓN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

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2. Hechos Relevantes:

2.1. El 18 de julio de 2001, SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. (en adelante SCHLUMBERGER), presentó la solicitud de patente para la invención denominada "SISTEMA Y MÉTODO DE TRANSMISIÓN HIDROSTATICA DIFERENCIAL" (Expediente Administrativo O 1 58561 ).

2.2. Una vez publicada la solicitud no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2.3. Realizado el examen de fondo y de conformidad con el artículo 45 de la Decisión Andina 486, se requirió al solicitante la respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 156 a 166 del cuaderno administrativo, relacionadas con los requisitos de patentabilidad.

2.4. SCHLUMBERGER presentó respuesta mediante memorial de 27 de julio de 2009, radicado bajo el número 01-058561-00010-0000.

2.5. El 23 de marzo de 201 O, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO mediante la Resolución 15556, negó la patente solicitada, argumentando la falta de presentación del requerimiento realizado. Sostuvo que la respuesta aportada fue presentada por un apoderado diferente al que se encuentra reconocido válidamente para actuar dentro del trámite administrativo, sin que se haya presentado memorial de sustitución del poder por parte del apoderado principal, de conformidad con el artículo 66 del C.P.C, o nuevo documento que revoque el poder anterior.

2.6. El 9 de abril de 201 O, SCHLUMBERGER presentó recurso de reposición en contra del anterior acto administrativo.

2.7. El 29 de noviembre de 2010, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO mediante la Resolución 66278 resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto impugnado.

2.8.

2.9.

El 25 de abril de 2011, SCHLUMBERGER presentó demanda de nulidad y restablecimiento del Derecho en contra de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, cuya pretensión principal radica en la nulidad de los anteriores actos administrativos.

El 18 de noviembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante Oficio 3813 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

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3. Argumentos de la Demanda presentados por SCHLUMBERGER:

3.1. Manifestó que la respuesta al requerimiento de 27 de julio de 2009, se presentó por uno de los apoderados designados en el poder que reposa en el expediente, quien actuó como agente oficioso y presentó la información básica requerida para el examen de fondo de la solicitud de patente.

3.2. Señaló que se debe tomar en cuenta que siempre hubo de parte de la sociedad solicitante la voluntad de contestar el segundo examen de patentabilidad y, de esta manera, lograr que su invención reuniera los requisitos de patentabilidad, es decir, siempre actuó de buena fe.

3.3. Expresó que el examen de fondo de la solicitud cumplió con su finalidad de acuerdo con el principio de eficacia de las actuaciones públicas; las dudas de la Administración sobre la patentabilidad de la invención solicitada fueron aclaradas y, en consecuencia, estaría en capacidad de tomar una decisión de fondo sobre la patentabilidad del asunto.

3.4. Aclaró que la interpretación que le dio la Superintendencia al artículo 45 de la Decisión Andina 486 es errónea, pues la sanción impuesta por la presentación de la contestación por persona diferente al apoderado principal, en calidad de agente oficioso de buena fe, no puede ser equivalente a la del incumplimiento, sobre todo cuando la verdad real ha sido probada dentro del proceso, y cuando el derecho sustancial debe prevalecer. La verdad real demuestra que si hubo contestación al examen de patentabilidad por parte de la solicitante de manera oportuna, dentro de la prórroga solicitada para el efecto.

4. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

4.1. Sostuvo que quien actuó dentro del trámite era un abogado diferente al apoderado facultado para actuar desde la presentación de la solicitud.

4.2. Manifestó que en referencia a la actuación del agente oficioso, se debe tomar en cuenta que el trámite de una solicitud de patente no es un procedimiento contencioso administrativo; se trata de una actuación administrativa que está excluida de la aplicación supletoria de las normas del Código de Procedimiento Civil y, por lo tanto, no resultaría aplicable la disposición contenida en el artículo 47 del C.P.C, referente a la intervención como agente oficioso.

4.3. El actuar de la Superintendencia de Industria y de Comercio se encuentra ajustado a Jo previsto en las normas aplicables, sin que pueda predicarse algún error o violación normativa.

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B. NORMA A SER INTERPRETADA

La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial del articulo 45de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual seinterpretará por ser procedente 1.

C. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El examen de fondo de conformidad con el artículo 45 de la Decisión486. El legitimado para dar respuesta a los requerimientos.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El examen de fondo de conformidad con el artículo 45 de la Decisión486. El legitimado para dar respuesta a los requerimientos

1.1. Como en el proceso interno se negó la solicitud de patente en el marco de lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, se abordará el tema propuesto reiterando la jurisprudencia sobre la materia2

•

1.2. Si a propósito del examen de fondo se realizan requerimientos al solicitante, se crea una carga para el interesado en el sentido de que debe resolverlos en un plazo de sesenta días desde la notificación, prorrogable por treinta días adicionales, so pena de que la solicitud sea denegada (articulo 45 de la Decisión 486).

1.3. Si bien el trámite de registro se puede adelantar mediante apoderado judicial, la forma de otorgar poderes, sustituirlos e inclusive el ejercicio formal y material de la representación, son asuntos no regulados por la normativa comunitaria andina. En consecuencia, estos temas le competen a la normativa procesal nacional, de conformidad con el

2

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"( ... ) Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta dlas contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al parrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente".

( ... )". Se puede ver las Interpretaciones 83-IP-2010 del 14 de octubre de 2010 y 103-IP-2012 del 31 de octubre de 2012.

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principio de complemento indispensable3, En cuyo contexto compete

valorar la validez o no de la figura del agente oficioso, esgrimida por unade las partes en el trámite administrativo adelantado en el caso.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinadeja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por laCorte Consultante al resolver el proceso interno 2011-00197, la que deberáadoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto enel articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados queparticiparon de su ��;

ción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafodel artículo 90 del El uto del Tribunal.

Cecilía Dl L�erosMAGISTRADA

pac

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presenteInterpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina parasu publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

3 Este principio se encuentra sustentado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"( ... ) "Artículo 276 Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las nonnas internas de los P_afses Miembros

n

.

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 21 de septiembre de 2016

Proceso: 618-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante: 2013-00478

Referencia: Signos: CHEESECAKE COMPANY y THE CHEESECAKEFACTORY

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán

VISTOS

El Oficio 3819, recibido el 18 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno Nº 2013-00478; y

El auto de 1 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante:

Demandado:

SEBASTIAN CADAVID HERRERA

LA NACIÓN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

1

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Tercero Interesado: TCF CO. LLC.

2. Hechos Relevantes:

2.1. El 13 de abril de 2012, TCF ca. LLC (en adelante TCF}, solicitó el registro de la marca THE CHEESECAKE FACTORY (mixta), sin reivindicar colores, para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confiteria, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, postres de pastelería, cheesecakes, pasteles, dulces, pastelitos, tortas, pastelerfa y confitería" (Expediente Administrativo 12 61231).

2.2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 651 de 31 de agosto de 2012, ante la cual no se presentaron oposiciones.

2.3. El 31 de octubre de 2012, mediante Resolución 66325 la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resuelve negar el registro solicitado. Argumentó la existencia de riesgo de confusión con la marca CHEESECAKE COMPANY (mixta), registrada en Colombia a nombre de SEBASTIAN CADAVID HERRERA, para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: "repostería, pastelería, confitería, helados y panadería" (Certificado 414966}.

2.4. TCF interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

2.5. El 8 de febrero de 2013, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 00004194, revocó el acto administrativo impugnado y concedió el registro solicitado. Argumentó que los signos en conflicto no son confundibles.

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2.6. SEBASTIAN CADAVID HERRERA interpuso demanda de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio, cuya pretensión principal es que se declare la nulidad del anterior acto administrativo.

2.7. El 18 de noviembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante Oficio 3819 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

3. Argumentos de la Demanda presentados por SEBASTIÁN CADAVIDHERRERA:

3.1. Manifestó que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético e ideológico.

3.2. Indicó que existe similitud ideológica por lo siguiente: i} ambas evocan exactamente el mismo concepto, es decir, el de una "empresa de cheesecakes"; y ii) FACTORY y COMPANY son expresiones en inglés que están asociadas al concepto de "empresa" como actividad económica.

3.3. Señaló que la preposición en inglés "THE" es de uso común y genérica, por lo que debe ser excluida del cotejo marcario.

3.4. Adujo que la marca mixta THE CHEESECAKE FACTORY, además de no haber reivindicado los colores de su marca, no cuenta con un elemento gráfico que genere distintividad y que los signos en conflicto amparan los mismos productos de la Clase 30.

4. Argumentos de la Contestación presentados por laSUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

4.1. Sostuvo que los signos en conflicto no son confundibles, ya que presentan diferencias en sus unidades lingüísticas, haciendo que el consumidor pueda singularizar la sonoridad de cada una de ellas.

4.2. Señaló que los signos en conflicto coinciden en la palabra CHEESECAKE -evocativa de la "torta de queso"-, lo que no debe ser motivo de negación, pues es de uso común y genera debilidad del signo opositor.

4.3. Agregó que los elementos estructurales de cada signo, como su tipo de escritura, genera distintividad en el conjunto marcario de cada uno.

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5. Participación del Tercero Interesado TCF:

5.1. Alegó que la única coincidencia entre los signos es la expresión genérica CHEESECAKE, la que es comúnmente conocida por la mayoría de los consumidores colombianos para identificar una "torta de queso".

5.2. Manifestó que las palabras COMPANY y FACTORY son palabras en inglés que cuentan con una traducción en español y, además, se encuentran incorporadas en varias marcas registradas en la Clase 30. Por lo tanto, deben ser analizadas en el conjunto marcario de cada uno de los signos en conflicto.

5.3. Señaló finalmente que la autoridad administrativa realizó un estudio preciso de la normatividad vigente, pues estableció que los elementos gráficos de las marcas son completamente diferentes a pesar de tener incluido en ellas la expresión genérica CHEESECAKE.

5.4. Agregó que los signos en conflicto ya coexisten pacíficamente en el mercado, ya que tiene registros en las Clases 30 y 43 que incorporan la expresión THE CHEESECAKE FACTORY.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte Consultante solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente, de igual manera el Tribunal al referirse en esta providencia al análisis de registrabilidad de los signos compuestos por elementos de uso común y genéricos, en razón de discutirse estos aspectos dentro del proceso, habrá de referirse también a las causales de irregistrabilidad previstas en los literales f) y g) del artículo 1351

.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­(... ) M Articulo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: ( .. . ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico

del producto o servicio de que se trate.g)

(... )

consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usualdel producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals";

Articulo 136

"No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mísmos productos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusióno de asociación".

( ... )".

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C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo deconfusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo designos distintivos. Confusión ideológica.

2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.3. Análisis de registrabilidad de signos en idioma extranjero.4. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso

común y genéricas.5. Las marcas evocativas y su poder de oposición.6. Coexistencia de hecho de marcas.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo deconfusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejode los signos distintivos. Confusión ideológica

1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos THE CHEESECAKE FACTORY y CHEESECAKE COMPANY son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2

, del siguiente tenor literal:

1.2.

2

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso

en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular

cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente

solicitada para registro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación;( ... )".

El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela juridica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013.

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1.3. De ahi que la norma prohíba el acceso al registro de al�ún signo idéntico3

o semejante4 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso deregistro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación enel mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado,no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder accedera su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidadde inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidadde generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de losproductos o servicios identificados con la marca.

1.4. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.6. Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indi,recta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

3

4

1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

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1.6.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

1.7. Entre estas similitudes o semejanzas que pueden presentarse al cotejarse los signos en conflicto, para el caso concreto de los signos mixtos CHEESECAKE COMPANY y THE CHEESECAKE FACTORY, asume relevancia la comparación que se haga del aspecto conceptual o ideológico (las ideas que evocan los signos) y del aspecto fonético.

1.8. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.

1.9. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos5

:

5

1.9.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.9.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.9.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.

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1.9.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativacompuesta.

2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos CHEESECAKE COMPANY y THE CHEESECAKE FACTORY, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

2.2. Deberá establecerse cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, aplicando posteriormente las siguientes reglas6 de comparación:

6

7

2.2.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión.

2.2.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos:

- El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

- El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en lamente de quien la observa.

- Los colores: si el signo solicitado reivindica coloresespecíficos como parte del componente gráfico, al efectuar elrespectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse encuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene,puesto que este elemento podría generar capacidad dediferenciación del signo solicitado a registro7

•

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014. Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

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En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan o en los colores que contienen, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Además, teniendo en cuenta que la demandada argumentó que el elemento gráfico estructural de cada signo genera distintividad, se deberá determinar si dicho elemento prevalece en el signo marcario, para posteriormente identificar la incidencia que tendría en todo el conjunto marcario, y con dicha información, establecer la distintividad del signo mixto THE CHEESECAKE FACTORY, teniendo en cuenta todos los parámetros establecidos en la presente providencia.

2.2.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber:

2.2.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.2.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

2.2.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

2.2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.2.3.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.

2.3. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad

§ 9

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del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetrosª :

2.3.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.

2.3.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

2.3.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

2.3.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

2.3.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

2.3.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

2.3.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.

2.3.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

2.3.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015.

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2.4. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos THE CHEESECAKE FACTORY y CHEESECAKE COMPANY, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos especificas que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia.

3. Análisis de registrabilidad de signos en idioma extranjero

3.1. Como los signos en conflicto se encuentran conformados por expresiones en idioma extranjero, esto es: CHEESECAKE COMPANY y THE CHEESECAKE FACTORY, el Tribunal habrá de referirse a los parámetros que considera atendibles para apreciar objetivamente este aspecto en el respectivo análisis.

3.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, pueden ser considerados signos de fantasía y, en consecuencia, proceder su registro como marcas9

•

3.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayorla del público consumidor o usuarios y, si además se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables10

•

3.4. El derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado y, por lo tanto, como en cualquier otra disciplina juridica resulta atendible el principio de primacía de la realidad sobre las formas. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, le corresponde a la autoridad nacional competente examinar si los consumidores destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado, comprenden o no dichas palabras. En el supuesto de ser entendidas perfectamente por los consumidores el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano.

9

10

Se destaca la Interpretación Prejudicial en el Proceso 57-IP-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 12.Se puede consultar la Interpretación Prejudicial en el Proceso 146-IP-2013, del 25 de septiembre de 2013, p. 12.

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3.5. En consecuencia, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero cuyo significado sea de conocimiento generalizado en el sector del público al cual se encuentran dirigidos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas, genéricas o de uso común de los mismos productos.

4. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras ypartículas de uso común y genéricas

4.1. Como se argumentó en el proceso interno que la palabra CHEESECAKE es genérica y de uso común, que el artículo THE es de uso común, y que las palabras FACTORY y COMPANY se encuentran en varias marcas de la Clase 30, el Tribunal abordará este tema siguiendo la línea jurisprudencia! que ha trazado al respecto11 y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.

4.2. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de producto o servicio de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

4.3. De ahí que el literal g) del articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos:

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

( ... )

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en unadesignación común o usual del producto o servicio de que se trateen el lenguaje corriente o en la usanza del país".

4.4. La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar así a expresarlo y, por lo tanto, de representar el signo gráfico o mixto en su total estructura una designación común o usual del producto, se

11 Entre otras, en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-IP-2006; Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-lp-2010, Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-IP-2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015.

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adecuaría a esta causal de irregistrabilidad, constitutiva a la vez de causal de nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 172 contenido en la misma Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina.

4.5. Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca. En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partlculas de uso común se deben excluirse del cotejo de marcas.

4.6. Por su parte, el literal f) del articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

"No podrán registrarse como marca los signos que:

( ... )

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea elnombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate".

4.7. El literal transcrito prohibe el registro de signos que consistan exclusivamente en indicaciones genéricas, pero no impide que palabras o partículas de dichas características, en combinación con otroselementos, conformen un signo distintivo.

4.8. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de ese elemento.

4.9. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o seivicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o seivicio que de desea proteger, o cuando por si sólo pueda seivir para identificarlo.

4.1 O. Sin embargo, una expresión genérica podría ser distintiva cuando se use para distinguir determinados productos o seivicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

4.11. De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los signos que involucran gráficos, partlculas o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya elementos genéricos no puede impedir que los

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mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones genéricas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas.

4.12. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común o genérico) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

4.13. Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común y genérico en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

4.14. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si las palabras THE, CHEESECAKE, FACTORY y COMPANY son de uso común y genéricas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. Las marcas evocativas y su poder de oposición

5.1. Como en el proceso interno se argumentó que la palabra CHEESECAKE es evocativa de torta de queso, el Tribunal analizará el tema en referencia, siguiendo en lo pertinente el estudio comprometido en su jurisprudencia 12.

5.2. Un signo se predica evocativo si alguno de sus elementos tiene dicha característica. Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio.

5.3. Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a

12 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de diciembre de 1996 dentro del Proceso 4-IP-95; Interpretación Prejudicial del 16 de julio de 2013 dentro del Proceso 112-IP-2013 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015.

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partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva.

5.4. En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos (poder de oposición débil).

5.5. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto, y por lo tanto la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte (poder de oposición fuerte).

5.6. Considerando los productos de la Clase 30, se deberá establecer si el signo CHEESECAKE COMPANY tiene carácter de evocativo. Además, debe determinar su proximidad con los servicios que ampara para llegar a deducir si tiene un poder de oposición fuerte, o si por el contrario le resulta evidente un elevado grado de cercanía entre esta marca y los servicios que ampara, para poder concluir válidamente que la misma es débil y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca con ciertos rasgos parecidos y que evoque el mismo concepto.

6. Coexistencia de hecho de marcas

6.1. Como TCF argumentó que los signos en conflicto ya coexisten pacíficamente en el mercado, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacifica de signos".

6.2. El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.

6.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes. Sin embargo, el hecho de que dos signos

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vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado de tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.

6.4. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.

6.5. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado).

6.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otros, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros)

6.7. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:

6.7.1. Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación.

6.7.2. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacifica.

6.7.3. Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que en relación con productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que en productos suntuarios.

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6.7.4. La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.

6.7.5. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

6.8. En consecuencia, se deberá establecer si los signos mixtos CHEESECAKE COMPANY y THE CHEESECAKE FACTORY

coexisten pacíficamente en el mercado de conformidad con los parámetros vertidos en la presente providencia con el fin de evaluar si está circunstancia, junto con los demás elementos de juicio obrantes en el proceso, conducen a determinar la existencia o no de riesgo de confusión o asociación.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00478 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con Jo dispuesto en el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

MAGISTRADA

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

Martha R a Merchán MA ISTRADA

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De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente lapresente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Qi) �t Cecilia Luisa Ayl�eros

PRESIDENTA (e)

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presenteInterpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andinapara su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena

PROCESO 618-IP-2015 1

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 05 de septiembre de 2016

Proceso

Asunto

Consultante

Expediente interno del Consultante

Referencia

Magistrado Ponente

VISTOS

620-IP-2015

Interpretación Prejudicial

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

2008-00145

Signo solicitado TCHERASSI (denominativo) y la marca VICKY TCHERASSI (denominativa)

Hugo Ramiro Gómez Apac

El Oficio 3808 del 17 de noviembre de 2015, recibido el 18 de noviembre del 2015, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00145, y;

El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante AL TAMODA L TOA.

1

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Demandados Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

Tercero interesado Samuel Viñas Abomohor

2. Hechos relevantes:

2.1 El 25 de noviembre de 2004, AL TAMODA L TDA. (en adelante, Altamoda) solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro del signo TCHERASSI (denominativo) para distinguir cuero y cuero de imitación; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería correspondientes a la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2 La solicitud precitada se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 548 del 28 de enero de 2005 y, dentro del término no fue objetada.

2.3 Mediante la Resolución 15294 del 29 de junio de 2005, la Dirección de la SIC negó el registro del signo solicitado TCHERASSI (denominativo) para distinguir productos de la Clase 18, señalando lo siguiente:

2.4

a) De la revisión de los registros de la propiedad industrial, se observaque existe el registro de la marca VICKY TCHERASSI(denominativa) que distingue productos de la Clase 18 y seencuentra vigente hasta el 26 de noviembre de 2011;

b) De la comparación entre el signo solicitado TCHERASSI y la marcaregistrada VICKY TCHERASSI, se advierte que existen similitudesque podrían generar que el consumidor crea que tienen idénticaprocedencia empresarial aun cuando ello no es cierto;

c) Existe coincidencia entre los productos protegidos por los signosprecitados, toda vez que mientras que el signo solicitadoTCHERASSI pretende distinguir "cuero e imitaciones de cuero,productos de estas materias no comprendidos en otras clases yguarnicionería", la marca registrada VICKY TCHERASSI identifica"cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias nocomprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles ymaletas".

El 12 de agosto de 2005, Alta moda interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 15294 del 29 de junio de 2005 señalando que su solicitud para el registro del signo TCHERASSI (denominativo) responde al interés de lograr una protección integra del nombre de la famosa diseñadora SILVIA TCHERASSI, la cual es socia de AL TAMODA L TOA.

2

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2.5 Por Resolución 31153 del 27 de noviembre de 2006, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC concedió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución 15294 señalando que entre los signos comparados existen similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, razón por la cual se haconfigurado el supuesto de irregistrabilidad previsto en el Literal a) delArtículo 136. Asimismo, precisó que las otras marcas registradas a favorde AL TAMODA LTDA poseen elementos adicionales que si les otorgaronla distintividad necesaria para ser admitidas al registro de marcas.

2.6 Mediante Resolución 38360 del 23 de noviembre de 2007, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC confirmó la decisión contenida en la Resolución 15294 del 29 de junio de 2005, precisando lo siguiente:

a) El registro del signo solicitado TCHERASSI podría generarconfusión respecto de la marca registrada VICKY TCHERASSIdebido a que ambas poseen la expresión "tcherassi";

b) Las marcas ST SILVIA TCHERASSI, T TCHERASSI y SILVIATCCHERASSI coexisten en el mercado en razón de que poseenvariaciones incluidas con la finalidad de diferenciarlas y así evitarque los consumidores las asocien de manera directa.

2.7 Altamoda presentó demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Colombia con la finalidad de que se declare la nulidad de las resoluciones 15294, 31153, 38360; y, se ordene a la SIC que conceda el registro y efectúe la inscripción de la marca registrada TCHERASSI para identificar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.8 Por Auto del 23 de setiembre de 2008, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Colombia admitió a trámite la demanda presentada por Altamoda.

2.9 La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda presentada solicitando que no se tenga en cuenta las pretensiones solicitadas por Altamoda debido a que carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Asimismo, pidió que se niegue la concesión del registro del signo solicitado TCHERASSI, en atención a que el Consejo del Estado no es la autoridad competente para ordenar la concesión de un registro marcario sin que se cumplan los requisitos exigidos por mandato legal.

2.1 O El señor Samuel Viñas Abohomor, representado por el señor Alberto Ramfrez Vivero, contestó la demanda dentro del plazo legal establecido indicando que se oponía a cada una de las pretensiones presentadas debido a que el acto administrativo impugnado se encuentra ajustado a derecho.

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2.11 Mediante Auto del 28 de junio de 2011, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tuvo por contestada la demanda por parte de la SIC y Samuel Enrique Viñas Abomohor.

2.12 Por Auto del 1 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo decidió suspender el proceso a efectos de elaborar y remitir vía electrónica la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda de Altamoda:

3.1 Altamoda solicitó el registro del signo TCHERASSI con la finalidad de proteger sus propias marcas registradas (TCHERASSI, T CHERASSI, SILVIA TCHERASSI y ST SILVIA TCHERASSI) y el apellido de la famosa diseñadora Silvia Tcherassi, el cual es utilizado como marca en los productos que viene comercializando en el mercado.

3.2 Actualmente, Altamoda es titular de las marcas TCHERASSI, T CHERASSI, SILVIA TCHERASSI y ST SILVIA TCHERASSI para distinguir productos y servicios de las Clases 3, 8, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 35, 42, 43, 44, 45 y 46, de la Clasificación Internacional de Niza en Colombia, Panamá, Ecuador, México, Venezuela y Estados Unidos de América. En ese sentido, sus marcas ostentan notoriedad en el mercado en Colombia y en varios paises del mundo, situación que debe ser reconocida y valorada por la SIC al momento de emitir sus resoluciones.

3.3 La SIC no ha tomado en cuenta que la marca registrada VICKY TCHERASSI reproduce la particula "tcherassi" incluida en varias de las marcas notorias precitadas; y que, como consecuencia de ello, el titular de la marca registrada estaría incurriendo en uso no autorizado de marcas notoriamente conocidas, conforme al Artículo 226 de la Decisión 486.

3.4 El signo solicitado TCHERASSI (denominativo) cumple con los requerimientos previstos en el Articulo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que es apta para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. La SIC se equivoca al considerar que dicho signo no tiene suficiente fuerza distintiva y omite valorar la existencia de varias marcas válidamente registradas que son idénticas a la expresión "tcherassi" o la incorporan como parte integral.

4. Argumentos de la contestación de la SIC:

4.1 La SIC se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

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4.2 Un signo puede ser registrado como marca si cumple tres requisitos: (i) la perceptibilidad; (ii) la susceptibilidad de representación gráfica; y (iii) la suficiente distintividad. Para determinar ello, la autoridad realiza el examen de registrabilidad en el que se verifica la existencia de alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en el Articulo 136 de la Decisión 486. Una de dichas causales es el riesgo de confusión entre signos, elcual, se verifica ante la concurrencia de dos requisitos: (i) identidad osemejanza de tipo visual, conceptual o fonética; y, (ii) el alcance ocobertura de los productos o servicios que se pretenda proteger.

4.3 En el caso analizado, al momento de realizar el examen de registrabilidad, se observó que existían otros registros semejantes al signo solicitado TCHERASSI. Este fue el caso de la marca VICKY TCHERASSI (denominativa) la cual contenía la partícula "tcherassi" que componía el signo cuyo registro fue solicitado por Altamoda.

4.4 Asimismo, el signo solicitado TCHERASSI pretende distinguir "cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guamicionerla"; mientras que la marca registrada VICKY TCHERASSI identifica 11cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales, baúles y maletas". En ese sentido, ambas marcas coinciden en varios de los productos que van a distinguir, motivo por el cual, comparten la misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización y publicación.

4.5 Conforme al examen realizado por la SIC, la marca solicitada cumplia con los dos presupuestos para considerarla dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal a) del Artículo 136, estos son: (i) confundibilidad; y, (ii) la relación de productos. Por tal motivo, se rechazó el registro de la marca "TCHERASSI" solicitada por Altamoda.

4.6 La notoriedad marcaria alegada por Altamoda no fue probada durante el procedimiento ante la autoridad administrativa, por lo que dicha circunstancia no se tuvo en cuenta para la emisión del pronunciamiento. En ese sentido, el argumento que alega la existencia de marcas notorias es un hecho nuevo que no fue debatido en la actuación administrativa.

5. Argumentos de la contestación de Samuel Viñas Abomohor:

5.1 Es titular de la marca VICKY TCHERASSI (denominativa) en virtud de un contrato de cesión de marca celebrado con la señora Victoria Eugenia Tcherassi. Este contrato de cesión nunca fue demandado por vicio del consentimiento, así como tampoco el acto efectuado por la Superintendencia fue objeto de nulidad.

5.2 Las marcas mencionadas por la demandante como notorias fueron registradas con posterioridad a la marca marca VICKY TCHERASSI

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(denominativa). En ese sentido, al señor Samuel Viñas Abomohot le asiste el mejor derecho en virtud del principio "primero en el tiempo, primero en derecho".

5.3 El señor Samuel Viñas Abomohor, como titular de la marca VICKY TCHERASSI (denominativa) se encuentra plenamente facultado por la ley para utilizar su marca y así posicionarse en el mercado. En tal sentido, no se lo puede acusar de utilizar de manera indebida la marca VICKY TCHERASSI o de haber efectuado algún acto de violación de derechos de propiedad industrial.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicita la interpretación de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina. Este Tribunal considera pertinenteinterpretar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 4861

. Asimismo, seinterpretarán los Artículos 224, 228 y 229 de la Decisión 4862 que

2

Decisión 486, emitida por la Comisión de la Comunidad Andina

"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registradapor un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respectode los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( .. .)"

Decisión 486, emitida por la Comisión de la Comunidad Andina

"Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocidoª.

"Articulo 228.- Para determinar fa notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

8)

b)

c)

d)

e)

f) g) h)

i)

el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a /os que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección;

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desarrollan la temática sobre marcas notoriamente conocidas, que ha sido alegada por la demandante Altamoda.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud fonética, ortográfica,gráfica e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y deasociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

2. Comparación entre una marca denominativa simple y una compuesta.3. El signo solicitado vinculado a una marca notoriamente conocida.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud fonética,ortográfica, gráfica e ideológica. Riesgo de confusión directa,indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado TCHERASSI (denominativo) y la marca registrada VICKY TCHERASSI (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero, para los mismos productoso servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o deasociación;

( ... )"

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

j) los aspectos del comerr:io internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo enel Pafs Miembro o en el exlranjeroH.

"Articulo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero;b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para

identificar actividades o establecimientos en el Pals Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjeroH.

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1.3. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.3

a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero,riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad deque el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado,crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusiónindirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dichoproducto, en contra de la realidad de los hechos, un origenempresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

1.4. Se deberá verificar si en el examen realizado entre los signos confrontados se observó la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:4

3

a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos enconflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia enlas raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también encuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar siexiste la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras d� los signos enconflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o laspalabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminacionescomunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir enmayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en tos Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-lP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

lbidem.

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d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos deldibujo o el concepto que evocan.

1.5. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:5

1.6.

2.

2.1

5

6

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual oideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidordifícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo haráen momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibirel riesgo de confusión o asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar delconsumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo elproducto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio delconsumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya queestamos frente a productos que se dirigen a la población en general.

En el presente caso, se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

Comparación entre una marca denominativa simple y una compuesta

Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado TCHERASSI (denominativo) y la marca VICKY TCHERASSJ (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.6

lbidem.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 1 O de junio de 2016.

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2.2 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.7

2.3 Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico.8

2.4 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, se deberá identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:9

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante teneren cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen unafunción diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría aentender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar,pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil dedistinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si seencuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisivapara fijar la sonoridad de la denominación.

d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera másfuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

7 lbldem.

8 lbldem.

9 lbidem.

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2.5 En el presente caso, se advierte que la marca VICKY TCHERASSI está compuesta por dos palabras, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que componen dicha marca y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 10

a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. Laprimera palabra genera más poder de recordación en el públicoconsumidor.

b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con laextensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo generaltienen mayor impacto en la mente del consumidor.

c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con lasonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de lapalabra, esta podria tener mayor impacto en la mente delconsumidor.

d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidadcon los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor seala proximidad del signo evocativo con los productos o servicios queampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, lapalabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Laspalabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluirdel cotejo de marcas.

f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuentaotros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo esuna marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si lapalabra que compone un signo es el elemento estable de una marcaderivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas,tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situaciónque le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinarla relevancia en el conjunto.

2.6 En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado TCHERASSI (denominativo) y la marca registrada VICKY TCHERASSI (denominativa). Para dicho análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el

10 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016.

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signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

3. El signo solicitado vinculado a una marca notoriamente conocida

3.1 En el presente caso, la demandante Altamoda alegó que el signo solicitado TCHERASSI (denominativo) se encontraba vinculado a sus marcas notoriamente conocidas TCHERASSI, T TCHERASSI, SILVIA TCHERASSI y ST SILVIA TCHERASSI, lo cual debió ser valorado por la SIC al momento de realizar la evaluación de registrabilidad de su solicitud. En atención a ello, resulta pertinente desarrollar los aspectos referidos a la marca notoriamente conocida.

3.2 El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de lamisma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuentapara determinar la notoriedad de una marca.

3.3 Cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende -en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, asi como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella. 11

3.4 La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. 12

3.5

11

12

13

El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en dicha disposición.13

De modo referencial, ver Proceso 107-IP-2015, p. 15.

De modo referencial, ver Procesos 08-IP-95, p.18; 25-IP-2011, p. 15 y 107-IP-2015, p. 15.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.-

·Artfculo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideraciónentre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier PalsMiembro;

12

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3.6 Al respecto, el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

"Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pafs Miembro o en elextranjero;

(. . .)"

3.7 De la norma citada se desprende que no se negará la calidad de notorio a un signo y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero. Por lo tanto, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aun cuando no se encuentren registrados en el territorio del país miembro.14

3.8 La Decisión 486 protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a ser registrada, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la autoridad competente. 15

3.9 Conforme a lo expuesto, la Corte consultante deberá tener en cuenta que, si en el proceso se ha alegado la existencia de una marca notoria, deberá verificar la existencia de esta circunstancia tomando en consideración los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486.

14

15

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier PaísMiembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier PalsMiembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos delos productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuyanotoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que sepretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;g) el valor contable del signo como activo empresarial;h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo

en detenninado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por eltitular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el

País Miembro o en el extranjero. n

De modo referencial, ver Proceso 300-IP-2015, p.19.

lbidem.

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En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dejaconsignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corteconsultante al resolver el proceso interno 2008-00145, la que deberá adoptarlaal emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados queparticiparon de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafodel Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

�t Cecilia L · a A ló�

MAGISTRADA

HernánM

Hugo Ramiro Gómez ApacMAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente lapresente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

14

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Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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