Para nosotros la Patria es América

Año XXXIII – Número 2805

Lima, 13 de setiembre de 2016

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 619-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00258. Referencia: Marcas involucradas ESSA (denominativa), ESSA (mixta) y (ESSO) (denominativa) ........................................................................... 2

PROCESO 630-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00143-00. Referencia: Marcas involucradas NOVAVENTA (denominativa) y NOVA (denominativa) ................................. 15

PROCESO 633-IP-2015 Interpretación Prejudicial Obligatoria. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00165. Referencia: Acción de nulidad de registro de la marca “BIG MANZANA” (denominativa) por falta de distintividad........ .................................................... 28

1 •

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI DAD ANDINA

Quito, 6 de julio de 2016

Proceso 619-IP-2015

Asunto Interpretación Prejudicial

Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante 2013-00258

Referencia Marcas involucradas ESSA (denominativa), ESSA (mixta) y (ESSO) (denominativa)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio 3816 del 17 de noviembre 2015, recibido vía correo electrónico el 18 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Literal a} del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1

, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00258; y,

El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

"Art/cu/o 136.· No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro

o registrada por un tercera. para los mismos productos o servicias. o paraproductos o servicias respecto de las cuales el uso de la marca·pueda causar unriesgo de confusión o de asociación;

( ... r

1

GACETA OFICIAL 13/09/2016 2 de 41

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante

Demandado

: Exxon Mobil Corporation

: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

Tercero interesado : Empresas Públicas Medellín E.S.P.

2. Hechos relevantes:

2.1. El 25 de mayo de 201 O, Empresas Públicas Medellín E.S.P. (en adelante, Medellín E.S.P.) solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de las marcas ESSA (denominativa) y ESSA (mixta), para que cada una distinga servicios de las Clases 35, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza2

.

Contra las solicitudes antes referidas no se formularon oposiciones.

ESSA (denominativa)

• • •

2.2. La Dirección de Signos Distintivos de la SIC (antes, División de Signos Distintivos) concedió el registro de las marcas solicitadas por Medellin E.S.P., conforme al siguiente detalle:

2

Mediante las Resoluciones 61407, 61408 y 61410 se concedió el registro de la marca ESSA (denominativa) en las Clases 35, 37 y 39, respectivamente.

Clase 35: Gestión y administración de negocios comerciales relacionados con la prestación de servicios públicos domiciliarios. Clase 37: Construcción, reparación, instalación, mantenimiento y distribución de los servicios públicos domiciliarios. Clase 39: Transporte de energla, transporte y descarga de desechos.

2

GACETA OFICIAL 13/09/2016 3 de 41

Mediante Resoluciones 61417, 33644 y 33645 se concedió el registro de la marca ESSA (mixta) en las Clases 35, 37 y 39, respectivamente.

2.3. El 27 de mayo de 2013, Exxon Mobil Corporation (en adelante, Exxon Mobil), titular de la marca ESSO (denominativa), presentó demanda ante el Consejo de Estado, con el fin de que se anulen las Resoluciones 61407, 61408 y 61410 que conceden el registro de la marca ESSA (denominativa) y las Resoluciones 61417, 33644 y 33645 que conceden el registro de la marca ESSA (mixta).

2.4. Mediante Auto del 28 de octubre de 2013, la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia ordenó notificar la demanda a la SIC, y a Medellin E.S.P. como tercero interesado.

3. Argumentos de la demandante Exxon Mobil:

3.1. La SIC no aplicó el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual impide registrar marcas que sean idénticas o semejantes a una marca anteriormente solicitada para registro o ya registrad a.

3.2. Las marcas ESSA (denominativa) y ESSA (mixta), cuyos registros fueron concedidos a favor de Medellin E.S.P., son confundibles fonética y visualmente con la marca ESSO (denominativas), esta última registrada con Certificados 360273, 360274 y 355845, que distinguen respectivamente servicios de las Clases 35, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza3

, a favor de Exxon Mobil Corporation.

3.3. Las marcas en conflicto amparan los mismos servicios de las Clases 35, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

3.4. La marca ESSO es un signo de fantasía.

3.5. La marca ESSO tiene un posicionamiento fuerte en el mercado por su estructura intrínseca y su amplia difusión.

3 Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Clase 37: Construcción. reparación, servicios de instalación. Clase 39: Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

3

GACETA OFICIAL 13/09/2016 4 de 41

4. Argumentos de la contestación de la SIC:

4.1. No existe confusión fonética entre las marcas ESSO y ESSA porque terminan en letras con pronunciación diferente.

4.2. Las unidades lingüísticas que conforman los signos en conflicto son disimiles, debido a que el consumidor puede singularizar la sonoridad de cada marca por la letra "A".

4.3. La marca ESSO, cuyo titular es Exxon Mobil, fue registrada para distinguir productos relacionados con aceite de motor, gasolina, lubricantes industriales y similares, siendo una de las marcas más reconocidas a nivel mundial. La marca ESSA fue registrada para distinguir servicios de energía eléctrica, gas por red, acueducto y alcantarillado. Por lo anterior, no existe conexión competitiva entre los productos distinguidos [sic].

5. Argumentos de la contestación de Medellín E.S.P.:

5.1. Exxon Mobil, a través de la acción de nulidad, busca subsanar su omisión por no oponerse a las solicitudes de registro de las marcas ESSA. En ese sentido, la acción de la referencia es improcedente al ir contra un acto propio.

5.2. La demandante no presentó pruebas de su fuerte posicionamiento en el mercado, por lo que no hay un riesgo de confusión entre los signos confrontados.

5.3. La marca ESSA refiere a la sociedad Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. - ESSA E.S.P., quien hace parte del grupo empresarial de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

5.4. Las marcas ESSA, denominativas y mixtas, no son susceptibles de generar riesgo de confusión con la marca ESSO.

B. NORMA A SER INTERPRETADA

La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, cuya interpretación resulta procedente porresultar pertinente en el presente caso.

4

GACETA OFICIAL 13/09/2016 5 de 41

c.

1.

2.

3.

4.

D.

1.

1.1.

4

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN4

lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Marcas de fantasía.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

En vista de que en el proceso interno se discute si las marcas ESSA (denominativas) y ESSA (mixtas) son confundibles o no con las marcas (ESSO) (denominativas), es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:

En el presente caso, con relación al análisis de conexión competitiva, se advierte que las marcas ESSA (denominativa) y ESSA (mixta) amparan los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

- Gestión y administración de negocios comerciales relacionados con laprestación de servicios públicos domiciliarios de la Clase 35.

- Construcción, reparación, instalación, mantenimiento y distribución de losservicios públicos domiciliarios de la Clase 37.

- Transporte de energía, transporte y descarga de desechos.

Por su parte, la marca registrada ESSO (denominativa) distingue los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

- Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial;trabajos de oficina de la Clase 35.

- Construcción, reparación, servicios de instalación de la Clase 37.- Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes de

la Clase 39.

Dado que los servicios que buscan ser Identificados con el signo solicitado y los servicios que distinguen las marcas registradas son prácticamente los mismos, este Tribunal considera que no corresponde interpretar prejudicialmente el análisis de conexión competitiva entre dichos servicios.

5

GACETA OFICIAL 13/09/2016 6 de 41

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgode confusión o de asociación;

(. .. )"

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

1.3. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante al registrado cuando acumulativamente se den dos condiciones:

1.4.

5

a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales olas diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidormedio no las tendrá en cuenta.

b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente sonidénticos o presentan conexión competitiva.

Al respecto, el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en el segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir5. Cuando los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión seria absoluto. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables.

Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: Lockheed Martin.

6

GACETA OFICIAL 13/09/2016 7 de 41

1.5. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor:6

a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. Elprimero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por laposibilidad de que el consumidor al adquirir un producto oservicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y elsegundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando elconsumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidadde los hechos, un origen empresarial diferente al que realmenteposee.

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y elorigen empresarial del producto, al adquirirlo piense que elproductor de dicho producto y otra empresa tienen una relacióno vinculación económica.

1.6 Se deberá determinar si la oficina nacional competente efectuó un adecuado examen para determinar si entre los signos confrontados existe o no identidad o semejanza, y si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:7

a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signosen conflicto. La determinación de tal similitud depende, entreotros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de lacoincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo,también debe tenerse en cuenta las particularidades de cadacaso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real deconfusión entre los signos confrontados.

b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signosen conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la olas palabras, el número de sílabas, las ralees, o lasterminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales

s Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016.

7 lbldem.

7

GACETA OFICIAL 13/09/2016 8 de 41

pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de loselementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuentalos trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.7 Igualmente, se deberán observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas8

:

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer loselementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto;es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto,teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (ofigurativa) y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejosucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues elconsumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo,sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puedepercibir el riesgo de confusión o asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugardel consumidor medio, pues de esta manera es posible advertircómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. Elcriterio del consumidor medio es de gran relevancia en estoscasos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a lapoblación en general.

1.8 Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberán determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

8 lbfdem.

8

GACETA OFICIAL 13/09/2016 9 de 41

'\

l�

2. Comparación entre marcas denominativas

2.1. Como un extremo de la controversia radicaría en la presunta confusión entre las marcas ESSA (denominativas) y las marcas (ESSO) (denominativas), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto.9

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.10

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 11

9

10

11

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importantetener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseenuna función diferenciadora en el conjunto, debido a que estoayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos acomparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muydifícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría serevidente.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.

lbldem.

Ibídem.

9

GACETA OFICIAL 13/09/2016 10 de 41

2.4.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

12

13

e) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si seencuentran en el mismo orden asumirán una importanciadecisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

d) Se debe determinar el elemento que impacta de una maneramás fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarlacómo es captada la marca en el mercado.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asoc1ac1on que pudiera existir entre las marcas ESSA (denominativas) y las marcas (ESSO) (denominativas).

Comparación entre marcas mixtas y denominativas

Un extremo de la controversia radica en la presunta confusión entre los signos solicitados ESSA (mixtas) y las marcas inscritas (ESSO) (denominativas). En ese sentido, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado; y por un elemento denominativo, por el otro. Los elementos denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc. 12

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea éste, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.13

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Ver Interpretación Prejudicial recalda en Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

lbldem.

10

GACETA OFICIAL 13/09/2016 11 de 41

14

15

16

a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcasmixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, nohabría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstascoexistir pacíficamente en el ámbito comercial,14 salvo quepuedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo casopodrían incurrir en riesgo de confusión.15

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo,deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientesreglas para el cotejo de signos denominativos: 16

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, esimportante tener en cuenta las letras, las sílabas o laspalabras que poseen una función diferenciadora en elconjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo elsigno es percibido en el mercado.

(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos acomparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica omuy difícil de distinguir, la semejanza entre los signospodría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que sise encuentran en el mismo orden asumirán unaimportancia decisiva para fijar la sonoridad de ladenominación.

De modo referencial, ver Proceso 129-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, p. 14.

En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precísar que se ha adicionado en el Literal e), la siguiente precisión: "salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrlan incurrir en riesgo de confusión

n

. Dicha precisión no fue tomada en cuenta en pronunciamientos previos del Tribunal, en los que solo se indicaba lo siguiente: •Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrla lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir paclficamente en el ámbito comerciar. Lo adicionado mediante la presente interpretación prejudicial resulta pertinente debido a que uno de los supuestos en los que podrla suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que, sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrlan evocar una misma cosa, caracterlstica o idea, lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra marca.

Ver Interpretación Prejudicial recalda en Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

11

GACETA OFICIAL 13/09/2016 12 de 41

r

(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de unamanera más fuerte en la mente del consumidor, pues estomostraría cómo es captada la marca en el mercado.

3.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer si pudo o no haber existido riesgo de confusión y/o de asociación entre las marcas ESSA (mixtas) y las marcas (ESSO) (denominativas), al momento en que la SIC procedió con el registro.

4. Marcas de fantasía

4.1. Debido a que Exxon Mobil Corporation ha sostenido que su marca ESSO (denominativa) es un signo de fantasía, resulta pertinente abordar el tema planteado.

4.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. 17

4.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.18

4.4. En ese sentido, se deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía de las marcas ESSO (denominativas), para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00258, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

17

18

De modo referencia, ver Proceso 425-IP-2015, p. 13.

lbldem.

12

GACETA OFICIAL 13/09/2016 13 de 41

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

MAGISTRADA

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notiffquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarf a General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

13

GACETA OFICIAL 13/09/2016 14 de 41

6

f

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 25 de julio de 2016

Proceso

Asunto

Consultante

Expediente interno del Consultante

Referencia

Magistrado Ponente:

VISTOS

630-IP-2015

Interpretación Prejudicial

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

2011-00143-00

Marcas involucradas NOVAVENTA (denominativa) y NOVA (denominativa)

Hugo Ramiro Gómez Apac

El Oficio 3888 del 24 de noviembre de 2015, recibido vfa correo electrónico el 25 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1

, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00143-00; y,

El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.-

"Artlcu/o 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a} sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión ode asociación:

(. . . )"1

GACETA OFICIAL 13/09/2016 15 de 41

6

f

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante

Demandado

: Empresas CMPC S.A.

: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

Tercero interesado : Novaventa S.A.S.

2. Hechos relevantes :

2.1. El 5 de febrero de 2010, Novaventa S.A.S. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca NOVAVENTA (denominativa) para distinguir papel, cartón y articules de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; articules de encuadernación; fotografías; papelerla; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés, de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza2

.

2.2. Dentro del plazo establecido, Empresas CMPC S.A. (en adelante Empresas CMPC) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, basándose en su marca NOVA. previamente registrada bajo Certificado 393113, que distingue productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza3

•

2.3. Por Resolución 43098 del 20 de agosto de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC (antes División de Signos Distintivos) declaró infundada la oposición formulada y, en consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado NOVAVENTA a favor de Novaventa S.A.S. considerando lo siguiente:

2

3

a) Los signos en conflicto comparten la expresión uNOVA", la cual esutilizada para evocar unovedad", razón por la cual el consumidor la

Expediente administrativo 10012793.

Clase 16: Papel, cartón y artlculos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artlculos de encuadernación; fotograflas; papelerla; adhesivos {pegamentos) para la papelerla o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artlculos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaie (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

2

GACETA OFICIAL 13/09/2016 16 de 41

entiende como relacionada a una caracteristica del producto o de su presentación, por lo que ha sido utilizada por los empresarios en la conformación de diversas marcas registradas en la Clase 16, agregándoles elementos que le añaden distintividad.

b) Dadas las diferencias entre los signos confrontados, no esnecesario analizar la conexión competitiva entre los productos queamparan dichos signos.

2.4. Empresas CMPC interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 43098.

2.5. Por Resolución 49757 del 20 de septíembre de 201 O, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 43098.

2.6. Mediante Resolución 66561 del 30 de noviembre de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la Resolución 43098.

2.7. Empresas CMPC interpuso acción de nulidad ante el Consejo de Estado, con el fin de que se anulen las Resoluciones antes mencionadas4.

2.8. Mediante Auto del 13 de abril de 2011, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda y ordenó notificar la demanda a la SIC, y a Novaventa S.A.S. como tercero interesado.

2.9. El 19 de marzo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación judicial.

3. Argumentos de la demanda de Empresas CMPC:

3.1. Se están violando los derechos que tiene como titular de la marca NOVA en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

3.2.

4

Las expresiones NOVA y NOVAVENTA comparten exactamente la misma raíz, contienen las mismas vocales y en el mismo orden, siendo que el signo solicitado reproduce totalmente la palabra NOVA con la simple adición de la palabra VENTA, lo cual generaría confusión en el público consumidor.

De la documentación que obra en el expediente no se aprecia de forma legible la íecha de presentación de dicha demanda.

3

GACETA OFICIAL 13/09/2016 17 de 41

3.3. Asimismo, el registro del signo solicitado NOVAVENTA genera confusión con su marca registrada, ya que la expresión UVENTA" llevarla al consumidor a pensar que su empresa introdujo nuevos productos al mercado.

3.4. La expresión NOVA no es débil ya que no es cierto que la expresión en mención haga referencia a una característica necesaria de los productos, y que si bien dicha expresión hace alusión a unuevo", dicho significado no es de amplio conocimiento por el público y, aunque así lo fuera, no es una característica de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, la palabra NOVA no es evocativa.

3.5. Hay exactitud absoluta en los productos que identifican ambas expresiones por lo que tienen los mismos canales de comercialización, los medios de publicidad son idénticos o similares, sus productos tienen relación o vinculación, los productos son del mismo género y tienen la misma finalidad.

4. Argumentos de la contestación de la demanda de la SIC:

4.1. Al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados NOVAVENTA (denominativa) y NOVA (denominativa), las cuales identifican productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, se advierte que ambas expresiones son suficientemente distintivas entre sí y, en consecuencia, no llevarían al público consumidor a confusión sobre el producto.

4.2. Si bien es cierto que ambos signos comparten la expresión NOVA, la marca solicitada está acompañada de la expresión VENTA, lo que hace que los signos enfrentados puedan coexistir sin inducir a confusión.

4.3. La combinación de las palabras NOVA y VENTA hace que la marca solicitada NOVAVENTA (denominativa) logre la distintividad suficiente.

4.4. El signo NOVAVENTA está compuesto por dos términos que si bien por separado pueden contener un concepto, al estar unidos conforman un signo de fantasia.

4.5. La partícula "NOVA" es utilizada en la conformación de marcas registradas en la Clase 16 a favor de distintos empresarios.

5. Argumentos de la contestación de la demanda de NovaventaS.A.S.:

5.1. El término NOVA es de uso común por lo que no se puede invocar exclusividad alguna.

4

GACETA OFICIAL 13/09/2016 18 de 41

/J

f

5.2. La presencia de la palabra VENTA deja claramente establecido que no se está reproduciendo la marca NOVA.

5.3. Las marcas NOVA y NOVAVENTA (denominativas) cuentan con elementos diferenciadores que impiden el riesgo de confusión para los consumidores, por lo que pueden coexistir en el mercado al no presentarse confusión sobre su origen empresarial.

B. NORMA A SER INTERPRETADA

La Entidad consultante solicita la interpretación prejudicial del Literal a)del Artlculo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, por lo que procede la interpretación de dicho artículo.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusióndirecta, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo demarcas.

2. Comparación entre marcas denominativas.3. Marcas evocativas.4. Marcas de fantasf a.5. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo deconfusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizarel cotejo de marcas

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado NOVAVENTA (denominativo) y la marca NOVA (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilldad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:

"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente

solicitada para registro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgode confusión o de asociación;

( ... )"

5

GACETA OFICIAL 13/09/2016 19 de 41

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrlnsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. s

a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero,riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad deque el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado,crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusiónindirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dichoproducto, en contra de la realidad de los hechos, un origenempresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

1.3. Se deberá verificar si en el examen realizado entre los signos confrontados se observó la existencia de identidad o semejanza, para fuego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:6

a) Fonética: se refiere a fa semejanza de los sonidos de los signosen conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidenciaen las ralees o terminaciones; sin embargo, deben tenersetambién en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin dedeterminar si existe la posibilidad real de confusión entre lossignos confrontados.

b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signosen conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o laspalabras. el número de silabas, las ralees, o las terminacionescomunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en

s Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

a lbldem.

6

GACETA OFICIAL 13/09/2016 20 de 41

mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazosdel dibujo o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:7

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir,cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo encuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) yconceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejosucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. Noes procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidordifícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lohará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puedepercibir el riesgo de confusión o asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar delconsumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómoel producto o servicio es percibido por el consumidor. El criteriodel consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, yaque estamos frente a productos que se dirigen a la población engeneral.

1.5. Teniendo presente las reglas y pautas antes expuestas, se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. Comparación entre marcas denominativas

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado NOVAVENTA (denominativo) y la marca NOVA

7 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

7

GACETA OFICIAL 13/09/2016 21 de 41

t

(denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.8

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manífiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.9

2.3. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico.10

2.4. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, se deberá identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:11

•

9

10

11

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importantetener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseenuna función diferenciadora en el conjunto, debido a que estoayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos acomparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1 P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016.

Ibídem.

lbldem.

Ibídem.

8

GACETA OFICIAL 13/09/2016 22 de 41

b

I

díffcil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si seencuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisivapara fijar la sonoridad de la denominación.

d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera másfuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

2.5. En el presente caso, se advierte que si bien la marca NOVAVENTA, gramaticalmente es una sola denominación, es susceptible de ser percibida como una palabra compuesta por dos elementos UNOVA" y "VENTA", por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que componen dicha marca y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:12

a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.La primera palabra genera más poder de recordación en elpúblico consumidor.

b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con laextensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo generaltienen mayor impacto en la mente del consumidor.

c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con lasonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de lapalabra, esta podría tener mayor impacto en la mente delconsumidor.

d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidadcon los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayorsea la proximidad del signo evocativo con los productos oservicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. Eneste caso, la palabra débil no tendrla relevancia en el conjunto.

e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común.Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se debenexcluir del cotejo de marcas.

f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuentaotros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo esuna marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si lapalabra que compone un signo es el elemento estable de unamarca derivada, o es el elemento que conforma una familia de

12 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

9

GACETA OFICIAL 13/09/2016 23 de 41

\,

ll

f

marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo NOVAVENTA (denominativo) y la marca NOVA (denominativa). Para dicho análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

3. Marcas evocativas

3.1. Como en el proceso interno se discute si la denominación NOVA tiene carácter evocativo, es pertinente analizar el tema en cuestión señalando que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; en decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial caracterf stica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo a con aquel a través de un proceso deductivo.13

3.2. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que tercerosutilicen dichos elementos.14

3.3.

13

u

15

Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.1s

De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015, de íecha 19 de mayo de 2016, p. 13.

lbldem.

De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p. 13.

10

GACETA OFICIAL 13/09/2016 24 de 41

/

fJ

f

3.4. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación NOVA y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

4. Marcas de fantasía

4.1. Novaventa S.A.S sostiene que el signo NOVAVENTA está compuesto por dos términos, que si bien por separado pueden contener un concepto, al estar unidos conforman un signo de fantasía, por lo que es pertinente abordar el tema planteado.

4.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.1a

4.3. Los signos de fantasia tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.

4.4. En ese sentido, se deberá establecer si el signo solicitado NOVAVENTA (denominativo) es de fantasía, para, posteriormente, hacer un adecuado análisis de confundibilidad en relación con la marca registrada NOVA (denominativa).

5. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marcadébil

5.1. En el presente caso, tanto la SIC como Novaventa S.A.S. sostienen que la expresión "NOVA" es de uso común en la conformación de otras marcas registradas de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.2. Por su parte, la demandante, Empresas CMPC manifestó que el término "NOVA" no constituye un signo débil. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil.

5.3. El literal g) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

16

"Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas /os signos que: ( ... )

De modo referencial. ver Proceso 425-IP-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p. 13.

11

GACETA OFICIAL 13/09/2016 25 de 41

b

f

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en unadesignación común o usual del producto o servicio de que se trateen el lenguaje corriente o en la usanza del pa/s;

(. . .)"

5.4. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o particulas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las particulas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.17

5.5. No obstante, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendria un grado de distintítividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto. 18

5.6. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 5.5 precedente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2011-00143-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

11 De modo referencial, ver Proceso 93-IP-2015, de fecha 27 de mayo de 2015, p. 6.

1e De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p.12.

12

GACETA OFICIAL 13/09/2016 26 de 41

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Lu�LJ.ros MAGISTRADA

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notiflquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

13

GACETA OFICIAL 13/09/2016 27 de 41

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 25 de julio de 2016

Proceso: 633-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial Obligatoria

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2009-00165

Referencia: Acción de nulidad de registro de la marca 11BIG MANZANA" (denominativa) por falta de distintividad.

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 3879, recibido el 25 de noviembre de 2015, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artlculos 134 y 135 literales a) b) e) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. a fin de resolver el proceso interno 2009-00165; y,

El auto del 1 O de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Las Partes en el Proceso Interno:

Demandante: GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A.

Demandada: NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC).

Tercero interesado: EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., SOCIEDAD INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. y THE COCA­COLA COMPANY.

1

GACETA OFICIAL 13/09/2016 28 de 41

2. Hechos Relevantes

2.1. El 26 de noviembre de 2006, la sociedad Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L.1 solicitó el registro de la marca BIG MANZANA (denominativa)2 que pretende distinguir "(. .. )bebidas sinalcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas" de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2. Industria Nacional de Gaseosas INDEGA S. A., Gaseosas Posada Tobón S. A. y The Coca-Cola Company, presentaron oposiciones a la solicitud de registro de la marca BIG MANZANA (denominativa), alegando falta de distintividad de la expresión por ser descriptiva en el campo de los productos de la Clase 323 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.3. El 13 de agosto de 2008, mediante Resolución 29096, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), declaró fundadas las oposiciones y negó el registro de la marca solicitada, considerando que la solicitud estaba comprendida en los presupuestos de irregistrabilidad previstos en los literales b), e) y f) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2.4. Inconforme con tal decisión, la sociedad Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L., interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 29096.

2.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la SIC, a través de la Resolución 34277 del 11 de septiembre de 2008, al resolver el recurso de reposición, confirmó la resolución recurrida con las mismas consideraciones.

2.6. Posteriormente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante Resolución 40830 del 27 de octubre de 2008, resolvió el recurso de apelación, revocando la decisión contenida en la Resolución 29096, y en su lugar, declaró infundadas las oposiciones formuladas y concedió el registro de la marca BIG MANZANA (denominativa) en la Clase 32 Internacional, declarando agotada la vla gubernativa.

2.7. El 21 de septiembre de 2009, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, admitió la acción de nulidad presentada por Gaseosas Posada Tobón S. A., contra la Resolución 40830 del 27 de octubre de 2008.

1 Confonne coosta en el expediente Interno, el Grupo Embotellador ATIC SL serla el actual usufructuario de los derechos de exclusiva sobre la marca registrada BIG MANZANA (denominativa), conforme consta en el Contrato de Usufructo celebrado, el 30 de diciembre de 2009, entre esta sociedad y ACAVA UMITED (nombre actual de la sociedad Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L.), litular de la antes referida marca.

2 Expediente AdmlnistratiVo 06/119501.

3 Clase 32: "( ... ) Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas:siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas�

2

GACETA OFICIAL 13/09/2016 29 de 41

2.8. Mediante auto de 19 de marzo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad

Gaseosas Posada Tobón S. A., en su escrito de demanda de nulidadexpresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

3.1. Se ha incurrido en la violación del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establece que constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que podrán registrarse los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Se ha aplicado indebidamente el Articulo 134 de la aludida Decisión ya que se ha demostrado que el signo solicitado BIG MANZANA (denominativo) está compuesto exclusivamente por denominaciones que son descriptivas del TAMAl\10 y SABOR de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

3.2. Se ha aplicado indebidamente el Artículo 135 literales a) y b) de la Comisión de la Comunidad Andina que establece la prohibición del registro como marca de los signos que carezcan de distintividad. La ausencia de reconocimiento de la falta de capacidad distintiva del signo solicitado BIG MANZANA (denominativo) permite concluir que se dejó de aplicar la norma citada.

3.3. Se ha vulnerado el Artículo 135 literales e) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, ya que establece que no podrán registrarse como marca signos que sirvan en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos de los productos; o consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique. La expresión MANZANA que forma parte del signo BIG MANZANA (denominativo) corresponde a un término descriptivo tratándose de las bebidas de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende identificar.

3.4. El otorgamiento del registro del signo solicitado BIG MANZANA (denominativo) para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, afecta indebidamente el derecho esencial de libre utilización de las expresiones descriptivas por parte de todos los comerciantes y al derecho del consumidor a no ser engañado sobre la naturaleza caracterf stica del producto.

3

GACETA OFICIAL 13/09/2016 30 de 41

(}

�\

(

3.5. Cuando un signo que se pretende registrar como marca corresponde a una denominación que describe las características esenciales de los productos o servicios, se incurre claramente en una causal de irregistrabilidad.

3.6. La expresión MANZANA no es una marca, sino un término descriptivo que le informa al consumidor de qué sabor es la bebida, término que puede ser utilizado por cualquier empresario del sector de bebidas, el uso de la expresión BIG es un adjetivo calificativo, cuyo significado en inglés es de conocimiento público.

3.7. Es evidente que Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L. pretende utilizar como marca la palabra MANZANA que tiene la calidad de descriptiva del sabor de la bebida y por ende carece de fuerza distintiva, para distinguir solamente una clase de gaseosa.

3.8. El signo solicitado BIG MANZANA (denominativo) compuesto exclusivamente por dos términos descriptivos no alcanza el nivel de una marca evocativa, ya que sólo transmite información sobre el tamaño y sabor de la bebida como se acepta en la Resolución 40830 del 27 de octubre de 2008.

3.9. El signo solicitado BIG MANZANA (denominativo) carece de distintividad ya que no seria una marca sino una bebida gaseosa de gran tamaño o de cualidades grandiosas con sabor a manzana, es decir, signo carente de distintividad.

4. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

4.1. Con la Resolución emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por el contrario, las decisiones atacadas se fundamentaron en la normativa vigente, en la jurisprudencia y en la doctrina reconocida y aplicable.

4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), concedió el registro de la marca BIG MANZANA (denominativa), solicitada por la Embotelladora de Agua Gaseosas Huancayo S.R.L., para amparar productos comprendidos dentro de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón de que la marca cumple con la función distintiva y diferenciadora.

4.3. El contenido conceptual de la expresión BIG MANZANA, traducido al español hace referencia mentalmente al tamaño de la manzana, son

4

GACETA OFICIAL 13/09/2016 31 de 41

(j

palabras que evidentemente evocan cualidades que describen el producto que se encuentra comprendido en la Clase 314 . en la que se encuentran las frutas como tales y no las gaseosas, bebidas o zumos de frutas, que son los productos comprendidos en la Clase 32.

4.4. La SIC al efectuar el análisis de registrabilidad del signo y al concluir sobre su distintividad concedió el derecho de exclusividad sobre la expresión vista en su conjunto y no de forma aislada ni condicional ni complementaria la una con la otra.

4.5. La expresión BIG MANZANA no es descriptiva, por cuanto no describe en el comercio la cantidad ni las caracterlsticas ni da información del producto.

4.6. El signo solicitado BIG MANZANA (denominativo) tiene distinta significación y representa una expresión diferente al género o cualidad esencial que el demandante quiere hacer ver, con el producto a distinguir.

5. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad por parte deltercero interesado

Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L., en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

5.1. Rechaza y se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por considerar que carecen de fundamentos de hecho y de derecho y no existen méritos para considerar la nulidad del acto administrativo demandado.

5.2. La SIC no infringió ningún derecho al conceder la marca BIG MANZANA (denominativa) en Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza ya que la marca no se encuentra inmersa dentro de las letras e) e i) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5.3. La denominación BIG MANZANA es una expresión compuesta de dos palabras las cuales no indican al consumidor de forma directa o exclusiva un solo producto, pues no es un signo que en su conjunto describa exclusivamente una cualidad o una caracterlstica especifica.

5.4. La marca registrada BIG MANZANA (denominativo) es novedosa y evocativa, pues aun cuando se compone de dos expresiones cotidianas, vistas en conjunto, forman un signo de fantasla, ya que se compone de una palabra en inglés que no es conocida y una palabra en español de conocimiento común.

4 Clase 31: -, ... J Productos agrícolas, hortfca/os y forestales; granas y semillas en bruto o sin procesar; frutos y verduras,

hortoli1os y legumbres frescos; plantos y flores naturales; animo/es vivos; alimentos poro animo/es; matta•.

GACETA OFICIAL 13/09/2016 32 de 41

"

{J

5.5. Es imposible fraccionar la marca BIG MANZANA (denominativa) para determinar su distintividad, como lo ha realizado la demandante, para de manera equívocada determinar que el signo puede resultar descriptivo cuando en realidad el signo en su conjunto no presenta características que permitan calificarlo como tal.

5.6. La marca BIG MANZANA (denominativa) es un claro ejemplo de una marca evocativa, pues de ella se desprenden múltiples interpretaciones que no permiten determinar concretamente o de manera directa el producto que identifica, es decir bebidas gaseosas y líquidos.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos134 y 135 literales a) b) e) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina. De los cuales se interpretará únicamente el Articulo135 literales a), b), e) e i)5 de la antes aludida Decisión 486 por serprocedente y directamente aplicable en el proceso interno.

Este Tribunal no interpretará el Articulo 134 de la antes referida Decisión 486 por considerar que su análisis no tiene incidencia en la resolución del proceso interno.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad por falta de distintividad de los signos conformados porpalabras consideradas en el proceso interno como descriptivas en idiomanacional (MANZANA) y extranjero (BIG).

2. Signos evocativos y signos de fantasía.3. Palabras consideradas en el proceso interno como de uso común en la

Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (MANZANA).

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

5 ·(. •• ) Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior;b) carezcan de distintividad;

( . . . )e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para

describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la épocade producción u otros datos, caracterlsticas o informaciones de tos productos o de losservicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresioneslaudatorias referidas a esos productos o servicios;( . . . )

i) puedan enganar a tos medios comerciales o al público, en particular sobre laprocedencia geográfica, fa naturaleza, el modo de fabricación, tas caracterlsticas,cualidades o aptitud para el empleo de /os productos o servicios de que se trate�.

6

GACETA OFICIAL 13/09/2016 33 de 41

{;

1. lrregistrabilidad por falta de distintividad de los signos conformadospor palabras consideradas en el proceso interno como descriptivasen idioma nacional (MANZANA) y extranjero (BIG).

1.1 En el presente caso, Gaseosas Posada Tobón S. A. ha alegado la falta de capacidad distintiva del signo denominativo BIG MANZANA ya que supuestamente no serla una marca sino una bebida gaseosa de gran tamaño o de cualidades grandiosas con sabor a manzana, es decir, signo carente de distintividad. En consecuencia, resulta pertinente abordar el tema de irregistrabilidad por falta de distintividad, al que hace referencia el Articulo 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"Articulo 135. - No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artfculoanterior; 6

b) carezcan de distintividad".

1.2 Al respecto, este Tribunal en reiterada jurisprudencia7 ha determinado que un signo puede ser registrado como marca si es distintivo, susceptible de representación gráfica y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

1.3 Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y servicios en el mercado la misma puede estar conformada entre otros elementos por los siguientes: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, slmbolos, gráficos, emblemas, números, letras, colores delimitados en una forma o una combinación de colores. Asf lo contempla de forma ejemplificativa el Articulo 134 de la Decisión Andina 486.

1.4 Estos signos deben distinguir claramente un producto o servicio en el mercado, por lo tanto, están sometidos al examen de registrabilidad que realizan las Oficinas Competentes en Materia de Propiedad Industrial, previo al otorgamiento de un derecho exclusivo, para ello se deberá tener en cuenta de manera prioritaria su capacidad distintiva determinada en dos aspectos, a saber:

6 "Articulo 134 (Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina) • A efectos de este régimen constituirá mares cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrén registrarse como marcas

los signos susceptibles de ,epresentaclón gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstéculo para su registro".

Interpretación PreJudieial 133-tP-2006, de 26 de octub,e de 2006. Marca: ·TRANSPACK� publicada en la Gaceta

Ofidal del Acuerdo de Carlagena Nº 1451, de 09 de enero de 2007; lnterpretaeión Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marr:a: "USA GOLD·. publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carlagena N" 1421, de 03 de noviembre de 2006; e, Interpretación Prejudicial 14-IP-2009 de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carlagena N" 1729, de 3 de julio de 2009.

7

GACETA OFICIAL 13/09/2016 34 de 41

1.4.1 Distintividad intrlnseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y,

1.4.2 Distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad para diferenciarse de otros signos que protejan los mismos productos o servicios en el mercado.

1.5 Teniendo en cuenta la definición y las características que todo signo debe poseer para ser registrado como marca es importante conocer su requisitos principales y/o esenciales que han venido siendo desarrollados desde la promulgación de la Decisión 344 hasta la actual Decisión Andina 486, estos son:

8

1.5.1 La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

1.5.2 La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuariolos seleccione y los requiera. Es considerada como característicaesencial que debe reunir todo signo para ser registrado comomarca y constituye el presupuesto indispensable para que cumplasu función principal de identificar e indicar el origen empresarial y lacalidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: "El poder o carácter distintivo es la capacidad intrlnse_ca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades". 8

1.5.3 La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números,

Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. LexisNexis, Abeledo Perro!, Cuarta Edición, Buenos Aíres, 2001, p. 27.

8

GACETA OFICIAL 13/09/2016 35 de 41

palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Mallas Alemán sostiene: "La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siem{!re que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados". 9

1.6 Aplicando los criterios expuestos se deberá analizar si el signo solicitado BIG MANZANA es distintivo de tal forma que el consumidor pueda distinguir entre los productos para los cuales fue solicitado (Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

1. 7 Se discute la falta de distintividad de la expresión que conforma la marcasolicitada a registro por considerarla descriptiva en el campo de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional, especificamente, Gaseosas Posada Tobón S. A., en su demanda de nulidad expresa que la "( ... ) expresión MANZANA no es una marca, sino un término descriptivo que le informa al consumidor de qué sabor es la bebida, término que puede ser utilizado por cualquier empresario del sector de bebidas, el uso de la expresión BIG es un adjetivo calificativo, cuyo significado en inglés es de conocimiento público". En tal virtud, este Tribunal considera pertinente abordar el tema de la irregistrabilidad de los signos descriptivos, en particular en referencia a la expresión en ingles BIG.

1.8 Al respecto, en el Articulo 135 literal e) de la Decisión 486, se ha elevado a causal absoluta de irregistrabilidad la de aquellos signos conformados por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin perjuicio de lo manifestado, cuando un signo este compuesto o conformado por uno o más vocablos descriptivos, existe la posibilidad de que puedan ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. De cualquier manera, el titular de un signo de tales características no puede impedir a terceros la utilización de aquellos elementos descriptivos, por lo que dicho signo se consideraría débil.1

º

1.9 Es importante advertir que los signos descriptivos guardan una directa relación con los productos o servicios que tienen por objeto distinguir, v.gr., informan exclusivamente sobre la calidad, cantidad, destino, valor,lugar de origen, época de producción, caracteristicas u otros datos delproducto o servicio de que se trate. En tal caso, si aquellas caracterlsticasresultan comunes a otros productos o servicios del mismo género, elsigno carecerá de distintividad y, consecuentemente, de conformidad con

9 Alemán. Marco Mallas. Nonnativldad Subreglonal sobre Marcas de Productos y Servicios, Ed. Top Management, Bogotá, p. 77.

10 Proceso ttO·IP-2015.

9

GACETA OFICIAL 13/09/2016 36 de 41

b

lo dispuesto en el Articulo 135 literal g) de la antes referida Decisión 486, no podrá ser registrado como marca.

1.1 O Por lo manifestado, es importante que al realizar el examen de registrabilidad no se tomen en cuenta las palabras, partículas o secuencias lingülsticas consideradas descriptivas. Lo cual evidentemente, constituye una clara excepción al principio según el cual el cotejo marcario se debe realizar atendiendo una visión de los signos en su conjunto, donde el todo prevalece sobre sus componentes. Al examinar el signo al excluir los elementos considerados descriptivos, la distintividad se debe buscar en la combinación de aquellos elementos restantes que resulten diferentes en la conformación del signo en su conjunto.

1.11 En el caso concreto se debe determinar si la palabra, partícula o secuencia lingülstica, contenida en el signo denominativo solicitado y posteriormente registrado BIG MANZANA, resulta propiamente un elemento descriptivo en el campo de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional, para de esta manera determinar su carácter distintivo.

1.12 En atención a que el signo denominativo solicitado y posteriormente registrado se encuentra conformado por una expresión perteneciente al idioma inglés, resulta pertinente ahondar en el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas, en este caso la expresión BIG.

1.13 En tal sentido, es importante tener presente que anteriores interpretaciones se ha dicho que los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasla y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 11

1.14 Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha vuelto de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 12

1.15 Para resolver la acción de nulidad presentada por Gaseosas Posada Tobón S. A. contra la Resolución 40830 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, la Corte consultante deberá verificar si se tuvo en cuenta si es pertinente establecer si la palabra en idioma extranjero que conforma la marca registrada es de

11 Pfoceso S7·1P·2015.

12 Proceso 146·1p·2013.

10

GACETA OFICIAL 13/09/2016 37 de 41

ó

conocimiento generalizado o común en el sector del público al que se encuentran dirigidos los servicios distinguidos, debiéndose además determinar si dicha palabra es de uso común o no en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Signos evocativos y signos de fantasía.

2.1. Como en el proceso interno la SIC, en su escrito de contestación a la demanda, ha manifestado que se concedió el registro solicitado, entre otras razones, porque el contenido conceptual de la expresión BIG MANZANA, traducido al español hace referencia mentalmente al tamaño de la manzana, esto es, se trata de palabras que evidentemente evocan cualidades que describen el producto que se encuentra comprendido en la Clase 31, en la que se encuentran las frutas como tales y no las gaseosas, bebidas o zumos de frutas, que son los productos comprendidos en la Clase 32, en consecuencia, es pertinente analizar el tema, empezando por advertir que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara. Sin embargo, las marcas evocativas no se refierende manera directa a una especial característica o cualidad del producto,pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación parallegar a relacionarlo a través de un proceso deductivo.

2.2. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por lo tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrla que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, �a que su titular no puedeimpedir que terceros utilicen dichos elementos. 3

2.3. Cosa distinta ocurre cuando el signo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.

2.4. Corresponde entonces establecer si existe algún grado evocativo en las expresiones que conforman el signo BIG MANZANA del signo solicitado y posteriormente registrado; y, si puede tener fuerza distintiva considerando los productos de la clase internacional que pretende distinguir, o si por el contrario no existe proximidad entre "signo-producto", para llegar a deducir que resulta evidente un elevado grado de cercanía entre el signo y el producto para poder concluir válidamente que resulta débil y que por

13 Revisar a modo de referencia la Interpretación prejudlclal emitida dentro del Proceso 41 O-IP-2015, de fecha 25 de febrero de 2015, marcas FRUTIBOM y FRUTI.

11

GACETA OFICIAL 13/09/2016 38 de 41

,

ll

(

esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca autónoma con ciertos rasgos parecidos.

2.5. Por otra parte, en atención a que en el proceso interno el Tercero Interesado, Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L., en su contestación a la demanda, argumentara que la marca registrada BIG MANZANA (denominativo) es novedosa y evocativa, pues aun cuando se compone de dos expresiones cotidianas, vistas en conjunto, forman un signo de fantasía, ya que se compone de una palabra en inglés que no es conocida y una palabra en español de conocimiento común, nos resulta pertinente abordar el tema planteado.

2.6. Por tal razón, debemos insistir en que los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

2.7. Los signos de fantasia tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, son registrados por poseer una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.

2.8. En este caso, se debió analizar si el signo denominativo BIG MANZANA reúne o no las características para ser considerado o no un signo de fantasia.

3. Palabras consideradas en el proceso interno como de uso común enla Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (MANZANA).

3.1. En el proceso interno, la opositora Gaseosas Posada Tobón S. A. en su escrito de demanda argumentó que la expresión MANZANA es un término que puede ser utilizado por cualquier empresario del sector de bebidas. Por lo tanto, también resulta pertinente abordar el tema de las palabras de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en este caso, de la expresión MANZANA

3.2. En nuestro ordenamiento jurldico 14 se ha prohibido el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, sin embargo, las palabras o particulas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintos, caso en el que se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios, lo cual significa que su marca será débil al tener una fuerza limitada de oposición, pues las palabras y las particulas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. 15

14 Articulo 135 literal si de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.

15 Proceso 93·1P-2015.

12

GACETA OFICIAL 13/09/2016 39 de 41

3.3. Conforme a lo manifestado, se deberá determinar si existe algún elemento de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional en la conformación del signo a cuyo registro se han presentado oposiciones en el proceso interno, para establecer si posee carácter distintivo y, a continuación, verificar que se haya realizado el respectivo cotejo con la exclusión de aquellos elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá que el registro de la denominación cuando se verifique que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de suficiente distintividad.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00165, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artlculo

.90 del Estat

bdel Tribunal.

Cecilia Luul�ros

/'

,.. MAGISTRADA /

e _�ti .... -Hernán �rano _ TRADO

Dr.

Hug Ramiro Gó ez Apac MAGISTRA O

13

GACETA OFICIAL 13/09/2016 40 de 41

Notifíquese a la Entidad Consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

14

GACETA OFICIAL 13/09/2016 41 de 41