marcas y dominios: conflictos
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Descripción de situación en conflicto entre marcas y dominiosTRANSCRIPT
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1. Tener identificado el nombre de dominio y registrarlo en el mismo momento de la comprobación de su
disponibilidad para evitar que un tercero lo registre antes.
2. Proteger la marca a nivel territorial teniendo en cuenta dónde se va a desarrollar la
actividad, posibilidades de expansión y desarrollo.
3. Identificación de los bienes y servicios a proteger que se van a incorporar al uso de Internet.
4. Evitar un riesgo de asociación y confusión con los competidores presentes y futuros.
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5. Proteger el contenido de la página Web a través de la Propiedad Intelectual: derechos de autor y
copyright.
6. Reservar las palabras en redes sociales que coincidan con el dominio.
7. Tener diseñadas las condiciones generales de contratación y uso de la página Web comprendiendo la
importancia del compromiso que suponen.
8. Proteger las bases de datos y código fuente en su caso.
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1. Comprobar disponibilidad: Realizar una investigación previa de la/s palabra/s asociadas al logo
2. Solicitud de la denominación como marca ante:
Oficina Española de Marcas y Patentes (OEPM); marca Española
Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI); marca Comunitaria
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); marca Internacional
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3. La solicitud debe identificar:
Los bienes a proteger: Productos o ServiciosEl ámbito de aplicación de la actividad, (Consultoría, asesoría etc.…)TerritorioInforme previo de viabilidad (disponibilidad)
4. Pueden coexistir marcas similares en ámbitos de aplicación distintos excluyendo el supuesto de marca notoria
5. No es posible la inscripción de una denominación social idéntica a otra anteriormente inscrita en el registro mercantil
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En éste caso, la marca concede un derecho anterior y constituye un derecho previo, noobstante para reivindicar el dominio existirían 4 cauces:
1. Negociación de un precio
2. Procedimiento judicial
3. A nivel Español a través de expertos nombrados como agentes oficiales(AECEM, OMPI, Agentes registradores...)
4. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en el centro de Arbitraje y Mediación
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Requisitos:
1. Acreditación de un derecho previo, en éste caso, una marca anteriormente registrada
2. Inexistencia de derechos o intereses legítimos
3. Mala Fe en el registro y/o en el uso del nombre de dominio
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Dependerá de su uso en el ámbito nacional, internacional, comunitario o extranjero yde las perspectivas de expansión
Si se opera en España, la protección de la marca se hará como marca española: Efecto en elterritorio español.
Si se opera al menos en un o en dos territorios de la Unión Europea,es conveniente registrar a nivel comunitario:
Efecto: En todo el territorio de la Unión Europea.Obligación : un uso efectivo como mínimo en uno de los Estados Miembros.
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Si se opera con países extranjeros, deberá tenerse en cuenta si:
- El país forma parte de la OMPI: la marca será internacional- El país no forma parte de la OMPI: la marca será nacional extranjera
Por ejemplo si se opera con Estados Unidos, el registro podría realizarse:En la OMPI (como estado que forma parte) OSolicitud de registro en el país nacional (EEUU)
La OMPI se recomienda cuando a través de una marca española o comunitaria se quiere ampliarel ámbito de protección en el extranjero.
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Ventajas de la marca extranjera (Oficinas Nacionales de cada país):
Económicas:
Si sólo se opera en un país determinado, sin previsión de operar en otros.
La marca extranjera permite ampliar la protección en los países designados.(A estados Unidos y/o a la Unión Europea o cualquiera de los 80 países que forman la OMPI).
Tramitación:
La marca internacional, es una única solicitud frente a la OMPI donde se puede ampliar la proteccióndesignando a los países interesados.
Si se opera en España, Italia y Estados Unidos, se recomienda registrar marca comunitaria.
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Ventajas de la marca internacional:
Económicas:
Con una única solicitud se obtiene una protección multitud de países.
Tramitación:
En la renovación de la marca internacional, no son independientes, sino que conlleva un únicotrámite, se gestiona el derecho de forma simplificada. Es más fácil gestionar los trámites derivados deuna única solicitud.
Ahorro en las tasas de tramitación:
Ejemplo:Si opero con países como Japón, Rusia y Estados Unidos, conviene registrar la marca internacional através de la OMPI.
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Ventajas de la marca comunitaria:
Económicas y de tramitación:
Se simplifica la solicitud protegiendo en 27 países, teniendo obligación de uso en uno de los 27 paísescomunitarios.Posibilidad de convertirla a marca nacional en caso de no ser posible la solicitud o concesión a nivelcomunitario.Ahorro en las tasas de tramitación.
Libre Circulación por todo el territorio sin tener que exigir el registro nacional en cada país.
Ejemplo:No tengo una marca en España y quiero operar en Francia: Se recomienda registro comunitario.
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En este tipo de situaciones conviene seguir las siguientes pautas:
1. Comprobar quién es anterior, si el dominio o la marca.
2. Comprobar si el ámbito de aplicación o sector de actividad coincide.
3. En caso negativo, cada uno puede operar.
4. En caso coincidente hay que tener en cuenta que la marca no sea ni notoria ni renombrada,en ese caso será muy fácil acreditar la mala fe del titular del dominio en relación con esa marcanotoria: Aprovechamiento del uso indebido.
5. Si coincide marca y sector con el dominio, se puede iniciar procedimiento recuperación de dominioo resolución de controversias ante las entidades correspondientes.
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Demostrar que:
1. El propietario del dominio no tiene interés ni derecho legítimo y acreditación de mala fe en el uso y en registro de nombre de dominio.
2. Mala fe en el registro: Voluntad de obtener beneficio económico a través de la venta del dominio.
3. Coincidencia provocada: Abuso relación de confianza y notoriedad de marca
4. Uso: Utilización de contenidos, confusión a los consumidores, tenencia pasiva, impedir presencia en la red.
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DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN
DE MARCAS Y DOMINIOS
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9. PROCESO DE REGISTROS Y EJEMPLOS
Procedimiento de registro de Marca Española
Procedimiento de registro de Marca Comunitaria
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Gracias por su interés
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