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Los titulares de marcas ante el Los titulares de marcas ante el procedimiento arbitral y otros sistemas procedimiento arbitral y otros sistemas de resolucide resolucióón extrajudicial de conflictosn extrajudicial de conflictos

Oficina Española de Patentes y Marcas20 de Octubre de 2009

JosJoséé Antonio Moreno CamposAntonio Moreno CamposANDEMAANDEMA

Asociación Nacional para la Defensa de la Marca

Esquema expositivo

ANDEMA y el arbitraje

El arbitraje en la Ley de Marcas y en la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial

Ventajas y puntos débiles del arbitraje

Caso práctico de arbitraje

Resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de dominios.es

Esquema expositivo

ANDEMA y el arbitrajeANDEMA y el arbitraje





ANDEMA y el arbitraje comercial

1997: Acuerdo de Cooperación en ámbito de Arbitraje Comercial entre:

Corte Española de ArbitrajeConsejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y NavegaciónANDEMA

Divulgación del arbitraje como vía idónea para la resolución de conflictos derivados de transacciones comerciales, especialmente en campo de la Propiedad Industrial e Intelectual.

Fomento de inclusión del convenio arbitral tipo en contratos mercantiles, domésticos e internacionales: contratos de distribución, franquicia y licencia.

ANDEMA y el arbitraje en propiedad industrial

2003: Documento de Desarrollo del Acuerdo de 1997

“La Corte Española de Arbitraje y ANDEMA ofrecerán sus servicios de arbitraje, para resolver las controversias sobre Propiedad Industrial y Competencia Desleal, a todos los particulares que, de forma libre y voluntaria, decidan elegir dicha opción y someter las mismas a arbitraje para su resolución, conforme a las disposiciones legales vigentes en materia de Arbitraje”.

Cooperación:Corte Española de Arbitraje experiencia en arbitrajeANDEMA experiencia en Propiedad Industrial y Competencia Desleal

Proposición y Designación de Peritos Expertos y Árbitros Independientes, con formación jurídica y empresarial.

ANDEMA y el arbitraje en propiedad industrial

Arbitraje sobre Propiedad Industrial ante la Corte Española de Arbitraje:

Regla: De derechoOpcional expresamente: De equidad

Pretensión: procedimiento arbitral:Más económicoMás ágilMás eficaz

Esquema expositivo


El arbitraje en la Ley de Marcas y en la Ley El arbitraje en la Ley de Marcas y en la Ley de Proteccide Proteccióón Jurn Juríídica del Disedica del Diseñño o IndustrialIndustrial




Supuestos de arbitraje en Propiedad Industrial

Ley 17/2001, Artículo 28

Interesados podrán someter a arbitraje cuestiones litigiosas surgidas durante el procedimiento para el registro de una marca, relativas a prohibiciones:

Art. 6.1.b): anterioridad de marca idéntica o semejante y que designa productos idénticos o similares

Art. 7.1.b): anterioridad de nombre comercial idéntico o semejante y que designa productos idénticos o similares

Art. 8: marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados

Art. 9: marcas alusivas a nombres civiles, imágenes, nombres, apellidos, pseudónimos de personas conocidas por el gran público, signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor.

Supuestos de arbitraje en Propiedad Industrial

Ley 20/2003, Artículo 42:

Interesados podrán someter a arbitraje cuestiones litigiosas surgidas con ocasión de procedimientos de oposición por incompatibilidad:

Art. 33.2.b): diseño protegido en España, en virtud de solicitud o registro con fecha de presentación o prioridad anterior, pero sólo accesible al público después de fecha de presentación o prioridad del diseño posterior.

Art. 33.2.c): diseño registrado que incorpora una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España.

Art. 33.2.d): diseño registrado que suponga un uso no autorizado

Requisitos subjetivos de validez del arbitraje en Propiedad Industrial


Convenio arbitral, suscrito por:

Solicitante de la marca.

Titulares de derechos anteriores que hubieran causado la denegación de la marca / licenciatariosexclusivos inscritos.

Titulares de derechos anteriores que se hubieran opuesto al registro de la marca / licenciatariosexclusivos inscritos.

Recurrentes o comparecientes en recurso

Requisitos subjetivos de validez del arbitraje en Propiedad Industrial


Convenio arbitral, suscrito por:

Titular del Registro

Titulares de derechos anteriores que hubieran formulado oposición o interpuesto recurso contra acto resolutorio.

Requisitos objetivos de validez del arbitraje en Propiedad Industrial

Ley 17/2001, Artículo 28:Ley 20/2003, Artículo 42:

Convenio arbitral deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas

Por los interesadosUna vez terminado el procedimiento administrativo de registro de la marcaAntes que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo.

Efectos del convenio arbitral en Propiedad Industrial

Ley 17/2001, Artículo 28:Ley 20/2003, Artículo 42:

Suscrito el Convenio arbitralNo cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario

inadmisibilidaddesestimiento, si el recurso administrativo se

interpuso con anterioridad a la suscripción del convenio arbitral

Efectos de cosa juzgada

OEPM realizará actuaciones necesarias para ejecución del laudo

Esquema expositivo



Ventajas y puntos dVentajas y puntos déébiles del arbitrajebiles del arbitraje




Desde el punto de vista del titular de marca o diseño:

Ventajas

Rapidez de obtención de una solución al conflicto:

Procedimiento corto en seis fases:Notificación de demanda a órgano arbitralAceptación por órgano arbitralDesignación de árbitro o constitución del Tribunal ArbitralIntercambio de alegaciones por las partesProposición y práctica de pruebasEmisión del laudo arbitral

Laudo se obtiene en un periodo máximo de 6 meses.



Ventajas

Especialización de los árbitros en Propiedad Industrial resoluciones más homogéneas

Garantía legal de ejecución del laudo arbitral: equiparación entre sentencia y laudo, en cuanto a validez y eficacia obligación de parte condenada al cumplimiento de la decisión arbitral



Ventajas

Confidencialidad

Procedimiento arbitral más económico respecto a procedimiento judicial:

Honorarios del árbitro (mientras esté participando en arbitraje)Gastos administrativo del órgano arbitral

Ventajas y Puntos Débiles del arbitraje


Puntos débiles:

Necesaria aceptación del procedimiento arbitral por ambas partes y el órgano arbitral.

Percepción: ¿su flexibilidad (ventaja) puede restarle carácter formal?

Uso del arbitraje en conflictos de marca

Ni la Corte Española de Arbitraje, ni ANDEMA conoce ningún caso en el que una empresa haya recurrido al procedimiento arbitral, haciendo uso de la posibilidad abierta por

artículo 28 de la Ley 17/2001, de Marcas yartículo 42 de la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial

Uso del arbitraje en conflictos de marca

¿A qué se debe esa falta de uso del arbitraje?

Falta de cultura arbitral por parte de empresasNo sensibilización respecto de ventajas

Reflexión: ¿hemos trabajado lo suficiente para trasladar a las empresas las ventajas del procedimientos arbitral en propiedad industrial?

Esquema expositivo



Ventajas y puntos dVentajas y puntos déébiles del arbitrajebiles del arbitraje

Caso prCaso prááctico de arbitrajectico de arbitraje


Caso práctico

Previos:

Contenciosos-administrativos entre Osborne y Saéz Merino (Lois), por registros de marcas en clases relacionadas con textil y con bebidas, en relación con los signos gráficos que reproducían dos tipos de toros.

Caso práctico

Solución insatisfactoria: contrato indefinidosuscrito entre Osborne y Sáez Merino:

No agresión de Osborne a marcas “Lois” en clases relacionadas con textil (22-27).

No agresión de Sáez Merino a marcas “Osborne” en clases relacionadas con alimentos y bebidas (29-33).

Conservación de gráficos.

Caso práctico

Sumisión a arbitraje:

Laudo:

Contrato no puede tener carácter indefinidoVigencia de los términos del contrato hasta Abril 2006A partir de Abril de 2006, las partes son libres para solicitar registros de marcas en las clases que deseen.

Esquema expositivo





ResoluciResolucióón extrajudicial de conflictos n extrajudicial de conflictos sobre nombres de sobre nombres de dominios.esdominios.es


Desde 2006, Centro-Proveedor del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación:

Administra procedimiento (9 fases) que se le somete sobre cualquier conflicto en torno a nombres de dominio “.es”Nombra al ExpertoInterpreta el Reglamento.

Sede: Calle Ribera del Loira, 1228042 Madrid

[email protected]


Procedimiento

1.

Remisión de Escrito de Demanda al Centro Proveedor, por el demandante, por e-mail y por fax, junto con:

Lugar y fechaNombre y apellidos o razón social, N.I.F. o C.I.F. de las partes y domicilio a efectos de notificaciones y, en su caso, la representación que ostenteDatos del Agente Registrador del demandadoNombres de dominio objeto del conflictoDescripción de los derechos previos del demandadoExposición argumentada de pretensiones del demandanteModo elegido de comunicaciones: e-mail o faxFirma del demandante o del representante autorizado en procedimiento.Justificante de abono de la tarifa


Procedimiento

2. Notificación de la demanda al demandadoFecha de notificación será considerada fecha de iniciación

del procedimiento.

3. Solicitud del Centro Proveedor a RED.es

del bloqueo de nombre/s de dominio cuestionado.

Demandado queda inhabilitado para:-

transferir titularidad de nombre de dominio

-

dar de baja el nombre de dominio

-

modificar los datos de registro de dominio.

4. Contestación de la demanda por demandado durante plazo máximo de 20 días naturales.


Procedimiento

5. Práctica de pruebas por parte del Experto (opcional):cada parte puede proponer cualquier medio de prueba que considere

necesario para fundar sus acciones.cada parte asumirá el coste de las pruebas

6. Resolución final por parte del Experto en plazo de 15 días desde recepción de escrito de contestación a la demanda.

si estimación de demanda, RED.es transferirá al demandante el nombre/s de dominio o los cancelará en plazo de 15 días.

si desestimación de demanda, demandado continuarádetentando nombre/s de dominio.


Procedimiento

7. Remisión de la resolución por el Experto al Centro Proveedor, para su notificación a:

PartesRED.esAgentes registradores

8. Ejecución por parte de RED.es

de la Resolución Final del Experto,

en el plazo de 10 días, ante el Registrador que inscribiera el nombre/s de dominio objeto de conflicto.

9. Publicación de la resolución en las páginas web

de RED.es

y del

Centro Proveedor.


Efectos del procedimiento

Resolución del Experto es vinculante:Para las partesPara la autoridad de asignación

≠

iniciación de procedimientos judiciales, en plazo de 30 días naturales, a partir de notificación a las partes

Conclusiones

1. ANDEMA cree firmemente en la resolución de conflictos mediante procedimientos extrajudiciales:

RapidezEspecialización de los árbitrosGarantía de ejecución del laudoConfidencialidadMás económico

Conclusiones

2. Junto con la Corte Española de Arbitraje y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación-

ANDEMA viene apoyando

desde 1997, el arbitraje comercial como vía idónea para la resolución de conflictos derivados de transacciones comerciales.Desde 2003, el arbitraje en materia de propiedad industrial, como vía idónea para la resolución de cuestiones litigiosas surgidas en el procedimiento de solicitud de registros de marcas y de diseños.Desde 2006, la resolución extrajudicial de conflictos en materia de nombres de dominio .es.

Conclusiones

3. Falta de uso del arbitraje por titulares de marcas a la hora de resolver sus cuestiones litigiosas con terceros, en el procedimiento de solicitud de registros de una marca o de un diseño de marcas.

4. Éxito del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de dominios.es

5. ¿Debemos trabajar más para crear una cultura de arbitraje, que sensibilice a las empresas respecto de sus ventajas?

Jose Antonio Moreno CamposDirector General Adjunto

ANDEMACalle Ribera del Loira, 12

28042 MadridTfno: 91 590 6939Fax: 91 590 6908

Mail: [email protected]

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