importancia del marco legal para la transferencia de tecnología ing. héctor e. chagoya c. octubre,...
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Importancia del Marco Legal para la
Transferencia de Tecnología
Ing. Héctor E. Chagoya C.
Octubre, 2009
Temas a TratarTemas a Tratar
Características únicas de la tecnología para su transferenciaLa propiedad intelectual y las patentes en MéxicoModelos exitosos y fallidos
ANTECEDENTE DE PATENTES:
INGLATERRA, SIGLO XV“Es un hecho extraño que
las invenciones importantes
frecuentemente son hechas casi
simultáneamente por diferentes personas en
diferentes partes del mundo”
Alexander Graham Bell
En 1959, Jack Kilby (Texas Instruments US
3,138,743 Germanio como semiconductor) y Robert Noyce (Fairchild
Semiconductors US 2,981,877, Silicio como
semiconductor) patentaron de manera
independiente el microchip
INVENTORTECNOLOGÍA =SATISFACCIÓNDE NECESIDAD
¿TRANSFERENCIAA LA
SOCIEDAD?
MONOPOLIOTEMPORAL
PROTECCIÓNCONTRA ROBO
I+D
SI
NO
Premiando al innovador
La sociedad condiciona la vigencia del monopolio
temporal a la explotación de la invención y al interés
del inventor por mantener vigente el monopolio
mediante:
Licencias obligatorias.
Pago de derechos de mantenimiento.
Condicionantes adicionales impuestas por la Sociedad
Barreras físicas y computacionales insuficientes para proteger tecnología. Se requiere otro intangible para evitar o impedir que otros la usen sin autorización
EFECTIVIDADCONTEXTUAL
ACUMULATIVA
NO SE PUEDEDEVOLVER
MULTIPROPÓSITO
TRANSPORTABLE
INCONSUMIBLE
INTANGIBLE
TECNOLOGÍA
Conocimiento
RelacionesOrganización
Se asegura porPropiedad Intelectual
Se aseguraPor PropiedadIntelectual yConvenios
Se aseguraPor
Convenios
=
Se asegura porPropiedad Intelectual
Protegiendo Activos Intangibles
Adaptado de Harrison, Suzanne S.& Sullivan, Patrick H. Sr.
“Einstein in the Boardroom”. Wiley, 2006
Sistemas Legales en el Mundo
Sistemas de Derecho Civil o de Códigos (civil law)
Sistemas Consuetudinarios, de Derecho Común o
de Precedentes (common law)
Cada país cuenta con leyes y provisiones
específicas diferentes en todas las áreas
Legislación relevante para convenios
Derecho Público (gobierno-gobernado)
Constitucional
Administrativo
Penal
Derecho Privado (particulares, gobierno=particular)
Convenios
Agravios
Propiedad
Formación de conveniosActo jurídico
Relación relativa – solo las partes
Libertad de convenir
Capacidad de convenir
Personas físicas – edad, condición
Personas morales – objeto social
Acuerdos previos (¿negociación=convenio?)
Oferta y aceptación – aceptación expresa y caducidad
Formalidades
Interpretación de convenios
La intención es lo que cuenta
Errores gramaticales, ortográficos o similares - se
corrigen por la corte
Cualquier interpretación contraria al objetivo general no
es correcta
Definiciones propias prevalecen
Cuando haya varias acepciones, se selecciona la que
haga el contrato válido
Interpretación de convenios
La redacción es lo que cuenta
Significado plano y literal (liso y llano) de
palabras
Frases ambiguas – vs. la parte que las use
Derecho de Códigos – Algunas reglas por ley
Convenios nulos, anulables o ilegales
Ilegalidad
Nulo vs. Anulable – según jurisdicción
Errores
De identidad de la materia
De existencia de la materia
De la calidad de la materia
De identidad de la contraparte
De la naturaleza del documento
Otros aspectos relevantesTérminos y condiciones (cláusulas)
Representación legal
Formalidades
Personas físicas
Personas morales
Derecho Internacional Público
Cumplimiento
Forzoso
Eventos supervenientes
Terminación y penalizaciones
Generalidades sobre PropiedadDominio
Original (creación u ocupación)
Derivado (enajenación)
Sucesión
Posesión
Propiedad
Dominio
Cosa poseída
Tangible - material
Intangible – potencial de acción
Generalidades sobre Agravios
Provocar un “mal”
Delito
Incumplimiento de obligaciones
Intencionalidad
Derecho de reparación
Responsabilidad
Por otros
En sentido estricto - garantías
Entorno legal - países industrializadosCompetencia económica (antimonopolio)
EUA – Acta Sherman
Europa – Tratado de Roma, Directivas UE
Japón – Acta Antimonopolio
Algunas prácticas monopólicas
Acuerdos de dependencia
Dependencia externa
Licenciamiento obligatorio de paquetes
Regalías sobre ventas totales obligatorias
Regalías post-expiración
Retorno automático de derechos exclusivos o cesiones
Más prácticas monopólicas
Fijación de precios
Restricciones de cantidad o volumen
Restricciones de campo de uso
Restricciones territoriales
Licencias cruzadas y canastas de patentes
Restricciones para reventa
Provisiones de regalías
Monopolización de mercados
Restricciones para atacar la validez de patentes
Entorno legal - países industrializados
Políticas de control
Alcance
Aprobación previa
Selección de tecnología
Remuneración
Límites superiores de precio (5%)
Formas de pago
Remisiones corporativo-subsidiaria
Ley aplicable y jurisdicción
Duración (Secretos Industriales)
Cláusulas restrictivas
Garantías
Entorno legal - países en vías de desarrollo
PROPIEDADINTELECTUAL
PROPIEDADINDUSTRIAL
DERECHOS DEAUTOR
PATENTESREGISTROS
LIBROS,PUBLICACIONES,
MANUALES,ETC.
REGISTROS
OBRAS ARTÍSTICAS(MÚSICA, PINTURA,
ESCULTURA,ARQUITECTURA)
DERECHOSCONEXOS
(EDITORES YPRODUCTORES)
TRAZADO DECIRCUITOS
INTEGRADOS
DISEÑOINDUSTRIAL
MODELO DEUTILIDAD
DENOMINACIÓNDE
ORIGEN
INVENCIONES
RESERVAS(PUBLICACIONES
PERIÓDICAS,PERSONAJES,
ETC.)
REGISTRODE
SIGNOSDISTINTIVOS
MARCA(NOMINATIVA,
DISEÑO OTRIDIMENSIONAL) AVISO
COMERCIAL
NOMBRECOMERCIAL
PROGRAMASDE
CÓMPUTO
TÍTULODE
OBTENTOR(Plantas)SECRETO
INDUSTRIAL
1960 1972 1980 1982 1990 1991
ETAPAS DE DESARROLLO
NE
CE
SID
AD
DE
ME
CA
NIS
MO
S D
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ON
TR
OL
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EY
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EG
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RO
)
Legislación de TT en México
1972 Promulgación de la primera legislación de transferencia de tecnología: “Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas”.
1982 Enero. “Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas”.
1982 Noviembre. Reglamento de la Ley de 1982.
1990 Nuevo Reglamento.
1991 Ley de Propiedad Industrial - Junio de 1991, modificada en Octubre de 1994. Deroga todas las leyes anteriores de transferencia de tecnología.
1993 Ley Federal de Competencia Económica.
Relación de Dependencia MX (OMPI)
0
5
10
15
20
25
30
35
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Year
Relación de Dependencia
Lineal (Relación de Dependencia)
Tasas de Otorgamiento (Patentes Concedidas/Patentes Solicitadas)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Año
Tasa
Tasa de Otorgamiento Mexicanos Tasa de Otorgamiento Extranjeros Lineal (Tasa de Otorgamiento Extranjeros) Lineal (Tasa de Otorgamiento Mexicanos)
Áreas de territorios del mundoÁreas de territorios del mundo
www.worldmapper.org Universidades de Shieffield y Michigan
El mundo “igual”El mundo “igual”
Si todos los países tuvieran la misma áreaSi todos los países tuvieran la misma área
Los terrenos en la era del conocimientoLos terrenos en la era del conocimiento
El territorio representa las patentes otorgadasEl territorio representa las patentes otorgadas
Los beneficios en la era del conocimientoLos beneficios en la era del conocimiento
El territorio representa regalías y pagos de licencias recibidos El territorio representa regalías y pagos de licencias recibidos menos pagados (balanza de pagos)menos pagados (balanza de pagos)
Apartando terrenos en la era del conocimientoApartando terrenos en la era del conocimiento
El territorio representa la inversión en I+D como PIB del El territorio representa la inversión en I+D como PIB del mundomundo
La materia prima en la era del conocimientoLa materia prima en la era del conocimiento
El territorio representa la producción científica en artículos El territorio representa la producción científica en artículos técnicos publicadostécnicos publicados
El mundo de petróleoEl mundo de petróleo
El territorio representa exportaciones de crudoEl territorio representa exportaciones de crudo
Un mundo de petróleo con valor agregadoUn mundo de petróleo con valor agregado
El territorio representa exportaciones de refinados de El territorio representa exportaciones de refinados de petróleopetróleo
Un mundo de químicos con valor agregadoUn mundo de químicos con valor agregado
El territorio representa exportaciones de productos químicosEl territorio representa exportaciones de productos químicos
Biocapacidad: Nuevo recurso naturalBiocapacidad: Nuevo recurso natural
El territorio representa la productividad biológica de la tierra El territorio representa la productividad biológica de la tierra del paísdel país
Exportando “Alta Tecnología” (Nanotecnología?)Exportando “Alta Tecnología” (Nanotecnología?)
El territorio representa las exportaciones de alta tecnología El territorio representa las exportaciones de alta tecnología del paísdel país
¿Y los Chinos?
Según las estadísticas de la OMPI, la innovación se está desplazando hacia el este asiático.
En el año 2006 se solicitaron por Chinos en su país 470,342 patentes, modelos de utilidad y diseños
industriales (82% del total) y se les otorgaron 25077 (84% del total). Estos números son aproximadamente el 20% de
todo lo tramitado desde 1985. En el año 2006 se solicitaron por Mexicanos en nuestro
país 1873 patentes, modelos de utilidad y diseños industriales (4% del total) y se otorgaron 826 (3% del total),
que equivalen aprox. al 7% de lo presentado por mexicanos en nuestro país desde 1994.
Círculos de la Propiedad Intelectual
Documentación en general
Publicaciones Defensivas
Patentes y Registros
Secretos Industriales
Adaptado de Davis, Julie L. & Harrison, Suzanne S. “Edison in the Boardroom”. Wiley, 2001
A la solicitud de patente se deberá acompañar:I. La descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar a su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia.
Ley de la Propiedad IndustrialArtículo 47, fracción I
Patentes = abogadosPatentes = abogados
Patentes: Mito 1
Patentes = conocidoPatentes = conocido
•Título.
•Descripción detallada (título, campo, antecedentes, especificación, depósito de material biológico,
enumeración de figuras, mejor método)
•Mejor método para llevar a la práctica la invención.
•Reivindicaciones – Lo más importante (define el monopolio conferido)
Patentes: Mito 2
La patente o registro serán nulos en los siguientes casos:I. Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y diseños industriales. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes y registros los establecidos en los artículos 16, 19, 27, 31 y 47.
Ley de la Propiedad Industrial Artículo 78 fracción I
Patente = mentiraPatente = mentira
Patentes: Mito 3
Patentes = inserviblesPatentes = inservibles
Un recipiente caracterizado porque se fabrica en vidrio y comprende una base circular y una pared que se extiende hacia arriba desde el perímetro de la base de manera perpendicular a la misma”
Un recipiente caracterizado porque comprende una base y una pared que se extiende hacia arriba a partir del perímetro de la base en un ángulo mayor a 0°
Patentes: Mito 4
Obtener Patentes = No infringir otrasObtener Patentes = No infringir otras
Un recipiente del tipo que comprende una base con una pared que se extiende hacia arriba a partir del perímetro de la base en un ángulo mayor a 0°, caracterizado porque comprende por lo menos un apéndice sobre la superficie exterior de la pared para sujetarlo.
Patentes: Mito 5
•Por lo menos el 70% del conocimiento tecnológico solamente se publica en literatura de patentes.
University of Virginia Patent Foundation,
•Después de 1990, más de la mitad de la información en el área de la química se encuentra en patentes.
American Chemical Society
•95% de la actividad de invenciones se encuentra solamente en patentes.Según Judith Lamont (KM World, http://www.kmworld.com/Articles/ReadArticle.aspx?ArticleID=9213, “Tour the Changing IP Landscape” KM World;
January 1, 2001, Vol. 10 Issue 1, p12, 3p),
•70% de la información publicada en patentes nunca se publica en otro lugar. (Según Caroline Reagan Online Currents; January 1998, Vol. 13 Issue 1, p6-8;, 4p)
•Entre el 80 y 90% de la información tecnológica se encuentra en patentes y no se publica en ningún otro medio.
Según el CENTREDOC de Suiza,
•El 80% de toda la información técnica aparece solamente en patentes. Según la empresa Patents On Line
•Es bien aceptado que más del 80% de la información de invenciones se publica en patentes y no es posteriormente publicada por ningún otro medio.
Según el profesor Prabuddha Ganguli, de la India
Patentes sin valor técnico/científicoPatentes: Mito 6
NO SE CONSIDERAN INVENCIONES EN LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES
• Principios teóricos o científicos.• Meros descubrimientos.• Esquemas, planes, reglas y
métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios.
• Métodos matemáticos.• Programas de computación.*• Formas de presentación de
información• Creaciones estéticas y obras
artísticas o literarias.*
• Métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales.
• La yuxtaposición de invenciones conocidas, su variación de uso o forma, dimensiones o materiales que no produzca un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.
Patentes: Mito 7El software no es patentableEl software no es patentable
Las patentes en México son más tardadasLas patentes en México son más tardadas
Presentación MX basada en Solicitud Internacional PCT(Tiempos de fase internacional no se muestran)
*SI LA PRIORIDAD NO FUE UNA SOLICITUD DE PCT** O ANTES SI SE CUMPLE EL EXAMEN DE FORMA RÁPIDO*** DEPENDE DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN
Línea de tiempo de trámite en MéxicoLínea de tiempo de trámite en México
PRESENTAPRIORIDAD
7612
PCT*
1
48 50
PUBLICACIÓNMX**
4
OTORGAMIENTO./NEGATIVA
10430
MX
2.5
0
34 36 38 40 42 44 46
EXMNFORMA
3
1
66 72 78
EXAMENDE FONDO***
84 90 96 102
6 7 8
3 4 5 6
108
9
0
0
M
Y(P)
Y(MX)
Patentes: Mito 8
•Por las 10270 solicitudes de patente en EUA de 178 universidades (2005) solo se
otorgaron 2000.
•4000 licencias por el total de solicitudes presentadas, es decir, aproximadamente
200,000 (10 mil por año), aprox. 2%
Las patentes son garantía de éxito económicoLas patentes son garantía de éxito económico
Patentes: Mito 9
Existe patente internacional/Una patente US vale en Existe patente internacional/Una patente US vale en MéxicoMéxico
•No hay patente internacional.
•Tratados internacionales para tramitación y prelación
•PCT (no otorga patentes)
•Convención de parís
•ADPIC
Patentes: Mito 10
1. Se pretende que todo lo confidencial sea 1. Se pretende que todo lo confidencial sea considerado secreto industrial.considerado secreto industrial.
2. Se desconoce la ley que los regula.2. Se desconoce la ley que los regula.
3. Se desconocen los requisitos necesarios para 3. Se desconocen los requisitos necesarios para hacer valer el derecho que confieren.hacer valer el derecho que confieren.
DESINFORMACIÓN:
Los Secretos Industriales
0
El uso estratégico
Problematécnico
no resuelto
Desarrollo detecnología(invención)
Apropiacióncomo secreto
industrial
Búsqueda dearte previo
Estrategia deApropiación y
Análisis deLibertad de uso
Inicio deGestión
de la patente
¿Ya existetecnología?
Adquisiciónde Tecnología
(License-in)
Asimilaciónde la
Tecnología
¿Uso libre?
¿Convieney se puedepatentar?
Transferenciade Tecnología(License-out)
¿Explotaciónpor mediosPropios?
Explotaciónde la
Tecnología
SI
SI
SI SI
NO
NO
NO
NO
Desarrollo deTecnología
Búsqueda dearte previo
Redacción dela solicitud
Negativa dela solicitudImposible
Proteger
Patentedominada
Búsqueda deAplicaciones
Gestión delTrámite
(Si hay $)
Resuelve un problema de alguien o “alguien”
piensa que tiene futuro
Estrategia Fallida en Filosofía de Obtención de PI
Patente conPotencial deInnovación
Problematécnico
no resuelto
Desarrollo detecnología(invención)
Análisis depatentabilidad
/libertad de uso
Redacciónde la solicitud
(Si hay $)
Patenteconcedida
con potencialde innovación
Apropiacióncomo secreto
industrial
Búsqueda dearte previo
Estrategia deApropiación(Busca $)
El arte previo no resuelve el problema
técnico satisfactoriamente
Estrategia Exitosa en Filosofía de Obtención de PI
Si usted le roba la idea a un autor, se llama plagio; si usted les roba a muchos, se llama
investigación(Wilson Mizner, guionista)
Inventor y Empresa
se contactan
Empresapiensa que
hay potencial
ColaboraciónEmpresa –
Inventor-otrosinvestigadores
El centro seentera
ImposibleTransferirtecnología
Todos secansan
Inventor piensaque puede
haber $$$$
ConocimientoValioso
(¿Quién esdueño?)
Estrategia Fallida de entrada al Mercado Tecnológico
El centro notiene procesos
de TT transparentes
EmpresaDETECTAnecesidady contacta
Desarrollo detecnología(invención)
Validación ySeguimientopor empresa
Redacciónde la solicitud
(Si hay $)
Licencia deTecnología
Apropiacióncomo secreto
industrial
Centro deInvestigación
proponeproyecto
Estrategia deApropiación
La UTT negociacontrato
Estrategia Exitosa de entrada al Mercado Tecnológico
¿Preguntas?
Becerril, Coca & Becerril, S. C.
“De la cabeza para abajo, un hombre vale un par de dólares al día; de la cabeza para arriba, vale
lo que su cerebro pueda producir”Thomas Alva EdisonThomas Alva Edison