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MASTER EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Análisis Económico de la Propiedad Industrial
T1 – Conceptos básicos
Prof. Gerardo Penas García
18 Febrero 2013
Análisis económico de la Propiedad industrial 2/62
Conceptos básicos
OBJETIVOS
Entender qué es la Propiedad Industrial (PI)
Distinguir las diferentes modalidades de PI
Análisis económico de la Propiedad industrial 3/62
¿Qué es la Propiedad Industrial?
Análisis económico de la Propiedad industrial 4/62
¿Qué es la Propiedad Industrial?
Análisis económico de la Propiedad industrial 5/62
¿Qué es la Propiedad Industrial?
Análisis económico de la Propiedad industrial 6/62
¿Qué es la Propiedad Industrial?
Análisis económico de la Propiedad industrial 7/62
¿Qué es la Propiedad Industrial?
James Watt
Análisis económico de la Propiedad industrial 8/62
¿Qué es la Propiedad Industrial?
James Watt Watt's critical insight, arrived at in May 1765,[18] was to cause the steam to condense in a separate chamber apart from the piston, and to maintain the temperature of the cylinder at the same temperature as the injected steam (by surrounding it by a "steam jacket").[17] This meant that very little heat was absorbed into the cylinder itself on each cycle, and thus far more steam pressure was available to provide mechanical force. Watt had a working model later that same year.Despite a potentially workable design, there were still substantial difficulties in constructing a full-scale engine. This required more capital, some of which came from Black. More substantial backing came from John Roebuck, the founder of the celebrated Carron Iron Works, near Falkirk, with whom he now formed a partnership. Roebuck lived at Kinneil House in Bo'ness, during which time Watt worked at perfecting his steam engine, in a cottage adjacent to the house. The shell of the cottage, and a very large part of one of his projects, still exist to the rear.[19]
The principal difficulty was in machining the piston and cylinder. Iron workers of the day were more like blacksmiths than modern machinists and were unable to produce the components with sufficient precision. Much capital was spent in pursuing the ground-breaking patent on Watt's invention. Strapped for resources, Watt was forced to take up employment first as a surveyor, then as a Civil engineer for eight years.[20]
Roebuck went bankrupt, and Matthew Boulton, who owned the Soho Foundry works near Birmingham, acquired his patent rights. An extension of the patent to 1800 was successfully obtained in 1775.[21]
Through Boulton, Watt finally had access to some of the best iron workers in the world. The difficulty of the manufacture of a large cylinder with a tightly fitting piston was solved by John Wilkinson who had developed precision boring techniques for cannon making at Bersham, near Wrexham, North Wales. Watt and Boulton formed a hugely successful partnership (Boulton and Watt), which lasted for the next twenty-five years.
Análisis económico de la Propiedad industrial 9/62
¿Qué es la Propiedad Industrial?
James Watt
¿Habría existido la revolución industrial sin un sistema de patentes?
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 10/62
“Cuando encuentras un diamante que no es de nadie, es tuyo. Cuando encuentras una isla que no es de nadie, es tuya. Cuando eres el primero en tener una idea, la haces patentar, es tuya. Yo poseo las estrellas porque jamás, nadie antes que yo soñó poseerlas” “El Principito” Antoine de Saint-Exupéry
Análisis económico de la Propiedad industrial 11/62
¿Qué es propiedad industrial?
Lecturas muy recomendadas:
Mark Blaxill and Ralph Eckardt (2009) “The invisible edge: taking your strategy to the next
level using intellectual property”.
http://www.tessera.com/Documents/The%20Innovation%20Imperative.pdf
http://www.hsiaofen.namcm.com/clients/website/2009/sites/08_HTML/2%204%2009%20IP
%20Stories%20from%20THE%20INVISIBLE%20EDGE.pdf
Análisis económico de la Propiedad industrial 12/62
El capital intangible de las naciones
En las economías más desarrolladas la creciente importancia del conocimiento, ha significado que el stock neto de capital intangible (ejem. educación e I+D) creciera más rápidamente que el capital tangible (ejem. edificios, transportes, carreteras, y maquinaria).
De la era agrícola a la era del conocimiento.(Savage, 1996).
Análisis económico de la Propiedad industrial 13/62
El capital intangible de las naciones
Measuring intangible capital and its contribution to economic growth in Europe.
Carol A. Corrado http://ideas.repec.org/p/ris/eibpap/2009_003.html
Análisis económico de la Propiedad industrial 14/62
El capital intelectual de las empresas
El valor total de mercado de la empresa está formado por el patrimonio visible tangible más tres tipos de activos intangibles (o capital intelectual): la estructura interna (la organización), la estructura externa (los clientes), y las capacidades (las personas).
Análisis económico de la Propiedad industrial 15/62
El conocimiento cómo bien intangible
En 1995, el valor de mercado de la empresa Mac Donalds era de 26,2
billones de dólares, mientras que sus activos tangibles, es decir,
aquellos recogidos en la contabilidad, tenían un valor de 6,2 millones.
¿Cuál es la razón de la diferencia existente entre el valor de mercado y
el valor contable de la empresa?.
La respuesta está en los activos intangibles de la empresa no reflejados por la contabilidad, es decir, el capital intelectual de la organización.
Análisis económico de la Propiedad industrial 16/62
¿Cómo se protege el capital intangible?Características claves:
Imposible de apropiar por medios tradicionales.
Fácil de transmitir.
Coste de producción elevado pero coste de reproducción fijo o marginal.
Ubicuidad.
Puede tomar varias formas: puede estar integrado en productos, protegido por derechos legales o puede tomar forma de activos organizacionales.
¿Debemos proteger el capital intangible? ¿Cómo?
“Next came the Patent laws. These began in England in 1624; and, in this country, with the adoption of our constitution. Before then [these?], any man might instantly use what another had invented; so that the inventor had no special advantage from his own invention. The patent system changed this; secured to the inventor, for a limited time, the exclusive use of his invention; and thereby added the fuel of interest to the fire of genius, in the discovery and production of new and useful things”. Abraham Lincoln (http://showcase.netins.net/web/creative/lincoln/speeches/discoveries.htm)
http://youtu.be/SNUQp1fXU60
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Red_Expertos_Iberoamericanos_En_PI/Revista_Red_Expertos_Iberoamericanos_n2.pdf
Análisis económico de la Propiedad industrial 17/62
La propiedad intelectual como activo intangible
La propiedad intelectual (derechos de autor + propiedad industrial) suele ser considerada como un activo intangible. Entre los que caben incluir la cartera de patentes, las marcas, los acuerdos de licencia y las estrategias de I+D.
En su calidad de activos, la propiedad intelectual (y sus derechos) desempeña una función primordial en las posibilidades comerciales de una empresa. Inciden en todos y cada uno de los aspectos de todo negocio, desde la venta, la comercialización y el desarrollo de productos a la salud financiera general de la entidad.
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 18/62
Propiedad Intelectual e IndustrialPropiedad Intelectual e IndustrialDERECHO de las CREACIONES DE LA PERSONALIDAD(“Intellectual Property Rights”)
PROPIEDAD INTELECTUALPROPIEDAD INTELECTUAL(“Copy Rights”)(“Copy Rights”)
PROPIEDAD INDUSTRIALPROPIEDAD INDUSTRIAL(“Industrial Property Rights”)(“Industrial Property Rights”)
DOMINIOS INTERNETDOMINIOS INTERNET
COLECCIONES
ANTOLOGIASBASES DE DATOS
TRADUCCIONES, REVISIONES, COMPENDIOS, RESUMENES, ARREGLOS MUSICALES
INNOVACIONES DE DISEÑO
DISEÑOS INDUSTRIALES
CREACIONES ORIGINALESLITERARIAS, ARTISTICAS O CIENTÍFICAS
OBRAS DERIVADAS
LIBROS, COMPOSICIONES MUSICALES, OBRAS AUDIOVISUALES, ESCULTURAS, PINTURA, TEBEOS, COMICS, FOTOGRAFIAS, PROGRAMAS DE ORDENADOR
INNOVACIONES DE IMAGEN
MARCAS yNOMBRES COMERCIALES
INNOVACIONES TÉCNICAS
PATENTES yMODELOS DE UTILIDAD
Análisis económico de la Propiedad industrial 19/62
Panorama de la propiedad Industrial/ Intelectual
Derecho legal ¿Qué protege? ¿Cómo se consigue?
Derechos de autor
Obras creativas o artísticas originales
MarcasIdentificación distintiva
de productos o servicios
Uso y/o registro
Diseños registrados
Registro*
Patentes Nuevas invenciones Solicitud y examen
Existen automáticamente
Secretos comerciales
Apariencia externa
Información valiosa no conocida por el público
Esfuerzos razonables para
mantener el secreto
Análisis económico de la Propiedad industrial 20/62
La innovación en la empresa
Innovación de productoNuevo producto
Mejora de producto
Nuevo uso de un producto
Innovación de proceso Nuevo método o procedimiento
Innovación de mercadotecnia De diseño o forma de producto
De imagen o identidad corporativa
Innovación de organizaciónDe gestión o proceso empresarial
Innovación de productoPatentes o modelos de utilidad
Compounds of general formula I: ##STR00001## wherein R1-R15 and n take permitted meanings for use in the treatment of cancer.
Innovación de proceso Patentes: PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO DE
TRATAMIENTO DEL GAS DE ESCAPE DE UN MOTOR DE COMBUSTION INTERNA
Innovación de mercadotecnia Signos distintivos, diseños
Innovación de organizaciónSignos distintivos
El Manifiesto del Fresh Banking
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 21/62
El valor de la propiedad industrial para la empresa
PropiedadPropiedadIndustrialIndustrial
1- Protección de las innovaciones
2 – “Efectos secundarios” de la P.I. en la empresa
3 – La P.I. como herramienta clave para
la transferencia de tecnología
4 – La Propiedad Industrial como fuente
de información / inspiración / innovación
técnica y comercial
Registros propios
Registros ajenos
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 22/62
1. Protección de las innovaciones
• Evitar la copia• Obtener la exclusiva
El valor de la propiedad industrial para la empresa
Evitar que terceros fabriquen, utilicen, ofrezcan en venta, vendan o importen productos infractores en el país en el que se ha concedido la patente.
Vender dichos derechos o celebrar contratos de licencia o franquicia.
Proteger durante un plazo desde la fecha de la presentación de la solicitud del derecho.
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 23/62
El valor de la propiedad industrial para la empresa
PropiedadPropiedadIndustrialIndustrial
2 – “Efectos secundarios” de la P.I. en la empresa
1- Protección de las innovaciones
3 – La P.I. como herramienta clave para
la transferencia de tecnología
4 – La Propiedad Industrial como fuente
de información / inspiración / innovación
técnica y comercial
Registros propios
Registros ajenos
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 24/62
2. “Efectos secundarios” de la Propiedad Industrial en la empresa:
La P.I. aumenta el valor patrimonial de la empresa como activo inmaterial
La P.I. facilita la penetración en mercados internacionales
La P.I. (no sólo marcas, sino también diseños y patentes) puede ser una importante contribución a la imagen / prestigio corporativo
Las patentes crean una nueva oportunidad de negocio: la transferencia (venta o licenciamiento) de tecnología
La obtención de patentes permite introducir una nueva cultura empresarial de gestión del conocimiento y de estímulo interno a la innovación
El valor de la propiedad industrial para la empresa
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 25/62
Las patentes propias pueden ser una importante contribución a la Imagen Corporativa
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 26/62
El valor de la propiedad industrial para la empresa
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 27/62
PropiedadPropiedadIndustrialIndustrial
2 – Efectos secundarios de la P.I. en la empresa de la P.I. En la empresa
1- Protección de las innovaciones
3 – La P.I. como herramienta clave para
la transferencia de tecnología
4 – La Propiedad Industrial como fuente
de información / inspiración / innovación
técnica y comercial
Registros propios
Registros ajenos
El valor de la propiedad industrial para la empresa
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 28/62
3. La P.I. como herramienta clave para la transferencia de tecnología
Compra de equipos o de materias primas que incorporan tecnología innovadora
Adquisición de tecnología a un tercero
Por encargo a universidad o centro de investigación externo
Cooperación tecnológica con otras entidades
I+D interno, únicamente con medios propios
Si los equipos o materias primas están protegidos por patentes, se produce el “agotamiento del derecho” de USO exclusivo del suministrador por el hecho de la venta
La existencia de una patente facilita mucho la redacción de estos contratos de transferencia de tecnología (ya está definido el objeto y hay una garantía legal adicional)
El contrato de transferencia de tecnología debe incluir cláusulas relativas a la titularidad de las posibles patentes sobre los resultados y/o licencias cruzadas
El valor de la propiedad industrial para la empresa
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 29/62
PATENTES para PATENTES para
TRANSFERIR TRANSFERIR
TECNOLOGÍA: TECNOLOGÍA:
ejemplo de CESIÓNejemplo de CESIÓN
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 30/62
PATENTES para TRANSFERIR PATENTES para TRANSFERIR TECNOLOGÍA: ejemplo de LICENCIATECNOLOGÍA: ejemplo de LICENCIA
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 31/62
PropiedadPropiedadIndustrialIndustrial
2 – Efectos secundarios de la P.I. en la empresa de la P.I. En la empresa
1- Protección de las innovaciones
3 – La P.I. como herramienta clave para
la transferencia de tecnología
4 – La Propiedad Industrial como fuente
de información / inspiración / innovación
técnica y comercial
Registros propios
Registros ajenos
El valor de la propiedad industrial para la empresa
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 32/62
Ventajas VentajasLOS DOCUMENTOS DE LOS DOCUMENTOS DE PATENTE TIENEN UNA PATENTE TIENEN UNA
ESTRUCTURA ESTRUCTURA UNIFORMEUNIFORME
EN TODO EL MUNDOEN TODO EL MUNDO
Primera página:identifica al titular y al inventor,información administrativa
Memoria descriptiva:información técnica
Reivindicaciones:información jurídica, delimitan el objeto y alcance del monopolio
Informe sobre el Estado de la Técnica:determina la novedad y actividad inventiva de la invención en relación a todo lo divulgado
4. El documento de patente como fuente de información
Código CIP (Clasificación Internacional de Patentes) que identifica el campo(s)
técnico
El valor de la propiedad industrial para la empresa
Análisis económico de la Propiedad industrial 33/62
Modalidades de protección
Patentes
Modelos de utilidad
Signos distintivos
Diseños industriales
Protección de software y Derechos de autor
Análisis económico de la Propiedad industrial 34/62
Revelar lainvención
Obtener exclusividad
…de manera que otros puedan aprender
de esta ¿y mejorar en base a esta!.
El "contrato social“ en el sistema de patentes
Análisis económico de la Propiedad industrial 35/62
Patente
Modalidad de protección que confiere a su titular el derecho a impedir a terceros sin autorización la realización de actos tales como, la fabricación, el ofrecimiento, la utilización o la introducción en el mercado del producto patentado o la utilización del procedimiento objeto de la patente. (20 años improrrogables)
Una patente es un derecho territorial que protege la invención solamente en el Estado para el que se ha concedido la protección y por un período de tiempo limitado.
Análisis económico de la Propiedad industrial 36/62
¿Qué se puede proteger con una Patente?
Nuevos productos Nuevos usos de productos conocidos Aparatos, herramientas y dispositivos para obtener o
fabricar un producto Métodos, procesos y procedimientos de obtención o
fabricación Productos químico-farmaceaúticos y biotecnológicos
Análisis económico de la Propiedad industrial 37/62
¿Qué es patentable?
Una invención es patentable si reúne tres condiciones:
Novedad : no está comprendida en el estado de la técnica.
Actividad inventiva: para un experto en la materia no resulta de una manera evidente del estado de la técnica.
Aplicación industrial: el objeto de la invención puede ser fabricado o utilizado por cualquier industria.
“Estado de la técnica”
Toda información accesible al público en España o en el extranjero cuando se presenta una solicitud de patente
Análisis económico de la Propiedad industrial 38/62
¿Qué no es patentable?
No se consideran invenciones:
Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador.
Las formas de presentar información.
No se consideran invenciones susceptibles de aplicación industrial :
Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal.
Análisis económico de la Propiedad industrial 39/62
¿Qué no es patentable?
No pueden ser objeto de patente :
Las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres.
Las variedades vegetales y las razas animales. Los procedimientos esencialmente biológicos de
obtención de vegetales o de animales. El cuerpo humano en los diferentes estadios de su
constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen.
Análisis económico de la Propiedad industrial 40/62
Modelo de utilidad
Modalidad de protección que ampara invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por las patentes, consistentes, por ejemplo, en dar a un objeto una configuración determinada o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica. (10 años improrrogables)
Patentes y Modelos. Ley 11/86 de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad
Un Utensilio Un Instrumento Un Aparato Un Dispositivo
Análisis económico de la Propiedad industrial 41/62
Principales errores de los inventores
Comercializar el producto antes de patentarlo.
Publicar los trabajos de investigación antes de patentarlos.
No patentar la invención y mantenerla en secreto.
Creer que lo que uno no conoce no existe.
Olvidarse que la novedad y la actividad inventiva tienen alcance mundial.
No respetar los plazos de prioridad.
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 42/62
Signos distintivos
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 43/62
MARCASMARCAS• La MARCAMARCA es el signosigno que distinguedistingue en el mercado los
productos o servicios de una empresa
• Su función es la de diferenciar e individualizar en el mercado unos productos servicios de otros productos o servicios idénticos o similares, así como identificar su origen empresarial
• Duración: INDEFINIDAINDEFINIDA (renovable en periodos de 10 años)
NOMBRES COMERCIALESNOMBRES COMERCIALES
Identificación y diferenciación de una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 44/62
• Tipos de signos: todos los que sean susceptibles de representación gráficarepresentación gráfica (DENOMINATIVAS, GRÁFICAS, MIXTAS, TRIDIMENSIONALES, MÚSICA)
• Regla de la especialidad: dos marcas similares pueden COEXISTIRCOEXISTIR sin problemas si representan productos o servicios DISTINTOS:DISTINTOS: jabón MAGNO y brandy MAGNO…
• Las Marcas se registran para clases concretas de productos/servicios (hay 45)
MARCASMARCAS
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 45/62
Tipos de marcasTipos de marcas• De PRODUCTOS y SERVICIOS
– RENOMBRADAS y NOTORIASProductos o servicios conocidos ampliamente por miembros del sector (NOTORIAS) o público en general (RENOMBRADAS)
• COLECTIVAS y de GARANTIA
Productos fabricados por empresas pertenecientes a una ASOCIACIÓN o que cumplen unos REQUISITOS CERTIFICADOS de origen, calidad, etc.
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 46/62
• Las marcas se registran en relación con productos Las marcas se registran en relación con productos y servicios (45 clases) y servicios (45 clases)
• Cada clase comprende una pluralidad de productos Cada clase comprende una pluralidad de productos o servicios relacionados entre sí.o servicios relacionados entre sí.
Una solicitud de marca puede comprender varias Una solicitud de marca puede comprender varias clases clases
34 clases ligadas a PRODUCTOS y 11 clases ligadas a SERVICIOS
Sistema MULTICLASESistema MULTICLASE
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 47/62
Derechos que confiere el registro de la Derechos que confiere el registro de la MARCAMARCA
UTILIZARUTILIZAR LA MARCA EN EXCLUSIVA
CEDER O LICENCIARCEDER O LICENCIAR LA MARCA
IMPEDIR EL USOIMPEDIR EL USO DE UNA MARCA O SIGNO IDENTICO O SIMILAR PARA PRODUCTOS O SERVICIOS IDENTICOS O SIMILARES A TERCEROS NO AUTORIZADOS
OPONERSE AL REGISTROOPONERSE AL REGISTRO DE SIGNOS CONFUNDIBLES CON EL SUYO
SOLICITAR LA NULIDAD ANTE LOS TRIBUNALESSOLICITAR LA NULIDAD ANTE LOS TRIBUNALES DE OTRAS MARCAS POSTERIORES CONFUNDIBLES CON LA SUYA
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 48/62
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 49/62
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 50/62
Ejemplo de marcaEjemplo de marca
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 51/62
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 52/62
Ejemplo de marcaEjemplo de marca
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 53/62
¡Atención! ¡Atención! Diferencias entre MARCA, NOMBRE Diferencias entre MARCA, NOMBRE COMERCIAL y DENOMINACIÓN SOCIALCOMERCIAL y DENOMINACIÓN SOCIAL
• La MARCAMARCA distingue PRODUCTOS O SERVICIOSPRODUCTOS O SERVICIOS
• El NOMBRE COMERCIALNOMBRE COMERCIAL distingue EMPRESAS EMPRESAS (también la MARCA DE SERVICIO MARCA DE SERVICIO))
• La RAZÓN SOCIALRAZÓN SOCIAL identifica a la PERSONA JURÍDICAPERSONA JURÍDICA como objeto de derechos y obligaciones
¡¡¡NO ES NECESARIO QUE COINCIDAN ENTRE SI!!!MARCA y NOMBRE COMERCIAL pueden elegirse
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 54/62
VIA COMUNITARIA (1994) MARCA COMUNITARIA
CONCESIONES
BUSQUEDA-OAMI- Oficinas Nacionales
OFICINAS NACIONALES
CONCESION
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)
OFICINA ARMONIZACION DEL MERCADO INTERIOR (OAMI)
OPOSICIONESTERCEROS
EXAMEN (PROHIBCIONES ABSOLUTAS)
PUBLICACION SOLICITUD Y NOTIFICACIÓN A LOS TITULARES DE DERECHOS ANTERIORES
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)
MARCA INTERNACIONAL Arreglo de Madrid (1981) y su Protocolo (1989)
VIA NACIONAL (2001)
R R R RCONCESION
R
PUBLICACIONSOLICITUD
OPOSICIONES
Solicitud Marca Nacional
Se tramita una solicitud internacional
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)
TRANSMISION A LA OMPI
TRANSMISION OFICINAS NACIONALES
EXAMEN FORMAL
MARCA NACIONAL
REGISTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DEPENDEN DURANTE 5 AÑOS
R
Formas de solicitar una MARCA en España
EXAMEN (PROHIBCIONES ABSOLUTAS)
OPOSICIONESEXAMEN
CANCELACION
OPOSICIONESEXAMEN
CANCELACION
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 55/62
Prohibiciones de registroProhibiciones de registro
PROHIBICIONES ABSOLUTAS
• Términos GENÉRICOS
• Términos DESCRIPTIVOS
• Marcas que induzcan a ERROR
• Contrarias al ORDEN PÚBLICO
• Banderas, escudos, emblemas ...
PROHIBICIONES RELATIVAS
Marcas que entran en conflicto con derechos preexistentes:
• Otras marcas
• Diseños
• Derechos de autor
• ...
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 56/62
PROHIBICIONES LEGALESPROHIBICIONES LEGALES
• SIN REPRESENTACISIN REPRESENTACIÓÓN GRN GRÁÁFICAFICA
• GENERICAS
• DESCRIPTIVAS
• QUE INDUZCAN A ERROR!! QUE INDUZCAN A ERROR!! NONO: : “rioja”“rioja”
ABSOLUTASABSOLUTAS
NO :“chocolate”
NO:“antigripal”
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 57/62
Sin representación gráfica.
Marcas olfativas:
Son dificiles de describir graficamente por ello hoy en día la OEPM no admite este tipo de registros, por dificultades para su “examen”
Pero en la OAMI hay admitida alguna, pues se hace una descripción escrita
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 58/62
Música
Sonido Nokia(OAMI Marca 1040955)de: Francisco Tárrega (España, 1852-1909) Grand ValsFecha de presentación:12/01/1999F
Fecha de registro:30/10/2000 Fecha de expiración: 12/01/2019
Se ha registrado la marca después de que acabaran los derechos de autor
Los sonidos sí pueden representarse gráficamente: pentagrama
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 59/62
Música
http://www.uspto.gov/trademarks/soundmarks/index.jsp
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 60/62
Prohibiciones legalesProhibiciones legales
• CONTRARIAS AL ORDEN PÚBLICO
• PROHIBIDOPROHIBIDO:
Marcas OFENSIVAS a una colectividad
Que inciten a ACTOS ILEGALES
• NO PROHIBIDONO PROHIBIDO
Marcas MALSONANTES
ABSOLUTASABSOLUTAS
Ejemplos de decisiones de la OEPM: Marca nº 2764708 “LA OSTIA” (mixta) para productos en la clase 25 y 33.
Marca nº 2669904 “TENTACIONES ARTESANAS SAN JODERSE” en clase 30.
Marca “SCREW YOU” (traducible en lenguaje vulgar por “copular”), denegada para diferentes productos que no pertenecen a la categoría de los vendidos en tiendas de productos eróticos.
Marca “SUDACA” para bebidas alcohólicas.
Marca “COJONES” para ropa, complementos y juguetes.
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 61/62
PROHIBICIONES LEGALESPROHIBICIONES LEGALES
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 62/62
Prohibiciones legalesProhibiciones legales
• SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES A LOS YA REGISTRADOS
PARA PRODUCTOS O SERVICIOS SIMILARESPRODUCTOS O SERVICIOS SIMILARES
• LAS IMÁGENES O NOMBRES DE TERCERO SIN
AUTORIZACIÓN
• LO PROTEGIDO POR OTRA FIGURA (DISEÑO…)
RELATIVASRELATIVAS
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 63/62
Aspectos a tener en cuenta Aspectos a tener en cuenta al elegir una marcaal elegir una marca
• Comprobar que se cumplen los REQUISITOS REQUISITOS LEGALESLEGALES
• Que sea fácil de recordarfácil de recordar
• Que no tenga connotaciones negativasno tenga connotaciones negativas
• Búsqueda de ANTERIORIDADESANTERIORIDADES
• Comprobar la disponibilidad del dominiodisponibilidad del dominio de internet
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 64/62
Ejemplo:
Coronas es una marca de vinos registrada por Miguel Torres S.A.
La OEPM denegó de oficio el registro de la marca CORONILLA para vinos por considerarse que podría causar confusión en el consumidor.
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 65/62
Aspectos a tener en cuenta Aspectos a tener en cuenta al elegir una marcaal elegir una marca
¡Atención a las connotaciones negativas en los diferentes países!
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 66/62
Ejemplo de solicitud (1)Ejemplo de solicitud (1)Marca DENOMINATIVA
Instancia de SOLICITUD, que contiene información sobre:
Tipo (producto, servicio, garantía, colectiva…)
Solicitante
Documentos aportados
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 67/62
Ejemplo de solicitud (2)Ejemplo de solicitud (2)Marca MIXTA
La solicitud de MARCA MIXTA (denominación + logo) debe incluir ADEMÁS la reproducción del diseño de la marca:
Reproducción del motivo gráfico
Descripción de los colores del motivo
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 68/62
Marcas y nombres de dominioMarcas y nombres de dominio• Los nombres de dominio son direcciones de sitios web
• NONO son TERRITORIALESTERRITORIALES
• Pueden entrar en conflicto con las marcasconflicto con las marcas
• NONO se aplica la “regla de la especialidad”“regla de la especialidad”
• La extensión .com la asigna el ICAAN
• La extensión .es y segundos niveles la asigna https://www.nic.es/
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 69/62
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 70/62
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 71/62
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 72/62
MARCA COMUNITARIA
MARCA NACIONALalrededor de 400 €(3 clases); 150 € una sola clase
alrededor de 2000 €€ (3 clases)
Renovación cada 10 años: 165 €
Cuánto cuesta registrar una marca en España
REDUCCION DE TASAS POR PRESENTACION ELECTRONICA
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 73/62
Diseño Industrial
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 74/62
DISEÑODISEÑO• DISEÑO:DISEÑO: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, derivada de
características tales como líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales
• Protege la FORMAFORMA, no la FUNCIÓNFUNCIÓN
• Debe tener carácter NUEVO y SINGULARNUEVO y SINGULAR
Duración: máx. 25 años25 años (en periodos renovables de 5 años)
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 75/62
• Un diseño puede consistir enUn diseño puede consistir en CARACTERÍSTICAS TRIDIMENSIONALESCARACTERÍSTICAS TRIDIMENSIONALES (la forma),(la forma), BIDIMENSIONALESBIDIMENSIONALES (los (los dibujos, la decoración) o unadibujos, la decoración) o una COMBINACIÓNCOMBINACIÓN de ambasde ambas
DISEÑODISEÑO
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 76/62
• Mediante su REGISTRO (OEPM, OAMI): máx. 25 años.
• Diseño NO REGISTRADO (máx. 3 años)
Permite a las empresas “probar” un diseño en el mercado para evaluar la utilidad de su registro
• Protección mediante DERECHOS DE AUTOR (como si fuera una pintura o una escultura; posibilidad de ACUMULAR la protección): hasta 70 años tras
la muerte del autor
• Como MARCA TRIDIMENSIONAL (cuando concurra el carácter distintivo y diferenciador):
Protección indefinida en el tiempo, siempre que se renueve cada 5 años
¿Cómo proteger el DISEÑO en España?¿Cómo proteger el DISEÑO en España?
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 77/62
• Lo que NO ES NUEVONO ES NUEVO o no tiene CARÁCTER SINGULARCARÁCTER SINGULAR
• La forma que sólo responderesponde a una NECESIDAD TÉCNICANECESIDAD TÉCNICA
• Los diseños que incluyen EMBLEMAS o BANDERASincluyen EMBLEMAS o BANDERAS protegidos
• Los contrarios al orden público y las buenas costumbres
Prohibiciones de registroProhibiciones de registro
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 78/62
Los elementos técnicos se protegen con una patente o modelo de utilidad
Los elementos estéticos se registran como diseño
No confundir modalidades No confundir modalidades
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 79/62
Ejemplo de Diseño Industrial (“pantallazo” de la base de datos de la OEPM “INVENES DISEÑOS”)Ejemplo de Diseño Industrial (“pantallazo” de la base de datos de la OEPM “INVENES DISEÑOS”)
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 80/62
VIA COMUNITARIA (Reglamento 6/2002)
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)
DEPOSITO INTERNACIONAL( ACTA DE GINEBRA 1999. ENTRADA EN VIGOR 2003)
VIA NACIONAL (2003)
DEPOSITO INTERNACIONAL
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)
ESTE DEPOSITO EQUIVALE AUTOMATICAMENTE A UN REGISTRO EN LOS PAISES DESIGNADOS
LOS PAISES PUEDEN RECHAZAR EL REGISTRO EN EL PLAZO DE 6 MESES
OFICINA ARMONIZACION DEL MERCADO INTERIOR (OAMI)
Formas de solicitar un DISEÑO en España
PUBLICACION SOLICITUD Y CONCESION
EXAMEN FORMAL
APLAZAMIENTO PUBLICACION SOLICITUD (HASTA 30 MESES)
OPOSICIONES
CANCELACION
NULIDAD
CANCELACION
PUBLICACION SOLICITUD Y CONCESION
EXAMEN FORMAL
APLAZAMIENTO PUBLICACION SOLICITUD (HASTA 30 MESES)
Nils Omland, May 2009Análisis económico de la Propiedad industrial 81/62
DISEÑO NACIONAL
DISEÑO COMUNITARIO
90 € a 290 según
nº diseños
230 €; diseños adicionales 115 € a 50 €
Renovación cada 5 años: 95 €
Cuánto cuesta registrar un DISEÑO en España
Análisis económico de la Propiedad industrial 82/62
CASO 1
¿Qué tipos de propiedad industrial y/o intelectual se podrían encontrar dentro de un teléfono móvil? (ejem. marcas, diseños, patentes, etc.).
Proporcione algunos ejemplos (Ejem. Marca: Nokia, Modelo…, Software).
Análisis económico de la Propiedad industrial 83/62
Marcas comerciales:• Made by "Nokia"• Product "N95"• Software "Symbian", "Java“• …
Derechos de Patentes:• Data-processing methods• Semiconductor circuits• Chemical compounds• …
Derechos de propiedad intelectual:• Software code• Instruction manual• Ringtone• …
Secretos comerciales:
?
Diseños:• Form of overall phone• Arrangement of buttons in oval shape• Three-dimensional wave form of buttons• …
CASO 1Tipos de propiedades en un teléfono móvil
Análisis económico de la Propiedad industrial 84/62
CASO 2Hechos• En 1990 el profesor Malcolm Green difundió avances fundamentales en la
catálisis de oxidación parcial en la revista Nature (¡desafortunadamente antes de patentarlos!). En 1999 Malcolm se unió al Dr Tiancun Xiao trabajando en conjunto para desarrollar una variedad de catalizadores nuevos y mejorados.
La invención.
En el año 2000, Tiancun fabricó catalizadores que fueron:
1. Más baratos que los catalizadores existentes.
2. Desarrollando el mismo nivel de desempeño.
Los nuevos catalizadores podría ser usados para:• Producir combustibles más limpios.• Producir biocombustibles de los desechos.• Mejorar la eficiencia de las pilas de combustible actuales.
Además de,• Obtener beneficios medioambientales.• Crecimiento de mercado.
http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf_seminari/Od_ideje_do_licence_1/Oxford%20Catalysts%20Case%20Study.pdf
Análisis económico de la Propiedad industrial 85/62
Preguntas:
1. ¿La invención alcanzó los requerimientos básicos de las pantentes? Con respecto a novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, y
legalidad. ¿Porqué?
2. ¿Había una necesidad de esta tecnología?.
3. ¿Se podía obtener una utilidad?. ¿Porqué?
4. ¿Era el momento correcto para solicitar la patente?. ¿Porqué?
CASO 2
Análisis económico de la Propiedad industrial 86/62
1) ¿Cómo proteger una nueva teoría científica?
a) Mediante una patenteb) Solicitando una marca con el nombre del descubrimientoc) No se puede proteger mediante Propiedad Industriald) Registrándola como Propiedad Intelectual
2) Un amigo ha escrito un libro de ciencia-ficción describiendo una nueva tecnología para el “tele-transporte” de personas. Si nos pregunta la posibilidad de patentar la invención descrita en su libro le recomendaremos:
a) Quizás sólo se puedan proteger los derechos de autor del libro, pues la información técnica será escasa
b) Pedir una patente presentado exclusivamente el libroc) Pedir una marca con el título del librod) Que deje de estudiar y salga los viernes
PREGUNTAS
Análisis económico de la Propiedad industrial 87/62
3) Una empresa de informática quiere patentar la marca con la que comercializa sus productos:
a) Sólo tiene que solicitar la patente de la marcab) Las marcas no se patentan, se registranc) Las marcas de informática no pueden registrarse d) No se puede proteger mediante Propiedad Industrial
4) Dicha empresa de informática quiere patentar en España el software de un nuevo juego que ha desarrollado:
a) Se puede patentar el software y el juego b) Se puede patentar el software, pero no el juegoc) No se puede patentar el software, pero sí el juegod) No se puede patentar ni el software ni el juego
PREGUNTAS
Análisis económico de la Propiedad industrial 88/62
Gracias por su atención