cuarta parte: internacional 4.1.convenio de la unión de parís (i) 4.2. convenio de la unión de...

Cuarta Parte: InternacionalCuarta Parte: Internacional

4.1. Convenio de la Unión de París (I)

4.2. Convenio de la Unión de París (II)4.3. TRIPs4.4.4.5.4.6.4.7. 4.8.CPE. Disposiciones generales e

institucionales4.9.4.10. 4.11.4.12. 4.13.

4.14.4.15.4.16.4.17. La marca internacional.

Arreglo de Madrid4.18.

Tema 8.- El convenio de Munich sobre Tema 8.- El convenio de Munich sobre concesión de patentes europeas. concesión de patentes europeas.

Disposiciones generales e Disposiciones generales e institucionalesinstitucionales

3

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Antecedentes del CPEAntecedentes del CPE

1953 Convenio europeo sobre las formalidades prescritas para solicitudes de patentes, de 11 de diciembre de 1953.

1959 Programa de unificación de legislaciones en patentes, marcas y diseños.

1962 Anteproyecto de convenio relativo a un derecho europeo de patentes

• Convenio abierto a la participación de todos los Estados europeos, que concediera un haz de patentes nacionales

• Otro convenio con participación de los

Tema 8: CPE. Disposiciones generales e institucionales

Tema 17.- Marca internacionalTema 17.- Marca internacional

• La marca internacional: Arreglo de Madrid para el registro internacional de marcas. • Protocolo del arreglo de 27 de junio de 1989.

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

5

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Arreglo de MadridArreglo de Madrid

• Arreglo de Madrid para el registro internacional de marcas firmado el 14 de abril de 1891– Revisado en Bruselas (1900), Washington (1911), La Haya

(1925), Londres (1934), Niza (1957), Estocolmo (1967) y modificado en 1979

– Reglamento en vigor de fecha 1 de abril de 2002

• Unión particular– Para facilitar el registro de una marca cuando se desea

protección en varios países– Único depósito y único procedimiento haz de marcas

nacionales

• Protocolo del Arreglo de Madrid (1 de abril de 1996)– Motivos para hacer el Protocolo Arreglo de Madrid:

• Ataque central• Necesidad de un registro de base• Conexión con la Marca Comunitaria

– Es un tratado internacional que coexiste con el Arreglo – Es independiente y autónomo

Tema 17: La marca internacional

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

6

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Procedimiento de solicitud en el Arreglo de Procedimiento de solicitud en el Arreglo de MadridMadrid

• Registro de base– Concedido (Art. 1 AM)– “cláusula tal cual” Art. 6 quinquies del CUP

• Legitimación– Nacionales de países miembros de la Unión de Madrid (Art.

1.2 AM)– Asimilados (Art. 2 AM)

• Solicitud: forma y contenido– En francés

• Procedimiento– La administración nacional debe enviar la documentación en

dos meses– 3 meses para la subsanación de errores por suspenso de la

Oficina Internacional (OMPI)

• Duración: 20 años

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Facultad de rechazo Facultad de rechazo (Art. 5 AM)(Art. 5 AM)

• Según art. 6ter y 6 quinquies del CUP– Derechos de terceros– Signo usual, genérico o descriptivo– Contrario a la moral o al orden público– Marca falsa o engañosa– Emblemas

• El rechazo por parte de la autoridad nacional– Debe producirse según lo dispuesto en la Ley nacional– La comunicación del rechazo debe producirse antes de 1 año

desde la concesión

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

ModificacionesModificaciones

• Renuncia (Art. 8bis del AM)• Cesión (Art. 9 bis del AM)• Limitación (Art. 9.3 del AM)• Extensión territorial del registro internacional a países no

protegidos en la solicitud original

• La modificación la envía la administración nacional a la Oficina Internacional

• No se puede transmitir a una persona que no esté legitimada para hacer un registro internacional de marca

• No se produce la independencia del registro de base hasta los 5 años

– Consentimiento de la administración de los nuevos titulares (cesionario)

– En caso de denegación, la administración nacional del cedente puede pedir la cancelación del registro

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Dependencia de la marca nacional de base Dependencia de la marca nacional de base (Art. 6.2 AM)(Art. 6.2 AM)

• Dependencia durante 5 años– Todo lo que afecta a la marca de base (validez) también

afecta a la marca internacional– Aunque se haya transmitido la marca internacional, no se

podrá invocar si el registro de base se declara inválido total o parcialmente

– Tampoco se puede invocar si la protección legal de la marca de base ha cesado

• Transcurridos cinco años es independiente de la caducidad o nulidad de la marca de base

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Protocolo de Madrid (1989)Protocolo de Madrid (1989)

• Organizaciones intergubernamentales– Todos sus estados son miembros del CUP– Oficina regional de registro de marcas

• Base del registro internacional de la marca– Solicitud

• Procedimiento• Dependencia del registro internacional• Facultad de rechazo

– Extendida a 18 meses

• Transformación en solicitudes nacionales

Tema 18.- Tratado de derecho de marcas Tema 18.- Tratado de derecho de marcas (TLT)(TLT)

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

AntecedentesAntecedentes

• 1987 Órganos rectores de la OMPI– Tratamiento completo del derecho de mercas– Posición de tratar solamente aspectos formales (liderada por

la AIPPI) que fue la predominante

• 1989 Aprobación de la presencia en el Comité de una delegación de la Comisión Europea en representación de la Unió Europea

• 28 de octubre de 1994: firma del TDM o TLT• 1 de agosto de 1996: entrada en vigor• 1999: ratificación por parte de España• Hasta la fecha lo han ratificado 37 Estados

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tema 18: Tratado de derecho de marcas (TLT)

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Objeto del TLTObjeto del TLT

• Simplificar formalidades– Mayores facilidades para los solicitantes– Régimen unificado en materia de procedimientos

administrativos

• Proporcionar seguridad jurídica– Lenguaje sencillo y en detalle los requisitos que debe cumplir

el solicitante de una marca

• Aspectos de derechos sustantivo más relevantes del contenido– Reforzamiento de las marcas de servicio (Art. 16 del TLT)– Vida legal de la marca en 10 año (Art. 13.7 TLT)

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Marcas

Patentes

Internacional


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Marcas

Patentes

Internacional

Ámbito de aplicación Ámbito de aplicación (Art. 2 TLT)(Art. 2 TLT)

• Signos visibles (Art. 2 TLT)• Marcas tridimensionales• Quedan fuera:

– Los hologramas, las marcas sonoras, olfativas– Las marcas colectivas, de certificación o de garantía

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Marcas

Patentes

Internacional


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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Solicitud de la marca (I)Solicitud de la marca (I) (Art 3 TLT)(Art 3 TLT)

• Impone requisitos máximos• Documentos a presentar, lugar de presentación, idioma,

firma, sistema multiclase, declaración de uso efectivo• No se puede imponer (prohibición de otros requisitos):

i) que se suministre cualquier tipo de certificado o extracto de un registro de comercio;

ii) que se indique que el solicitante ejerce una actividad industrial o comercial, ni que se presenten pruebas a tal efecto;

iii) que se indique que el solicitante ejerce una actividad que corresponde a los productos y/o servicios enumerados en la solicitud, ni que se presenten pruebas a tal efecto;

iv) que se presenten pruebas a los efectos de que la marca ha sido registrada en el registro de marcas de otra Parte Contratante o de un Estado parte en el Convenio de París que no sea una Parte Contratante, salvo cuando el solicitante invoque la aplicación del Artículo 6quinquies (“tal cual”) del Convenio de París.

• Cláusula de salvaguardia (art. 3.8 TLT)– Aportar pruebas para impedir abusos

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Marcas

Patentes

Internacional


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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Solicitud de la marca (II)Solicitud de la marca (II) (Art 3 TLT)(Art 3 TLT)

• Elementos de la solicitud– Nombre y dirección del solicitante o de su representante– Datos sobre la marca – Datos sobre los productos o servicios que desean distinguir– Se puede exigir que se acompañe con una declaración de la

intención de usar la marca• Esto no es obligatorio para la marca española. Tampoco lo es

para la marca comunitaria

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional


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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Solicitud de de la marca (III)Solicitud de de la marca (III) (Art 3 TLT)(Art 3 TLT)

• Sistema multiclase– Obliga a los Estados a aceptar solicitudes multiclase– Ver art. 6 TLT que establece que la solicitud multiclase se

debe considerar como un registro único

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Marcas

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Internacional


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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Representación y firmaRepresentación y firma (Art. 4 TLT)(Art. 4 TLT)

• Toda persona que no tenga una residencia ni un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en su territorio esté representada por un representante.

• Poder especial– Se puede exigir un poder especial para designar un representante– El representante puede presentar la solicitud aún sin disponer del

poder. Aunque lo deberá aportar en un mes (nacionales) dos meses extranjeros

• Firma– Manuscrita, impresa o estampada– Se puede considerar la presentada por medios electrónicos o por

Fax– No se puede exigir la legalización salvo para la renuncia de un

registro

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Marcas

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Internacional


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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Fecha de presentación Fecha de presentación (Art 5 TLT)(Art 5 TLT)

i) una indicación expresa o implícita de que se pretende registrar una marca;

ii) indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante;

iii) indicaciones suficientes para entrar en contacto por correo con el solicitante o con su representante, si lo hubiere;

iv) una reproducción suficientemente clara de la marca cuyo registro se solicita;

v) la lista de los productos y/o servicios para los que se solicita el registro;

vi) cuando sea aplicable el Artículo 3.1)a)xvii) o b), la declaración a que se hace referencia en el Artículo 3.1)a)xvii) o la declaración y las pruebas a que se hace referencia en el Artículo 3.1)b), respectivamente, tal como lo estipule la legislación de la Parte Contratante, debiendo estas declaraciones, si la mencionada legislación así lo estipula, estar firmadas por el propio solicitante incluso si tiene representante.

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Marcas

Patentes

Internacional


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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

División de la solicitud y registro División de la solicitud y registro (Art. 7 TLT)(Art. 7 TLT)

• División de la solicitud– Objeciones seria para la tramitación para algún producto o

servicio protegido– Se desbloquea el procedimiento de concesión– La división puede hacerse en cualquier momento hasta la

concesión

• División del registro– Sólo es obligatoria si existe un mecanismo de oposición

posterior a la concesión

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional


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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Cambios en los nombres y direcciones. Cambios en los nombres y direcciones. Cambio de titularidad Cambio de titularidad

(Art. 10 y Art. 11 del TLT)(Art. 10 y Art. 11 del TLT)

• Cambio de dirección– Notificación a la oficina

a) Identificación del número de registro (o de solicitud)b) Identificación del cambio que se solicitac) Otros requisitos: identificación del titular o de su representante

• Cambio de titularidad– Se puede hacer en la solicitud o en el registro– La solicitud puede ser hecha por el nuevo titular o por el

antiguo propietario– Datos exigibles:

• Número de registro, titular antiguo, nuevo titular, representante, etc.

• Documento fehaciente de transmisión– Es aconsejable utilizar el formulario que propone la propia oficina. Debe

ser coherente con el formulario internacional 4 que acompaña al TLT– En la Ley de Marcas está contemplado en el Art. 49

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional


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Introducción

Marcas

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Internacional

Duración y renovación del registro Duración y renovación del registro (Art. 13 del TLT)(Art. 13 del TLT)

• Duración de 10 años– El ADPIC (TRIPs) establecía un mínimo de 7 años

• Renovación– Período: también de 10 años– Formalidades

i) una indicación de que se solicita una renovación;ii) el nombre y la dirección del titular;iii) el número del registro en cuestión;iv) Fecha de presentación o fecha de registrov) Representante cuando el titular tenga un representante, el nombre y la

dirección de ese representante;vi) Domiciliovii) Bienes y servicio para los que se renuevaviii) cuando una Parte Contratante permita que se presente una petición de

renovación por una persona distinta del titular o su representante y la petición se presente por tal persona, el nombre y la dirección de esa persona;

ix) una firma del titular o de su representante

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional


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Marcas

Patentes

Internacional

Prohibiciones en la renovación Prohibiciones en la renovación (Art. 13 del TLT)(Art. 13 del TLT)

• No se puede examinar el registro en cuanto a fondo (Art. 13.6 TLT)– A los fines de efectuar la renovación, ninguna Oficina de una Parte

Contratante podrá examinar el registro en cuanto a su fondo.

• Ninguna reproducción u otra identificación de la marca;• Que se presenten pruebas a los efectos de que se ha

registrado la marca, o que se ha renovado su registro, en el registro de marcas de cualquier otra Parte Contratante;

• Prueba de uso– Que se proporcione una declaración y/o se presenten pruebas en

relación con el uso de la marca.

• Tasas adicionales– Se prohíbe el pago de tasa adicionales en mitad del período de

renovación

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Marcas

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Internacional


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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

ReservasReservas

• 3.1. Indicaciones o elementos contenidos en una solicitud o que la acompañan y tasa

• 3.2. Presentación– Por papel

– Por telefacsimile o medios electrónico

• Artículo 5. Fecha de presentación

• Artículo 7. División de la solicitud y el registro

• Artículo 11. Cambio en la titularidad

• Artículo 13. Duración y renovación del registro

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Marcas

Patentes

Internacional


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Marcas

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Internacional

Disposiciones transitoriasDisposiciones transitorias

1. Solicitud única para productos y servicios pertenecientes a varias clases; división de la solicitud

2. Poder único para más de una solicitud y/o registro 3. Prohibición del requisito de certificación de firma en

un poder y en una solicitud 4. Petición única en más de una solicitud y/o registro

con respecto a un cambio de nombre o dirección, un cambio en la titularidad o la corrección de un error

5. Presentación, con ocasión de la renovación, de declaración y/o pruebas relativas al uso

6. Examen substantivo con ocasión de la renovación

• Países en desarrollo: ocho años ( 1 de agosto de 2004)

• Países desarrollados: seis años (1 de agosto de 2002)

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Marcas

Patentes

Internacional


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Introducción

Marcas

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Internacional

Tratado de SingapurTratado de Singapur

• 27 de marzo de 2006• Aprobado por 147 estados miembros• Contenido

– Asamblea para poder modificar el reglamento– Tipos de marcas: hologramas, marcas animadas marcas no

visibles (sonoras o gustativas)– Comunicaciones: libertas total (papel o electrónica)– Subsanaciones obligatorias– Inscripción de licencias

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional


Tema 19.- La directiva 89/104 de Tema 19.- La directiva 89/104 de marcasmarcas

• La directiva 89/104, del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas. • Signos que pueden constituir marcas. • Causas de denegación. • Derechos conferidos. • Otras disposiciones.

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Marcas

Patentes

Internacional

Orígenes de la Directiva 89/104Orígenes de la Directiva 89/104

• Primer resultado de los trabajos iniciados a finales de los 70 encaminados a obtener un derecho comunitario de marcas– En paralelo se discutía el Reglamento de marca comunitaria

(1993)– Los Estados miembros adoptarán las medidas legales,

reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva, a más tardar el 28 de diciembre de 1991, e informarán de ello inmediatamente a la Comisión (Art. 16.1 DM)

• Objetivos:– Aproximar legislaciones de los Estados Miembros para favorecer

el establecimiento de un mercado interior– Eliminar disparidades que dificultan la libre circulación de

mercancías, servicios y falsean las condiciones de competencia del mercado común

• No se regulan:– Procedimiento de registro– Duración de la protección

Tema 19: Directiva 89/104 de marcas

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Signos que pueden constituir marcas Signos que pueden constituir marcas (Art. 2 DM)(Art. 2 DM)

• Todo signo que puede ser objeto de “representación gráfica”.– No se consideran las marcas olfativas

• Los signos deben ser apropiados para distinguir productos o servicios de una empresa de los de otras empresas

• En particular pueden constituir una marca:– Las palabras, incluidos los nombres de personas.– Los dibujos.– Las letras. – Las cifras.– La forma del producto o de su presentación


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Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

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Internacional

Causas de denegación absolutas (I)Causas de denegación absolutas (I)(Art. 3 DM)(Art. 3 DM)

• Falta de idoneidad o de licitud del signo para indicar el origen empresarial de un producto o servicio

a. Incapacidad del signo para constituir una marca• Debe ser susceptible de representación gráfica

b. Marcas que carezcan de carácter distintivo• Signos banales o de estructura muy simple (línea recta, un

cuadrado, una sola letra, etc.)• Otros signos excesivamente complejos (una frase muy larga

que no pueda ser retenida por el consumidor).

c. Denominaciones y signos descriptivos• Las marcas que se compongan exclusivamente de signos o

indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos.


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Causas de denegación absolutas (II)Causas de denegación absolutas (II)(Art. 3 DM)(Art. 3 DM)

d. Marcas genéricas, usuales o necesarias• Designar especie (Art. 3.1.c)• las marcas que se compongan exclusivamente de signos o

indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

• Denominaciones que no pueden ser objeto de apropiación exclusiva por un empresario

• Distintividad sobrevenida (Art. 3.3. DM)

e. los signos constituidos exclusivamente por:• la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o • la forma del producto necesaria para obtener un resultado

técnico, o • la forma que da un valor sustancial al producto;


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Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Causas de denegación absolutas (III)Causas de denegación absolutas (III)(Art. 3.2 DM)(Art. 3.2 DM)

f. Las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;

g. Marcas falsas o engañosas• Las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo

respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio.

• Son marcas que no indican el verdadero origen empresarial de un producto o servicio

h. Otras causas de denegación o de nulidad absolutas• Artículo 6 ter del CUP: escudos, emblemas, banderas, etc.• Signos con alto valor simbólico (religioso)• La solicitud de un registro hecha con mala fé por parte del

solicitante


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Marcas

Patentes

Internacional

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Marcas

Patentes

Internacional

Causas de denegación o de nulidad relativasCausas de denegación o de nulidad relativas(Art. 4 DM)(Art. 4 DM)

• Son marcas que no está disponibles por:– Existir otras marcas– Existir otros derechos anteriores

• Se denegará o declarará la nulidad si está registrada:– cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o

servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquéllos para los cuales esté protegida la marca anterior;

– cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior.

• Principio de especialidad


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Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Marcas anterioresMarcas anteriores(Art. 4 DM)(Art. 4 DM)

• Marcas cuya fecha de registro sea anterior– Marcas comunitarias – Las marcas registradas en el Estado miembro o por lo que respecta a

Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de Marcas del Benelux;

– las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en el Estado miembro:

• Mas marcas comunitarias que reivindiquen válidamente la antigüedad, aun cuando esta ultima marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido:

• Solicitudes a condición de que sean registradas;• Las marcas que sean «notoriamente conocidas» en el

sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.• Marcas renombradas

– Cuando sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca comunitaria anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos.


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Otros derechos como causa de nulidad o Otros derechos como causa de nulidad o denegación relativadenegación relativa

(Art. 4 DM)(Art. 4 DM)

• Derecho al nombre.• Derecho a la propia imagen.• Derecho de autor.• Derecho de propiedad industrial.


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Marcas

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Internacional

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Introducción

Marcas

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Internacional

Derechos conferidosDerechos conferidos(Art. 5 DM)(Art. 5 DM)

• Derechos exclusivos• Contenido positivo

– Usarla, cederla, conceder licencias, etc.– En particular (Art. 5.3 DM) se puede hacer de forma exclusiva

• Poner el signo en los productos o en su presentación; • Ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y

ofrecer o prestar servicios con el signo; • Importar productos o exportarlos con el signo; • Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

• Contenido negativo (“ius prohibendi”)– Prohibir que cualquier tercero haga uso en el tráfico económico:

a. de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b. de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.


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Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

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Internacional

Limitación de derechos y agotamiento Limitación de derechos y agotamiento (Art. 6 y 7 DM)(Art. 6 y 7 DM)

• Limitación de los derechos conferidos por la marca (Art. 6 DM)– El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular

que prohiba a los terceros el uso, en el tráfico económico:a. de su nombre y de su dirección; b. de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad,

al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

c. de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios; siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

• Agotamiento del derecho (Art 7 DM)– El derecho exclusivo no permite al titular prohibir el uso de la

misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento


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Marcas

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Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Licencia de la marca Licencia de la marca (Art. 8 DM)(Art. 8 DM)

• Tipos de licencia:– Para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios

para los cuales esté registrada .– Para la totalidad o para parte del territorio de un Estado

miembro. – Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

• Invocación frente al licenciatario– que infrinja cualquiera de las disposiciones del contrato de

licencia relativas a:• su duración, • a la forma protegida por el registro bajo la que puede utilizarse la

marca, • a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales se

otorgue la licencia, • al territorio en el cual pueda ponerse la marca • o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios

prestados por el licenciatario.


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Uso de la marca Uso de la marca (Art. 10 DM)(Art. 10 DM)

• Es obligatorio– El uso en los 5 años contados desde la concesión– Suspensión del uso durante un plazo ininterrumpido de 5

años

• Se considera uso:– Licenciatario– El uso de la marca en una forma que difiera en elementos

que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta haya sido registrada;

– Poner la marca comunitaria en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate sólo con fines de exportación.


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Marcas

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Otras disposiciones de la Directiva de MarcasOtras disposiciones de la Directiva de Marcas

• Prescripción por tolerancia (Art. 9 DM)• Causas de caducidad (Art. 12 DM)

– Falta de uso (3 meses).– Designación usual.– Pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la

naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios.

• Denegación, caducidad o nulidad parcial (Art. 13 DM)

• Disposiciones especiales relativas a marcas colectivas, marcas de garantía y marcas de certificación (Art. 15 DM)


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tema 20.- Marca comunitaria (I)Tema 20.- Marca comunitaria (I)

•

Introducción

Marcas

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Concepto de marca comunitariaConcepto de marca comunitaria

• Definición– La marca comunitaria es aquel signo o medio susceptible de

distinguir en el territorio comunitario los productos o servicios de una persona frente a los productos o servicios idénticos o similares de otra persona y que solo puede se registrada, transferida, cedida, anulada o renovada para el conjunto de la Comunidad.

• Complejas negociaciones– derecho uniforme común a una pluralidad de Estados, – todos ellos con sistemas de protección de las diversas

modalidades de propiedad industrial peculiares y altamente desarrollados

• Mercado comunitario único– “Para permitir a las empresas ejercer sin trabas una actividad

económica en el conjunto del mercado común, resulta necesario crear marcas reguladas por un derecho comunitario único directamente aplicable en cada Estado miembro”.

Tema 20: Marca comunitaria (I)

Introducción

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ventajas de la marca comunitariaVentajas de la marca comunitaria

• No sustituye a las marcas nacionales, coexiste– Operadores económicos de diversa envergadura (PYMEs

operando en el mercado local)

• Ventajas– Una sola tasa,– un sólo procedimiento administrativo,– el trámite en un solo idioma (español)– y validez en los 27 Estados


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Introducción

Marcas

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CaracterísticasCaracterísticas

• Carácter unitario– Solicitud para toda la Unión Europea– Caducidad o nulidad para toda la Unión Europea

• Principio de autonomía– Se rige por el reglamento, por el reglamento de ejecución y

los demás textos legales de aplicación de la Unión Europea

• Coexistencia con la marca nacional• Permeabilidad entre marca nacional y marca

comunitaria– Posibilidad de reivindicar antigüedad– Posibilidad de transformación en marca nacional


Introducción

Marcas

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Introducción

Marcas

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Internacional

Legitimación Legitimación (Art. 5 RCM)(Art. 5 RCM)

• Podrán ser titulares de marcas comunitarias las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público.– No existen limitaciones del país del solicitante y no se

examina si es del CUP o de la OMC (estas limitaciones si existían en la versión original del reglamento)

– Según la modificación operada por el Reglamento (CE) nº 422/2004 de 19.2.2004 del Consejo.


Introducción

Marcas

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Introducción

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Internacional

Motivos de denegación absolutos Motivos de denegación absolutos (Art. 7 RCM)(Art. 7 RCM)

• Incapacidad del signo para constituir una marca • Denominaciones y signos descriptivos• Marcas genéricas, usuales o necesarias• Causas de denegación en relación con ciertas

formas del producto• Marcas contrarias al orden público • Marcas falsas o engañosas• Otras causas de denegación absolutas

– Artículo 6 ter del CUP – Las indicaciones geográficas para vinos y bebidas

espirituosas

Los motivos absolutos de registro son objeto de examen por la Oficina

y no pueden los terceros invocarlos en los procedimientos de oposición


Introducción

Marcas

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Introducción

Marcas

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Motivos relativos de denegación Motivos relativos de denegación (Art. 8 RCM)(Art. 8 RCM)

a) cuando sea idéntica a la marca anterior y que los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.


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Patentes

Internacional

La OAMI no los examina. Deben ser alegados por terceros en un procedimiento de oposición

48

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Marcas anterioresMarcas anteriores(Art. 8 RCM)(Art. 8 RCM)

• marca comunitarias o solicitudes de marcas comunitarias,

• marcas nacionales registradas en un Estado miembro de que se trate o en la Oficina del Benelux

• marcas que hayan sido objeto de un registro internacional y surtan efectos en un Estado miembro

• las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la Comunidad

• marcas notoriamente conocidas en la Comunidad o tan sólo en un Estado miembro


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

No entiendo qué otros acuerdos

internacionales existen para al registro de

marcas

49

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Otros derechos anterioresOtros derechos anteriores(Art. 8 RCM)(Art. 8 RCM)

• Otros derechos– derecho al nombre,– a la propia imagen, – un derecho de autor – o un derecho de propiedad industrial, por ejemplo sobre un

modelo/dibujo

• Otros signos empleados en el comercio (Art. 8.4 RCM) – Alcance mayor que el local;– se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con

anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria o de prioridad;

– dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Son las denominaciones sociales o nombres comerciales

50

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

El requisito de uso de los signos El requisito de uso de los signos anterioresanteriores

• Para el caso de oposición basada en otros títulos de protección de la propiedad industrial no locales, es necesario que se “utilizado en el tráfico económico”

• Obligación de demostrar el uso en la oposición (Art. 43.2 RMC) y en la impugnación (Art. 56.2 RMC)


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

51

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Reivindicación de antigüedad de marcas Reivindicación de antigüedad de marcas nacionalesnacionales

(Art. 34 RMC)(Art. 34 RMC)

• El titular, de la marca comunitaria puede renunciar a la marca anterior o dejarla extinguirse y se considerará que continúa disfrutando de los mismos derechos que tendría si la marca anterior hubiera continuado registrada.

• Requisitos: triple identidad– Signo– Productos y servicios– Titular


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

52

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Derechos conferidos Derechos conferidos (Art. 9 RMC)(Art. 9 RMC)

• Prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico:– Cualquier signo idéntico a la marca comunitaria para

productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada (identidad)

– Cualquier signo, que por ser idéntico o semejante a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca (confundibilidad)

– Cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios no similares cuando se trate de marcas notoriamente conocidas en la Comunidad.


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

53

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Actos prohibidos Actos prohibidos (Art. 9 RMC)(Art. 9 RMC)

En particular se puede prohibir (no extensiva)a) poner el signo en los productos o en su presentación;b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con

dichos fines u ofrecer o prestar servicio con el signo;c) importar o exportar los productos con el signo;d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la

publicidad.

• Protección provisional– El derecho conferido por la marca comunitaria sólo se podrá

oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca.

– Indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria.

– El tribunal al que se acuda no podrá pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del registro.


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

54

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Límites de estos derechos Límites de estos derechos (Art. 9 RMC)(Art. 9 RMC)

• El derecho de marca no permite que su titular pueda oponerse a que los terceros puedan utilizar en el tráfico económico: 1. su nombre y su dirección, 2. indicaciones relativas a la especie, la calidad, la cantidad, el

destino, el valor, el origen geográfico, la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de éstos,

3. la utilización de la marca registrada cuando sea este uso necesario para indicar el destino de un producto o servicio en particular, como accesorios o recambios.

• Agotamiento del derecho (Art. 10 RMC)


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tema 21.- Proceso de concesión de Tema 21.- Proceso de concesión de una marca comunitariauna marca comunitaria

• Solicitud de una marca comunitaria• Idioma de presentación• Lugares de presentación •Asignación de una fecha de presentación •Examen de requisitos formales•Examen de fondo •Búsqueda de anterioridades•Publicación de la solicitud• Ejemplo de publicación• Observaciones• Presentación de una oposición • Período de reflexión (cooling-off)• Fase contradictoria de las oposiciones• Registro de una marca comunitaria•Duración de una marca comunitaria• Renovación de una marca comunitaria• Plazo de renovación• Contenido de la solicitud de renovación

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

56

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Solicitud de una marca comunitaria Solicitud de una marca comunitaria (Art. 26 RMC)(Art. 26 RMC)

• Documentos para obtener una fecha de solicitud a) Una petición de registro de una marca comunitaria.b) Las indicaciones que permitan identificar al solicitante.c) La lista de productos o servicios para los que se solicita el

registro.d) La reproducción de la marca.

• Otros requisitos– Reivindicación de prioridad por haber realizado una

presentación nacional regular en un país miembro del CUP o de la OMC

– Prioridad por exposición en una feria internacional oficial u oficialmente reconocida

– Pago de tasas

Tema 21: Procedimiento de concesión de la marca comunitaria

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

57

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Idioma de presentación Idioma de presentación (Art. 115 RMC)(Art. 115 RMC)

• Primera lengua: cualquier lengua oficial de la Unión Europea

• Segunda lengua: elegir una de las cinco lenguas de la OAMI, entre español, alemán, inglés, francés o italiano. – El segundo idioma será utilizado como idioma de

procedimiento en los casos de oposición, caducidad y nulidad– Recordar el caso de los herederos de la Sra. Kik contra la

OAMI (C-361/02 P) que avala esta forma de gestionar la oficina


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

58

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Lugares de presentación Lugares de presentación (Art. 25 RMC)(Art. 25 RMC)

• Ante la OAMI– Presentación por Fax (+34 965 131 344)

• No será necesaria la confirmación posterior del fax por vía postal.• En el caso de envíos de documentos en color, será suficiente que se envíe el

documento por fax y se presente el original en color en un plazo de un mes a partir de la fecha de envío del fax.

– E-filing: Presentación electrónica– Por correo normal (no es necesario sobre abierto puesto que no se trata de

un registro español)Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)Avenida de Europa, 4, Apartado de Correos 77, E - 03080 Alicante, España

– Por un servicio de mensajería– Mediante entrega directa, horario de 8:30 a 13:30 y de 15:00 a 17:00

• Ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de marcas del Benelux. – Si se transmite en menos de 2 meses, la solicitud así presentada surtirá los

mismos efectos que si se hubiera presentado en la misma fecha ante la Oficina.

– En caso contrario se considera la fecha de presentación la de llegada a la OAMI

Ver las directrices de la OAMI

Ver Regla 80 REMC


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

59

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Solicitud recibida

Examen

Fecha de presentación

Clasificación

Examen de requisitos formales

Examen de motivos absolutos

Solicitud aceptada

Solicitud publicada

Pendiente de registro

Oposición

Solicitud denegada

Registro Publicado

Asignación de una fecha de Asignación de una fecha de presentaciónpresentación

• Si es correcto, se asignación de fecha de presentación

• Si cumple con los requisitos establecidos en el Art. 26 del RMC:

– a) una instancia para el registro de marca comunitaria;

– b) las indicaciones que permitan identificar al solicitante;

– c) la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro;

– d) la reproducción de la marca.

• Si se ha pagado la tasa en el plazo de 1 mes


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

60

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Solicitud recibida

Examen


Clasificación



Solicitud aceptada

Solicitud publicada


Oposición

Solicitud denegada

Registro Publicado

Examen de requisitos formalesExamen de requisitos formales

• Representante• Prioridad de registro

anterior• Prioridad de exposición• Reivindicación de

antigüedad mediante declaración expresa

• Marcas colectivas– Declaración expresa– Reglamento

• Idiomas– Primera lengua oficial UE– Segunda lengua: EN, FR, DE,

ES o IT

• Lista de productos y servicios

• Legitimación• TasasLas irregularidades se subsanan

en un plazo de 2 meses


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

61

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Solicitud recibida

Examen


Clasificación



Solicitud aceptada

Solicitud publicada


Oposición

Solicitud denegada

Registro Publicado

Examen de fondo Examen de fondo (Regla 11 REMC)(Regla 11 REMC)

• Prohibiciones absolutas (Art. 7 RMC)

• ¿Puede constituir una marca válida? Art. 4 RMC

– Signos que pueden ser representados gráficamente

• El examen lo realiza la OAMI

• Plazo para retirar o modificar la solicitud o para presentar sus observaciones

• Rechazada total o parcialmente


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

62

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Solicitud recibida

Examen


Clasificación



Solicitud aceptada

Solicitud publicada


Oposición

Solicitud denegada

Registro Publicado

Búsqueda de anterioridadesBúsqueda de anterioridades(Art. 39 RMC)(Art. 39 RMC)

• La OAMI hace una búsqueda de anterioridades en marcas comunitarias

– Informa a los titulares en el momento de publicar la marca

• Las búsquedas nacionales son opcionales a partir del 10 de marzo de 2008

– Se pagará una tasa (opcional) en la solicitud si se desea mantener la búsqueda nacional

– Los resultados se entregan 2 meses después de la solicitud

– Los resultados de la búsqueda nacional se transmiten solamente al solicitante


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

63

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Solicitud recibida

Examen


Clasificación



Solicitud aceptada

Solicitud publicada


Oposición

Solicitud denegada

Registro Publicado

Publicación de la solicitudPublicación de la solicitud(Art. 40 RMC)(Art. 40 RMC)

• Se publica en la Parte A del Boletín de Marcas Comunitarias.

• Efectos– Expediente público para que

lo consulte quien desee– Protección provisional a

partir de la publicación– Plazo para oposiciones– Plazo para observaciones


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

64

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplo de publicaciónEjemplo de publicación

Publicación de la marca “Murcia BioRegión” en el Boletín de Marcas Comunitarias


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

65

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Solicitud recibida

Examen


Clasificación



Solicitud aceptada

Solicitud publicada


Oposición

Solicitud denegada

Registro Publicado

ObservacionesObservaciones(Art. 41 RMC)(Art. 41 RMC)

• Cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes,productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores

• Observaciones escritas, precisando los motivos según los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca y, en especial aquellos en virtud del artículo 7 de prohibiciones absolutas.

• No adquirirán la calidad de partes en el procedimiento ante la Oficina.

• Las observaciones se notificarán al solicitante, que podrá tomar posición.


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

66

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Solicitud recibida

Examen


Clasificación



Solicitud aceptada

Solicitud publicada


Oposición

Solicitud denegada

Registro Publicado

Presentación de una oposiciónPresentación de una oposición(Art. 42 RMC)(Art. 42 RMC)

• Legitimación– Titulares de derechos anteriores– Licenciatarios de derechos

anteriores

• Derechos anteriores (Art. 8 RMC)

– Marca comunitaria– Marca nacional– Marca internacional– Marca renombrada– Signos distintivos no registrados

(“identificadores comerciales”) • que estén siendo utilizados en el

tráfico económico de alcance no únicamente local

• y que confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior

• Plazo– 3 meses después de la

publicación

• Tasa: 350 euros


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

67

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Solicitud recibida

Examen


Clasificación



Solicitud aceptada

Solicitud publicada


Oposición

Solicitud denegada

Registro Publicado

Período de reflexión (cooling-off)Período de reflexión (cooling-off)(Regla 19 REMC)(Regla 19 REMC)

• Definición:– Es un período de tiempo del que

las partes disponen para negociar un acuerdo privado.

• Duración:– 2 meses, prorrogables hasta un

máximo de 24 meses

• Ventajas– Ahorro de tasas por no iniciarse

la fase contradictoria

– La OAMI devuelve la tasa de oposición si el acuerdo consiste en una limitación de los productos o servicios

Ver R. 19 REMC


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

68

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Solicitud recibida

Examen


Clasificación



Solicitud aceptada

Solicitud publicada


Oposición

Solicitud denegada

Registro Publicado

Fase contradictoria de las oposicionesFase contradictoria de las oposiciones(Art. 43 RMC)(Art. 43 RMC)

• Alegaciones del solicitante en seis meses.

– Requerir al oponente una prueba de uso (contestación en un plazo máximo de 2 meses)

– Limitar la marca

• El oponente contesta a las alegaciones del solicitante (2 meses)

• La División de Oposición de la OAMI emite resolución rechazando la oposición o estimándola.

• Las decisiones son recurribles ante las Salas de Recurso de la OAMI


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

69

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Solicitud recibida

Examen


Clasificación



Solicitud aceptada

Solicitud publicada


Oposición

Solicitud denegada

Registro Publicado

Registro de una marca comunitariaRegistro de una marca comunitaria(Art. 45 RMC)(Art. 45 RMC)

• La OAMI, una vez satisfecha por el solicitante la tasa correspondiente, inscribe la marca en el registro de marcas comunitarias.

• La tasa debe ser abonada en el plazo de dos meses a partir de la invitación hecha por la Oficina.

• El registro de la marca comunitaria se publica en el Boletín de Marcas Comunitarias

• La OAMI remite al titular un certificado de registro de la marca en cuestión.


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

70

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Duración de una marca comunitaria Duración de una marca comunitaria (Art. 46 RMC)(Art. 46 RMC)

• La marca comunitaria tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

• El registro puede renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años.

Ver Art. 46 RMC


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

71

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Renovación de una marca comunitaria Renovación de una marca comunitaria (Art. 47 RMC)(Art. 47 RMC)

• Legitimación– Titular– Cualquier persona expresamente autorizada por el titular

• Notificación (Regla 29 REMC)

– La OAMI notifica 6 meses antes de la fecha de expiración que la expiración del registro está próxima.

– Se notifica a:• Titulares• Y a todo titular de un derecho registrado sobre la marca

comunitaria, incluidas las licencias

Ver Art. 47 RMCVer R 29 REMC


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

72

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Plazo de renovaciónPlazo de renovación

• Díes ad quem– Seis meses antes, que expiraran el último día del mes en cuyo

transcurso termine el período de protección.

• Tasa– Tasa base de renovación– En el caso de que la marca comunitaria cubra más de tres clases,

también deberá pagar una tasa por cada clase de productos o de servicios que exceda de tres para los que solicita la renovación.

– Si la solicitud se presentare o las tasas se abonaren únicamente para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada la marca comunitaria, el registro sólo se renovará para los productos o los servicios de que se trate

• Demora– Seis meses adicionales– Hay que pagar un recargo del 25% en los seis meses siguientes


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

73

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Contenido de la solicitud de renovación Contenido de la solicitud de renovación

(Regla 30 REMC)(Regla 30 REMC)

• Nombre y dirección del solicitante y, si éste es un tercero autorizado, su nombre, dirección y la prueba de dicha autorización.

• Número del registro• La indicación de los productos o servicios para los

que se solicita la renovación. – Se puede indicar mediante una casilla que se renueva para

todos

• Se puede solicitar la renovación simultáneamente de varias marcas comunitarias.

• Tasa de renovación (2008): – 1.500 euros de tasa de base– 1.350 euros la tasa de renovación electrónica– 400 euros por cada clase adicional (más de tres)

Ver notas explicativas del formulario de renovación

Ver formulario de renovación


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tema 22.- Marca comunitaria (III)Tema 22.- Marca comunitaria (III)

• Nulidad y caducidad. • Efectos. • Transformación de marca nacional. • Marcas comunitarias colectivas. • La oficina de armonización del mercado interior: naturaleza, órganos, estructura, régimen lingüístico.

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

75

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

NulidadNulidad

• Efectos “ex nunc”• Alcance

– Total– Parcial: algunos de los bienes y servicios protegidos

• Causas– Absolutas: que defienden el interés general– Relativas: violan derechos anteriores

Tema 22: Marca comunitaria (III)

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

76

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Causas absolutas de nulidad Causas absolutas de nulidad (Art. 51 RMC)(Art. 51 RMC)

a) Cuando la marca se hubiera registrado contraviniendo las prohibiciones previstas en el artículo 7 del Reglamento: – Incapacidad del signo para constituir una marca – Denominaciones y signos descriptivos– Marcas genéricas, usuales o necesarias– Causas de denegación en relación con ciertas formas del

producto– Marcas contrarias al orden público – Marcas falsas o engañosas– Otras causas de denegación absolutas

• Artículo 6 ter del CUP • Las indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas

b) Cuando se haya concedido a persona que carece de legitimación para ser titular de una marca comunitaria

c) Cuando el solicitante hubiera actuado de mala fe.


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

77

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Causas relativas de nulidadCausas relativas de nulidad

• Cuando se hubiera concedido contraviniendo las prohibiciones relativas del artículo 8 RMC a) Signo idéntico para distinguir productos o servicios idénticos

a una marca anteriorb) Signo idéntico o semejante para distinguir productos o

servicios idénticos o similares a una marca anterior, cuando exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

• Cuando su uso pueda prohibirse con base en derechos anteriores que se funden en un derecho al nombre, a la propia imagen, a un derecho de autor o a un derecho de propiedad industrial, distinto de una marca.


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

78

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

CaducidadCaducidad

• Efectos “ex tunc”• Alcance

– Total– Parcial

• Procedimiento– Ante la propia OAMI– Ante los tribunales


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

79

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Causas de caducidad Causas de caducidad (Art. 50 RMC)(Art. 50 RMC)

• La falta de uso de la marca en la Comunidad, sin motivos que lo justifiquen, durante un período ininterrumpido de cinco años.

• La conversión de la marca, por actividad o inactividad de su titular, en la designación usual del producto o servicio para los que se halle registrada.

• El hecho de que la marca , como consecuencia del uso efectuado por el titular o con su consentimiento, pueda inducir al público a error sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos/servicios.

• Cuando el titular deje de cumplir los requisitos de legitimación.


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Procedimiento de la declaración de nulidad y Procedimiento de la declaración de nulidad y caducidadcaducidad

• Ante la propia OAMI– Legitimación amplia para nulidad y caducidad absoluta– Legitimación restringida (titulares de derechos anteriores)

para nulidad relativa. Se podrá exigir la acreditación del uso.

• Ante los Tribunales de los Estados miembros – Planteados de forma reconvencional dentro de un

procedimiento por violación de la marca comunitaria. • Los procedimientos de usurpación de marca comunitaria se

dirimen en los Tribunales de marcas comunitarias.• En España este Tribunal de marcas comunitarias se ha creado en

la Ley Concursal y tiene su sede en Alicante.


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

81

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Efectos de la declaración de nulidad y Efectos de la declaración de nulidad y caducidadcaducidad

• Nulidad– “ex nunc” – Nunca produjo efectos

• Caducidad– “ex tunc”– No produce efectos a partir de la fecha en que se declaró la

caducidad• En determinados casos esta fecha puede retrotraerse

• El efecto retroactivo de la nulidad o caducidad no afecta– A las resoluciones sobre usurpación de la marca que hubieran

adquirido fuerza de cosa juzgada en fecha anterior a la declaración nulidad o caducidad

– A los contratos concluidos y ejecutados con anterioridad a dicha fecha

• Sin perjuicio de la posibilidad de entablar acciones de restitución de las sumas pagadas cuando razones de equidad lo justifiquen.


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

82

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Transformación en solicitud de marca Transformación en solicitud de marca nacionalnacional

• Concepto– Conversión de una solicitud de marca comunitaria en una solicitud de

marca nacional

• Se pueden beneficiar– Solicitud

• Cuando la solicitud de marca comunitaria ha sido rechazada por la OAMI en resolución definitiva

• Por retirada de la marca por el titular • Cuando la marca sea tenida por retirada por la OAMI debido a la falta de

pago de tasas

– Marca concedida• Cuando la marca comunitaria deje de producir efectos por renuncia del

titular• Por falta de renovación • Por sentencia firme de un tribunal nacional.

• No se pueden beneficiar de la transformación– Marcas comunitarias que haya sido caducada por falta de uso– La que tenga serios motivos de rechazo en el Estado en que se desea

la transformación.


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

83

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Procedimiento para la transformación de una Procedimiento para la transformación de una marca comunitaria en marcas nacionalesmarca comunitaria en marcas nacionales

• Procedimiento ante la OAMI– Solicitud dentro de los 3 meses

• De la resolución de la OAMI• De la sentencia firme de un tribunal nacional

– Pago de tasa de transformación– Designación de los países a los que se quiere transformar– Examen de forma de la OAMI, publicación en el Boletín de Marcas

Comunitarias y se transmite la solicitud a las oficinas nacionales

• Procedimiento en las oficinas nacionales– Procedimiento idéntico al de la marca nacional– Fecha de prioridad: la de solicitud de la marca comunitaria– Requisitos admisibles:

• Tasa de solicitud nacional• Traducción de la marca comunitaria y de los documentos que la acompañan• Reproducción de la marca en el número de ejemplares que indique la oficina

nacional


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

84

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Marcas comunitarias colectivasMarcas comunitarias colectivas(Artículo 64 RMC)(Artículo 64 RMC)

• Concepto:– Sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios

de los miembros de una asociación de los productos o servicios de otras empresas

– Los productos o servicios pertenecen a un grupo de empresas– Se pueden pedir marcas colectivas que indiquen la

procedencia geográfica• No se aplica la prohibición absoluta del Art 7.1.c

• Legitimación– Las asociaciones de fabricantes, productores, prestatarios de

servicios o comerciantes que, según la legislación que les sea aplicable, tengan capacidad para ser sujetos de derechos y obligaciones.


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Reglamento de usoReglamento de usode las marcas comunitarias colectivasde las marcas comunitarias colectivas

(Artículo 65 RMC)(Artículo 65 RMC)

• Contenidos:– el nombre y domicilio social de la asociación,– el objeto de la asociación, – las condiciones de afiliación, – personas autorizadas para usar la marca colectiva, – las condiciones de uso de la marca – y las sanciones.

• El Reglamento deberá autorizar a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate a hacerse miembro de la asociación titular de la marca

• Se deposita en la OAMI– Terceros pueden hacer observaciones (Art. 67 RMC)


Introducción

Marcas

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Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Procedimiento de solicitud de una marca Procedimiento de solicitud de una marca comunitaria colectivacomunitaria colectiva

• Igual que el procedimiento de solicitud de marca comunitaria individual

• Particularidades– La solicitud debe ir acompañada de un reglamento de uso

que no debe ser contrario al orden público y las buenas costumbres

– No se aplica la prohibición del artículo 7.1.c) RMC referido a denominaciones geográficas

– La marca comunitaria colectiva es rechazada si • existe un riesgo de que ésta pueda inducir al público sobre el

carácter o significado de dicha marca, • especialmente si puede dar la impresión de ser algo distinto de

una marca colectiva


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

87

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Nulidad de la marca comunitaria Nulidad de la marca comunitaria colectivacolectiva

• Solicitud de nulidad a la OAMI o demanda por reconvención en los Tribunales de Marcas Comunitarias

• Causas de nulidad– Iguales que las causas de nulidad de marcas comunitarias

individuales establecidas en:• Art 51 RMC: Causas absolutas de nulidad• Art. 52 RMC: Causas relativas de nulidad

– Condiciones establecidas en el Art. 66 RMC• Reglamento contrario al orden público y las buenas costumbres• Inducir al público a un error, en particular dar la impresión de que

se trata de algo distinto a una marca colectiva• El Reglamento debe permitir que cualquiera pueda hacerse

miembro de la asociación, siempre que cumpla las condiciones establecidas en el mismo. En particular que produzca los bienes y servicios en una zona geográfica determinada

• El solicitante puede modificar el Reglamento para evitar las causas de nulidad


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

88

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Causas de caducidad de la marca comunitaria Causas de caducidad de la marca comunitaria colectiva colectiva

(Art. 71 RMC)(Art. 71 RMC)

• Además de las causas de caducidad de las marcas comunitarias individuales (Art. 50 RMC):

a) Que el titular no adopte medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que sea incompatible con el reglamento de uso

b) Que como consecuencia del uso, la marca comunitaria colectiva pueda inducir al público a error sobre el carácter o significado de la marca

c) Que se inscriba en el Registro de marcas una modificación del reglamento de uso que no sea conforme al Reglamento de la Marca Comunitaria


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

89

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

La Oficina de Armonización del Mercado La Oficina de Armonización del Mercado InteriorInterior

• Orígenes– Creación por el Reglamento 40/94– Designación de la ubicación en España por acuerdo del

Consejo Europeo de 29 de octubre de 1993– Ubicación en Alicante por acuerdo del Consejo de Ministros de

5 de noviembre de 1993

• Títulos de propiedad industrial– Marcas comunitarias– Dibujos y modelos comunitarios

• Competencias– Registro, examen y concesión – Conservación y anulación (declaración de caducidad y

nulidad) • Al poder declarar la nulidad y caducidad se asegura una

aplicación uniforme del derecho comunitario de signos distintivos y diseños


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Órganos y estructura de la OAMIÓrganos y estructura de la OAMI

• Órganos de gestión– Consejo de Administración– Comité Presupuestario– Presidente – Vicepresidente

• Órganos decisorios– Departamento Jurídico

• Servicios de administración de marcas • Servicio de cuestiones jurídicas.

– División de Examen– División de Oposición – División de Anulación

– Salas de Recurso

• Otros departamentos– Departamento de Servicios Administrativos y Técnicos – División de Cooperación Técnica

Primera instancia

Segunda instancia


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Régimen lingüístico de la OAMI Régimen lingüístico de la OAMI (Art. 115 RMC)(Art. 115 RMC)

• Idiomas oficiales de la OAMI– Español– Italiano– Inglés– Francés – Alemán

• Régimen de lenguas:– Solicitud:

• En cualquier idioma oficial de la Unión Europea

– Oposición, nulidad y caducidad• En uno de los idiomas oficiales de la OAMI• La traducción se hace a expensas de la OAMI

– Publicación de las solicitudes e inscripciones• En todos los idiomas oficiales de la Unión Europea

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de fecha 12 de julio de 2001 ha desestimado el recurso planteado por la Sra. Christina Kik


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cuarta parte: internacional 4.1.convenio de la unión de parís (i) 4.2. convenio de la unión de...

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