Bogotá, ColombiaNoviembre 29 – Diciembre 3, 2010.

Programa de Entrenamiento sobre Redacción de Patentes

Tema 3: La predicción de la patentabilidad a través de las búsquedas del arte previo (Capítulo 2C).

La mayor parte de las oficinas de patentes tienen un requisito de novedad absoluta para las solicitudes de patente.

La solicitud debe ser nueva e inventiva con respecto a toda la información hecha pública a fecha de presentación/prioridad de la solicitud.

Información “hecha pública” implica: En cualquier lugar Por cualquier vía (por escrito, en una página web, exposición) En cualquier idioma

¿Qué es el estado de la técnica?

Toda la información disponible al público antes de la fecha efectiva de la solicitud.

El estado de la técnica incluye:

Solicitudes de Patentes/patentesPublicaciones técnicas (artículos científicos, tesis de doctorado, etc.)Presentaciones en conferencias y eventos (posters)Folletos de comercializaciónProductos, dispositivos, equipos, procesos y materiales, disponibles comercialmente.

¿Cual es la fecha efectiva de una solicitud?

Fecha de la primera solicitud presentada para una

invención.

Se corresponde con la fecha de solicitud o, si se

reivindica prioridad válidamente, la fecha de prioridad.

¿Qué es una búsqueda del estado de la técnica?

Consiste en consiste en revisar en forma organizada el estado de la técnica contenido en documentos.

Tipos de búsquedas en el estado de la técnica:

Búsquedas de patentabilidad efectuadas por un inventor antes de presentar una solicitud de patente.

Búsquedas de nulidad en casos de litigio efectuadas por el supuesto infractor.

Búsquedas realizadas por el examinador oficial para determinar si se debe conceder la patente o rechazar una solicitud de patente.

Búsquedas en el estado de la técnica para obtener información sobre un campo técnico determinado.

Fácil acceso: Información sobre una misma invención y sus análogos más cercanos contenida en un solo documento y disponible en varios idiomas (familia de patentes) a partir de las diferentes oficinas de patentes;

Información técnico-legal-comercial más actualizada: Antecede por varios años la literatura no patente y la aparición del producto en el mercado;

Datos de los competidores (inventores, solicitantes); Contiene información que no suele divulgarse en ningún otro tipo de documento (70%);

Amplia cobertura temática, geográfica y cronológica;

Información legal dada por las reivindicaciones sobre el alcance de la patente;

Clasificación muy precisa por campos técnicos;

Siguen un formato estándar que incluye antecedentes tecnológicos, descripción detallada de la invención y dibujos que la ilustran;

Información detallada tecnológica sobre cómo poner en práctica las invenciones (reproducibilidad).

En los centros de I+D

Al inicio de un proyecto:

Para conocer todas las soluciones técnicas posibles para el problema en cuestión, y así evitar duplicación de esfuerzos y recursos

A mediados del proyecto:

Por una parte para conocer los pasos de la competencia y por otra determinar que parte de los resultados que se están generando pueden conducir a una posible invención y deban ser mantenidos sin divulgación (Ojo con el dilema investigador/inventor).

Al final del proyecto:

Conocer todo lo divulgado previamente sobre el campo técnico en cuestión, ventajas y desventajas de las soluciones previas.

Si es procedente, elaborar y presentar una solicitud de patente con el mayor alcance posible de las reivindicaciones.

Si ha habido divulgación previa de lo que se pretendía patentar, rediseñar la investigación y/o las reivindicaciones de la solicitud.

Bases de datos de patentes:

Gratuitas : Esp@cenet (EPO), Patentscope (OMPI), Latipat - Esp@cenet, BD de la USPTO, Google Patents, otras bases de datos de las Diferentes Oficinas de Patentes.

Comerciales: Derwent Innovation Index; Chemical Abstracts Plus, Thomson Delphion Intellectual Property Network, PatBase, etc.

Bases de datos de publicaciones científicas.

Gratuitas: PUBMED

Comerciales: Medline, EMBASE, CAPLUS, etc.

Datos registrales e historiales de tramitación

Patentes Europeas: EPOLINE Patentes en EEUU: PAIR Otras bases de Datos de algunas Oficinas de Patentes

Nacionales: Latipat - Esp@cenet (Colombia, Perú, Venezuela, etc.), SITADEX (España)

Temáticas: Permiten buscar por palabras clave en el título y en el resumen. En algunas bases de datos en las también en la descripción y en las reivindicaciones.

Nominales: Por solicitantes, inventores, etc.

Numéricas: Si se conocen los datos, por número y fecha de publicación/solicitud, número y fecha de prioridad, etc.

Clasificación: Usando las clasificaciones nacionales y/o internacionales mediante las cuales se clasifican las patentes.

Búsquedas temáticas:

1 - Preparar con antelación una lista de sinónimos por cada una de las características técnicas de la invención.

2 - Decidir si se efectúa la búsqueda:

En el título y en el resumen

En el texto completo

En las reivindicaciones

Búsquedas nominales: Útiles si se conoce el nombre de empresas/inventores activas en el campo técnico de la invención.

Si se desconocen las empresas/inventores más activos en un determinado campo, es posible realizar una búsqueda con palabras clave para después analizar estadísticamente las empresas/inventores más representados en dicha búsqueda inicial.

Es necesario contemplar la posibilidad de diferencias en los nombres de las personas/entidades entre los distintos registros de las bases de datos.

Búsquedas numéricas:

Si se conocen los datos de número y fecha de publicación/solicitud, número y fecha de prioridad, etc.

Es posible buscar en un determinado rango de fechas.

Búsquedas por clasificación

Existen distintos sistemas de clasificación que pueden ser de utilidad:o CIP (OMPI).o ECLA (OEP)o UCLA (USPTO)o F-terms (JPOP)

- Si se desconocen los códigos de la clasificación para un determinado campo, es posible realizar una búsqueda con palabras clave para después analizar estadísticamente los códigos más representados en dicha búsqueda inicial.

Se clasifican de forma rápida de conformidad con la clasificación adoptada localmente o internacionalmente. Ej.: PCT y EPO (CIP), USPTO (Clasificación Nacional).

Se distribuyen a los examinadores, quienes se organizan en una estructura de varios niveles (secciones) dentro de cada campo técnico.

El examinador clasifica la solicitud más particularmente y realiza la búsqueda del arte previo pertinente.

• Diversas tecnologías

• Varios niveles (jerárquico)

• Diferentes ediciones, actualizándose con periodicidad

• Las hay nacionales (USPTO) e Internacionales (CIP)

http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/?lang=en

SECCIÓN C: QUÍMICA; METALURGIAClase: C12

BIOQUIMICA; CERVEZA; BEBIDAS ALCOHOLICAS; VINO; VINAGRE; MICROBIOLOGIA; ENZIMOLOGIA; TECNICAS DE MUTACION O DE GENETICA

Subclase: C12N

MICROORGANISMOS O ENZIMAS; COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN CULTIVO O CONSERVACIÓN DE TÉCNICAS DE MUTACIÓN O DE INGENIERÍA GENÉTICA; MEDIOS DE CULTIVO

Grupo: C12N 15/00Técnicas de mutación o de ingeniería genética; ADN o ARN relacionado con la ingeniería genética, vectores, p. ej. plásmidos, o su aislamiento, su preparación o su purificación; Utilización de huéspedes para ello.

Subgrupo: C12N15/09 Tecnología del ADN recombinante   

C12N 15/10 ·  · Procedimientos para el aislamiento, la preparación o la purificación de ADN o ARN (preparación química de ADN o ARN; preparación de polinucleótidos no estructurales a partir de microorganismos ….

C12N 15/11 ·  · Fragmentos de ADN o de ARN; sus formas modificadas (ADN o ARN no empleado en tecnología de recombinación) 

C12N 15/12 ·  ·  ·   Genes que codifican proteínas animales  C12N 15/14 ·  ·  ·  ·   Seroalbúminas humanas  C12N 15/15 ·  ·  ·  ·   Inhibidores de proteasas, p. ej. antitrombina,

antitripsina, hirudina   C12N 15/16 ·  ·  ·  ·   Hormonas   C12N 15/19 ·  ·  ·  ·   Interferones; Linfoquinas; Citoquinas    

C12N 15/29 ·  ·  ·  Genes que codifican proteínas vegetales, p. ej. taumatina    

C12N 15/30 ·  ·  ·   Genes que codifican proteínas de protozoos, p. ej. Plasmodium, Trypanosoma, Eimeria   

C12N 15/31 ·  ·  ·   Genes que codifican proteínas microbianas, p. ej. enterotoxinas  [5]  

C12N 15/32 ·  ·  ·  ·   Proteínas de cristal de Bacillus  C12N 15/33 ·  ·  ·  ·   Genes que codifican proteínas virales  C12N 15/34 ·  ·  ·  ·  ·   Proteínas de virus ADN  C12N 15/40 ·  ·  ·  ·  ·   Proteínas de virus ARN, p. ej. Flavivirus   C12N 15/51 ·  ·  ·  ·  ·   Virus de la hepatitis  C12N 15/52 ·  ·  ·   Genes que codifican enzimas o proenzimas 

Bases de datos gratuitas:Secuencias de nucleótidos: EMBL Patent DNA

Patent DNA NRL1 y Patent DNA NLR2

Bases de datos no redundantes

Proyecto de la Oficina Europea de Patentes, la Oficina de patentes y marcas de EEUU, la oficina de Patentes japonesa y el European Institute for Bioinformatics (EBI)

Gratuitas:Bases de datos de Secuencias de proteínas UniProtKP/Swiss-Prot EPO Proteins JPO Proteins USPTO Proteins Patent Protein NRL1 y Patent Protein NLR2 Bases de datos no redundantes Proyecto de la Oficina Europea de Patentes, la Oficina de patentes y marcas de EEUU, la oficina de Patentes japonesa y el European Institute for Bioinformatics

Ejemplo de entrada en Patent Protein NRL1

Enlaces a espacenet

Bases de datos comerciales: DGENE (Thomson Reuters Ltd.)

Secuencias de ADN y proteínas de documentos publicados por 41 Oficinas de Patentes. Desde 1981.

PCTGEN (OMPI)

Secuencias de ADN y proteínas enviadas a la OMPI por solicitantes de solicitudes PCT. Desde 2001.

USGENE (SequenceBase Corporation)

Secuencias de ADN y proteínas descritas en patentes en EEUU y solicitudes de patente en EEUU. Desde 1981.

¿Cómo buscar en bases de datos de secuencias?

Búsquedas con algoritmos de búsqueda locales:

BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) y FASTA (http://www.ebi.ac.uk/Tools/sss/fasta/) Búsquedas con algoritmos de búsqueda de secuencia exacta:

GETSEQBúsquedas con algoritmos de búsqueda de identidad mínima

GenePAST: Útil para encontrar secuencias cortas (cebadores y sondas)

Comparativa de los algoritmos Blast y GenePAST:

BLAST GenePAST

Algoritmo HeurísticoIdentidad de cadenas de

caracteres

Criterios del alineamiento Homología Porcentaje de identidad

Parámetros

Expect Value, ComplexityFiltering, Gap Penalty

Value,Substitution Matrix, Cut-off

Score

Valor umbral

“A” Documento que define una referencia del estado de la técnica relacionada con la invención, pero que no es considerada como de particular importancia.

“E” Documento anterior publicado en la fecha de presentación internacional o antes.

“L” Documento que puede arrojar dudas sobre reivindicaciones prioritarias o que es citado para establecer la fecha de publicación de otra referencia u otra razón especial.

“O” Documento referente a una divulgación oral, uso, exhibición u otros medios de publicación.

“P” Documento publicado antes de la presentación internacional, pero después de la fecha de prioridad reivindicada.

“T” Documento publicado posteriormente a la fecha de presentación internacional o la fecha de prioridad y que no entra en conflicto con la solicitud pero que es citado para entender el principio o teoría revelado en la invención.

“X” Documento de particular relevancia ya que la invención reivindicada no puede ser considerada nueva o inventiva cuando el documento es tenido en cuenta.

“Y” Documento de particular relevancia ya que la invención reivindicada no puede ser considerada como inventiva cuando el documento es tenido en cuenta en combinación con uno o más documentos de manera evidente para un experto en la materia.

“&” Documento miembro de la misma familia de patentes.

Análisis de novedad: ¿Se han identificado documentos que contengan todos los

elementos de la tecnología estudiada?

¿Describe el documento la tecnología de forma que pueda ser puesta en práctica? (enabling disclosure)

Análisis de actividad inventiva u obviedad:¿A partir de la información disponible en los documentos

recuperados, sería evidente para un experto en la materia el llegar a la tecnología estudiada?

Fecha de publicación de los documentos:

Algunos países admiten un periodo de gracia de 12 meses o de 1 año para divulgaciones de los propios inventores

Divulgaciones de los propios inventores pueden ser descartadas si interesa patentar en algún país que admita periodo de gracia

MUCHAS GRACIAS

¿Preguntas?

Olga L. Moreno SamperSocia

omoreno@abreuip.com  

ABREU & ASOCIADOS

www.abreuip.com