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Año XXXIV – Número 2968
Lima, 15 de marzo de 2017
SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
PROCESO 540-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00454. Referencia: Signos involucrados; CIMPEX (mixto) y CIMPEX (denominativo) ........................................... 2
PROCESO 549-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 1066/2014. Referencia: Marcas involucradas GGGG (mixta) GG (mixta) ................................. 17
PROCESO 575-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 05001-23-33-000-2014-01832-01. Referencia: Medidas de prevención y control de la minería ilegal ............ 41
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 22 de septiembre del 2016
Proceso:
Asunto:
Consultante:
Expediente interno del Consultante:
Referencia:
Magistrado Ponente:
VISTOS
540-IP-2015
Interpretación Prejudicial
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia
2010-00454
Signos involucrados: CIMPEX (mixto) y CIMPEX (denominativo)
Dr. Hernán Romero Zambrano
El Oficio 3341, recibido el 15 de octubre del 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135, 136 Literales a) y b), 149 Literal c), 151, 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2010-00454; y,
El Auto del 25 de julio del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno
Demandante:
Demandado:
Comercializadora de Importaciones y Exportaciones Limitada
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) República de Colombia
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Proceso No. 540-IP-2015
Tercero Interesado: CIMPEX Ltda. (hoy CIMPEX S.A.S.).
2. Hechos Relevantes
2.1. El 13 de diciembre del 2007, la sociedad Comercializadora de Importaciones y Exportaciones Limitada solicitó el registro como marca del signo CIMPEX (denominativo)1 que pretende distinguir los servicios de "( ... ) Publicidad; gestión de negocios comercia/es; administración comercial; trabajos de oficina" de la Clase 35 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
2.2. El 31 de enero del 2008, fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nª 588 la solicitud de registro del signo CIMPEX (denominativo).
2.3. El 13 de marzo del 2008, KOLOMBIA Ltda. interpuso oposición contra la solicitud de registro mencionada, sobre la base del uso del nombre comercial CIMPEX L TOA., alegando que lo viene usando "( ... ) económicamente en fonna continua y sin interrupción desde el 24 de agosto de 1972, fecha en que fue inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D. C., prueba de este hecho son los diferentes documentos que confinnan los diversos actos de comercio desarrollados por esta empresa a lo largo y ancho el territorio Nacional e Internacional por más de TREINTA Y SEIS AÑOS (36) de historia Comercial".
2.4. El 26 de septiembre del 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), mediante Resolución 35636 declaró fundada la oposición y negó el registro como marca del signo solicitado CIMPEX (denominativo). La SIC teniendo en cuenta los datos suministrados en la oposición y una vez revisada de oficio la clase para la que se solicitó la marca y otras clases relacionadas, verificó la existencia de la marca CIMPEX (mixta) previamente registrada a nombre de la compañía CIMPEX L TOA.
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Expedienle Administrativo Nº 07-131636.
Expedienle Administrativo Nº 07-092271, Clase 36 de la Edición Número B de la Clasificación Internacional de Niza: "( ... } servicios aduaneros·. con fecha de Radicación del 7 de sepliembre del 2007, Certificado 416725 concedido el 28 de enero del 2011 y con vigencia hasta el 28 de enero del 2021.
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2.5. El 28 de octubre del 2008, la sociedad Comercializadora de Importaciones y Exportaciones Limitada, interpuso Recurso de Reposición y de Apelación contra la Resolución 35668 del 26 de septiembre del 2008, los mismos que fueron resueltos mediante las Resoluciones 37896 del 28 de julio del 20093 y 27212 del 27 de mayo del 2010, respectivamente, ambas en el sentido de confirmar la decisión inicial, negando el registro4
.
Signo solicitado Nombre comercial ooositor Marca reaistrada
•• CIMPEX CIMPEX L TOA.
.. ,,"iii' CIMPEX
2.6. El 29 de septiembre del 201 O, la Comercializadora de Importaciones y Exportaciones Limitada, presentó Acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio, y como terceros interesados las sociedades KOLOMBIA Ltda. y CIMPEX Ltda.
2.7. El 15 de diciembre del 2010, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, admitió la Acción de Nulidad interpuesta por la sociedad Comercializadora de Importaciones y Exportaciones Limitada,
2.8. El 21 de noviembre del 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio presentó contestación a la demanda.
2.9. El 9 de noviembre del 2011, la sociedad CIMPEX Ltda. (hoy CIMPEX S.A.S.) presentó contestación a la demanda como tercero interesado.
2.1 O. Mediante providencia del 16 de diciembre del 2014 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la
3 En el numeral 3 de la referida Resolución 37896 consta que: "( ... ) es necesario senalar que si bien en el formulario de oposiciones se senaló que la oposición era presentada por las sociedades KOLOMBIA L TDA. y CIMPEX L TDA., revisando los documentos que obran dentro del expediente se pudo establecer que la oposición presentada fue a nombre de la sociedad CIMPEX LTDA., toda vez que esta se fusionó con la sociedad KOLOMBIA LTDA.ff, infonnación que fue corregida por CIMPEX S.A.S. en su contestación a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en que afinna: "( .. .) no hubo fusión como erróneamente fue interpretado por la Superintendencia de Industria, ya que se trató de una simple cesión o transferencia del derecho prioritario sobre la solicitud de registro de la marca CIMPEX clase 36 Internacional de Niza, con el objeto de centrar en cabeza de un solo titular el derecho prioritario y el derecho sobre el nombre comercial CIMPEX, utilizado por mi representado desde el ano 1972
ff
(fl n).
4 Es importante tener presente que, en las dos primeras resoluciones citadas se ha realizado, entre otros, el análisis comparativo entre el signo solicitado y la marca previamente registrada, así como entre el signo solicitado y el nombre comercial opositor, mientras que en la útlima solo se analiza la confundibilidad entre el signo solicitado y el nombre comercial opositor. Sin perjuicio de que en las tres resoluciones al resolver se ha detenninado que la solicilud "( ... ) esta comprendida en la causal de lrregistrabilidsd establecida en el articulo 136 literal b) de Is Decisión 486 de Is Comisión de Je Comunidad Andina·.
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Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad \.1:;r1:.
3. Argumentos contenidos en la Demanda de Acción de Nulidad
La Comercializadora de Importaciones y Exportaciones Limitada en sudemanda, en lo principal, expresa los siguientes argumentos:
3.1. Que las Resoluciones 35668 del 26 de septiembre de 2008, 37896 del 28 de julio de 2009 y 27212 del 27 de mayo de 2010 deben declararse nulas y como consecuencia de lo anterior y a titulo de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca "CIMPEX" (denominativa) para distinguir "servicios de representación comercial" pertenecientes a la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
3.2. Las mencionadas resoluciones violan los Artículos 134, 136 Literales a) y b), 149 Literal c), 151, 190, 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por falta y/o indebida aplicación.
3.3. "( .. .) el Artículo 134 por falta de aplicación, en cuanto a que el signo CIMPEX es (y ha sido) apto para distinguir los servicios de representación comercial que presta mi representada".
3.4. Se ha incurrido en violación del Artículo 136 de la Decisión 486 por "( ... ) indebida aplicación, en cuanto a que no existe (ni ha existido en 26 años) riesgo de confusión entre la prestación de servicios de representación comercial y la prestación de servicios aduaneros, mucho menos con los servicios de almacenamiento manejo y custodia de mercanclas objeto de comercio exterior y los servicios de distribución flsica de mercancla, que aparecen como objeto social en el certificado de existencia y representación legal".
3.5. "(. .. ) La Superintendencia de Industria y Comercio no ha debido tramitar la oposición dado que, al ser dos los titulares de distintos derechos alegados en la oposición, el uno basado en una solicitud de registro anterior, el otro basado en uso de nombre comercial, ha debido pagar cada uno la debida tasa de tramitación lo que no parece que se haya efectuado".
3.6. Que se ha vulnerado el Articulo 151 de la misma Decisión "( ... ) los servicios de "agencias de aduanas" pertenecen a la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, Octava Edición vigente al momento de la oposición".
3.7. Se ha vulnerado el Artículo 190 de la Decisión 486, pues"( ... ) según el último párrafo de este Articulo, los nombres comerciales son independientes de las denominaciones sociales".
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4. Argumentos de la contestación en la Acción de Nulidad.
La SIC en su contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
4.1. "( ... ) Los actos administrativos acusados son legales por cuanto fueron expedidas por la Oficina Nacional Competente, en este caso, por la Superintendencia de Industria y Comercio y no incurrieron en violación alguna de las nonnas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina".
4.2. "( ... ) el trámite de la solicitud se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcarla, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa"
4.3. "( ... ) el signo solicitado CIMPEX y el opositor es CIMPEX, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir al error al público consumidor, pues si bien estos coinciden la expresión CIMPEX, se puede observar que el signo solicitado no Je otorga suficiente distintividad a los servicios que se pretenden amparar'.
4.4. "(. . .) se considera improcedente el registro del signo solicitado, puesto que este se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el Artículo 136 Literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina".
5. Argumentos de la contestación por parte del Tercero Interesado
CIMPEX Ltda. (hoy CIMPEX S.A.S.) en su contestación de la demandaexpresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
5. 1. "(. . .) la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no violó elderecho de la actora a registrar una marca, ya que la Superintendencia dio el respectivo tramite a la solicitud presentada, pero al hacer el correspondiente estudio de registrabilidad se percató de que el signo era idéntico a una marca anterionnente solicitada para la misma clase de servicios, razón por lo cual, pese a que la aclara demostró el uso del nombre comercial "CIMPEX", este no era registrable".
5.2. "( ... ) no existe ninguna diferencia entre las marcas lo que hace presumir al público consumidor que se trata de un mismo signo que ofrece y produce un solo comerciante, en este caso sería mi representada".
5.3. "( ... ) los actos administrativos no violaron los Literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, puesto que la marca "CIMPEX" es confundible visual, ortográfica, fonética y gráficamente a la marca "CIMPEX" (mixta) previamente registrada, y al
ó
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nombre comercial "CIMPEX'' previamente utilizado por la sociedad CIMPEX L TOA. para distinguir servicios relacionados con la logística aduanera comprendidos en la clase 35 lntemacional, de manera que induce al público a error'.
5.4. "( ... ) desde 1972 la empresa ha usado su Nombre Comercial CIMPEX en todos sus productos, papelerla, uniformes de empleados, rótulos publicitarios y/o avisos de publicidad, cuñas publicitarias en radio y comerciales de televisión, medios de transporte, tarjetas de presentación, sobres, empaques, etc., esto ha hecho que esta marca y Nombre Comercial CIMPEX le haya dado identidad a la empresa ya que simboliza y la distingue en cada una de sus actividades comerciales en el sector de los agentes de aduanas".
5.5. Por último, manifiesta que "( ... ) /os canales de comercialización y distribución para este tipo de servicios serían los mismos, que las compañías comparten los mismos clientes y el mismo nicho de mercado, por lo cual los signos distintivos para identificar tales servicios deben ser realmente distintivos para que no exista riesgo de confusión entre el público consumidor'.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
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El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Articules 134, 136 Literales a) y b), 149 Literal c), 151, 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina5
, los cuales se
"( ... ) Articulo 136.- No podran registrarse como maroas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
s) sean idénticos o se asemejen, a una mares anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuafes ef uso de la maros pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rotulo o ensena, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
Articulo 149.- La oficina nacional competente no considerara admitidas s trámite las oposiciones que estén comprendidas en afguno de los siguientes casos:
(. .. )
c) que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.
Articulo 151.- Para clasificar fos productos y los servicios s los cuales se aplican las marcas, los Pafses Miembros utilizarán fa Cfasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Nizs del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no detenninaran la similitud ni fa disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.
(... )
Artfculo 190.- Se entendera por nombre comercial cualquier signo que identifique s una actividad económica, s una empresa, o a un establecimiento mercantil.
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interpretarán por ser procedentes, con excepción del Artf culo 134 de la referida Decisión 486 pues no es materia de discusión en el proceso interno cuales son las características de un signo para ser considerado como marca.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. lrregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud fonética,ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo deconfusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para el cotejo designos.
2. Comparación entre marcas mixtas y denominativas.3. Comparación entre signos denominativos.4. Del derecho de prioridad entre una marca previamente registrada y un
nombre comercial.5. El derecho de oposición. Requisitos.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. lrregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitudfonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual oideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación.Reglas para el cotejo de signos.
1.1. En el proceso interno se discute si el signo denominativo CIMPEX cuyo registro solicita la sociedad Comercializadora de Importaciones y Exportaciones Limitada resulta confundible con la marca mixta CIMPEX previamente solicitado a registro {el 7 de septiembre del 2007) y el nombre comercial CIMPEX, utilizado anteriormente por la sociedad CIMPEX LTDA. En consecuencia, es pertinente analizar el contenido del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en las causales de irregistrabilidad previstas en sus Literales a) y b), cuyo tenor literal es el siguiente:
"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para los
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de fas personas jurldicas, pudiendo ambas coexistir.
Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y tennina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa·.
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mismos productos o serv1c1os, o para productos o serv1c1os respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegida, o, deser el casa, a un rótulo o enseña, siempre que dadas lascircunstancias, su usa pudiera originar un riesgo de confusión o deasociación".
1.2. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signopueda causar riesgo de confusión o de asociación; de igual manera,tampoco son registrables los signos que sean idénticos o se asemejena un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo oenseña, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Lossignos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generarriesgo de confusión {directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en elpúblico consumidor.6
1.3. Al respecto es importante, tener presente en primer lugar que un signo es idéntico a una marca anteriormente solicitada para registro o a un nombre comercial previamente utilizado cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que conforman la marca previamente solicitada o el nombre comercial y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.
En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse semejante o idéntico al anteriormente solicitado a registro a un nombre comercial cuando acumulativamente se den dos condiciones:
a) Son semejantes, si todos los elementos incluidos en los signosopositores son tan irrelevantes que el consumidor medio no lastendría en cuenta.
b) Son idénticos, si los productos y/o serv1c1os cubiertosrespectivamente son iguales o presentan conexión competitiva.
1.4. Al respecto se ha insistido en la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de identidad o similitud; y, en el segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios
6 De modo referencial, ver Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10.
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que cada uno pretenda distinguir.7 Cuando los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio que, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables.
1.5. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de riesgo de confusión:
1.5.1. La confusión directa y la indirecta, la primera caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común8
.
1.5.2. En cuanto al riesgo de asociación, acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
1.6. Se deberá verificar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
7
1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración,
Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: "LOCKHEED MARTIN".
8 Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA ACOLOR".
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esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
1.6.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
1.6.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
1.7. Igualmente, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos:
1.7.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
1.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor diflcilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.
1.7.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
1.8. Al resolver la acción de nulidad se debe verificar que se hayan determinado las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
2. Comparación entre marcas mixtas y denominativas
2.1. Como la controversia radica sobre la posible confusión entre el signo CIMPEX (denominativo) solicitado a registro y la marca mixta previamente registrada CIMPEX, resulta necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que las marcas mixtas están compuestas de un elemento denominativo y uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos
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perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, etcétera.
2.2. Aunque, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
2.3. Se deberá tener en cuenta que, si el elemento gráfico es el preponderante en el signo mixto, en principio no habria riesgo de confusión, pero si resulta que el elemento denominativo es el preponderante en ambos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas9 para el cotejo de signos denominativos:
2.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
2.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
2.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.
2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
2.4. Se verificará la realización del respectivo cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de que se determine el posible riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo CIMPEX y la marca mixta previamente registrada CIMPEX.
3. Comparación entre signos denominativos
3.1. Considerando que en el proceso interno se ha discutido la posibilidad de que pueda existir confusión entre el signo denominativo solicitado a
9 Estas reglas han sido adopladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en diferentes interpretaciones, entre las que se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-lp-2007; e, Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014.
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registro CIMPEX y el nombre comercial CIMPEX, se debe verificar que se los haya comparado teniendo en cuenta las siguientes reglas 10
:
3.1.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética, pero teniendo en cuenta las letras, sílabas o palabras que posean una función diferenciadora en el conjunto, puesto que esto último ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
3.1.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica al realizar la comparación de los signos, pues si esta ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
3.1.3. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.
3.1.4. Se debe determinar cuál es el elemento que impacta más fuertemente en la mente del consumidor, pues esto revelaría cómo es captada la marca en el mercado.
3.2. Se deberá verificar si al cotejar los signos en conflicto se realizó el cotejo de conformidad con las reglas y los parámetros expuestos con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre el signo cuyo registro se ha solicitado CIMPEX (denominativa) y el nombre comercial CIMPEX.
4. Del derecho de prioridad entre una marca previamente registraday un nombre comercial
4.1. Se analizará este tema puesto que, CIMPEX S.A.S. en el proceso interno, en su contestación a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ha manifestado que KOLOMBIA L TOA. habría cedido o transferido a favor de CIMPEX L TOA. el "( ... ) derecho prioritario sobre la solicitud de registro de la marca CIMPEX clase 36 Internacional de Niza, con el objeto de centrar en cabeza de un solo titular el derecho prioritario y el derecho sobre el nombre comercial CIMPEX''.
4.2. La doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la "prioridad", que significa conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en el derecho (Prior tempore, potior iure).
4.3. Cuando la Oficina Nacional Competente al efectuar el examen formal encuentra incumplimientos y ordena subsanarlos en el plazo de 60 días
10 A modo de referencia se deberán tener en cuenta varias interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en las cuales se han adoptado las precitadas reglas, entre ellas las dictadas dentro de los Procesos 15S..IP·2015, 2DD·IP·2013 y 438-IP-2015.
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hábiles, después de que la solicitud sea admitida, la prioridad queda determinada desde la fecha de presentación de la solicitud de la marca.
De tal manera que, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o para productos que puedan causar error en el público consumidor, seencuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentarobservaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechosque la norma comunitaria le confiere.
5. El derecho de oposición. Requisitos.
5.1. En el proceso interno, la sociedad Comercializadora de Importaciones y Exportaciones Limitada en su demanda ha manifestado que "( ... ) La
Superintendencia de Industria y Comercio no ha debido tramitar la oposición dado que, al ser dos los titulares de distintos derechos alegados en la oposición, el uno basado en una solicitud de registro anterior, el otro basado en uso de nombre comercial, ha debido pagar cada uno la debida tasa de tramitación lo que no parece que se haya efectuado".
5.2. Como se ha dicho en Interpretaciones anteriores 11, cualquier persona,
ya sea natural o jurídica, puede solicitar ante la Oficina Nacional Competente el registro de un signo distintivo. Respecto a cada solicitud que se radique, se tiene un plazo de quince (15) días hábiles para realizar el examen de los requisitos mínimos exigidos por la normativa andina para asignarle fecha de presentación a la misma. En caso de que se evidencie la ausencia de alguno de los requisitos, la entidad procede a enviarle al solicitante un requerimiento para que corrija su solicitud dentro de los sesenta (60) dias hábiles siguientes a su notificación.
5.3. Presentada la solicitud en debida forma, ésta es publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial para que los terceros interesados puedan presentar oposición al registro si así lo consideran pertinente. Estas oposiciones deben ser presentadas dentro del término de treinta (30) días hábiles siguientes a la Publicación en la Gaceta, los cuales pueden extenderse (a solicitud de parte) por otros 30 días hábiles con el fin de aportar pruebas. De las oposiciones presentadas, se corre traslado al solicitante de la marca, quien puede contestarlas dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes presentando los argumentos y pruebas que considere pertinentes en respaldo de su solicitud.
11 Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el marco del Proceso 242-IP-2015, de fecha 245 de agosto del 2015, marca TEXTURA SUPERFICIE "OLD PARR".
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5.4. Vencido el plazo anterior, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 150 �..; !a Decisión 486 de la Comunidad Andina, la Dirección de Signos Distintivos procede a decidir sobre la registrabilidad o no de la marca solicitada. Esta decisión se toma después de hacer un examen de las causales de irregistrabilidad, tanto las absolutas del Articulo 135, como las relativas del Articulo 136 de la normativa andina. Es después de haber cumplido los términos y demás disposiciones procedimentales andinas, que la entidad determina si la solicitud de registro de marca en cuestión cumple con las condiciones para su concesión.
5.5. A lo largo del trámite se respeta el debido proceso tanto del solicitante como de los posibles terceros que intervengan oponiéndose al registro. Cuando se presentan oposiciones, se corre traslado al solicitante para que se pronuncie al respecto. Es decir, se abre un escenario dotado de carácter contradictorio en el que todas las partes interesadas pueden hacer valer sus argumentos.
5.6. De las pruebas recibidas en respaldo de cada uno de los intereses en conflicto, se realiza una valoración que conforma la ratio decidendi que motiva el sentido de la decisión consignada en la resolución proferida. En caso de que alguno de los interesados no esté de acuerdo con la decisión adoptada que puso fin a su actuación, puede interponer los recursos que se franquearen.
5.7. Es importante tener en cuenta que en ejercicio de lo facultado por el Artículo 149 de la Decisión 486, no se considerarán admitidas a trámite las oposiciones que estén comprendidas en alguna de las causales contenidas en dicho artículo, es decir, que la Oficina Nacional Competente, se limitará a tramitar las oposiciones que no se encuentren en ninguna de las referidas causales.
5.8. Dentro de este artículo se señala . expresamente que no se considerarán admitidas a trámite las oposiciones que no hayan pagado la tramitación de tasas correspondientes.
5.9. Por lo tanto, se deberá examinar si las oposiciones fueron presentadas en tiempo hábil y si se pagaron las tasas correspondientes, sobre la base de lo cual considerará admitidas o no a trámite las oposiciones presentadas. De todas formas, la aceptación o no de dichas oposiciones no le exime de realizar el correspondiente examen de registrabilidad.
5.1 O. La Oficina Nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, de conformidad con lo alegado y probado en autos.
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En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinadeja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada porla Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 2010-00454, la quedeberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lodispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercerode su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados queparticiparon de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafodel Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.
2)/ M lCecilia Luisa Aylf6iÍauinteros
MAGISTRADA
De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente lapresente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presenteInterpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andinapara su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
JS
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 17 de febrero de 2017
Proceso
Asunto
Consultante
Expediente interno del Consultante
Referencia
Magistrado Ponente
VISTOS
549-IP-2015
Interpretación Prejudicial
Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia
1066/2014
Marcas involucradas GGGG (mixta) GG (mixta)
Hugo Ramiro Gómez Apac
El Oficio 095/2015 del 6 de octubre de 2015, recibido vía Courier el 16 de octubre del mismo año, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 1066/2014; y,
El Auto del 7 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno
Demandante
Demandado
Tercero Interesado
GUCCIO GUCCI S.P.A.
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia
GUESS?, INC.
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2. Hechos relevantes
2.1. El 17 de septiembre de 2012, GUESS?, INC. (en adelante, GUESS) solicitó al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante, el SENAPI) el registro de la marca GGGG (mixta)1 para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.2
2.2. La solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia Nº 1573953, siendo objetada el 15 de enero de 2013 por GUCCIO GUCCI S.P.A. (en adelante, GUCCI) en base a la titularidad que ostenta sobre la marca GG (mixta), registrada con anterioridad con Certificado 64946-C, que distingue productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.4
2.3. Por Resolución Administrativa 277/2013 del 28 de mayo de 2013, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI declaró improbada la oposición y concedió el registro de la marca GGGG (mixta) a favor de GUESS, considerando lo siguiente:
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a) De la revisión de la base de datos y libro de registros, se evidencióque GUCCI es titular de la marca GG (mixta), con Certificado140351-C5, que distingue productos de la Clase 9 de la ClasificaciónInternacional de Niza.6
Expediente administrativo SM 4922-2012.
Clase 9: gafas incluyendo gafas de sol, monturas para gafas y estuches para gafas; especialmente fundas y estuches para dispositivos electrónicos portátiles, dispositivos electrónicos personales, teléfonos celulares, teléfonos móviles, teléfonos, computadoras, computadoras portátiles, tablet PC, ordenadores portátiles, reproductores de MP3, reproductores de música portátiles, asistentes digitales personales, dispositivos electrónicos de lectura, cámaras digitales y cámaras.
Del expediente remitido a este tribunal no se puede apreciar la fecha de la publicación.
Clase 9: anteojos y gafas, monturas y lentes para anteojos y gafas.
De la información obrante en el expediente no se advierte la razón por la cual el SENAPI en dicha resolución realizó el examen de registrabilidad del signo solicitado únicamente con la marca GG (mixta), inscrita con Certificado 140351-C.
Clase 9: anteojos, gafas de sol, monturas para anteojos y partes de los mismos.
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b) Los diseños de los signos en conflicto difieren en cuanto al conceptoy la disposición de las letras G, por lo que serán fácilmentediferenciables por el consumidor promedio. Ninguna persona puedeatribuirse el monopolio de la letra G.
c) Pese a que ambos signos distinguen productos de la Clase 9, lo queevidencia que podría existir conexión competitiva, al ser los signosdiferentes no se generará ningún tipo de confusión ni asociaciónentre los consumidores; en tal sentido, el signo solicitado no seencuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad contemplada enel Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486.
d) Las pruebas aportadas son inconducentes e insuficientes parademostrar la notoriedad de la marca GG (mixta), ya que no secumple con ninguno de los literales preceptuados por el Articulo 228de la Decisión 486; por tanto, el signo solicitado no se encuentrainmerso en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal h)de la referida Decisión.
e) Respecto de la prohibición establecida en el Artículo 137 de laDecisión 486, GUESS manifestó contar con el registro de la marcaGUESS, bajo el Certificado 49048-C, que distingue productos de laClase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; sin embargo,dicho registro no guarda relación con la presente solicitud.
f) No se demostró la mala fe, puesto que GUCCI no aportó ningunaprueba; en consecuencia, el signo solicitado no se encuentrainmerso en la causal de irregistrabilidad estipulada en el Artículo 136de la Decisión 486.
2.4. El 21 de agosto de 2013, GUCCI interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa 277/2013.
2.5. Por Resolución Administrativa DPI/OP/REV-No. 260/2013 del 19 de septiembre de 2013, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI resolvió rechazando el recurso de revocatoria y confirmó la Resolución Administrativa 277 /2013.
2.6. El 4 de octubre de 2013, GUCCI interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-No. 260/2013.
2.7. Mediante Resolución Administrativa Jerárquica DGE/OPO/J-No. 44/2014 del 10 de febrero de 2014, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI
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rechazó el recurso Jerarquico y confirmó la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-No. 260/2013.7
2.8. El 4 de julio de 2014, GUCCI solicitó aclaración y complementación de la Resolución Administrativa Jerárquica DGE/OPO/J-No. 44/2014. La Dirección General Ejecutiva del SENAPI declaró improcedente dicha solicitud el 1 O de julio de 2014.
2.9. El 29 de octubre de 2014, GUCCI interpuso demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Administrativa Jerárquica DGE/OPO/J-044/2014.
2.10. El 12 de noviembre de 2014, se admitió la demanda y se dispuso correr traslado de la misma al SENAPI.
2.11. El 20 de febrero de 2015, el SENAPI contestó la demanda contenciosa administrativa.
2.12. Mediante Resolución 155/2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
3. Argumentos de la demanda de GUCCI
3.1. La marca GG (mixta) es notoriamente conocida a nivel mundial; sin embargo, el SENAPI ha desconocido dicha calidad señalando que las resoluciones que declaran la notoriedad provienen de países que no son parte de la Comunidad Andina, lo cual no solo constituye una mala interpretación normativa de la Decisión 486 sino una vulneración y desconocimiento de otros tratados como es el Convenio de Paris.
3.2. La autoridad administrativa no tomó en cuenta el Artículo 1 de la Decisión 486, que establece que cada pals miembro concederá a los nacionales del Convenio de Parls un trato no menos favorable que el que se otorgue a sus propios nacionales; asimismo, se ha limitado a aplicar ude manera cerrada" (sic) lo señalado en el Articulo 224 de la Decisión 486.
3.3. La autoridad administrativa use extralimitó al omitir" (sic} solicitar una Interpretación Prejudicial al Tribunal Andino de Justicia para esclarecer la duda razonable del Articulo 1 de la Decisión 486.
3.4. Si no se reconoce la declaración de notoriedad de una marca en un pafs miembro del Convenio de Parls, como es España, o de pafses de la Comunidad Europea, se entendería que la aplicación del derecho es
7 En esta resolución se advierte que en el cotejo del signo solicitado a registro se tomó en consideración la marca GG (mixta), con Certificado 64946-C, y la marca GG (mixta), con Certificado 140351-C.
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desfavorable y contradictoria por la restricción que se"'alan los Articulas 224 y 228 de la Decisión 486.
3.5. La autoridad administrativa al no admitir ninguna prueba sobre la notoriedad de su marca, no ha advertido que el fundamento de su oposición es la prohibición del Literal b) del Artículo 135 y de los literales a) y h) del Artf culo 136 de la Decisión 486. Lo que se reclama es laintención de GUESS de usar la misma forma de la letra G entrelazándola,con el objeto de evitar la dilución de valor distintivo de su marca GG(mixta).
4. Argumentos de la contestación del SENAPI:
4.1 La prueba documental aportada no cumplió con las legalizaciones respectivas para tener eficacia en un proceso de oposición, por lo que no correspondia valorar la misma; en consecuencia, GUCCI no demostró mediante prueba idónea, ni en primera instancia ni en grado jerárquico, el reconocimiento de su marca como notoria dentro de algún pais miembro de la Comunidad Andina, por lo que no se cumplió con los parámetros establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486.
4.2 La figura de la Interpretación Prejudicial tiene la caracterlstica de ser una solicitud facultativa para la autoridad administrativa; es decir, no está obligada a solicitarla. En este caso la autoridad se circunscribió a aplicar lo estrictamente establecido por la Decisión 486.
4.3 De acuerdo con el Articulo 2 del Convenio de Paris, se supedita la normativa comunitaria sobre la nacional a la normativa andina a través de la Decisión 486, por lo que correspondía y es correcta la aplicación de lo dispuesto en el Artf culo 224 de la Decisión 486; en ese sentido, los argumentos de GUCCI carecen de fundamento legal.
5. Argumentos de la contestación del tercero interesado, GUESS:
No consta en el expediente que el tercero interesado haya contestado la demanda.
B. NORMAS A SER INTERPRETADA$
1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artf culo 136de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 8
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.-
"Artlcu/o 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
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2. No procede interpretar los Literales b), c), d), e), f) y g) del Artículo 136 dela Decisión 486, toda vez que los supuestos de irregistrabilidad que secontemplan en dichos literales no constituyen materia controvertida eneste caso.
3. Procede interpretar los Literales a) y h) del Articulo 136 antes citado, porser materia de controversia la presunta confusión del signo solicitado conuna marca registrada con anterioridad, respecto de la cual se ha alegadonotoriedad.
4. De oficio, procede interpretar el Articulo 1 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, en tanto se discute la correctaaplicación de dicho artículo en el presente caso; y los Artf culos 224, 226,228 y 229 de la norma antes citada9
, toda vez que forma parte de ta
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o registradapor un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto delos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo oense/la, siempre que dadas las circunstancias, su usa pudiera originar un riesgo de confusión ode asociación;
c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadaslas circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas lascircunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando elsolicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamenteautorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;
e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurldicas con o sin finesde lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, finna, titulo,hipocorlstico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante oidentificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvoque se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecida, el de quienes fuerandeclarados sus herederos;
f) consistan en un signo que infrinja el derecha de propiedad industrial o e/ derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
g) consistan en el nombre de las comunidades indlgenas, afroamericanas o /oca/es, o lasdenominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir susproductos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura opráctica, salvo que la soficitud sea presentada por la propia comunidad o con suconsentimiento expreso; y,
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquieraque sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuesesusceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con susproductos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de sufuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.•
9 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.-
"Artícu/o 1.• Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada Pals Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de Par/s para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en /os arllcu/os 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el articulo 2 del Convenio de Parls para la Protección de la Propiedad Industrial. Asimismo, podrán conceder dicho trato a los nacionales de un tercer pals, bajo las condiciones que prevea la legislación interna del respectivo Pals Miembro.·
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controversia el supuesto carácter notorio de la marca objeto de la oposición.
"Articulo 224.• Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.•
"Articulo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:
a} riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos,actividades, productos o servicios;
b) dailo económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerzadistintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.
El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. •
"Artfculo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a} el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals
Miembro;b) la duración, amplitud y eKtensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pafs
Miembro;c) la duración, amplitud y edensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pafs
Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos delos productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuyanotoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que sepretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;g) el valor contable del signo como activo empresarial;h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo
en determinado territorio; o,i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el
titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección;j) los aspectos del comercio internacional; o,k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el
País Miembro o en el extranjero.•
"Articulo 229.- No se negará la calidad de notario a un signo por el solo hecho que:
a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en et extranjero;b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar
actividades o establecimientos en el País Miembro; o,c) no sea notoriamente conocido en el extranjero. •
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c.
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5.
D.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
,o
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TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
Primacía del ordenamiento comunitario. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas. Marcas conformadas por letras. La marca notoriamente conocida, su protección y prueba. lrregistrabilidad de signos notoriamente conocidos por parte de terceros. La protección de la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
Primacía del ordenamiento comunitario. La Decisión 486 de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
GUCCI manifestó que el SENAPI desconoció la notoriedad de su marca GG (mixta), toda vez que las resoluciones que declaran dicha notoriedad provienen de países que no son parte de la Comunidad Andina, lo cual no solo constituye una errada interpretación de la Decisión 486 sino una vulneración y desconocimiento de otros tratados, como el Convenio de París, del cual Bolivia es parte. Por tanto, el Tribunal estima pertinente desarrollar el presente tema.
El principio fundamental del derecho comunitario andino es el de "Primacía del Ordenamiento Comunitario", el mismo que encuentra su apoyo en otros principios de derecho de la integración, como son los de "Eficacia Directa de Ordenamiento Jurldico Comunitario", "Aplicación Inmediata del ordenamiento Jurfdico Andino" y "Autonomía del Ordenamiento Jurfdico Andino".
Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los paf ses miembros y respecto de las normas del derecho internacional, en relación con las materias que regulan el orden comunitario. En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los países miembros, al igual que entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero.10
De modo referencial, ver Procesos 23-IP-2012 del 23 de agosto de 2012, p.6, y 30-IP-2004 del 10 de septiembre de 2014, p. 8.
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1.4. La doctrina prevaleciente, por ello mismo, se inclina con toda decisión por el principio de la aplicación preferente del derecho comunitario, siempre que entre en conflicto con el derecho nacional o internacional. En consecuencia, la disposición normativa, interna o contenida en un tratado suscrito por el respectivo país miembro, que sea contraria a la norma comunitaria, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse en el caso concreto, bien sea anterior o posterior a la norma comunitaria. 11
1.5. En ese sentido, el profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, al analizar la naturaleza de los tratados constitutivos y el derecho derivado de la Comunidad Europea, concluye: ªEl derecho comunitario, en primer término, es autónomo a un mismo tiempo del derecho internacional general y del derecho interno de los Estados Miembros".12
1.6. En consecuencia, en el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección de la propiedad industrial, puede afirmarse que, en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que este le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse; sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél. 13
1.7. Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los países miembros, el derecho comunitario conserva -por aplicación de sus características 'existenciales' de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia- la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del pafs respectivo. 14
1.8. Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente Interpretación Prejudicial respecto a la primacía del derecho comunitario andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno de origen internacional de los países miembros.
11
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14
La Decisión 486 de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial
De modo referencial, ver Procesos 2-IP-1988 del 25 de mayo de 1988, p.5, citado y complementado en los Procesos 34-Al-2001 del 21 de agosto de 2002, p. 48, y 1-Al-2001 del 27 de junio de 2002, p. 32.
SÁNCHEZ RODRIGUEZ, Luls Ignacio. "Los Tratados Constitutivos y el Derecho Derivado". Tratado de Derecho Comunitario Europeo. Tomo 1, Ed. Civítas, Madrid, 1986.
De modo referencial, ver Procesos 34-Al-2001 del 21 de agosto de 2002, p. 46, y 1-Al-2001 del 27 de junio de 2002, p. 36.
lbldem. 9
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1.9. En virtud del Principio de Primacla del Ordenamiento Comunitario, explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen internacional de los países miembros, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno o internacional.
1.1 O. Las referidas características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el Articulo 4 (antes el Artículo 5) del Tratado de Creación del Tribunal15 impone a los palses miembros dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el Artículo 1 del Tratado; y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación.
1.11. Adicionalmente, el Principio de Primacía del Ordenamiento Comunitario se sustenta en el Principio de Autonomía del mismo, que presupone la de la Comunidad Andina para formular su propio ordenamiento, y que deriva, a su vez, de la transferencia de atribuciones que los países miembros hicieran a la Comunidad Andina, en ámbitos específicos como el de la propiedad industrial. A causa de la citada transferencia, y en los ámbitos en que ella se produzca, los países miembros quedan limitados motu proprio en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que menoscaben o contrarien el ordenamiento comunitario. 16
1.12. En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los paises miembros, sea este de origen interno o internacional, sino del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Asl, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad -tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional de dichos países. Por lo tanto, los tratados internacionales que celebren los países miembros por propia iniciativa, como el del Convenio de París, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales
,s Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andlna.-
18
"Art/cufo 4.- Los Palses Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurldico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adaptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.•
De modo referencial, ver Procesos 34-Al-2001 del 21 de agosto de 2002, p. 48. y 1-Al-2001 del 27 de junio de 2002, p. 38.
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instrumentos posean en las relaciones entre los citados países miembros y terceros países u organizaciones internacionales.
1.13. En virtud de los referidos Principios de Autonomía y Primacía del Ordenamiento Comunitario, las normas que lo integran -tanto las primarias como las derivadas- deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los palses miembros. En consecuencia, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De alll que la Comunidad Andina, si bien no se encuentra vinculada por los tratos que celebren individualmente los países miembros, como es el caso del Convenio de París, puede tomarlo como una referencia, ya que los cuatros países miembros son parte del mismo. 17
1.14.De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, se debe tener en cuenta que el Principio de Primacía del Ordenamiento Comunitario sobre las demás normas de los ordenamientos nacionales, de origen nacional o internacional, no obsta para tomar como referencia los tratados celebrados por los países miembros, siempre que no sean contrarios ni menoscaben el ordenamiento comunitario.
2.
2.1.
lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos
En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada GGGG (mixta) y la marca registrada GG (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especlficamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:
ªArticulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero, para los mismos productoso servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o deasociación;
(. .. )"
2.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad
17 lbldem.
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por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.1a
a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero,riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que elconsumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea queestá adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, sepresenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o serviciodeterminado, en contra de la realidad de los hechos, un origenempresarial diferente al que realmente posee.
b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen unarelación o vinculación económica.
2.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) o de asociación en el público consumidor.
2.4. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen.
2.5. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 19
18
19
a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos enconflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia enlas raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también encuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar siexiste la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos enconflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o laspalabras, el número de silabas, las raíces, o las terminacionescomunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir enmayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016.
Ibídem.
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c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante.
d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos deldibujo o el concepto que evocan.
2.6. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:20
a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual oideológica.
b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidordifícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo haráen momentos diferentes.
e) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibirel riesgo de confusión o asociación.
d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar delconsumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo elproducto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio delconsumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya queestamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
2.7. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podrla incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
3. Comparación entre marcas mixtas
3.1. De acuerdo a lo alegado por GUCCI, existiría confusión entre la marca solicitada GGGG (mixta) y la marca registrada GG (mixta).
3.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto
20 Ibídem.
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produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
3.3. De acuerdo con la doctrina especializada, "en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más caracterf stica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores". 21
3.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 22
3.5. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.23
3.6. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:24
a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signosconfrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidadcon las siguientes reglas para la comparación entre signosdenominativos:
(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importantetener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseenuna función diferenciadora en el conjunto, debido a que estoayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
21 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Fundamentos del Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240.
22 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
23 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 del 13 de junio de 2016.
24 ibídem.
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(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemasy morfemas Los primeros son la base y el elemento que nocambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica delas derivaciones que puedan salir de ella, y cuyo significado seencuentra en el diccionario25
• Como ejemplo tenemos el lexemadeporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.
Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 26
Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:
• Por lo general el lexema es el elemento que más impactaen la mente del consumidor, lo que se debe verificar alhacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
• Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica.
• Si los signos en conflicto comparten un lexema, podriagenerarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemasimprimen de significado a la palabra. Es muy importantetener en cuenta que el criterio ideológico debe estarcomplementado con otros criterios para determinar elriesgo de confusión en los signos en conflicto.
(iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos acomparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muydificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría serevidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si seencuentran en el mismo orden asumirán una importanciadecisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una maneramás fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraríacómo es captada la marca en el mercado.
25 REAL ACADEMIA ESPAfílOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "lexema·: Unidad mlnima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis.
26 REAL ACADEMIA ESPAfílOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "morfema": Unidad mlnima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mlnima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural.
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b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es elgráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signosfigurativos:
(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, todavez que la posibilidad de confusión puede generarse nosolamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud deellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativosuscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos del signo gráfico figurativo, el trazadoy el concepto, la parte conceptual o ideológica sueleprevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferenciasen los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma ideao concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
(iii) Si el signo solicitado reivindica colores especificas como partedel componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis deregistrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación decolores y el gráfico que la contiene, puesto que este elementopodría generar capacidad de diferenciación del signo solicitadoa registro.27
c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtospredomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habríalugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistirpaclficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar unamisma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo deconfusión. 28
3.7. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento caracterlstico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
4. Marcas conformadas por letras
4.1 En este caso, GUESS solicitó el registro de una marca mixta constituida por cuatro letras G entrelazadas. Por tanto, resulta conveniente analizar el tema de las marcas constituidas por letras que conforman el alfabeto del idioma español.
4.2 Al respecto, el Tribunal ha establecido que dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye
27
28
De modo referencial, ver Proceso 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015, p. 10.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 del 13 de junio de 2016.
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abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras.29
4.3 Como ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras o números, es posible citar, entre otros, XL para designar vestimenta,SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK(software development kit) para cierto tipo de software de programación,MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA parabaterías o servicios de hospedaje, TB para discos duros, M&A paraservicios relacionados con fusiones y adquisiciones, GPS paralocalizadores o sistemas de posicionamiento global, i7 paracomputadoras, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc.
4.4 En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, de ser arbitrario respecto al producto o servicio será registrable; lo contrario ocurrirá si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servicio.
4.5 En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud distintiva será menor3o. De igual manera, si dichas letras evocan, próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio para el cualse solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá.
4.6 Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos. En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor.31
4.7 Según lo establecido en el Literal d) del Articulo 134 de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la misma normativa. En consecuencia, se deberá evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado, compuesto por letras, de conformidad con los criterios esbozados en la presente Interpretación Prejudicial.
29 De modo referencial, ver Proceso 64-1 P-2015 del 27 de mayo de 2015, p. 7.
30 De modo referencial e ilustrativo, ver las directrices de la lntellectual Property Office of New Zealand (JPONZ), "Practice Guidelines. Absoluta grounds distinctiveness. Section 18 of the Trade Marks Act 2002", Capitulo 8, "Letters and Numerals", disponibles en web: https://www.iponz.govt.nzlabout-ip/trade-markslpractiC1rQuidelineslcurrentlabsolute-groundsdistinctivenessl#jumpto-8_002e-letters-and-numerals 7.
31 lbldem.
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ó
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5. La marca notoriamente conocida, su protección y prueba.lrregistrabilidad de signos notoriamente conocidos por parte deterceros. La protección de la marca notoriamente conocida enterritorio extracomunitario
5.1 GUCCI alegó que la marca GG {mixta) es una marca notoriamente conocida; por su parte, el SENAPI manifestó que no se acreditó el carácter de notoria de dicha marca. En ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente:
5.2
5.3
5.4
32
33
ªArtículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ... ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o
transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamenteconocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean tosproductos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su usofuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociacióncon ese tercero o con sus productos o servicios; unaprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de sufuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. n
Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar unriesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigiodel signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.32
El Articulo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier pals miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de lamisma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuentapara determinar la notoriedad de una marca. 33
La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, asl como impedir el perjuicio que el
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.
lbfdem.
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registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella34, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad.
Por su parte, el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486 establece que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero. 35
Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Literal b) del Articulo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro.36
La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición37 . El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado. 38
lbldem.
De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12.
lbldem.
Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 del 1 O de junio de 2016.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.-
·Art/cu/o 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideraciónentre otros, los siguientes factores:a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals
Miembro;b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera da cualquier Pafs
Miembro;c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pafs
Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos delos productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuyanotoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pafs Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signoen determinado telTitorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por eltitular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
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5.8 Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.39
5.9 En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Articulo 136 y los Literales a), b), y c) del Artfculo 226 de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario:40
39
a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor aladquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusióndirecta}, o que piense que dicho producto tiene un origenempresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, queaunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial delproducto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto yotra empresa tienen una relación o vinculación económica.
c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signosidénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidaddistintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en elmercado, aunque se use para productos que no tengan ningúngrado de conexidad con los que ampara el signo notoriamenteconocido.
Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente:
"En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a /as marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legf timo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia". 41
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en elPals Miembro o en el extranjero.•
Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.
lbidem.
MONTEAGUOO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283.
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Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. 42
d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidorparasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signosnotoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobreproductos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad conlos que ampara el signo notoriamente conocido.
Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidaddel competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de lareputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de lacapacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 43
5.1 O En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, asl como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.44
5.11 Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Protección de la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario
5.12 Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486 consistió en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad
43
De modo referencial, ver Proceso 66-lP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19.
Ibídem.
De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26.
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en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido.45
5.13 De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo calificará como notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los países miembros. El Artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el Literal h) del Articulo 136, acarreando las siguientes consecuencias:4B
a) En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos quesean notoriamente conocidos en cualquiera de los países miembros,frente a una solicitud de registro de la marca también en cualquierade los países miembros, de un signo que sea susceptible de generarriesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.
b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en paísesextracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.Sin embargo, no se negará la calidad de notorio de un signo por elsolo hecho que no se encuentre registrado o en trámite en el paísmiembro o en el extranjero.47
5.14 No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible, de configurarse actos de competencia desleal por confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el Articulo 225 de la Decisión 4864ª; asl como cualquier otra circunstancia que permita inferir la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario, de conformidad con los Articules 137, 172 y 225 de la Decisión 486.
5.15 Por lo expuesto, a efectos de que una marca merezca protección contra los riesgos que se han detallado anteriormente, deberá haberse determinado que se trata de una marca notoriamente conocida, conforme a los requisitos que exige la normativa andina para efectuar tal
45
48
47
De modo referencial, ver Procesos 87-IP-2013 del 5 de septiembre de 2013, pp. 31-32, 30-IP-2014 del 10 de septiembre de 2014, pp. 22-23, y 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 15.
lbldem.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. •
• Arlfculo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:
a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pafs Miembro o en el extranjero;
( .. .)".
De modo referencial, ver Procesos 87-IP-2013 del 5 de septiembre de 2013, pp. 33 y ss, 30-IP-2014 del 10 de septiembre de 2014, p. 24 y ss, y 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, pp. 16 y ss.
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declaración. De ser este el caso, se deberá hacer un análisís muyminucioso del escenario en et que se desenvuelve el signo notorio, ya quede ninguna manera la normativa comunitaria podrla tolerar conductasparasitarias, la afectación del desarrollo empresarial y la generación deerror el público consumidor. Consecuentemente, se deben analizar todoslos elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, suscomponentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión,asociación, dilución y uso parasitario.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dejaconsignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corteconsultante al resolver el proceso interno 1066/2014, la que deberá adoptarla alemitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, enconcordancia con el Artf culo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados queparticiparon de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafodel Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.
VJ/wt Cecilia Luisa Ayll�nteros
MAGISTRADA
/
Hugo Ramiro oMAGISTRADO
afael Vergara QuinteroMAGISTRADO
De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente lapresente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
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QJJA bCecilia Luisa Ayll�
PRESIDENTA
Proceso 549-IP-2015
Notiflquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente InterpretaciónPrejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito. 17 de febrero de 2017
Proceso
Asunto
Consultante
Expediente interno del Consultante
Referencia
Magistrado Ponente
VISTOS
575-IP-2015
Interpretación Prejudicial
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia
05001-23-33-000-2014-01832-01
Medidas de prevención y control de la minería ilegal
Hugo Ramiro Gómez Apac
El Oficio del 26 de octubre de 2015, recibido vf a correo electrónico el 30 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Numeral 1 del Articulo 5 de la Decisión 77 4 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en Reunión Ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 05001-23-33-000-2014-01832-01; y,
El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el Proceso Interno
Demandante Asociación de Mineros del Bajo Cauca Asomineros B.C.
1
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Demandados
Proceso 575-IP-2015
Departamento Administrativo de la Presidencia
Congreso de la República
Ministerio de Minas y Energia
2. Hechos relevantes
2.1 El 10 de octubre del 2014, la Asociación de Mineros del Bajo Cauca -ASOMINEROS 8.C. (en adelante, Asomineros) presentó acción de cumplimiento contra el Departamento Administrativo de la Presidencia (en adelante, el Departamento de la Presidencia) y el Congreso de la República (en adelante, el Congreso), a fin de que se dé plena aplicación al Articulo 107 de la Ley Nº 1450 por la cual se expide el MPlan Nacional de Desarrollo 2010-2014"1, y al Numeral 1 del Articulo 5 de la Política Andina de Lucha contra la Minerla Ilegal aprobada por la Decisión 774 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en Reunión Ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina. 2
2.2 El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió a trámite la acción de cumplimiento y dispuso que se notifique a los demandados.
2.3 Mediante Sentencia del 12 de diciembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Antioquf a negó las pretensiones de la demandante. 3
2.4 Asomineros interpuso recurso de apelación contra la Sentencia del 12 de diciembre de 2014 ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.4
2.5 Mediante Auto del 28 de abril de 2015, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de
2
3
•
Ley Nº 1450 del 16 de Junio de 2011 por la cual se expide el "Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014".-
• Articulo 101•. Es deber del Gobierno Nacional implementar una estrategia para diferenciar la minerla informal de la minerfa ilegal. Deberá, respetando el estado Social de Derecho, construir una estrategia que proteja los mineros informales, garantizando su mlnimo vital y el desarrollo de actividades mineras u otras actividades que le garanticen una vida digna.·
Polftlca Andina de Lucha contra la Mlnerla Ilegal aprobada por Decisión 774 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en Reunión Ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina.•
• Articulo 5.• Medidas de prevención y control Los Países Miembros adoptaran las medidas legislativas, administrativas y operativas necesarias para garantizar la prevención y control de la minería ilegal, en particular con el objeto de: 1) Fonnalizar o regularizar la minería en pequena escala, artesanal o tradicional;
(. . . )"
Dicho documento no obra en el expediente .
Dicho documento no obra en el expediente.
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Proceso 575-IP-2015
Colombia decretó la nulidad de todo lo actuado a partir del admisorio del 10 de noviembre de 2014, y ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Antioqula para que se pronuncie conforme a su competencia. s
2.6 Por Auto del 6 de julio de 2015, el Tribunal Administrativo de Antioquía admitió nuevamente la acción de cumplimiento y ordenó que se notifique al Departamento de la Presidencia, al Congreso y al Ministerio de Minas y Energla de la República de Colombia (en adelante, el Minminas).6
2.7 El 23 de julio de 2015, el Minminas presentó contestación a la acción de cumplimiento.
2.8 El 27 de julio de 2015, el Departamento de la Presidencia presentó contestación a la acción de cumplimiento
2.9 El 28 de julio de 2015, el Congreso presentó contestación de la acción de cumplimiento.
2.1 O Mediante Sentencia del 6 de agosto de 2015, el Tribunal Administrativo de Antioquía declaró no probada la excepción de pleito pendiente y negó las pretensiones de la demanda. 7
2.11 Asomineros interpuso recurso de apelación contra la Sentencia del 6 de agosto de 2015 ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.8
2.12 La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia recibió el expediente el 5 de octubre del 2015.
2.13 Mediante Oficio del 26 de octubre de 2015, la Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Numeral 1 del Artículo 5 de la Decisión 77 4 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en Reunión Ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, en dicha solicitud estableció cuáles son los problemas jurídicos que tendría que resolver el órgano jurisdiccional a cargo del proceso interno, señalando lo siguiente:
5
8
7
e
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia declaró la nulidad de lo actuado debido a que evidenció que la acción no fue notificada al Ministerio de Minas y Energía a pesar de que mediante Oficio Nª OFI 14-00095750/ JMSC 110200 la Secretaria Jurldica de Presidencia le informó a la asociación accionante que la entidad competente para pronunciarse sobre las disposiciones que se consideraban incumplidas era el citado ministerio.
Dicho documento no obra en el expediente.
Dicho documento no obra en el expediente.
Dicho documento no obra en el expediente.
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(i) Determinar si la Decisión 774 de 2012 puede ser pasible de acciónde cumplimiento en los términos explicados en el acápite 3. 2 de estedocumento.
(ii) En caso que la respuesta planteada en el anterior numeral seaafirmativa, la Sección deberá establecer si el numeral 1 del artfculo5
ª de la Decisión 77 4 de 2012 contiene un verdadero mandatoimperativo, inobjetable y exigible a las autoridades demandadas,para lo cual deberá analizar el alcance de dicha disposición, es decir,tendrá que fijar si existe o no una obligación de satisfacer, en casoafirmativo que implicaciones tiene el deber fijado en la cita decisión ysi la normativa andina, tal y como lo seña/a la demandante, impone alEstado la obligación de diferenciar a los mineros artesanales de losmineros ilegales
(iii) En el evento en que se encuentre que el numeral 1 º del artfcu/o 5º dela Decisión 774 de 2012 contiene una verdadera obligación encabeza del Gobierno Nacional y del Congreso de la República, sedeberá ordenar e/ cumplimiento de la misma, ya sea dentro de los 10dfas siguientes a la expedición del fallo o en un término razonableque se fije para el efecto."
3. Argumentos de la acción de cumplimiento de Asomineros
3.1 Los modelos jurídicos de administración del subsuelo en Colombia han tenido la debilidad de no estar basados en la realidad de las formas de la actividad minera, de los tipos de minerales y de los actores que ta han desarrollado históricamente; esto es, los artesanos, pequeños mineros y medianos mineros conforme lo disponía el Articulo 15 del anterior Código de Minas aprobado por Decreto 2655 de 1998.
3.2 En el 2001 se expidió la Ley 685 que aprobó el Nuevo Código de Minas9•
Mediante esta Ley se eliminaron las escalas de la minería, por lo que actualmente no existe una norma que defina y diferencie la pequeña, mediana y gran minería. Asimismo, tampoco existe una norma que caracterice la minería que existe de acuerdo al mineral, la técnica de explotación, la condición de minero, el tipo de maquinaria utilizada y/o la tecnología del proceso extractivo.
3.3 Pese a la ausencia de regulación normativa y la negativa de las autoridades de reconocer la diferencia entre la pequeña, la mediana y la gran minerla, dicha clasificación sigue existiendo en la realidad colombiana en virtud del grado de acceso a los medios de producción que tienen los mineros en cada escala (niveles de inversión, valor de la producción, generación de empleo, mecanización de las minas, volumen de material extraído, la autorización legal o no para extraer los minerales y especialmente el estado de formalización empresarial). En atención a
Ley Nº 665 por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. Publicada en el Diario Oficial el 17 de agosto de 2001.
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3.4
3.5
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3.7
3.8
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dichas consideraciones, la actividad minera aún puede ser clasificada en: (i) la minería artesanal; (ii) la pequeña minería; (iii) la mediana minería; y,iv) la gran minería.
Mediante la Decisión 77 4 se aprobó la Polftica Andina de Lucha contra la Minería Ilegal y se reguló una serie de obligaciones exigibles a los países miembros de la Comunidad Andina. El Numeral 1 del Artículo 5 de dicha decisión estableció la obligación de formalizar o regularizar la minería en pequeña escala, artesanal o tradicional.
A pesar de dicho mandato, mediante el Decreto 2235 del 201210 el Gobierno Nacional colombiano solo reglamentó la parte de la Decisión 774 que establecía la facultad de adoptar medidas contra la criminalidad relacionada con la minería. En lugar de resolver el problema o mejorar la situación ambiental, la dación del Decreto 2235 solo generó la criminalización de los mineros informales, lo cual se ha traducido en que la policfa haya destruido maquinaria de mineros en proceso de formalización, legalización u otros.
Antes de la expedición de la Decisión 77 4 y del Decreto 2235, el Gobierno Nacional colombiano promovió la Ley 1450 de 201111, mediante la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo en el que se estableció la obligación del gobierno de implementar una estrategia para diferenciar la minería informal de la minería ilegal y asl garantizar f os derechos de los mineros informales.
Luego de 3 años, el gobierno colombiano solo ha implementado acciones legales de criminalización de la actividad minera informal; y ha omitido caracterizar las especies de minerla informal (tradicional, pequeña, mediana, artesanal y ancestral y otras) dejando en un "limbo jurídico" a los mineros informales del pals. Debe tomarse en cuenta que determinar las definiciones de las especies de minerla ayudaría a resolver el problema en que actualmente estos se encuentran por omisión y acción del gobierno nacional.
La omisión del gobierno colombiano de regular la diferenciación entre la minería informal y la minerla ilegal y/o criminal ha conllevado a una constante violación de los derechos humanos de los mineros por parte de las autoridades y, además, ha afectado a programas de formalización y legalización que el Minminas y las autoridades mineras vienen desarrollando en diferentes regiones del país. Ello se ve reflejado en la
Decreto N" 2235 de 2012 por el cual se reglamentan el Articulo 6 de la Decisión 774 del 30 de julio de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones y el Articulo 106 de la Ley 1450 de 2011 en relación con el uso de la maquinaria pesada y sus partes en actividades mineras sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley. Publicado en el Diario Oficial el 29 de octubre de 2012.
Ley Nª 1450 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. Publicada en el Diario Oficial el 16 de junio de 2011.
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captura y judicialización penal de mineros, daño al patrimonio por destrucción de maquinaria, operativos ilegales de detención de insumos necesarios para la operación minera, procesos sancionatorios ambientales, omisión de control ambiental por parte de las autoridades, abuso de autoridad por parte de la policía, decomiso irregular de minerales, desarticulación y confusión institucional.
3.9 El 22 de septiembre del 2015 se dirigió comunicación al Gobierno Nacional, al Departamento de la Presidencia y al Congreso, a fin de requerirles el cumplimiento del deber legal impuesto en las normas mencionadas. No obstante, el Congreso respondió que no era el competente para realizar el control material sobre estos actos y, respecto del Gobierno Nacional, no se obtuvo respuesta alguna.
3.1 O La omisión del Gobierno Nacional de implementar una estrategia para establecer diferenciaciones entre la minería tradicional o informal y la minería ilegal o criminal y así facilitar mecanismos de formalización de la actividad, ha venido afectando el principio fundamental de la confianza legitima (buena fe y seguridad jurídica) en la Administración Pública colombiana.
3.11 Resulta necesario que el Gobierno Nacional intervenga mediante la ejecución de las medidas a las cuales se ha comprometido legalmente, puesto que la comunidad de mineros tradicionales se está viendo afectada por la falta de claridad en la diferenciación entre la minería tradicional o informal y la minería criminal o ilegal. Se debe tomar en cuenta que ello es sumamente importante debido a que de la actividad minera provienen los ingresos de miles de familias que ancestralmente han vivido del desarrollo de esta práctica y que no conocen otro medio de subsistencia.
4. Argumentos de la contestación del Minminas
4.1 El Minminas ha cumplido lo previsto en el Artículo 107 de la Ley 1450 de 2011 con la finalidad de fortalecer la minería de pequeña escala y mejorar la productividad de las explotaciones, haciéndolas más seguras, rentables, eficientes y sustentables. Asimismo, se ha buscado la reducción de los actores promotores de ilegalidad e informalidad por medio de acciones de cooperación interadministrativa de alto nivel (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Corporaciones Autónomas; Cámaras de Comercio; Servicio Geológico; Agencia Nacional de Minería; Asociaciones de Mineros; y, organismos de nivel internacional).
4.2 Todas las acciones implementadas por el Minminas buscan diferenciar la minería informal de la ilegal para que los mineros puedan trabajar bajo el amparo de un titulo que los incluya en el marco de la legalidad. Estas acciones tienen los siguientes objetivos generales:
6
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Generar condiciones para el desarrollo de los trabajos mineros tradicionales de pequeña escala en el marco de la legalidad.
Facilitar las condiciones para la generación de capacidades del capital humano requerido para el desarrollo de la actividad minera.
Estimular el desarrollo asociativo de la minerla de pequeña escala con estándares de formalidad empresarial y ambiental.
Impulsar proyectos mineros sostenibles para mejorar las condiciones técnicas, económicas y sociales de la actividad minera a pequeña escala.
4.3 Asimismo, no se ha dado cumplimiento al requisito de procedibilidad establecido en la Ley para la procedencia de la acción de cumplimiento, toda vez que los demandantes no han requerido ni reclamado por escrito el cumplimiento de un deber legal o administrativo específico con la finalidad de constituir en renuncia al Minminas.
4.4 En el presente caso, se configura la excepción de previa de pleito pendiente, toda vez que Asomineros previamente ha presentado acción popular contra el Minmínas por el mismo asunto que se debate en la presente acción de cumplimiento.
5. Argumentos de la contestación del Departamento de la Presidencia
5.1 Resulta necesario desvincular al Presidente de la República del proceso, puesto que no se encuentra legitimado para actuar como parte demandada. El único competente para conocer del asunto y poder ejecutar medidas necesarias para evitar la presunta vulneración de los derechos alegados, es el Gobierno Nacional, el cual no puede ser representado legalmente por el primer mandatario.
5.2 Asimismo, el Director del Departamento de la Presidencia no es representante legal de la Nación en el presente asunto pues sus competencias están limitadas a lo dispuesto en el Decreto 1649 de 2014. Por tal motivo, no podría cumplir con las órdenes que se dieran en caso de prosperar las pretensiones de la demanda.
5.3 El demandante no ha cumplido con el requisito de constitución de renuencia, motivo por el cual corresponde que la demanda sea rechazada. Debe tomarse en cuenta que no es posible constituir en renuencia a quien no es competente para atender un requerimiento que desborda sus funciones.
5.4 Resulta necesario señalar que la petición presentada por la demandante fue trasladada por la Dirección General de la Presidencia de la República a 3 entidades: al Minminas, al Ministerio de Defensa Nacional y al
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. Adicionalmente, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República le informó a la demandante, como respuesta a su derecho de petición, que daría traslado de su petición al Minminas y asl lo hizo.
6. Argumentos de la contestación del Congreso
6.1 La Decisión 77 4 forma parte del bloque de constitucionalidad y por ello no es pasible del ejercicio de la acción de cumplimiento. En la Sentencia C651/03 de 2003, la Corte Constitucional estableció que el ámbito de aplicación de la acción de cumplimiento se limita a un deber contenido en una ley o en un acto administrativo. Por tanto, desde una interpretación restringida de la ley, la Constitución quedaría excluida de la acción de cumplimiento.
6.2 Tomando en cuenta que las disposiciones no prevén una obligación legal o normativa a cargo del Congreso corresponde declarar la falta delegitimación pasiva y rechazar las pretensiones de la acción.
B.
1.
2.
12
13
NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Numeral 1 del Artículo 5 de la Decisión 774 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en Reunión Ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina12
• Procede la interpretación de la disposición precitada, toda vez que se encuentra vinculada a la materia controvertida.
De oficio, se interpretará el Artículo 3 de la Decisión 774 en lo referido a la definición de minería ilegal, la cual resulta relevante para el presente caso. 13
Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal aprobada por Decisión 774 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en Reunión Ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina.-
• Attfculo 5.- Medidas de prevención y control Los Palses Miembros adoptarán las medidas legislativas, administrativas y operativas necesarias para garantizar la prevención y control de la minarla ilegal, en parlicular con el objeto de: 2) Formalizar o regularizar la minerla en pequeña escala, arlesanal o tradicional;(. . .)"
PollUca Andina de Lucha contra la Minería Ilegal aprobada por Decisión 774 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en Reunión Ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina.-
• Altfculo 3.- Definiciones
A los fines de la presente Decisión, las expresiones que se indican a continuación tendrán la acepción que para cada una de ellas se señala: ( . . . )
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3. En la referida solicitud, la Corte consultante estableció cuáles son losproblemas jurldicos que tendría que resolver el órgano jurisdiccional acargo del proceso interno, señalando lo siguiente:
(i) Determinar si la Decisión 774 de 2012 puede ser pasible de acción decumplimiento en /os términos explicados en el acápite 3. 2 de este
documento.
(ii) En caso que la respuesta planteada en el anterior numeral sea afirmativa,la Sección deberá establecer si el numeral 1 del artículo 5º de la Decisión77 4 de 2012 contiene un verdadero mandato imperativo, inobjetable yexigible a las autoridades demandadas, para /o cual deberá analizar elalcance de dicha disposición, es decir, tendrá que fijar si existe o no unaobligación de satisfacer, en caso afirmativo que implicaciones tiene eldeber fijado en la cita decisión y si la normativa andina, tal y como loseñala la demandante, impone al Estado la obligación de díferenciar a /os
mineros artesanales de los mineros ilegales
(iii) En el evento en que se encuentre que el numeral 1 º del artfcu/o 5º de laDecisión 774 de 2012 contiene una verdadera obligación en cabeza delGobierno Nacional y del Congreso de la República, se deberá ordenar elcumplimiento de la misma, ya sea dentro de los 10 días siguientes a laexpedición del fallo o en un término razonable que se fije para el efecto. n
4. De la cita precedente es posible inferir que la Corte consultante tieneparticular interés en que mediante la presente Interpretación Prejudicialdel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronuncié respecto alas siguientes interrogantes:
c.
1.
2.
(i) ¿Determinar si un eventual incumplimiento de la Decisión 774 puedeser pasible de acción de cumplimiento?
(ii) ¿El Numeral 1 del Articulo 5 de la Decisión 774 contiene un mandatoimperativo, inobjetable y exigible a la República de Colombia?
(iii) ¿El Numeral 1 del Artículo 5 de la Decisión 774 impone a laRepública de Colombia la obligación de diferenciar a los minerosartesanales de los mineros ilegales?
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
Los principios del ordenamiento comunitario andino. El principio de preeminencia, de aplicación inmediata y de efecto directo. La Politica Andina de Lucha contra la Minería Ilegal aprobada por la Decisión 77 4 y su finalidad.
Mlnerla Ilegal: Actividad minera ejan::ida por persona natural o jurldica, o grupo de personas, sin contar con las autorizaciones y exigencias establecidas en las normas nacionales. , ... r
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3. Preguntas formuladas por la Corte consultante.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN
1. Los principios del ordenamiento comunitario andino. El principio depreeminencia, de aplicación inmediata y de efecto directo
1.1 En atención a la solicitud formulada, resulta pertinente que este Tribunal analice en primer lugar la naturaleza y atributos del ordenamiento jurídico comunitario andino, a fin de determinar si la disposición prevista en el Numeral 1 del Articulo 5 de la Decisión 77 4 contiene un mandato imperativo para las autoridades de la República de Colombia.
1.2 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha consolidado, a través de su jurisprudencia, la aplicación de principios jurídicos como el de preeminencia, efecto directo y aplicación inmediata del ordenamiento jurldico comunitario andino14 .
1.3
14
15
a. El principio de preeminencia
Por el principio de preeminencia, la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales (incluyendo las normas constitucionales)15 de cada uno de los países miembros de la ComunidadAndina. Como consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la primera. Cabe indicar que ello no implica que la norma nacional deba ser derogada, sino que basta que sea inaplicada por el país miembro que corresponda.
SALGADO ESPINOZA, Oswaldo. El ABC del Derecho para la Integración. El Surco de la NeoIntegración. Ediciones y Distribuciones Latinoamericanas - EDISLAT, Cuenca, Colección 1 -Sendero Suramericano del Siglo, 2010, p. 113.
Al respecto, la doctrina señala ro siguiente:
·cuando un Estado se adhiere a un sistema comunitario debe considerar y resolver los problemasde orden constitucional que se planteen. Cada uno es dueno de la solución que les dé, pero unavez que ha aceptado el compromiso internacional con toda libertad, hay aqul un hecho históricosobre el que ya no es posible volver[ ... ] Lo que resultar/a entonces inadmisible, porque se opone ala buena fe los tratados internacionales, serfa que un Estado miembro, o una de sus autoridades,por ejemplo, una jurisdicción, tratara de poner en duda los compromisos aceptados invocando 'aposteriori', obstáculos constitucionales. Tales actitudes seña/arfan bien una imprevisión, bien lamala fe. Un Estado no puede oponer, pues, una norma cualquiera de su derecho interno. incluidalas normas conslilucionafes, para sustraerse a los compromisos que ha contrafdo válidamentesegún el derecho intemacionaf. •
(Subrayado agregado)
En: PESCATORE, Pierre. Aspectos Judiciales del Acervo Comunitario. Revista de Instituciones Europeas. Madrid, 1981, pp. 348-349. Citado por NOVAK TALAVERA, Fabián. La Comunidad Andina y su ordenamiento jurldico. En: Derecho Comunitario Andino. Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, p. 76.
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1.4 Este Tribunal ha resaltado la importancia del principio de preeminencia de la normativa comunitaria, en los siguientes términos16
:
"El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre /os derechos nacionales o
internos de los Paf ses Miembros ( ... ) En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitaria, según las normas fundamentales obásicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitaria. La Comunidad organizada invade u ocupa, por as! decirla. el terreno legislativo nacional. por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno( ... )"
(Subrayado agregado)
b. El principio de aplicación inmediata
1.5 Por su parte, el principio de aplicación inmediata asegura la vinculatoriedad y exigibilidad de la normativa comunitaria. Asl, se refiere a las obligaciones que las disposiciones comunitarias generan en los países miembros.
1.6 El principio de aplicación inmediata se encuentra previsto en el Artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tratado de Creación del T JCA) que establece lo siguiente:
"Articulo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretarla General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que /as mismas señalen una fecha posterior.
Cuando su texto asf lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro."
1. 7 La jurisprudencia de este Tribunal en varias ocasiones se ha pronunciadosobre la definición, alcances e importancia del principio de aplicación inmediata en el ordenamiento jurídico comunitario andino. Asl, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-Al-96, citando a Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, este órgano jurisdiccional señaló lo siguiente:
16
"La aplicabilidad inmediata significa que la norma comunitaria adquiere. automáticamente. de por sf. estatuto de derecho positivo en el orden interno de los Estados a que va dirigida. Ello supone que la norma comunitaria tiene efectos en el orden interno, sin requerirse su
Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 2-IP·90.
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incorporación al derecho nacional por acto interno y genera en todo juez nacional la obligación de aplicarla. n
(Subrayado agregado)
1.8 En este mismo pronunciamiento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resaltó la importancia de este principio precisando que la sola suposición de que las disposiciones comunitarias tuvieran que pasar por el tamiz legislativo de los países miembros, antes de su aplicación interna, conduciría a negar la existencia misma de un derecho comunitario andino. Tal como lo concibe este Tribunal, la existencia del derecho comunitario andino depende, entre otros principios, del atributo de aplicación inmediata de sus disposiciones.
1.9 En vinculación con ello, el Tribunal también ha destacado el carácter imperativo de las disposiciones del ordenamiento jurídico andino para los pafses miembros17
, en los siguientes términos:
"( ... ) ha de tenerse en cuenta, además, que el ordenamiento jurldico del Acuerdo de Cartagena es imperativo. de aplicación obligatoria en todos los Paf ses Miembros, v que debe ser respetado y cumplido por todos e/los y por supuesto por las Órganos del Acuerdo. lo mismo que par todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de derecho cual es la constituida en el Pacto Andina (. . . r
(Subrayado agregado)
1.10 Asimismo, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 2-IP-88, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina afianzó su criterio anterior precisando que los palses miembros se encuentran prohibidos de formular reservas o desistirse a aplicar las disposiciones comunitarias, escudándose en disposiciones de su orden interno. De manera textual, se señaló lo siguiente:
17
"( ... ) Estos [se refiere a los Estados Miembros] frente a la norma comunitaria. no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla. ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o
prácticas usuales de su orden interno para iustificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario. No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurldico andina, los Palses Miembros están comprometidos ·a no adaptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación· como de modo expreso preceptúa el articulo 5, segunda parte del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal.
Este criterio fue esbozado en la Sentencia de la acción de nulidad recalda en el Proceso 2-N-86 y ha sido ratificado en las Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 29-IP-95, 30-IP-95 y 32-IP-95.
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Las medidas de simple ejecución que en casos concretos pudiera adoptar un Pafs Miembro tampoco pueden servir de excusa válida para alterar el efecto directo y uniforme propio de tales regulaciones. La entrada en vigor de éstas, por tanto, ha de determinar automáticamente la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario a sus determinaciones o que, de alguna manera, las desnaturalice, y ello en virtud de la primacla que tiene la norma comunitaria. La posible colisión de normas, en consecuencia, ha de resolverse sin vacilaciones ni reticencias en favor del derecho de la integración."
(Subrayado agregado)
1.11 Como se puede apreciar, el principio de aplicación inmediata implica que las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión de la Comunidad Andina y las Resoluciones de laSecretaría General de la Comunidad Andina son automáticamenteincorporadas a la normativa interna de cada país miembro a partir de supublicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, sin que seanecesario pasar por un procedimiento de aprobación, recepción oincorporación previo.10
1.12 Como consecuencia de ello, la normativa comunitaria constituye fuente inmediata de derechos y obligaciones para sus destinatarios y genera en todo juez nacional la obligación de aplicarla directamente.
1.13 En sintonla con lo señalado previamente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado señalando que las normas supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los ordenamientos internos de los países miembros del tratado de integración, los cuales no se derivan del común de las normas de derecho internacional.19
1.14 En suma, las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretarla General de la Comunidad Andina, por regla general, son de aplicación incondicionada e inmediata a la realidad jurídica de cada uno de los palses miembros y, en esa medida, constituyen mandatos imperativos cuyo cumplimiento no puede ser omitido o ignorado por sus destinatarios.
18 Excepcionalmente, conforme al segundo párrafo del Artlculo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las Decisiones requerirán ser incorporadas al derecho interno, cuando asl lo disponga su propio texto. Dicha incorporación se llevará a cabo mediante acto expreso en el cual se debe indicar la fecha de entrada en vigor de la norma en cada país miembro.
111
PERDOMO PERDOMO, Leonor. El Ordenamiento Jurfdico Comunitario Andino y el Bloque de Constitucionalidad. En PERDOMO PERDOMO, Leonor y otros. Revista Estudios de Derecho Comunitario Andino, Universidad Internacional SEK, 2014, p. 25.
Sentencia C - 137 de 1996. Corte Constitucional de Colombia. Véase en: http://www.corteconstitucional.gov .co/relatoria/1996/C-137-96.htm
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c. El principio de efecto directo
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1.15 Conjuntamente con el principio de aplicación inmediata, el principio de efecto directo asegura la vinculatoriedad y exigibilidad de la normativa comunitaria. Asi, el principio de efecto directo se relaciona con las acciones que los ciudadanos pueden ejercer en defensa de sus derechos para la debida aplicación de la norma comunitaria.
1.16 Por su parte, el principio de efecto directo se encuentra contemplado en el Articulo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente:
"Articulo 2.- Las Decisiones obligan a los Palses Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina."
1.17 Al respecto, en la Sentencia de la acción de nulidad recaída en el Proceso 3-Al-96 este órgano jurisdiccional señaló lo siguiente:
uMientras que el principio de la aplicación directa se refiere a la norma como tal, el del efecto directo se relaciona con las acciones que los suietos beneficiarios pueden eiercer para la debida aplicación de la norma comunitaria. En otras palabras que sus efectos 'generan derechos y obligaciones para los particulares al igual que ocurre en las normas de los ordenamientos estatales', permitiendo la posibilidad de que aquellos puedan exigir directamente su observancia ante sus respectivos tribunales."
(Subrayado agregado)
1.18 Como se puede apreciar, conforme al principio de efecto directo, desde la fecha de aprobación de las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión de la Comunidad Andina, los ciudadanos de los países miembros se encuentran facultados a exigir el cumplimiento de la normativa comunitaria promoviendo las acciones que corresponda ante los tribunales competentes.
1.19 La jurisprudencia de este Tribunal2º ha afirmado que existe una conexión estrecha entre el principio de aplicabilidad directa (también llamado de aplicación inmediata) y el de efecto directo. De manera textual, este órgano jurisdiccional señaló lo siguiente:
20
uEntre el principio de la aplicabilidad directa y del efecto directo existe una conexión estrecha: la norma comunitaria andina al ser directamente aplicable en los Palses Miembros tiene como efecto inmediato que los ciudadanos de la Subreqión se sientan protegidos con y en los derechos que esas normas les confieran. Es la forma legal de abrirles la posibilidad de exigir su cumplimiento ante las justicias nacionales.
Sentencia de la acción de incumplimiento recalda en el Proceso 3-Al-96.
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En conclusión (. .. ) al pasar a formar parte del ordenamiento jurídico andino, son de efecto y aplicación directa en todos /os Pafses Miembros desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, lo que significa que son de obligatorio e inmediato cumplimiento por los
Pal ses Miembros, los órganos del Acuerdo y /os particulares."
1.20 En atención a ello, por el principio de aplicación directa y el de efecto directo, la normativa comunitaria andina es de obligatorio cumplimiento tanto para los países miembros como para sus ciudadanos, los cuales se encuentran autorizados para hacer valer sus derechos ante los tribunales que corresponda.
2. La Politica Andina de Lucha contra la Minería Ilegal aprobada por laDecisión 77 4 y su finalidad
2.1. Un flagelo que azota a los cuatros paf ses de la Comunidad Andina es la minería ilegal. Una minería que se desarrolla sin permisos, sin autorizaciones, sin estudios de impacto ambiental; una mineria que se desarrolla en zonas prohibidas, tales como rf os, zonas de amortiguamiento, áreas naturales protegidas; una minería que utiliza mercurio en los ríos, sustancia que esteriliza la tierra, envenena a los peces y enferma a las personas; una minería que viene destruyendo los bosques de la Amazonia; una minería que no paga impuestos, que utiliza a niños como mano de obra, que promueve la prostitución y la trata de personas: una minería gobernada por organizaciones criminales.
2.2. Si bien el problema de la minería ilegal se aborda de manera diferente en cada país, teniendo en cuenta sus prioridades y diferentes circunstancias nacionales, surge la necesidad de tener una normativa común para todos los países miembros de la Comunidad Andina. Y es que la minería ilegal tienen efectos transfronterizos. Los rlos contaminados cruzan las fronteras. La minería ilegal afecta las Zonas de Integración Fronteriza de la Comunidad Andina, en particular las cuencas hidrográficas compartidas.
2.3. Es por ello que mediante la Decisión 774, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores reunido en forma ampliada con los representantes titulares ante la Comisión de la Comunidad Andina aprobó la Polftica Andina de Lucha contra la Minería llegal21. A partir de supublicación, este importante instrumento pasó a formar parte de la normativa interna de cada uno de los países miembros de la Comunidad Andina.
21 Polllica Andina de Lucha contra la Minería Ilegal, aprobada por Decisión 77 4 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en Reunión Ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2103 del 10 de octubre de 2012.
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2.4. La Decisión 774 tiene la finalidad de enfrentar de manera integral la minerla ilegal y sus actividades conexas, optimizar el control y vigilancia de todo tipo de transacción que resulte de esta actividad ilegal y desarrollar acciones de cooperación que contribuyan a la formalización minera, fomentando la responsabilidad social y ambiental en los países miembros de la Comunidad Andina. Además, establece las medidas de prevención y control que cada país miembro debe adoptar para combatir los efectos de la minería ilegal y evitar el desarrollo de esta actividad; es decir, aquellas medidas legislativas, administrativas y operativas necesarias para garantizar la prevención y control de la minerfa ilegal.
2.5. En ese sentido, la voluntad política de la Decisión 774 es contrarrestar y erradicar la minerla ilegal de los países miembros, tomando en cuenta que dicha actividad constituye una grave amenaza contra el medio ambiente, la salud de la población y los recursos naturales, pudiendo causar graves daños que, en muchos casos, resultan irreversibles. Este razonamiento fue plasmado en la parte considerativa de la decisión precitada, en los siguientes términos:
"Que la mineria ilegal es un problema de carácter multidimensional que en todos sus aspectos constituye una grave amenaza a la paz, la seguridad, la gobemabilidad, la economla y la estabilidad de los Paf ses Miembros, y atenta contra la aspiración de nuestras sociedades a alcanzar mayores niveles de desarrollo económico, social y ambiental sostenible;
Que la actividad minera ilegalmente desarrollada provoca graves daños, en muchos casos irreversibles. a la salud de la población, al medio ambiente y /os recursos naturales, ocasionando, entre otros, la pérdida de la cobertura vegetal y el suelo fértil, la contaminación de recursos hldricos, la alteración de ecosistemas naturales y graves afectaciones a la biodiversidad;( ... )
(Subrayado agregado)
2.6. Como se puede apreciar, la finalidad del legislador andino al aprobar la Decisión 77 4 fue proteger el medio ambiente. la salud de la población y los recursos naturales de los efectos negativos que genera la actividad minera ilegal en cada uno de los países miembros de la Comunidad Andina. En atención a ello, en su Artículo 3, dicha Decisión estableció una definición de minería ilegal:
"Articulo 3.- Definiciones ( ... ) Mlnerla ilegal: Actividad minera ejercida por persona natural o jurldica, ogrupo de personas, sin contar can las autorizaciones y exigencias establecidas en las normas nacionales. (. . . )"
2.7. Conforme a la disposición precitada, la minería ilegal es la actividad realizada por una persona natural o jurídica sin contar con las
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autorizaciones y exigencias establecidas por las normas nacionales; esto es, sin cumplir con las garantías y estándares mínimos establecidos por los países miembros para preservar el medio ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y la salud de la población. Corresponde a cada pais determinar cuáles son esas autorizaciones y exigencias, cuya inobservancia origina que estemos ante la actividad de minería ilegal.
2.8. En la medida que la minería ilegal es una actividad realizada en contravención al cumplimiento de las exigencias previstas por los palses miembros, es altamente peligrosa y tiene la capacidad real y concreta de generar grave dano al ambiente, y a la propia salud de la población.
2.9. Es por ello que, en aplicación del principio de prevención22 que caracteriza al Derecho Ambiental, los países regulan mecanismos y
medidas destinadas a prevenir, vigilar y evitar daños ambientales generados como consecuencia de la actividad minera ilegal, siendo legitimo, incluso, acudir a los instrumentos penales que resulte pertinente para tal efecto.
2.1 O. En esa línea, en la Decisión 77 4 también se ha buscado establecer mecanismos destinados a prevenir, vigilar y evitar la producción de daños ambientales. Dichas medidas deben ser interpretadas teniendo en cuenta que el objetivo de la Decisión 77 4 es controlar, prevenir y erradicar los efectos perniciosos y negativos que genera la minería ilegal, a fin de proteger el ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad de los territorios de los palses miembros.
3. Preguntas formuladas por la Corte consultante
22 Este principio ha sido contemplado en los siguientes instrumentos normativos internacionales:
- Declaración de Estocolmo adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre elMedio Ambiente Humano, 16 de Junio de 1972.-
"PRINCIPIO 21. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los compromisos del derecho internacional, 5 /os Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia polltica ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.•
- Declaración de Rfo sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, adoptada en la Conferenciade las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, Junio de 1992.-
• PRINCIPIO 2
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias pollticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen dat'los al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los limites de la jurisdicción nacional. •
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Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, sino que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurldico de la Comunidad Andina. Asimismo, tampoco se calificará los hechos materia del proceso.
3.1 ¿Determinar si un eventual incumplimiento de la Decisión 774 puede ser pasible de acción de cumplimiento?
A la luz de lo explicado acerca del principio de efecto directo, queda claro que tos ciudadanos de los países miembros de la Comunidad Andina pueden interponer las acciones procesales correspondientes ante las autoridades nacionales competentes con el objeto de lograr el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico de la comunidad andina.
Lo anterior, sin perjuicio de la competencia de este Tribunal para conocer, vía acción de incumplimiento, aquellos casos en los cuales se considere que existe una presunta conducta contraria al ordenamiento jurídico comunitario por parte de un país miembro.
3.2 ¿El Numeral 1 del Artículo 5 de la Decisión 774 contiene un mandato imperativo, inobjetable y exigible a la República de Colombia?
El Numeral 1 del Artículo 5 de la Decisión 77 4 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en Reunión Ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina, señala lo siguiente:
"Articulo 5.- Medidas de prevención y control
Los Paf ses Miembros adoptarán las medidas legislatívas, administrativas y operativas necesarias para garantizar la prevención y control de la mineria ilegal, en particular con el objeto de:
1) Formalizar o regularizar la mineria en pequeña escala, artesanal o
tradicional;
( ... )"
La disposición citada establece una obligación de hacer a cargo de los países miembros de la Comunidad Andina, por la cual ellos deben adoptar las medidas legislativas, administrativas y/o operativas correspondientes con el objeto de formalizar o regularizar la minería en pequeña escala, artesanal o tradicional y, de esa manera, garantizar la prevención y el control de la minería ilegal. Se trata, por tanto, de un mandato imperativo, inobjetable y exigible a todos los paf ses miembros de la Comunidad Andina.
El mandato contemplado en el Numeral 1 del Articulo 5 tiene que ser entendido a la luz del objetivo que inspira a la Decisión 77 4; esto es, prevenir y controlar la minería ilegal para así garantizar la protección del
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ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y la vida y salud de la población de los países miembros de la Comunidad Andina.
En ese sentido, el objetivo de la disposición prevista en el Numeral 1 del Artículo 5 precitado no es proteger la actividad realizada por la minerfa de pequeña escala, artesanal o tradicional, sino asegurar que dicho tipo de minería, de especiales caracterlsticas, cumpla también con los requisitos legales establecidos para asegurar la protección del medio ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y la vida y salud de la población.
Bajo esta lógica de protección ambiental, la formalización y regularización de la minería ambiental no constituye un mecanismo de protección a los mineros de pequeña escala, artesanales o tradicionales que les permita continuar con su actividades al margen de la Ley, sino que, por el contrario, busca asegurar que los países miembros implementen acciones decisivas enfocadas a que dicho grupo se formalice y cumpla con los requisitos necesarios para asl evitar daños ambientales.
La disposición prevista en el Numeral 1 del Articulo 5 debe ser interpretada en el sentido de que su objetivo es lograr que la minerla de pequeña escala, artesanal o tradicional cumpla con las autorizaciones, exigencias y requisitos establecidos en la legislación interna de cada pals -en aplicación del principio de prevención- con la finalidad de evitar daños (o amenaza de daño) al ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y la vida y salud de la población.
El Numeral 1 del Articulo 5 de la Decisión 774 no puede ser aplicado ni interpretado en el sentido de generar impunidad respecto de una actividad (la minería ilegal) que provoca graves daños, en muchos casos irreversibles, a la salud de la población, al ambiente y los recursos naturales, que ocasiona la pérdida de la cobertura vegetal y el suelo fértil, que contamina los recursos hídricos, que altera los ecosistema naturales y que amenaza gravemente la biodiversidad.
En suma, el Numeral 1 del Artículo 5 de la Decisión 774 sf contiene un mandato imperativo, inobjetable y exigible, el cual debe ser interpretado teniendo en cuenta el propósito de esta decisión; es decir, formalizar la minería de pequeña escala, artesanal o tradicional con el objetivo de evitar dañar, degradar o afectar el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y la vida y salud de la población.
3.3 ¿El Numeral 1 del Articulo 5 de la Decisión 774 impone a la República de Colombia la obligación de diferenciar a los mineros artesanales de los mineros ilegales?
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La Decisión 77 4, en su Artículo 3 establece que minerfa de pequeña escala, artesanal o tradicional será "aquella que por sus caracterlsticas sea calificada como tal de conformidad con las legislaciones nacionales de los paf ses miembros".
En ese sentido, el legislador andino habilita a cada pafs miembro para que determine qué tipo actividad minera calificaría como de pequeña escala, artesanal o tradicional en su respectiva jurisdicción.
Ello evidentemente generará que se establezcan diferencias entre el concepto de "minerfa de pequeña escala, artesanal o tradicionar y la "minería ilegal". No obstante, esta diferenciación no implica que las personas que realizan este tipo de actividad minera (de pequeña escala, artesanal o tradicional) se encuentren excluidas de la obligación de cumplir con los permisos, exigencias y requisitos legales establecidos, puesto que, de no cumplirse con ello, también podrían incurrir en el supuesto de minería ilegal que la Decisión 77 4 busca prevenir, combatir y eliminar.
En ese sentido, la definición de "actividad minera de pequeña escala, artesanal o tradicional" tiene el propósito de identificar a las personas que la realizan a efectos de incorporarlas a un régimen legal y viabilizar que cumplan con los requisitos y estándares ambientales, a fin de evitar daños irreparables futuros.
En suma, la determinación de lo que cada pals miembro entiende por "minería en pequeña escala, artesanal o tradicional" constituye un presupuesto necesario para cumplir con el mandato previsto en el Numeral 1 del Artículo 5 al que cada país miembro se encuentra obligado. No obstante debe quedar claro que la finalidad de dicha diferenciación no es excluir a los pequeños mineros del cumplimiento de las exigencias legales, sino incorporarlos a un régimen que les permita adecuarse a la legalidad y así garantizar la protección del ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y la vida y salud de la población de los países miembros.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 05001-23-33-000-2014-01832-01, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
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MAGISTRADA
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Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO
Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO
De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
VJJ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
PRESIDENTA
Notiflquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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