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Año XXXI – Número 2384 Lima, 28 de agosto de 2014
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág. Proceso 59-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 13 literal c) de la
Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 1, 4 literal a), 9, 11 literal c), 54, 56 y 57 de la Decisión 351; con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Derecho patrimonial de distribución de obra. Expediente Interno: 5568-2011-0-1801-JR-CA-13. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez ............................................................................ 1
Proceso 70-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g) y 150 de la Decisión 486; con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: “POSITIVO” (mixta). Expediente Interno: 10515-2013. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez ......... 23
Proceso 76-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 32 del Tratado de Creación, 121 y 122 del Estatuto, 134 literal a) y 159 de la Decisión 486; con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: “BOCADIN” (denominativa). Expediente Interno: 9630-2013. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez ......... 43
PROCESO 59-IP-2014
Interpretación prejudicial del artículo 13 literal c) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 1, 4 literal a), 9, 11 literal c), 54, 56 y 57 de la Decisión 351; con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Derecho patrimonial de distribución de obra. Expediente Interno: 5568-2011-0-1801-JR-CA-13. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de julio del año dos mil catorce. VISTOS: El Oficio 5568-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 13 de mayo de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 5568-2011-0-1801-JR-CA-13. El Auto de 18 de junio de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. LAS PARTES: Demandante: José Hurtado Pozo Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ
Terceros interesados: Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L.
Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) A. Determinación de los hechos relevantes:
Expediente 179-2010/DDA 1. El 29 de enero de 2010, José Hurtado Pozo interpuso denuncia contra Editora y
Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. y contra la UIGV por infracción a sus derechos patrimoniales y morales en relación con su obra MANUAL DE DERECHO PENAL. PARTE GENERAL.
2. Mediante Resolución 1 de 25 de febrero de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derecho de Autor dispuso admitir a trámite la denuncia presentada por José Hurtado Pozo. Asimismo, ordenó bajo cuenta, costo y riesgo del denunciante la realización de diligencias de inspección sin previo aviso y en forma inmediata, a fin de verificar las presuntas infracciones invocadas en la denuncia.
Expediente 634-2010/DDA 3. Mediante Resolución 1 de 15 de marzo de 2010, la Secretaría Técnica de la
Comisión de Derecho de Autor, en atención a que José Hurtado Pozo ha interpuesto una denuncia administrativa en contra de Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. y la UIGV por presunta infracción a los derechos patrimoniales de reproducción, distribución y comunicación pública y a los derechos morales de divulgación, integridad, modificación o variación, dispuso la acumulación del Expediente 634-2010/DDA al seguido en el Expediente 179-2010/DDA.
4. El 30 de mayo de 2010, se llevaron a cabo las diligencias de inspección ordenadas verificándose lo siguiente:
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(i) En el local del Rectorado de la UIGV se verificó la inexistencia de la
obra literaria denominada MANUAL DE DERECHO PENAL, PARTE GENERAL 1, materia de la denuncia.
(ii) En el local de la Librería Universitaria de la UIGV se ejecutó la medida cautelar de Incautación de 41 libros de la obra literaria MANUAL DE DERECHO PENAL. PARTE GENERAL 1, materia de la presente denuncia. El encargado refirió que los libros materia de incautación se encuentran a la venta tanto a los alumnos como al público en general a S/ 125,00 el ejemplar.
(iii) En el local de Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. se verificó la inexistencia de la obra literaria objeto de la denuncia, haciéndose referencia a que se hizo entrega de 380 ejemplares aproximadamente de la obra literaria en cuestión a la UIGV.
5. Mediante proveído de 5 de abril de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derecho de Autor tuvo presente la ratificación de las medidas cautelares de incautación y de cese, efectuada por la Comisión de Derecho de Autor el 26 de febrero de 2010.
6. Mediante Resolución 320-2010/CDA-INDECOPI de 25 de mayo de 2010, la Comisión de Derecho de Autor dispuso lo siguiente:
“Primero.- Declarar infundada la denuncia iniciada por José Hurtado Pozo contra Editora y Librería Jurídica Grijley y Universidad Inca Garcilaso de la Vega, respecto a los derechos morales de divulgación, integridad y modificación; y, a los derechos patrimoniales de reproducción y comunicación pública. Segundo.- Declarar fundada la denuncia iniciada por José Hurtado Pozo contra Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. y Universidad Inca Garcilaso de la Vega respecto al derecho patrimonial de distribución y, en consecuencia, sancionar a Editora y Librería Jurídica Grijley y Universidad Inca Garcilaso de la Vega con una multa ascendente a 8,08 UIT, la misma que será cancelada de forma solidaria por las denunciadas. Dicho monto es igual a la cantidad determinada como contraprestación en el contrato de edición suscrito entre las partes (US$ 10.000,00). Tercero.- Denegar la solicitud de Universidad Inca Garcilaso de la Vega, respecto de la entrega de los ejemplares incautados en la diligencia de 30 de marzo de 2010. Cuarto.- Archivar la denuncia iniciada de oficio contra Editora y Librería Jurídica Grijley en el extremo correspondiente a la infracción a los literales a) y d) del artículo 99 del Decreto Legislativo 822. Quinto.- Otorgar la solicitud de reconocimiento de las remuneraciones devengadas solicitadas por el denunciante. Dicho monto asciende a un total de US 10 000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS) que tendrán que cancelar las denunciadas en forma solidaria. Sexto.- Denegar el pago de costos y costas del procedimiento solicitado por José Hurtado Pozo. Séptimo.- Disponer la entrega a favor del denunciante de los 41 ejemplares incautados en la diligencia de 30 de marzo de 2010”.
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7. El 8 de junio de 2010, la UIGV interpuso recurso de apelación solicitando la nulidad
de la resolución apelada. El 10 de junio de 2010, Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. también interpuso recurso de apelación.
8. Mediante Resolución 1505-2011/TPI-INDECOPI de 18 de julio de 2011, el Tribunal del Indecopi resolvió revocar la Resolución 320-2010/CDA-INDECOPI, en el extremo que:
i) Declaró fundada la denuncia iniciada por José Hurtado Pozo respecto
al derecho patrimonial de distribución. ii) Sancionó a Editora y Librería Jurídica Grijley y UIGV con una multa
ascendente a 8,08 UIT, la misma que será cancelada de forma solidaria por las denunciadas.
iii) Reconoció a favor del denunciante el monto que asciende a la suma de US 10 000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS) por remuneraciones devengadas que tenían que cancelar las denunciadas en forma solidaria.
9. En consecuencia, el Tribunal del Indecopi declaró infundada la denuncia iniciada por José Hurtado Pozo respecto al derecho patrimonial de distribución; dispuso la entrega de los ejemplares incautados en la diligencia de 30 de marzo de 2010 a favor de la universidad; y, dejó en firme la Resolución 320-2010/CDA-INDECOPI en lo demás que contiene.
10. José Hurtado Pozo presentó demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 1505-2011/TPI-INDECOPI.
11. Mediante Resolución 10 de 14 de marzo de 2013 se declaró fundada en parte la
demanda, por considerar que Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. y la UIGV han infringido el derecho de distribución del autor al haber distribuido ejemplares alterados de la obra, vulnerándose así el artículo 13 literal c) de la Decisión 351.
12. La UIGV presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.
13. La Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, suspendió el proceso y solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial sobre:
“Cómo debe analizarse e interpretarse el literal c) del artículo 13 de la Decisión 351 respecto a cuáles son los alcances y límites del derecho patrimonial de distribución respecto a la facultad del editor de modificar el diseño de una obra sin afectar el contenido de la misma”.
B. Fundamentos de la demanda:
El demandante José Hurtado Pozo argumentó lo siguiente: 14. En la Revista Jurídica 280 de 8 de diciembre de 2009, publicada con el Diario Oficial
“El Peruano” fue promocionada una nueva edición de su libro MANUAL DE DERECHO PENAL, PARTE GENERAL 1, en la que se puede apreciar el “lanzamiento” de la nueva edición del libro de su supuesta auditoría, como un cuaderno de rectorado de la UIGV.
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15. La empresa Grijley ha reconocido mediante carta de 22 de diciembre de 2009 haber
reemplazado, flagrantemente y sin su autorización, las cubierta originales de la obra por otras en las que aparece como publicación de la UIGV, así como haber incluido en la obra un texto denominado “Liminar” dirigido a los profesores y estudiantes de dicha universidad, reconociendo además haber comercializado indebidamente 380 ejemplares de la obra.
16. Los actos mencionados vulneran el derecho moral a la integridad de la obra debido a
que se la ha modificado y alterado sin autorización. 17. La UIGV también es responsable de la infracción que se viene cometiendo al
consentir una edición irregular de un libro de su autoría con el agravante de que no tiene ninguna relación laboral o contractual con la universidad que permite que se utilice incluso los logos y las marcas de terceros en la tapa y en la primera página del libro infractor como son el logo de la Universidad de Friburgo, Suiza y el logo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, presentándose además dicha nueva edición como una edición “aumentada y corregida”, lo cual es falso.
C. Fundamentos de la contestación a la demanda: El Indecopi contestó la demanda alegando lo siguiente:
18. Defiende la legalidad de la Resolución 1505-2011/TPI-INDECOPI de 18 de julio de
2011.
19. Se debe declarar infundada la denuncia iniciada por José Hurtado Pozo respecto al derecho patrimonial de distribución.
20. La obra del señor Hurtado está conformada por el texto denominado MANUAL DE DERECHO PENAL. Sin embargo, su obra no incluye ni la carátula del libro ni el libro que la contiene, ya que éstas no fueron creadas por él. La obra en sí misma (texto) no ha sido modificada. Lo que ha ocurrido es que se ha modificado la presentación de la obra; es decir, la edición, en aplicación del artículo 10 del contrato de edición, el cual faculta a la editora a decidir sobre la calidad y el tipo de materiales, diseños, arte gráfico y diagramación.
21. Cambiar la carátula del libro no constituye una modificación a la obra, sino a la edición. En tal sentido, dado que la obra nunca fue modificada, la obra que se distribuyó fue siempre la autorizada para edición y comercialización por el autor mediante el contrato de edición.
La UIGV contesta la demanda manifestando lo siguiente: 22. Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. le ofreció las referidas obras indicando en
todo momento que contaba con las facultades del caso, por lo que los libros han sido adquiridos de buena fe sin ningún interés mercantil.
23. Antes de admitir la denuncia se debió requerir el contrato de edición celebrado con la empresa Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. para verificar si es que efectivamente se había transgredido dicho contrato o los pormenores del mismo, puesto que mediante dicho contrato Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. les puso en conocimiento que se les ofrecía 500 ejemplares, sin ningún ánimo de piratería.
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24. Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. les ofreció el producto materia del presente
procedimiento, por lo que accedieron a la adquisición del mismo para destinarlo a fines netamente académicos y sin fines de lucro.
25. Conforme se desprende de la copia del libro que proporciona el mismo denunciante, no se indica que las autorizaciones se soliciten al autor sino que se indica que todo contacto se debe realizar con la editorial.
26. Adjuntó medios de prueba a fin de acreditar sus argumentos y solicitó que se le entreguen los libros incautados.
27. Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. no ha contestado la demanda y ha sido
declarada rebelde.
D. Fundamentos de la sentencia de primera instancia judicial:
28. Mediante Resolución 10 de 14 de marzo de 2013 se declaró fundada en parte la demanda, por considerar que Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. y la UIGV han infringido el derecho de distribución del autor al haber distribuido ejemplares alterados de la obra, vulnerándose así el artículo 13 literal c) de la Decisión 351. La codemandada sin autorización previa del autor procedió a modificar unilateralmente la presentación primigenia de la obra, la cual por obligación contractual debía mantener las mismas características del primer tiraje que fue producto del consenso de las partes. No se puede modificar unilateralmente la presentación de la obra. La editora al haber distribuido los ejemplares alterados sin autorización del autor ha infringido el derecho de distribución del autor.
E. Fundamentos del recurso de apelación:
29. La UIGV presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, de la siguiente manera:
El texto denominado “Liminar” incluido en las ediciones con carátula reemplazada no forma parte del texto originario de la obra, el cual ha sido mantenido en forma íntegra, no pudiendo tampoco afirmarse que el reemplazo de las carátulas de la obra constituya en sí una afectación a la obra.
30. Reitera los argumentos presentados en la contestación a la demanda. CONSIDERANDO: COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 31. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1 literal c) del Tratado
de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
32. Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del
Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.
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NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS 33. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 13 literal c) de la
Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículos: 1, 4 literal a), 9, 11 literal c), 54, 56 y 57 de la Decisión 351.
DECISIÓN 351 “(…) Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el Capítulo X de la presente Decisión. (…) Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes: a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y
cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales;
(…) Artículo 9.- Una persona natural o jurídica, distinta del autor, podrá ostentar la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones internas de los Países Miembros. (…) Artículo 11.- El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: (…) c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente
contra el decoro de la obra o la reputación del autor.
(…) Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: (…)
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b) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;
(…) Artículo 54.- Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable. (…) Artículo 56.- La autoridad nacional competente, podrá ordenar las medidas cautelares siguientes: a) El cese inmediato de la actividad ilícita;
b) La incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según
corresponda, de los ejemplares producidos con infracción de cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Decisión;
c) La incautación, embargo, decomiso o secuestro, de los aparatos o
medios utilizados para la comisión del ilícito.
Las medidas cautelares no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para el exclusivo uso personal. Artículo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente: a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o
indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho;
b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya
incurrido el titular del derecho infringido; c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que
constituyan infracción del derecho;
d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.
(…)”.
A. PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO FRENTE A LAS NORMAS DE DERECHO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS Y DE DERECHO INTERNACIONAL. DEL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE.
34. En el presente caso, se alegó la aplicación del Decreto Legislativo 822, por lo que
resulta necesario referirse al principio de la primacía del Derecho comunitario andino, el mismo que encuentra su apoyo en otros, como son el efecto directo, la aplicación inmediata y la autonomía del ordenamiento jurídico andino.
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35. Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia del
ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el derecho comunitario y las normas de derecho internacional.
36. En virtud de los principios de autonomía y primacía, las normas del ordenamiento
comunitario —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros. Por lo tanto, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí que la Comunidad, si bien no se encuentra vinculada por los tratados que celebren individualmente los Países Miembros, como ha sido el caso del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, puede tomarlo como una referencia, ya que los cuatro Países Miembros son parte del mismo.
37. Sin embargo resulta importante tener en cuenta que en virtud del principio de
complemento indispensable, la norma nacional podría abordar legislativamente temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con objeto de lograr una correcta aplicación de la normativa comunitaria andina. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“No es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas. Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias. Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del Proceso 115-IP-2009).
B. DEL OBJETO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR. 38. En el presente proceso José Hurtado Pozo interpuso denuncia contra Editora y Librería
Jurídica Grijley E.I.R.L. y contra la UIGV por infracción a sus derechos patrimoniales y morales en relación con su obra MANUAL DE DERECHO PENAL. PARTE GENERAL. Dentro del Proceso 102-IP-2010 de 14 de octubre de 2010, este Tribunal señaló lo siguiente:
“El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad. Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y,
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también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en la Decisión 351. Para Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”1. Al referirse al objeto de la protección que brinda el derecho de autor, es importante mencionar qué se entiende por “autor”, por “obra” y por “publicación” en la legislación andina, los cuales de acuerdo al artículo 3 de la Decisión 351, son definidos de la siguiente manera: “Autor: Persona física que realiza la creación intelectual”; “Obra: toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”; y, “Publicación: Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra”.
39. El Tribunal ha sostenido que: “También doctrinariamente se han elaborado algunas nociones de lo que es obra intelectual, entre otras, las que consideran que es: ‘una creación de la inteligencia, con notas de originalidad y significación (…). Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos (...) expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral” (Proceso 139-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. 1057 de 21 de abril de 2004).
40. La doctrina menciona asimismo algunas características de la “obra” como objeto del Derecho de Autor. Entre ellas se destacan:
“1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario, artístico o científico. 2. Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión, mérito o destino. 3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”2.
41. En similar sentido, Baylos Corroza enfatiza sobre el elemento o característica de originalidad como supuesto necesario para que pueda hablarse de obra y de derecho de autor al exponer que: "la originalidad no quiere decir otra cosa sino que la obra pertenezca efectivamente al autor; que sea obra suya y no copia de la obra de otro. Porque en la propiedad intelectual la creación no se contempla como
1 Charria García, Fernando, Derechos de Autor en Colombia, Ediciones Instituto Departamental de Bellas
Artes, Cali, 2001, p. 21. 2 Antequera Parilli, Ricardo, “El Nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela”, Autoralex,
Venezuela, 1994, p. 32.
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aportación del autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, de modo que venga a incrementarlo mejorándolo, lo que explicaría el valor que en la obra habría de representar ser nueva”3.
42. La normativa sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra
intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho, y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.
43. El artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras
literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios. Del mismo modo hace una enumeración ejemplificativa más no taxativa de las obras protegidas, mencionando en el literal a) las obras expresadas por escrito, aunque omite dar el concepto de ellas. Éstas son creaciones que se materializan mediante el empleo de signos gráficos que permiten su lectura y comprensión. Es decir, el artículo 4 establece que la protección recae sobre la obra que pueda reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Se entiende por reproducción a la fijación de la obra; es decir, la incorporación de signos, sonidos o imágenes en una base material que permita su percepción, comunicación u obtención de copias de la totalidad o de parte de ella. Del mismo modo, se entiende por divulgación el acto de acceso de la obra al público, por cualquier medio o procedimiento (artículos 3 y 14 de la Decisión citada).
44. Finalmente, el Tribunal ha señalado: “De los textos citados se desprende que, a los
efectos de su tutela, la obra artística, científica o literaria, susceptible de reproducción o divulgación, debe ser una creación original. Por tanto, la protección no depende del mérito de la obra o de su destino, ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla, sino de que ella posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso” (Proceso 165-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1195 de 11 de mayo de 2005).
C. LOS DERECHOS MORALES. OPONERSE A TODA DEFORMACIÓN, MUTILACIÓN
O MODIFICACIÓN QUE ATENTE CONTRA EL DECORO DE LA OBRA O LA REPUTACIÓN DEL AUTOR. LA INTEGRIDAD DE LA OBRA.
45. El demandante José Hurtado Pozo argumentó que los actos mencionados vulneran
el derecho moral a la integridad de la obra debido a que se la ha modificado y alterado sin su previa autorización.
46. Acerca de los derechos morales resulta importante advertir lo que el Tribunal expuso en la interpretación prejudicial rendida dentro del Proceso 110-IP-2007:
“Los derechos morales protegen la correlación autor obra con base en los intereses intelectuales y espirituales del autor en relación con su obra. El artículo 11 de la Decisión 351 plasma las características de los derechos morales: inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables.
47. El mismo artículo consagra también ciertas facultades que se enmarcan dentro del
grupo derechos morales. Siguiendo la pertinente clasificación que Delia Lipszyc hace en su libro “Derecho de Autor y Derecho Conexos”, se tiene que las facultades pueden ser positivas o negativas (defensivas). Las primeras engloban todas las acciones que el titular del derecho de autor puede hacer con su obra; ahí se
3 Baylos Corroza, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas, 2ª edición, 1993.
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encuentran la facultad de divulgar la obra, modificarla y retirarla (literal a del artículo 11 de la Decisión 351). Las segundas son todas aquellas acciones tendientes a defender la paternidad de la obra (literales b y c del artículo 11 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).
48. De conformidad con el artículo 12 de la Decisión 351, los Países Miembros pueden
reconocer otros derechos de carácter moral, diferentes a los enunciados en el mencionado artículo 11 (Interpretación Prejudicial 10-IP-2007, sentencia de 4 de diciembre de 2007, Caso: Infracción a Derechos de Autor).
49. El artículo 11 de la Decisión 351 se refiere al derecho moral que tiene un autor sobre
su obra; el goce de este derecho faculta al autor para:
a) Conservar la obra inédita o divulgarla;
b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento;
c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor.
D. OPONERSE A TODA DEFORMACIÓN, MUTILACIÓN O MODIFICACIÓN QUE
ATENTE CONTRA EL DECORO DE LA OBRA O LA REPUTACIÓN DEL AUTOR: LA INTEGRIDAD DE LA OBRA.
50. En el presente caso, el demandante José Hurtado Pozo argumentó que la empresa Grijley ha reconocido mediante carta de 22 de diciembre de 2009 haber reemplazado, flagrantemente y sin su autorización, las cubierta originales de la obra por otras en las que aparece como publicación de la UIGV, así como haber incluido en la obra un texto denominado “Liminar” dirigido a los profesores y estudiantes de dicha universidad, reconociendo además haber comercializado indebidamente 380 ejemplares de la obra. Según el demandante, los actos mencionados vulneran su derecho moral a la integridad de la obra debido a que se la ha modificado y alterado sin autorización.
51. El artículo 11 de la Decisión 351 establece que el autor tiene el derecho inalienable,
inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: “c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor”.
52. Del análisis y la lectura de dicha norma, el autor tiene el derecho a oponerse cuando:
i. se trate de una deformación: Por deformación debe entenderse algo que pierde su forma regular o natural, dando lugar a una interpretación errónea. Ese supuesto se verifica cuando se trastoca el contenido de la obra;
ii. se trate de una mutilación: Por mutilación debe entenderse cuando se corta o cercena una parte del cuerpo de la obra, eliminando una parte o porción de la misma; o,
iii. se trate de una modificación: Por modificación debe entenderse una transformación o cambio en el contenido de la obra.
53. En primer lugar, deberá analizarse si la actividad acusada entra en alguno de los tres supuestos. En segundo lugar, de encajar en alguna de las tres alternativas del artículo 11 literal c) de la Decisión 351, se exigirá como requisito adicional que se
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“atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor”. En otras palabras, la actuación acusada debe atentar contra el honor, el respeto del autor y la honestidad de su obra.
54. Sobre el particular, el derecho a la intangibilidad consiste en impedir que se altere,
se modifique, se deteriore, se mutile o se destruya la obra, a fin de evitar un grave e injusto perjuicio a los intereses morales del autor, independientemente de los derechos patrimoniales. A través del citado derecho se intenta respetar la integridad de la obra. Sin embargo, el autor tiene la facultad para modificar su propia creación, la cual subsiste incluso después de haber cedido sus derechos patrimoniales.
55. El principio de integridad de la obra llamado también “derecho al respeto” faculta al
autor para oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de la obra, que atente contra el decoro de la misma, la demerite o perjudique el honor o la reputación del autor. Este derecho se fundamenta en el respeto que se debe a la personalidad del autor como creador de la obra, en cuya expresión creativa se refleja o plasma esa personalidad.
56. El derecho de integridad atañe también a las condiciones técnicas en que se efectúa
la explotación económica, cualquiera que sea el medio empleado, por lo que el editor, el empresario, el productor o quien realice la explotación de la obra, debe hacerlo asegurando que se resguarde el derecho moral del autor4. El autor tiene derecho a que su pensamiento no sea modificado, a fin de que el producto de su actividad intelectual sea comunicado en su auténtica expresión.
57. El principio de integridad de la obra, al formar parte de los derechos morales del
autor, determina que dichos derechos sean independientes de los derechos patrimoniales de que goce el autor y que serán conservados por el autor, incluso en los casos en los que haya cedido sus derechos patrimoniales5.
58. A manera ilustrativa, sobre el Derecho moral de integridad de la obra, este Tribunal
considera pertinente traer a colación el leading case del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi6:
“Al respecto, la Sala conviene en precisar que dado que el prólogo fue escrito por Mario Vargas Llosa y que la autoría del mismo le corresponde única y exclusivamente a Mario Vargas Llosa, la supresión del mismo en la obra publicada por Orbis Ventures S.A.C. no constituye una afectación al derecho moral de integridad de los denunciantes en la medida que, además, el prólogo de una obra es susceptible de ser cambiado por otro debido a cuestiones de índole temporal e incluso de mercado, siendo necesario precisar que el prólogo de una obra no es parte de la obra sino que resulta independiente de la misma.
Así, una misma obra con el transcurrir del tiempo puede presentar diferentes prólogos escritos por diferentes autores o personalidades. Asimismo, respecto a la modificación del prefacio, cabe precisar que la
4 Vega Jaramillo, Alfredo, Manual de Derecho de Autor, Dirección Nacional de Derecho de Autor,
Ministerio del Interior y Justicia, 2010, Bogotá, p. 33. 5 Disponible en web:
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf 6 Véase la Resolución 723-2008/TPI-INDECOPI de 24 de marzo de 2008. Expediente 1241-2005/ODA
acumulado al 1590-2005/ODA. Denunciantes: Enrique Ghersi Silva y Mario Ghibellini Harten. Denunciados: Hernando de Soto Polar, Orbis Ventures S.A.C. y Prensa Popular S.A.C. Tercero: Instituto Libertad y Democracia (ILD).
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elaboración del mismo también le corresponde única y exclusivamente a Hernando de Soto debido a que si bien constituye una introducción a la obra, la elaboración del mismo sólo le correspondió a Hernando de Soto, por lo que igual como sucede en el caso del prólogo, éste es susceptible de ser modificado con el devenir del tiempo, por lo que su modificación no constituye una afectación al derecho moral de integridad de los denunciantes. (…) la Sala ha verificado que dichos capítulos nuevos incorporados a la obra (…) han sido incorporados como “Anexos” de la obra, habiéndose incorporado incluso después del epílogo. En tal sentido, esta Sala considera que la inclusión de dichos anexos no altera la integridad de la obra al haberse incorporado como anexos de la misma, los cuales, por lo general, en la práctica pueden ser variados dependiendo de las ediciones de un libro determinado. Así, por ejemplo, en diversas obras literarias de carácter jurídico se suelen incorporar al final de las mismas diversos anexos constituidos, por ejemplo, por diversas leyes aplicables a la materia o sentencias o jurisprudencia que pueden incrementar el valor de la obra pero no por ello, de ser modificados o suprimidos en posteriores ediciones, se altera el contenido esencial de la obra. En tal sentido, no puede atribuírsele a los denunciados una conducta infractora al derecho de integridad de la obra materia de la presente denuncia” (lo subrayado es nuestro).
59. En el presente caso, la Corte Consultante deberá analizar si la actuación de la
editora esto es, la modificación de la carátula y la inclusión de un liminar supone una deformación, mutilación o modificación de la obra. Posteriormente, de manera objetivamente comprobable, deberá analizar si dicha actuación causa perjuicio al honor o a la reputación del autor.
60. Por lo expuesto, la Corte Consultante deberá analizar de manera objetiva las
modificaciones, y si las mismas atentan contra el decoro de la obra o la reputación del autor. Como se mencionó, es un requisito adicional que exista un atentado contra el decoro de la obra o la reputación del autor.
D. DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES. LA DISTRIBUCIÓN PÚBLICA DE
EJEMPLARES O COPIAS DE LA OBRA MEDIANTE LA VENTA. SOBRE EL CONTRATO DE EDICIÓN Y SUS LÍMITES. LA RELACIÓN ENTRE EL CONTRATO DE EDICIÓN DE OBRA Y EL DERECHO MORAL DE INTEGRIDAD DE LA OBRA.
61. En el presente caso, el Tribunal del Indecopi declaró infundada la denuncia iniciada
por José Hurtado Pozo respecto al derecho patrimonial de distribución. Posteriormente, en primera instancia se declaró fundada en parte la demanda, por considerar que Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. y la UIGV han infringido el derecho de distribución del autor al haber distribuido ejemplares alterados de la obra, vulnerándose así el artículo 13 literal c) de la Decisión 351.
62. El Capítulo V de la Decisión 351 se refiere a los derechos patrimoniales y el
artículo 13 establece el derecho al uso exclusivo que confiere el mismo.
63. Esta exclusividad en favor del autor, también está consagrada en el artículo 11 bis numeral 1) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, es así que los derechos patrimoniales, como se indicó, se refieren al beneficio o utilidad económica que se obtendrá por la publicación y difusión de la obra. Éstos tienen la particularidad de ser transferibles, renunciables y temporales.
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64. De conformidad con el artículo citado, el autor o sus causahabientes tienen el
derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir, la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento, alquiler o cualquier otro contrato; la importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas y la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. Para aclarar, se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.
La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta: 65. El artículo 13 de la Decisión 351 expresa que el autor o sus derechohabientes tienen
el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:
a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;
b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;
c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;
d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin
autorización del titular del derecho;
e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.
66. Según el artículo 3 de la Decisión 351, la distribución al público consiste en: “Puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma”.
67. En efecto, la distribución supone necesariamente la incorporación de la obra en un soporte físico que permita su comercialización pública. El carácter físico del soporte exige la posibilidad de aprehensión del mismo por parte del público. En ese sentido, todos aquello modos de explotación que no permitan la incorporación física de la obra no pueden ser considerados como distribución7.
E. SOBRE EL CONTRATO DE EDICIÓN Y SUS LÍMITES. LA RELACIÓN ENTRE EL
CONTRATO DE EDICIÓN DE OBRA Y EL DERECHO MORAL DE INTEGRIDAD DE LA OBRA:
68. La Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior
de Justicia de Lima, República del Perú, suspendió el proceso y solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial sobre:
“Cómo debe analizarse e interpretarse el literal c) del artículo 13 de la Decisión 351 respecto a cuáles son los alcances y límites del derecho patrimonial de distribución respecto a la facultad del editor de modificar el diseño de una obra sin afectar el contenido de la misma”.
7 Véase: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coordinador), Manual de Propiedad Intelectual, Editorial
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001, p. 63.
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69. En primer lugar, sobre el contrato de edición cabe indicar que el mismo es de
naturaleza civil, por lo que el Tribunal debe precisar que, en el presente caso, sólo será materia de evaluación la infracción a la legislación sobre el Derecho de Autor y no el incumplimiento de las cláusulas de un contrato civil.
70. En segundo lugar, este Tribunal debe precisar que en la Decisión 351 no existe
ninguna norma respecto a los derechos del editor. En vista de ello, los derechos del editor surgen en virtud del contrato de edición, mediante el cual el autor le cede de forma temporal sus derechos patrimoniales para reproducir su obra y distribuirla en el mercado. Por ello el editor reproducirá, distribuirá y, en algunos casos, comunicará al público la obra para tal fin.
71. En tercer lugar, se entiende que son facultades del editor encargarse de la
diagramación de la obra, de la carátula y, en algunos casos, de la coordinación de la corrección de estilo con el autor. Sobre el diseño, la presentación, el arte gráfico o la carátula de la obra, el autor no tiene derechos, ya que es el editor quien contrata al diseñador y selecciona los detalles de la presentación de la obra, a menos que se haya acordado que sea de forma conjunta con el autor. Sin embargo, ello no sería una afectación a los derechos del autor, sino un simple incumplimiento de un contrato de carácter civil.
Sobre el contrato de edición:
72. El contrato de edición es aquél por el que el autor, o sus derechohabientes, ceden a
un editor el derecho de reproducir y distribuir una obra, a cambio de una contraprestación económica. Por lo tanto, desata para ambas partes obligaciones, así como sacrificios patrimoniales. Bilateralidad y onerosidad, donde el modo de fijar la remuneración debe ser proporcional a los ingresos y explotación obtenidos por el editor8.
73. El editor asume el riesgo empresarial relacionado con el buen fin de la edición, tiene un papel más amplio que el del mero impresor, distribuidor o librero, por más que en ocasiones el editor pueda asumir, además, todos o algunos de esos roles. El editor lleva a cabo, hasta cierto punto, una tarea intelectual, por la selección de las obras que edita, y por las decisiones sobre las características de la edición (diseño tipográfico, tipo de papel, formato, encuadernación). De hecho, ese rasgo de su función se ha traducido en el reconocimiento legal a su favor de un derecho de propiedad intelectual distinto al del autor, bien que limitado a determinadas producciones editoriales9.
74. La cesión de los derechos de reproducción y distribución, o de alguna modalidad de
los mismos, es la mínima que necesariamente ha de hacer el autor a favor del editor. Adicionalmente resulta posible que le ceda otros derechos, como el de transformación, o el de comunicación pública (por ejemplo, en su modalidad de puesta a disposición del público). Igual que los derechos de reproducción y distribución no tienen por qué ser cedidos en bloque al editor, tampoco tienen por qué serle cedidos con carácter exclusivo10.
8 RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO y otros, Manual de Propiedad Intelectual, 3era edición,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 191. 9 RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO y otros, Manual de…, op. cit., p. 192.
10 RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO y otros, Manual de…, op. cit., p. 193.
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75. Para los efectos de la presente interpretación prejudicial, nos enfocaremos en las
tres obligaciones principales del editor, según el criterio de RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO11:
a) Explotación de la obra.- El editor asume, en primer lugar, la obligación de
reproducir la obra en la forma convenida, lo cual comprenderá desde aspectos relativos al tipo genérico de edición (rústica, bolsillo, fascículos, electrónica) hasta especificaciones relacionadas con el diseño gráfico, la inserción de ilustraciones o la inclusión en una colección. Asimismo, el editor debe proceder a la distribución de los ejemplares de la obra en las condiciones y plazo estipulados. Se establece, en segundo lugar, que el editor queda obligado a asegurar a la obra una explotación continua y una difusión comercial conforme a los usos del sector.
b) Salvaguarda de los derechos morales del autor.- El editor se obliga a respetar
la integridad de la obra, de forma que su reproducción y distribución se lleve a cabo sin alterar, menoscabar o modificar en modo alguno su contenido. De hecho, salvo pacto en contrario, el editor ha de someter al autor unas pruebas de tirada, lo que entre otras cosas servirá para que el autor pueda comprobar que el editor no ha introducido alteraciones en la obra. Aunque de manera limitada, durante el período de corrección de pruebas, el autor puede introducir –él sí, puesto que es el titular del derecho moral de modificación- ciertos cambios sobre la obra. El editor ha de respetar la paternidad intelectual del autor sobre la obra, haciendo constar en cada ejemplar el nombre, firma o signo que lo identifique. El editor debe restituir al autor el original de la obra, una vez finalizadas las operaciones de impresión y tirada.
c) Remuneración e información.- Obligación primordial a cargo del editor es la de
satisfacer al autor la remuneración establecida, que como regla general deberá revestir forma de participación proporcional en los ingresos de explotación del editor. En el caso de ser ésa la fórmula de remuneración, el editor debe practicar al menos una liquidación anual al autor, rindiéndole cuentas si fuere preciso. Al mismo tiempo, el editor queda obligado a suministrar al autor información sobre la fabricación, distribución y existencias de los ejemplares de sus obras, debiendo presentar los correspondientes justificantes si el autor se lo solicitase.
76. La Corte Consultante deberá analizar el contrato de edición, si es que en el mismo el autor ha autorizado o no la transformación de su obra, que también es un derecho patrimonial, a fin de analizar la interacción entre el derecho moral de integridad con el derecho patrimonial de transformación. El contrato de edición debe respetar en todo momento el derecho de integridad, al ser un derecho oponible a todos, incluso cuando haya pacto en contrario.
77. Sobre la consulta realizada por la Corte Consultante, cabe indicar que se aprecian
dos etapas:
i) En primer lugar, la Corte Consultante deberá analizar si se vulneró el derecho patrimonial de distribución de la obra, tomando en consideración el contrato de edición suscrito por las partes. En primera instancia judicial, se declaró fundada en parte la demanda, por considerar que la Editora ha infringido el derecho de distribución del autor al haber distribuido ejemplares “alterados” de la obra, vulnerándose así el
11
RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO y otros, Manual de…, op. cit., pp. 195-196.
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artículo 13 literal c) de la Decisión 351. En dicha sentencia judicial, se fundamentó que la codemandada sin autorización previa del autor “procedió a modificar unilateralmente la presentación primigenia de la obra, la cual por obligación contractual debía mantener las mismas características del primer tiraje que fue producto del consenso de las partes. No se puede modificar unilateralmente la presentación de la obra. La editora al haber distribuido los ejemplares alterados sin autorización del autor ha infringido el derecho de distribución del autor”. Al respecto, este Tribunal considera que la Corte Consultante deberá analizar en primer lugar el contrato de edición: si la presentación de la obra, por obligación contractual, debía mantener las mismas características del primer tiraje que fue producto del consenso de las partes. En principio, el autor autorizó a la editora la distribución pública de ejemplares de la obra mediante la venta. Sin embargo, cabe indicar que existe un derecho del autor a controlar el acto de reproducción, por ejemplo, de la reproducción de libros por un editor12.
ii) En segundo lugar, el derecho del autor de controlar el acto de reproducción de
libros por el editor debe interpretarse de conformidad con el artículo 11 de la Decisión 351, que establece que el autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: “c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor”.
Como se mencionó en el punto C de la presente interpretación prejudicial, el derecho de integridad atañe también a las condiciones técnicas en que se efectúa la explotación económica, cualquiera que sea el medio empleado, por lo que el editor debe hacerlo asegurando que se resguarde el derecho moral del autor. El autor tiene derecho a que su pensamiento no sea modificado, a fin de que el producto de su actividad intelectual sea comunicado en su auténtica expresión.
Como se ha desarrollado, en primer lugar, deberá analizarse si la actividad acusada entra en alguno de los tres supuestos: deformación, mutilación o modificación de la obra. En segundo lugar, en cualquiera de los tres supuestos mencionados, se exigirá como requisito adicional que exista un atentado contra el decoro de la obra o la reputación del autor. Por lo tanto, el contrato de edición de la obra se encuentra limitado y debe respetar en todo momento los derechos morales del autor regulados en el artículo 11 de la Decisión 351, entre ellos, el derecho moral de la integridad de la obra. Las facultades del editor en relación con la obra que edita deben respetar el derecho moral de la integridad de la obra.
78. En el presente caso, la Corte Consultante deberá ponderar si la modificación del diseño de la obra por parte del editor ha afectado el contenido de la obra. Si se trata de una “modificación”, de una transformación o de un cambio en el contenido de la obra, deberá analizar como requisito adicional que exista un atentado contra el decoro de la obra o la reputación del autor. En otras palabras, la actuación acusada debe atentar contra el honor, el respeto del autor y la honestidad de su obra.
12
Disponible en web: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf
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79. En consecuencia, en primer lugar, la Corte Consultante deberá analizar el contrato de
edición si la presentación primigenia de la obra, por obligación contractual, debía mantener las mismas características del primer tiraje que fue producto del consenso de las partes. De los hechos se desprende que la Editora lanzó una edición en el 2005 de la obra MANUAL DE DERECHO PENAL. PARTE GENERAL. Sin embargo, posteriormente, se procedió a reemplazar la carátula de dicha edición en los ejemplares que quedaban de remanente de la misma edición. Asimismo, se añadió la palabra “Liminar”.
80. La Corte Consultante deberá determinar si el cambio de la carátula y la inclusión de
la palabra “Liminar” son acciones que afectan o no el texto originario de la obra, el cual habría sido mantenido de forma íntegra, analizando al efecto si dichos elementos son sustanciales para la naturaleza de la obra.
81. En el supuesto que no exista dicha obligación contractual de manera expresa, el
autor tiene derecho a controlar el acto de reproducción de libros, de conformidad con el artículo 11 de la Decisión 351, que establece que el autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: “c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor”.
E. LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE EN CASO
DE INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR. LAS MEDIDAS CAUTELARES. LA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS.
82. En el presente caso, se solicitó la aplicación de medidas cautelares, así como la
indemnización por los daños y perjuicios. En el Proceso 110-IP-2007, ya citado, este Tribunal manifestó lo siguiente:
“Al presentarse infracción a los Derechos de Autor, su titular puede acudir a la Autoridad Nacional Competente para iniciar las demandas o denuncias respectivas. La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece en el capítulo XIII “De los Aspectos Procesales”, algunos parámetros generales en cuanto los procesos o procedimientos que se sigan ante la Autoridad Nacional Competente en relación con la protección de los Derechos de Autor. Asimismo establece algunas medidas cautelares, resarcitorias y sancionatorias de carácter penal, que la Autoridad Nacional Competente puede tomar en el transcurso del proceso o procedimiento o en el acto que resuelve el fondo del asunto. Es así como en el artículo 56 de la mencionada Decisión se establece que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar como medidas cautelares el cese inmediato de la actividad ilícita, la incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo de los ejemplares producidos con infracción de los Derechos de Autor y conexos, así como de los aparatos o medios utilizados para ello. Es importante tener en cuenta, de conformidad con el último párrafo del artículo comentado, que las medidas cautelares mencionadas no serán aplicables cuando el ejemplar producido con violación de los Derechos de Autor y conexos sea adquirido de buena fe y para el uso exclusivamente personal. En relación con las medidas de carácter resarcitorio, el artículo 57, literales a), b) y c) de la Decisión 351, enuncia que la Autoridad Nacional
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Competente podrá ordenar con la sentencia o acto administrativo que ponga fin al proceso o procedimiento, según corresponda, la reparación o indemnización de los daños y perjuicios sufridos, el pago de las costas del proceso, y el retiro comercial definitivo de los ejemplares que constituyan la infracción. En cuanto a las medidas sancionatorias de carácter penal, el literal d) de la misma disposición establece que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar las sanciones penales equivalente a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud. Se advierte que las anteriores previsiones consagradas en la norma comunitaria, al ser tan generales en materia de procedimiento, dejan abierto un gran margen para que el ordenamiento interno de los Países Miembros regule los procedimientos y procesos con base en la norma comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable”.
F. REPARACIÓN O INDEMNIZACIÓN EN COMPENSACIÓN POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS.
83. En el presente caso, el demandante solicitó la indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Dentro del Proceso 44-IP-2013 de 16 de julio de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:
“Conforme al artículo 57 de la Decisión 351, en el caso de presentarse una infracción a los derechos de autor, el ilícito y su reparación deberán demandarse ante el órgano administrativo o jurisdiccional competente designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia. La admisión de la demanda dará lugar a la apertura del procedimiento establecido por las leyes del País Miembro, en el cual deberán observarse, entre otros, los principios del debido proceso y, en particular, los de igualdad de las partes, imparcialidad del órgano competente, eficacia, economía procesal y celeridad. Los procedimientos se sujetarán a las normas del derecho nacional, en aplicación del principio de ‘complementariedad’ entre el derecho comunitario y el derecho nacional, ya que la norma comunitaria se hace efectiva a través de órganos y procedimientos internos del País Miembro de que se trate. Todo proceso llevado a cabo por la autoridad nacional, se reitera, deberá además observar los principios referidos”.
84. En relación con los ilícitos que pudieran ser cometidos, el Tribunal expresó que:
“Frente al ilícito citado, la tutela resarcitoria persigue la compensación económica de la víctima de la lesión patrimonial, a través de la restitución del objeto y, en su defecto, de la reparación o de la indemnización. El daño es pues el presupuesto de la tutela judicial efectiva, ésta consiste en su resarcimiento, que es el montante económico por la falta de ejercicio del derecho infringido y, éste se encuentra gobernado por el principio de la reparación integral, según el cual, la víctima del daño no debe recibir ni más ni menos que la pérdida que, susceptible de valoración económica, haya efectivamente sufrido. En este contexto, el restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, constituye el objeto de la decisión de mérito y, por tanto, de la tutela definitiva del derecho de autor (…). En el caso de la tutela de mérito,
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cuyo objeto, como se indicó, es el restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, la norma comunitaria atribuye potestad a la autoridad nacional competente para disponer el pago de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos, así como el pago por el infractor de las costas del proceso y el retiro definitivo del comercio de los ejemplares ilícitos”. (Proceso 178-IP-2006, Marca: “POLYNIL” (nominativa), publicado en la Gaceta Oficial 1486 de 11 de abril de 2007).
Sobre la base de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho comunitario andino y
el Derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho comunitario andino y las normas de Derecho internacional. Por lo anterior, la norma contraria al Derecho comunitario andino es automáticamente inaplicable.
SEGUNDO: La normativa sobre derechos de autor tiene como objeto de protección a la
obra intelectual, aunque ésta se mantenga inédita. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual. La obra protegida debe ser original, con características propias que la hagan diferente. Lo que se protege es la individualidad, la originalidad y el estilo propio del autor para manifestar sus ideas.
TERCERO: El autor tiene el derecho de: conservar la obra inédita o divulgarla;
reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y, oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor.
El artículo 11 de la Decisión 351 establece que el autor tiene el derecho
inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: “c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor”.
Del análisis y la lectura de dicha norma, el autor tiene el derecho a
oponerse cuando:
i) se trate de una deformación: Por deformación debe entenderse algo que pierde su forma regular o natural, dando lugar a una interpretación errónea. Ese supuesto se verifica cuando se trastoca el contenido de la obra;
ii) se trate de una mutilación: Por mutilación debe entenderse cuando se corta o cercena una parte del cuerpo de la obra, eliminando una parte o porción de la misma; o,
iii) se trate de una modificación: Por modificación debe entenderse una transformación o cambio en el contenido de la obra.
En primer lugar, deberá analizarse si la actividad acusada entra en alguno de los tres supuestos. En segundo lugar, de encajar en alguna de las tres
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alternativas del artículo 11 literal c) de la Decisión 351, se exigirá como requisito adicional que se “atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor”. En otras palabras, la actuación acusada debe atentar contra el honor, el respeto del autor y la honestidad de su obra. En el presente caso, la Corte Consultante deberá analizar si la actuación de la editora esto es, la modificación de la carátula y la inclusión de un liminar suponen una deformación, mutilación o modificación de la obra. Posteriormente, de manera objetivamente comprobable, deberá analizar si dicha actuación causa perjuicio al honor o a la reputación del autor. Por lo expuesto, la Corte Consultante deberá analizar de manera objetiva las modificaciones, y si las mismas atentan contra el decoro de la obra o la reputación del autor. Como se mencionó, es un requisito adicional que exista un atentado contra el decoro de la obra o la reputación del autor.
CUARTO: El autor o sus causahabientes tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento, alquiler o cualquier otro contrato; la importación al territorio de cualquier País Miembro de copias; y, la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.
En el presente caso, la Corte Consultante deberá analizar el contrato de
edición si la presentación de la obra, por obligación contractual, debía mantener las mismas características del primer tiraje que fue producto del consenso de las partes. De los hechos se desprende que la Editora lanzó una edición en el 2005 de la obra MANUAL DE DERECHO PENAL. PARTE GENERAL. Sin embargo, posteriormente, se procedió a reemplazar la carátula de dicha edición en los ejemplares que quedaban de remanente de la misma edición. Asimismo, se añadió la palabra “Liminar”.
La Corte Consultante deberá determinar si el cambio de la carátula y la
inclusión de la palabra “Liminar” son acciones que afectan o no el texto originario de la obra, el cual habría sido mantenido de forma íntegra, analizando al efecto si dichos elementos son sustanciales para la naturaleza de la obra.
En el supuesto que no exista dicha obligación contractual de manera
expresa, el autor tiene derecho a controlar el acto de reproducción de libros, de conformidad con el artículo 11 de la Decisión 351, que establece que el autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: “c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor”, de conformidad con lo desarrollado en la presente interpretación prejudicial.
QUINTO: El artículo 57 de la Decisión 351 establece las medidas que podrá ordenar la
autoridad nacional competente de los Países Miembros de la Comunidad Andina cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley. Entre estas medidas se encuentran previstas: el pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en
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compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; el retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; o, las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante al emitir el fallo en el proceso interno deberá aplicar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA
José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco MAGISTRADO MAGISTRADO
Gustavo García Brito SECRETARIO
PROCESO 70-IP-2014
Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g) y 150 de la Decisión 486; con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: “POSITIVO” (mixta). Expediente Interno: 10515-2013. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de julio del año dos mil catorce. VISTOS: El Oficio 120-2014-SCS-CS de 6 de mayo de 2014, recibido en este Tribunal vía correo certificado el 16 de mayo de 2014, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 10515-2013. El Auto de 18 de junio de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.
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LAS PARTES: Demandante: Editora Positivo Ltda.
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ.
A. Determinación de los hechos relevantes:
1. El 2 de junio de 2010, Editora Positivo Ltda. solicitó el registro multiclase de la marca
de producto y/o servicio POSITIVO (mixta) para distinguir productos en la Clase 161 y servicios en la Clase 412 de la Clasificación de Niza.
2. Mediante Resolución 276-2011/DSD-INDECOPI de 7 de enero de 2011, la Dirección de Signos Distintivos determinó lo siguiente: “Primero.- Inscribir en el Registro Multiclase de Marcas de Producto y/o Servicio de la Propiedad Industrial, a favor de Editora Positivo Ltda., la marca POSITIVO y logotipo, para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación de Niza. Segundo.- Denegar el registro de la marca de producto solicitado por Editora Positivo Ltda., en la Clase 41 de la Clasificación de Niza”. En consecuencia, se denegó de oficio el registro del signo solicitado sobre la base de la marca registrada POSITIVO (mixta) que distingue “estudio de diseño gráfico, imprenta, retoque digital, pre-prensa, diseño de folletos” de la Clase 41 de la Clasificación de Niza (Certificado 17273).
3. El 9 de marzo de 2011, Editora Positivo Ltda. interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 276-2011/DSD-INDECOPI.
4. Mediante Resolución 2326-2011/TPI-INDECOPI de 21 de octubre de 2011, el Tribunal del Indecopi resolvió confirmar la Resolución 276-2011/DSD-INDECOPI.
5. Editora Positivo Ltda. presenta demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 2326-2011/TPI-INDECOPI.
6. Mediante sentencia de primera instancia, Resolución 6 de 18 de septiembre de 2012, el Octavo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima declaró infundada la demanda contencioso administrativa.
7. El 9 de octubre de 2012, la demandante presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.
1 Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de
imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería: adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; material de instrucción o material o material didáctico (excepto aparatos); caracteres de imprenta; clichés de imprenta; cartivanas (encuadernación); tiras adhesivas de papelería o para uso doméstico; revistas (publicaciones periódicas); dibujos; representaciones gráficas; reproducciones gráficas; publicaciones impresas; manuales; libros; sobres (artículos de papelería); encuadernaciones; calendarios; tapetes de escritorio; blocks de dibujo; libretas; mapas geográficos.
2 Clase 41: Información sobre educación; servicios educativos; organización de concursos (actividades
recreativas); organización de competiciones deportivas; educación física; organización y dirección de conferencias; organización y dirección de congresos; servicios de entretenimiento; préstamo de libros; servicio de bibliotecas ambulantes; organizaciones de exposiciones con fines culturales o educativos; servicios de campamentos de vacaciones (actividades recreativas); publicación de libros; suministro de publicaciones electrónicos en línea; publicación de textos que no sean publicitarios; organización de actividades deportivas y culturales.
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8. Mediante sentencia de segunda instancia, Resolución 4 de 20 de mayo de 2012, la
Tercera Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia apelada y declaró infundada la demanda contencioso administrativa.
9. El 4 de julio de 2013, Editora Positivo Ltda. interpuso recurso de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, invocando infracción normativa del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
10. Mediante Auto calificatorio 10515-2013 de 30 de enero de 2014 se declara procedente el recurso de casación y se solicita interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
B. Fundamentos de la demanda: La demandante Editora Positivo Ltda. alegó lo siguiente: 11. Solicita la nulidad de la Resolución 2326-2011/TPI-INDECOPI. Los signos
confrontados presentan diferencias en el plano gráfico y fonético.
12. En la Clase 41 de la Clasificación de Niza se encuentran registradas marcas, a nombre de terceros, que presentan en su conformación la denominación POSITIVO. Es posible la coexistencia de los signos confrontados.
13. No existe conexión competitiva entre los servicios de la misma Clase 41 de la Clasificación de Niza. La demandante agrega que “Si bien la publicación de libros y textos que no sean publicitarios, a los que se refiere la marca solicitada, tienen cierta relación con los servicios que distingue la marca registrada; ello no es motivo suficiente, a fin de que se genere riesgo de confusión (…). La publicación de libros y textos son realizados por empresas editoras, en tanto que los servicios de estudio de diseño gráfico, imprenta, retoque digital, pre-prensa, diseño de folletos, son realizados por profesionales independientes”.
C. Fundamentos de la contestación a la demanda: El Indecopi contestó la demanda alegando lo siguiente: 14. Defiende la legalidad de la Resolución 2326-2011/TPI-INDECOPI. Realizado el
examen de registrabilidad del signo solicitado en la Clase 16 de la Clasificación de Niza, se concluye que cumple con los requisitos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 y no se encuentra comprendido en las prohibiciones señaladas en los artículos 135 y 136 del dispositivo legal referido.
15. Se encuentra registrada a favor de Positivo Servicios Gráficos S.A.C. la marca POSITIVO SERVICIOS GRÁFICOS y logotipo (Certificado 17273) que distingue servicios de la Clase 41 de la Clasificación de Niza.
16. Los signos en cuestión se encuentran destinados a distinguir algunos de los mismos servicios y otros vinculados, ya que la marca registrada distingue: “Estudio de diseño gráfico, imprenta, retoque digital, pre-prensa, diseño de folletos” de la misma Clase 41 de la Clasificación de Niza. Los servicios educativos que pretende distinguir el signo solicitado se incluyen en los servicios de estudio de diseño gráfico que distingue la marca registrada.
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17. La semejanza entre los signos radica en el hecho que incluyen en su conformación la
denominación POSITIVO, único elemento denominativo que conforma al signo solicitado y elemento denominativo relevante que conforma la marca registrada. El signo solicitado se encuentra incurso en lo establecido por el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.
D. Fundamentos de la primera instancia: 18. Mediante sentencia de primera instancia, Resolución 6 de 18 de septiembre de 2012,
el Octavo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima declaró infundada la demanda contencioso administrativa y confirmó el contenido de la Resolución 2326-2011/TPI-INDECOPI, en el sentido de que el signo solicitado no puede ser registrado en la Clase 41 de la Clasificación de Niza, por ser confundible con la marca registrada POSITIVO (mixta) que distingue “estudio de diseño gráfico, imprenta, retoque digital, pre-prensa, diseño de folletos” de la Clase 41 de la Clasificación de Niza (Certificado 17273).
E. Fundamentos del recurso de apelación: La demandante Editora Positivo Ltda. alegó lo siguiente: 19. La palabra “positivo” es una palabra de uso común en la Clase 41 de la Clasificación
de Niza, ya que existen numerosas marcas registradas a nombre de terceros que comparten dicho término.
20. Dicha palabra es evocativa y sugestiva, por lo tanto, es una marca débil en la Clase 41 de la Clasificación de Niza.
F. Fundamentos de la sentencia de segunda instancia: 21. Mediante sentencia de segunda instancia, Resolución 4 de 20 de mayo de 2012, la
Tercera Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia apelada, declaró infundada la demanda contencioso administrativa, ya que no resulta posible la coexistencia pacífica de los signos confrontados.
G. Fundamentos del recurso de casación: 22. La demandante Editora Positivo Ltda. alegó la infracción normativa del artículo 136
literal a) de la Decisión 486. CONSIDERANDO: 1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 23. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1 literal c) del Tratado
de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
24. Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del
Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.
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NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS 25. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la
Decisión 486. Procede la interpretación solicitada, además de interpretar de oficio los artículos 134 literales a), b) y g) y 150 de la Decisión 486.
26. En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes:
DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas,
retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”.
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A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA
DISTINTIVIDAD. 27. En el presente caso, Editora Positivo Ltda. solicitó el registro multiclase de la marca
de producto y/o servicio POSITIVO (mixta) para distinguir productos en la Clase 16 y servicios en la Clase 41 de la Clasificación de Niza, por lo que resulta necesario referir al concepto de marca y a sus elementos constitutivos.
28. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado
que:
“La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.
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Es fundamental que todo signo goce de la característica de la distintividad para que sea susceptible de registro como marca; ello lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. (…)”.
29. En consecuencia, en el presente caso la Corte Consultante debe analizar si el signo solicitado a registro cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.
B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD
GRÁFICA, FONÉTICA, E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.
30. En el presente caso, Editora Positivo Ltda. solicitó el registro multiclase de la marca
de producto y/o servicio POSITIVO (mixta) para distinguir productos en la Clase 16 y servicios en la Clase 41 de la Clasificación de Niza. El Indecopi denegó de oficio el registro de la marca en la Clase 41 de la Clasificación de Niza sobre la base de la marca registrada POSITIVO (mixta) que distingue “estudio de diseño gráfico, imprenta, retoque digital, pre-prensa, diseño de folletos” de la Clase 41 de la Clasificación de Niza.
31. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca “KONKANA” (mixta), publicado en la Gaceta
Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal reitera que:
“La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
32. Este Tribunal al respecto ha señalado:
“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la
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utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.3 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión y/o de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los
3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca:
“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.4
33. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario
determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
34. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar
lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.5
35. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los
productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.6
36. También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se
busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
37. Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación
es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008. Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008).
38. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o
servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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39. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los
siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.7
Reglas para realizar el cotejo de marcas. 40. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas
originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:
Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.8
41. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer
Moreno ha manifestado:
“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el
7 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998,
marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial
Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.
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camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”9. (…)”.
42. Por lo tanto, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS.
43. En el presente caso, se deben comparar el signo solicitado POSITIVO (mixto) y la
marca registrada POSITIVO (mixta). Dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:
“La doctrina ha reconocido varias clases de signos, como los DENOMINATIVOS, los GRÁFICOS y los MIXTOS, en atención a la estructura del signo. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. 10 Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el
9 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de
2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10
Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).
44. La Corte Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:
Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.
Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
45. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en
principio, no existirá riesgo de confusión” (Proceso 142-IP-2013). (…)”.
D. LAS PALABRAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. LA MARCA DÉBIL. LA MARCA EVOCATIVA.
46. En el presente caso, la demandante alegó que en la Clase 41 de la Clasificación de
Niza se encuentran registradas marcas, a nombre de terceros, que presentan en su conformación la denominación POSITIVO, lo que determina que sea una palabra de uso común. Dentro del Proceso 38-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:
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47. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como:
palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
48. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, dispone:
“No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;
49. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente
por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
50. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones
de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas11.
51. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en
otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.
52. La Corte Consultante deberá determinar si la palabra POSITIVO es de uso común
para la Clase 41 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común.
La marca débil: 53. Dentro del Proceso 30-IP-2013, marca: “TAXI DRIVER” (mixta) de 7 de junio de
2013, este Tribunal señala que:
11
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.
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Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto de la marca sirvan para distinguirlo claramente del otro”. Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...)”.12
54. Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta:
“una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario (...). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”.13
La marca evocativa: 55. En el presente caso, la demandante Editora Positivo Ltda. alegó que la palabra
POSITIVO es evocativa y sugestiva, por lo tanto, es una marca débil en la Clase 41 de la Clasificación de Niza.
56. Dentro del Proceso 166-IP-2012 de 15 de marzo de 2013, este Tribunal precisó lo siguiente:
57. “Lo primero que se advierte, es que un signo tiene capacidad evocativa si uno de
sus elementos así lo es. Es decir, si éste está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere el citado carácter.
58. El signo evocativo, es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas
características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo.
12
BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Tomo II, 1984. Págs. 78 y 79.
13 OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp.
191 y 192.
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59. Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin
embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.
60. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte
proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.
61. El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el
tema.14 A continuación, se transcribirá lo pertinente:
"Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad. En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen). En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...). (…) a) La ‘marca débil’ por razón del signo escogido. Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia.
La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro. Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades (...)".
14
Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, expedida dentro del proceso 4-IP-95.
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62. De acuerdo con lo señalado corresponderá a la Corte Consultante determinar si la
palabra POSITIVO es evocativa de las características, cualidades o efectos de los servicios de la Clase 41 de la Clasificación de Niza exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
E. LA CONEXIÓN COMPETITIVA EN LA MISMA CLASE 41 DE LA CLASIFICACIÓN
DE NIZA. 63. En el presente caso, el Indecopi contestó la demanda alegando que los signos en
cuestión se encuentran destinados a distinguir algunos de los mismos servicios y otros vinculados, ya que la marca registrada distingue: “Estudio de diseño gráfico, imprenta, retoque digital, pre-prensa, diseño de folletos” de la misma Clase 41 de la Clasificación de Niza. Los servicios “educativos” que pretende distinguir el signo solicitado se incluyen en los servicios de “estudio de diseño gráfico” que distingue la marca registrada. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: “ALDO” (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013 ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.
64. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir
un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.
65. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión
competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.15
66. Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los
productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber:
a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor:
Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.
b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase
15
FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos op. cit. pp. 242 - 246.
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de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.
c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.
e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.
f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”16
67. El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, la Corte Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva”.
16
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta).
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F. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE.
DENEGATORIA DE OFICIO. 68. En el presente proceso, el Indecopi denegó de oficio el registro de la marca de
producto solicitado por Editora Positivo Ltda. en la Clase 41 de la Clasificación de Niza sobre la base de la marca registrada POSITIVO (mixta) que distingue “estudio de diseño gráfico, imprenta, retoque digital, pre-prensa, diseño de folletos” de la Clase 41 de la Clasificación de Niza. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013 ha señalado que:
“Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso: “El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro de marca, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”.
69. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:
“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del Derecho de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países. O bien, si el registro ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553 de 15 de octubre de 2007).
Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que
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considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite”.
Sobre la base de los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Primero: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o
servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica. Ello, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo supone la posibilidad de ser perceptible por cualesquiera de los sentidos.
Segundo: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a)
de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
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Tercero: La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación
que pudiera existir entre los signos confrontados, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
Cuarto: La Corte Consultante deberá determinar si la palabra POSITIVO es de uso
común para la Clase 41 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común.
Corresponderá a la Corte Consultante determinar si la palabra POSITIVO es
evocativa de las características, cualidades o efectos de los servicios de la Clase 41 de la Clasificación de Niza, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
Quinto: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de
considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los servicios que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impedirá el registro de la marca que se solicite.
Sexto: El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas
tiene las siguientes características:
Debe ser de oficio.
Debe ser integral.
Debe plasmarse en una resolución debidamente motivada.
Debe ser autónomo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante al emitir el fallo en el proceso interno deberá aplicar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA
José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO
Gustavo García Brito SECRETARIO
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PROCESO 76-IP-2014
Interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 32 del Tratado de Creación, 121 y 122 del Estatuto, 134 literal a) y 159 de la Decisión 486; con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: “BOCADIN” (denominativa). Expediente Interno: 9630-2013. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de julio del año dos mil catorce. VISTOS: El Oficio 131-2014-SCS-CS de 13 de mayo de 2014, recibido en este Tribunal vía correo certificado el 29 de mayo de 2014, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 9630-2013. El Auto de 18 de junio de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. LAS PARTES: Demandante: Grupo Bimbo S.A. de C.V. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú.
Alicorp S.A.A.
A. Determinación de los hechos relevantes:
1. El 31 de mayo del 2005, Grupo Bimbo S.A. de C.V. (México) solicitó el registro de la
marca de producto BOCADIN (denominativa), para distinguir “dulces; chocolates; confitería; caramelos; gomas dulces; harinas y sus derivados; pan; productos de panadería y pastelería; biscochos; galletas; copos de cereales secos y preparaciones hechas de cereales; café; té; cacao; azúcar; salsas; condimentos; especias; arroz; miel y levaduras” de la Clase 30 de la Clasificación de Niza.
2. Mediante Resolución 13773-2005/OSD-INDECOPI de 18 de octubre de 2005, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado sobre la base de la marca previamente registrada a favor de Alicorp S.A.A., la marca de producto BOCADON (denominativa), inscrita bajo Certificado 68615 que distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación de Niza.
3. El 11 de noviembre del 2005, Grupo Bimbo S.A. de C.V. interpuso recurso de apelación alegando lo siguiente: “Se encuentra tramitando un acuerdo de consentimiento con Alicorp S.A.A. – titular de la marca base de la denegación – toda vez que la referida empresa se encuentra vinculada empresarialmente con la suya, al
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ser ambos socios de la empresa Panificadora Bimbo del Perú S.A.C. (empresa que realmente será quien utilizará el signo solicitado en el Perú)”. En ese sentido, solicitó “un plazo probatorio para presentar el mencionado acuerdo, solicitando que el presente expediente no sea resuelto hasta la presentación de dicho documento”.
4. Mediante proveído de 29 de noviembre del 2005, la Secretaría de la Sala de Propiedad Intelectual indicó que no procede acceder a lo solicitado. Sin perjuicio de lo expuesto, precisó que las partes tienen derecho a presentar todos los documentos que consideren pertinentes hasta antes de emitirse la resolución que ponga fin al presente procedimiento.
5. El 6 de diciembre del 2005, Grupo Bimbo S.A. de C.V. adjuntó copia legalizada del acuerdo celebrado entre su empresa y Alicorp S.A.A., mediante el cual esta última autoriza el registro del signo solicitado. Adicionalmente, adjuntó copia simple de dos certificados de acciones que acreditan que la empresa Bimbo International B.V. (a la cual pertenece Grupo Bimbo S.A. de C.V., siendo ésta la empresa madre de un grupo empresarial) y la empresa Alicorp S.A.A. son accionistas de Panificadora Bimbo del Perú S.A. Finalmente, precisó que en un futuro presentará los documentos pertinentes que acrediten la vinculación entre Bimbo International B.V. y su empresa.
6. Mediante Resolución 339-2006/TPI-INDECOPI de 14 de marzo de 2006, el Tribunal del Indecopi resolvió: “Primero.- No aceptar el acuerdo de coexistencia suscrito entre Grupo Bimbo S.A. de C.V. y Alicorp S.A.A.; Segundo.- Por las consideraciones expuestas, CONFIRMAR la Resolución 13773-2005/OSD-INDECOPI de 18 de octubre de 2005, que denegó el registro de la marca de producto BOCADIN solicitado por Grupo Bimbo S.A. de C.V.”.
7. Grupo Bimbo S.A. de C.V. presenta demanda contencioso administrativo, a fin de anular la Resolución 339-2006/TPI-INDECOPI.
8. Mediante sentencia de primera instancia, Resolución 24 de 29 de octubre de 2008, la Primera Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima declaró infundada la demanda contencioso administrativa.
9. El 16 de diciembre de 2008, la demandante presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.
10. Mediante sentencia de segunda instancia de 17 de abril de 2012, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y declaró fundada la demanda contencioso administrativa.
11. El 14 de mayo de 2013, el Indecopi presenta recurso de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, sobre la base de la infracción normativa de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal y 136 literal a) de la Decisión 486.
12. Mediante Resolución de 21 de enero de 2014 se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por el Indecopi y se solicita interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
B. Fundamentos de la demanda: La demandante Grupo Bimbo S.A. de C.V. manifestó lo siguiente:
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13. Solicita la nulidad de la Resolución 339-2006/TPI-INDECOPI. Presenta un acuerdo
de consentimiento con Alicorp S.A.A. – titular de la marca base de la denegación – toda vez que la referida empresa se encuentra vinculada empresarialmente con la suya, al ser ambos socios de la empresa Panificadora Bimbo del Perú S.A.C. (empresa que realmente será quien utilizará el signo solicitado en el Perú). De esta manera, Alicorp S.A.A. autoriza el registro de la marca BOCADIN.
14. “Ambas empresas forman parte del mismo grupo empresarial. PANIFICADORA BIMBO DEL PERÚ S.A. de la cual es accionista ALICORP S.A.A. es la planta en el Perú de Grupo Bimbo S.A. de C.V. a cargo de fabricar los productos de esta empresa en el Perú”.
15. Según el artículo 158 del Decreto legislativo 823: “las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de marcas similares para productos de la misma clase, siempre y cuando que, en opinión de la oficina administrativa competente, la coexistencia no afecte negativamente el interés general de los consumidores”.
16. En ese sentido, el registro del signo solicitado no creará confusión alguna respecto al origen empresarial de los productos a distinguirse, pues finalmente los referidos productos tendrán un mismo origen empresarial, más allá del hecho de que legalmente las empresas estén constituidas mediante sociedades distintas. Los competidores no se verán afectados, toda vez que no existe un competidor cuyo derecho de propiedad industrial se esté vulnerando.
17. Existe reiterada jurisprudencia el Indecopi donde se determina que los signos evocativos similares pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin afectar el interés de los consumidores por tratarse de marcas débiles.
C. Fundamentos de la contestación a la demanda: El Indecopi contestó la demanda alegando lo siguiente: 18. Se ha verificado que se encuentra registrada a favor de Alicorp S.A.A. la marca de
producto BOCADON, inscrita bajo Certificado 68615, que distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación de Niza.
19. No existe vinculación económica entre ambas empresas: “Existen dos certificados de acciones donde se aprecia que tanto BIMBO INTERNATIONAL B.V. como ALICORP poseían acciones en la empresa PANIFICADORA BIMBO DEL PERÚ S.A. Dichos documentos no acreditaban la existencia de vinculación económica (en el sentido técnico de la expresión) entre las partes intervinientes en el procedimiento administrativo de registro de marca (y al mismo tiempo partes del convenio de coexistencia presentado) como eran GRUPO BIMBO y ALICORP, sino que ponía en evidencia que una persona jurídica distinta a GRUPO BIMBO, como era BIMBO INTERNATIONAL B.V. y la empresa titular ALICORP eran accionistas de una tercera empresa PANIFICADORA BIMBO DEL PERÚ S.A., que tampoco era parte en el procedimiento administrativo ni parte contratante del acuerdo de coexistencia de marcas”.
20. Algunos de los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado coinciden con algunos de los productos que distingue la marca registrada. El impacto visual inmediato y la impresión auditiva que las denominaciones BOCADIN (en el signo solicitado) y BOCADON (en la marca registrada) producen en el consumidor medio es de semejanza, en tanto están conformadas por la misma secuencia de consonantes (B-C-D-N) y una similar secuencia de vocales, diferenciándose
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únicamente por la inclusión de la letra l en el signo solicitado en lugar de la letra O en la marca registrada, no siendo tal la diferencia relevante para establecer alguna diferencia sustancial entre los signos confrontados.
21. Desde el punto de vista conceptual, se advierte que las denominaciones provienen del término BOCADO, siendo el signo solicitado BOCADIN el diminutivo del citado término y la marca registrada BOCADON el superlativo. En ese sentido, el signo solicitado evocará en la mente del consumidor una idea muy similar a la que genera la denominación que conforma la marca registrada.
22. La coexistencia de los signos confrontados es susceptible de generar confusión en el público consumidor, quienes podrían solicitar los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado en la creencia que se trata de una variación en la presentación de la marca registrada, generándose así la posibilidad de que el consumidor piense que ambos tienen el mismo origen empresarial.
En el expediente interno no obra contestación alguna por parte de Alicorp S.A.A. D. Fundamentos de la primera instancia: 23. Mediante sentencia de primera instancia, Resolución 24 de 29 de octubre de
2008, la Primera Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima declaró infundada la demanda contencioso administrativa, mediante los siguientes argumentos:
24. “Es necesario precisar que el acuerdo de coexistencia no puede por sí solo permitir el registro de dos marcas, tampoco el hecho de que dos empresas sean accionistas de una tercera, puesto que no significa necesariamente que entre las mismas exista también una vinculación económica, ya que son personas jurídicas independientes y en el caso de autos, es necesario que la autoridad considere el interés del consumidor quien puede llegar a verse confundido con la presencia de dos marcas similares”.
E. Fundamentos del recurso de apelación: La demandante Grupo Bimbo S.A. de C.V. Ltda. alegó lo siguiente: 25. “El Indecopi resolvió contrariando la disposición de la Superintencia de Banca y
Seguros (SBS) sobre el concepto de vinculación de empresas y, en tal sentido, el Tribunal del Indecopi en lugar de presumir que existe vinculación entre las empresas, hizo exactamente lo contrario a lo establecido en el artículo 3 de la Resolución SBS 445-2000: Presumió que no existe vinculación y tampoco aportó pruebas al respecto”.
F. Fundamentos de la sentencia de segunda instancia: 26. Mediante sentencia de segunda instancia de 17 de abril de 2012, la Sala Civil
Permanente de la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y declaró fundada la demanda contencioso administrativa, mediante los siguientes argumentos:
27. “ALICORP S.A.A. y GRUPO BIMBO S.A. de C.V. tienen un vínculo empresarial por la
Empresa Panificadora Bimbo del Perú, pues la primera empresa es accionista (…) de manera expresa la titular de la marca BOCADON ha consentido que se inscriba la marca BOCADIN sin que pueda existir riesgo de confusión”.
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G. Fundamentos del recurso de casación: 28. El Indecopi presenta recurso de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y
Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, alegando:
La infracción normativa de los artículos 33 del Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal y 136 literal a) de la Decisión 486. En el presente caso, la segunda instancia ordinaria no cumplió con solicitar interpretación prejudicial al Tribunal Andino.
“La validez de un acuerdo de coexistencia se encontrará siempre sujeto a que el Indecopi evalúe si la coexistencia afecta o no el interés general de los consumidores”.
CONSIDERANDO: 1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 29. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
30. Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia
con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.
2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER
INTERPRETADAS 31. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos: 33 del
Tratado de Creación, 123 del Estatuto del Tribunal y 136 literal a) de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada, además de interpretar de oficio los artículos 32 del Tratado de Creación, 121 y 122 del Estatuto, 134 literal a) y 159 de la Decisión 486.
32. En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes:
TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA “(…) Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas,
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siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”. (…) ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA (…) Artículo 121.- Objeto y finalidad Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal. (…) DECISIÓN 486 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras;
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(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas. (…)”.
A. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. LOS
EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA. EL CASO DEL PERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DE LA ÚLTIMA INSTANCIA ORDINARIA.
33. En el presente caso, el Indecopi presentó recurso de casación ante la Sala de
Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, alegando la infracción normativa de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 del Estatuto del Tribunal, ya que la segunda instancia ordinaria no cumplió con solicitar interpretación prejudicial al Tribunal Andino.
34. El Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la
interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios. Para esto,
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reitera la posición sentada en la Interpretación Prejudicial 149-IP-2011, expedida el 10 de mayo de 2012:
“De conformidad con lo anterior, el Tribunal determinará las características de la figura de la interpretación prejudicial, establecerá los efectos de no solicitar la interpretación prejudicial obligatoria, y se referirá a la calificación de la última instancia ordinaria por parte de la República del Perú.
35. El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros. En tal sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente.
36. La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es
susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, se instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial.
37. El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario.
Instrumentos básicos del sistema. 38. El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el
comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos:
Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso. Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia. En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme.
Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios.
39. Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado:
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“Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1050 de 6 de abril de 2004. MARCA: “EL MOLINO”).
Características de la figura de la interpretación prejudicial. 40. La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características:
Facultativa Obligatoria
Solicitud facultativa: El juez de instancia no está obligado a solicitarla.
Solicitud obligatoria: El juez de única o última instancia ordinaria está obligado a solicitarla.
Su aplicación es obligatoria: si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto.
Su aplicación es obligatoria: Una vez expedida la interpretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto.
No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente: “La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”.
No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso.
Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto. De conformidad con lo anterior, es
Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso. Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido. Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es
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recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
41. Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente:
“(…) La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”. (Proceso 3-IP-93). En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo1, toda vez que las normas que
1 Vigil Toledo, Ricardo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de
Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y
Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de
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garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento. Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla. En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”. Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso2. Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal. Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado. La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda
la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta. En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.
2 Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por
el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo. (…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. Gálvez Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143.
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solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda (…)”3.
Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria. 42. Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la
interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos:
El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y, Dictamen de incumplimiento 173 de 2003, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003.
La sentencia dictada adolecería de nulidad. Tal como se mencionó anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna. Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc.
La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc.
De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.
3 Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el Proceso 106-IP-2009. Esta posición ha
sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el Proceso 1-IP-2010.
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La calificación de última instancia ordinaria. El caso peruano. 43. Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria
se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria. Teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido. En consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un vacío operativo en cuanto a dicha interpretación uniforme. El esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para logar la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina.
44. Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se
debe garantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas anteriormente anotadas.
45. A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y
de una gran carga técnico- jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos. Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales.
46. Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido,
aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la Corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.
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47. Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con
las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?
48. Se presentarían dos hipótesis:
Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia.
En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:
- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió
solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una
sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.
Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.
49. Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y aplicar
normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboración judicial en el ámbito andino y de las características del sistema comunitario, su actuación sería la de un verdadero juez comunitario andino; es decir, si bien es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de juez comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para logar esto, se encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo. El Tribunal de Justicia en una sentencia recién decantó está idea de la siguiente manera:
“(…) El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, en especial los principios de primacía, autonomía, efecto directo, aplicación inmediata y cooperación judicial, es el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional. Son ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboración con el Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de todo el sistema jurídico comunitario. Su labor no sólo se limita a aplicar una norma a determinado caso concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial dentro del escenario jurídico subregional, aplicando, balanceando y armonizando la normativa nacional con la comunitaria, dándole la primacía a la segunda sobre temas específicos
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reglados por la misma (…)”. (Sentencia expedida el 26 de agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1985 de 11 de octubre de 2011).
50. En consecuencia, el juez nacional, en este caso la Sala de Derecho Constitucional y
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, debe actuar como juez comunitario andino y, en efecto, desempeñarse como el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del ordenamiento subregional, lo que implica, por supuesto básico, su correcta y uniforme aplicación.
51. En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las
circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral.
52. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar
al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.
53. Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión
mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:
- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió
solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una
sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.
Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial. 54. Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:
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Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que está dirigida específicamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria. Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos.
El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial.
(artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Aunque el juez sea de instancia, una vez expedida la interpretación prejudicial debe aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.
Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el
efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo).
Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría
General de la Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo).
Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez
Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente”.
B. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA
DISTINTIVIDAD.
55. En el presente caso, Grupo Bimbo S.A. de C.V. (México) solicitó el registro de la marca de producto BOCADIN (denominativa) en la Clase 30 de la Clasificación de Niza, por lo que resulta necesario referir al concepto de marca y a sus elementos constitutivos.
56. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado que:
“La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
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La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. Es fundamental que todo signo goce de la característica de la distintividad para que sea susceptible de registro como marca; ello lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. (…)”.
57. En consecuencia, en el presente caso la Corte Consultante debe analizar si el signo
solicitado cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y si no se
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encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.
C. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD
GRÁFICA, FONÉTICA, E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS.
58. En el presente caso, Grupo Bimbo S.A. de C.V. (México) solicitó el registro de la
marca de producto BOCADIN (denominativa) en la Clase 30 de la Clasificación de Niza. Mediante Resolución 13773-2005/OSD-INDECOPI de 18 de octubre de 2005, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado sobre la base de la marca previamente registrada a favor de Alicorp S.A.A., la marca de producto BOCADON (denominativa), inscrita bajo Certificado 68615 que distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación de Niza.
59. Dentro del Proceso 15-IP-2013, publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo
de 2013, este Tribunal reitera que:
“La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
60. Este Tribunal al respecto ha señalado:
“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.4 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de
4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca:
“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión o de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.5 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque
5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.6 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.7 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008. Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.8
Reglas para realizar el cotejo de marcas
61. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:
6 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de
1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.9
62 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista
Breuer Moreno ha manifestado:
“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”10. (…)”.
9 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial
Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. 10
Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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63. Por lo tanto, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos en que
pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. 64. En el presente caso, se deben confrontar los signos BOCADIN (denominativo) y
BOCADON (denominativo).
65. Se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013:
Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
66. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas
denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”.
“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. “(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. “(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. “(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”11.
11
FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss.
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D. LAS MARCAS EVOCATIVAS. LA MARCA DÉBIL. 67. En el presente caso, el Indecopi contestó la demanda alegando que desde el punto
de vista conceptual, se advierte que las denominaciones provienen del término BOCADO, siendo el signo solicitado BOCADIN el diminutivo del citado término y la marca registrada BOCADON el superlativo. En ese sentido, “el signo solicitado evocará en la mente del consumidor una idea muy similar a la que genera la denominación que conforma la marca registrada”.
68. Dentro del Proceso 166-IP-2012 de 15 de marzo de 2013, este Tribunal precisó lo
siguiente: 69. “Lo primero que se advierte, es que un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus
elementos así lo es. Es decir, si éste está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere el citado carácter.
70. El signo evocativo, es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas
características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo.
71. Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin
embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.
72. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte
proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.
73. El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el
tema.12 A continuación, se transcribirá lo pertinente:
"Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad. En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen). En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es
12
Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, expedida dentro del proceso 4-IP-95.
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decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...). (…) b) La ‘marca débil’ por razón del signo escogido. Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia.
La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro. Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades (...)".
F. LOS ACUERDOS DE COEXISTENCIA DE MARCAS. 74. La demandante Grupo Bimbo S.A. de C.V. presentó un acuerdo de consentimiento
con Alicorp S.A.A. – titular de la marca base de la denegación – toda vez que la referida empresa se encuentra vinculada empresarialmente con la suya, al ser ambos socios de la empresa Panificadora Bimbo del Perú S.A.C. (empresa que realmente será quien utilizará el signo solicitado en el Perú). De esta manera, Alicorp S.A.A. autoriza el registro de la marca BOCADIN. La demandante agregó que “Ambas empresas forman parte del mismo grupo empresarial. PANIFICADORA BIMBO DEL PERÚ S.A. de la cual es accionista ALICORP S.A.A. es la planta en el Perú de Grupo Bimbo S.A. de C.V. a cargo de fabricar los productos de esta empresa en el Perú”. En ese sentido, la demandante alega que el registro del signo solicitado no creará confusión alguna respecto al origen empresarial de los productos a distinguirse, pues finalmente los referidos productos tendrán un mismo origen empresarial.
75. Dentro del Proceso 37-IP-2013 de 25 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo
siguiente:
La coexistencia de derecho está prevista en el artículo 159 de la Decisión 486 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios; pero, permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios. Sin embargo, las mismas normas establecen que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso, para que pueda darse la coexistencia de marcas, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:
(i) La existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;
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(ii) La existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) La adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la
confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios;
(iv) La inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) El respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la
competencia.
76. Al respecto, el Tribunal ha expresado que los:
“Acuerdos de Coexistencia de Marcas son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”13. El Tribunal ha precisado sobre el tema que “La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error”.14
Es importante destacar que los acuerdos de coexistencia de marcas es la forma en convencional de evitar la infracción a un Derecho de Marcas. En este sentido, el artículo 136, literal f), establece: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.
Cuando el artículo trascrito se refiere al consentimiento del titular de un
derecho de propiedad industrial, debemos entender que los acuerdos de coexistencia de marcas son una manera idónea para expresar dicho consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial.
En el marco de del artículo 159 de la Decisión 486, se entiende que “Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión (...)”.15
13
Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 1015 del 27 de noviembre del mismo año, caso “BSCH mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
14 Proceso 50-IP-2001. Sentencia de 31 de octubre de 2001, publicada en la G.O.A.C. 739 de 3 de
diciembre de 2001, marca: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 15
Proceso 104-IP-2002. Sentencia de 4 de diciembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “STARBUCKS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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En relación con lo anterior, el Tribunal ha señalado que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error (...). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia de marcas, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”16, de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad en donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente, fundamentalmente, al destinatario final que es el público consumidor. Respecto a la coexistencia de hecho, ésta surge de la natural convivencia de los signos en el mercado, es decir, nace de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado. Al respecto el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios (...). La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”17.
Sobre la base de los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Primero: Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el
sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la Corte Peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.
16
Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 739 de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
17 Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL. TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso
extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?
Se presentarían dos hipótesis:
Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia.
En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la
consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:
- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez
que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.
Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta
prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.
El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias
anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral.
También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto,
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interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario. Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:
- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez
que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.
Segundo: De conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486, un
signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica. Esa aptitud se confirmará si el signo solicitado no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo supone la posibilidad de ser perceptible por cualesquiera de los sentidos.
Tercero: Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser
registrados los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
Se deberá tomar en cuenta que la similitud ideológica se produce entre signos
que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra, con mayor razón cuando los signos confrontados son denominativos simples sin elementos adicionales que determinen la distintividad del signo solicitado a registro.
Cuarto: La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación
que pudiera existir entre los signos confrontados, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial para la comparación de signos denominativos simples.
Quinto: La Corte Consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos
confrontados, analizando si los mismos evocarían la misma idea en la mente del público consumidor y, de esta manera, continuar con el respectivo análisis de confundibilidad.
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Sexto: La coexistencia de marcas para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con
los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.
La Autoridad Nacional Competente es la llamada a revisar los Acuerdos de
Coexistencia de Marcas suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales. Es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir riesgo de confusión en el público consumidor.
Cuando el artículo 136 literal f) se refiere al consentimiento del titular de un
derecho de propiedad industrial debemos entender que los acuerdos de coexistencia de marcas son una manera idónea para expresar dicho consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA
José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO
Gustavo García Brito SECRETARIO
Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Av. Paseo de la República 3895 – Fax (51-1) 221-3329 – Telf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 –Lima - Perú