josé luis sagarduy - “aspectos legales en la innovación abierta”
Post on 06-Aug-2015
155 Views
Preview:
TRANSCRIPT
© Herrero & Asociados 2015
José Luis Sagarduy
Bilbao, 14 de Julio de 2015
ASPECTOS LEGALES EN LA INNOVACIÓN ABIERTA
© Herrero & Asociados 2015
© Herrero & Asociados 2015
INNOVACIÓN ABIERTA ≠ CANDIDEZ
Analizar y proteger los activos claves antes de iniciar el proceso.
© Herrero & Asociados 2015
En innovación abierta, los derechos de PII son clav es para el éxito del proceso.
© Herrero & Asociados 2015
La innovación abierta mantiene los derechos y lasgarantías sobre nuestra aportación.
Simplemente decidimos ejercitarlos de diferentemanera.
© Herrero & Asociados 2015
Empresa aeronáutica plantea colaborar en I+D conempresas de sectores completamente ajenos.
© Herrero & Asociados 2015
INNOVACIÓN ABIERTA
COMPARTIR, INCLUSO CON COMPETIDORES, GENERA VALOR
IMPORTANTE LAS NEGOCIACIONES Y LOS CONTRATOS
© Herrero & Asociados 2015
© Herrero & Asociados 2015
ALEMANIA 25.621
FRANCIA 10.567
HOLANDA 6.844
SUIZA 6.833
REINO UNIDO 4.697
SUECIA 3.837
ITALIA 3.613… …
ESPAÑA 1.456 Fuente: EPO Annual Report 2014.
PATENTES ANTE LA E.P.O. 2014
© Herrero & Asociados 2015
La PYME puede ser la parte más débil de larelación en cuanto a estructura y dimensiones,pero no tiene por qué serlo en cuanto aconocimiento y valor de lo aportado.
© Herrero & Asociados 2015
© Herrero & Asociados 2015
• “Es mejor no tener contratos pues así el conocimiento fluye con más libertad y sin cortapisas.”
• ERROR. Los contratos son el medio idóneo paraevidenciar los acuerdos.
© Herrero & Asociados 2015
CONTRATOS
Imprescindible disponer de contratos• Es equívoca la idea de que sin contratos hay
mayor libertad de actuación. También eninnovación abierta
Riesgos de no tenerlos• Riesgo de utilización de datos confidenciales sin
autorización.• Pérdida de tiempo y dinero por no haber
pactado condiciones esenciales al inicio.• Competencia desleal
© Herrero & Asociados 2015
© Herrero & Asociados 2015
No hay una Normativa específica de IA
La IA es una fuente de expectativas y derechos,que no podrían gestionarse eficazmente sin la fijación de unas previas reglas de juego.
La normativa de la Innovación Abierta es la voluntad de las partes plasmada en un contrato
© Herrero & Asociados 2015
Hitos comunes en modelos IA
1. Identificación de conocimiento a compartir
2. Definir estrategia de protección
3. Decidir qué deseamos aportar
4. Acuerdo de confidencialidad
5. Inicio conversaciones / Negociación
6. Redacción y firma del contrato
© Herrero & Asociados 2015
- Asegurarse de que no se infringen derechos de terceros- Asegurar asistencia para el pleno desarrollo de lo
transmitido- Pactar quién actúa en caso de reclamaciones por terceros- Etc, etc.
“Los contratos son necesarios para definir la forma en laque cada cual desea transferir su conocimiento al resto ypara definir los límites y condiciones bajo las que eseconocimiento puede ser utilizado”
(Guía práctica para Pymes sobre la gestión de aspectos legales relacionados con la innovación abierta. P.9)
© Herrero & Asociados 2015
Distinguir entre derechos de P.I. aportados y losobtenidos en conjunto
Controlar la propiedad industrial:- Titularidad- Ha de poderse ofrecer- Estar en vigor en los países de interés- Debe comunicarse cualquier incidencia, reclamación…
© Herrero & Asociados 2015
La transmisión de la propiedad de una patente debeconstar por escrito (art. 74.2 Ley de Patentes) y debeinscribirse en el Registro para que surtan efecto frente aterceros (art. 79.3 LP).
Puede ser gratuita, pero es preciso el contrato.
- Si no hay contrato no se ha transmitido y por tanto eltitular (imaginemos un cambio societario) la podríareclamar.
- Si no se inscribe el titular la podría vender dos veces…
© Herrero & Asociados 2015
Seguimiento
Ej. el no uso de una patente licenciada puede dar lugar a una licencia obligatoria en favor de un tercero.
Ej. el no uso de una marca licenciada en exclusiva puede conducir a la pérdida de derechos sobre ella (incurre en caducidad por falta de uso)
Aclararlo en los contratos
© Herrero & Asociados 2015
Si lo que se transmite no es una patente, sino un know how, deberá identificarse adecuada y suficientemente
Si es un secreto deberán implementarse medidas para su preservación y sanción en caso de vulneración
© Herrero & Asociados 2015
La Ley tiene una serie de limitaciones.Algunas de ellas son salvables con pacto en contrario:PACTARLO. Si no se especifica rige el texto de la Ley (que puede perjudicar
a uno o a todos)Ej. Licencia exclusiva excluye incluso al licenciante. Pactar lo contrario (?)Ej. Licencias no pueden cederse a terceros ni sublicenciarse. Pactar lo
contario (?)
SI NO HAY CONTRATO SE APLICA EL TEXTO DE LA LEY. TA L CUAL
¡Que no decidan por vosotros!
© Herrero & Asociados 2015
PACTAR CÓMO, Y DÓNDE, RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUEDAN SURGIR
© Herrero & Asociados 2015
Contratos de desarrollo conjunto
Obligaciones de ambos- Hacer (investigación aplicada…)- No hacer (no divulgar…)Plazo y objeto de la colaboración. Seguimiento.Derechos de PI previosDerechos de PI derivadosConfidencialidad (análisis, informes, datos, estudios…). Definir alcance.
© Herrero & Asociados 2015
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS CONTRATOS SON NECESARIOS PARA PREVENIR
Y CONTROLAR POSIBLES RIESGOS
*
© Herrero & Asociados 2015
¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU ACREDITADA PACIENCIA!!!
JOSÉ LUIS SAGARDUYHERRERO & ASOCIADOS
E-mail: jlsagarduy@herrero.es
Telfs. 94 442 05 62670 766 533
top related